O juízo de primeiro grau julgou o pleito improcedente, mas o TJRJ reformou a sentença ao entender que houve prática de concorrência parasitária. Para o tribunal fluminense, a Itaipava aproveitou-se da estratégia de marketing da Brahma. A fabricante da Itaipava recorreu ao STJ.
Para o relator do recurso, ministro João Otávio de Noronha, o artigo 124, inciso VIII, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) prevê que cores não dispostas de modo distintivo não podem ser registradas como marca, razão pela qual uma empresa que utilizou em ação de marketing cor similar à de produto do concorrente não incorre em concorrência desleal.
Segundo o ministro, as cores dos recipientes usados na comercialização de produtos são elementos neutros no marketing próprio das empresas, não constituindo um diferenciador mercadológico ou um conjunto da imagem (trade dress) capaz de causar imitação e confusão em relação à origem do produto.
Para o relator, é plenamente possível a convivência de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes que utilizam embalagem da mesma cor, já que não existe direito exclusivo do uso de cores e suas denominações.
Em seu voto, João Otávio de Noronha ressaltou que a simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características.
Para o ministro, além de configurar verdadeiro monopólio do titular da marca mais antiga, a admissão de exclusividade do uso da cor vermelha violaria a essência da Lei de Propriedade Industrial, que objetiva principalmente a tutela da livre concorrência.
Citando precedente da própria Terceira Turma, Noronha reiterou o entendimento do colegiado de que “a finalidade da proteção do uso de marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto”.
No caso julgado, segundo o relator, por qualquer ângulo que se visualize a questão – proteção ao uso de marca, ofensa ao direito de exclusividade de marca, prática de concorrência desleal ou parasitária –, é impossível considerar que a cerveja Itaipava envasada em lata de cor idêntica à da Brahma possa, só por isso, causar confusão ao consumidor.