Mattos Filho | A adoção do Protocolo de Madri e o Projeto de Lei 10.920/18 ' Mattos Filho |
6Fev2019Feb6,2019
Paulo Brancher e Julio Regoto*
O Protocolo de Madri ("Protocolo"), para o registro internacional de marcas, é um tratado administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual em vigor desde 1996, tendo sido ratificado por cerca de 120 países, incluindo os EUA, Japão, Austrália, China, Rússia e, ainda, toda a União Europeia.
Por meio do Protocolo, o titular de um registro de marca pode replicar tal proteção em vários países, bastando o depósito de apenas um pedido em seu instituto de marcas. O procedimento do Protocolo diminui a burocracia, custos e prazos para obtenção de uma marca no exterior. Apesar de tratar-se de um pedido de registro único, cada país é responsável pelo exame do pedido de registro para verificar se está de acordo com sua legislação. No Brasil, o depósito de um pedido de registro de marca é realizado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e, caso o titular deseje proteger a mesma marca no exterior, o pedido deve ser repetido em cada um dos países de interesse.
Após décadas de discussões política e legislativa para que o Brasil ingressasse no Protocolo, finalmente parece que sua adoção está próxima. A proposta para adesão ao Protocolo em tramitação na Câmara (PDC 860/17) foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços em novembro de 2018. Atualmente o texto tramita em regime de urgência e espera-se que seja votado em breve pela Comissão de Constituição e Justiça, de Cidadania e pelo Plenário.
Contudo, a adoção pura e simples do Protocolo poderia ferir a isonomia entre pedidos nacionais e pedidos estrangeiros apresentados via Protocolo, além de haver questões a respeito das taxas administrativas e da efetividade dos exames perante terceiros; que poderiam afetar o sistema e exigem mudanças estruturais na legislação brasileira.
Com o objetivo de corrigir tais inconsistências, foi apresentado o Projeto de Lei n.º 10.920/18 ("PL 10.920/18") que tramita agora em caráter conclusivo, devendo ser analisado também em breve pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e a de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O PL 10.920/18 altera a Lei n.º 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial ("LPI"), para que os nacionais depositantes de pedidos de registro de marca e estrangeiros usuários do Protocolo estejam submetidos às mesmas regras, notadamente: (1) comprovação do exercício de atividade compatível com o pedido de registro apresentado via Protocolo; (2) possibilidade de co-titularidade de marcas, o que é atualmente vedado pelo Inpi; (3) possibilidade do depósito no sistema "multi-classe", no qual um único pedido pode ser apresentado para diversos segmentos de mercado; (4) publicação do pedido de língua Portuguesa, para fins de oposição; (5) deferimento automático do pedido de registro caso seu exame regular não seja concluído em até 18 (dezoito) meses da data do protocolo; (6) também nos pedidos feitos via Protocolo, o titular estrangeiro deverá nomear procurador com poderes para receber citações judiciais; e (7) necessidade de declaração de uso ou justificativa de desuso durante o sexto e durante o último ano de vigência do registro.
O PL 10.920/18 altera a LPI também para revogar seu artigo 135, que prevê que a cessão de pedidos ou registros de marca sempre deve incluir todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes do mesmo titular, relativas a produto ou serviço idêntico ou semelhante, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.
Para que a iminente adesão do Protocolo fosse possível, foi essencial o engajamento do Inpi. Historicamente, o prazo médio de análise de um pedido de registro era de 3 a 4 anos. Entretanto, como o Protocolo determina que o prazo máximo de processamento do pedido deve ser de 18 meses, o Inpi precisou reduzir seus prazos. Tal esforço do Inpi para resolver o backlog reduziu o tempo de exame no INPI para, em média, 1 ano e 6 meses no caso de pedidos novos.
No comparativo com o ano de 2017, as estatísticas do Inpi apontam para um aumento de produtividade em 2018. De acordo com dados oficiais do Inpi, em 2018 foram mais de 376 mil decisões no ano, o que resultou em uma redução de 47% do backlog de marcas do Instituto.
A adesão ao Protocolo poderá estimular as exportações de produtos e internacionalização de marcas nacionais, bem como investimentos nacionais no exterior, uma vez que a proteção dos registros no exterior já será garantida. Considerando a importância do sistema de propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico e social, e dos objetivos de médio e longo prazo do país, como, por exemplo, o ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a adesão ao Protocolo se mostra benéfica e nos aproxima da realidade internacional experimentada no que tange a proteção de direitos intangíveis. Torçamos para boas novas na volta das atividades no Congresso Nacional.