5 afwegingen die je moet maken vooraleer je een merk vastlegt - Rechtenkrant
5 afwegingen die je moet maken vooraleer je een merk vastlegt
Lorenzo Risack 30/12/2020
Een merk is voor een onderneming ongelofelijk belangrijk en zorgt ervoor dat consumenten producten of diensten kunnen onderscheiden. Het staat je toe om te investeren in merkbekendheid en om de strijd om de keuze van de consument in jouw voordeel te beslechten. Er zijn meer dan voldoende voorbeelden van bekende merken, zoals Microsoft, Apple, Vittel en Dolce & Gabbana. Het laatste wat zij willen, is dat iemand anders met hun merk gaat lopen. En daarom vroegen ze merkbescherming aan. Wil jij ook een merk laten vastleggen? Dat kan zeker een goed idee zijn, maar maak eerst even volgende afwegingen.
# 1. Controleer of het teken aan alle voorwaarden voldoet
Over de merkbescherming van de rode zool van Louboutin is jarenlang geprocedeerd. Op 12 juni 2018 besliste het Europees Hof van Justitie dat de rode zool als merk standhield. De rode zool is niet louter decoratief, maar heeft een onderscheidend vermogen en doet dienst als een onderscheidend teken.
Om merkbescherming te kunnen genieten, moet het teken ook effectief als merk dienst kunnen doen. Er zijn niet zo heel veel eisen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een logo, maar zelfs woorden, letters of cijfers kunnen geldig zijn. Zo was er bijvoorbeeld lange tijd het woordmerk Anne Frank. De belangrijkste voorwaarde is wel dat het ook echt gaat om een onderscheidend teken dat de commerciële herkomst aanduidt en dat dus niet gewoon een louter kenmerk van het product is. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een kleur moeilijk bescherming kan krijgen, maar onmogelijk is het echter niet. Een voorbeeld daarvan is de rode schoonzoel van Louboutin.
Daarnaast moet het teken een voldoende onderscheidend vermogen hebben. Het moet duidelijk de aandacht kunnen trekken en het moet opnieuw een commerciële aanduiding zijn van het bedrijf. Het mag dus niet gewoon beschrijvend zijn. Dit zorgt ervoor dat een appelboer niet zomaar een tekening van een appel als merk kan laten vastleggen, terwijl dat voor een technologiegigant wel mogelijk is.
Ten slotte moet het teken ook toelaatbaar zijn. Hiervoor geldt natuurlijk dat ze niet mogen conflicteren met de openbare orde of goede zeden. Ga er dus geen nazi-swastika in verwerken. Bovendien zijn er nog heel wat andere toelaatbaarheidseisen. Zo mag het bijvoorbeeld geen staatsemblemen als wapenschilden bevatten en mag het niet misleidend zijn.
# 2. Ga na of het teken nog beschikbaar is
Zelfs wanneer een teken aan bovenstaande eisen voldoet, wil dat nog niet zeggen dat het zomaar kan worden vastgelegd. Daarvoor moet het teken ook beschikbaar zijn voor de producten of diensten die je voor ogen hebt. Dit wil zeggen dat er nog geen ander teken mag zijn dat identiek is, maar ook niet dat er sterk op lijkt. Het is belangrijk om dit goed te doen want het BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) zal niet zelf een onderzoek verrichten, maar andere merkenhouders kunnen zich er later wel nog steeds tegen verzetten. Hierdoor geeft het vastleggen van een merk nog geen 100% zekerheid: enkel mits een goed vooronderzoek ben je echt zeker dat je niet tegen een oppositie- of nietigheidsprocedure kan aanlopen. Daarom ook onze vijfde tip.
# 3. Overweeg zeker ook alternatieven
Er zijn natuurlijk ook nadelen aan een merkregistratie verbonden. Merkbescherming is bijvoorbeeld niet gratis. Daarnaast moet je ook actief waken over je merk en moet je zo nodig gerechtelijke procedures opstarten. Als je echt heel lokaal aan de slag gaat, kan je bijvoorbeeld gewoon het teken als handelsbenaming gebruiken. Een ander kan jou nooit beletten om het lokaal te gebruiken, maar je kan het merkgebruik door anderen dan niet aanvechten.
Er zijn ook heel wat andere alternatieven voor een merkregistratie. Je kan bijvoorbeeld werken met geografische aanduidingen of via een franchiseovereenkomst voortborduren op het merk van iemand anders. Durf dergelijke alternatieven zeker te overwegen, maar wees je er wel van bewust dat een merkregistratie vaak de beste bescherming biedt als je producten op de markt brengt.
# 4. Baken een geografisch territorium af
Merkbescherming vraag je altijd binnen een bepaald gebied aan. De meest laagdrempelige oplossing is de BOIP-registratie, waarmee je meteen bescherming geniet in België, Nederland en Luxemburg. Je kan echter hoger mikken en meteen voor een Uniemerk kiezen of zelfs nog verder kijken. Dit brengt anderzijds wel extra kosten met zich mee. Het is aangeraden om merkregistratie aan te vragen in:
De gebieden waar je momenteel actief bent
De gebieden waar je verwacht actief te zullen worden
De gebieden waar zich belangrijke concurrenten bevinden
De gebieden waar zich belangrijke partners of toeleveranciers bevinden
# 5. Schakel de hulp in van een IE-expert
Zoals je wel merkt, is de wereld van intellectuele eigendomsrechten bijzonder complex. Daarom raden we aan om een beroep te doen op een IE-expert die je kan helpen nagaan of het teken aan de voorwaarden voldoet, maar die ook de aanvraag indient en opvolgt. Dit is een betere optie dan een weigering of, nog erger, een oppositie- of nietigheidsprocedure. Ook het naderhand inschakelen van merkbewakers is een te overwegen piste. Zij gebruiken over het algemeen uitgebreide informatiesystemen waarmee ze inbreuken heel eenvoudig kunnen opsporen. Hierdoor kunnen ze veel korter op de bal spelen.