                                           dom
afsagt den 19. november 2013
v-49-12
                                  1) merck sharp & dohme b.v.
                                  2) msd danmark aps
                                  (advokat jeppe brinck-jensen for begge)
                                  mod
                                  1) orifarm a/s
                                  2) orifarm supply a/s
                                  (advokat kim jensen for begge)
                                  og
v-76-12
                                  merck sharp & dohme corp.
                                  (advokat jeppe brinck-jensen)
                                  mod
                                  1) orifarm a/s
                                  2) orifarm supply a/s
                                  (advokat kim jensen for begge)
sagernes genstand og parternes påstande
hovedspørgsmålet er, om en parallelimportør af lægemidler ved ompakning er forpligtet til
at anføre på emballagens yderside, hvem der er indehaver af de pågældende varemærker.
                                             - 2 -
sag v-49-12
sagsøgerne (herefter samlet msd) har endeligt nedlagt følgende påstande:
  1. orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller
     importere nuvaring® produkter i en pakning som vist på bilag 1.
  2. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke nuvaring®
     produkter i en pakning som vist på bilag 1.
  3. orifarm a/s skal betale 219.697,31 kr. til merck sharp & dohme b.v.
  4. orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller
     importere cerazette® produkter i en pakning som vist på bilag 9.
  5. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke cerazette®
     produkter i en pakning som vist på bilag 9.
de sagsøgte (herefter samlet orifarm) har nedlagt principal påstand om frifindelse,
subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.
sag v-76-12
sagsøger (herefter msd) har nedlagt følgende påstande:
  1. orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller
     importere singulair® produkter i en pakning som vist på bilag 17.
  2. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke singulair®
     produkter i en pakning som vist på bilag 17.
  3. orifarm a/s skal betale 4.014,71 kr. til merck sharp & dohme corp.
  4. orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller
     importere diprophos® produkter i en pakning som vist på bilag int1.
  5. orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke diprophos®
     produkter i en pakning som vist på bilag int1.
                                             - 3 -
de sagsøgte (orifarm) har nedlagt principal påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et
mindre beløb efter rettens skøn.
oplysninger i sagerne
msd er en global koncern med base i usa, der fremstiller originale lægemidler, og som er
en af verdens største medicinalvirksomheder med ca. 55.000 medarbejdere. det hollandske
selskab msd oss b.v., der tidligere ejede varemærkerne nuvaring® og cerazette® ,
blev den 1. januar 2013 fusioneret med organon biosciences nederland b.v., som den 2.
januar 2013 videre blev fusioneret med merck sharp & dohme b.v., der således nu ejer
rettighederne til bl.a. varemærkerne nuvaring® og cerazette®. msd danmark aps
markedsfører msd’s produkter i danmark og optræder efter det oplyste pr. kotume som
medsagsøger i msd’s danske retssager. efter anlæggelsen af sagen v-49-12 er der også
opstået tvist vedrørende varemærkerne singulair® og diprophos®, der ejes af merck
sharp & dohme corp, som herefter anlagde sagen v-76-12.
orifarm er en dansk koncern, der hovedsaglig driver virksomhed med parallelimport af
lægemidler.
problemstillingerne vedrørende de i alt 4 varemærker er identiske, og de to sager er derfor
behandlet samlet.
varemærkerne
nuvaring er et europæisk varemærke, der den 8. november 2004 er registreret som
ordmærke. varemærket er registreret i klasse 5 ”medicines and pharmaceutical preparations
for human use; contraceptives (chemical); contraceptives” og i klasse 10 ”contraceptives
(non-chemical) for delivery via device; contraceptives for delivery via device; medical
devices”. hos den europæiske varemærkemyndighed ohim er msd oss b.v. registreret
som ejer. af ”recordals” vedrørende mærket fremgår det, at der den 16. november 2011 er
offentliggjort ”total transfer”. der er enighed om, at msd oss b.v. i dag ikke længere
                                              - 4 -
eksisterer, og at den reelle ejer er msd bv. af lægemiddelstyrelsens produktresumé af 25.
april 2012 fremgår, at n.v. organon, der også er et msd selskab, er indehaver af
markedsføringstilladelsen, og at msd danmark er repræsentant. af produktresuméet
fremgår tillige, at orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet.
cerazette er et europæisk varemærke, der den 10. januar 20105 er registreret som
ordmærke. varemærket er registreret i klasse 5 ”medicines and pharmaceutical preparations
for human use; oral contraceptives”. hos den europæiske varemærkemyndighed ohim er
msd oss b.v. registreret som ejer. af ”recordals” vedrørende mærket fremgår det, at der
den 16. november 2011 er offentliggjort ”total transfer”. der er enighed om, at msd oss
b.v. i dag ikke længere eksisterer, og at den reelle ejer er msd bv. af lægemiddelstyrelsens
produktresumé af 17. januar 2012 fremgår, at n.v. organon, der også er et msd selskab, er
indehaver af markedsføringstilladelsen, og at msd danmark er repræsentant. af
produktresuméet fremgår tillige, at orifarm også har markedsføringstilladelse til
lægemidlet.
singulair er et europæisk varemærke, der den 6. juni 2005 er registreret som ordmærke.
varemærket er registreret i klasse 5 blandt andet for ”medicinal, pharmaceutical and
veterinary preparations and substances…”. hos den europæiske varemærkemyndighed
ohim er msd corp registreret som ejer. af ”recordals” vedrørende mærket fremgår det, at
der den 21. december 2009, 18. marts 2011 og 1. august 2012 er offentliggjort ”change of
name and adress of owner”, og at der den 28. juni 2012 er offentliggjort ”total transfer”. af
lægemiddelstyrelsens produktresumé af 11. juli 2012 fremgår, at msd bv er indehaver af
markedsføringstilladelsen, og at msd danmark er repræsentant. af produktresuméet
fremgår tillige, at orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet.
diprophos er et europæisk varemærke, der den 28. februar 2013 er registreret som
ordmærke. varemærket er registreret i klasse 5 ”pharmaceutical preparations for human use,
except preparations for parental nutrition”. hos den europæiske varemærkemyndighed
ohim er msd corp registreret som ejer. af lægemiddelstyrelsens produktresumé af 22.
oktober 2012 fremgår det, at schering-plough europe, der nu også er et msd selskab, er
                                            - 5 -
indehaver af markedsføringstilladelse til diprospan, og at msd danmark er repræsentant.
der er enighed om, at disprospan er samme produkt som diprophos. af produktresuméet
fremgår tillige, at orifarm også har markedsføringstilladelse til lægemidlet.
produkterne og pakningerne
nuvaring
orifarm meddelte ved brev af 30. marts 2012 msd danmark, at man ville påbegynde
markedsføring af nuvaring indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse
med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført nuvaring navnet og med
oplysning om, at produkterne er ompakket af orifarm supply. følgende prøvepakning var
vedlagt:
                                             - 6 -
der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i
øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn.
der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket.
indholdet i pakningen er den originale blisterpakning. på bagsiden af denne pakning har
orifarm påsat et klistermærke med angivelse at navnet nuvaring®, og oplysninger om
producent, importør og ompakker. af indlægssedlen fremgår nuvaring® navnet i teksten
flere end 20 gange. det fremgår desuden, at indehaveren af markedsføringstilladelsen og
fremstiller er orifarm. det fremgår heller ikke her, hvem der er indehaver af varemærket.
cerazette
orifarm meddelte ved brev af 15. juni 2012 msd danmark, at man ville påbegynde
markedsføring af cerazette indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse
med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført cerazette navnet og med
oplysning om, at produkterne er ompakket af orifarm supply. følgende prøvepakning var
vedlagt:
                                            - 7 -
der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i
øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn.
der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket.
indholdet i pakningen er den originale blisterpakning. det er oplyst, at det ikke var muligt at
påsætte klistermærker på denne pakning, da tabletterne ellers ikke kunne trykkes ud. af
indlægssedlen fremgår cerazette navnet i teksten flere end 20 gange. det fremgår desuden at
indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller er orifarm.
singulair
orifarm meddelte ved brev af 17. august 2012 msd danmark, at man ville påbegynde
markedsføring af singulair indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse
med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført singulair navnet og med
oplysning om, at produkterne er ompakket af orifarm. følgende prøvepakning var vedlagt:
                                            - 8 -
der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i
øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn.
der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket. af
indlægssedlen fremgår singulair navnet i teksten flere end 20 gange. det fremgår desuden at
indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller er orifarm.
diprophos
orifarm meddelte ved brev af 18. januar 2013 msd danmark, at man ville påbegynde
markedsføring af diprophos indenfor den nærmeste fremtid, og at produktet i forbindelse
med parallelimporten, ville blive ompakket i en ny æske påført diprophos navnet og med
oplysning om, at produkterne er ompakket af orifarm. følgende prøvepakning var vedlagt:
                                              - 9 -
der er enighed mellem parterne om, at emballagens yderside er hvid med sort skrift, men i
øvrigt er uden farver, symboler eller andre former for forretningsmærker eller kendetegn.
der er endvidere enighed om, at det ikke fremgår, hvem der er indehaver af varemærket.
indholdet i pakningen er den originale ampul, hvorpå orifarm har påsat et klistermærke
med oplysning om importør og ompakker. af indlægssedlen fremgår diprophos navnet i
teksten flere end 20 gange. det er anført, at diprophos i danmark også markedsføres som
diprospan. det fremgår desuden at indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
er orifarm.
korrespondance mellem parterne
msd’s advokat besvarede orifarms henvendelser ved breve af henholdsvis 19. april, 29. juni
og 30. august 2012 samt 28. januar 2013. det fremgår heraf, at msd anser ompakningerne for
en krænkelse af msds varemærker, samt at ompakning er unødvendig og forudsætter, at
yderpakningen påføres en varemærkesætning, dvs. oplysning om hvem der er indehaver af
varemærket.
                                                 - 10 -
der var herefter korrespondance mellem parterne, som imidlertid ikke har ført til en løsning.
til belysning af parternes fortsatte drøftelser om problemstillingen i denne sag har msd
fremlagt korrespondance mellem parterne fra maj – juni 2013. det fremgår heraf, at orifarm i
brev af 24. maj 2013 oplyste, at orifarm ville påbegynde markedsføring af yderligere et
produkt, asmanex twisthaler, og at msd ved brev af 12. juni 2013 gjorde indsigelse herimod
og oplyste, at rette indehaver af varemærket er msd corp. som svar herpå anførte orifarm
ved brev af 25. juni 2013 blandt andet:
      ”af interne årsager er varemærkesætningen blevet påført ovennævnte produkt. på
      baggrund af orifarms holding vedrørende varemærkesætningen og i lyset af deres
      indsigelse vil varemærkesætningen blev fjernet fra produktet.”
parternes synspunkter
for msd er der i begge sager i det væsentlige procederet i overensstemmelse med
påstandsdokumenter af 3. september 2013, hvoraf fremgår:
      ”3. argumenter
      3.1 indledende om ompakning
      eu-domstolen har i adskillige afgørelser udtalt sig om, hvilke grænser der gælder for
      parallelimportørers ompakning og genanbringelse af originalproducentens varemærker. det
      er overladt til de nationale myndigheder at foretage den konkrete afvejning af hensynet til
      varemærkeindehaverens interesse i at beskytte varemærkets særlige genstand over for
      hensynet til varernes fri bevægelighed.
      de relevante eu-regler er teuf, artikel 34 og 36 (tidligere 28 og 30) og artikel 13, stk. 2, i
      varemærkeforordningen, 207/2009.
      det følger af eu-domstolens praksis, særligt sag c-102/77 (hoffmann-la-roche), sagerne c-
      427/93, c-429/93 og c-436/93 (bristol-myers squibb) samt af sag c-143/00 (boehringer i), at
      der er 5 kriterier, der hver især skal være opfyldt, for at en parallelimportør uden
      varemærkeindehaverens accept kan markedsføre parallelimporterede ompakkede
      præparater med varemærkeindehaverens genanbragte varemærker.
      de 5 kriterier i bristol-myers squibbs-dommen (”bms-dommen”) kan kort opsummeres som
      følgende:
         i.    ompakningen skal være nødvendig
        ii.    ompakningen må ikke kunne berøre produktets originale tilstand
                                                  - 11 -
    iii. det skal klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af
         produktet og producentens navn skal klart angives
    iv.  det ompakkede produkts præsentationsmåde må ikke være af en sådan karakter, at
         den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, og
     v.  importøren skal forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underrette
         varemærkeindehaveren herom.
  præmisserne i bms-dommen uddyber disse betingelser, ligesom efterfølgende kendelser fra
  domstolen har uddybet forståelse af disse.
  denne sag vedrører forståelsen af kriterierne 3 og 4.
  3.2      korrekt angivelse af varemærkeindehaveren er et afgørende varemærkeretligt
hensyn
  i præmis 74 i bms-dommen angav domstolen således med henvisning til sag c-1/81 (pfizer),
  præmis 11 (min fremhævning):
          "som det følger af præmis 11 i pfizer-dommen, a.st., kan det også kræves, at det klart er
          angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten kan have
          en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at
          importøren er indehaver af varemærket, […]"
  det er således et afgørende varemærkeretligt hensyn, at forbrugeren eller den endelige
  bruger ikke bibringes opfattelsen, at orifarm er indehaver af msd’s varemærker.
  3.3      varemærkets- og varemærkeindehaverens omdømme
  3.3.1 retspraksis
  eu-domstolen udtalte herudover i bms-dommens præmis 75:
          "selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet,
          kan det ikke udelukkes, at varemærkets omdømme og dermed varemærkeindehaverens
          omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede
          produkt. i så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med
          varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af produktet. ved
          bedømmelsen af, om det ompakkede produkts præsentationsmåde er egnet til at skade mærkets
          omdømme, skal der tages hensyn til produktets art og til det marked, det er bestemt til.
  det fremgår endvidere af sag c-276/05 (wellcome mod paranova), præmis 30 (min
  fremhævning):
          "[…] at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at når det er godtgjort, at
          ompakningen af lægemidlet ved en ny emballage for produktet er nødvendig for en fortsat
          markedsføring af dette i importmedlemsstaten, skal udformningen af emballagen alene
          vurderes på grundlag af betingelsen om, at den ikke må være skadelig for varemærkets eller
          varemærkeindehaverens omdømme."
                                                  - 12 -
i sag c-348/04 (boehringer ii), præmisserne 45-47 angav domstolen retningslinjer for,
hvilken udformning af emballagen, der kunne være til skade for varemærkets, og dermed
varemærkeindehaverens, omdømme (min fremhævning):
         "45. […] kan den omstændighed, at parallelimportøren ikke anbringer varemærket på den
         nye ydre æske (»de-branding«), eller på denne anbringer sit eget logo, et firmadesign eller
         »udstyr«, eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den
         nye ydre æske (»co-branding«), eller den omstændighed, at han anbringer en ny etiket på en
         sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller hvis
         den nye etiket ikke angiver, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren
         […], i princippet være til skade for varemærkets omdømme.
         46. spørgsmålet om, hvorvidt omstændighederne, som fremgår af denne doms foregående
         præmis, kan være til skade for varemærkets omdømme, er imidlertid, lige som spørgsmålet
         om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse
         mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og derfor kan udgøre en skellig grund i
         henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. dom af 23.2.1999, sag c-63/97, bmw, sml.
         i, s. 905, præmis 51 og 55), et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den
         nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den
         enkelte sag.
         47. […] spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren […] ikke angiver
         på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, […] kan
         være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det
         tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der
         foreligger i den enkelte sag."
det kan altså i princippet være til skade for et varemærkes omdømme, hvis
parallelimportøren ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører
varemærkeindehaveren. om den konkrete ompakning er til skade for varemærkets
omdømme, er det således op til sø- og handelsretten at vurdere.
højesteret tog i ufr 2009.2956h stilling til spørgsmålet om, hvornår co-branding konkret er
til skade for et varemærkes omdømme, jf. præmis 45-47 ovenfor. højesteret konkluderede:
                    på orifarms oprindelige pakninger var figurmærket »orifarm« anført i umiddelbar
                    tilknytning til sanofi-aventis' varemærke (lægemidlets navn) på en sådan måde, at
                    det kunne give indtryk af, at orifarm var indehaver af varemærket eller havde en
                    særlig tilknytning til dette.
                    fra februar 1998 blev orifarms figurmærke ikke længere angivet på pakningerne,
                    men indtil marts 2000 var disse stadig forsynet med orifarms trekantslogo med
                    tabletter, dråber m.v. der er tale om et markant logo, og det var - således som det
                    også havde været tilfældet før februar 1998 - trykt i en størrelse, der stort set svarede
                    til pakningens bredde, og anbragt i nær sammenhæng med sanofi-aventis'
                    varemærke. denne mærkning kunne i sig selv give indtryk af, at der var en særlig
                    forbindelse mellem orifarms logo og sanofi-aventis' varemærke.
                    højesteret finder, at såvel orifarms figurmærke som orifarms trekantslogo var så
                    dominerende og var anbragt i en sådan tilknytning til sanofi-aventis' varemærke, at
                    begge mærkninger - også bedømt hver for sig - var egnet til at skade varemærkets
                                               - 13 -
                  omdømme. det forhold, at det andet sted på pakningerne med mindre skrift var
                  angivet, hvem der var ompakker og producent, ændrer ikke herved.
højesteret lagde således vægt på, om co-brandingen kan give indtryk af, at der var en særlig
forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren, herunder
varemærkeindehaverens varemærke. hvis det er tilfældet, er parallelimportørens mærkning
egnet til at skade varemærkets omdømme.
højesteret har siden taget stilling til co-branding i ufr 2013.166. højesteret anførte:
                  de parallelle skrå striber i grøn og grå [parallelimportørens medmærkning] er
                  efter højesterets opfattelse for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design
                  eller et varemærke.
                  striberne har endvidere ikke en fremtrædende plads på emballagen.
                  det bemærkes herved, at det er almindeligt at anvende farver
                  på lægemiddelpakninger, hvilket kan tjene til at tydeliggøre forskelle
                  mellem lægemiddelpakninger. striberne er holdt i samme farver som
                  mercks figurmærke, men ligner ikke i øvrigt dette mærke, idet striberne
                  adskiller sig fra mercks figurmærke med hensyn til bredde, retning og
                  mellemrum.
                  på de ompakkede og ometiketterede lægemidlers ydre emballage er
                  det tydeligt angivet, hvem der er producent, og hvem der er importør
                  og ompakker. det er endvidere tydeligt angivet, hvem det registrerede
                  ordmærke, f.eks. ordmærket proscar, tilhører.
                  højesteret finder på denne baggrund, at striberne ikke giver indtryk
                  af, at ordmærkerne tilhører orifarm, eller af, at der er en kommerciel
                  forbindelse mellem merck
parallelimportørens co-branding var således i denne sag ikke af en sådan karakter, at den
skabte indtryk af, at der var en forbindelse mellem parallelimportøren og
varemærkeindehaveren. højesteret lagde dog i den forbindelse udtrykkeligt vægt på, at
parallelimportøren tydeligt havde angivet, hvem varemærket tilhørte. en sådan angivelse er
ifølge højesteret således egnet til at fjerne eventuel forvirring hos forbrugeren om, hvorvidt
det er en forbindelse mellem parallelimportøren og varemærkeindehaveren.
3.3.2    den konkrete ompakning
efter msd’s opfattelse vil det altid være til skade for et varemærkes omdømme, hvis det ikke
angives i forbindelse med en om-etikettering eller ompakning, hvem varemærket tilhører,
idet der da altid vil opstå risiko for, at forbrugeren kan få indtryk af, at der er en særlig eller
kommerciel forbindelse med varemærket og parallelimportøren.
i denne konkrete sag er der dog ikke blot tale om anbringelse af en ny etiket, men derimod om
en fuld ompakning og dermed også fuld genanbringelse af de omstridte varemærker,
hvorfor kravene til angivelse af varemærkeindehaveren bør være skærpede i forhold til, hvis
der alene var sket om-etikettering.
                                               - 14 -
ved om-etikettering vil producentens navn således oftest fremgå af originalpakningen
parallelt med den nye etiket. der henvises eksempelvis til bilag 25 og 33, hvor der alene er
foretaget om-etikettering (msd gør som bekendt ikke gældende under denne sag, at om-
etiketteringen foretaget i bilag 25 og 33 er i strid med msd’s varemærkerettigheder).
ompakningerne foretaget i bilag 1, 9, 17 og int1 er således mere indgribende end en
sædvanlig om-etikettering.
derudover fremgår af indlægssedlen, at orifarm er "fremstiller", jf. bilag 6. af denne grund
kan forbrugeren ligeledes blive i tvivl om, hvem der er producent såvel som
varemærkeindehaver.
msd gør derfor gældende, at forbrugeren ved de konkrete ompakninger fejlagtigt kan få
indtryk af, at orifarm er indehaver af msd’s varemærker, eller at der i hvert fald består en
særlig eller kommerciel forbindelse mellem orifarm og msd, og at dette er egnet til at skade
varemærkernes omdømme.
3.3.3    baggrunden for orifarms nye praksis
som det fremgår bl.a. af ufr 2013.166h, har orifarm– i øvrigt i lighed med alle andre
parallelimportører - tidligere påført msd som varemærkeindehaver i forbindelse med
ompakning. orifarm har ikke oplyst, hvorfor orifarm nu har ændret sin praksis på dette
område i forhold til msd (jf. bilag a og b).
det er oplagt ikke forbundet med praktiske vanskeligheder eller lignende at fortsætte den
hidtidige praksis.
msd gør derfor supplerende gældende, at årsagen til, at orifarm ikke ønsker at angive,
hvem der ejer varemærket, er, at orifarm netop ønsker, at forbrugerene associerer de
pågældende msd-varemærker med orifarm. orifarm ønsker altså - på bekostning af msd’s
varemærkers omdømme - at opnå en kommerciel fordel ved den ændrede praksis. dette bør
sø- og handelsretten også tage i betragtning i sin vurdering af, om orifarms nye praksis er
til skade for de pågældende msd varemærkers omdømme.
3.3.4    mærkningsvejledningen
endelig fremgår det af vejledning nr. 9365 af 3. juli 2013 til bekendtgørelse om mærkning
m.m. af lægemidler med henvisning til mærkningsbekendtgørelsens (nr. 869 af 21. juli 2011)
§ 35, stk. 1, nr. 14, at:
                   for parallelimporterede lægemidler kan enten her eller forrest i indlægssedlen
                   anføres: ”{navn} er et registreret varemærke, der tilhører {firma}.” eller ”{navn}
                   svarer til {navn på originalimportørens præpatrat}.”.
3.4      orifarms bevisbyrde
det fremgår af sag c-348/04 (boehringer ii), præmisserne 52-53:
         "52. i betragtning af det foregående skal det konstateres, at det i situationer som de i
         hovedsagerne foreliggende, når det er fastslået, at de parallelt importerede lægemidler er
         blevet ompakket, påhviler parallelimportørerne at bevise, at de betingelser foreligger, der er
         nævnt i denne doms præmis 32, og som, hvis de er opfyldt, forhindrer varemærkeindehaverne
                                                     - 15 -
               i retmæssigt at modsætte sig den fortsatte markedsføring af disse lægemidler (jf. analogt
               class international-dommen, præmis 74).
               53. vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke vil skade den
               originale tilstand af produktet i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at
               parallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan
               formodes, at denne betingelse er opfyldt. det samme gælder i endnu højere grad betingelsen
               om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den
               kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. når importøren
               fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste betingelse, tilkommer det i
               givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen kan
               være skadelig for hans og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt
               skade."
     orifarm har således som udgangspunkt bevisbyrden for, at msds varemærkerettigheder
     ikke er krænket ved at undlade at påføre msds navn på yderpakningen ved ompakning af
     produkterne.
     uanset at det fremgår, at bevisvurderingen er lempelig, gør msd gældende, at orifarm ikke
     har løftet denne bevisbyrde.
     3.5       finsk afgørelse
     en finsk fogedret nedlagde i december 2012 fogedforbud (12/34103) mod en tilsvarende
     ompakning, det vil sige, hvor orifarm heller ikke havde angivet, at msd var
     varemærkeindehaver. retten angav således: ”neither packaging includes any kind of mark
     belonging to orifarm”, og konkluderede herefter:
                         ”the district court considers that on the basis of the markings on orifarm’s
                         packagings the trademarks […] cannot in any way be connected to the proprietor
                         but only to the parallel importer orifarm oy or repackager orifarm a/s or to them
                         both together, which might give the consumer an incorrect impression of the
                         commercial origin of the pharmaceutical or the relationship between the
                         manufacturer and parallel importer.”
     …”
for msd i sagen v-46-12 er det i påstandsdokumentet supplerende anført:
     ”…
     4 vederlag
     til støtte for påstand 3 gør msd gældende, at orifarm er forpligtet til at betale erstatning og
     vederlag, jf. varemærkelovens § 43, jf. varemærkeforordningen artikel 102.
     msd har i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i
     forbindelse med parallelimport af medicin krav på vederlag efter varemærkelovens § 43, stk.
     1, nr. 1, beregnet som 5 % af orifarms uberettigede omsætning af produkterne
     nuvaring®, og cerazette® . det er ubestridt, at orifarms omsætning i gip udgør
     dkk 4.393.946,17. beløbet i påstand 3 modsvarer 5% heraf.
     …”
                                                 - 16 -
for msd i sagen v-76-12 er det i påstandsdokumentet supplerende anført:
     ”…
     4 vederlag
     msd corp har i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i
     forbindelse med parallelimport af medicin krav på vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1,
     nr. 1, jf. varemærkeforordningen (207/2009) artikel 102, beregnet som 5 % af orifarms
     uberettigede omsætning af produkterne singulair® og diprophos®. det er ubestridt, at
     orifarms omsætning i gip udgør dkk 80.294,27. beløbet i påstand 3 modsvarer 5% heraf.
     …”
for orifarm er der i begge sager det væsentlige procederet i overensstemmelse med
påstandsdokument af 3. september 2013, hvoraf fremgår:
     ”til støtte for den principale påstand gør orifarm gældende, at der hverken i eu-domsto-
     lens omfattende retspraksis eller i dansk retspraksis stilles krav om, at parallelimportøren
     skal angive på yderpakningen, hvem der er indehaver af varemærket. tværtimod har eu-
     domstolen i dom af 28. juli 2011 i sag c-400/09 msd mod orifarm bekræftet, at
     paralleimportøren alene skal opfylde de fem betingelser, som fremgår af fast retspraksis,
     herunder navnlig domstolens domme i sagerne 102/77 hoffmann-la roche, sag 1/81 pfizer,
     c-427/93 m.fl. bristol-myers squibb og c-232/94 m.fl. mpa pharma. msd kan derfor ikke
     støtte ret på varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, eller den tilsvarende regel i
     varemærkelovens § 6, stk. 2.
     det fremgår af eu-domstolens retspraksis, at parallelimportørens opfyldelse af de fem
     betingelser er tilstrækkeligt til beskyttelsen af varemærkeindehaverens legitime interesser.
     disse sikrer varemærkeindehaveren mod, at forbrugeren vildledes om varens oprindelse,
     om den ansvarlige for ompakningen, og om en eventuel erhvervsmæssig forbindelse mellem
     varemærket og parallelimportøren. hverken varemærkets eller indehaverens omdømme
     påføres skade ved den manglende angivelse af varemærkeindehaver. bevisbyrden for skade
     på varemærkernes eller indehavernes omdømme skal fastlægges efter principperne i eu-
     dom-stolens dom i sag c-348/04 boehringer ii. orifarm har løftet sin beskedne del af
     bevisbyrden fastlagt heri.
     de af orifarm foretagne notifikationer – uanset tidspunkt for de relevante produkter -
     opfylder de krav, som eu-domstolen har opstillet i sin retspraksis. den førte
     korrespondance forud for sagens anlæg dokumenterer da også, at notifikationerne har givet
     msd tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser.
     msd har ikke dokumenteret noget tab og kan derfor ikke tilkendes erstatning, ligesom der
     savnes ethvert grundlag for vederlagsbetaling.
     til støtte for den subsidiære påstand gøres gældende, at en eventuel vederlagsbetaling skal
     udmåles til et beløb mindre end 5% af omsætningen, da en eventuel varemærkekrænkelse i
     nærværende sag tilføjer varemærket eller indehaveren mindre skade end den
                                               - 17 -
      varemærkekrænkende ompakning, som efter retspraksis udløser vederlagsbetaling på 5% af
      omsætningen. vederlagsbetalingen skal være proportional.”
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
det er uomtvistet, at det ikke fremgår af hverken af den ydre emballage eller af indholdet i
pakningerne, herunder blisterpakningerne og indlægssedlerne, hvem der er indehaver af de
pågældende varemærker.
der er en righoldig retspraksis fra eu-domstolen og højesteret om krav til udformning af
ydre emballager i forbindelse med parallelimportørers ompakning af lægemidler, herunder
sager om såkaldt co-branding. den foreliggende tvist ses imidlertid ikke at være behandlet
tidligere, idet sagerne adskiller fra tidligere sager derved, at de anvendte ydre emballager er
helt hvide æsker kun med sort skrift, men i øvrigt uden farver, symboler eller andre former
for forretningsmærker eller kendetegn.
med denne udformning af ydre emballage synes parallelimportøren at have søgt at anvende
en neutral emballage, der end ikke viser parallelimportørens egne forretningskendetegn.
retten finder imidlertid, at denne mulige bestræbelse på neutralitet ikke kan fritage
parallelimportøren fra at angive på den ydre emballage, hvem der er indehaver af
varemærket.
retten har herved lagt vægt på, at det for personer, der har berøring med lægemidlet,
herunder både læger og andre professionelle behandlere samt forhandlere og distributører
og slutbrugere (patienter), vil være naturligt at søge oplysning om lægemidlets oprindelse
mv. orifarms navn er angivet flere steder både på den ydre emballage og også på de
indvendige pakninger, blandt andet som fremstiller og indehaver af
markedsføringstilladelse til produkterne, og når det ikke samtidig er angivet, hvem der er
indehaver af varemærkerne, kan dette give anledning til berettiget tvivl om, hvem der har
varemærkerettighederne til lægemidlet, der kan være skadeligt for varemærkets og
varemærkeindehaverens (msd’s) omdømme og samtidig gavne parallelimportøren
                                             - 18 -
(orifarm) kommercielt. hvis orifarm fortsætter brugen af helt hvide emballager vil dette
endvidere på længere sigt i sig selv kunne skabe en ny form for forretningskendetegn, som
vil ophæve neutraliteten.
retten tager derfor samtlige msd’s påstande om varemærkekrænkelser til følge.
efter sædvanlig praksis vedrørende varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport
af lægemidler har msd krav på vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, beregnet
som 5 % af orifarms uberettigede omsætning af på omhandlede lægemidler. der er ikke
grundlag for at nedsætte vederlagets størrelse på grund af særlige forhold i denne sag.
det er ubestridt, at orifarms omsætning har udgjort 4.393.946,17 kr. vedrørende nuvaring
og cerazette og 80.294,27 kr. vedrørende singulair og diprophos. vederlaget kan herefter
fastsættes til 219.697,31 kr. til msd bv og til 4.014,71 kr. til msd corp.
efter sagernes omfang, forløb og udfald, herunder at msd har været repræsenteret af samme
advokat i begge sager, skal orifarm betale sagsomkostninger på i alt 64.220 kr. i begge sager.
beløbet er til dækning af msd’s udgifter til advokat samt betaling af retsafgifter på 14.220 kr.
                                       thi kendes for ret:
orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere
nuvaring® produkter i en pakning som vist på bilag 1.
orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke nuvaring®
produkter i en pakning som vist på bilag 1.
orifarm a/s skal betale 219.697,31 kr. til merck sharp & dohme b.v.
orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere
cerazette® produkter i en pakning som vist på bilag 9.
                                             - 19 -
orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke cerazette®
produkter i en pakning som vist på bilag 9.
orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere
singulair® produkter i en pakning som vist på bilag 17.
orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke singulair®
produkter i en pakning som vist på bilag 17.
orifarm a/s skal betale 4.014,71 kr. til merck sharp & dohme corp.
orifarm a/s skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre eller importere
diprophos® produkter i en pakning som vist på bilag int1.
orifarm supply a/s skal anerkende at være uberettiget til at ompakke diprophos®
produkter i en pakning som vist på bilag int1.
de sagsøgte, orifarm a/s og orifarm supply a/s, skal in solidum betale 64.220 kr. i
sagsomkostninger til sagsøgerne, merck sharp & dohme b.v., msd danmark aps og merck
sharp & dohme corp.
de idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.
sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
