                                        udskrift
                                            af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                       ____________
                                          dom
afsagt den 19. december 2008 af sø‐ og handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident
michael b. elmer og de sagkyndige medlemmer grosserer otto raben og administrerende direktør
leif rørbøl.
v 104/07                           scan products d t aps
                                   (advokat mogens yde knudsen)
                                   mod
                                   unelco a/s
                                   (advokat michael vester)
indledning og påstande
scan products dt aps (i det følgende: scan products) forhandler et downlight betegnet sl
1220. produktet er udformet i overensstemmelse med to brugsmodeller, den ene uden og
den anden med prøvning, som scan products har fået registreret under nr. br 2006 00294 og
br 2006 00295 som forgrening fra en europæisk patentansøgning nr. 065250431.1, som er
                                                  2
indgivet på grundlag af en engelsk patentansøgning, der har prioritetsdato den 27. januar
2005, alt omhandlende en brandsikker afdækning til et belysningsarmatur.
unelco a/s (i det følgende: unelco) forhandler ligeledes et downlight med en lignende
brandsikker afdækning betegnet f 1560, som fremstilles af en kinesisk leverandør, liangju
wu, der den 23. maj 2005 har indgivet ansøgning om internationalt patent med danmark
som designeret stat på grundlag af 3 kinesiske patenter, der har prioritet fra den 9. juni 2004,
den 20. august 2004, henholdsvis den 21. januar 2005, alt omhandlende en indbygget
belysningsanordning til brandforebyggelse, som omfatter en afskærmningshætte. de
kinesiske patenter har endvidere dannet grundlag for et engelsk patent (gb 2 430 729) med
prioritet fra den 23. maj 2005 på ”a built‐in light fitting for fire preventing”.
under anbringende af, at unelco ved at markedsføre sit downlight f 1560 krænker scan
products brugsmodelregistreringer eller handler i strid med god markedsføringsskik, har
scan products nedlagt påstand om, at unelco
    ‐   forbydes at producere, importere, markedsføre, sælge og på anden måde
        erhvervsmæssigt udnytte sit downlight f1560,
    ‐   endeligt skal fjerne sit downlight f1560 fra handlen og destruere alle eksemplarer
        heraf,
    ‐   skal betale scan products 296.450 kr., subsidiært et mindre beløb, med rente af
        100.000 kr. fra den 15. oktober 2007 og af resten fra den 17. september 2008.
unelco har påstået frifindelse.
endvidere har unelco under anbringende af, at scan products brugsmodeller ikke udgjorde
nogen global nyhed på sin prioritetsdato den 27. januar 2005, nedlagt selvstændig påstand
om, at scan products brugsmodelregistreringer br 2006 00294 og br 2006 00295 kendes
ugyldige. foruden den internationale patentansøgning med danmark som designeret stat,
som er indgivet på grundlag af de 3 kinesiske patenter, har unelco herved henvist til et
newzealandsk patent på et elektrisk armatur med prioritet fra den 31. august 1994.
                                                 3
scan products har over for unelcos selvstændige påstand nedlagt påstand om frifindelse.
det newzealandske patent fra 1994
med virkning fra ansøgningsdatoen den 31. august 1994 har et newzealandsk selskab,
targetti nz limited, fået newzealandsk patent på en opfindelse på elektriske armaturer
særligt til montering i brandhæmmende materialer. opfindelsen er i patentansøgningen be‐
skrevet således (henvisninger til en tegning er udeladt):
      ”… denne opfindelse vedrører elektriske armaturer og i særdeleshed – men ikke
      nødvendigvis begrænset hertil – elektriske armaturer til montering i
      brandhæmmende materialer som f.eks. brandhæmmende vægge og lofter.
      denne opfindelse kan være særlig relevant i forbindelse med installation af
      elektriske armaturer, som f.eks. indbygget belysning, …
      det er følgelig et formål med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en
      elektrisk indretning, som kan monteres i en brandgodkendt væg eller loft, …
      følgelig består opfindelsen ifølge et første aspekt af en elektrisk indretning, som
      kan monteres i en brandgodkendt væg eller loft, der omfatter:
      et hus til elektrisk apparatur, hvilket hus omfatter en flange, som er indrettet til
      at befinde sig hosliggende væggen eller loftet og til at tillade anordningen at
      blive indfældet i væggen og loftet; og
      et lag af keramisk materiale inkluderet i huset.
      …
      huset indeholder et udhæng til montering inde i en åbning lavet i loft eller væg
      eller i lignende brandhæmmende overflade sammen med en udadbøjet flange,
      der hviler mod lofts‐ eller vægpanel, hvori der er lavet åbning.
      …
      hvis den bestykkes med en klemmefjeder som foreslået, kan de høje
      temperaturer, som opstår i forbindelse med brand, forårsage en svækkelse af
      klemmefjederen og risikere, at huset glider ud gennem åbningen, hvori det er
      monteret, hvorved røg etc. kan trænge ind i loftshulrummet ved at trænge forbi
      det løse hus. derfor omfatter den foretrukne udgave af denne opfindelse et
      forseglingsmiddel på siden af flangen og også, helst omkring udhænget på
      huset. dette forseglingsmiddel kan anvendes til at sikre en tæt forsegling selv i
      forbindelse med anvendelsen af andre stikforbindelser og bør være et
      brandhæmmende forseglingsmiddel.
                                                 4
      i den foretrukne udgave kan forseglingen omfatte en intumescent
      (ekspanderende) brandresistent fiberstrip (palusol) eller tilsvarende. når et
      sådant materiale bliver opvarmet, udvider det sig rundt omkring åbningen i
      loftet for at forhindre røgen eller ilden i at passere forbi huset. ydermere vil et
      sådant materiale ‐ under varmepåvirkning – udvides og dermed låse
      lysarmaturet inde i loftsåbningen i tilfælde af brand. dette kan vise sig
      væsentligt, hvis den normale montering ved klemmefjederen skulle svigte i
      tilfælde af brand.
      …”
den internationale patentansøgning fra 2005 og de kinesiske patenter fra 2004‐2005
liangju wus ansøgning af 23. maj 2005 om internationalt patent (pct) beskriver
patentkravet således (henvisninger til en tegning er udeladt):
      ”opfindelsen        beskriver    en     indbygget       belysningsanordning       til
      brandforebyggelse, som omfatter en afskærmningshætte. en åbning til fjernelse
      af varme er anbragt på hætten. der er tilvejebragt en åbning til fjernelse af varme
      på den tilsvarende position på en opblærende plade til brandforebyggelse
      og/eller mellem kanten af den opblærende plade og kanten af
      varmefjernelsesåbningen. varmefjernelsesåbningen og den opblærende plade til
      brandforebyggelse på hætten er anbragt således, at belysningsanordningen
      generelt kan afgive varme på normal måde, og i det tilfælde, at hvor der opstår
      brand, bliver varmefjernelsesåbningen omsluttet af sig selv som følge af, at den
      opblærende plade hurtigt udvider sig med henblik på brandforebyggelse. derfor
      kan hætten forhindre ild i at brede sig indefra og ud.”
i ansøgningen om det kinesiske patent, som har prioritet fra den 9. juni 2004 (kinesisk patent
nummer 200420046935.5), er patentkravet anført således (henvisninger til en tegning er
udeladt):
      ”1. indfældet, brandsikker belysningsanordning omfattende belysningselement,
      som omfatter, at belysningselementet installeres inde i den brandsikre
      overdækning, hvor væggen af den brandsikre overdækning har en
      varmestrålingsåbning, hvor en opblærende brandsikker pude er fastgjort ved
      varmeudstrålingsåbningen, der er varmeudstrålingshul på den opblærende,
      brandsikre pude anbragt tilsvarende varmeudstrålingsåbningen eller mellem
      den opblærende, brandsikre pude og væggen af den brandsikre overdækning.
      …”
                                              5
i ansøgningen om det kinesiske patent, som har prioritet fra den 20. august 2004 (kinesisk
patent nummer 200420083156.2), er patentkravet anført således (henvisninger til en tegning
er udeladt):
      ”1. en slags indfældet belysningsanordning, omfattende belysningselement,
      hvilket belysningselement er installeret inde i sikkerhedsoverdækningen, hvor
      sikkerhedsoverdækningen        består    af    metallag     og     brandsikkert,
      varmeisolererende lag.
      …
      3. en slags indfældet belysningsanordning ifølge krav 1 eller 2, som omfatter, at
      væggen af sikkerhedsoverdækningen har en varmeudstrålingsåbning, hvilken
      varmeudstrålingsåbning er fastgjort i forhold til en opblærende, brandsikker
      pude, på den opblærende, brandsikre pude og anbragt tilsvarende
      varmeudstrålingsåbningen og/eller mellem den opblærende, brandsikre pude og
      væggen af sikkerhedsoverdækningen befinder varmeudstrålingshullet sig.”
i ansøgningen om det kinesiske patent, som har prioritet fra den 21. januar 2005 (kinesisk
patent nummer 2005200003255.x), er patentkravet anført således (henvisninger til en
tegning er udeladt):
      ”1. indfældet belysningsanordning, der omfatter lyselement, hvor lyselementet
      er installeret inde i den brandsikre overdækning, hvilken brandsikker
      overdækning består af metallag med en med brandsikkert varmeisolerende lag
      beviklet inderside, eller en med brandsikkert, varmeisolerende lag dækket
      yderside,     hvor   der    på    den     brandsikre   overdækning      er    en
      varmeudstrålingsåbning, og ved varmeudstrålingsåbningen er der installeret en
      opblærende, brandsikker pude, ved en position på den opblærende brandsikre
      pude svarende til varmudstrålingspuden er der et varmeudstrålingshul, og/eller
      et varmeudstrålingshul mellem kanten af den opblærende, brandsikre pude og
      kanten af den varmeudstrålende åbning.
      …”
scan products brugsmodeller med prioritet fra den 27. januar 2005
scan products har den 22. december 2006 efter ansøgning af 15. november 2006 under nr. br
2006 00294 og den 27. april 2007 under nr. br 2006 00295 foretaget registrering som
brugsmodel uden, henholdsvis med prøvning, af en brandsikker afdækning til
belysningsarmatur. disse brugsmodeller er forgreninger af et engelsk patent, som er
registreret af scan products samarbejdspartner rd europe limited, london, med
                                                    6
prioritetsdato den 27. januar 2005, og som denne siden har fået registreret som europæisk
patent [ep06250431]. brugsmodelkravet er i br 2006 00295 anført således (henvisninger til
en tegning er udeladt):
      ”1. en afdækning til et belysningsarmatur beregnet til at blive monteret i et panel, hvil‐
      ken afdækning omfatter en lystransmitterende del af et brandsikkert materiale og en
      flange, der forløber i det mindste delvist omkring den lystransmitterende del, hvilken
      afdækning er anbragt sådan, at den monteres over et belysningsarmatur installeret i et
      panel, således at lys fra armaturet kan passere gennem den lystransmitterende del og
      flangen støder op til panelet, og hvor flangen omfatter et materiale, som er anbragt til i
      brug at hæmme passage af ild i et område mellem flangen og et tilstødende panel.
      …
      3. afdækning ifølge krav 1 eller 2, hvor det materiale, der er anbragt til i brug at hæmme
      passage af ild i et område mellem flangen og et tilstødende panel, udvider sig ved op‐
      varmning.
      4. afdækning ifølge krav 3, hvor materialet er et opsvulmende materiale.
      …
      11. belysningsarmatur, som hensigtsmæssigt kan monteres i et panel, hvor belysnings‐
      armaturet omfatter et element, hvori der kan monteres en lampe, en lystransmitterende
      del af et varmebestandigt materiale anbragt således, at lys fra lampen kan passere gen‐
      nem den lystransmitterende del, og en flange, der strækker sig i det mindste delvist
      rundt langs elementet af belysningsarmaturet og i som i brug støder op til panelet, og
      hvor flangen omfatter et materiale, der er anbragt til i brug af hæmme passage af ild i et
      område mellem flangen og panelet.
      …”
markedsføringen af produkterne
det fremgår af en erklæring af 21. september 2006 fra “cens lighting”, som er et
taiwanesisk belysningsmagasin, der udkommer fire gange om året til brug for købere af
belysningsarmaturer, og som benyttes af kinesiske producenter, at:
      ”the product of ”fire‐rated downlight” of vertex lighting and electrical
      co., ltd, [liangju wus produkt] was published on page 171 of september issue of
      ”cens lighting” on september 25th, 2004; and on page 44 and 113 of december issue of
      “cens lighting” on november 18th, 2004.”
den 23. november 2006 skrev scan products til unelco, at unelco’s produkt f 1560
krænkede scan products produkt sl1220, som rd europe havde ansøgt om europæisk
patent på, og som scan products har eneret til at forhandle i skandinavien.
                                                7
       unelco bestred i mail af 5. december 2006 at have krænket nogen krænkelse og gjorde
gældende, at scan products ikke kunne opnå patent på opfindelsen, da den havde været
almindelig kendt længe, førend rd europe havde ansøgt om patentet. unelco havde
forhandlet f 1560 siden efteråret 2005, og unelcos leverandør havde selv patent på
produktet.
forklaringer
torben brand har forklaret, at han er direktør i scan products. han driver også en el‐in‐
stallatørvirksomhed i sønderjylland, hvorigennem han mødte kaj momme, som er revisor.
visionen for scan products er at forhandle produkter, som er certificeret af tredjemand, såle‐
des at der findes en ordentlig dokumentation for, at produkterne er i orden. han ejer 50 % af
virksomheden. kaj momme ejer den anden halvdel. scan products sælger også andre pro‐
dukter, men deres fokusområde er downlights.
       det er deres samarbejdspartner i england, som har patenterne, og det er også dem,
som får lamperne produceret i kina. sl 1220 startede med, at han havde nogle idéer til
produkter. hans fætter arbejdede i shanghai, og sammen fik de realiseret disse produkter i
shanghai. de besøgte en del virksomheder for at finde en kinesisk samarbejdspartner. de
mødte i den forbindelse en kinesisk producent, som havde samme idéer som han selv, og
som allerede havde udviklet produktet. han tog produktet med hjem og fik demko til at
teste det.
       han opdagede, at unelco forhandlede et tilsvarende produkt, da han i el‐
installatørvirksomheden fik besøg af en sælger, som viste ham unelcos produkt. efter hans
mening er der en del ligheder, når man sammenligner lamperne, men også enkelte forskelle,
men for en lægmand vil lamperne fremtræde ens.
michael søborg har forklaret, at unelco blev stiftet omkring år 1976. han startede i virksom‐
heden i 1986 og er i dag direktør og ejer. virksomheden er belysningsgrossist og har en
kundegruppe bestående af el‐installatører, skiltefabrikanter og entreprenører. i 2002 forsøgte
de selv at lave et produkt svarende til f1560, idet de selv forsøgte at finde en afdækning på
bagsiden af lampehuset, så temperaturen ikke blev for høj. i april – maj 2005 på en messe i
                                                  8
milano samlede de brochurer sammen, herunder fra vertex lighting. de fik de første prøver
hjem i november 2005, ikke kun af f1560, men også af andre varianter af downlights. de
endte med at markedsføre f1560, da den kunne godkendes.
       han begyndte at markedsføre f1560 i foråret 2006, da de var færdige med at teste
lampen, og bestilte 10.000 lamper hjem. de kom i to omgange, første gang omkring marts
2006. lamperne blev solgt via deres hjemmeside, og deres sælgere viste lamperne til el‐in‐
stallatører. de har ikke sendt særligt brochuremateriale ud. ham bekendt var der på det
tidspunkt ikke andre tilsvarende produkter på markedet. han blev først senere bekendt
med scan products lampe sl 1220.
       da han fik brev fra scan products advokat om, at unelco skulle have overtrådt scan
products’ rettigheder, tog han kontakt til sin leverandør og fik oplysningerne om de
kinesiske patenter, som han gav videre til scan products. han foretog sig ikke yderligere, og
fortsatte med at markedsføre produktet.
       erklæringen fra cens lighting fik han tilsendt, efter at han havde rettet henvendelse
til tidsskriftet i løbet af 2008 og spurgt, om de havde dokumentation for, hvornår der havde
været annonceret for produktet. cens er et belysningsmagasin som alle og enhver kan
annoncere i.
parternes synspunkter
scan products advokat har gjort gældende, at unelcos udnyttelse af produktet f1560, krænker
scan products’ eneret ifølge brugsmodelregistreringerne, således at udnyttelsen må
forbydes.
       unelco har bevisbyrden for, at scan products’ brugsmodelregistreringer savner nyhed
og derfor er ugyldige. de påberåbte patentskrifter indeholder ikke oplysninger, som er
nyhedsskadelige for scan products, og som kan føre til brugsmodelregistreringernes
ugyldighed. det karakteristiske ved scan products’ produkt er den tilstødende flange og det
brandhæmmende materiale. der fremgår intet af det newzealandske patent om en
afdækning af brandsikkert materiale, og det samme gælder med hensyn til liangju wus
patentrettigheder. det bestrides, at nogen af de kinesiske ansøgninger er nyhedsskadelige.
                                                 9
       det må derudover kunne lægges til grund, at patentmyndighederne i danmark har
gjort deres arbejde ordentligt. havde disse fundet de kinesiske og newzealandske pa‐
tentrettigheder relevante, ville de ikke have registreret scan products brugsmodeller.
       unelco har ved sin snyltning på scan products produkt sl 1220 i hvert fald handlet i
strid med god markedsføringsskik.
unelcos advokat har gjort gældende, at scan products produkt sl 1220 og det europæiske
patent, som brugsmodelregistreringerne er forgrenet fra, savner den nyhedsværdi, der er
betingelsen for, at der kan foretages registrering. nyhedskravet omfatter brugsmodellovens
krav om nyhed i § 5 og kravet om objektiv global nyhed, jf brugsmodellovens § 8, hvorefter
opfindelsen tydeligt skal adskille sig fra, hvad man allerede er bekendt med.
       de to produkter og det newzealandske patent har samme overordnede formål, at gøre
lamper til indbygning brandhæmmende. det fremgår således af wu’s oprindelige patent
med prioritetsdato i 2004, at der er tale om en indbygningslampe, som har et brandsikkert
hus. det er rigtigt, at der er fokus også på det forhold, at man i toppen af huset har et
brandsikkert emne, der hindrer gennemtrængning af ild; men brandsikringen af selve huset
går ifølge tegningen også ud i flangen. tilsvarende gør sig gældende i de tre kinesiske
patenter. brandsikringen rækker også ned i flangen og brandsikrer dermed også den del af
lampen, som går op mod hullet/loftet. alle patenterne rummer implicit og i udviklet form
det forhold, at der er et opsvulmende materiale i toppen, som vil slutte tæt til ved brand,
således at der ikke kan opstå en situation med gennemtrængning af ild. selve det
opsvulmende brandhæmmende materiale er kendt i forvejen, og om scan products måtte
flytte det opsvulmende materiale fra det ene sted til det andet i lampen, er uden betydning
for opfindelsens nyhedsværdi.
       det må også efter erklæringen fra cens lighting lægges til grund, at unelcos
markedsføring har været først i tid, således at unelco allerede af denne grund ikke ved sin
markedsføring har handlet i strid med markedsføringsloven. hertil kommer at michael
søborg, straks han blev mødt med kravet fra scan products, tog kontakt til sin
samarbejdspartner for at være sikker på at alt var korrekt. scan products har i øvrigt ikke
dokumenteret noget tab.
                                                10
sø‐ og handelsrettens afgørelse:
retten finder, at der er afgørende ligheder mellem det newzealandske patentkrav fra 1994
og scan products’ brugsmodelkrav: således er der i begge tilfælde tale om en opfindelse af
afdækning til belysningsarmatur, som er beregnet til montering i et panel, og som omfatter
dels en flange, dels et materiale, som er anbragt med henblik på at hæmme ild i området
mellem flangen og det tilstødende panel, herunder ved anvendelse af et opsvulmende
materiale.
      på denne baggrund findes de væsentlige karakteristika i brugsmodelkravet i scan
products brugsmodelregistreringer bm 2006 00294 og 00295 i forvejen at være kendt fra
patentkravet       i  det    newzealandske       patent,      således  at    scan      products’
brugsmodelregistreringer savner nyhed. hertil kommer, at også liangju wus kinesiske
patenter, 0420046935 cn, 0420083156 cn og 520003255 cn og det afledte engelske patent
gb 2 430 729 b er udtryk for en ganske tilsvarende opfindelse.
      retten tager derfor unelcos selvstændige påstand om ophævelse af scan products
brugsmodelregistreringer bm 2006 00294 og bm 2006 00295 til følge.
      det lægges til grund, at unelco første gang markedsførte sit produkt f 1560 i marts
måned 2006, og scan products findes ikke findes at have dokumenteret, at sl 1220 var
markedsført forud for dette tidspunkt. allerede af denne grund frifindes unelco for
overtrædelse af god markedsføringsskik, og unelco frifindes således i det hele for scan
products påstande.
      scan products skal efter sagens resultat betale unelco 40.000 kr. i sagsomkostninger,
heraf 500 kr. til dækning af unelcos retsafgift og resten til dækning af udgiften til advokat.
                               thi kendes for ret
scan products d t aps’ brugsmodelregistreringer br 2006 00294 og br 2006 00295 ophæves
      unelco a/s frifindes.
      scan products d t aps skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale unelco a/s
40.000 kr. i sagsomkostninger.
                       11
otto raben michael b. elmer                 leif rørbøl
             (retsformand)
                  (sign.)
                  ___ ___ ___
           udskriftens rigtighed bekræftes
           p.j.v. sø‐ og handelsretten, den
