v0024000 - asn
                                    udskrift
                                        af
                     sø- & handelsrettens dombog
                                   ____________
den 22. december 2006 blev af retten i sagen
v-24-05
aktieselskabet af 21. november 2001
(advokat claus barrett christiansen)
   mod
e. tjellesen a/s
(advokat jan erik kornerup jensen v/advokat simon hauch)
afsagt sålydende
                                      d o m:
indledning og påstande
sagen drejer sig om, hvorvidt rettighederne til varemærket exit er overdraget
til sagsøgeren, aktieselskabet af 21. november 2001 (aktieselskabet), og om et
eventuelt krav på erstatning og vederlag mod sagsøgte, e. tjellesen a/s (e. tjel-
lesen), er bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse.
aktieselskabet har nedlagt påstand om, at e. tjellesen til aktieselskabet skal
betale 100.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 31. januar
2005.
e. tjellesen har nedlagt påstand om frifindelse.
                                           - 2 -
sagsfremstilling
aktieselskabet er et selskab i bestseller-koncernen. koncernen omfatter blandt
andet selskaberne mthp a/s og bestseller holding a/s, der blev stiftet ved en
spaltning af holdingselskabet af 25/3 1983 a/s.
bestseller a/s er en dansk tøjproducent, der forhandler sit tøj under forskellige
varemærker, herunder varemærket exit, der henvender sig til børn og unge.
varemærket exit er registreret for alle varer i klasse 25.
e. tjellesen er producent af parfumeartikler. i januar 1997 søgte e. tjellesen om
registrering af varemærket ”exit” i klasse 3, der omfatter parfumerivarer mv.
varemærket blev registreret den 7. februar 1997. e. tjellesen begyndte i 1998
at anvende varemærket exit i sin markedsføring i forbindelse med salg af toilet-
artikler i en række varehuse, herunder kvickly.
i brev af 12. april 1999 anmodede holdingselskabet af 25/3 1983 a/s patent- og
varemærkestyrelsen om at ophæve e. tjellesens varemærke, hvilken anmodning
styrelsen imødekom i afgørelse af 3. november 2000. e. tjellesen påklagede op-
hævelsen, som imidlertid blev stadfæstet af patentankenævnet den 28. oktober
2002. denne afgørelse blev ikke indbragt for domstolene, hvorefter e. tjellesens
varemærke blev udslettet af varemærkeregisteret den 21. marts 2003.
i en spaltningsplan underskrevet den 17. januar 2001 med spaltningsdato den 1.
august 2000 blev holdingselskabet af 25/3 1983 a/s spaltet i to nye selskaber,
der fik navnene mthp a/s og bestseller holding a/s. af spaltningsplanen frem-
går blandt andet:
”1.            spaltningens gennemførelse
1.1.           spaltningen gennemføres ved, at samtlige aktiver og gæld i holdingselska-
               bet af 25/3 1983 a/s overføres til to nystiftede selskaber, hvorefter det
               overdragende selskab ophører uden likvidation, således som det fremgår af
               vedlagte udkast til regnskabsopstilling og åbningsbalance.
               …”
den i spaltningsplanen omtalte regnskabsopstilling og åbningsbalance er ikke
fremlagt under sagen.
af aftale dateret 21. december 2001 indgået mellem mthp a/s og aktieselskabet
om overdragelse af varemærker fremgår blandt andet:
                                           - 3 -
”1.           baggrund
1.1           ved spaltningen af holdingselskabet af 25/3 1983 a/s [] blev samtlige va-
              remærker overført til mthp a/s. ….
2.            genstand
2.1           overdragelsesaftalen omfatter samtlige de varemærker, der tilhører mthp
              a/s i danmark, eu og alle øvrige lande, uanset om varemærkerne er regi-
              streret, under registrering eller blot taget i brug (i det følgende kaldet ”va-
              remærkerne”).
2.2           overdragelsesaftalen omfatter tillige de verserende sager vedrørende va-
              remærkerne med registreringsmyndighederne eller tredjemand, herunder
              de verserende krænkelsessager.       ….”
i brev af 27. marts 2003 anmodede advokat kjeld skov e. tjellesen ved advokat
jan erik kornerup jensen om at få oplyst, hvor stor en omsætning e. tjellesen
havde haft på produkter med varemærket exit, ligesom der blev fremsat krav
om erstatning.
brevet blev besvaret af advokat kornerup jensen i brev af 2. maj 2003, hvoraf
blandt andet fremgår, at exit-serien blev påbegyndt solgt i september 1998 og
udfaset i løbet af 2001, og at der bortset fra salg af et restparti i begyndelsen af
2002 ikke havde fundet salg og markedsføring sted siden 2001. advokaten oply-
ste videre, at årsagen til, at patentankenævnets afgørelse ikke var blevet ind-
bragt for sø- og handelsretten, var, at e. tjellesen ikke længere havde interesse
i mærket. endelig afviste advokaten, at e. tjellesen skulle have pådraget sig no-
gen form for erstatningsansvar.
det restparti, der er omtalt brevet af 2. maj 2003, blev annonceret i kvicklys til-
budsavis for uge 14 (2.-6. april 2002).
efter advokat kornerup jensens afvisning af erstatningskrav skete der ikke vide-
re i sagen i 1 år og 9 måneder. herefter blev der udtaget stævning den 31. ja-
nuar 2005.
aktieselskabet fremsatte under sagens forberedelse begæring om, at sø- og
handelsretten pålagde e. tjellesen at fremkomme med oplysninger om salgstal
samt -pris for exit-produkter fra e. tjellesen i perioden 1. januar 2001 til 31.
december 2005. endvidere ønskedes oplyst, hvorvidt de exit-produkter der blev
udbudt i kvicklys tilbudsavis for uge 14, var købt som et restparti, og om e. tjel-
lesen havde bidraget til markedsføringen af kvicklys tilbudsavis.
                                         - 4 -
i en e-mail af 19. april 2006 fra per sjøqvist, juridisk direktør i coop danmark
a/s, til aktieselskabets advokat oplyste per sjøqvist, at de exit-varer, der blev
udbudt i kvicklys tilbudsavis for uge 14 var købt som et restparti, og at e. tjelle-
sen ikke havde ydet noget tilskud til coop danmark a/s´ markedsføring af oven-
nævnte tilbudsavis.
editionsbegæringen blev senere frafaldet, ligesom aktieselskabet under sagen
har frafaldet at afhøre vidner fra coop danmark a/s til nærmere belysning af e.
tjellesens omsætning.
forklaringer
daniela gomig-hansen har forklaret, at hun er virksomhedsjurist i bestseller-
koncernen.
i 2000 var holdingselskabet af 25/3 1983 a/s indehaver af exit-varemærket.
holdingselskabet blev spaltet, og varemærket blev overdraget til mthp a/s og
senere videreoverdraget til aktieselskabet, der i dag varetager alle varemærker-
ne. meningen med aftalen om overdragelse af varemærkerne var at overdrage
alle rettigheder til varemærkerne, herunder alle verserende sager vedrørende
varemærker. de havde på daværende tidspunkt ca. 10 andre verserende sager.
der foreligger ikke sideaftaler til overdragelsesaftalen. hun kan ikke huske, om
krav vedrørende krænkelsessager var medtaget i regnskaberne.
de vidste ikke noget om tidspunktet for e. tjellesens markedsføring af exit-
produkterne, før de modtog brevet af 2. maj 2003 fra advokat jan erik kornerup
jensen. det var tilfældigt, at hun fandt tilbudsavisen, som hun sendte til advokat
kjeld skov i maj 2002. sagen lå hos advokat skov, da det var ham, der kørte
krænkelsessagen mod e. tjellesen. de aftalte, at når ankesagen vedrørende op-
hævelse af registreringen var sluttet, ville de fortsætte erstatningssagen, da va-
remærket var krænket. hun sendte den originale tilbudsavis til kjeld skov. ori-
ginalen blev efterfølgende væk, hvorfor de rekvirerede en ny fra det kongelige
bibliotek. hun har ikke kendskab til, at e. tjellesen har markedsført produktet
senere end april 2002.
grunden til, at der ikke blev fulgt hurtigere op på sagen, var, at hun gik på bar-
selsorlov, hvorefter den vikar, der var ansat i hendes stilling, selv gik på barsels-
orlov. sagen lå ikke øverst i hendes bunke, men det var aldrig på tale at opgive
kravet mod e. tjellesen.
                                            - 5 -
parternes argumenter
aktieselskabet har anført, at det af spaltningsplanen af 17. januar 2001 og
overdragelsesaftalen af 21. december 2001 fremgår, at rettighederne til vare-
mærkerne er overdraget til aktieselskabet. af aftalens punkt 2.2. fremgår det
videre, at også verserende sager blev overdraget, hvilket er blevet bekræftet af
daniela gomig-hansen, der har oplyst, at denne sag ikke var den eneste verse-
rende på daværende tidspunkt. aktieselskabet må på denne baggrund antages
at være rette sagsøgte.
der skal ikke under denne sag ske en prøvelse af, om e. tjellesens varemærke
krænker aktieselskabets, idet dette er afgjort ved patentankenævnets upåanke-
de afgørelse.
med hensyn til passivitet har aktieselskabet undladt at forfølge sit krav fra den
2. maj 2003, hvor advokat kornerup jensen afviste erstatningskravet, og indtil
stævning blev udtaget 1 år og 9 måneder senere. e. tjellesen har imidlertid ikke
indrettet sig i tillid til, at erstatningskravet ikke blev fulgt op, og e. tjellesen er
ikke blevet stillet ringere, fordi aktieselskabet ventede med at udtage stævning.
endvidere var e. tjellesen i hvert fald fra den 3. november 2000, hvor patent- og
varemærkestyrelsen traf afgørelse om at ophæve registreringen af e. tjellesens
varemærke, i ond tro om, at der skete en krænkelse af aktieselskabets ret. af
den grund er der derfor heller ikke indtrådt passivitet. hvis der statueres passivi-
tet, får det karakter af en kortere forældelsesfrist end den, der følger af 1908-
loven.
erstatningskravets størrelse er ansat skønsmæssigt, da aktieselskabet ikke har
haft oplysninger om størrelsen af salget og dækningsbidraget. under forberedel-
sen af sagen har aktieselskabet forsøgt at fremprovokere disse oplysninger. e.
tjellesen har imidlertid ikke medvirket til at fremskaffe oplysningerne, og dette
må komme e. tjellesen til skade, således at aktieselskabets skøn lægges til
grund.
med hensyn til kravet på vederlag skal der ikke dokumenteres noget tab, da der
skal tilkendes et rimeligt beløb for udnyttelsen af varemærket.
vedrørende indsigelsen om forældelse er dette reguleret i 1908-loven. forældel-
sesfristen begyndte i denne sag at løbe den 21. marts 2003, hvor e. tjellesens
varemærke blev udslettet af varemærkeregisteret, og aktieselskabet med rime-
lighed havde anledning til at gøre kravet gældende. stævning blev udtaget i ja-
                                        - 6 -
nuar 2005. da e. tjellesen ikke har fremlagt oplysninger om, hvordan salget for-
delte sig, må dette komme e. tjellesen til skade, således at det lægges til grund,
at forældelse ikke er indtrådt på nogen del af salget.
e. tjellesen har anført, at aktieselskabet ikke er rette sagsøger, da det ikke er
dokumenteret, at et eventuelt krav på erstatning og vederlag i henhold til den
påståede krænkelse, der ligger før spaltnings- og overdragelsesaftalen, er over-
ført til aktieselskabet.
kravet er endvidere bortfaldet som følge af passivitet. e. tjellesen har på intet
tidspunkt erkendt, at der er sket en krænkelse, men har tværtimod bestridt, at
der skulle foreligge erstatningspligt. dette er senest gjort klart for aktieselskabet
i brevet af 2. maj 2003, hvorefter der er gået 1 år og 9 måneder, uden at aktie-
selskabet har foretaget sig noget. aktieselskabet har talrige gange truet e. tjel-
lesen med at gøre et krav gældende. i en sådan situation skærpes kravet til, at
man følger op på sine trusler, hvis man vil fastholde sin ret. aktieselskabet har
derfor ved sin handlemåde stiltiende accepteret e. tjellesens afvisning af at væ-
re erstatningspligtig, og e. tjellesen har indrettet sig i tillid hertil.
aktieselskabet har endvidere under sagens forberedelse erkendt, at selskabet
havde accepteret e. tjellesens afvisning af erstatningspligt. det fremgår således
af processkrift i, at ”sagsøgers forudsætninger for i første omgang ikke at forføl-
ge krav om vederlag og erstatning [] er bristede”.
der er endvidere ikke fremkommet nye oplysninger, der kan begrunde, at aktie-
selskabet på ny fremsætter et krav, som tidligere er blevet opgivet. aktieselska-
bet var således fuldt ud bekendt med markedsføringen i kvicklyavisen, og e.
tjellesen har igennem hele sagsforløbet afgivet korrekte oplysninger om sit salg
af exit-produkterne.
vedrørende det fremsatte krav på erstatning har aktieselskabet ikke godtgjort at
have lidt noget tab. når der ikke foreligger nogen nærmere redegørelse for
sammensætningen af kravet, eller dokumentation for tabet i øvrigt, er der ikke
noget grundlag, som et eventuelt skøn kan baseres på. aktieselskabet kan end-
videre ikke antages at have lidt noget tab på grund af markedsforstyrrelse, da
der ikke var tale om konkurrerende produkter, idet parterne solgte henholdsvis
tøj og kosmetikprodukter.
aktieselskabet har ved at frafalde sin editionsbegæring og afhøring af vidner
undladt at benytte de muligheder, man havde for at fremskaffe oplysninger om
                                            - 7 -
e. tjellesens salg af exit-produkter. dette må komme aktieselskabet og ikke e.
tjellesen til skade.
den del af aktieselskabets krav, der støttes på krænkelser, der ligger mere end
5 år forud for sagens anlæg den 31. januar 2005, må endvidere antages at være
forældet.
rettens begrundelse og resultat
ved aftale af 21. december 2001 overdrog holdingselskabet af 25/3 1983 a/s
det i klasse 25 registrerede varemærke exit til aktieselskabet. af aftalen frem-
går, at overdragelsen også omfattede de verserende krænkelsessager. af danie-
la gomig-hansens forklaring fremgår, at overdragelsen tillige omfattede rettig-
heder i tilknytning til varemærket. på denne baggrund finder retten, at aktiesel-
skabet er indtrådt i et eventuelt krav mod e. tjellesen og derfor er rette sagsø-
ger.
den 28. oktober 2002 stadfæstede ankenævnet for patenter og varemærker pa-
tent- og varemærkestyrelsens afgørelse om, at der skulle ske ophævelse af e.
tjellesens varemærke exit, registreret i klasse 3. denne afgørelse blev ikke ind-
bragt for domstolene. uagtet begrundelsen for den manglende indbringelse fin-
des e. tjellesens brug af varemærket exit derfor at være en krænkelse af aktie-
selskabets varemærkeret.
aktieselskabet anvendte sit varemærke i forbindelse med salg af børnetøj, mens
e. tjellesen anvendte sit (samme) varemærke for parfumerivarer. det eventuelle
tab, som e. tjellesens salg måtte have medført, vil derfor alene kunne have væ-
ret i form af markedsforstyrrelse. da aktieselskabet ikke har godtgjort et sådant
tab, findes dette selskab ikke at have krav på erstatning. derimod findes aktie-
selskabet at have krav på et vederlag for den uberettigede brug af varemærket.
i mangel af oplysninger om procentsatsen for licens fastsættes vederlaget til
50.000 kr. med tillæg af renter fra 31. januar 2005.
da e. tjellesen siden den 3. november 2000, hvor patent- og varemærkestyrel-
sen traf afgørelse om ophævelse af e. tjellesens varemærke, har været bekendt
med, at markedsføringen af parfumerivarer under varemærket exit var i strid
med aktieselskabets varemærkerettigheder, og da e. tjellesen ikke kan antages
at have indrettet sig i tillid til, at aktieselskabet havde opgivet kravet, finder ret-
ten ikke, at aktieselskabets krav er bortfaldet som følge af passivitet.
                                         - 8 -
under henvisning til, at e tjellesen ikke har oplyst nærmere om, hvornår mar-
kedsføringen af virksomhedens exit-produkter fandt sted, finder retten det ikke
godtgjort, at forældelse er indtrådt for nogen del af krænkelserne af aktieselska-
bets varemærkeret.
efter sagens omfang og udfald skal e. tjellesen til aktieselskabet betale 10.000
kr. i sagsomkostninger samt 500 kr. til dækning af retsafgift.
                                 thi kendes for ret:
inden 14 dage betaler e. tjellesen a/s til aktieselskabet af 21. november 2001
50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 31. januar 2005.
inden for samme frist betaler e. tjellesen a/s i sagsomkostninger til aktiesel-
skabet af 21. november 2001 10.000 kr. til dækning af udgifter til advokat og
500 kr. til dækning af retsafgift.
jette gemzøe                     mette christensen            hans jørgen nielsen
                                        (sign.)
                                     ___ ___ ___
                         udskriftens rigtighed bekræftes
                          p.j.v. sø- og handelsretten, den
