- jen
                                           udskrift
                                                 af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                      som berigtiget, jf. retsbog
                                          af 24. juni 2011
                                             dom
afsagt den 15. juni 2011 af sø- og handelsretten sammensat af michael b. elmer (retsformand) og de
sagkyndige medlemmer john tyrrestrup og anders madsen
t-2-10                                      stork townsend, inc.
                                            (advokatfuldmægtig rikke bjerre-nielsen nybroe )
                                            mod
                                            ankenævnet for patenter og varemærker
                                            (advokat anders lotterup)
påstande
under denne sag, der er anlagt den 10. februar 2010, har stork townsend inc. (i det følgende:
stork) påstået ankenævnet for patenter og varemærker (i det følgende: patentankenævnet)
dømt til at anerkende, at patentankenævnets afgørelse af 10. december 2009 (i det følgende:
afgørelsen) skal omgøres, og at alle betingelser for genoprettelse i patentlovens § 72 er op-
fyldt, således at det tillades, at patent dk/ep 1513407 (i det følgende: patentet) genoprettes
mod, at stork betaler manglende årsgebyr med tillæg af 20 procent.
       patentankenævnet har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning af sagen til fornyet be-
handling og afgørelse.
sagens forløb
                                                       -2-
patentet blev indleveret til registrering den 25. marts 2003 og udstedt den 25. oktober 2006.
det 5. årsgebyr forfaldt med udgangen af marts 2007. betaling mod forhøjet gebyr skulle ske
inden udgangen af september 2007.
       idet gebyret ikke blev betalt rettidigt, bekendtgjorde dansk patenttidende for den 12.
november 2007, at patentet var bortfaldet.
       patent- og varemærkestyrelsen sendte den 13. marts 2008 meddelelse til storks beta-
lingsformidler computer patent annuities limited, england (i det følgende: cpa), om, at
patentet var bortfaldet på grund af manglende betaling af det 5. årsgebyr.
       cpa sendte ved brev af 5. april 2008 meddelelse herom til stork i usa.
       stork oplyste i brev af 9. maj 2008, at stork ved en fejl havde indtastet den første dato,
hvor cpa skulle betale årsgebyr for patentet som den 25. marts 2008, hvor betalingsdatoen
rettelig skulle have været den 25. marts 2007. idet stork påtog sig det fulde ansvar for fejlen,
anmodede stork cpa om at ansøge om genoprettelse af patentet.
       ved brev af 2. juni 2008 anmodede nordic patent service på vegne stork patent- og va-
remærkestyrelsen om at genoprette patentet og trække genoprettelsesgebyret på 3.000 kr. på
nordic patent services konto i styrelsen. brevet angav tillige at være sendt pr. fax, men der
er ikke fremlagt nogen kvittering for afsendelsen pr. fax, og patent- og varemærkestyrelsens
eksemplar af brevet bærer et modtagelsesstempel med datoen den 4. juni 2008.
       den 17. marts 2009 afslog patent- og varemærkestyrelsen begæringen med følgende
begrundelse:
       ”in letter of 2 june 2008 you have requested a re-establisment of the european patent. the
       patent has lapsed due to the non-payment of the 5th annuity fee in 2007. the 5th annuity
       fee was due for payment with addition on 30 september. according to the danish patents
       act section 72 a request for re-establisment shall be filed within 2 month from removal of
       the obstacle causing non-observance of the time limit though not later than 1 year after
       the expiry of the time limit. furthermore the omitted act shall be completed and the fee
       for re-establisment of rights shall be paid within the same limits.
              from your letter and the enclosed statement from stork townsend inc it is not
       clear when the obstacle causing non-observance of the time limit was removed. however
       the final time limit of 1 year expired on 30 september 2008.
              with your letter of 2 june 2008 you ask the patent and trademark office to deduct
       the fee for re-establishment of dkk 3000 from you deposit account. however you have
       not paid the 5th annuity fee and therefore the omitted act has not been completed within
       the final time limit. it is not possible to evaluate whether the request for re-establishment
       has been filed within the time limit of 2 months.
                                                      -3-
              since the omitted act (payment of the 5th annuity fee) has not been completed
      within the time limits in section 72 in the danish patent act your request for re-
      establishment is refused…”
nordic patent service påklagede ved brev af 15. maj 2009 på vegne stork afgørelsen til pa-
tentankenævnet.
      patent- og varemærkestyrelsen afgav den 16. juni 2009 følgende uddybende udtalelse:
      ”sagen vedrører overskridelse af fristen for betaling af det 5. årsgebyr. fristen for beta-
      ling af dette årsgebyr med forhøjelse udløb den 30. september 2007. styrelsen modtog
      den 4. juni 2008 en anmodning om genoprettelse. med anmodningen fulgte betaling af
      genoprettelsesgebyret samt en kortfattet redegørelse for overskridelse af fristen. imidler-
      tid blev der ikke samtidigt med anmodning om genoprettelse indbetalt det manglende
      årsgebyr. da det er et absolut krav ifølge patentlovens § 72, at den ”undladte handling”,
      hvilket i dette tilfælde var betalingen af 5. årsgebyr, foretages inden for fristerne i § 72,
      afviste patent- og varemærkestyrelsen anmodningen om genoprettelse.
              i klagen gøres det gældende, at en assistent hos fuldmægtig nordic patent service i
      forbindelse med genoprettelsessagen angiveligt havde en telefonsamtale med en medar-
      bejder i patent- og varemærkestyrelsen. under denne samtale skulle denne medarbejder
      have sagt, at de manglende årsgebyr for 5. og 6. år skulle betales, hvis sagen blev genop-
      rettet. der er i patent- og varemærkestyrelsen ikke udarbejdet telefonnotat om en sådan
      samtale, og det er ikke oplyst, hvem i styrelsen assistenten i givet fald skulle have talt
      med.
              styrelsen skal dog bemærke, at ordlyden i patentlovens § 72 om genoprettelse er
      klar vedrørende de formelle betingelser for genoprettelse. der gælder således en ufravi-
      gelig 2 måneders frist til at indlevering af anmodning om genoprettelse, og patentansø-
      ger/patenthaver skal indenfor udløbet af denne frist indbetale et genoprettelsesgebyr
      samt foretage den undladte handling, hvilket i denne sag var betaling af et årsgebyr. det
      er styrelsens opfattelse, at en professionel fuldmægtig ikke ved alene at henvise til egen
      opfattelse af en angivelig telefonsamtale med en unavngiven medarbejder hos patent- og
      varemærkestyrelsen, kan fritage sig for at kende lovgrundlaget.
              styrelsen fastholder derfor, at betaling af 5. årsgebyr burde være indbetalt inden
      for 2 måneders fristen.
              klager gør desuden gældende, at patent- og varemærkestyrelsen havde pligt til at
      overfor patenthaveren at påpege den manglende betaling, således at patenthaveren ville
      have været i stand til at korrigere denne fejl i rette tid.
              hertil skal patent- og varemærkestyrelsen bemærke, at det fremgår af den supple-
      rende redegørelse fra patenthaver dateret den 14. april 2009 til brug for anken, at denne
      fejlagtigt troede, at næste årsafgift forfaldt den 25. marts 2008, og at det først var ved for-
      søg på betaling på denne dato man erfarede, at patentet var bortfaldet. det fremgår des-
      uden, at betalingsfirmaet cpa i brev af 5. april 2008 orienterede patenthaver om, at pa-
      tentet var bortfaldet. det er herefter styrelsens opfattelse, at den hindring, som bevirkede
      fristoverskridelsen senest bortfaldt den 5. april 2008. dette medfører, at 2 måneders fri-
      sten udløb den 5. juni 2008. anmodningen om genoprettelse modtages således af patent-
      og varemærkestyrelsen dagen før fristens udløb. det er på den baggrund patent- og va-
      remærkestyrelsens opfattelse, at det i denne situation ikke kan forventes af styrelsen, at
      der samme dag som anmodningen om genoprettelse modtages, sendes meddelelse til
      fuldmægtig i sagen om, at det manglende årsgebyr forfalder dagen efter.
                                                    -4-
              styrelsen vurderer, at dette også er i overensstemmelse med princippet om ”good
      faith” ved epo´s boards of appeal. dette princip medfører, at hvis en mangel ved an-
      modningen om genoprettelse 1) let kan identificeres og 2) let kan bringes i orden inden for
      fristens udløb skal epo gøre opmærksom på manglen. praksis fra boards of appeal (bl.a.
      t 14/89, j 13/90 og j 41/92) viser, at princippet anvendes i sager, hvor anmodningen om
      genoprettelser blev modtaget henholdsvis 6 uger, 2 uger og 9 dage før fristens udløb, og
      hvor der således fortsat var tilstrækkelig tid til at henvende sig til patenthaver og anmode
      denne om at korrigere manglerne. disse sager findes derfor ikke relevante i denne sag,
      hvor anmodningen om genoprettelse først blev modtaget dagen før fristens udløb. styrel-
      sen kan i den forbindelse henvise til sagen ved boards of appeal j 13/90, hvorefter det
      ville være at strække princippet om good faith for vidt at forvente at myndigheden skal
      give ansøgeren en chance for at bringe anmodningen om genoprettelse i orden, hvis det
      er klart, at den undladte handling ikke kan foretages inden for fristen.
              patent- og varemærkestyrelsen henstiller på den baggrund til ankenævnet, at af-
      gørelsen stadfæstes, hvorefter betingelserne for genoprettelse i patentlovens § 72 ikke er
      opfyldt…”
patentankenævnets afgørelse af 10. december 2009 lyder således:
      ”af de af patent- og varemærkestyrelsen i afgørelsen af 17. marts 2009 og i den uddy-
      bende udtalelse af 16. juni 2009 anførte grunde tiltræder ankenævnet, at der ikke er
      grundlag for genoprettelse i den foreliggende sag. som følge heraf stadfæstes den påkla-
      gede afgørelse. …”
forklaringer
gerard van walstijn har forklaret, at han er indehaver af nordic patent service, som er euro-
pean patent attorneys, og som i foråret 2008 havde 4 ansatte, herunder achema lous-
willerup. nordic patent service havde af storks hollandske patentagent fået instruktion om
at oversætte og validere patentet i forbindelse med ansøgningen om udstedelse heraf. efter
udstedelsen skulle nordic patent service som registreret fuldmægtig for stork i patent- og
varemærkestyrelsen holde øje med, hvordan det gik med patentet og om nødvendigt vare-
tage storks interesser, men ikke varetage betaling af årsgebyrer mv.
      nordic patent service modtog ikke rykkere fra patent- og varemærkestyrelsen om, at
5. årsgebyr ikke var betalt rettidigt. i foråret 2008 blev de af storks hollandske patentagent
bedt om at undersøge proceduren for genoprettelse af patentet. nordic patent service havde
ikke tidligere medvirket til genoprettelse af patenter i danmark. han bad achema lous-
willerup om at undersøge procedurerne for genoprettelse, og det brev af 2. juni 2008, som
                                                -5-
nordic patent service sendte til patent- og varemærkestyrelsen med anmodning om genop-
rettelse, var udformet i overensstemmelse med de oplysninger om genoprettelsesprocedu-
ren, som achema lous-willerup gav ham.
achema lous-willerup har forklaret, at hun i dag arbejder som sagsbehandler i kriminalfor-
sorgen. hun er kontoruddannet i boligministeriet og har ikke nogen uddannelse inden for
patentområdet. som ansat i nordic patent service fra 1. december 2007 til 1. februar 2009 ud-
førte hun patentassistentopgaver og forfaldende administration. efter at gerard van walstijn
havde bedt hende undersøge procedurerne for genoprettelse af patenter i danmark, ringede
hun til patent- og varemærkestyrelsen. det var vanskeligt at komme til at tale med en med-
arbejder, der kunne give hende oplysninger herom. hun skrev et telefonnotat, da hun havde
fået fat i en medarbejder i ”kassen” hos patent- og varemærkestyrelsen, som havde vejledt
hende om genoprettelsesprocedurerne. hun anførte ikke navnet på den pågældende medar-
bejder og daterede heller ikke notatet. hun mener, at samtalen fandt sted primo maj 2008, og
at medarbejderen var en mand af anden etnisk oprindelse.
       hun læste i telefonen op for medarbejderen, at hun havde noteret, at der til genopret-
telse af patentet skulle indsendes en erklæring om, hvorfor betalingsfristen var overtrådt, at
der skulle betales genoprettelsesgebyr i forbindelse med anmodning om genoprettelse, og at
det 5. årsgebyr først skulle betales, hvis og når patentet blev genoprettet. herefter bekræfte-
de medarbejderen, at dette var rigtigt forstået. hun husker tydeligt samtalen, og de oplys-
ninger, hun fik, gav hun videre til storks hollandske patentagent i en mail af 5. maj 2008.
parternes synspunkter
stork har gjort gældende, at 2 måneders fristen i patentlovens § 72, stk. 1, må regnes fra den
14. april 2008, idet stork først da må antages at være blevet bekendt med den manglende be-
taling af gebyr, og det engelske postvæsen har oplyst, at den normale ekspeditionstid for
luftpost mellem england og usa er mellem 3-5 arbejdsdage. hertil kommer den oplyste
ekspeditionstid på 3-5 arbejdsdage, således at det næppe er realistisk, at stork kan have
modtaget brevet tidligere.
                                                  -6-
       det må efter achema lous-willerups vidneforklaring under strafansvar lægges til
grund, at patent- og varemærkestyrelsen, da hun søgte oplysninger om fremgangsmåden
ved genoprettelse, svigtede sin vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 11 og praksis fra
folketingets ombudsmand. vejledningspligten gælder også på områder, hvor der findes
lovgivning. i overensstemmelse med ombudsmandens praksis, hvorefter fejlagtig vejledning
medfører, at den myndigheden skal stille den berørte, som om myndigheden havde vejledt
korrekt, må stork i denne sag stilles på samme måde, som hvis patent- og varemærkestyrel-
sen korrekt havde vejledt om, at det 5. årsgebyr skulle betales ved fremsættelsen af anmod-
ningen om genoprettelse af patentet.
       stork har udvist fornøden omhu på trods af den enkeltstående tastefejl, som var grun-
den til, at det 5. årsgebyr ikke blev betalt. stork tog dog hurtigt initiativ til at rette op på fej-
len, da man blev bekendt med fejlen, sandsynligvis medio april 2008, hvorefter man bad sin
agent om at søge patentet genoprettet og i brev af 9. maj 2008 gav en redegørelse for, at den
manglende betaling skyldtes en beklagelig og enkeltstående fejl.
patentankenævnet har gjort gældende, at ingen af de to frister for frister for genoprettelse af
patenter i patentlovens § 72 er overholdt i denne sag.
       den absolutte 1 års frist, som under alle omstændigheder skal overholdes, regnes fra
sidste rettidige betalingsfrist for betaling af 5. årsgebyr med tillæg af 20 procent, dvs. den 30.
september 2007. først ved nordic patent services klageskrivelse til ankenævnet af 15. maj
2009 blev det forhøjede årsgebyr betalt, men da var 1 års fristen for længst udløbet.
       under alle omstændigheder er 2 måneders fristen i patentlovens § 72 overskredet.
mest korrekt ville det være at regne fristen fra den 14. marts 2008, hvor cpa fik en direkte
henvendelse fra patent- og varemærkestyrelsen om, at patentet var bortfaldet.
       under alle omstændigheder må fristen, sådan som også patentankenævnet har gjort
det, regnes fra 5. april 2008, hvor cpa orienterede stork om patentets bortfald.
       fristen udløb derfor i hvert fald den 5. juni 2008, som var dagen efter, at patent- og va-
remærkestyrelsen den 4. juni 2008 modtog anmodningen om genoprettelse af patentet. på
den baggrund må det være klart, at styrelsen ingen som helst reel mulighed havde for at
meddele nordisk patent service, at det 5. årsgebyr skulle betales senest den 5. juni 2008.
                                                   -7-
        der er ikke grundlag for at omgøre ankenævnets afgørelse under henvisning til, at pa-
tent- og varemærkestyrelsen skulle have givet urigtig vejledning til nordic patent services
medarbejder achema lous-willerup om fremgangsmåden ved genoprettelse. det er på in-
gen måde bevist, at patent- og varemærkestyrelsen skulle have givet urigtig vejledning om.
det er muligt, at achema lous-willerup har forstået den telefonsamtale, som hun angiveligt
har ført med styrelsen, på denne måde. men det må i givet fald bero på hendes egen misfor-
ståelse af de oplysninger, hun fik af styrelsen. den e-mail som achema lous-willerup har
sendt til den hollandske patentagent primo maj 2008, hvor den nævnte urigtige opfattelse
gengives, dokumenterer på ingen måde, at patent- og varemærkestyrelsen har vejledt urig-
tigt. det fejlagtige indhold må snarere bero på achema lous-willerups egen misforståelse,
idet hun ikke havde nogen uddannelse inden for patentområdet.
        selv hvis patent- og varemærkestyrelsen skulle have givet fejlagtig vejledning til nor-
dic patent service, kan dette ikke medføre, at bortfaldet af patentet skulle blive ugyldigt.
nordic patent service må som professionel rådgiver forudsættes selv at kende de relevante
regler på området, herunder indholdet af patentlovens § 72.
        man kan i øvrigt ikke med rimelighed kræve, at styrelsen på en enkelt arbejdsdag
skulle gennemgå brevet om genoprettelse, opdage fejlen og give meddelelse til nordic pa-
tent service om, at det 5. årsgebyr skulle betales senest den følgende dag. nordic patent ser-
vices egen sagsbehandling er da også foregået i et langsommere tempo.
        skulle retten give stork medhold i, at patent- og varemærkestyrelsen begik væsentlige
fejl i sagen, kan der højst ske hjemvisning af sagen til fornyet behandling og afgørelse.
sø- og handelsrettens afgørelse
efter patentlovens § 72, stk. 1, 2. pkt., skal begæring om genoprettelse indgives til patent-
myndigheden inden 2 måneder efter, at ansøgeren indså eller burde indse, at den pågælden-
de frist var overskredet. inden for samme frist skal ansøgeren efter § 72, stk. 1, 3. pkt., foreta-
ge den undladte handling og betale det for genoprettelse fastsatte gebyr.
        den undladte handling bestod i, at stork ikke havde betalt gebyret for det 5. gebyrår
rettidigt, jf. patentlovens § 8, stk. 5. dette gebyr er på 1.250 kr., jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse
om patent- og varemærkestyrelsens gebyrer, nu bekendtgørelse nr. 160 af 27. februar 2009.
                                                   -8-
efter bekendtgørelsens § 3, nr. 1, er gebyret for genoprettelse efter patentlovens § 72 på 3.000
kr. afslås en anmodning om genoprettelse, skal patent- og varemærkestyrelsen efter be-
kendtgørelsens § 29, stk. 2, nr. 1, 2.-3. pkt., tilbagebetale såvel genoprettelsesgebyret som an-
dre gebyrer, som er indbetalt i forbindelse med behandlingen af en begæring om genopret-
telse af et patent.
       det lægges i mangel af kvittering for afsendelse pr. fax til grund, at begæringen om
genoprettelse blev indgivet til patent- og varemærkestyrelsen den 4. juni 2008, jf. styrelsens
modtagelsesstempel på nordic patent services brev dateret den 2. juni 2008. det lægges
endvidere til grund, at nordic patent service i dette brev anmodede patent- og varemærke-
styrelsen om på nordic patent services konto i denne styrelse at trække genoprettelsesgeby-
ret på 3.000 kr., men ikke gebyret på 1.250 kr. for det 5. gebyrår.
       retten finder, at patent- og varemærkestyrelsen i forbindelse med modtagelsen af be-
gæringen om genoprettelse med hertil knyttet betaling af genoprettelsesgebyret ikke havde
pligt til at vejlede nordic patent service, om, at også gebyret for det 5. gebyrår skulle indbe-
tales. på dette tidspunkt kunne styrelsen ikke være sikker på, at 2 måneders fristen i patent-
lovens § 72, stk. 1, 2.-3. pkt., ikke allerede var udløbet, ligesom styrelsen måtte kunne gå ud
fra, at nordic patent service som professionel patentagent selv kendte gebyrreglerne i pa-
tentloven og den ovenfor nævnte bekendtgørelse.
       baggrunden for, at nordic patent service ikke indbetalte gebyret for det 5. gebyrår
sammen med begæringen om genoprettelse, var efter det oplyste en retsvildfarelse, idet
nordic patent service ved telefonsamtale med patent- og varemærkestyrelsen havde fået
den opfattelse, at dette gebyr først skulle betales, efter at patentet i givet fald var genoprettet.
       retten finder, at nordic patent service uanset indholdet af den nævnte telefonsamtale
selv må bære risikoen for sin vildfarelse. nordic patent service, som ikke havde erfaring fra
tidligere sager om genoprettelse af patenter, havde ikke selv foretaget nogen undersøgelse af
de ovenfor nævnte regler om genoprettelse i patentloven og bekendtgørelsen om patent- og
varemærkestyrelsens gebyrer og havde heller ikke skaffet sig rådgivning herom fra en ad-
vokat. vidnet achema lous-willerup har ikke været i stand til at oplyse dato og tidspunkt
for sin samtale, der angivelig skulle have fundet sted med en medarbejder af anden etnisk
herkomst i patent- og varemærkestyrelsens kasse, hvis navn hun heller ikke har kunnet op-
                                                   -9-
lyse. det har på grundlag af disse oplysninger ikke været muligt at føre den pågældende
medarbejder som vidne under denne sag.
       nordisk patent services retsvildfarelse som fuldmægtig for stork kan således ikke und-
tage stork fra den klare og ufravigelige lovregel i patentlovens § 72, stk. 1, 3. pkt., hvorefter
den, der begærer genoprettelse af et patent, inden for fristen for indgivelse af begæringen
herom ikke blot skal betale det for genoprettelse fastsatte gebyr, men tillige foretage den
undladte handling, her betale gebyret for det 5. gebyrår.
       idet betingelserne for genoprettelse herefter ikke er opfyldt, tages patentankenævnets
påstand til følge.
       efter sagens resultat skal stork betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til patentankenæv-
net til dækning af udgift til advokat.
                              thi kendes for ret
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
       stork townsend inc. skal inden 14 dage betale ankenævnet for patenter og varemær-
ker 25.000 kr. i sagsomkostninger. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
       john tyrrestrup                        michael b. elmer                 anders madsen
                                               (retsformand)
                                                (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                  udskriftens rigtighed bekræftes
                                  p.j.v. sø- og handelsretten, den
