v0140008 - kj
                           udskrift
                               af
               sø- & handelsrettens dombog
                          ____________
den 29. april 2005 blev af retten i sagen
v-140-02
novozymes a/s
(advokat karen dyekjær)
   mod
1) maxygen aps
2) torben halkier
3) jens sigurd okkels
4) anders pedersen
5) jan møller mikkelsen
6) christian hansen
7) lise abildgaard ryberg
 (advokat hans henrik skjødt for alle)
afsagt sålydende
                    k e n d e l s e:
i denne kendelse tages der stilling til, om behandlingen
af sagen, der er anlagt den 7. oktober 2002, skal fort-
sætte ved sø- og handelsretten, eller om sagen helt eller
delvist skal henvises til behandling ved østre landsret.
                            - 2 -
sagsøgeren, novozymes a/s (herefter novozymes), har på-
stået sagen fremmet i sin helhed ved sø– og handelsret-
ten.
de sagsøgte 1-7, maxygen aps, torben halkier, jens sigurd
okkels, anders pedersen, jan møller mikkelsen, christian
hansen og lise abildgaard ryberg (herefter de sagsøgte),
har principalt påstået sagen henvist til østre landsret
subsidiært alene for så vidt angår novozymes’ påstand 2
og 3.
henvisningsspørgsmålet er i medfør af retsplejelovens §
253 udskilt til særskilt behandling.
parterne og deres påstande under sagen
novozymes, der er en del af novo-koncernen, blev stiftet
som selvstændigt selskab i 2000. novozymes var under be-
tegnelsen ”enzyme business” tidligere en del af novo nor-
disk a/s. novozymes’ virksomhedsområde er bl.a. udvikling
af enzymer til brug for industrien, herunder medicinal-
virksomheder. novozymes har en betydelig forsknings- og
udviklingsafdeling.
alle de sagsøgte 2-7 er tidligere ansatte i ledende stil-
linger i ”enzyme business”. i april 1999 indgav de, bort-
set fra sagsøgte 2, der var fratrådt lidt tidligere, en
samlet opsigelse med henblik på at starte egen virksom-
hed.
novozymes har i stævningen nedlagt følgende påstande:
   1. sagsøgte 1-7 tilpligtes at anerkende at have hand-
      let i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 2
      henholdsvis § 10, stk. 4 ved at indlevere pct an-
                             - 3 -
       søgning pct/dk00/00371 samt eventuelt andre patent-
       ansøgninger med samme krav.
   2. sagsøgte 1-7 tilpligtes at anerkende, at novozymes
       er rette indehaver af opfindelsen angivet i sagsøg-
       tes pct -ansøgning nr. pct/dk00/00371, samt eventu-
       elle andre patentansøgninger vedrørende samme op-
       findelse, herunder andre patentansøgninger med
       samme krav.
   3. sagsøgte 1,2,3 og 4 tilpligtes i medfør af epc
       artikel 61 og uden udgift for novozymes at overføre
       den i påstand 1 nævnte ansøgning samt patentansøg-
       ninger, der er afledt fra den i påstand 1 nævnte
       ansøgning til novozymes, samt på samme måde i hen-
       hold til hertil svarende bestemmelser til novozymes
       at overføre eventuelle øvrige patentansøgninger el-
       ler patenter, der vedrører samme patentfamilie, som
       den i påstand 1 nævnte patentansøgning.
novozymes har forbeholdt sig at nedlægge påstand om er-
statning og forbud.
de sagsøgte har i svarskrift (ad formaliteten) - udover
henvisningspåstanden - med hensyn til novozymes’ påstand 2
for så vidt angår de sagsøgte 5-7 og med hensyn til på-
stand 3 for så vidt angår de sagsøgte 2-4 påstået afvis-
ning, og med hensyn til alle novozymes’ påstande for alle
de sagsøgtes vedkommende påstået frifindelse.
der har været yderligere skriftveksling om sagens formali-
tetsspørgsmål: novozymes har indgivet replik og et supple-
rende processkrift, og de sagsøgte har indgivet duplik.
der har været afholdt formalitetsprocedure.
                           - 4 -
sagsfremstilling
torben halkier (sagsøgte 2), jens sigurd okkels (sagsøgte
3) og anders pedersen (sagsøgte 4) var før opsigelsen
hver især ledere af forskellige afdelinger under området
protein discovery, ledet af funktionschef jan møller mik-
kelsen (sagsøgte 5), der var en del af ledelsesgruppen i
afdelingen for enzyme research (erma-gruppen). lise
abildgaard ryberg (sagsøgte 7) var chef for novo nordisks
patentafdeling, og christian k. hansen (sagsøgte 6) var
funktionschef i afdelingen for strategic research manage-
ment og ligeledes medlem af erma-gruppen.
i 1997 påbegyndte novo nordisk, enzyme business, et sam-
arbejde med den amerikanske virksomhed maxygen inc. om
”gene-shuffling”.
den 30. oktober 1998 havde novo nordisk, enzyme business,
indgivet 2 internationale patentansøgninger vedr. muta-
tion af gener. flere af de sagsøgte havde været involve-
ret i disse projekter, men ingen af de sagsøgte var op-
findere/medopfindere.
i de sagsøgte 3-7’s ansættelsesaftaler med novozymes er
der enslydende bestemmelser om tavshedspligt (§ 8), know-
how, ophavsret, opfindelser og elektronisk kommunikation
(§ 9), samt konkurrenceklausul (§ 10). af § 9.1 fremgår,
at novo nordisk har ejendomsret til al know-how og lig-
nende, som den ansatte udvikler under og som led i ansæt-
telsen. der henvises i § 9.1 til bilag 2 om ”immaterielle
rettigheder”, som i det væsentlige gentager, hvad der
fremgår af lov om lønmodtageres opfindelser.
de sagsøgte 2-7 startede i foråret 1999 egen virksomhed
og stiftede selskabet profound pharmaceuticals aps. der
blev i den forbindelse indgået aftale mellem novo nordisk
                            - 5 -
og de sagsøgte 3-7 om relaksation af deres konkurrence-
klausuler, således af de frit kunne drive konkurrerende
virksomhed. der blev ikke indgået aftaler om loyalitets-
forpligtelse eller parternes retsstilling efter markeds-
føringsloven.
i maj 1999 indgik profound pharmaceuticals a/s ”under om-
dannelse” en aftale, i henhold til hvilken novo nordisk
blev 5 % aktionær i profound pharmaceuticals.
den 25. februar 2000 indgik profound pharma a/s (nyt navn
for profound pharmaceuticals a/s) og novo nordisk en af-
tale, benævnt ”agreement”, der afløste aftalen fra maj
1999. aftalens formål var endeligt at gøre op med vilkå-
rene for de sagsøgte 3-7’s fratræden fra novo nordisk
samt at regulere det fremtidige forhold mellem de to sel-
skaber. i aftalens artikel 5 giver novo nordisk afkald på
enhver rettighed i relation til ansættelsesaftalernes be-
stemmelse om konkurrenceklausul. der er tvist mellem par-
terne om aftalens artikel 6, ”intellectual property
rights”, der er sålydende:
    ”notwithstanding anything to the contrary in article
    5 above, novo nordisk hereby waives its rights under
    the appendix entitled ”immaterielle rettigheder” at-
    tached to the above-mentioned employment contracts
    with the profounders, with respect to intellectual
    property rights made and/or filed in patent applica-
    tions by profound after may 1, 1999, provided none of
    the profounders have deliberately delayed, whilst
    still working for novo nordisk, the preparation
    and/or filing of any patentable rights belonging to
    novo nordisk with the intent of subsequently filing
    these in the name of profound, in their own personal
    name or in the name of any other party than novo
    nordisk.”
de sagsøgte har i svarskriftet gjort gældende, at ” ...
fortolkningen af artikel 6 vil være afgørende for nærvæ-
rende sag ...”, og at novozymes’ påstande 2 og 3 enten
skal afgøres efter denne aftale eller efter patentlovens
                           - 6 -
§ 1. i duplikken har de sagsøgte herom yderligere anført:
”således som sagsøgeren har præsenteret sagen indtil nu,
synes sagen udelukkende at skulle afgøres på baggrund af
parternes aftale af marts 2000 (bilag 6). ...”
efter at de sagsøgtes selskab profound pharma a/s var
blevet overtaget af maxygen inc. og havde ændret navn til
maxygen aps, sagsøgte 1, indgav selskabet med prioritet
fra den 7. juli 1999 en international patentansøgning
pct/dk00/00371 (wo 01/04287) med betegnelsen: ”a method
for preparing modified polypeptides.” som opfindere var
oplyst torben halkier (sagsøgte 2), jens sigurd okkels
(sagsøgte 3) og anders pedersen (sagsøgte 4).
det er novozymes’ opfattelse, at denne ansøgning ikke in-
deholder ny viden eller har opfindelseshøjde, og at den
ligner novozymes’ patentansøgninger fra efteråret 1998 og
i alt væsentligt består af fortrolig viden.
procedure
de sagsøgte har under formalitetsproceduren til støtte
for påstanden om henvisning af sagen til østre landsret
gjort gældende, at der fortrinsvis er tale om en patent-
sag, hvor landsretten er enekompetent, jf. patentlovens §
64, stk. 1, nr. 1. sagens hovedspørgsmål er ifølge novo-
zymes’ påstand 2 (påstand 3 er blot en fuldbyrdelsespå-
stand), hvem der har ejendomsretten til det omhandlede
patent. sagsfremstillingen i stævningen koncentrerer sig
i væsentlig grad om forholdet mellem parternes patentan-
søgninger. afgørende for afgørelsen af den foreliggende,
i teknisk henseende uhyre komplicerede tvist vil være en
sagkyndig vurdering i et syn og skøn, hvilket understre-
ger sagens patentretlige karakter.
                           - 7 -
novozymes har også nedlagt en påstand i relation til mar-
kedsføringslovens § 10, stk. 2 og 4 – en klassisk situa-
tion - men sagens substans er patentretlig. novozymes har
ikke besvaret de sagsøgtes provokation i relation til no-
vozymes’ anbringende om, at de sagsøgte skal have benyt-
tet novozymes’ konfidentielle viden i forbindelse med
indgåelse af kontrakter og samarbejdsalliancer. det er
derfor fortsat uoplyst, hvilke kontrakter og samarbejds-
alliancer, der skulle være tale om. der synes ikke at
være substans i dette anbringende.
markedsføringsloven er ikke af væsentlig betydning for
sagen, hvilket er en forudsætning for sagens behandling
ved sø– og handelsretten. novozymes’ påstand 1 vedrørende
markedsføringslovens § 10, stk. 2 og 4, er af underordnet
betydning for sagen og uden selvstændig retlig substans.
den optræder som et kamufleret anbringende til støtte for
patenttvisten og er alene et supplement til hovedspørgs-
målet. det synes at kunne udledes af stævningen, at det
ikke gøres gældende, at de sagsøgte har tilegnet sig no-
vozymes’ opfindelse. hvis dette alligevel gøres gældende,
at den retlige konsekvens en overførsel af patentet. så
vidt det ses af stævningen, gøres det snarere gældende,
at de sagsøgte via deres kendskab til novozymes’ patent-
ansøgninger uberettiget har foretaget egne tilføjelser.
for at afgøre dette spørgsmål, er et syn og skøn nødven-
digt.
påberåbelse af markedsføringsloven kan føre til et forbud
mod udnyttelse af egne rettigheder, men ikke begrunde en
overgang af et patent. hvis der skal ske overførsel, skal
hjemmelen søges i lov om arbejdstageres opfindelser, men
denne er sat ud af kraft ved parternes aftale, ”agree-
ment”, fra 25. februar 2000.
                           - 8 -
markedsføringslovens § 10 har nok betydning for sagens
udfald, men ikke væsentlig betydning. ansættelsesretlige
sager, som er byretssager, behandles kun ved sø- og han-
delsretten efter henvisning.
som hjemmel til at henvise sagen til østre landsret påbe-
råbes særlig retsplejelovens § 249, stk. 3.
til støtte for den subsidiære påstand har de sagsøgte
henvist til, at påstand 2 og 3 er klart patentretlige.
novozymes har under formalitetsproceduren til støtte for
påstanden om sagens fremme ved sø – og handelsretten an-
ført, at sagen, der væsentligst er en markedsføringssag,
henhører under sø– og handelsretten, der er enekompetent
til at behandle markedsføringssager, jf. markedsførings-
lovens § 14. sagen har endvidere ansættelsesretlige
aspekter, hvilket er et kerneområde for sø- og handels-
retten. sagens omstændigheder er herudover af handelsret-
lig karakter, smh. retsplejelovens § 6, stk. 5. hertil
kommer, at det vil være højst upraktisk at overføre sa-
gen, for slet ikke at tale om at dele sagen op. novozymes
har ønsket at føre en samlet sag, hvilket kan ske ved sø-
og handelsretten. det bestrides ikke, at sagen også inde-
holder patentretlige problemstillinger, men det er novo-
zymes’ opfattelse, at der ikke foreligger en reel opfin-
delse hos de sagsøgte.
markedsføringsloven har et væsentligt videre område, end
de sagsøgte gør gældende. påstand 1 fungerer ikke som an-
bringende for overførslen af patentansøgningen. det er
ikke overførelsespåstanden, der er den centrale. dæk-
ningsområdet for markedsføringsloven og patentloven er
vidt forskelligt. markedsføringspåstanden danner grundlag
for et eventuelt erstatningskrav, som er forbeholdt i
stævningen, bl.a. på grundlag af en vurdering af, om de
sagsøgte uberettiget har gjort brug af viden om patent-
forhold hidrørende fra deres ansættelse hos novozymes.
                           - 9 -
sagens aftalemæssige forhold kræver forretningsmæssig
forståelse og er illustrerende for sagens handelsretlige
elementer.
efter reglerne om kumulation i retsplejeloven §§ 249 og
250 er sø – og handelsretten kompetent til at behandle
sagen, såfremt retten er saglig kompetent med hensyn til
mindst ét af kravene. patentlovens § 64 stk. 1, nr. 1
vedrører rene patentforhold.
rettens bemærkninger
af forarbejderne til markedsføringslovens § 13, stk. 1,
(senere § 14, stk. 1), jf. erhvervsudvalgets betænkning
af 29. maj 1974, pkt. 6, ”domstolenes kompetence”, frem-
går bl.a.:
”der er over for udvalget rejst spørgsmål om, hvorvidt
der efter lovforslagets § 13, stk. 1, bør indsættes en
bestemmelse om, at stk. 1 ikke finder anvendelse på bor-
gerlige sager, der i medfør af patentlovens § 64 skal an-
lægges ved landsret.
...
handelsministeriet har fra justitsministeriet indhentet
en udtalelse, som er tiltrådt af præsidenterne for østre
og vestre landsret og sø- og handelsretten, og hvoraf
fremgår, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at supplere
forslaget til lov om markedsføring § 13, stk. 1, med en
bestemmelse som foreslået, idet en tilfredsstillende løs-
ning af spørgsmålet bedst opnås ved en rimelig fortolk-
ning af patentlovens § 64, stk. 1, og forslag til lov om
markedsføring § 13, stk. 1. herefter vil sager, i hvilke
en retskrænkelse i det væsentligste støttes på en patent-
krænkelse, henhøre under landsretten, medens sager, som
overvejende støttes på en krænkelse af markedsføringslo-
ven ... henhører under sø- og handelsretten i københavn.”
det er i novozymes’ replik af 9. april 2003 bl.a. anført:
”som det fremgår af stævningen, er det [novozymes’] op-
fattelse, at de sagsøgte har udarbejdet og indgivet pa-
tentansøgning ptc/dk00/00371 på baggrund af viden opnået
under sagsøgte 2-7’s ansættelse hos [novozymes], og at
denne viden i det væsentligste var og er omfattet af [no-
vozymes’] erhvervshemmeligheder, og dermed en viden, der
er beskyttet mod uberettiget tilegnelse i henhold til
markedsføringslovens § 10 (samt i henhold til sagsøgte 2-
7’s ansættelseskontrakter ...).
                                - 10 -
idet de sagsøgtes brud på markedsføringslovens bestemmel-
ser ... er ...den faktiske og retlige begivenhed, der
medfører, at [novozymes] er berettiget til at få overført
de i påstand 1 beskrevne patentansøgninger, er baggrunden
for sagen dermed i det hele af markedsføringsretlig ka-
rakter ...”.
af novozymes’ supplerende processkrift af 1. marts 2004
fremgår bl.a.:
”... baggrunden for sagen (er) i det hele ... af markeds-
føringsretlig karakter, jf. specielt påberåbelse af mar-
kedsføringslovens § 10 ... sagen vedrører ... de sagsøg-
tes uretmæssige benyttelse af konfidentiel viden opnået
gennem deres ansættelse eller gennem tidligere ansatte
hos [novozymes].”
når det således anførte sammenholdes med novozymes’ an-
bringender og de øvrige oplysninger i stævningen, må det
antages, at novozymes overvejende støtter sagen på kræn-
kelser af markedsføringsloven, hvorfor sagen i det hele
henhører under sø- og handelsretten, jf. retsplejelovens
§ 9, stk. 3, nr. 6, jf. markedsføringslovens § 14.
sagen fremmes derfor i sin helhed ved sø- og handelsret-
ten.
                t h i       b e s t e m m e s:
sagens fremmes ved sø- og handelsretten.
                   claus forum petersen
                                (sign.)
                             ___ ___ ___
                  udskriftens rigtighed bekræftes
                  p.j.v. sø- og handelsretten, den
