- mc
                                           udskrift
                                                af
                            sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                               dom
afsagt den 27. februar 2009 af sø‐ og handelsretten (retsformand mette christensen og de
sagkyndige medlemmer peter bernhoft og kai w. bested)
v‐115‐07
                                      a. møller v/ anita møller
                                      mod
                                      ankenævnet for patenter og varemærker
                                      (kammeradvokaten v/advokat michael nørgaard )
                                      bintervenient:
                                      société national chemins de fer français
                                      (advokat thomas mølsgaard)
indledning
denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt biintervenientens, société nationale des
chemins de fer français (sncf), i klasse 42 registrerede ef‐varemærke orient‐express
er til hinder for registrering af a. møllers registrering af orientexpressen hawaii
wok i klasse 43: cateringvirksomhed.
                                             - 2 -
påstande
a. møller har nedlagt følgende påstande:
     1. ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at a. møllers varemærke vr
        2005 02453 orientexpressen hawaii wok <fig> er blevet fejlbehandlet på bag‐
        grund af subjektive udtalelser.
     2. ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at a. møllers varemærke
        vr 2005 02453 orientexpressen hawaii wok <fig> skal endeligt registreres.
ankenævnet for patenter og varemærker har påstået frifindelse.
société nationale des chemins de fer français (sncf) har støttet den af ankenævnet for
patenter og varemærker nedlagte påstand.
denne sag er hovedforhandlet sammen med v 114/07, der vedrører en indsigelse fra sncf
mod registreringen af orientexpressen som figurmærke.
oplysningerne i sagen
den 5. januar 2000 fik sncf med virkning fra den 1. april 1996 registreret eu‐ordmærket
orient‐express i klasse 16, 35 og klasse 42. den daværende 8. udgave af nice‐klassifika‐
tionen er i den 9. udgave blevet underopdelt i nye klasser 42‐45.
       den 3. juni 2005 indleverede a. møller en ansøgning om registrering af det nedenfor
viste figurmærke for klasse 43: cateringvirksomhed.
varemærket blev registreret den 4. juli 2005 og offentliggjort i dansk varemærketidende den
13. juli 2005.
                                               - 3 -
      den 13. september 2005 gjorde budde, schou & ostenfeld indsigelse på vegne af sncf
mod registreringen under henvisning til, at sncf havde registreret ordmærket orient‐
expres i klasse 42 for bl.a. hoteller, hotelledelse og hotelreservation.
      efter at have modtaget materiale fra patent‐ og varemærkestyrelsen om en hotelkæde
med tilknytning til sncf svarede a. møller i brev af 6. april 2006 bl.a. , at hun gik ud fra, at
”man behandler hvert varemærke individuelt, da ansøgning og varemærkeregistrering er
indgivet på to forskellige tidspunkter og år.”
      patent‐ og varemærkestyrelsen traf den 15. september 2006 afgørelse om, at a. møllers
varemærke måtte anses for forveksleligt med sncf’s varemærke. styrelsen fandt, at
beskyttelsen af sncf’s mærke måtte udstrækkes til også at omfatte de tjenesteydelser, som
a. møllers varemærke omfatter. afgørelsen blev af a. møller indbragt for ankenævnet for
patenter og varemærker. den 24. september 2007 stadfæstede ankenævnet for patenter og
varemærker afgørelsen i henhold til de af patent‐ og varemærkestyrelsen anførte grunde.
      sncf har tillige registreret orient‐express <fig>, venice orient express<fig>
og venice simplon orient express <w>. sidstnævnte mærke blev oprindeligt
registreret af en anden end sncf, som gjorde indsigelse mod denne registrering. der
foreligger endvidere for varer, men ikke tjenesteydelser, to internationale registreringer af
varemærket vdb orient‐express., som tilhører andre end parterne i denne sag. ligeledes
er ordmærket ”murder of the orient express” registreret som eu‐varemærke i
klasserne 9, 16, 28 og 41 som tilhørende agathe christie limited.
forklaringer
anita møller har forklaret, at hun er indehaver af enkeltmandsvirksomheden a. møller. hun
begyndte i 2003, da hun opkøbte en cateringvirksomhed. hun driver en nichevirksomhed
med salg af eksotisk og sund mad til private arrangementer, på markeder og festivaler. i
2003 tegnede hun en køkkenvogn til at sælge maden fra. vognen var klar til brug i 2004. hun
havde forinden søgt patent. da det var vanskeligt at få patent, valgte hun i stedet at søge va‐
remærket orientexpressen registreret. navnet er valgt for at signalere, at hun sælger
eksotisk mad. hun har egen import af en karryblanding og chili. ekspressen blev valgt, fordi
maden sælges fra en topmoderne køkkenvogn. da hun ansøgte om mærket, havde hun ikke
                                              - 4 -
til hensigt at snylte på andres mærker. hun bruger i sit varemærke en komet, som er et
kendetegn for hendes virksomhed – samme komet, som hun bruger i andre varemærker.
      da hun i sommeren 2004 søgte om registrering, fik hun at vide, at der måske kunne
være kollision med et svensk varemærke inden for kolonialvarer. hun forstår ikke
indsigelsen fra sncf, da orient‐express alene giver hende associationer til tog, men hun
har netop tilføjet hawaii wok for at distancere sig. hun fik da også registreret
varemærket, uden at der forelå absolutte hindringer. hun blev derfor overrasket, da hun i
december 2005 modtog indsigelsen fra sncf. hun var nervøs for, at patent‐ og
varemærkestyrelsen ville blande sagerne sammen, hvilket hun ved modtagelsen af
afgørelsen fik bekræftet, at de havde gjort. hun bad derfor chas. hude om bistand.
parternes synspunkter
anita møller har anført, at a. møllers varemærke adskiller sig væsentligt fra sncf’s
varemærke, og at patent‐ og varemærkestyrelsen i sagen vedr. registrering af ordmærket
venice simplon‐orient express fandt, at orient‐express ikke havde opnået det
fornødne særpræg gennem indarbejdelse, og at mærket var beskrivende for tog med retning
mod orienten. forbrugerne ved i øvrigt ikke, hvem der er indehaver af mærkerne.
      anita møller har ud over kometen, som er et væsentligt element i varemærket tilføjet
ordene hawaii wok. varemærket adskiller sig derfor væsentligt fra sncf’s ordmærke.
       sncf’s mærke kan ikke gives en udvidet beskyttelse til også at omfatte klasse 43, idet
der ikke er dokumenteret en indarbejdelse af mærket, og idet mærket savner særpræg.
mærkerne er registreret i forskellige klasser, og der er ikke grundlag for at statuere
varelighed mellem hoteldrift og levering af mad ud af huset. sncf har ikke dokumenteret at
have foretaget indarbejdelse af varemærket i klasse 43. kundekredsen vil ikke være den
samme, da ydelserne udbydes på væsentligt forskellig måde. såvel patent‐ og
varemærkestyrelsen som ankenævnet for patenter og varemærker har derfor tillagt sncf’s
mærke en større beskyttelse, end der er hjemmel til.
      a. møller har ikke og har ikke haft noget ønske om at snylte på sncf’s varemærke, og
der er ikke grundlag for at antage, at der er eller vil ske skade på sncf’s varemærke ved
registrering og brug af a. møllers varemærke.
                                              - 5 -
      såvel patent‐ og varemærkestyrelsen som ankenævnet for patenter og varemærker
har begået fejl ved behandling af sagen, idet de har sammenblandet de to begæringer om
registrering. ved at tillægge sncf’s varemærke et større beskyttelsesomfang, end der er
juridisk belæg for, har de overskredet deres kompetence. ankenævnet for patenter og
varemærker har behandlet a. møllers sag subjektivt, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 5 på
baggrund af tidligere afgørelse fra patent‐ og varemærkestyrelsen. der henvises herom til
skrivelsen af 6. april 2006 fra patent‐ og varemærkestyrelsen og afgørelsen fra ankenævnet
for patenter og varemærker.
ankenævnet for patenter og varemærker har anført, at det er uklart, hvorfor ankenævnet
for patenter og varemærker skulle være inhabil, og a. møller har heller ikke ført bevis
herfor.
      bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger forvekslelighed, skal ske ud fra en
helhedsvurdering. ved vurderingen af mærke‐lighed må der ses både på syns‐ og
lydbilledet, og evt. tillige meningsindholdet. vurderingen bør ske med fokus på det
udviskede erindringsbillede. det dominerende i a. møllers varemærke er ordet
orientexpressen, der kun adskiller sig fra sncf’s varemærke ved tilføjelsen ‐en og
udeladelsen af bindestregen. der foreligger derfor en høj grad af lighed. tilføjelsen af ordene
hawaii wok ændrer ikke herpå, idet de er en meget svag mærkebestanddel, hvilket
skyldes, at betegnelsen kunne angive, at der er tale om hawaii‐inspirerede retter tilberedt på
wok. ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger varelighed, er det ikke tilstrækkeligt kun at
se på vareklasserne. sncf har registreret sit mærke for hotelvirksomhed, men hoteller
leverer også mad ud af huset. de to mærker anvendes derfor for lignende tjenesteydelser, og
sncf’s registrering må derfor udstrækkes til også at omfatte klasse 43.
      orient‐express kan ikke anses for at være degeneret for så vidt angår
hotelvirksomhed.
société nationale des chemins de fer français (sncf) har tilsluttet sig ankenævnet for
patenter og varemærkers synspunkter og yderligere anført, at varemærkerne er
kvasiidentiske, og at den figurlige udformning ikke kan tillægges betydning. der foreligger
en lydmæssig lighed, og der er fuldt ydelsessammenfald. det er væsentligt for sncf at
                                              - 6 -
forhindre degenerering af deres mærke, hvorfor sncf altid rejser indsigelsessager mod
forvekslelige varemærker. a. møller har tilsigtet en udnyttelse af sncf’s ældre rettigheder,
således at forbrugere vil associere a. møllers virksomhed til sncf.
sø‐ og handelsrettens afgørelse
ad påstand 1:
efter det oplyste om sagsbehandlingen i såvel patent‐ og varemærkestyrelsen som i
ankenævnet for patenter og varemærker findes der ikke grundlag for at antage, at disse
myndigheder ved behandlingen har varetaget andre interesser end de efter lovgivningen
skal varetage. heller ikke det forhold, at patent‐ og varemærkestyrelsen ved behandlingen
har foretaget sammenligning mellem de to sager, og at ankenævnet for patenter og
varemærker har stadfæstet i henhold til grundene i den indbragte afgørelse, giver grundlag
for en formodning om, at afgørelsen ikke er truffet på lovligt grundlag, herunder ved
manglende overholdelse af de forskrifter, der gælder for behandlingen.
      ankenævnet for patenter og varemærker frifindes derfor for a. møllers påstand 1.
ad påstand 2:
a. møllers figurmærke indeholder ordet orientexpressen hawaii wok. dette
element i figurmærket må anses som det dominerende element i varemærket. det første ord
adskiller sig fra sncf’s ordmærke ved tilføjelsen af en og fjernelse af en bindestreg. der er
således en betydelig lighed mellem disse ord. ordene hawaii wok er et svagt
mærkeelement, da det er beskrivende for de varer, der sælges, hvorfor ordet
orientexpressen må anses for det stærkeste i orddelen af mærket. tilføjelsen af en
komet i a. møllers varemærke medfører ikke, at der skabes en sådan afstand mellem
mærkerne, at der ikke foreligger en stor grad af lighed mellem disse.
      sncf’s varemærke er registreret i klasse 42 for hoteller. varemærket kan ikke anses at
være beskrivende eller have manglende særpræg for denne virksomhed.
cateringvirksomhed må anses for en med hoteldrift beslægtet aktivitet, da hoteller også i et
vist omfang leverer mad ud af huset. retten finder derfor, at der tillige foreligger
vareartslighed.
                                               - 7 -
       efter en helhedsbedømmelse findes a. møllers figurmærke derfor at være
forveksleligt med sncf’s ældre ordmærke, hvorfor ankenævnet for patenter og
varemærkers påstand tages til følge.
                                       thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes for a. møllers påstand 1 og 2.
a. møller betaler i sagsomkostninger 10.000 kr. til ankenævnet for patenter og varemærker
og 10.000 kr. til société nationale des chemins de fer français (sncf)
kai w. bested                           mette christensen                 peter bernhoft
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                 p.j.v. sø- og handelsretten, den
