- peh
                                      udskrift
                                          af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
                                   kendelse
afsagt den 11. juli 2014
a-8-14
                                 merrild kaffe aps
                                 (advokat lasse arffmann s. christensen)
                                 mod
                                 mondelez danmark aps
                                 (advokat jakob krag nielsen)
indledning
denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt merrild kaffe aps (herefter merrild), som in-
dehaver af varemærket café noir, kan forbyde mondelez danmark aps’ (herefter mon-
delez) brug af varemærket carte noire for kaffe, samt forbyde mondelez at anvende en
nærmere angivet emballage til markedsføring af nespresso kompatible kaffekapsler.
                                                -2-
påstande
merrild har nedlagt følgende påstande:
1. principalt:
   mondelez forbydes at sælge og markedsføre kaffe under navnet carte noire i dan-
   mark, med undtagelse af de kaffeprodukter til tassimo-systemet, som mondelez allerede
   udbyder i danmark.
   subsidiært:
   mondelez forbydes at sælge og markedsføre kaffe under navnet carte noire i dan-
   mark i emballage som vist i bilag 1.
2. mondelez påbydes at tilbagekalde de produkter, der forbydes, fra sine kunder i danmark,
   herunder dansk supermarked, coop og dagrofa.
mondelez har nedlagt følgende påstande:
principalt at forbudsforretningen nægtes fremme.
subsidiært at forbudsforretningen nægtes fremme på betingelse af, at mondelez danmark
aps stiller en af sø- og handelsretten fastsat sikkerhed, jf. retsplejelovens § 414, stk. 1.
mere subsidiært at forbudsforretningen fremmes på betingelse af, at merrild kaffe aps stil-
ler en af sø- og handelsretten fastsat sikkerhed på ikke under 10 mio. kr., jf. retsplejelovens §
415, stk. 1.
oplysningerne i sagen
parterne
merrild har siden 1964 drevet virksomhed med produktion og salg af en vifte af kaffe- og
teprodukter på det danske marked. merrild er en del af den internationale kaffe og te-
koncern d.e. master blenders 1753. merrild markedsfører og sælger kaffeprodukter under
en række navne i danmark, herunder merrild, senseo og café noir.
                                               -3-
mondelez er en del af den internationale koncern mondelez international. koncernen har li-
geledes i en årrække drevet virksomhed med salg af kaffe og te på det danske marked, tidli-
gere som kraft foods danmark aps og kraft jacobs suchard aps. mondelez markedsfører
og sælger kaffeprodukter under blandt andet navnene gevalia, karat og carte noire.
merrilds figurmærke registreret i 1987
merrild ansøgte den 1. oktober 1985 om registrering af varemærket café noir (fig). vare-
mærket vr 1987 00684 blev registreret den 6. februar 1987 for kaffe i klasse 30. varemærket
består af teksten café noir skrevet med skråtstillede bogstaver, der er hvide i kanten og
på sort baggrund. under teksten ses 5 stjerner. mærket er gengivet således:
merrilds ordmærke café noir
merrild søgte den 26. juli 1995 om registrering af varemærket café noir (w) for kaffe i
klasse 30.
      patentdirektoratet skrev den 18. september 1995 til hofman-bang & boutard a/s, der
repræsenterede merrild i forbindelse med registreringen af ordmærket, at varemærket ikke
umiddelbart havde det særpræg, et varemærke skulle have for at kunne blive registreret,
fordi mærket kunne angive, at der var tale om sort kaffe.
      hofmann-bang & boutard a/s besvarede patentdirektoratets brev den 29. december
1995. i brevet anførte hofmann-bang & boutard a/s, at det ansøgte mærke var kendt og ind-
arbejdet for kaffe og derfor kunne registreres. som dokumentation herfor var der vedlagt
oversigter over omsætningen pr. regnskabsår for perioden 1986 til 1996, oversigt over rekla-
                                                   -4-
meomkostninger pr. regnskabsår for samme periode, eksempler på annoncering samt resul-
tatet af en forbrugerundersøgelse foretaget i perioden oktober 1994 til september 1995.
       af den vedlagte oversigt over omsætning fremgik det, at regnskabsåret var 1. juli til 30.
juni, og at der var tale om estimeret omsætning inklusiv moms baseret på detailpriser, inklu-
siv ”horeca sector” og eksport. markedsføringsomkostninger blev angivet som totale om-
kostninger inklusiv moms. omsætning og markedsføringsomkostninger blev angivet samlet
således:
                regnskabsår     omsætning mio. dkr.       markedsføring mio. dkr.
                       86                  5,3                      1,8
                       87                  4,9                      1,2
                       88                  9,7                      1,1
                       89                 11,0                      2,0
                       90                 10,1                      1,9
                       91                 15,4                      1,4
                       92                 17,8                      4,6
                       93                 21,3                      6,1
                       94                 32,0                      3,8
                       95                 41,1                      2,8
                 96 (forecast)            36,6                      4,3
de vedlagte eksempler på annoncering var efter det oplyste annoncerne ”winter garden, sai-
ling yacht, roof top i, roof top ii og home coming”. der blev desuden henvist til to tv-
reklamespots: ”the royal theater” og ”homecoming”. alle 5 annoncer viser et situationsbil-
lede med det figurlige café noir-mærke øverst, dog således at mærket er skrevet med
hvide bogstaver, og i et tilfælde uden de fem stjerner. i bunden af annoncen fremgår en tekst
på hvid baggrund, hvor café noir omtales flere gange og med angivelse af sloganet ”kaf-
fen til alle livets stjernstunder”. der vises i forgrunden en pose med 500 g kaffe og to kopper
kaffe ved siden af. annoncerne er ikke dateret. som eksempel ses blandt andet:
                                                  -5-
om markedsundersøgelsen fremgik det:
     ”..
     café noir
     consumer penetration
     source: merrild brand equity monitoring system executed by nielsen/aim
     results moving year oct 94 – sept 95
            total awareness              44 %
            ever bought                  14 %
            bought last 3 months           6%
            most preferred brand           4%
            among 3 favorite brands      10 %
     basis: 1800 representative interviews of coffee drinkers above 15 years of age.
     …”
varemærket blev herefter registreret den 26. januar 1996, hvilket patentdirektoratet meddelte
merrild ved brev af 5. februar 1996.
                                                 -6-
mondelez’ ordmærker jacobs carte noire og carte noire
kraft foods france sas søgte den 22. december 1993 om varemærkeregistrering af jacobs
carte noire (w). der er enighed om, at ansøger er en del af mondelez koncernen, og an-
søger omtales derfor i det følgende mondelez. mærket vr 1995 01464 blev registreret den 3.
marts 1995 for kaffe i klasse 30.
       kraft food france intellectual property sas. søgte den 1. juni 1994 om varemærkeregi-
strering af carte noire (w). også denne ansøger er en del af mondelez koncernen og om-
tales derfor i det følgende mondelez. mærket vr 1995 00258 blev registreret den 13. januar
1995 for bl.a. kaffe i klasse 30.
       mondelez indleverede desuden den 15. marts 1996 en ansøgning til ohim om registre-
ring af carte noire (w) som eu-varemærke i klasse 30 for bl.a. kaffe. ansøgningen fik
prioritet fra 1. april 1996, og varemærket blev registreret den 29. august 2001.
       kaffe af mærket carte noire har været solgt på det danske marked i perioden 2000-
2004. omsætningen var ca. 456 t.kr. i 2000, ca. 266 t.kt. i 2001, ca. 102 t.kr. i 2003 og ca. 14 t.kr.
i 2004. der foreligger ingen oplysninger om omsætningstallet for 2002. carte noire har
siden 2012 været brugt på det danske marked i forbindelse med mondelez’ singleserve mær-
ke tassimo. omsætningen for carte noir tassimo produkterne var ca. 1,2 mio. kr. i 2012
og 1,4 mio. kr. i 2013. mondelez er i løbet af foråret 2014 begyndt at markedsføre nespresso
kompatible kaffekapsler under carte noire varemærket i danmark.
danske indsigelsessager mellem parterne vedrørende carte noire (w), jacobs
carte noire (w) og café noir (w)
chas. hude gjorde på vegne af merrild ved brev af 7. april 1995 til patentdirektoratet indsi-
gelse mod endelig registrering af det danske varemærke carte noire (w). det fremgår, at
indsigelsen byggede på, at der efter en helhedsbedømmelse var forvekslelighed med mer-
rilds varemærke café noir(fig), da begge mærker omfattede kaffe i klasse 30.
       chas. hude gjorde endvidere på vegne af merrild den 29. maj 1995 indsigelse mod en-
delig registrering af varemærket jacobs carte noire (w) overfor patentdirektoratet. be-
grundelsen for indsigelsen var den samme som for indsigelsen mod carte noire.
                                                    -7-
      ved breve af 8. juni 1995 fremkom chas. hude med yderligere bemærkninger til oven-
nævnte to indsigelsessager. af brevene, som er enslydende, fremgår, at indsigelsen baserede
sig på merrilds figurmærke, at der såvel visuelt som auditivt var risiko for forveksling mel-
lem dette figurmærke og de to ordmærker, og at varemærket café noir var et på det dan-
ske marked stærkt indarbejdet varemærke som betegnelse for kaffe stammende fra merrild.
som dokumentation for, at mærket var velindarbejdet, og at merrild havde varemærkeret til
ordene café noir som sådan, var der medtaget oplysninger om omsætning og markedsfø-
ringsudgifter for 1986-1994 svarende til de oplysninger, som er nævnt ovenfor i forbindelse
med registrering af ordmærket café noir, mens tallene for 1995 alene var budgetterede
tal. de samme eksempler på annoncer, som er beskrevet ovenfor, var også vedlagt.
      hofman-bang & boutard a/s anmodede på vegne af mondelez ved brev af 11. decem-
ber 1995 patentdirektoratet om at afvise indsigelserne og anførte til støtte herfor, at merrild
ikke havde dokumenteret, at der var opnået eneret til ordene café noir ved indarbejdelse,
at en evt. eneret til ordene café noir måtte have en meget snæver beskyttelse, og at der
ikke var risiko for forveksling mellem café noir og carte noire/jacobs carte
noire.
      efter yderligere skriftveksling meddelte patentdirektoratet ved brev af 9. januar 1998
chas. hude, at indsigelsen ikke blev taget til følge. af afgørelsen fremgår bl.a.:
      ”…
      direktoratet har i dag truffet afgørelse i sagen. den nedlagte indsigelse kan ikke tages til
      følge.
      ordene café noir betyder sort kaffe, det vil sige kaffe uden mælk eller fløde og er uden sær-
      præg for kaffe. imidlertid har indsiger gennem indarbejdelse opnået registrering af café noir
      som ordmærke for kaffe under vr 555 1996.
      spørgsmålet er herefter, om mærkerne carte noire og jacobs carte noire kan antages
      at være forvekslelige med mærket café noir, jf. varemærkelovens § 15.
      der foreligger varesammenfald mellem registreringerne, der alle omfatter kaffe i klasse 30.
      mærkerne har fælles forekomst af noir/noire og en vis visuel lighed mellem carte/café.
      imidlertid adskiller de angrebne mærker sig fra indsigermærket ved elementerne jacobs og
      carte, hvor bl.a. carte har et andet betydningsmæssigt indhold og helt anden udtale end
      café. sammensætningen café noir har en bestemt betydning i modsætning til kombinatio-
      nen af ordene i mærket carte noire.
      efter en samlet vurdering af mærkerne findes disse ikke at ligne hinanden på en sådan måde, at
      der foreligger risiko for forveksling, herunder at det kan antages, at der er en forbindelse mel-
      lem mærkerne.
                                                     -8-
       da de angrebne mærker ikke kan antages at være forvekslelige med indsigers mærke, finder
       bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 ikke anvendelse.
       …”
sideløbende med disse indsigelsessager behandlede patentdirektoratet en indsigelse fra
mondelez mod gyldigheden af merrilds registrerede ordmærke café noir. hofman-bang
& boutard, lehmann & ree a/s anførte således på vegne af mondelez i brev af 3. april 1996
til patentdirektoratet, at ordmærket café noir manglede særpræg, og at mærket var for-
veksleligt med mondelez’ varemærke carte noire.
       chas. hude, der repræsenterede merrild, afviste indsigelsen ved brev af 14. oktober
1996 til patentdirektoratet og anførte blandt andet, at indsigelsen svarede til de bemærknin-
ger, som patentdirektoratet havde inden registreringen, men at manglende særpræg var
modbevist ved det tidligere fremlagte materiale. det blev endvidere anført, at merrild havde
anvendt mærket i mere end 10 år og havde indarbejdet det på det danske marked som et
særligt kendetegn, og at mærket derved havde fået det til registrering fornødne særpræg.
       patentdirektoratet meddelte ved brev af 9. januar 1998 - samme dag som der blev truf-
fet afgørelse vedrørende indsigelserne mod mondelez’ mærker - ostenfeld patentbureau a/s
på vegne af mondelez, at indsigelsen ikke blev taget til følge. af afgørelsen fremgår det
blandt andet:
       ”…
       direktoratet har i dag truffet afgørelse i sagen. den nedlagte indsigelse kan ikke tages til
       følge.
       ordene café noir betyder sort kaffe, det vil sige kaffe uden mælk og er uden særpræg for
       kaffe.
       mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. betingelserne for indarbejdelse, jf. herved
       varemærkelovens § 13, stk. 3, er antaget at foreligge på basis af oplysninger om omsætningstal
       og reklameudgifter i perioden 1986-1995, markedsføringsforanstaltninger - herunder tv-
       reklamespots - samt aim analyse af kendskab til café noir.
       det foreliggende materiale findes fortsat at godtgøre, at mærket har opnået særpræg og kende-
       tegnsfunktion for merrild kaffe a/s for varearten kaffe ved indarbejdelse.
       spørgsmålet er herefter, om café noir kan antages at være forveksleligt med carte noire,
       jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
       der foreligger varesammenfald mellem mærkerne, der begge omfatter kaffe i klasse 30.
       mærkerne har fælles forekomst af noir/noire og en vis visuel lighed mellem carte og café.
       imidlertid adskiller det angrebne mærke sig betydnings- og udtalemæssigt fra indsigermærket.
                                                     -9-
       efter en samlet vurdering findes mærkerne ikke at ligne hinanden på en sådan måde, at der fo-
       religger risiko for forveksling, herunder, at det kan antages, at der er en forbindelse mellem
       mærkerne.
       …”
mondelez indbragte ikke denne afgørelse for patentankenævnet, hvorimod merrild indbrag-
te afgørelsen i indsigelsessagerne vedrørende carte noire og jacobs carte noire for
patentankenævnet den 6. marts 1998. merrild anførte under klagesagen, at café noir var
et særdeles stærkt indarbejdet mærke, som nød beskyttelse som kodak-mærke, hvilket gjaldt
både i relation til figurmærket og i relation til ordmærket café noir. som dokumentation
for velkendthed fremlagde merrild en ny opgørelse over omsætning og markedsføringsud-
gifter, eksempler på markedsføringsmateriale og markedsundersøgelser udarbejdet af aim
nielsen a/s.
       opgørelsen over omsætning og markedsføringsudgifter så således ud:
       regnskabsår            omsætning mio.          markedsførings-
                              kr. - danmark           udg. mio. kr.             %-andel i luksusseg-
                                                                                ment*
              1986            5,3                     1,8                       -
              1987            4,9                                               -
                                                      1,2
              1988            9,7                     1,1                       27,7
              1989            11,0                    2,0                       35,6
              1990            10,1                    1,9                       55,5
              1991            11,8                    1,4                       55,5
              1992            13,1                    4,6                       46,1
              1993            17,1                    6,1                       64,2
              1994            24,2                    3,8                       56,2
              1995            29,3                    1,5                       59,0
              1996            32,6                    2,5                       54,3
              1997            37,3                    5,0                       58,6
              98              -                       3,0                       -
              forcast
       *markedsandel i luksuskaffe som opgjort af dhp (observa/gfk).
                                                - 10 -
de fremlagte annoncer var de samme 5 annoncer for café noir, som forelå under patentdi-
rektoratets behandling af indsigelsessagerne, men på 3 af annoncerne var der med håndskrift
anført henholdsvis ”alt for damerne 15/92”, ”inspiration 3/88” og ”femina uge 11 1992”.
mondelez har bestridt disse dateringer. merrild fremlagde endvidere to reklamefilm dels
”teater”, som efter det oplyste blev vist i perioden 1990-93, dels ”hjemkomsten”, som efter
det oplyste blev vist i perioden 1993-97.
      af en markedsundersøgelse udarbejdet af aim nielsen a/s for perioden 4. kvartal
1993 til og med 4. kvartal 1995 fremgik:
café noir          93     94     94     94       94   95      95     95    95
                   q4     q1     q2     q3       q4   q1      q2     q3    q4
awareness
top of mind        1%      1%     1%     1%       2%   1%      2%     1%    2%
spontaneous        7%      3%     5%     4%       9%   5%      7%     5%    6%
total              46%     40%   49%    46%      46%   44%    42%    43 %   46%
awareness
advertising        28%     17%   32%    23%      27%   23%    21%     15%   27%
…
past&present
…
nielsen share        -    1,2% 1,7% 1,2% 1,3% 1,2% 1,7%              1,6%  1,8%
om undersøgelsens gennemførelse fremgik det blandt andet, at undersøgelsen var begyndt i
september 1993, og at de var fortsat med interviews stort set hver aften. undersøgelsen var
gennemført med ca. 1800 interviews om året med tilfældig udtrækning af telefonnumre. de
indsamlede data var vægtet efter køn, alder, geografi og antal personer i husstanden.
      mondelez bestred under klagesagen, at café noir nød beskyttelse som kodak-
mærke, idet der var tale om et svagt mærke, og anførte, at vurderingen af velkendthed skulle
baseres på markedsandele og avance før indleveringsdagen for de af mondelez ansøgte
mærker. desuden afviste mondelez, at der var risiko for forveksling.
                                                   - 11 -
      patentdirektoratet kom med sine bemærkninger til patentankenævnet ved brev af 31.
marts 1999. heraf fremgår blandt andet:
      ”…
      for så vidt angår den principielle vurdering af de omhandlede varemærkers forvekslelighed,
      skal vi henvise til vores vurderinger i indsigelsesafgørelsen af 9. januar 1998. vi er således af
      den opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden.
      over for ankenævnet har klageren fremkommet med yderligere oplysninger til støtte for, at
      café noir er et velkendt mærke, hvilket må føre til, at der alligevel foreligger forvekslelig-
      hed. det er imidlertid direktoratets opfattelse, at det ikke er entydigt dokumenteret, at mærket
      café noir på tidspunktet for indleveringen af ansøgningerne om registrering af de to an-
      grebne mærker, havde en sådan bekendthedsgrad, at dette kan føre til en anden vurdering af
      mærkernes forvekslelighed. dette skal navnlig ses i lyset af, at café noir, efter direktoratets
      opfattelse, som udgangspunkt manglede særpræg, og at dette særpræg først er opnået via ind-
      arbejdelse, på et senere tidspunkt.
      …”
patent- og varemærkestyrelsen kom med endnu et indlæg til patentankenævnet den 9. marts
2000, hvoraf fremgik, at patent- og varemærkestyrelsen ikke delte merrilds opfattelse af, at
den nu fremlagte markedsundersøgelse skulle dokumentere, at der var risiko for forveksling
mellem mærket café noir og de to angrebne mærker. det blev anført, at café noir som
udgangspunkt savnede særpræg, og at uanset om café noir måtte kunne anses for indar-
bejdet på et tidspunkt forud for, at ansøgningerne om carte noire og jacobs carte
noire blev indleveret, indebar dette ikke en udvidet beskyttelse i relation til bedømmelsen
om mærkelighed.
      patentankenævnet stadfæstede patentdirektoratets afgørelse den 24. november 2000
vedrørende begge mondelez’ mærker. afgørelsen blev ikke indbragt for domstolene.
indsigelse ved ohim vedrørende eu-varemærket carte noire (w)
merrild indleverede den 20. oktober 1997 indsigelse til ohim i form af notice of opposition
i mod carte noire (w) registreringen. det fremgår blandt andet af indsigelsen, at den var
baseret på, at merrilds mærke café noir (fig) var ”earlier mark (registration or applica-
tion)” og ”earlier mark with reputation”. indsigelsen var også baseret på merrilds mærke
café noir (w), hvor det var anført, at mærket var ”earlier mark (registration or applica-
tion)”. som bevis på at café noir var indarbejdet, anførte merrild, at varemærket blev in-
troduceret på det danske marked i oktober 1985, og at café noir siden havde opnået en
                                                   - 12 -
betydelig position på det danske kaffemarked. der var vedlagt en oversigt over den årlige
omsætning fordelt på regnskabsår, hvor regnskabsåret blev oplyst til at være 1. juli til 30. ju-
ni, og hvor der i omsætningen var indregnet den totale omsætning inklusiv moms baseret på
detailpriser inklusiv ”horeca sector” og eksport. der var desuden vedlagt en oversigt over
markedsføringsomkostninger inklusiv moms fordelt på regnskabsår. tallene for omsætning
og markedsføringsomkostninger svarede for 1986-1994 til de tal, som blev oplyst til patentdi-
rektoratet i forbindelse med merrilds ansøgning om registrering af ordmærket café noir,
jf. ovenfor. for 1995 var omsætningstallet oplyst til 44 mio. kr. og markedsføringsomkost-
ningerne til 1,5 mio. kr. desuden var medtaget oplysninger for 1996 og 1997, hvor omsæt-
ningen var på henholdsvis 51,1 mio. kr. og 66,2 mio. kr. og markedsføringsomkostningerne
på 2,5 mio. kr. i begge år.
       som eksempler på annoncering var vedlagt 3 af de føromtalte annoncer. på den ene
annonce var påført med håndskrift ”alt for damerne uge 15 1992”. mondelez har bestridt
denne datering.
       endelig var der vedlagt en markedsundersøgelse, hvoraf fremgår:
       ”..
       café noir
       consumer penetration
       source: merrild brand equity monitoring system executed by nielsen/aim
        %                               94       95        96
        total awareness                 45       44        45
        unaided awareness               7        7         6
        most preferred brand            3        4         3
        among 3 favorite brands         7        9         9
        consumer penetration **         4,5      4,7       4,8
       basis: 1800 representative interviews of coffee drinkers above 15 years of age.
       **source gfk, danish household panel
       …”
mondelez anmodede i brev af 14. juli 1998 ohim om at afvise indsigelsen og anførte til støt-
te herfor, at café noir var et beskrivende mærke med ringe særpræg, og at der ikke var ri-
siko for forveksling mellem parternes varemærker.
       ohim traf afgørelse i sagen den 23. juni 1999. ved afgørelsen afvistes de rejste indsi-
gelser. det fremgår blandt andet af begrundelsen:
                                                     - 13 -
      ”… the fact that the ctm application is a word mark and that the dominant element of the fi-
      gurative prior right is its verbal component, makes it unnecessary to compare these two signs.
      we will compare the word trademarks only.
      …
      the documents submitted by the opponent shows that a brand equity monitoring performed by
      nielsen /aim on the brand café noir detected a total awareness in 1996 of 45%...
      the office considers that it is not possible, from these figures, to infer that the trademark has
      acquired reputation that could expand its protection beyond an almost strict identity.
      …
      for this reason the office considers that the opponent failed to prove that his mark has acquired
      a reputation as he claims.
      …
      conclusions
      in this case, the office does not find likelihood of confusion between café noir (earlier mark)
      and carte noire (ctm application).
      this is because the common part is a descriptive element, and, therefore, it should be given less
      weight on the rationale that the public will mainly look at the other portions of the marks and
      will not be confused unless the other portions are similar.
      in addition, the overall impression, bearing in mind the visual, aural and conceptual differenc-
      es, is that the two marks are not similar and it is unlikely they would be confused.
      …”
merrilds indsigelse mod tredjemands mærke noir (fig)
autobar group limited søgte den 19. april 2006 om registrering af figurmærket noir som
eu-varemærke i klasse 30 for bl.a. kaffe. mærket så således ud:
 merrild gjorde indsigelse herimod og fremlagde i forbindelse med indsigelsessagen oplys-
ninger om omsætning og markedsføringsomkostninger for udvalgte år i perioden 1986 til
2007. de fremlagte oplysninger er ikke alle overensstemmende med de oplysninger, som
havde været fremme i forbindelse med sagerne ved de danske varemærkemyndigheder. the
opposition division gav merrild medhold i indsigelsen med henvisning til, at der var en ri-
siko for forveksling mellem det ældre ordmærke café noir og figurmærket. autobar
group limited indbragte afgørelsen for first board of appeal, som den 8. juli 2010 stadfæ-
stede the opposition divisions afgørelse og afviste autobar group limiteds appel. af afgø-
                                                 - 14 -
relsens præmis 41 fremgår, at the board of appeal ikke fandt det nødvendigt at undersøge,
om ordmærket café noir var blevet velkendt.
yderligere dokumentation for merrilds brug af sine mærker
merrild har fremlagt en række kopier fra sit interne personaleblad bønne nyt. af bladet fra
uge 43 i 1985 fremgår det under en artikel om nyt fra salg og marketing, at der i den forløbne
uge var kommet op til flere revolutionerende nyheder på markedet fra merrild, blandt andet
”den eksklusive café noir”.
      i bønne nyt fra uge 6 i 1986 omtales en pjece, der var udsendt af bogklubben bogsam-
leren i et oplag på 240.000. det fremgår, at man ved at skaffe et medlem kunne få en gave, og
at man blandt disse gaver kunne vælge at få 1 kg café noir kaffe med tilhørende kopper.
under teksten blev der vist et billede af to kopper kaffe i forgrunden og en 500 g pose kaffe
med teksten café noir på samme måde som det registrerede figurmærke, men således at
bogstaverne var helt hvide.
      på en anden side fremgår det, at der var gode forbrugerreaktioner på café noir. der
omtales en annonce i bo bedre i uge 4, hvori der indgik omtale af muligheden for at få en ra-
batkupon, hvis kunderne indsendte en posetop. nogle af disse kunder beskrev samtidigt de-
res oplevelser med café noir.
      af bønne nyt fra uge 43 i 1986 fremgår det, at der efter introduktionen af café noir
var udskrevet en forbrugerkonkurrence om danskernes opfattelse af begrebet en stjerne-
stund. præmien for den bedste beskrivelse var et stjernesmykke med 5 brillanter.
      i bønne nyt fra uge 51 i 1986 var der indsat et presseklip fra ugebladet hørsholm.
presseklippet er dateret den 10. december 1986 med stempel. mondelez har bestridt daterin-
gen. artiklen omtalte lancering af café noir, der beskrives som en virkelig luksuskaffe, og
at der var store forventninger til salget op til jul, hvor danskerne havde mulighed for at for-
kæle sig selv.
      af bønne nyt fra uge 43 i 1992 fremgår det, at café noir kom på markedet med et
nyt design, og at analyseinstituttet aim i efteråret 1991 testede den nye emballage, som blev
bedømt bedre end den gamle. endelig fremgår det, at café noir var det største produkt
indenfor gruppen af luksuskaffer.
                                                  - 15 -
       i bønne nyt fra uge 24 i 1993 var omtalt en konkurrence i kvickly aabyhøj. præmien
var en rejse til paris med café noir. på et billede, der viser vinderen af konkurrencen, ses
det, at café noir er trykt på præmiebeviset med sorte skråtstillede bogstaver.
       af bønne nyt fra uge 48 i 1993 fremgår det, at der ”starter en ny stor, intensiv café
noir kampagne på tv. ”hjemkomsten” vises i uge 49 på følgende tidspunkter:” herefter er
der under tv2 oplistet tider fra den 4. december til den 12. december og på tilsvarende måde
under tv3 oplistet datoer mellem 3. december og 12. december. mondelez har bestridt de
anførte datoer og tider.
       der har under sagen været vist en reklamefilm for café noir. filmen afsluttes med
visning af varemærket og sloganet ”kaffen til alle livets stjernestunder”. reklamefilmen er
uden datering. af filoplysningerne fremgår det, at filen er oprettet i 1997. merrild har anført,
at filmen er ældre, hvilket mondelez har bestridt.
       merrild har fremlagt opgørelse over salget af café noir nespresso kompatible kaf-
fekapsler for uge 39-40 2013. i uge 39 blev der solgt 804 enheder og i uge 40 1555 enheder.
       søren svinding har som økonomidirektør i merrild afgivet erklæring af 27. februar
2014 om omsætning og markedsføringsomkostninger for café noir i perioden 2001 – 2013.
det fremgår, at omsætningen i 2001 var ca. 55,9 mio. kr. og ca. 95,4 mio. kr. i 2013, og at den
samlede omsætning i perioden var ca. 1.079 mio. kr. markedsføringsomkostningerne var ca.
26 mio. kr. i 2001, ca. 13,5 mio. kr. i 2013 og ca. 162 mio. kr. i hele perioden.
emballage
der har under hovedforhandlingen være forevist en række eksempler på kaffeemballage fra
merrild, mondelez og tredjepart.
       merrilds emballage til kaffekapsler er udformet som en æske, der er lidt højere end den
er bred. æsken åbnes i toppen. æsken er sort, og med et farvet bånd i bunden. farven på
båndet varierer efter varianten af kaffe. på forsiden fremgår café noir med hvide, lidt
skrå bogstaver. den øvrige tekst på æsken er også hvid. der er 10 kapsler i æsken. kapslerne
i æsken er pakket individuelt i folie. det fremgår, at kapslerne er kompatible med nespresso
kaffemaskiner. emballagen ser således ud:
                                              - 16 -
mondelez’ emballage til carte noire kaffekapslerne er ligeledes udformet som en æske,
der er lidt højere end den er bred. æsken åbnes i toppen. æsken er lidt større end merrilds
æske. æsken er sort på forsiden og på toppen, men hvid på siderne. på forsiden ses carte
noire skrevet med sorte blokbogstaver på et hvidt gavemærke, der sidder på et gavebånd.
den øvrige tekst på forsiden er hvid. på siden af æsken er teksten sort. der er 10 kapsler i
æsken. kapslerne i æsken er pakket individuelt i folie. det fremgår på siden af æsken, at
kapslerne er kompatible med alle nespressomaskiner produceret før juli 2013, og desuden
med de fleste maskiner produceret senere. emballagen ser således ud:
                                   (bilag 1)
mondelez har under sagen fremlagt eksempler på tidligere designs til carte noire pro-
dukter, hvoraf fremgår, at gavemærket er et gennemgående element. de tidligere designs ser
således ud:
                                               - 17 -
emballagen til tassimo er udført i sølvgrå folie, hvor der på midten er indsat et logo til angi-
velse af variant, fx carte noire.
nestlés emballage til deres nespresso kaffekapsler er udformet som smalle, firkantede, af-
lange æsker med 10 enkelte kapsler i hvert rør.
      en række af de øvrige eksempler på emballage er ligeledes udformet som æsker.
æskerne varierer fra nestlés helt smalle æsker til brede, lave æsker fra mocca club. den sor-
te grundfarve går igen på flere af æskerne og på en stor del af den øvrige kaffeemballage,
som er fremvist under sagen.
eksempler på mulige forvekslinger
merrild har fremlagt et billede, der angives at være taget i april 2014 i superbest i viborg. på
billedet ses en stander fra merrild, hvorpå der præsenteres ”8 forførende blends” og ”smag
extraordinaire”. på standeren er der 4 hylder, hvor der står æsker med café noir kapsler.
                                                 - 18 -
på øverste hylde er der, ved siden af café noir æskerne, opsat æsker af mærket carte
noire.
        merrild har endvidere fremlagt et billede, der angives at være taget i superbest i hol-
stebro. på billedet ses 5 hylder med kaffe. på de øverste hylder ses café noir æsker, der-
under ses en hylde med carte noire æsker og på nederste hylde ses mocca club æsker.
        merrild har desuden fremlagt et print fra super bests hjemmeside. ved en søgning på
”noir” og sorteret efter højeste pris, vises der på side 2 både café noir og carte noire
produkter, men sådan at carte noires kaffekapselprodukter kommer før café noirs
tilsvarende produkt.
        mondelez har også fremlagt et print fra super bests hjemmeside. mondelez har oplyst
at have foretaget søgningen ”noir” med standard sortering. søgeresultatet viser, udover ca-
fé noir og carte noire kaffeprodukter, også vin og cognac. carte noires produkter
vises sidst på siden.
        af udskrift fra bloggen ”delancefashion blog” fremgår det, at skribenten har været in-
viteret til fransk morgenmad af carte noire på hotel d’angleterre. skribenten anfører, at
hendes favorit er nr. 07 splendente, og at der er 8 forskellige varianter og styrker. carte
noire er indsat som et hyperlink, der henviser til hjemmesiden
www.cafénoirespresso.dk. der er enighed om, at nr. 07 splendente er en café noir
variant, at café noir har 8 varianter i sortimentet, og at hjemmesiden tilhører merrild.
markedsundersøgelse fra communication research
merrild har fremlagt en varemærkeundersøgelse vedrørende café noir udarbejdet af
partner martin juul fra communication research.
        om undersøgelsesmetoden fremgår det, at undersøgelsen er gennemført som en natio-
nalrepræsentativ undersøgelse blandt personer i alderen 30-70 år, der køber eller drikker kaf-
fe. der er gennemført 1009 interviews i målgruppen, hvilket angives som et validt grundlag
til at vurdere kendskabet til café noir og målgruppens opfattelse af de 2 mærker mod
hinanden. stikprøven angives med et 95 % konfidensinterval på 1 – 3 procentpoint. alle in-
terviews er gennemført i perioden 22. – 28. januar 2014 som cawi – computer assisted web
interviewing.
                                                 - 19 -
       på spørgsmål 4 om ”hvilke kaffemærker kender du eller har du hørt om?” svarer 22 %,
at de kender café noir. i spørgsmål 5 bliver man herefter spurgt om, hvilke mærker man
kender, hvorefter der nævnes en række kaffemærker samt brygsystemer. carte noire
indgår ikke som svarmulighed. 83 % svarer således hjulpet, at de kender café noir.
       der bliver herefter i spørgsmål 6 spurgt: ”kan du huske, om carte noire har været
markedsført i danmark? hvis ja, hvor længe?” 70 % angiver, at de ikke kender svaret, mens
der blandt andelen af dem, som uhjulpet kendte café noir, er 21 %, som svarer, at carte
noire har været markedsført de seneste 9 år.
       i spørgsmål 7 bliver man herefter spurgt, om man kan nævne konkrete elementer fra
en carte noire reklame. 70 % svarer, at de ikke husker nogle, mens 14 % angiver elemen-
ter, der efter merrilds opfattelse vedrører café noir reklamer.
       spørgsmål 8 lyder: ”nu skal du forestille dig, at du står i supermarkedet ved kaffehyl-
den, hvor der er en masse forskellige mærker. du ønsker at købe café noir. hvis der var
et mærke med navnet carte noire, ville du så kunne forveksle mærkerne carte noire
og café noir?” blandt de som kender café noir svarer 48 % ja og 32 % svarer nej.
       i spørgsmål 9 vises emballagen fra carte noire, og der bliver spurgt om man for-
binder kaffeproduktet med et eller flere af følgende kaffemærker. blandt svarmulighederne
optræder en række mærker og brygsystemer, herunder café noir og tassimo, men ikke
carte noire. 32 % forbinder emballagen med café noir, mens 4 % forbinder den med
tassimo.
       spørgsmål 10 lyder ”nu skal du forestille dig, at du står i supermarkedet, og at du øn-
sker at købe café noir. ville du da vælge et eller flere af produkterne på billedet?” der vi-
ses tre hylder med en række forskellig emballage, deriblandt 4 pakker carte noire, men
ikke café noir. 22 % angiver carte noire, mens 40 % svarer nej.
mondelez har anmodet bengt larsson, som er formand for den svenske iso komité for mar-
kedsundersøgelser, om at vurdere undersøgelsen. af bengt larssons erklæring af 23. april
2014 fremgår det blandt andet af konklusionen:
       ”…
       summary
       as shown above the assessed survey has severe shortcomings both concerning methods and
       questions. there is almost no documentation about methods used in the survey. neither are
                                                     - 20 -
       there any comments about error sources such as under-coverage and the non-response. the
       questions and the questionnaire are extremely leading.
       the deficiencies or weaknesses in each of these two parts are sufficient to render the entire sur-
       vey useless. in conclusion, i find that the survey has no validity at all measuring risk of confu-
       sion.
       …”
martin juul har i brev af 30. april 2014 på vegne af communication research fastholdt, at
undersøgelsen er udført korrekt, og at man kan have god tiltro til undersøgelsens metode og
validitet. bent larsson har fastholdt sin kritik i brev af 14. maj 2014.
øvrige markedsundersøgelser
af en markedsundersøgelse om blandt andet brand awareness udført af synovate brand
tracker denmark i 2013, fremgår det, at 85 % har kendskab til café noir. kendskabet er
angivet som mat (moving annual total) for tredje kvartal i 2013.
       af data fra nielsen data og gfk data i 2013 fremgår det, at café noirs markedsan-
del i danmark udgjorde 7,4 % mat i oktober 2013.
       af en oversigt over markedsandele på kaffemarkedet fra analysebureauet nielsen for
januar 2014 fremgår det, at café noirs andel udgjorde 7,1 % mens tassimos andel udgjor-
de 0,8 %.
tvisten
merrild sendte påkravsskrivelse til mondelez den 6. marts 2014, hvor man anmodede mon-
delez om at ophøre med salg af kaffeprodukter under navnet carte noire. merrild oply-
ste desuden, at man havde anmodet patent- og varemærkestyrelsen om at ophæve monde-
lez’ varemærke jacobs carte noire på grund af manglende brug.
       mondelez afviste merrilds krav ved brev af 14. marts 2014. mondelez anmodede den
26. marts 2014 patent- og varemærkestyrelsen om at ophæve merrilds figurmærke fra 1987
på grund af manglende brug.
       merrild indleverede anmodning om forbud til sø- og handelsretten den 20. marts
2014.
                                                 - 21 -
       merrild har til brug for fastsættelse af en eventuel sikkerhedsstillelse fremlagt en be-
regning over det potentielle resultat for mondelez ved markedsføring af carte noire kaf-
fekapsler i 2 år. beregningen viser et resultat på 2 mio. kr. beregningen bestrides af monde-
lez.
forklaringer
bengt larsson har forklaret, at han har taget grundeksamen til en ph.d. uddannelse, og at
han har læst alle de statistikfag, man kan. han har været ansat i tns gallup i perioden 1985
til 2007, hvor han arbejdede som data manager, business area manager og senere som vice
president. han er formand for den svenske iso komité for markedsundersøgelser, som er en
del af en verdensomspændende organisation for blandt andet standardisering og kvalitet i
markedsundersøgelser. han har blandt andet været med til at udarbejde den internationale
standard iso 20252 om markedsundersøgelser.
       han har udarbejdet erklæringen af 23. april 2014 til brug for denne sag. han kan ved-
stå indholdet og dens konklusion.
       det er meget væsentligt for validiteten af en undersøgelse, at der er transparens, det vil
sige, at alle skridt dokumenteres. det er på den måde muligt bagefter at kontrollere arbejdet.
det er hans generelle erfaring, at undersøgelser af god kvalitet ofte er grundigt dokumente-
ret, mens dårlige undersøgelser mangler dokumentation. problemet er, at hvis dokumentati-
onen mangler, er det ikke muligt at undersøge, om en undersøgelse faktisk er udført korrekt.
       der er ofte problemer med at udvælge den population, som stikprøven tages fra. det er
ikke muligt at opnå repræsentation, hvis man populært sagt stiller sig op på strøget, da
mange mennesker slet ikke vil få muligheden for at komme dér. tilsvarende problem er der
med internetundersøgelser. kun de mennesker, som kommer forbi en bestemt webside, vil få
tilbudt at deltage. de, som har travlt, siger ofte nej tak. det er derfor ofte den gruppe, som
surfer meget og længe, der svarer på internetundersøgelser. når der ikke er kontrol med ud-
vælgelsen, og dermed med om stikprøven er repræsentativ, kan man efterfølgende få svært
ved at konkludere noget sikkert i undersøgelsen. det er vigtigt at dokumentere metoden. i
undersøgelsen er der næsten intet beskrevet om dette problem, og det er derfor svært at
konkludere noget ud fra den gennemførte undersøgelse.
                                                - 22 -
      de første 4 spørgsmål i undersøgelsen er ok. men i spørgsmål 5 burde carte noire
have været med. det er navnlig kritisabelt, at man ikke nævner carte noire, når der i det
efterfølgende spørgsmål spørges specifikt til dette mærke. det bør være ligebehandling af
mærkerne. når der i spørgsmål 6 spørges specifikt til carte noire, er det faktisk to
spørgsmål i ét. oftest vil respondenterne besvare sidste del af et sådant dobbelt spørgsmål.
i spørgsmål 7 spørges der reelt til fantom kendskab. hvis man skal have et brugbart svar, vil
det være nødvendigt at spørge til flere mærker for på den måde at få en sammenlignelig re-
ference i svarene.
      når respondenterne kommer til spørgsmål 8, ved de, efter at have besvaret de foregå-
ende, at mærkerne let kan forveksles. besvarelserne er derfor ikke længere objektive. i
spørgsmål 9 er carte noire ikke med på listen over svar, hvilket det burde være, da det
er det objektivt korrekte svar. formuleringen af spørgsmål 10 burde have omfattet en sprog-
lig mulighed om ikke at ville vælge nogle af produkterne. svaret lægger i sin form op til, at
der skal vælges et produkt. hele sekvensen af spørgsmål er ledende.
      det er sikkert rigtigt, at internetundersøgelser er meget udbredte. der er meget store
forskelle på indsamlingsmetoderne blandt dem, som udfører disse undersøgelser.
      han har ikke set andre markedsundersøgelser i danske retssager. han har ikke arbej-
det for mondelez tidligere. den eneste kontakt har været om denne erklæring.
      han kender aim nielsen som et stort og seriøst foretagende. han har ikke før set aim
nielsens kvartalsundersøgelser vedrørende café noir for perioden 4. kvartal 1993 til 4.
kvartal 1995 og beskrivelsen for andet halvår 1996. kvartalsundersøgelser er normale. når
der sættes en serie af undersøgelser i gang, vil der normalt være en grundig beskrivelse før-
ste gang. i de følgende løbende undersøgelser vil der ikke være en fuld beskrivelse. hvis det
foreviste er det eneste, der er beskrevet om disse undersøgelser, er det efter dagens standard
ikke godt nok.
      begrebet ”total awareness” er generelt anvendt i branchen som den totale sum af
uhjulpet og hjulpet kendskab. ”top of mind” er det tilfælde, hvor respondenten skal nævne
ét mærke.
peter falk har forklaret, at han siden 2011 har været administrerende direktør i merrild, først
for out-of-home-delen og siden også for retail-delen. han var i perioden 1985 til 1989 marke-
                                                - 23 -
tingschef i merrild, og efter en kort afstikker til lego vendte han i 1989 tilbage til merrild-
koncernen som marketingsdirektør. han bestred denne post indtil 1996.
      han var med til at lancere café noir ret hurtigt efter, at han blev ansat i merrild.
først var han med til at udvikle konceptet, og i oktober 1985 blev der afholdt et salgsmøde.
lanceringen var således sent på efteråret i 1985. markedsresponsen var rigtig god. det skyl-
des nok det grundige forarbejde med blandt andet navn og koncept.
      som det er beskrevet i det interne personaleblad bønne nyt, blev der gennemført en
række markedsføringstiltag. der blev annonceret i ugeblade og magasiner, men ikke i dags-
pressen. de havde et budget på 2 mio. kr., hvilket var ret meget, da det var før tv-
reklamernes tid.
      dengang var markedet primært bygget op på ristet formalet kaffe. markedet for hele
bønner var beskedent, og instant-kaffe var stadig i sin vorden. der fandtes ingen brygsyste-
mer.
      han husker alle de fremlagte annoncer. der mangler endda nogle, men de er bygget
over samme tema som de fremlagte. annoncen, hvor et par sidder i en udestue, er fra 1986.
den blev anvendt op mod jul. en anden annonce blev anvendt i bobedre om sommeren. der
var også en annonce med det kongelige teater, hvor skuespillerne gik igen i en tv-reklame.
den blev vist første gang i 1990 i både tv og biografer. der blev normalt lavet 3-4 årlige frem-
stød. en del af annoncerne har været anvendt igennem en længere periode. han husker ty-
deligt, at annoncen hjemkomst er fra 1993. tv-reklamen af samme navn, som er forevist for
retten, er også fra 1993. han husker den tydeligt, fordi han som forholdsvis ny marketingsdi-
rektør skulle præsentere to meget dyre reklamefilm for merrilds vice president, som afviste
begge de oprindelige versioner af de to film, blandt andet fordi han mente, at en kvinde i
baggrunden var for let påklædt. han er sikker på, at filmen er fra 1993 og ikke fra 1997, så-
dan som det fremgår af dateringen af computerfilen. tv2 vil kunne bekræfte, at filmen har
været vist.
      der har gennem hele hans ansættelsesperiode været gennemført markedsundersøgel-
ser. undersøgelserne var vist et standardprodukt fra aim nielsen og blev lavet for stort set
alle kaffe- og temærker. han husker ikke kendskabet til café noir før 1993, men det er
indlysende, at tv-reklamerne har givet mærket et løft. kendskabet er bygget gradvist op via
den langvarige markedsføringsindsats.
                                                 - 24 -
       værdien af kaffemarkedet var dengang omkring 1,6 mia. kr. i dag er værdien nok om-
kring 2,2 mia. kr. volumen er til gengæld faldet fra ca. 40.000 ton til omkring 35.000 ton. kaf-
femarkedet er i dag langt mere spredt. filterkaffe fylder mindre, til gengæld er instant-kaffe
vokset betydeligt til omkring 22 %, mens hele bønner nok ligger omkring 10 %. desuden er
singleserve brygsystemerne i fremgang.
       merrild koncernen har produceret nespresso kompatible kapsler siden juli 2010, hvor
de blev markedsført under navnet l’or i frankrig. kapslerne er kommet på det danske mar-
ked i uge 39 i september 2013. introduktionen hang sammen med en vurdering af markedet i
danmark, herunder antallet af nespressomaskiner. der var naturligvis også et juridisk ele-
ment i vurderingen. merrild har ca. 55 % af markedet for nespresso kompatible kapsler i
danmark.
       café noirs kapsler passer til alle nespressomaskiner, også efter nespressomaski-
nerne blev ændret. årsagen til ændringen af maskinerne er muligvis et ønske om at begræn-
se muligheden for at producere kompatible kapsler. han har ikke selv undersøgt carte
noire kapslerne. det fremgår, at de passer til de fleste maskiner bortset fra nye maskiner.
der er vist en risiko for, at mondelez’ kapsler kan sætte sig fast eller blive knust. han ved ik-
ke, om der er risiko for at ødelægge maskinen. nespresso forsøger vistnok at give indtryk af,
at der vil være garantiproblemer ved brug af ikke originale kapsler.
       han er klar over, at mondelez har solgt carte noir kapsler i andre lande, men han
og merrild havde nok regnet med, at mondelez ville introducere kapsler under navnet ge-
valia, som er et langt stærkere brand i danmark end carte noire. i tyskland sælges
kapslerne som jacobs.
       forskellen i de oplyste omsætningstal skyldes, at omsætningstallene kan opgøres på
forskellige måder. de tal, som er oplyst overfor ohim i sagen med noir, er detailomsæt-
ningstal, det vil sige inklusive moms og afgifter. mondelez bruger samme princip. den om-
sætning, som fremgår af cfo søren svindings erklæring, er faktureret nettoomsætning. det
er lidt misvisende set i forhold til markedsværdien. generelt er det sådan, at når der er opgi-
vet lidt lave tal, er der tale om nettoomsætningstal, mens de lidt højere tal er detailomsæt-
ning.
       det har været helt naturligt at få lavet markedsundersøgelser. på den måde kunne
merrild se, om markedsføringsindsatsen virkede. i dag er kendskabet til café noir om-
                                               - 25 -
kring 85 %, hvilket nok er så højt, som man kan komme op. fremover vil merrild derfor nok
arbejde på andre parametre, for eksempel at få café noir helt frem i forbrugernes be-
vidsthed, det som kaldes top-of-mind.
      han ved ikke, om merrild var bekendt med, at mondelez markedsførte carte noire
i danmark i perioden 2000-2004. han vil ikke umiddelbart vurdere, at markedet dengang
var markant anderledes. det er dog klart, at instant-kaffe er styrket de senere år. når der ta-
ges højde for et kaffemarked med en værdi i perioden på omkring 1,7 mia. kr., har carte
noires markedsandel i danmark udgjort ca. 0,02 % i 2000. selv det højeste oplyste tal om
carte noires salg af kaffe på 18 ton på et år er meget beskedent.
      han er blevet bekendt med mondelez’ brug af carte noire mærket til tassimo
brygsystemet i forbindelse med forberedelsen af denne sag. tassimo brygsystemet er kende-
tegnet ved, at der udbydes en række forskellige kaffemærker, men også temærker. merrild
tilbyder ikke tassimo kompatible produkter.
      det er indpakningen af carte noire kapslerne, der giver problemer for merrild.
grundlæggende er problemet det, at indpakningen giver anledning til forvirring og forveks-
ling med café noir kapslerne. det er merrilds opfattelse, at carte noire snylter på den
markedsposition, som merrild har opbygget med café noir.
      hvis man vil markedsføre et produkt, kræver det et stærkt produkt og koncept. butik-
kerne stiller også visse krav til emballagen og det samlede markedsføringsprogram. de funk-
tionelle ønsker til emballagen omfatter blandt andet, at den skal være stabil, eksponerings-
egnet, og at den skal kunne placeres på en hylde. det er generelt ikke let at få plads på hyl-
derne i butikkerne. hvis der er leveringsvanskeligheder, kan man også risikere at miste
pladsen igen.
      der er flere eksempler på forvekslinger. en blogger har på internettet tydeligvis for-
vekslet mærkerne, selvom bloggeren har været inviteret til et carte noire arrangement,
hvor carte noire antageligt har haft meget tydelig fokus. der er også flere eksempler på,
at merrilds sælgere og konsulenter har oplevet, at butikkernes disponenter har forvekslet
mærkerne. en sælger er blevet bedt om at sætte det konkurrerende mærke frem. i en super
best butik havde butikspersonalet placeret carte noire på en café noir stander, der
tilhører merrild. de to mærker udbydes desuden i samme prisleje, det vil sige omkring 30 kr.
som vejledende udsalgspris.
                                                - 26 -
       deres beregning af sikkerhedsstillelsen bygger på en forventning om, at mondelez vil
overtage 1/3 af merrilds markedsandel for nespresso kompatible kapsler. når der fratrækkes
moms og afgifter og regnes med en bruttofortjeneste på ca. 50 % og reklameomkostninger på
1,2 mio. kr. pr. år, ville mondelez opnå et resultat på ca. 2 mio. kr. de to første år.
       merrild har brugt mellem 10 og 20 mio. kr. på at markedsføre café noir kaffekaps-
lerne.
parternes synspunkter
merrild har gjort gældende, at merrild har den ret, som søges beskyttet, at mondelez kræn-
ker retten, og at forbud er nødvendigt. merrild har investeret meget i markedsføringen af
café noir og som følge deraf fået stor omsætning. mondelez har derimod ikke investeret
noget nævneværdigt i forhold til carte noire. merrild har siden 1985/86 markedsført
café noir kontinuerligt. figurmærket blev registreret allerede i 1987, og det bærende ele-
ment i figurmærket var netop ordene café noir. i rigtigt mange år er figurmærket blevet
anvendt af merrild i sin markedsføring. ordmærket café noir blev ansøgt i 1995.
       merrild har dokumenteret markedsføringen ved fremlæggelse af personalebladet, an-
noncer og reklamefilm. at annoncer og reklamefilm er fra begyndelsen af 1990’erne støttes af
forklaringen fra peter falk, der dengang var marketingschef. peter falk kunne specifikt hu-
ske detaljer om reklamefilmen, der måtte laves lidt om efter ønske fra merrilds vice presi-
dent. der er fremlagt opgørelser over markedsføringsomkostninger og omsætning, der viser,
at omsætningen er steget fra beskedne 5 mio. kr. til 100 mio. kr. i dag. der er endelig fremlagt
markedsundersøgelser, der har været foretaget løbende igennem hele perioden, og som i dag
viser et kendskab til café noir på 85 %.
       mondelez har ansøgt om registrering af jacobs carte noire og carte noire i
henholdsvis 1993 og 1994, men har ikke anvendt disse mærker på det danske marked, bort-
set fra en kort periode i 2000-2004, hvor der kun blev solgt meget lidt.
       varemærkeregistreringer er ikke statiske. rettighederne kan fortabes og begrænses,
men kan også styrkes. mærkerne fødes så at sige lige, men nogle udvikler sig til at blive mere
kendte end andre. i denne forbindelse får mondelez’ manglende brug væsentlig betydning.
                                                  - 27 -
       det bestrides, at mondelez’ ordmærke carte noire er først i tid. merrild har an-
vendt café noir som kendetegn for sine kaffeprodukter siden 1985, og ordmærket var så-
ledes indarbejdet ved brug, inden mondelez indleverede ansøgning om registrering af car-
te noire.
       dokumentationen for, at café noir var indarbejdet, blev indleveret til patentdirek-
toratet i 1995. her viste en markedsundersøgelse et kendskab til mærket på 44 % i perioden
oktober 1994 til september 1995. det var nok til, at mærket kunne registreres, men der blev
ikke taget stilling til, hvornår der var sket indarbejdelse. der er dog ingen tvivl om, at indar-
bejdelsen var sket før ansøgningsdatoen. heller ikke i indsigelsessagerne blev der taget stil-
ling til tidspunktet. bevisførelsen i den type sager har ikke samme omfang som en alminde-
lige civil sag, og det må stå klart efter bevisførelsen i retten, at café noir var tilstrækkeligt
indarbejdet før carte noire registreringerne. merrild har således en ret, som mondelez
skal respektere.
       beskyttelsen af varemærket café noir afhænger af, hvor indarbejdet mærket er.
hvis det alene er beskrivende, er der ingen beskyttelse, hvis det er indarbejdet er der beskyt-
telse mod forvekslelighed, og hvis det er velkendt, er der beskyttelse mod andres tegn, der
leder tankerne hen på mærket. bedømmelsen af café noirs styrke skal foretages i dag. de
gamle undersøgelser har derfor på dette punkt ikke den store betydning. allerede i ohim-
sagen mod noir blev det slået fast, at café noir var velkendt. merrild har siden fortsat
sin markedsføring og øget omsætningen. det er derfor klart, at café noir fortsat er vel-
kendt, hvilket er støttet af rapporten fra communication research. mondelez har gjort meget
for at vise, at undersøgelsen ikke er valid, hvilket er forståeligt, da undersøgelsen alene ville
kunne afgøre denne sag. bengt larsson var dog ikke uenig i, at internetundersøgelser var
meget udbredte. udviklingen i kendskabsgraden er konstant gennem de mange fremlagte
undersøgelser. undersøgelsen viser også, at der er et pænt kendskab til carte noire helt
uden, at det er blevet markedsført. dette skyldes forveksleligheden med café noir. når
respondenterne svarer, at de ville vælge at købe carte noire, er det som at tage penge op
af lommen på merrild.
       hvis retten ikke finder, at café noir er velkendt, foreligger der alligevel en krænkel-
se af varemærket, hvis der er en risiko for forveksling.
                                                 - 28 -
      der er varelighed mellem café noir og carte noire, da begge mærker vedrører
kaffe, men i dette tilfælde er der yderligere tale om, at begge vedrører specifikt nespresso
kompatible kapsler, og der er derfor direkte konkurrence mellem mærkerne. når der er tale
om identiske varer, medfører det et skærpet bedømmelsesmiljø. det afgørende er, om for-
brugeren kan forveksle mærkerne.
      det er merrilds opfattelse, at mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for
forveksling. mærkerne er stort set identiske, idet begge mærker består af to ord, hvor første
ord i begge mærker har to stavelser, og 7 ud af 8 bogstaver er identiske. det første ord starter
med ca og slutter med e. det andet ord udtales sprogligt ens. man skal endvidere huske på,
at den gennemsnitlige forbruger kun køber kaffe en gang om måneden, hvilket påvirker er-
indringsbilledet.
      i praksis har det også vist sig, at butikspersonalet forveksler mærkerne dels ved at pla-
cere produkterne forkert dels ved at spørge merrilds sælgere om mondelez’ produkter. en
blogger, der var specielt inviteret til et carte noire arrangement, hvor det må antages, at
der har været kraftig eksponering af carte noire, forvekslede mærkerne i sit blogindlæg.
rapporten fra communication research viser da også forveksling på 48 %. her skal det er-
indres, at en forveksling på det halve også ville have været for meget.
      mondelez’ adfærd er også retsstridig efter markedsføringslovens § 1 og 18. efter en
helhedsvurdering, hvori indgår både ordene, udformningen af emballage og valg af farver,
er der således ingen tvivl om, at der er risiko for forveksling, og at mondelez snylter på den
goodwill, som merrild har opbygget genem mange års investering i markedsføring af café
noir. denne bedømmelse afhænger ikke af noget prioritetsspørgsmål. mondelez kunne ha-
ve valgt et andet mærke fra sin portefølje, fx gevalia, der er kendt i danmark, eller sølvfarvet
emballage som i tassimo, og mondelez kunne have valgt en anden emballage end café
noirs. der er ingen særlig grund til, at carte noire skal markedsføres i æsker, der har
samme form og næsten samme størrelse, med samme grundfarve, og med samme åbning og
med samme foliering af kapslerne. der er forskelle mellem emballagerne, men det er som
nævnt helhedsbedømmelsen, der er afgørende. mondelez har med andre ord valgt at gå på
markedet med en emballage, der er meget lig den emballage, som café noir har, i en situ-
ation, hvor café noir sidder på omkring 55 % af markedet.
                                                - 29 -
       merrild har ikke forholdt sig passiv over for mondelez. mondelez’ markedsføring af
carte noire i 2000-2004 har været meget ubetydelig. salgstallene viser, at der næsten in-
tet er solgt i 2004. mondelez har desuden ikke markedsført carte noire i en periode på 10
år herefter. mondelez’ brug af carte noire i forbindelse med sine tassimo produkter har
endvidere ikke været særligt fremtrædende.
       forbuddet er nødvendiggjort, da der er tale om krænkelse af immaterielle rettigheder,
hvor straf og erstatning traditionelt ikke anses som tilstrækkeligt værn. sikkerhedsstillelse
fra mondelez er heller ikke tilstrækkeligt i en sag af denne karakter.
       hvorvidt merrild skal stille sikkerhed, afhænger af om retten anser krænkelsen for
godtgjort eller sandsynliggjort. som beskrevet er det klart, at mondelez krænker merrilds
rettigheder, og der er derfor ikke behov for sikkerhedsstillelse. hvis retten alligevel anser
sikkerhed for nødvendig, bør denne ikke overstige 2 mio. kr.
       for så vidt angår sagsomkostninger, bemærkes det, at sagen er omfattende og har en
værdi på ikke under 2 mio. kr. påvirkningen af andre produkter betyder, at værdien nok
nærmere er 10 mio. kr. merrild bør tillægges sagsomkostninger med udgangspunkt i denne
værdi. merrild har anvendt 532 advokattimer på sagen.
mondelez har gjort gældende, at det afgørende i denne sag er, hvilket af de to ordmærker
der er først i tid. kun den, der har et ældre varemærke, kan forhindre brugen af et yngre for-
veksleligt mærke. det er derfor forholdene på ansøgningstidspunktet for registrering af
carte noire den 1. juni 1994, der er afgørende. de senere forhold er ligegyldige. carte
noire er ikke beskrivende, og der er derfor prioritet allerede fra ansøgningsdagen.
       café noirs figurmærke er antageligvis registreret, fordi café noir ikke kunne re-
gistreres som ordmærke, idet ordene i sig selv var beskrivende. det er derfor ikke rigtigt, at
mærkets bærende element er ordene café noir. den figurlige registrering skaber ikke va-
remærkeret til ordene i sig selv. der er ingen dokumentation for, at det oprindelige figur-
mærke er anvendt som registreret, og det må derfor anses for ugyldigt på grund af mang-
lende brug.
       det er naturligvis ikke mulig at indarbejde beskyttelse med tilbagevirkende kraft. mer-
rild har tilsyneladende i juli 1995 vurderet, at ordmærket var tilstrækkeligt indarbejdet til at
kunne opnå registrering og indleverede derfor ansøgning til patentdirektoratet. i første om-
                                                  - 30 -
gang var patentdirektoratet betænkelig ved at registrere ordmærket, men blev overbevist ef-
ter at have modtaget supplerende oplysninger fra merrild.
       merrild forsøger i dag 20 år efter, at ordmærket blev registreret, at gøre gældende at
være først i tid. merrild skal derfor bevise, at der er sket indarbejdelse før den 1. juni 1994.
den blotte brug af mærket er ikke tilstrækkelig. merrilds væsentligste bevis er et internt per-
sonalemagasin. uanset hvor mange gange café noir er nævnt internt, er der ikke doku-
mentation for, at café noir er anvendt i merrilds markedsføring. det er den eksterne
brug, der er afgørende. det er i denne forbindelse også vigtigt at huske, at café noir som
udgangspunkt er særdeles deskriptivt, og at der derfor må kræves solid dokumentation for
indarbejdelsen.
       et højt kendskab til et tegn er i øvrigt ikke nok til at skabe et varemærke. der må kræ-
ves dokumentation for markedsføringsomkostninger og for omsætning. merrild har fremlagt
en del oversigter, der også har været anvendt i tidligere indsigelsessager dels mellem parter-
ne og dels med tredjemand. oversigterne er imidlertid inkonsistente, og kan derfor ikke
lægges til grund. det samme er gældende for de fremlagte markedsundersøgelser. bengt
larssons kritik går også på aim nielsens markedsundersøgelser. der er ingen eller meget få
oplysninger om transparens, og det er derfor ikke muligt at konkludere noget sikkert ud fra
de fremlagte tal. mondelez bestrider derfor markedsundersøgelsernes konklusioner og tal.
       mondelez bestrider ikke, at merrild har annonceret med de fremlagte annoncer, men
bestrider den håndskrevne datering. det er påfaldende, at merrild hævder, at de samme an-
noncer er anvendt igennem en lang periode på 4 til 6 år. der er ingen oplysninger om, hvor
annoncerne har været trykt, på hvilke datoer og i hvilket oplag. den fremlagte reklamefilm
er formentligt blevet vist, men merrild har ikke dokumenteret hvornår. peter falk har forkla-
ret, at tv2 ville kunne give oplysning om, hvornår reklamen har været vist, og merrild har
haft mulighed for at fremlægge denne dokumentation. peter falks erindring om dateringen
kan meget vel være forkert. jo længere man skal huske tilbage, jo mere upræcist husker man.
mondelez antager derfor, at reklamen er fra 1997, sådan som det fremgår af filoplysningerne.
       da merrild ikke har løftet sin bevisbyrde, må retten lægge til grund, at café noir ik-
ke var indarbejdet før ansøgningsdagen for ordmærket.
       selvom merrild måtte have en ældre indarbejdet ret til ordmærket café noir, gøres
det gældende, at de to mærker ikke er forvekslelige. det bestrides i den forbindelse, at det
                                                - 31 -
som hævdet af merrild har betydning, om café noir i dag må anses for et velkendt mær-
ke. spørgsmålet om velkendthed, og dermed om café noir nyder en udvidet beskyttelse,
skal vurderes på det tidspunkt, hvor mondelez ansøgte om registrering af carte noire.
merrild har ikke fremlagt anden dokumentation herfor, end den der var fremme under ind-
sigelsessagerne. det blev i disse også gjort gældende af merrild, at café noir var velkendt,
men dette blev ikke lagt til grund af varemærkemyndighederne. der er således tale om en
almindelig forvekslingsbedømmelse mellem ordene, hvorom henvises til de klare afgørlser
fra varemærkemyndighederne. hvorvidt der foreligger forvekslelighed er en juridisk be-
dømmelse, ikke en bedømmelse der skal foretages i en markedsundersøgelse. der er desu-
den ikke grundlag for at tillægge rapporten fra communication research nogen vægt, da
bengt larsson med sit notat og sin forklaring har dokumenteret, at rapporten på grund af
manglende transparens ikke har nogen validitet. de enkelte fejl i butikspersonales håndte-
ring dokumenterer ikke forvekslelighed - der er blot tale om helt enkeltstående fejl. når der
tages hensyn til, at der er mere end 1000 supermarkeder i danmark, er fejlraten meget lav.
       efter afgørelsen i patentankenævnet havde merrild en 2 måneders frist til at fortsætte
sagen ved de almindelige domstole. dette er ikke sket. retstilstanden mellem parterne er
derfor, at mærkerne må leve side om side i sameksistens. når det fremlagte materiale tidlige-
re har været bedømt i både patentdirektoratet, i patentankenævnet og i ohim er der endvi-
dere en kraftig formodning for, at de trufne afgørelser er korrekte, særligt når der i nærvæ-
rende sag ikke er kommet væsentligt nyt frem.
       carte noire har desuden ubestridt været markedsført i perioden 2000 – 2004. når
merrild således har tålt brugen i 5 år, er der under alle omstændigheder indtrådt passivitet
efter varemærkelovens §§ 8 og 9.
       det gøres gældende, at vurderingen efter markedsføringsloven følger samme princip-
per som ovenfor. det bemærkes, at retspraksis viser, at der skal være tale om egentlig kopie-
ring af vareudstyr, førend der foreligger en krænkelse. merrilds emballage er en sort kasse.
merrild påstår, at kassen er fransk og mystisk. den firkantede form på æsken passer rigtigt
godt ind på en hylde og er derfor praktisk i butikkerne. der er ikke tale om noget specielt, at
en kasse åbnes i toppen, eller at kapslerne er indpakket i folie. den praktiske årsag til ind-
pakningen er, at kaffen skal kunne holde sig frisk. carte noires forside er med betydeligt
                                                 - 32 -
særpræg, idet den bærer navnet trykt på det hvide gavemærke og med guldbånd under. si-
derne af æsken er desuden hvide.
       merrild har på baggrund af det anførte ikke godtgjort eller sandsynliggjort at have den
ret, som søges beskyttet ved det krævede forbud, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1. desuden har
merrild ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at muligheden for at opnå sin ret forspildes ved,
at merrild henvises til at afvente, at tvisten afgøres ved en civil sag. det bemærkes i den for-
bindelse, at mondelez har benyttet carte noire siden 2012 for kaffeprodukter til tassi-
mosystemet, uden at merrild har reageret herpå.
       mondelez’ omkostninger i forbindelse med at komme ind på markedet ligger på om-
kring 10-20 mio. kr. svarende til peter falks forklaring om merrilds markedsføringsudgifter.
hvis der nedlægges forbud, risikerer mondelez ikke at kunne komme ind i butikkerne igen,
og dermed skal der tages hensyn til det meget store tab, som mondelez risikerer at lide. mer-
rild skal derfor stille en meget betydelig sikkerhed, hvis forbud skal nedlægges.
       sagsomkostningerne bør udmåles i overensstemmelse med værdien for mondelez. der
er anvendt 826 advokattimer på nærværende sag, der er taget 8000 kopier, og der er anvendt
68.500 dkk til bengt larssons erklæring.
sø- og handelsrettens afgørelse
det er en forudsætning for, at merrild kan forbyde mondelez at gøre brug af varemærket
carte noire, at merrild har en varemærkerettighed, som er ældre end mondelez’ ord-
mærke.
       merrild fik i 1987 registreret et figurmærke, hvori ordene café noir er det fremtræ-
dende element. i de fremlagte eksemplarer af merrilds interne personaleblad bønne nyt fra
1985-93 er omtalt en række markedsføringstiltag i forhold til café noir herunder visning
af tv-reklamer, ligesom der er vist eksempler på den markedsføring, der har fundet sted, og
eksempler på omtale af café noir i forskellige aviser. det fremgår endvidere af peter falks
forklaring, at der har været en betydelig markedsføring af café noir i den omhandlede
periode, herunder i tv-reklamer. omsætningen er steget fra 5,3 mio. kr. i 1986 til 17,1 mio.
kr. i 1993, og markedsføringsudgifterne er i samme periode steget fra 1,8 mio. kr. til 6,1 mio.
kr. når dette sammenholdes med, at en markedsundersøgelse udarbejdet af aim nielsen vi-
                                                - 33 -
ser, at 46 % af de adspurgte forbrugere havde et hjulpet kendskab til café noir i 4. kvartal
1993, er det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ordmærket cafè noir er blevet indarbejdet
som varemærke på et tidspunkt, som ligger før den 1. juni 1994, hvor mondelez ansøgte om
registrering af ordmærket carte noire.
       bedømmelsen af, om café noir er et velkendt varemærke, må ske med udgangs-
punkt i det tidspunkt, hvor mondelez ansøgte om registrering af ordmærket carte noire.
efter de oplysninger, som er kommet frem under sagen, har merrild ikke bevist, at café
noir var så indarbejdet på det danske marked før 1. juni 1994, at varemærket på dette tids-
punkt var velkendt.
       spørgsmålet er herefter om, mondelez’ varemærke er forveksleligt med merrilds va-
remærke og kan forbydes efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2. der er en vis visuel lighed
mellem de to varemærker, som begge består af to ord, hvoraf det første ord begynder med
bogstaverne ca i begge mærker, og det andet ord er ”noir” eller ”noire”. de dominerende
elementer i de to varemærker er det første ord i hvert af mærkerne - henholdsvis café og
carte. disse udtales på vidt forskellig måde og har også forskellig betydning. café er så-
ledes beskrivende for det produkt, som sælges, mens carte ikke har en betydning, der re-
laterer sig til kaffe. efter en helhedsvurdering af de to mærker er der således efter rettens op-
fattelse ikke risiko for forveksling, herunder at forbrugerne vil antage, at der er en forbindel-
se mellem de to mærker, og der foreligger derfor ikke en krænkelse af merrilds varemærke.
       begge parter anvender en emballage, der er udformet som en æske, som åbnes i top-
pen. æsken fra mondelez er en anelse større i både højde og bredde end æsken fra merrild.
en æske er en elementær form, som er praktisk til transport og ved opsætning på varehylder
i butikkerne. formen giver også en optimal mulighed for præsentation af produktet over for
forbrugeren. den sorte grundfarve, som findes på begge æsker, er en almindelig brugt
grundfarve på kaffeemballage.
       ser man på emballagernes fronter, er de bortset fra formen og grundfarven sort præget
af markante forskelle. hvor café noir er trykt med hvid, let skrå skrift på den sorte bag-
grund, er det dominerende designelement på mondelez’ emballage et hvidt gavemærke,
hvor carte noire er trykt med sorte bogstaver. gavemærket sidder endvidere på et ga-
vebånd, hvilket giver yderligere associationer til en gave. disse designelementer går igen fra
tidligere versioner af carte noire emballage.
                                                - 34 -
       efter en samlet bedømmelse af parternes emballage er det på den baggrund rettens op-
fattelse, at der uanset de påpegede ligheder er så betydelige forskelle i udtrykket på embal-
lagerne, at mondelez’ emballage ikke udgør en overtrædelse af markedsføringsloven.
       efter det anførte har merrild ikke sandsynliggjort, at mondelez’ adfærd strider mod
merrilds rettigheder, hvorfor forbudsforretningen i overensstemmelse med mondelez’ prin-
cipale påstand nægtes fremme.
       efter udfaldet af sagen skal merrild betale sagsomkostninger til mondelez, som henset
til sagens omfang, karakter og de i sagen involverede værdier er fastsat som nedenfor anført.
de udgifter, som mondelez har haft til udarbejdelse af en sagkyndig erklæring, kan ikke an-
ses for at have været nødvendige for sagens forsvarlige førelse, jf. retsplejelovens § 316, hvor-
for disse ikke skal erstattes af modparten.
                                        thi bestemmes:
forbudsforretningen nægtes fremme.
i sagsomkostninger skal merrild kaffe aps inden 14 dage betale 175.000 kr. til mondelez
danmark aps. beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.
           gitte forsberg                mette skov larsen                    jens krog
                                             (sign.)
                                          ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                             sø- og handelsretten, den 11. juli 2014
