                                          udskrift
                                               af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                    afsagt den 12. maj 2004
sag v 65/02                 in vitro a/s
                            (advokat bjarne winther)
                              mod
                            invitrogen a/s
                            (advokat louise unmack rygaard)
                                            dom
indledning og påstande
sagen drejer sig om retten til selskabsnavnene in vitro a/s (i det følgende: in vitro), hen-
holdsvis invitrogen a/s (i det følgende: invitrogen) og de heraf afledte varemærker uden be-
tegnelsen a/s.
      in vitro har nedlagt påstand om, at invitrogen skal ophøre med at benytte invitrogen
som selskabsnavn og foranledige navnet slettet hos erhvervs- og selskabsstyrelsen. endvide-
re har in vitro nedlagt påstand om, at invitrogen skal betale en erstatning på 50.000 kr.
      invitrogen har påstået frifindelse og har samtidig nedlagt selvstændig påstand om, at in
vitro skal anerkende, at invitrogen er berettiget til at bruge invitrogen som varemærke, såle-
des som vist i nogle nærmere angivne bilag, og som selskabsnavn. hvis varemærkerne og
                                              - 2 -
selskabsnavnene ikke kan bestå ved siden af hinanden, har invitrogen subsidiært nedlagt an-
erkendelsespåstand om, at in vitro ikke er berettiget til at bruge in vitro som varemærke og
som selskabsnavn, og at in vitro skal sørge for, at selskabsnavnet bliver slettet eller ændret i
registret hos erhvervs- og selskabsstyrelsen.
       over for de selvstændige påstande har in vitro påstået frifindelse.
in vitro
in vitro blev stiftet den 1. maj 1989. på en ekstraordinær generalforsamling den 31. august
1989 vedtog generalforsamlingen, at selskabets navn skulle være ”in vitro a/s”, og i forlæn-
gelse heraf blev dette navn registreret hos erhvervs- og selskabsstyrelsen.
       in vitro har siden 1989 solgt andre firmaers produkter til molekylærbiologi, immunolo-
gi, celledyrkning og mikrobiologi. produkterne er primært forskningsmæssige forbrugsartik-
ler, for eksempel reagensglas og dyrkningsplast, medier og sera til celledyrkning. siden 1992
har in vitro endvidere markedsført og solgt produkter af egen produktion.
invitrogen
life technologies a/s blev stiftet den 1. januar 1990. i september 2000 fusionerede life
technologies a/s’ amerikanske moderselskab med det amerikanske selskab invitrogen cor-
poration med sidstnævnte som fortsættende selskab. life technologies a/s ændrede den 30.
april 2001 sit navn til invitrogen a/s, hvilket blev registreret hos erhvervs- og selskabsstyrel-
sen.
       life technologies a/s solgte indtil fusionen andre firmaers produkter til den biotekno-
logiske industri, herunder til molekylær biologi og celledyrkning. efter fusionen, men inden
navneændringen, udfasede life technologies a/s de produkter, de tidligere havde distribue-
ret. efter navneforandringen har invitrogen kun solgt invitrogens produkter.
       indtil 2001 havde danske kunder kunnet købe invitrogens produkter gennem udenland-
ske distributører, og det er under sagen blevet oplyst, at invitrogen i 1991 gennem en uden-
landsk distributør solgte produkter til novo nordisk for et mindre beløb. det er ikke oplyst,
hvilke(t) produkt(er) der blev solgt.
       invitrogen udgiver et nyhedsbrev, expressions, som bliver sendt ud til alle interesserede
kunder. nyhedsbrevet er på engelsk. af februar 2001-udgaven fremgik det, at distribution
endnu ikke foregik fra danmark.
                                               - 3 -
       invitrogen har reklameret for sine produkter i et internationalt tidsskrift, nature, der kun
sælges til abonnenter. magasinet er blevet solgt siden 1869. i 1989 var der ca. 250 abonnenter
i danmark og i 2002 omkring 375. invitrogen har siden 1989 reklameret for 5-15 af sine pro-
dukter gennem 20-25 annoncereklamer i nature.
sagens anlæg
efter at life technology a/s i april 2001 ændrede navn til invitrogen, følte in vitro sig mere
og mere generet af kunder, der ringede og ville købe invitrogens produkter. in vitro begyndte
derfor at notere fejlopkald og andre situationer, hvor de blev forvekslet med invitrogen. også
forveksling ved kundebesøg og ved skriftlig kontakt med egne eller invitrogens kunder og
distributører blev noteret. den 16. november 2001 kontaktede in vitro invitrogen. sag blev
herefter anlagt den 6. maj 2002.
forklaringer
in vitros direktør, ib bøje, har forklaret, at han fandt på navnet in vitro i 1989. han syntes,
det var et godt navn, idet navnet og selskabets aktiviteter hang godt sammen. in vitro er kendt
på markedet. siden 1989 har in vitro oparbejdet en kundekreds i danmark på omkring 2-
3.000 kunder.
       88-89% af de produkter, in vitro sælger, er andre firmaers produkter. in vitro har altid
sat eget navn, telefonnummer og telefaxnummer på produkterne. de resterende 11-12% af
produkterne er in vitros egne.
       i 2001 begyndte in vitro at få henvendelser fra kunder, der spurgte efter invitrogens
produkter. efter et stykke tid følte de, at opringningerne blev problematiske, og begyndte at
notere sig forvekslingerne. de har i hvert fald fået 500 fejl-henvendelser frem til nu. antallet
af fejl-henvendelser har været støt stigende med 1-2 henvendelser dagligt. ikke alle henven-
delser er blevet skrevet ned. han ved fra kunder, at forveksling også er sket den anden vej.
       hele situationen har været en tidsrøver, der har skabt forvirring og irritation hos kun-
derne. da in vitro har bedre service og mere kundevenlige forretningsbetingelser end invitro-
gen, har forvekslingen også givet anledning til, at kunder er blevet sure på in vitro, hvilket i
sidste ende giver et dårligt rygte. dette er afspejlet i in vitros omsætning, der i 2002 er faldet,
således at in vitro for første gang siden 1989 har haft underskud.
                                              - 4 -
afdelingsleder hos invitrogen, hanne green, har forklaret, at invitrogen corporation har ek-
sisteret siden 1987. i forbindelse med fusionen i 2000 skiftede alle selskaber i life technolo-
gies-koncernen navn til invitrogen. invitrogen sælger omkring 4-5.000 varenumre.
       invitrogen bruges som selskabets navn og som domænenavn. det bruges på produkter
og på internt materiale samt på alt skriftligt materiale, fakturaer, aftaler, telefax-forsider og
brevpapir.
       invitrogen har ikke haft de helt store problemer med at blive forvekslet med in vitro.
de har mellem 900 og 1.200 telefoniske henvendelser om måneden, og det sker, at kunder har
ringet forkert. hun betragter ikke in vitro som konkurrent, idet der kun er overlapning i pro-
dukter på området for celledyrkningsmedier.
invitrogens tidligere agent i holland, olf boesjes, har forklaret, at det hollandske firma, han
var ansat i, solgte produkter til kunder i danmark. de fik produkterne fra usa og sendte dem
til køberne i danmark. det amerikanske selskab blev stiftet i 1987, og i 1993 etablerede kon-
cernen europæisk hovedsæde i holland. invitrogen har været brugt som firmanavn og har
været registreret som varemærke i usa og japan siden stiftelsen i 1987.
       fra 1989 til 1991 solgte invitrogen sine produkter til danmark gennem et engelsk sel-
skab ams biotechnology uk ltd. fra 1991 og frem til 1995 blev distributionen forestået på
eksklusiv basis af r&d systems europe ltd. fra 1996 og frem til fusionen i 2001 lå
distributionen af invitrogens produkter i holland hos invitrogen bv.
       invitrogen har aldrig annonceret lokalt i danmark, idet koncernens politik er verdens-
omspændende og ikke lokal. det er invitrogens opfattelse, at nature gør kunderne tilstrække-
ligt opmærksomme på invitrogens produkter.
tidligere medarbejder hos in vitro, ellen krüger, har forklaret, at in vitro, siden hun startede
i 1996, dagligt har fået henvendelser vedrørende invitrogens produkter. i disse tilfælde har de
henvist til firmaet i holland. det var dagligt, de fik sådanne henvendelser. først efter 2001
blev fejlhenvendelserne dog til et decideret problem.
seniorforsker hos kræftens bekæmpelse, josé manuel afonso moreira, har forklaret, at han
var tilknyttet københavns universitet fra 1992-2000. universitetet modtog invitrogens pro-
duktkatalog, og han har købt invitrogens produkter siden 1993. produkterne kendte de fra et
produktkatalog, som man modtog på afdelingen. produkterne bestilte han i holland via et
gratisopkaldsnummer, som var oplyst i kataloget. han kender også til in vitros produkter.
                                                 - 5 -
       nature er det mest ansete magasin indenfor hans fagområde og et referenceværk, som
alle læser. han har læst nature siden 1988. både københavns universitet og kræftens be-
kæmpelse abonnerer på magasinet.
produktspecialist hos invitrogen, jane larsen, har forklaret, at hun hjælper kunder med at
løse eventuelt opståede problemer med invitrogens produkter. invitrogens største kunder er
novo, lundbeck, rigshospitalet og statens seruminstitut samt universiteterne i københavn,
odense og århus.
       hun mener ikke, at kunderne har vanskeligheder med at skelne mellem invitrogen og in
vitro. forskere er meget påpasselige med at få produkter leveret fra samme producent for at
kunne få målbare resultater.
ole frandsen har forklaret, at han arbejder med mikrobiologi på århus universitet og køber
ind til fælleslageret. han køber både produkter fra invitrogen og in vitro. begge er kendte og
indarbejdede navne på det danske marked. det sker tit, at folk tager fejl af de to selskaber, når
de beder ham om at bestille produkter hjem. invitrogen og in vitro er efter hans opfattelse
konkurrenter, som leverer nogenlunde samme slags produkter.
parternes synspunkter
in vitros advokat har gjort gældende, at in vitro er latin og dermed ikke en del af det danske
sproglige fællesgods, og det er uden betydning, om navnet på latin eller på fagsprog er be-
skrivende for in vitros produkter. derudover er in vitro gennem 14-15 år blevet indarbejdet i
danmark og er i dag et stærkt selskabsnavn, der er kendt af alle laboranter. in vitro opfylder
derfor aktieselskabslovens og varemærkelovens krav om særpræg.
       in vitro fik sit navn registreret 12 år før invitrogen og har allerede af den grund prioritet
før invitrogen. invitrogen har siden 1989 kun reklameret for en brøkdel af sine produkter i
nature, som henvender sig til hele verdenen. derudover har invitrogen sendt nyhedsbreve og
produktkataloger ud til interesserede kunder i hele verdenen. ingen af disse udsendelser er
under sagen dokumenteret i forhold til danske abonnenter, selv om en sådan dokumentation
ville have været nem at foretage. invitrogen havde ikke i 1989, da in vitro blev registreret, og
har ikke indtil 2001 markedsført sig og sine produkter i danmark.
       in vitro og invitrogen sælger de samme produkter inden for den samme branche til den
samme kundekreds, hvilket betyder, at der skal mindre til, førend der foreligger navnelighed.
                                               - 6 -
ordene er stave- og lydmæssigt identiske, bortset fra en enkeltstavelses tilføjelse. derudover
er der de facto sket en forveksling af de to selskaber, selv af faste kunder.
       in vitro har i den forbindelse ikke forholdt sig passiv, idet man reagerede kort tid efter,
at invitrogen fik sit navn registreret i danmark. der er derfor ikke grundlag for at statuere
sameksistens, eller at in vitro skal anerkende invitrogens varemærkeret og navn.
       taget i betragtning, at der mindst har været 500 fejlhenvendelser er en skønsmæssig
fastsat erstatning yderst rimelig for de gener og det tidsforbrug, henvendelserne har kostet.
der bør ved fastsættelsen af sagsomkostninger tages hensyn til, at invitrogen har pustet sagen
unødigt op.
invitrogens advokat har gjort gældende, at in vitro er en alimindelig betegnelse for noget, som
foregår i et reagensglas. in vitro kan derfor ikke have tilstrækkeligt særpræg til at blive
beskyttet.
       såfremt retten alligevel måtte finde, at der er tilstrækkelig særpræg til, at in vitro kan
opnå beskyttelse, er denne beskyttelse meget snæver. køberkredsen er special- og højtuddan-
nede og udviser stor agtpågivenhed ved køb af produkter, og produkterne hos in vitro og hos
invitrogen er ikke de samme.
       derudover er der flere stavelser i invitrogen, ligesom ”in” og ”vitro” er trukket sammen
til ét ord. det afvises ikke, at der er sket forveksling af de to selskaber, men antallet af hen-
vendelser er under sagen blevet dokumenteret med in vitros egne notater, og in vitro har ikke
dokumenteret at have lidt et tab herved. der er derfor ikke forvekslelighed i aktieselskabsret-
lig, varemærkeretlig eller markedsføringsmæssig forstand.
       i hvert fald fra 1996 henviste in vitro fejlhenvendelserne til invitrogen i holland. in
vitro har ved først at reagere i 2001 udvist en sådan passivitet, at de to navne kan sameksiste-
re.
       invitrogens ret er i øvrigt ældre end in vitros. udenlandske selskabsnavne opnår den
samme beskyttelse i danmark ved ibrugtagning som danske selskabsnavne. invitrogen har
udbudt produkter og tjenesteydelser til danske kunder siden 1989 og har siden marts 1989
kontinuerligt og uafbrudt markedsført sine produkter i nature og nyhedsbrevet expressions,
som er blevet distribueret i danmark.
                                               - 7 -
sø- og handelsrettens afgørelse
in vitro er et latinsk fagudtryk, som ikke er en del af det almindelige danske sprog. under
hensyn hertil og til, at in vitro gennem 14-15 år er blevet stærkt indarbejdet i danmark, op-
fylder in vitro aktieselskabslovens og varemærkelovens krav om særpræg.
      invitrogen fik først sit selskabsnavn registreret i 2001, og navnet er ikke blevet registre-
ret som varemærke i danmark eller i eu. annoncerne for enkelte af invitrogens produkter i
nature kom ganske vist også i 1989 ud til en kreds af eksisterende og potentielle kunder på
verdensmarkedet, men det kan højst antages at have været en utilsigtet sidevirkning af denne
annoncering, hvis danske kunder erfarede om invitrogen fra nature. invitrogens danske kun-
der kunne fra 1989 og indtil fusionen i 2001 alene købe invitrogens produkter gennem uden-
landske distributører.
      invitrogen findes herefter ikke at have gjort således brug af mærket invitrogen i dan-
mark, at invitrogen var taget i brug som dansk varemærke eller i øvrigt som forretningskende-
tegn forud for registreringen i 1989 af in vitro som selskabsnavn, jf. aktieselskabsloven §
153, stk. 2. denne registrering er således sket med rette.
      in vitro og invitrogen er i samme branche, henvender sig til den samme kundekreds og
handler til dels med de samme produkter. in vitros navn udgør de første 7 bogstaver af de i
alt 10 i invitrogens navn. det er uden betydning for spørgsmålet om navne- og mærkelighed,
at ”in” og ”vitro” er trukket sammen og med små bogstaver tilført ”gen”. tilføjelsen skaber
de samme associationer som in vitro og forstærker dermed mærkets første led, som er iden-
tisk med in vitros navn. der er således ikke blot lighed og til dels identitet mellem parternes
varer og kundekreds, men tillige betydelig lighed, grænsende til identitet, mellem in vitros
selskabsnavn og invitrogens selskabsnavn og mærke.
      in vitro kan herefter forbyde invitrogens brug af sit selskabsnavn og varemærke. idet
retten ikke finder, at betingelserne i varemærkeloven § 9 for at tillade invitrogen at bestå ved
siden af in vitro er opfyldt, tages in vitros påstand om forbud og udslettelse til følge.
      for generne ved den skete forveksling skal invitrogen betale en erstatning til in vitro,
som efter et samlet skøn fastsættes til 25.000 kr.
                                              - 8 -
                               thi kendes ret
invitrogen a/s skal ophøre med at bruge invitrogen a/s som selskabsnavn og sørge for at få
det udslettet af erhvervs- og selskabsstyrelsens register.
      invitrogen a/s skal inden 14 dage til in vitro a/s betale 25.000 kr. og 25.000 kr. i
sagsomkostninger.
        bjarne egedal                        elmer.              hans jørgen nielsen
                                             (sign.)
                                          ___ ___ ___
                               udskriftens rigtighed bekræftes
                               p.j.v. sø- og handelsretten, den
