                                       udskrift
                                           af
                       sø- & handelsrettens dombog
                                      ____________
den 11. april 2002 blev af retten i sagen
v 44/01
viby jern danmark a/s
(advokat keld nomanni)
mod
maskinfabrikken fuglsang a/s
(advokat jan hellmund jensen)
afsagt sålydende
                                         d o m:
sagens spørgsmål er om der i medfør af varemærkeloven og markedsføringsloven skal
nedlægges forbud mod at maskinfabrikken fuglsang a/s producerer, sælger, distri-
buerer og markedsfører rabatskovle der i mål, skovlbladets udformning, drænhullernes
form, antal og placering er identiske med de rabatskovle viby jern danmark a/s pro-
ducerer. i bekræftende fald er det spørgsmålet om der er grundlag for at tilkende viby
jern vederlag og/eller erstatning for maskinfabrikken fuglsangs produktion og salg af
sådanne rabatskovle.
                                              -2-
påstande
viby jern har nedlagt påstand om at maskinfabrikken fuglsang forbydes at foretage
produktion, salg, distribution eller anden form for markedsføring i danmark af den i
sagen omhandlede rabatskovl, og at maskinfabrikken fuglsang tilpligtes at betale et af
retten fastsat vederlag for udnyttelse af viby jerns rettigheder med mindst 32.800 kr. og
erstatning med mindst 67.200 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling
sker.
maskinfabrikken fuglsang har påstået frifindelse.
sagens omstændigheder
viby jern producerer og sælger graveskovle − herunder rabatskovle − hvis skovlblad
fremstilles i et stykke stål der valses og bukkes. viby jerns rabatskovle har på siderne
drænhuller formet som et d. rabatskovlene er endvidere påført viby jerns figurmærke.
figurmærket der på skovlene er rødt, ser således ud:
figurmærket blev registreret den 1. juni 1984 i klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner,
store landbrugsmaskiner.
fra slutningen af 1999 til midten af 2000 producerede og solgte maskinfabrikken fugl-
sang 16 rabatskovle til ib e. mortensen a/s. ib e. mortensen a/s købte skovlene for i
alt 65.600 kr. eksklusiv moms. i slutningen af 2000 producerede og solgte maskinfa-
brikken fuglsang en rabatskovl for 4.640 kr. eksklusiv moms til henrik hansen. henrik
hansen købte skovlen på vegne viby jern.
de 17 rabatskovle maskinfabrikken fuglsang producerede og solgte, er for så vidt angår
mål, skovlbladets form og drænhullernes udformning og placering identiske med de ra-
                                              -3-
batskovle viby jern producerer. de eneste forskelle på rabatskovlene er ophænget, og at
rabatskovlene produceret af viby jern er påført viby jerns figurmærke.
det fremgår af sagens bilag 2 hvorledes rabatskovlene produceret af viby jern hen-
holdsvis maskinfabrikken fuglsang ser ud. de mørkegrå skovle er produceret af viby
jern, de lysegrå med det større ophæng er produceret af maskinfabrikken fuglsang:
viby jern påtalte den 5. februar 2001 maskinfabrikken fuglsangs fremstilling og mar-
kedsføring af rabatskovlene under anbringende af at skovlene var et åbenlyst plagiat af
viby jerns tilsvarende rabatskovl, og at maskinfabrikken fuglsang ved fremstillingen
og markedsføringen af skovlen overtrådte markedsføringslovens § 1 og § 5, ligesom
markedsføringen var i strid med viby jerns varemærkerettigheder.
maskinfabrikken fuglsang bestred at fremstillingen af rabatskovlene stred mod viby
jerns rettigheder.
viby jern har i brev af 19. februar 2001 oplyst at det rejste erstatningskrav beregnes ud
fra en fremstillingspris på ca. 3.000 kr. pr. skovl og en salgspris til forbrugeren på ca.
7.200 kr. og til forhandlere på ca. 4.640 kr.
der er som bilag 1 fremlagt et foto af en rabatskovl. rabatskovlen er bortset fra ophæn-
get identisk med de rabatskovle viby jern producerer. viby jern har oplyst, at skovlen
                                              -4-
ikke er produceret af viby jern. maskinfabrikken har bestridt at have produceret rabat-
skovlen afbilledet på bilag 1.
der er fremlagt en række fotos af forskellige skovle produceret af viby jern, herunder
eksempler på at viby jern dels i markedsføringen af skovlene, dels på selve skovlene
anvender selskabets figurmærke og i øvrigt anvender d-formen som fx ramme om bil-
leder, side- og produkttal.
der er blandt andet fremlagt følgende eksempler:
forklaringer
kaj dam-rasmussen har forklaret at han er direktør i viby jern. han ejer sammen
med sin hustru virksomheden som de købte for ca. 30 år siden. der er 40 ansatte i virk-
somheden. viby jern har specialiseret sig i at producere skovle og har et betydeligt salg
heraf, fortrinsvis til england, belgien og holland. viby jern produktudvikler selv skov-
lene. der lægges stor vægt på skovlenes design og på virksomhedens designmæssige
fremtræden i det hele taget. virksomheden har ansat fire teknikere der udelukkende be-
skæftiger sig med at udvikle og tegne virksomhedens produkter. vidnet træffer den en-
delige beslutning om skovlenes udformning og design. viby jerns skovle er kendeteg-
net ved at være lavet i ét stykke stål der valses og bukkes. konkurrenternes skovle er
lavet af flere stykker stål der svejses sammen hvorved skovlens profil bliver kantet. det
er sværere at lave en skovl i ét stykke, men den runde form er bedre i brug, og skovlens
                                              -5-
kvalitet er bedre. viby jerns skovle er på grund af den vanskeligere produktionsmetode
og bedre kvalitet dyrere end konkurrenternes skovle.
viby jern producerer en række forskellige skovle. den enkelte skovls ophæng sættes på
efter at skovlen er produceret. valget af ophæng afhænger af hvilken maskine kunden
har. viby jern producerer selv de forskellige ophæng.
viby jern begyndte engang i 1980’erne at forme skovlenes huller som et d. det skete
kort tid efter at viby jern havde fået registreret sit figurmærke. det er karakteristisk for
viby jerns skovle at hullerne har form som et d. folk inden for branchen ved med det
samme at skovle med d-formede huller kommer fra viby jern. de d-formede huller er
ikke udformet som viby jerns figurmærke, fordi et v og et j i det d-formede hul vil
svække konstruktionen. figurmærket er således ikke anvendeligt som eksempelvis
drænhul i en rabatskovl.
hullerne i skovlene kunne ligeså godt være runde. det er konkurrenternes, men hul-
lernes d-form er netop kendetegnende for viby jerns skovle. rabatskovlenes d-for-
mede drænhuller har en funktion, men hullerne er også placeret således at skovlenes
sider bliver visuelt tiltalende.
viby jern konstaterede under et besøg hos ib e. mortensen a/s at virksomheden havde
nogle skovle med d-formede huller. det kunne på grund af ophænget straks konstateres
at skovlene ikke var produceret af viby jern, men bortset herfra var skovlene en fuld-
stændig kopi af de skovle viby jern producerer. ib e. mortensen a/s oplyste at skovle-
ne var købt hos maskinfabrikken fuglsang.
henrik hansen bestilte på vegne viby jern en rabatskovl hos maskinfabrikken fugl-
sang. den bestilte skovl skulle have d-formede drænhuller. der var ingen problemer
med at bestille en sådan skovl hos maskinfabrikken fuglsang der leverede en fuldstæn-
dig kopi af viby jerns rabatskovl.
den rabatskovl der er afbilledet på sagens bilag 1, er ifølge oplysninger fra en af viby
jerns kunder fremstillet af maskinfabrikken fuglsang. vidnet kan på ophænget se at
skovlen ikke er produceret af viby jern, men bortset herfra er skovlen en fuldstændig
kopi af viby jerns rabatskovl.
                                             -6-
det er vidnets opfattelse at maskinfabrikken fuglsang har produceret og solgt mange
kopier af viby jerns rabatskovle. vidnet vil tro at der er produceret og solgt langt flere
skovle end de 16 maskinfabrikken fuglsang erkender at have leveret til ib e. morten-
sen a/s. ib e. mortensen a/s er en maskinfabrik der sælger mange rendegravere, og til
hver rendegraver hører en rabatskovl som standardudstyr.
ib e. mortensen a/s har gennem en årrække været kunde hos viby jern. ib e. morten-
sen a/s er fortsat kunde hos viby jern. vidnet kan ikke sige hvor mange skovle viby
jern har solgt til ib e. mortensen a/s i de enkelte år. det er således ikke muligt at oply-
se hvor mange rabatskovle viby jern har solgt til ib e. mortensen a/s i eksempelvis
1999, idet viby jern ikke registrerer antallet af solgte skovle til den enkelte kunde, men
alene hvilket beløb der er solgt for.
hans nielsen har forklaret, at han er afdelingsleder hos maskinfabrikken fuglsang.
han blev på et tidspunkt kontaktet af jørgen jørgensen der af og til skaffede kunder til
maskinfabrikken fuglsang. jørgen jørgensen fortalte at ib e. mortensen a/s skulle
bruge nogle rabatskovle. vidnet sagde ja til at lave det antal rabatskovle ib e. morten-
sen a/s skulle bruge. ib e. mortensen a/s lånte maskinfabrikken fuglsang en rabat-
skovl, og vidnet blev bedt om at producere tilsvarende skovle. vidnet kunne ikke se
noget problem heri. vidnet betragtede skovlen som helt almindelig. det er sædvanligt at
skovle produceres efter ordre. den lånte skovls drænhuller var aflange, og det var et
krav fra ib e. mortensen a/s at hullerne i de nye skovle havde tilsvarende form. ib e.
mortensen a/s bestilte fem eller seks skovle ad gangen. ib e. mortensen a/s har i alt
købt 15 eller 16 af disse skovle hos maskinfabrikken fuglsang. vidnet har produceret
alle skovlene.
vidnet kender ikke viby jerns skovle. der var ikke et rødt mærke på den skovl ma-
skinfabrikken fuglsang lånte af ib e. mortensen a/s. der var ingen mærker overho-
vedet på den lånte skovl. maskinfabrikken fuglsang producerede kun det antal eksem-
plarer ib e. mortensen a/s bestilte. skovlenes ophæng blev lavet efter ib e. mortensen
a/s’s anvisninger således at skovlene passede til de maskiner de skulle bruges til.
efter at vidnet havde produceret de nævnte skovle til ib e. mortensen a/s, blev han
kontaktet telefonisk af henrik hansen. henrik hansen ville købe en rabatskovl. vidnet
                                             -7-
sagde at maskinfabrikken fuglsang kunne levere en rabatskovl idet de havde en eller to
liggende. da henrik hansen kom for at hente skovlen, ville han ikke have den fordi
dens huller var runde. han ville have at hullerne skulle være aflange. da vidnet havde
lovet henrik hansen en skovl, gik han med til at producere en skovl til henrik hansen ´
i overensstemmelse med dennes ønsker. vidnet vidste ikke at henrik hansen var fra
viby jern. henrik hansen sagde at han var nystartet, og at han derfor skulle bruge en
skovl.
forevist bilag 2 oplyste vidnet at maskinfabrikken fuglsang har produceret det lyse
eksemplar. forevist bilag 1 oplyste vidnet at maskinfabrikken fuglsang ikke har lavet
denne skovl. han har ikke tidligere set et tilsvarende ophæng.
maskinfabrikken fuglsang har ikke produceret flere end de nævnte 16 eller 17 rabat-
skovle med d-formede drænhuller. maskinfabrikken fuglsang er af økonomiske og
produktionsmæssige grunde holdt op med at producere skovle.
procedure
viby jern har gjort gældende at maskinfabrikken fuglsang i strid med markedsførings-
loven og varemærkeloven har produceret, solgt, markedsført og distribueret rabatskovle
der en fuldstændig efterligning af viby jerns rabatskovle. det er i den forbindelse uden
betydning at ophænget, der ikke er en del af skovlen, ikke er identisk, ligesom det er
uden betydning at maskinfabrikken fuglsang ikke har påført viby jerns figurmærke på
skovlene.
viby jerns skovle har særpræg, dels fordi de er lavet i ét stykke stål frem for flere, dels
på grund af hullernes form. huller er normalt og naturligt cirkulære. det er hullerne i
konkurrenternes skovle da også. udformningen af viby jerns skovle gør at kundekred-
sen umiddelbart og helt klart kan adskille viby jerns skovle fra andres.
efterligningen − herunder især udformningen og placeringen af drænhullerne – er ikke
nødvendig for at opnå den ønskede funktionelle effekt, og efterligningen har ikke været
nødvendig for at tilkæmpe sig en plads på markedet. viby jern er den eneste på marke-
det der anvender d-formede huller. hullernes udformning er et forretningskendetegn
der er beskyttet efter markedsføringsloven. maskinfabrikken fuglsangs efterligning af
                                             -8-
de d-formede huller er tillige en krænkelse af viby jerns såvel registrerede som indar-
bejdede varemærke.
maskinfabrikken fuglsang har helt bevidst krænket viby jerns rettigheder. maskin-
fabrikken fuglsang har handlet i strid med såvel varemærkelovens § 4 som markeds-
føringslovens § 1 og § 5. maskinfabrikken fuglsang har bevidst og illoyalt markeds-
fortrængt og snyltet på viby jerns velindarbejdede produkter. maskinfabrikken fugl-
sang har ved efterligningen af viby jerns rabatskovle anvendt viby jerns forretnings-
ningskendetegn og varemærke på en sådan måde at der er en klar risiko for at forveksle
rabatskovlene.
betingelserne for at nedlægge forbud mod maskinfabrikken fuglsangs handlinger er
således til stede.
maskinfabrikken fuglsang skal betale et rimeligt vederlag til viby jern efter vare-
mærkelovens § 43, stk. 1. vederlaget skal fastsættes til mindst 32.800 kr. maskinfa-
brikken fuglsang har ved efterligningen endvidere pådraget sig erstatningsansvar. ma-
skinfabrikken fuglsang har holdt viby jern ude af markedet i hvert fald for disse 16
skovle. maskinfabrikken fuglsang skal derfor betale erstatning efter markedsføringslo-
vens § 13, stk. 2. erstatningen skal fastsættes til mindst 67.200 kr., idet viby jerns tabte
avance opgøres til 4.200 kr. for hver af de 16 skovle maskinfabrikken fuglsang har er-
kendt at have produceret og videresolgt.
maskinfabrikken fuglsang har gjort gældende at der hverken foreligger krænkelse af
markedsføringsloven eller varemærkeloven ved maskinfabrikken fuglsangs produktion
og salg af de 16 rabatskovle.
maskinfabrikken fuglsang har ikke gjort brug af viby jerns figurmærke. figurmærket
er ikke udelukkende en d-form således som hullerne i skovlene er. viby jerns varemær-
ke giver således ikke selskabet eneret til at gøre brug af d-formede huller. viby jern har
ikke en registreret eneret til at anvende d-formen. det er heller ikke på nogen måde
sandsynliggjort at viby jern ved indarbejdelse har opnået eneret til at gøre brug af d-
formede huller. der kan desuden slet ikke opnås eneret til at anvende d-formen der er et
almindeligt tegn uden nogen form for særpræg. der foreligger derfor ingen overtrædelse
                                              -9-
af varemærkeloven ved maskinfabrikken fuglsangs anvendelse af d-formede drænhul-
ler i rabatskovle.
maskinfabrikken fuglsang har heller ikke handlet i strid med markedsføringsloven.
de producerede skovle er ganske enkle og uden noget særpræg, og selve udformningen
af skovlene er sket på baggrund af kendte konstruktioner og med henblik på opfyldelse
af tekniske behov. der er grænser for hvor forskelligt en skovl kan udformes. drænhul-
lerne er funktionsbestemte. hertil kommer at de skovle maskinfabrikken fuglsang har
produceret, adskiller sig tilstrækkeligt fra viby jerns skovle ved ophænget der er en del
af skovlen. d-formede huller er ikke et forretningskendetegn for viby jern. hullernes
form har ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse som forretningsken-
detegn.
viby jern har ikke en markedsposition der er beskyttelsesværdig efter markedsførings-
lovens regler. maskinfabrikken fuglsang har endvidere ikke søgt at opnå en markeds-
mæssig identitet med viby jern. samtlige skovle maskinfabrikken fuglsang har solgt,
er produceret på baggrund af bestillinger fra ib e. mortensen a/s og viby jern. ib e.
mortensen a/s har været bekendt med at de erhvervede skovle var produceret af ma-
skinfabrikken fuglsang. der foreligger derfor ikke nogen utilbørlig tilegnelse af viby
jerns påståede markedsposition. maskinfabrikken fuglsang har været i god tro i relati-
on til salget af skovlene til ib e. mortensen a/s og henrik hansen fra viby jern. ma-
skinfabrikken fuglsang har derfor ikke handlet i strid med god markedsføringsskik. der
foreligger heller ingen markedsforstyrrelser idet der jo kun har været én kunde, nemlig
ib e. mortensen a/s.
der foreligger således ingen krænkelse af viby jerns rettigheder, og der er derfor ikke
grundlag for at nedlægge forbud som påstået af viby jern. der er heller ikke grundlag
for vederlag eller erstatning.
en eventuel krænkelse kan ikke tilskrives maskinfabrikken fuglsang som forsætlig eller
uagtsom, da maskinfabrikken fuglsang ikke har været bekendt med viby jerns produk-
tion af tilsvarende skovle. der er derfor ikke grundlag for at tilkende viby jern godtgø-
relse efter varemærkelovens § 43 stk. 1. der er under alle omstændigheder ikke grund-
lag for at tilkende viby jern både vederlag og erstatning. det fremgår udtrykkeligt af
varemærkelovens § 43 at der kun kan kræves erstatning for den yderligere skade – ud
                                            - 10 -
over tilkendt vederlag for udnyttelsen af varemærket - som krænkelsen måtte have med-
ført. maskinfabrikken fuglsang har alene solgt skovle til ib e. mortensen a/s. viby
jern har ikke fremlagt handelstal til belysning af samhandlen mellem viby jern og ib e.
mortensen a/s. en eventuel godtgørelse kan derfor ikke overstige 26.240 kr.
der er ikke grundlag for at pålægge maskinfabrikken fuglsang erstatningsansvar, dels
fordi der ikke er et ansvarsgrundlag, dels fordi viby jern ikke har lidt noget tab. såfremt
viby jern tilkendes erstatning, kan erstatningen maksimalt udgøre 26.240 kr. svarende
til den af viby jern oplyste avance ved salg af 16 skovle til forhandlere.
rettens begrundelse og resultat
maskinfabrikken fuglsang har markedsført 17 rabatskovle der fremtræder som i det væ-
sentlige identiske med de af viby jern producerede skovle der af betydning for denne
sag er særprægede ved anvendelsen af d-formede drænhuller i siderne. dette begrænse-
de særpræg kan ikke medføre at viby jerns skovle som sådan kan være beskyttet mod
efterligninger.
drænhullerne i viby jerns skovle er ikke udformet som selskabets varemærke, og den
anvendte d-form kan på grund af manglende distinktivitet ikke være beskyttet efter va-
remærkeloven. maskinfabrikken fuglsangs anvendelse af d-formede drænhuller er der-
for ikke i strid med varemærkeloven.
viby jern har i en årrække anvendt en d-lignende figur som led i markedsføringen og
har herunder anvendt d-formede huller i sine skovle. dette har ført til at viby jerns
produkter og markedsføring fremstår med en gennemtænkt og klar linje der blandt andet
har ført til at skovlene er genkendelige. den således beskrevne markeds-føringsmæssige
identitet må tillægges en beskyttelse efter markedsføringsloven. det er derfor i strid
med markedsføringsloven når maskinfabrikken fuglsang uden tilladelse har anvendt d-
formede drænhuller i sine med viby jerns stort set identiske skovle. dette kan ikke føre
til et så vidtgående forbud som påstået, men alene til at der nedlægges forbud mod at
maskinfabrikken fuglsang foretager produktion, salg, distribution eller anden form for
markedsføring i danmark af den i sagen omhandlede rabatskovl forsynet med de af vi-
by jern benyttede d-formede drænhuller eller andre d-formede huller.
                                             - 11 -
maskinfabrikken fuglsang var klar over at de rabatskovle ib e. mortensen a/s havde
bestilt, var en kopi af en anden skovl. maskinfabrikken fuglsang må have været eller
burde have været opmærksom på at d-formede huller ikke er sædvanligt forekommen-
de, og at en efterligning derfor kunne være i strid med trediemands rettigheder. maskin-
fabrikken fuglsang burde således ikke uden videre have efterlignet de d-formede dræn-
huller. maskinfabrikken fuglsang har derfor pådraget sit erstatningsansvar ved at pro-
ducere rabatskovle der er identiske med viby jerns rabatskovle med d-formede dræn-
huller.
det er imidlertid ikke antageligtgjort, at viby jern har haft afsætningstab eller omsæt-
ningsnedgang som følge af maskinfabrikken fuglsangs handlinger, ligesom det ikke er
sandsynliggjort, at handlingerne har medført markedsforstyrrelser for viby jern. der
kan derfor ikke tilkendes viby jern erstatning efter markedsføringsloven.
                                     thi kendes for ret:
maskinfabrikken fuglsang a/s forbydes at foretage produktion, salg, distribution eller
anden form for markedsføring i danmark af den i sagen omhandlede rabatskovl der er
afbildet på bilag 2, for så vidt produktet er forsynet med de af viby jern danmark a/s
benyttede d-formede drænhuller eller andre d-formede huller.
hver part bærer sine omkostninger.
                                        jens feilberg
ole lundsgaard andersen                                           bent kierkegaard
                                           (sign.)
                                       ___ ___ ___
   udskriftens rigtighed bekræftes. sø- & handelsrettens kontor, den 11/04-2002
                                            p.j.v.
