‐ ldh
                                   udskrift
                                         af
                    sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
den 18. september 2007 blev af retten i sagen
v‐170‐05
nortlander a/s
(advokat christian akhøj
v/advokat thorbjørn swanstrøm)
mod
hela wine & spirits aps
(advokat christina wiesner
v/ advokat søren lindahl)
afsagt sålydende
                                      d o m:
indledning og påstande
                                            -2-
sagen angår spørgsmålet, om hela wine & spirits aps’ (herefter hela) registrering
og brug af navnet fiskefjæs og betegnelsen ”fisk” ved salg og markedsføring m.v.
af alkoholprodukter er i strid med nortlander a/s’ rettigheder til det registrerede
varemærke fisk for samme varegruppe.
nortlander a/s har nedlagt følgende påstande:
1. hela skal ophøre med at markedsføre spiritus‐ og hedvinsprodukter under nav‐
   net fiskefjæs.
2. hela skal ophøre med at anvende betegnelsen ”fisk” i forbindelse med markeds‐
   føringen af spiritusprodukter.
3. hela skal slette varemærkeregistrering fiskefjæs vr 2005 00817 i klasse 33.
4. hela skal ophøre med at benytte, markedsføre eller anvende etiket og vareudstyr
   jf. bilag 1, til markedsføring og salg af alkoholholdige drikke.
5. hela skal anerkende at have krænket nortlanders rettigheder og skabt markeds‐
   forstyrrelse ved generelt at have udsendt ”beregning på prisbesparelse ved køb
   af fiskefjæs frem for fisherman.
hela har nedlagt påstand om frifindelse samt selvstændig påstand om, at
nortlanders registrering vr 2002 025050 af varemærket fisk ophæves.
nortlander har nedlagt påstand om frifindelse over for helas selvstændige påstand.
nortlander har frafaldet påstand om erstatning/vederlag med forbehold om, at
kravet kan rejses på et senere tidspunkt.
sagsfremstilling
                                           -3-
nortlander er indehaver af varemærkerettighederne til ordmærkerne fish og fisk
registreret i 2002 under henholdsvis vr 2002 04383 og vr 2002 02505 for klasse 33:
alkoholholdige drikke (dog ikke øl). nortlander har siden 2001 solgt en vodka‐drik
med smag af lakrids, mentol og eukalyptus, en såkaldt shot. produktet
markedsføres i en høj genever‐lignende flaske, oprindeligt under navnet fisherman.
        lofthouse of fleetwood ltd., der er indehaver af varemærket fishermann´s
friend, anlagde sag mod nortlander med påstand om, at nortlander var uberettiget
til at anvende navnet fisherman. efter sø‐ og handelsrettens dom af 2. juni 2004,
hvor lofthouse of fleetwood fik medhold i, at nortlander ikke måtte anvende
etiketten, ændredes navnet på etiketten til fishman. senere blev navnet ændret til
fisk. ved højesterets dom af 24. april 2007 stadfæstede dommen for så vidt angik
påstanden om etiketten, ligesom det blev nortlander forbudt at anvende navnet
fisherman ved salg og markedsføring af en vodka shot. etiketten blev herefter
ændret påny til den nuværende udformning og nu udelukkende med navnet fisk.
nortlanders etiket har haft/har følgende udformning:
        nortlanders produkt produceres i 2 udgaver med samme smag, men med en
alkoholprocent på henholdsvis 30 og 20. begge udgaver sælges en gros, i
spiritusforretninger og til caféer, barer og diskoteker, hvor det serveres for gæsterne
i 2 cl´s shotglas.
                                              -4-
       i 2005 påbegyndte hela salg og markedsføring af et tilsvarende produkt med
20 % alkohol under navnet fiskefjæs. produktet blev markedsført i samme type
flaske som nortlanders produkt og med den nedenfor viste etiket.
der er under domsforhandlingen forevist andre emballager for lignende produkter
med lakridssmag, hvis navne ofte relaterer sig til det maritime.
i forbindelse med helas registrering af navnet fiskefjæs gjorde nortlander
indsigelse. patent – og varemærkestyrelsen traf den 22. september 2005 afgørelse,
hvorefter nortlanders indsigelse ikke blev taget til følge. styrelsen har i sin afgørelse
bl.a. anført:
       ”… der er sammenfald af varer.
       ordet fiskefjæs kan ikke umiddelbart slås op i danske ordbøger. imidlertid viser
       opslag på google, at ordet benyttes som øgenavn eller som nedværdigende udtryk i
       hverdagssproget på nettet.
       indsigers mærker fisk består af en stavelse og fire bogstaver, hvorimod indehavers
       mærke består af tre stavelser og ni bogstaver. uanset at indsigers mærke indgår i
       starten af indehavers mærke, finder styrelsen dog, at der tale om mærker af væsentlig
       forskellig længde, der i øvrigt er uden sammenfald af stavelser. synsmæssigt ligner
       mærkerne derfor ikke hinanden.
       heller ikke lydmæssigt vil mærkerne ligne hinanden på grund af den væsentlige
       forskel i længden af udtalen i de forskellige mærker.
       herudover vil der være væsentlig begrebsmæssig forskel, da indsigers mærke
       refererer til en dyretype, hvorimod indehavers mærke vil blive forbundet med slang
       og øgenavne.
                                             -5-
       det er derfor styrelsens samlede opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden.
       … uanset om indsigers figurmærke er velkendt i danmark finder styrelsen ikke, at
       der er mærke‐lighed mellem billedet af en skægget mand iført sydvest og ordet
       fiskefjæs, fordi der ikke ses at være nogen nærliggende association mellem det
       begrebsmæssige indhold af figurmærket og ordmærket fiskefjæs.…”
       hela har i efteråret 2005 udarbejdet en ”beregning på prisbesparelser ved køb
af fiskefjæs frem for fisherman som en del af sit salgsmateriale.
prissammenligningen omfatter udelukkende de 2 konkurrerende produkter, og
beregningerne er efter det oplyste foretaget på baggrund af oplysninger om priser
og rabatter indhentet fra 2 grossister. prisforskellen mellem de to produkter er over
for to forskellige kunder henholdsvis 13,80 kr. og 8,85 kr. pr. flaske. rabatten
angives til 1 på 3 for nortlanders produkt og 1 på 2 for helas, og herunder er anført
”50 % bedre”. hela har som dokumentation fremlagt en kopi af en tilbudsavis fra s
engros, hvorefter der ved køb af 3 kasser fisherman fås en gratis.
       der er i sagen fremlagt udskrift af chatsider, hvor en vodka shot er benævnt
”fisk”, hvor ”fisk” er en betegnelse for henholdsvis nortlanders og helas produkt,
ligesom det er brugt som generisk betegnelse. ligeledes er der fremlagt billeder af
skilte fra barer, hvorefter der sælges ”fisk”. nortlander har i skrivelse af 11. juli
2007 til cafe ludvigsen gjort indsigelse mod brugen af betegnelsen ”fisk” for andre
produkter end fisk og fishman.
forklaringer
thomas anthon har forklaret, at han er direktør og eneindehaver af selskabet
nortlander. han har været beskæftiget i vin – og spiritusbranchen i ca. 35 år,
størstedelen af tiden som selvstændig. som tidligere medindehaver af vinhuset
norden var han bl.a. med til at udvikle en bitter, nordsøbitter, kaldet nordsøolie.
       i 2001 udviklede nortlander vodka shot produktet fisherman, som blev
lanceret under betegnelsen ”fisk”, som siden generelt er anvendt som en original og
populær betegnelse for nortlanders produkt. det tog ca. 2 år at bygge et marked op,
hvorefter det er blevet et ret stort mærke, som nu må anses for markedsledende.
som følge af varemærkesagen med lofthouse er brugen af navnene fisherman og
fishman ophørt. nu benyttes kun navnet fisk, som nortlander fik registreret
                                            -6-
allerede i 2002. navnet blev holdt i reserve på grund af den løbende varemærkesag
og blev taget i brug i 2005. han er ikke enig i, at maritime betegnelser er et
særkende for shots. maritime betegnelser anvendes f.eks. også ofte om
bitterprodukter, ligesom vodka shots har mange forskellige andre betegnelser f.eks.
”små grå”. han reagerer altid ‐ oftest skriftligt ‐, når han opdager, at forhandlere
eller udskænkningssteder anvender betegnelsen ”fisk” for andre produkter end
nortlanders. i efteråret 2005 blev han bekendt med helas prissammenligning, som
han bl.a. fik udleveret fra en grossist og et diskotek. sammenligningen, der er
benævnt ”beregning på prisbesparelse ved køb af fiskefjæs frem for fisherman”,
er mangelfuld og illoyal, idet nortlander i perioder tilbyder andre og langt større
rabatter end de angivne, ligesom der ikke er taget højde for, at nortlanders produkt
forhandles med to forskellige alkoholstyrker, på henholdsvis 20 % eller 30 %.
sammenligningen tager kun de rabatter, som nortlander ydede på netop det
tidspunkt, i betragtning, og er dermed misvisende.
hans ulrik winther andersen har forklaret, at han er direktør og eneindehaver af
hela. selskabet blev stiftet i 1980 af hans familie, som har arbejdet indenfor vin ‐ og
spiritusbranchen i mange år. hans far var med til at udvikle og lancere
nordsøbitteren. hela importerer, producerer og distribuerer vin og spiritus til såvel
detailsalg som til ”on‐trade”, d.v.s til caféer, barer og diskoteker.
       selskabet producerede seaman´s shot på vodkabasis med 30 % alkohol og
med smag af lakrids, menthol og eukalyptus, da man i 2005 begyndte produktion
og salg af fiskefjæs med samme smagsstoffer, men på hedvinsbasis med 20 %
alkohol. der er forskel på smagen, men produkterne er klart ”i familie”. hele denne
shot kategori med smag af lakrids, menthol og eukalyptus i et bestemt forhold
kaldes i daglig tale for ”fisk”. når man bestiller en ”fisk” i en bar, er det selve
smagsblandingen, der opfylder gæstens forventninger, og ikke noget bestemt
mærke eller alkoholstyrken. betegnelsen ”fisk” opstod i sønderjylland i 1997 i
barerne, hvor de blendede vodka og fisherman´s friend til shots. han arbejdede på
det tidspunkt i sin fars grossistvirksomhed og rettede henvendelse til lofthouse om
et eventuelt samarbejde om en færdigblandet shot med ”fishermans friend”.
lofthouse takkede nej under henvisning til, at deres produkt havde et sportsligt
image, der kunne lide skade ved en kobling med alkohol.
                                          -7-
      på denne baggrund var det nærliggende for hela at vælge et navn med dels et
maritimt islæt, en slags produkttrend i branchen, dels noget med ”fisk”, som er
benævnelsen for smagskategorien. hela ønskede en lidt skæv vinkel på navnet, og
han fandt selv på navnet fiskefjæs. hela har en ansat grafiker, der hjælper med at
de‐signe drinkskort og markedsføring af egne produkter i ”on‐trade” – leddet, men
eti‐ketten til fiskefjæs, herunder teksten ‐ ”med den rigtige smag af fisk” ‐ blev
designet af et selvstændigt reklamebureau. betegnelsen ”fisk” har været med på
etiketten fra begyndelsen. han tænkte ikke på at undersøge, om ordet fisk var et
beskyttet varemærke.
      hela har valgt en almindelig, prisbillig standardflaske, som fremstilles og
sælges af mange glasproducenter, og som anvendes til en række andre produkter af
shots og bittere. de anvender den matterede udgave, fordi produktet er ufiltreret.
      den prissammenlignende undersøgelse, som er udarbejdet af hela i
sensommeren 2005, indeholder udelukkende en oversigt over priser på parternes
produkter og de prismæssige fordele, kunden kunne opnå, baseret på grossisternes
dagspriser og rabatter på daværende tidspunkt. der er i almindelighed mange
forskellige rabatter i branchen, men for overskuelighedens skyld er der ikke
medtaget andre, lig‐nende produkter. bilaget er ikke distribueret som led i en
generel markedsføring, men var alene udarbejdet til brug for sælgerne, som havde
det med i tasken til brug for salgsforhandlinger. han ved ikke, hvordan oversigten
er havnet hos flere aftagere, men går ud fra, at de selv har kopieret sælgerens
eksemplar i forbindelse med et besøg.
freddy tofte hansen har forklaret, at han er formand for dansk bartenderlaug, den
eneste faglige interesseorganisation for bartendere i danmark, med 148 medlemmer
og 700 enkeltpersoner. han er uddannet bartender og er af og til aktiv ‐ som regel
som afløser på scandlines‐overfarten helsingør‐helsingborg. i weekenden fungerer
overfarten som et sted, hvor unge mennesker mellem 18 og 25 år ‐ målgruppen for
shots ‐ går i byen. på overfarten forhandles ikke fiskefjæs, kun fishman/fisk.
han har de se‐neste 4 år ikke hørt betegnelsen ”fisk” brugt for andre produkter end
fishman/fisk. han eller scandlines har ikke nogen forbindelse til producenten
nortlander.
                                          -8-
andré fürster simonsen har forklaret, at han er 31 år og har arbejdet som bartender
i 12 år. han er nu bestyrer på café ludwigsen, hvor han personligt står for indkøb
og valg af sortiment i baren. han står tillige i baren 2 gange ugentligt. café
ludwigsen er en café i en koncern, der ejer en række andre barer, diskoteker og
caféer. kundekredsen er en bred skare med en gennemsnitsalder på 18 til 25 år.
konceptet er pool, hygge og shots. han begyndte med at sælge fisherman, men
sælger nu i stedet fiskefjæs på grund af den lavere alkoholprocent. produktet
blev indtil et forbud for nylig kun solgt under betegnelsen ”fisk”, og ca. 90 % af
kunderne bestiller det som ”fisk”. han har aldrig modtaget bemærkninger fra
kunder om, at han har solgt fiskefjæs, når der blev bestilt ”fisk”. betegnelsen
anvendes i det hele taget bredt om spiritusblandinger med bolchesmag ‐ også om
bittertyper og om andre smagsvarianter. han sælger ca. 500 – 750 shots om ugen.
parternes argumenter
nortlander har anført, at fisk er det markedsledende produkt inden for shots med
smag af lakrids, menthol og eukalyptus.
       hela har ved at uddele en prissammenligning misinformeret markedet, idet
en sådan sammenligning skal være objektiv. prissammenligningen er værdiladet, jf.
ordene ”50 % mere”, og ikke repræsentativ, idet den kun omfatter to produkter.
hela har ikke dokumenteret, hvorfra oplysningerne stammer, hvornår de stammer
fra, eller om de hidrører fra samme tidspunkt.
       hela har valgt en etiket med et navn og et fiskeransigt samt ordet ”fisk”.
endvidere anvender hela samme type flaske som nortlander. det er utroværdigt, at
hela ikke skulle have kendt nortlanders produkt i 2001. nortlanders vareudstyr
skal ikke bedømmes enkeltvis for hvert element, men må betragtes samlet, og der
må henses til, at forbrugeren normalt ikke har begge produkter ved siden af
hinanden. ved at lægge sig så tæt op ad nortlanders vareudstyr har hela overtrådt
markedsføringslovens § 3, stk. 1.
       nortlander har endvidere overtrådt varemærkelovens § 4 ved at anvende
navnet fiskefjæs og tilføjelsen ”den rigtige smag af fisk”. nortlander har
registreret varemærket fisk for samme vare. dette varemærke har været anvendt i
2 år og er nu et stærkt og indarbejdet varemærke. selvom der måtte være en tendens
                                            -9-
til at anvende maritime udtryk for shots med lakridssmag, har hela handlet illoyalt.
de to navne er forvekslelige, idet de fire første bogstaver i helas produktnavn
svarer til nortlanders varemærke. hela anvender endvidere nortlanders
varemærke i tilføjelsen om smag.
        dommen i sagen mellem lofthouse of fleetwood og nortlander er uden
betydning for denne sag, idet hela ikke var part i sagen og derfor ikke kan støtte ret
på dommen.
       hela har ikke introduceret begrebet ”fisk”, men hela har med valget illoyalt
valgt at ”ride med på en bølge”.
       nortlander bestrider, at ordet ”fisk” er en generisk betegnelse for shots med
lakridssmag. gennem de fremlagte udskrifter fra internettet og gennem
vidneforklaring er det derimod godtgjort, at betegnelsen ”fisk” knytter sig til
nortlanders produkt. det er hela, der har bevisbyrden for, at ”fisk” er blevet en
generisk betegnelse. selvom det måtte anses for godtgjort, at betegnelsen ”fisk” er
blevet en generisk betegnelse for shots med lakridssmag, kan det ikke medføre, at
nortlanders varemærke skal ophæves. nortlander har ikke udvist passivitet over
for brugere af betegnelsen og har i det hele taget ikke medvirket til, at ”fisk” skulle
være blevet en generisk betegnelse.
hela har anført, at der ikke foreligger forvekslingsrisiko mellem nortlanders
varemærke fisk og helas varemærke fiskefjæs. ordene har forskellig betydning,
og det er alene de fire første bogstaver, der er ens. der kan i det hele henholdes til
den begrundelse, der er anført af patent‐ og varemærkestyrelsen. retspraksis viser
også, at ord, der begynder med samme stavelse, ikke nødvendigvis er forvekslelige.
hela har ikke gjort brug af ordmærket fisk. nortlanders produkt hed oprindeligt
fisherman, og nortlander har herved lænet sig op ad den almindelige trend i
branchen med maritime navne samt den generiske betegnelse for vodka shots. da
hela ikke har været i ond tro, skal der mere til for, at der foreligger
forvekslingsrisiko. hela har således ikke snyltet på nortlanders varemærke, hvorfor
hela skal frifindes for nortlanders påstand 1 og 3.
        nortlander fik i 2002 registreret varemærket fisk, men tog det først i brug i
2005, selvom nortlander hævder at have forsvaret varemærket. alle i branchen
bruger betegnelsen ”fisk” for en vodka shot, og ordet er ikke længere egnet til at
                                           -10-
adskille nortlanders produkt fra andre lignende produkter. kunderne bestiller en
”fisk” og hæfter sig ikke ved, hvilket produkt de får skænket i glasset. andré für‐
ster simonsen udskænker ca. 750 shots om ugen, og ingen har gjort indsigelser mod
at få serveret en fiskefjæs. de fremlagte bilag fra internettet og billeder fra barer
viser med en enkelt undtagelse, der referer til nortlanders produkt, at betegnelsen
”fisk” anvendes generisk. da nortlander først har taget varemærket fisk i brug tre
år efter registreringen, har nortlander udvist passivitet, hvorfor det skyldes
nortlanders egne forhold, at der er sket degenerering. der er således hverken
varemærkeretlige eller markedsføringsretlige hindringer for, at hela kan anvende
betegnelsen ”fisk” eller bruge ordet fisk på sin etiket.
       hela anvender en standardflaske i granuleret udgave. denne flaske svarer til
andre flasker, der anvendes for lignende produkter. helas etiket er i størrelse og
form afpasset til flasken og ligner dermed andre etiketter på tilsvarende flasker.
farverne og skrifttypen på parternes flasker er forskellige, og ansigterne afviger fra
hinanden såvel i form som i farver. parternes vareudstyr adskiller sig så væsentlig
fra hinanden, at der ikke er risiko for forveksling.
       hela har i sin prissammenligning alene anført relevante, korrekte og loyale
oplysninger. nortlander har ikke gjort indsigelser mod de anførte priser, så det er
alene et spørgsmål om, rabatterne er korrekte. sammenligningen er således objektiv
og dokumenterbar. der er intet misrekommanderende i opstillingen eller i, at der
kun indgår to produkter i sammenligningen. kunderne må selv forholde sig til,
hvilket produkt de ønsker at købe.
rettens begrundelse og resultat
ad. påstand 1 og 3
parternes registrerede varemærker fisk og fiskefjæs har samme fire
begyndelsesbogstaver. nortlanders varemærke består af en stavelse og fire
bogstaver, mens helas varemærke består af tre stavelser og ni bogstaver. ordene er
synsmæssigt og lydmæssigt forskellige, ligesom de er begrebsmæssigt forskellige.
ud fra en samlet bedømmelse findes varemærkerne ikke at være forvekslelige,
hvorfor hela frifindes for påstand 1 og 3.
                                          -11-
ad. påstand 2 og helas selvstændige påstand
nortlander har registret varemærket fisk i klasse 33 for alkoholiske drikke (dog
ikke øl). efter bevisførelsen må det lægges til grund, at betegnelsen ”fisk” bruges for
vodka shots med smag af lakrids, menthol og eukalytus, uden at det er
dokumenteret, at det fortrinsvis bruges for det ene af produkterne frem for det
andet. det må anses for godtgjort, at nortlander har grebet ind over for anvendelsen
af betegnelsen ”fisk” for andet end nortlanders eget produkt. nortlander findes
derfor ikke selv at have givet anledning til, at varemærket skulle være blevet en
generisk betegnelse, således at det skal slettes, jf. varemærkelovens § 28, stk. 1. da
nortlanders varemærke herefter består, skal hela ophøre med brug af betegnelsen
”fisk” i forbindelse med markedsføring af egne produkter.
      nortlanders påstand 2 tages derfor til følge, og nortlander frifindes for helas
selvstændige påstand.
ad. påstand 4
af de fremlagte bilag fremgår, at flere producenter anvender en flaske, der ligner
den almindelig geneverflaske, ved salg af bitter og shot produkter, ligesom der
anvendes en høj etiket, til tider med buet overkant, der på parternes etiket har
forskellig form. farverne på etiketterne er forskellige, og de to figurer er forskellige,
idet nortlander har en fisker med sydvest, mens hela har et nærmest
tegneserielignende fiskeransigt. efter en helhedsbedømmelse findes helas
vareudstyr ikke at være forveksleligt med nortlanders. helas etiket indeholder
sentensen ”den rigtige smag af fisk”. da ordet fisk henviser til et produkt af samme
art som det, nortlander anvender for sit produkt, og da fisk er nortlanders
registrerede varemærke, må hela ikke anvende ordet fisk på sin etiket, jf. påstand 2.
hela skal ophøre med at bruge ordet fisk, men frifindes i øvrigt for påstand 4.
ad. påstand 5
                                            -12-
hela har alene fremlagt en tilbudsavis fra marts 2005 for salg af nortlanders
produkt. da der ikke er dokumenteret yderligere om, på hvilket grundlag hela har
foretaget sin beregning, findes hela at have været uberettiget til at anvende
prissammenligningen, der var egnet til at skabe markedsforstyrrelse. nortlanders
påstand 5 tages derfor til følge.
under hensyn til sagens udfald bærer hver part egne omkostninger.
                                    thi kendes for ret
hela wine & spirits aps skal ophøre med at anvende betegnelsen ”fisk” i
forbindelse med markedsføringen af spiritusprodukter.
hela wine & spirits aps skal ophøre med at benytte ordet fisk på etiketten, men
frifindes i øvrigt for påstand 4.
hela wine & spirits aps skal anerkende at have krænket nortlanders a/s’
rettigheder og skabt markedsforstyrrelse ved generelt at have udsendt ”beregning
på prisbesparelse ved køb af fiskefjæs frem for fisk”
hela frifindes for nortlanders påstande 1 og 3.
nortlander a/s frifindes for hela wine & spirits aps’ selvstændige påstand.
hver part bærer egne omkostninger.
uffe thustrup                     mette christensen                bjarne egedal
                                           (sign.)
                                        ___ ___ ___
                             udskriftens rigtighed bekræftes
                             p.j.v. sø- og handelsretten, den
 -13-