v0078000 - asn
                                       udskrift
                                           af
                       sø- & handelsrettens dombog
                                      ____________
den 22. november 2006 blev af retten i sagen
v-78-05
ferrari s. p. a.
(advokat thorbjørn swanstrøm)
  mod
rema 1000 danmark a/s
(advokat mogens birkebæk)
afsagt sålydende
                                         d o m:
indledning og påstande
sagens spørgsmål er, om en af rema 1000 danmark a/s (rema) importeret
formel 1-legetøjsbil krænker ferrari s.p.a.´s (ferraris) registrerede eu-design
og/eller er i strid med ophavsretslovens § 2, varemærkelovens § 4 og den da-
gældende markedsføringslovs §§ 1 og 5.
ferrari har nedlagt følgende påstande:
    1. rema tilpligtes at anerkende, at toldmyndighedernes suspension af frigi-
        velsen af et vareparti indeholdende 1.040 skala 1:6 legetøjsbiler, som
        vist i bilag 2, er berettiget, og at dette vareparti destrueres.
                                         - 2 -
     2. rema forbydes salg, import, eksport eller direkte eller indirekte markeds-
        føring af en legetøjsbil som vist i bilag 2.
     3. rema tilpligtes at betale erstatning og/eller vederlag på 250.000 kr. med
        tillæg af procesrente fra den 18. april 2005.
     4. rema pålægges at betale omkostninger til ferraris varemærkeagent, in-
        ternationalt patent-bureau a/s samt udgifter til toldmyndighedernes de-
        struktion af varerne.
     5. rema pålægges at betale en bøde efter rettens skøn til statskassen.
rema har over for påstand 1 nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsi-
diært om frifindelse mod, at alene papemballagen fjernes og destrueres.
over for påstand 2 har rema nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidi-
ært frifindelse mod, at salg, import, eksport eller direkte eller indirekte markeds-
føring af en sådan legetøjsbil ikke sker i den som bilag 8 viste papemballage.
over for påstand 3 og 4 har rema nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært
frifindelse mod betaling af et mindre beløb.
over for påstand 5 har rema nedlagt påstand om frifindelse.
sagens omstændigheder
ferrari er en italiensk bilfabrik, der sælger personbiler i luksusklassen. derud-
over producerer ferrari specialdesignede biler til væddeløbskørsel og deltager i
forskellige kategorier i sådanne løb. ferraris forretningsområde omfatter endvi-
dere licensgivning til produktion af forskelligt merchandise, herunder model- og
legetøjsbiler. siden 1950 har ferrari deltaget i stort set alle formel 1-mesterska-
ber, altid med røde biler.
den 12. juni 2003 fik ferrari registreret det nedenfor viste eu-design nr. 37593-
0001 på en legetøjsbil.
                                       - 3 -
 i brev af 8. februar 2005 har dansk supermarked a/s mod, hvem ferrari har
anlagt sag, gjort indsigelser mod registreringen under henvisning til, at designet
ikke opfylder nyhedskravet og ikke har individuel karakter.
billede af en ferrari formel 1-modelracer, jf. sagens bilag 15, ses nedenfor.
en anden udgave af model-raceren har været forevist under domsforhandlingen.
som det fremgår, er ferrarien blandt andet påført sponsormærkerne shell, marl-
boro og vodafone.
rema er en discountkæde, der handler med dagligvarer, men har også et sorti-
ment i legetøj. rema har 160 butikker i danmark. i 2005 købte rema et parti
fjernstyrede formel 1-legetøjsbiler i kina. i foråret 2005 ankom legetøjsbilerne
til havnen i århus, hvor toldskat tilbageholdt varepartiet, da der var mistanke
om, at bilerne var varemærkeforfalskninger.
billede af den bil, rema importerede, jf. sagens bilag 2, ses nedenfor.
                                       - 4 -
bilen er endvidere blevet forevist under domsforhandlingen. bilen er blandt an-
det påført sponsormærkerne fiery red margin (gult ovalt mærke) og margin
(sort skrift på hvid baggrund).
de biler, rema indkøbte, blev leveret i den nedenfor viste æske, bilag 8. ifølge
ferrari kan sponsormærket vodafone genkendes på siden af frontspoileren,
umiddelbart foran hjulet.
formel 1-biler har en speciel udformning, som til en vis grad beror på forskrifter
fastsat af fia, fédération internationale de l´automobiles. ferraris biler har far-
ven pantone tpg 323, rosso scuderia, mens remas bil har farven pantone 1797c.
ferrari har brugt denne pantonefarve på sine formel 1-biler siden 1950.
rema har som dokumentation for, at den overordnede udformning af formel 1-
racerbiler er meget ens, fremlagt fotografier af diverse formel 1-legetøjsbiler af
                                          - 5 -
andre mærker i rød/hvid end ferrari, herunder honda og toyota, samt med
shells logo.
som dokumentation for, at remas bil ikke er identisk med ferraris, har rema
henvist til blandt andet et billede fra børsen magasiner fra februar 2005 og et
billede på forsiden af tipsbladets formel 1 guide, hvorpå er afbilledet ferrari
formel 1-racere udstyret med en sort finne og vinger på luftindtaget bag føre-
ren.
som dokumentation for ferraris anvendelse af sponsormærker på en måde, der
afviger fra den model, der fremgår af den ovenfor afbillede ferrari, har rema
fremlagt en reklame fra shell i bladet formel 1 med et billede af en ferrari for-
mel 1-racer med sponsormærkerne fedex og tictac, begge placeret på bagerste
halvdel af bilens side.
af en tilbudsavis fra varehuset bilka fremgår et eksempel på en ferrari formel 1-
legetøjsbil, hvor marlboros sponsormærke er fjernet, hvorefter feltet på bagspoi-
leren og på luftindtaget bag føreren er hvidt.
til illustration af ferraris bekendthedsgrad og anvendelse af den røde farve har
ferrari henvist til den tidligere nævnte artikel fra børsen magasiner, hvoraf det
blandt andet fremgår, at man under et formel 1-løb altid kan genkende de røde
biler som ferrari. videre er fremlagt en boligannonce, hvori der reklameres med
et ”ferrarirødt” køkken og en pressemeddelelse af 4. februar 2004 fra lego, som
bekendtgør indgåelsen af et treårigt samarbejde mellem lego og ferrari, og
hvori vises en rød ferrari. som dokumentation for anvendelsen af den røde farve
som ”corporate colour” er fremlagt udskrifter fra ferraris hjemmeside, hvoraf
fremgår, at farven anvendes som baggrundsfarve og på det viste merchandise.
ifølge oversigter over seertal udarbejdet af gallup blev tv2-transmitterede for-
mel 1-løb i juni 2005 set i mellem 54.000 og 199.000 danske husstande.
forklaringer
ulrik rasmussen har forklaret, at han er salgschef i ferrari danmark. forret-
ningen sælger 25 gadebiler om året. 60 % af disse er røde, mens de øvrige er
grå, gule eller sorte. derudover sælger de merchandise, hvilket er ekstremt vig-
tigt på grund af motorsporten, hvor ferrari er dominerende. merchandise er alt
fra nåle, slips og sko til legetøj, klapvogne og modelbiler. priserne er i den dyre
ende. man kan købe modelbilerne i str. 1:43 og 1:10. ferrari producerer også bi-
ler i str. 1:5, men det er ikke legetøj, men samlerobjekter.
                                         - 6 -
formel 1-bilerne ændrer sig fra år til år, og der bliver ved hver sæsonstart præ-
senteret en ny model. der er visse restriktioner i fia-reglementet, men derud-
over kan man udvikle bilerne, som man ønsker, og der er derfor også design-
mæssige opgaver forbundet med at lave en racer. de rigtige kendere kan se for-
skel fra årgang til årgang.
ferraris racere er røde. det er unikt for ferrari, der som det eneste team i for-
mel 1-sporten gennem alle årene har haft rød som gennemgående farve, også
under sponsormærkerne. der er andre teams, der gennem tiderne har haft en
rød farve på bilerne, men ikke som gennemgående farve.
ferrari er meget udsat for piratkopiering. de får ofte reklamationer på eksem-
pelvis piratkopierede ure og modelbiler, der er i stykker. udviklingen er stigende
på grund af den massive interesse for motorsporten. begrebet ”ferrarirødt” er
noget, han støder på, når folk ringer for at få oplyst farvekoden til brug for ma-
ling af køkken, cykler m.v.
marlboro er ferrari-holdets hovedsponsor. da man ikke må reklamere for tobak i
europa, fremstilles modelbilerne med den hvide farvesammensætning, som
fremgår af de biler, der er vist i bilkas tilbudsavis. mange af sponsorerne, herun-
der shell, har været sponsor i mange år, men der er også en del nyere mærker.
placeringen af sponsorernes mærker er ikke tilfældig. marlboros mærke sidder
bedst placeret. han ved ikke, om andre holds måde at udnytte placeringen er
anderledes, men ferraris har været konsistent.
jørgen houlberg har forklaret, at han som indkøbschef i rema købte legetøjs-
bilen på sin årlige indkøbstur til kina. rema havde en kontaktperson i taiwan,
som havde fundet bilen for ham. den bil, han fik forevist, var rød og stod uden
emballage. han var ikke interesseret i farven, men i prisen og om bilen kørte
godt. han har ikke set bilen i en sort eller blå udgave som vist på emballagen.
han købte 1.000 biler og har ikke bestilt eller købt yderligere. emballagen så han
første gang i forbindelse med fotograferingen af bilen til remas tilbudsavis. bi-
lerne var da ikke ankommet. de nåede ikke at markedsføre bilerne. bilen skulle
bruges som slagvare, da der var stor efterspørgsel på fjernstyrede biler. bilen
var købt for 179 kr. inkl. moms og skulle sælges for 199 kr.
remas kontaktperson i taiwan er en ”trader”, der leder efter de produkter, ind-
købschefen beder ham om. han ved ikke, om rema tidligere har købt andre pro-
dukter fra samme fabrikant. traderen er remas kvalitetskontrollør, mens kontrol
                                          - 7 -
af ophavs- og varemærkerettigheder foretages af rema selv. de undersøgte ik-
ke, om der kunne være problemer med bilen, og han havde ingen anelse om, at
dette kunne være tilfældet. det er første gang, han er involveret i en sag af den-
ne karakter.
parternes argumenter
ferrari har anført, at den af rema importerede formel 1-bil krænker ferraris
registrerede eu-design. registreringen er sket uden indsigelser, og rema har
først sent i sagsforløbet protesteret mod gyldigheden. registreringen bør derfor
lægges til grund.
i forhold til de tegninger, der ligger til grund for registreringen, er det åbenbart,
at der er identitetspunkter med den importerede bil. sammenholdt med anven-
delsen af den røde farve og sponsormærkernes placering er kravet om forveksle-
lighed opfyldt, og der foreligger derfor en krænkelse af ferraris designret. de
påviste forskelle i placeringen af sorte finner mv. er i den sammenhæng uden
betydning, da disse ikke er tilstrækkelige til at udgøre selvstændige designele-
menter i forhold til ferraris bil.
bilen er endvidere beskyttet af ophavsretsloven. bilen skal kunne køre hurtigt,
men er i øvrigt formgivet uafhængigt af funktionen. i dommen kg 05/85, ferrari
s.p.a. ctr. asian gear b.v., afsagt den 12. april 2005 af retten i haag, er det lagt
til grund, at modellen af ferrari-raceren er ophavsretligt beskyttet. tilsvarende
må det i denne sag lægges til grund, at modellen har den fornødne værkshøjde
og derfor er beskyttet af ophavsretsloven.
bilens helhedsfremtoning, herunder navnlig den røde farve, er i sig selv et vare-
mærke. med til denne helhed hører emballagen. varemærket er meget kendt og
stiftet ved ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3. at varemærket er taget i brug
på det danske marked, fremgår af legos pressemeddelelse og bilka-avisen. an-
dre formel 1-hold bruger den røde farve til modelbiler, men ikke på samme må-
de som ferrari. de øvrige hold bruger farven rød i enkelte sæsoner, eksempelvis
fordi sponsorens mærke har denne farve, men ferrari er den eneste, der har
gjort det konsekvent.
importen af remas bil indebærer endvidere en overtrædelse af den dagældende
markedsføringslovs §§ 1 og 5. bilerne fremstår ens ud fra en helhedsbetragtning
for en forbruger. begge biler er røde. remas bil har hvide felter, men disse er ik-
ke tilstrækkelige til at adskille bilerne, da der stadig er tale om en rød bil. med
                                        - 8 -
hensyn til sponsormærkerne er disse anbragt med kendskab til den originale
ferrari. producenten af den importerede bil har anbragt et gult, ovalt sponsor-
mærke ved luftindtaget, som minder om shells. sponsormærket margin minder
endvidere om marlboro, da der er tale om samme sorte skrifttype på hvid bag-
grund. ligheden mellem bilerne er derfor tilsigtet og lavet for at skabe forveks-
ling. af emballagen fremgår det tydeligt, at bilen på gavlen er anderledes end bi-
len i kassen. til emballagen har man taget et billede af en ferrari og fjernet re-
klamerne, bortset fra vodafone-reklamen, som man har glemt. dette viser, at
det er et regulært piratprodukt. køberne af ferraris modelbiler er ikke særlige
kendere, men almindelige forbrugere, hvilket blandt andet kan ses ved, at biler-
ne forhandles i bilka.
vedrørende påstanden om erstatning og vederlag er der er tale om grov og di-
rekte kopiering med det formål at erobre markedsandele.
med hensyn til påstand om bødestraf foreligger der en grov form for krænkelse.
rema vidste eller burde vide, at bilen var en piratkopi. rema havde ingen proce-
durer, der kunne sikre mod køb af sådanne kopier, men stolede blot på sin for-
handler og accepterede dermed risikoen for, at der kunne ske import af vare-
mærkeforfalskede produkter. rema har som erhvervsdrivende og med det fokus,
der er på området, som minimum udvist grov uagtsomhed.
rema har anført, at retten ved sagens afgørelse ikke kan lægge den registrere-
de designret til grund. for at der kan foreligge en gyldig designret, skal der være
tale om et nyt design af individuel karakter. udformningen af en formel 1-racer
er givet af standarder, og der er ikke under sagen påvist noget konkret om,
hvori det nye i designet består. der ligger endvidere en konkret indsigelse mod
den påberåbte designret. der er derfor samlet tilstrækkelig med tvivl til, at man
ikke kan tage designretten i betragtning. hvis retten lægger designretten til
grund, risikerer retten at træffe en forkert afgørelse, der kan medføre store om-
kostninger for rema.
hvis retten måtte lægge designretten til grund, så indebærer fastlæggelsen af
omfanget af beskyttelsen i henhold til designretten betydelige problemer. de
ferrari-modeller, der er blevet præsenteret under sagen, adskiller sig klart fra
den afbildning, der fremgår af selve designregistreringen, ligesom modellerne
indbyrdes er forskellige.
det er endvidere vanskeligt at fastslå, hvori det designmæssigt individuelle ved
ferraris formel 1-bil består. samtlige enkeltelementer kan genfindes på et utal
                                         - 9 -
af andre biler. den forreste spoiler ses således på toyotas og hondas formel 1-
biler, mens den spidse aflange snude findes på alle formel 1-bilerne fra denne
sæson. sideindsuget findes både i organisk form, men også med mere skarpt af-
skårne kanter. sponsorreklamerne placeres der, hvor de kan, og hvor de opnår
størst mulig synlighed, og placeringen er derfor ikke udtryk for et individuelt de-
sign.
når man sammenligner sagens to biler, ses klare forskelle blandt andet på ud-
formningen af snuden, spoileren, indsuget på siden og indsuget omkring føreren.
der er endvidere forskel på de røde farver, ligesom remas bil ikke er rød over
det hele. remas bil har derimod store hvide stafferinger og sorte spoilere, og
indtrykket minder mere om toyotas formel 1-bil end om ferraris. der er derfor
sådanne forskelle, at en eventuel designret ikke er krænket.
ferraris og remas racere er heller ikke forvekslelige. der må i den forbindelse
lægges vægt på, at der er stor forskel mellem køberne af ferraris biler og re-
mas. ferraris aftagere er kendere, der ved, hvad en ferrari formel 1-racer er.
ferraris produkter henvender sig til en lille kreds, der interesserer sig for løbene,
og som har råd til at købe ferraris produkter. remas kunder derimod handler i
en discount dagligvarebutik og er derfor almindelige forbrugere, der alene er in-
teresserede i at købe en fjernstyret formel 1-racer. der foreligger derfor af den-
ne grund heller ingen krænkelse af ferraris designret.
en bil kan være beskyttet som et værk i medfør af ophavsretsloven, men under
henvisning til tilblivelsen af designet, så er der meget lidt plads til en ophavsret.
det er ikke godtgjort, at ferraris formel 1-bil har den fornødne værkshøjde, og
den af rema importerede bil indebærer derfor ingen ophavsretskrænkelse.
bilen er endvidere ikke i sig selv blevet et varemærke. en farve kan måske være
et varemærke, men bilernes farver er forskellige. remas bil opleves endvidere
ikke som rød over det hele, og der er derfor ingen forvekslingsrisiko.
hvis retten når frem til, at der ikke foreligger en krænkelse efter design-, op-
havsrets- eller varemærkeloven, er der kvalitativt ikke noget tilbage i markeds-
føringsloven at beskytte ferrari imod. med hensyn til emballagen er det rigtigt,
at billedet på æskens gavl ser specielt ud, og at der derfor kan være tale om et
manipuleret foto af en ferrari. hvis det er et problem, er den naturlige konse-
kvens at bortkende emballagen og ikke bilen.
                                        - 10 -
vedrørende sanktionerne har rema ingen bemærkninger til påstanden om de-
struktion og forbud mod salg mv. af bilen, hvis retten finder, at der er tale om
en krænkelse.
for så vidt angår erstatningspåstanden har ferrari ikke sandsynliggjort sam-
menhængen mellem den påståede krænkelse og den påståede erstatning. varen
blev standset i tolden og aldrig markedsført. der kan derfor højst blive tale om
erstatning for udgifter til opbevaring og destruktion. der er imidlertid ikke frem-
lagt nogen dokumentation for disse udgifter, og der er derfor intet grundlag for
erstatning.
med hensyn til bøde skal retten lægge vægt på jørgen houlbergs forklaring,
hvorefter han har købt varen på sædvanlig måde. han har set varen og skønnet,
at der ikke kunne være problemer. det er sædvanlig agtpågivenhed, og rema
har derfor gjort tilstrækkeligt for at undgå en sådan sag. for at ifalde bødestraf
skal der være tale om en klar bevidst handling eller om accept af en betydelig ri-
siko, og det er ikke tilfældet her. der er derfor ikke handlet hverken forsætligt
eller groft uagtsomt.
rettens begrundelse og resultat
retten lægger til grund, at udformningen af en formel 1-racer er fastlagt af
fia´s regulativer samt en række tekniske faktorer som eksempelvis aerodyna-
mik i en sådan grad, at udformningen ikke beror på en sådan selvstændig ska-
bende indsats, at bilen har den fornødne værkshøjde. bilen er derfor ikke be-
skyttet efter ophavsretsloven, jf. ophavsretslovens § 1.
retten har ikke grundlag for at tilsidesætte registreringen af ferraris design som
ugyldig. i forhold til det registrerede design udviser remas formel 1-bil en ræk-
ke forskelle, blandt andet på frontspoileren, luftindtaget, vingen på luftindtaget
og hjulophænget. bilen ligner således ikke en ferrari mere, end den ligner andre
formel 1-biler, hvorfor ferraris design ikke er krænket.
for så vidt angår en eventuel varemærkeret er det ikke dokumenteret, at den
røde ferrari formel 1-bil i sig selv er et varemærke etableret ved indarbejdelse.
retten har i den forbindelse lagt vægt på, at ferrari ikke har eneret til den røde
farve, ligesom bilernes udformning ændres fra år til år.
med hensyn til markedsføringsloven finder retten ikke, at selve udformningen af
formel 1-bilen har tilstrækkeligt særpræg til, at denne efter markedsføringsloven
                                       - 11 -
er beskyttet mod slavisk efterligning, da udformningen, jf. det ovenfor anførte,
er bestemt dels af fia´s reglement, dels af tekniske hensyn. vedrørende den rø-
de farve bemærkes, at bilernes farver ikke er ens, og at ferrari som ovenfor an-
ført ikke har eneret til den røde farve.
for så vidt angår placeringen af sponsormærkerne finder retten imidlertid, at
disse giver bilens fremtoning et vist særpræg, og at dette særpræg er søgt efter-
lignet ved placeringen af sponsormærkerne på remas bil. det fremgår således,
at det gule sponsormærke på denne bil, er placeret der, hvor shells ligeledes gu-
le mærke gennem mange år har været placeret på ferrarien. videre er marlboro
og margins sponsormærker ens for så vidt angår farvekombination, typografi og
placering. helhedsindtrykket, der understøttes af emballagen, giver derfor ind-
tryk af, at bilen er en ferrari. da denne lighed må anses for tilstræbt, indebærer
købet og importen af bilen en overtrædelse af den tidligere markedsføringslovs §
5, jf. § 1, hvorfor ferraris påstand 1 og 2 tages til følge, jf. markedsføringslo-
vens § 13, stk. 1.
da legetøjsbilerne ikke er kommet i omsætning, er der ikke grundlag for at til-
kende ferrari erstatning for afsætningstab eller markedsforstyrrelse. da der ikke
på tidspunktet for krænkelsen i markedsføringsloven var hjemmel til at tilkende
vederlag, frifindes rema for påstand 3 og 4.
rema skal erstatte ferraris udgifter til destruktion af de af rema importerede bi-
ler, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. ferrari har derimod ikke godtgjort at
have haft udgifter til varemærkeagenten udover sædvanlige sagsomkostninger,
hvorfor sådanne omkostninger er omfattet af de nedenfor tilkendte sagsomkost-
ninger.
vedrørende påstanden om bødestraf finder retten ikke, blandt andet under hen-
visning til, at jørgen houlberg ifølge sin forklaring ikke forud for købet havde set
emballagen, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. rema frifindes der-
for for påstand 5.
efter sagens omfang og resultat skal rema betale sagens omkostninger med i alt
23.300 kr., heraf udgør retsafgiften 3.300 kr.
                                 thi kendes for ret:
                                         - 12 -
rema tilpligtes at anerkende, at toldmyndighedernes suspension af frigivelsen af
et vareparti indeholdende 1.040 skala 1:6 legetøjsbiler, som vist i bilag 2, er be-
rettiget, og at dette vareparti destrueres.
rema 1000 danmark a/s forbydes at sælge, importere, eksportere eller direkte
eller indirekte at markedsføre en legetøjsbil som vist i bilag 2.
rema pålægges at betale udgifterne til toldmyndighedernes destruktion af va-
rerne.
rema frifindes for ferrari s.p.a.’s påstand 2 og 5.
inden 14 dage betaler rema 1000 danmark a/s til ferrari s. p. a. i sagsomkost-
ninger 23.300 kr., hvoraf retsafgiften udgør 3.300 kr.
christian hvidt                mette christensen                  flemming skouboe
                                         (sign.)
                                      ___ ___ ___
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                           p.j.v. sø- og handelsretten, den
