                             højesterets dom
                          afsagt onsdag den 26. august 2015
sag 317/2013
(1. afdeling)
stormwear aps
(advokat claus barrett christiansen)
mod
yakkay a/s
(advokat christian l. bardenfleth)
i tidligere instans er afsagt dom af sø- og handelsretten den 17. december 2013.
i pådømmelsen har deltaget fem dommere: poul søgaard, niels grubbe, marianne højgaard
pedersen, hanne schmidt og lars apostoli.
påstande
parterne har gentaget deres påstande.
supplerende sagsfremstilling
højesteret har ved kendelse af 18. juni 2014 (ufr 2014.2863) afslået en anmodning om præ-
judiciel forelæggelse for eu-domstolen af spørgsmål vedrørende fortolkning af rådets for-
ordning (ef) 6/2002 af 12. december 2001 om ef-design (designforordningen).
for højesteret har stormwear fremlagt et fysisk eksemplar og yderligere billeder af bailen-
hjelmen samt en grafisk sammenligning af denne hjelm med cocoons-hjelmen og yakkay-
hjelmen. endvidere er flere af de hjelme, der er omtalt i sø- og handelsrettens dom, forevist
under hovedforhandlingen.
                                               - 2 -
retsgrundlaget
i rådets forordning (ef) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om ef-design (designforordnin-
gen) er anført bl.a.:
      ”rådet for den europæiske union har –
      …
      ud fra følgende betragtninger:
      …
       (14) et designs individuelle karakter bør vurderes ud fra, om det helhedsindtryk, den
      informerede bruger får ved betragtning af designet, klart adskiller sig fra helhedsind-
      trykket af den allerede eksisterende formgivning, idet der tages hensyn til arten af det
      produkt, som designet finder anvendelse på eller indgår i, og navnlig hvilken industri-
      gren produktet tilhører, samt den grad af frihed, designeren har haft ved udviklingen af
      designet.
      …
      udstedt følgende forordning:
      …
      artikel 1
      ef-design
      1. et design, der opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser, benævnes i det
      følgende ”ef-design”.
      2. et ef-design beskyttes:
      …
      b) som et ”registreret ef-design”, hvis det registreres i overensstemmelse med denne
      forordning.
      …
      artikel 3
      definitioner
      i denne forordning forstås ved:
      a) ”design”: et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de
          særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver,
          form, tekstur og/eller materiale.
      b) ”produkt”: en industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet artikel, herunder bl.a.
          dele, der er bestemt til at blive samlet til et sammensat produkt, samt emballage, ud-
          styr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer.
      c) ”sammensat produkt”: et produkt, der består af flere komponenter, som kan udskif-
          tes, således at produktet kan skilles ad og samles igen.
                                          - 3 -
 artikel 4
betingelser for beskyttelse
1. et design beskyttes af et ef-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter.
2. et design, der finder anvendelse på eller indgår i et produkt, som udgør en kompo-
nent af et sammensat produkt, anses kun for at være nyt og have individuel karakter,
hvis:
a) komponenten efter at være blevet inkorporeret i det sammensatte produkt fortsat er
    synlig under normal brug af dette produkt, og
b) de synlige elementer af komponenten i sig selv opfylder kravene om nyhed og
    individuel karakter.
3. ved ”normal brug” i den i stk. 2, litra a) anvendte betydning forstås den endelige
brugers anvendelse, dog hverken vedligeholdelse eller reparation.
artikel 5
nyhedskravet
1. et design anses for nyt, hvis intet identisk design er blevet offentliggjort:
a) inden den dato, hvor det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, første gang er
    blevet offentliggjort, hvis det er et ikke-registreret ef-design
b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering af det design, for hvilket der
    påberåbes beskyttelse, er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritets-
    dagen, hvis det er et registreret ef-design.
2. design anses for at være identiske, hvis deres karakteristiske træk kun adskiller sig
     fra hinanden på uvæsentlige punkter.
artikel 6
individuel karakter
1. et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den
informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre de-
sign, som er blevet offentliggjort:
a) inden den dato, hvor det design, for hvilket der påberåbes beskyttelse, første gang er
    blevet offentliggjort, hvis det er et ikke-registreret ef-design
b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering er indgivet, eller, hvis der begæ-
    res prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret ef-design.
2. ved vurderingen af et designs individuelle karakter tages der hensyn til den grad af
frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.
…
                                                 - 4 -
      artikel 10
      beskyttelsens omfang
      1. beskyttelsen i henhold til et ef-design omfatter ethvert design, der ikke giver den in-
      formerede bruger et andet helhedsindtryk.
      2. ved vurderingen af beskyttelsens omfang tages der hensyn til den grad af frihed, som
      designeren har haft ved udviklingen af designet.
      …
      artikel 19
      de rettigheder, der er knyttet til et registreret ef-design
      1. registreringen som et ef-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende
      design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens samtykke. ved brug
      af det pågældende design forstås navnlig fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel,
      udførsel eller brug af et produkt, som designet indgår i eller finder anvendelse på, eller
      oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål.
      …
      artikel 25
      ugyldighedsgrunde
      1. et ef-design kan kun erklæres ugyldigt,
      …
      b) hvis det ikke opfylder betingelserne i artikel 4 til 9
      …
      artikel 89
      sanktioner for designkrænkelse
      1. finder en ef-designdomstol i en sag om designkrænkelse, at sagsøgte har krænket,
      eller at der er risiko for, at sagsøgte vil krænke et ef-design, træffer den, medmindre
      særlige grunde taler imod noget sådant, følgende foranstaltninger:
      a) en afgørelse, der forbyder sagsøgte at fortsætte de handlinger, der har krænket eller
      vil kunne krænke ef-designet
      …
      d) afgørelse om andre sanktioner, der er egnede under de givne omstændigheder, og
      som har hjemmel i lovgivningen i den medlemsstat, hvor designkrænkelsen finder sted,
      eller der er risiko for, at den vil finde sted, herunder i medlemsstatens internationale
      privatret.
      2. ef-designdomstolen træffer i overensstemmelse med sin nationale lovgivning de for-
      anstaltninger, der har til formål at sikre overholdelse af afgørelser af den i stk. 1 om-
      handlede art.”
designlovens § 37 om krav på vederlag og erstatning mod den, som forsætligt eller uagtsomt
begår designindgreb, fik sin nuværende formulering ved lov nr. 1430 af 21. december 2005. i
                                                  - 5 -
lovforslagets bemærkninger til denne bestemmelse hedder det bl.a. (folketingstidende 2005-
06, tillæg a, lovforslag nr. l 48, s. 1392-1393):
       ”direktivet medfører ikke ændringer i relation til fastsættelsen af det rimelige vederlag.
       stk. 1, nr. 1 i forslaget giver mulighed for, at retten kan fastsætte et beløb, der som mi-
       nimum skal svare til størrelsen af det vederlag, som den krænkende part skulle have
       betalt, hvis der var givet tilladelse til at udnytte designet. vederlaget fastsættes således
       ud fra de samme kriterier som efter gældende ret om betaling af et rimeligt vederlag.
       i overensstemmelse med direktivet indeholder forslaget i stk. 2 en opregning af de krite-
       rier, der skal indgå i fastsættelsen af erstatningen. erstatningen skal i overensstemmelse
       med gældende erstatningsretlige principper fastsættes med udgangspunkt i det lidte tab.
       det er således ikke muligt at få erstatning uden at dokumentere eller sandsynliggøre et
       tab. ved beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til alle relevante kriterier,
       herunder den tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.
       muligheden for at tage hensyn til krænkerens uberettigede fortjeneste er nyt i forhold til
       gældende erstatningsretlige principper i dansk ret. det forekommer sandsynligt, at ret-
       tighedshavers tab langt fra altid vil være lig den fortjeneste, som krænkeren har opnået.
       det nye kriterium, der foreslås indført, kan således eventuelt bevirke, at rettighedshave-
       ren i visse tilfælde kan få en større erstatning end det lidte tab. dog kan det ikke for-
       ventes, at rettighedshaver får dækket både sit fulde tab samt krænkerens fortjeneste.
       retten får med bestemmelsen mulighed for at fastsætte den samlede erstatning ud fra
       skønsmæssige betragtninger, hvori krænkerens fortjeneste indgår som et element i be-
       regningen. muligheden for også at lægge vægt på krænkerens fortjeneste giver således
       retten adgang til en friere vurdering ved fastsættelsen af det lidte tab og dermed erstat-
       ningens størrelse. kriteriet om krænkerens uberettigede fortjeneste kan blandt andet
       tænkes anvendt i situationer, hvor en stor virksomhed har krænket et design, der inde-
       haves af en person med få økonomiske ressourcer. i sådanne tilfælde kan det være van-
       skeligt at fastsætte indehavers tabte fortjeneste og langt lettere at beregne krænkerens
       fortjeneste.
       det fremgår af forslagets ordlyd, at opregningen i stk. 2, der vedrører de aspekter, der
       kan indgå i beregningen af erstatningen, ikke er udtømmende. det vil sige, at retten har
       mulighed for at inddrage alle relevante aspekter, herunder den krænkede parts afsæt-
       ningstab, markedsforstyrrelse og interne tab, der ligeledes indgår som elementer ved
       fastsættelsen af erstatningen efter gældende ret.”
højesterets begrundelse og resultat
sagen angår i første række gyldigheden af yakkays registrerede ef-design af formen på en
hjelm. hvis det pågældende ef-design ikke erklæres ugyldigt, skal der tages stilling til, om
stormwear har krænket yakkays designret ved markedsføring og salg af sine cykelhjelme af
mærket cocoons. i givet fald skal der endvidere tages stilling til de økonomiske konsekvenser
mv. af en sådan krænkelse.
                                               - 6 -
gyldigheden af yakkays registrerede ef-design
yakkays registrerede ef-design omfatter ikke et sammensat produkt, men alene formen på en
hjelm. bailen-hjelmen, der er forevist under hovedforhandlingen, har en højere hvælving og
er ikke så flad og strømlinet fortil som yakkyas design. i modsætning til yakkays design er
bailen-hjelmens underkant heller ikke skåret lige over, men har et let svaj i nakken. herefter
og af de grunde, som sø- og handelsretten har anført, tiltræder højesteret, at yakkay-hjel-
mens design efter en informeret brugers helhedsindtryk adskiller sig fra formen på de tre
modholdte hjelme, som ubestridt har et ældre design.
hvad angår de øvrige modholdte hjelme er det ikke godtgjort, at deres design er ældre end
yakkays registrerede design. med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, som sø- og
handelsretten har anført, tiltræder højesteret, at disse design ikke er til hinder for yakkays
designret.
under hensyn til de begrænsninger af designerens frihed, som følger af formålet med en cy-
kelhjelm, herunder sikkerhedskrav, og af de grunde, som sø- og handelsretten har anført,
tiltræder højesteret, at yakkay-hjelmen ikke kan anses for en almindelig grundform for cy-
kelhjelme, og at der ikke er grundlag for at erklære yakkays registrerede ef-design ugyldigt
på grund af manglende individuel karakter, jf. designforordningens artikel 25, stk. 1, litra b,
jf. artikel 4 og 6.
krænkelse af yakkays registrerede design
højesteret finder, at cocoons-hjelmens skal har samme form som yakkays registrerede ef-
design og fremtræder som en kopi. herefter og af de grunde, som sø- og handelsretten har
anført, tiltræder højesteret, at heller ikke cocoons-hjelmen er et sammensat produkt, og at en
informeret bruger ikke får et andet helhedsindtryk af cocoons-hjelmens design end af yak-
kays beskyttede design. stormwears markedsføring og salg af cocoons-hjelmen har derfor
krænket yakkays registrerede ef-design, jf. designforordningens artikel 19, jf. artikel 10.
krænkelsens konsekvenser
som følge af krænkelsen af yakkays designrettigheder, der skete ved stormwears markedsfø-
ring og salg af cocoons-hjelmen via fakta-kæden, er der med rette nedlagt forbud mod pro-
                                               - 7 -
duktion, import, eksport, markedsføring og salg af denne hjelm, jf. designforordningens arti-
kel 89, jf. artikel 19.
af de grunde, som sø- og handelsretten har anført, tiltræder højesteret, at krænkelse af yak-
kays designret må tilregnes stormwear som forsætlig eller uagtsom. designlovens § 37 skal
derfor bringes i anvendelse.
efter ordlyden af og forarbejderne til designlovens § 37 kan den krænkede ikke få erstatning
uden at dokumentere eller sandsynliggøre et tab. ved beregningen af erstatningen skal retten
tage hensyn til alle relevante kriterier, herunder den tabte fortjeneste og krænkerens uberetti-
gede fortjeneste. den samlede erstatning kan fastsættes ud fra skønsmæssige betragtninger,
hvori krænkerens fortjeneste indgår som et element i beregningen. efter forarbejderne kan det
nye kriterium – krænkerens uberettigede fortjeneste – eventuelt bevirke, at rettighedshaveren i
visse tilfælde får en større erstatning end det lidte tab.
i 2011 solgte stormwear 3.900 cocoons-hjelme efter en landsdækkende kampagne gennem
fakta butikkerne. selv om yakkay ikke har dokumenteret sit tab i form af bevis for nedgang i
omsætning eller fortjeneste, herunder omfanget af substitution, finder højesteret, at yakkay
dog har sandsynliggjort, at selskabet har lidt et tab i form af afsætningstab eller markedsfor-
styrrelse som følge af stormwears designindgreb ved markedsføringen og salget af cocoons-
hjelmene. stormwear opnåede ved salget en fortjeneste på 136.500 kr. (35 kr. pr. stk.). her-
efter fastsætter højesteret skønsmæssigt erstatning for omsætningstab og markedsforstyrrelse
samt vederlag for udnyttelse af designet til 75.000 kr.
efter det anførte stadfæster højesteret dommen med den ændring, at stormwear til yakkay
skal betale 75.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 3. oktober 2011.
sagsomkostninger
efter sagens udfald skal stormwear betale sagsomkostninger til yakkay. under hensyn til
sagens værdi, karakter og omfang fastsættes sagsomkostningerne til 182.800 kr, heraf 7.800
kr. til dækning af retsafgift og 175.000 kr. til dækning af udgiften til advokatbistand i for-
budssagen for sø- og handelsretten og østre landsret samt justifikationssagen i sø- og han-
                                             - 8 -
delsretten og højesteret, herunder også tvisten om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for
eu-domstolen.
                                    thi kendes for ret:
sø- og handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at stormwear aps til yakkay a/s
skal betale 75.000 kr. med procesrente fra den 3. oktober 2011.
i sagsomkostninger for sø- og handelsretten, østre landsret og højesteret skal stormwear
aps til yakkay a/s betale 182.800 kr.
de idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse, og sags-
omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
