- mne
                                         udskrift
                                              af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                        ____________
                                            dom
afsagt den 18. januar 2018
v-15-17
                                   morsø jernstøberi a/s
                                   (advokat sophus bøgeskov christensen)
                                   mod
                                   morsø, aalborg aps
                                   (advokat hans peter storvang)
sagens indledning og parternes påstande
denne sag drejer sig hovedsaligt om, hvorvidt morsø jernstøberi a/s kan forbyde morsø,
aalborg aps at anvende morsø i sit selskabsnavn.
morsø jernstøberi a/s har nedlagt følgende påstande:
1.   det af retten i aalborg i sag nr. bs 99-123/2017 nedlagte forbud/påbud stadfæstes, dvs.
                                              -2-
           i     morsø, aalborg aps forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket
                 ”morsø" og mærker eller andre forretningskendetegn, der er forveksleli-
                 ge hermed i danmark.
           ii    morsø, aalborg aps forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af selskabs-
                 navnet "morsø".
           iii   morsø, aalborg aps tilpligtes at fjerne varemærket "morsø" på skilte, i
                 annoncer, i reklamer og andet markedsføringsmateriale, som morsø, aal-
                 borg aps anvender for sin virksomhed.
           iv    morsø, aalborg aps forbydes at sælge, eksportere, bortgive eller på anden
                 måde bringe i omsætning eller i øvrigt erhvervsmæssigt råde over morsø-
                 produkter.
           v     morsø, aalborg aps tilpligtes at betale de af retten i aalborg til morsø
                 jernstøberi a/s tilkendte sagsomkostninger på kr. 20.300.
2.   sagsøgte skal betale kr. 25.000 til sagsøger, subsidiært et af sø- og handelsretten
     skønsmæssigt fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.
3.   sagsøgte skal betale sagens omkostninger til sagsøger.
4.   morsø, aalborg aps skal ændre sit selskabsnavn i cvr-registret, således at ”morsø”
     ikke længere indgår i morsø, aalborg aps’ registrerede selskabsnavn.
morsø, aalborg aps har under hovedforhandlingen taget bekræftende til genmæle over for
påstand 1 og har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.
oplysningerne i sagen
sagens parter
morsø jernstøberi a/s (herefter morsø jernstøberi) producerer, udvikler og sælger pejse- og
brændeovne, og har hjemsted på nykøbing mors.
                                                       -3-
den 12. oktober 1990 fik morsø jernstøberi registreret følgende figurmærke ved patent- og
varemærkestyrelsen:
figurmærket er tillige registreret som eu-varemærke.
morsø, aalborg aps (herefter morsø, aalborg) sælger og opsætter brændeovne og har hjem-
sted i aalborg.
parternes samarbejde
morsø jernstøberi og morsø, aalborg har siden 1. april 1962 haft et samarbejde. af meddelel-
se af 1. april 1962 fra morsø støbegods fremgår bl.a.:
       ”fra den 1. april hedder vor aalborg afdeling:
       morsø aalborg i/s
       det er en glæde for os at kunne meddele dem, at vi pr. 1. april i år overdrager vor aal-
       borg-afdeling til vor mangeårige forretningsfører sv. e. lauritsen og repræsentant ole
       lauritsen.
       overdragelsen vil ikke medføre ændringer for dem, idet såvel ekspedition som boghol-
       deri fortsat vil foregå fra aalborg – og på sædvanlige betingelser.
       d’herrer lauritsen vil også i fremtiden fuldt ud varetage vore interesser i det nordjyske
       område og videreføre de gode forretningsforbindelse, der gennem årene er skabt mellem
       alle vore kunder og støberiet.”
den 30. juni 2011 indgik parterne en samhandelsaftale, hvoraf fremgår bl.a.:
                                             ”§ 1. aftalens formål
       formålet med aftalen er at udbygge og udvikle samarbejdet mellem parterne.
       aftalen erstatter enhver aftale indgået mellem parterne.
       …
                                       § 3. forhandlerens forpligtelser
                                                      -4-
      forhandleren handler i eget navn og for egen regning.
      forhandleren skal ved udførelsen af sit hverv varetage morsøs interesser og handle loyalt
      og redeligt over for morsø …
      …
                                       § 11. immaterielle rettigheder
      alle immaterielle rettigheder som f.eks. patent- og varemærkerettigheder tilhørende
      morsø forbliver dennes ejendom.
      forhandleren må ikke benytte morsø varemærke i forbindelse med salg af produkter, der
      ikke er fremstillet af morsø.
      forhandleren skal straks indstille brugen af morsø navn og varemærke ved aftalens op-
      hør. dette gælder f.eks. – men ikke udtømmende – i selskabsnavn, i internetdomæne og i
      varemærke.
      morsø tager nødvendige retsskridt, såfremt immaterielle rettigheder krænkes.
      …
                             § 15. kontraktens varighed og opsigelsesvarsel
      denne aftale er gældende fra aftalens underskrivelse og til og med 30. juni 2012 og kan
      inden for denne periode af begge parter opsiges skriftligt med et varsel på 3 måneder.
      parterne forpligter sig til inden udgangen af marts måned 2012 at forhandle aftalens evt.
      videreførelse.
      ved eventuelt ophør af samarbejdet er forhandleren berettiget til at returnere varelager,
      som er med i morsø sortiment på tidspunktet for returnering. dette gælder dog ikke for
      varer der ikke er i salgsbar og i intakt emballage, som direkte kan føres tilbage på morsø
      lager. fragt og returomkostninger betales af forhandleren.
      …
                                      § 17. erstatning og godtgørelse
      i tilfælde af væsentlig misligholdelse vil parterne kunne kræve erstatning efter dansk rets
      almindelige regler.
den 5. september 2014 indgik parterne to ”tillæg til samhandelsaftale” vedrørende hen-
holdsvis morsø, aalborgs åbning af konceptbutik på stenbukken i city syd og morsø jern-
støberis betaling af provision for eneforhandling af austoflamm produkter i skandinavien.
                                                       -5-
den 16. september 2016 opsagde morsø jernstøberi samarbejdsaftalen af 30. juni 2011 med
virkning fra den 31. december 2016. morsø jernstøberi henviste i den anledning til aftalens §
15 og 11.
den 23. januar 2017 anlagde morsø jernstøberi forbudssag mod morsø, aalborg. af forbuds-
kendelsen fremgår bl.a.:
      ”søren færch axelsen har forklaret, at han er landechef hos morsø jernstøberi a/s. han
      er desuden ansvarlig for det skandinaviske salg.
      selskabet blev grundlagt i 1853. … konceptbutikken i skalborg handlede heller ikke ude-
      lukkende med produkter fra morsø jernstøberi a/s. forevist den fremlagte samhandels-
      aftale har vidnet forklaret, at han ikke har tænkt over bestemmelsen i § 15. samhandelsaf-
      talen er blevet opfyldt af morsø jernstøberi a/s. der har ikke været overvejelser om,
      hvorvidt opsigelsen var i strid med de indgåede tillægsaftaler. der har været udbetaling i
      henhold til det fremlagte tillæg nr. 2 til samhandelsaftalen. efter vidnets opfattelse var af-
      talen fortsat gældende, selv om morsø, aalborg aps flyttede fra vesterå til skalborg.
      vidnet mener heller ikke, at det fremlagte tillæg til samhandelsaftale – bilag 5 – er i kon-
      flikt med hovedaftalen. han mener heller ikke, at dette strider mod, at bonusaftalen først
      udløber i 2019. med hensyn til austoflamm – bilag 6 – har vidnet forklaret, at der er ble-
      vet afregnet bonus til morsø, aalborg aps for 2015. betalingerne er modregnet i morsø,
      aalborg aps’ skyld til morsø jernstøberi a/s. aftalen vil efter vidnets opfattelse fortsat
      være gældende på trods af opsigelsen.
      ole lauritsen har forklaret, at vidnets far tidligere var forretningsfører for morsø jernstø-
      beri a/s’ fabriksudsalg i aalborg. morsø jernstøberi a/s havde yderligere fire fabriksud-
      salg i landet. i slutningen af 1961 og begyndelse af 1962 var vidnet ansat som sælger hos
      morsø jernstøberi a/s. det blev på dette tidspunkt besluttet, at morsø jernstøberi a/s
      ville afhænde de nævnte fabriksudsalg, og faren og vidnet overtog fabriksudsalget i aal-
      borg. det var det eneste udsalg, som havde et positivt regnskabsresultat. der blev heref-
      ter indgået en aftale mellem parterne, som svarer til det, der er anført i det fremlagte brev
      – bilag 1a.
      søren lauritsen har forklaret, at han kom ind i morsø, aalborg aps for 10- 12 år siden.
      han er i dag medejer af anpartsselskabet. da erik theil blev direktør for morsø jernstø-
      beri a/s blev der gjort flere tiltag i dette selskab, som også smittede af på morsø, aalborg
      aps. han ville gøre morsø jernstøberi a/s mere synlig, og han begyndte at tale om kon-
      ceptforretninger. de besluttede at lave et forsøg med at etablere en konceptforretning i
      skalborg. det blev aftalt, at morsø jernstøberi a/s skulle hjælpe morsø, aalborg aps
      med finansieringen. der blev endvidere indgået aftale om salg produkter fra den østrig-
      ske virksomhed austoflamm, idet erik theil ville have, at morsø jernstøberi a/s skulle
      være en del af dette. de lavede en aftale, hvorefter morsø jernstøberi a/s fik mulighed
      for at sælge produktet i danmark, hvilket morsø, aalborg aps ikke kunne magte. morsø,
      aalborg aps skulle have 600 kr. excl. moms for hver solgte enhed i danmark. provisio-
      nen skulle ifølge aftalen afregnes løbende, og aftalen skulle løbe indtil 2019. i september
      2016 havde vidnet en samtale med søren axelsen om kredittens maksimum. gælden var
                                                -6-
ikke forfalden, men vidnet valgte alligevel at betale 220.000 kr. til morsø jernstøberi ais.
han fik af søren axelsen lovning på, at morsø, aalborg aps ville få varer efter weeken-
den, hvilket imidlertid ikke skete. det var vidnets opfattelse, at samhandelsaftalen mel-
lem parterne var uopsigelig indtil 2019. i juli måned havde vidnet og søren axelsen haft
nogle samtaler og skrevet til hinanden, idet søren axelsen sagde, at morsø jernstøberi
a/s ikke ville handle med morsø, aalborg aps, hvis de forsat handlede med virksomhe-
den davidsen. det blev også direkte udtalt, at aftalen ville blive opsagt. søren axelsen
var klar over, at aftalen var uopsigelig indtil 2019, men han tilføjede, at han ville sørge
for, at den kunne opsiges. der var en medarbejder fra skat, som overhørte deres samta-
le. kreditten havde været oppe på mellem i million og 700.000 kr. det var vidnets opfat-
telse, at salgsmålene var blevet overholdt. morsø, aalborg aps er en af morsø jernstøberi
a/s’ bedste kunder. der var en periode, hvor morsø jernstøberi a/s ikke ville levere va-
rer til morsø, aalborg aps. vidnet er også bekendt med, at søren axelsen prøvede at få
potentielle kunder til at handle andre steder end hos morsø, aalborg aps. søren axelsen
henviste således blandt andet vidnets søster til en anden forhandler. det endte med, at
samtlige henvendelser fra morsø, aalborg aps til morsø jernstøberi a/s skulle gå gen-
nem søren axelsen. med hensyn til parternes mellemværende har vidnet yderligere for-
klaret, at det viste sig på et tidspunkt, at der var sket en regnefejl, idet morsø jernstøberi
a/s havde lagt moms to gange på skylden. morsø, aalborg aps har endvidere ikke mod-
taget betalinger i henhold til aftalen vedrørende konceptbonus. vidnet har yderligere
forklaret at de to bannere, der var på hver side af indgangsdøren til butikken, er blevet
fjernet. det er meningen, at navnet ‘morsø” ved indgangsdøren skal fjernes. for så vidt
angår hjemmesiden har vidnet forklaret, at morsø, aalborg aps ikke har brugt siden i
længere tid. det var meningen, at morsø jernstøberi a/s skulle servicere hjemmesiden,
men det er ikke blevet til noget. den er således ikke blevet opdateret i en længere perio-
de. morsø, aalborg aps har ikke brugt hjemmesiden gennem en længere periode. vidnet
er ikke i stand til at komme ind på hjemmesiden, da han ikke har noget password. med
hensyn til navnet “morsø, aalborg” har vidnet forklaret, at det har været brugt siden
1962. der har ikke været problemer med registrering af selskabsnavnet. på spørgsmål fra
morsø jernstøberi ais’ advokat har vidnet yderligere forklaret, at han ikke har noget
imod at afgive domænenavnet morsoe.nu.
…
rettens begrundelse og afgørelse
vidnet ole lauritsen har forklaret, at han og faren i 1962 overtog morsø jernstøberi a/s’
fabriksudsalg i aalborg, som de videreførte først i et interessentskab og senere i selskabs-
form, og at vidnet og dennes søn, vidnet søren lauritsen i dag ejer morsø, aalborg aps.
ole lauritsen har endvidere forklaret, at der gennem årene har været indgået flere
mundtlige og skriftlige mellem parterne
retten lægger til grund, at parterne den 30. juni 2011 har indgået en skriftlig samhandels-
aftale. det fremgår blandet af § 11 i aftale, at ”…(a)lle immaterielle rettigheder som f.eks.
patent- og varemærkerettighederne tilhørende morsø forbliver dennes ejendom. for-
handleren må ikke benytte morsø varemærke i forbindelse med salg af produkter, der ik-
ke er fremstillet af morsø. forhandleren skal straks indstille brugen af morsø navn og va-
remærke ved aftalens ophør. dette f.eks. – men ikke udtømmende – i selskabsnavn, i in-
ternetdomæne og varemærke..” det fremgår endvidere af § 15 i aftalen, at den er gæl-
dende indtil den 30. juni 2012. det er ubestridt under sagen, at parterne i september 2014
har indgået to ”tillæg til samhandelsaftale” dels vedrørende etablering af morsø aalborg
                                                    -7-
     konceptbutik på stenbukken i city syd dels betaling af provision til morsø, aalborg for
     eneforhandling af austoflamms produkter i skandinavien. i sidstnævnte aftale var der
     anført en løbetid på 5 år. retten finder på denne baggrund, at samhandelsaftalen fortsat
     må anses at være gældende mellem parterne, selv om den ifølge sin ordlyd skulle være
     udløbet den 30. juni 2012. retten har herved især lagt vægt på, at de to aftaler af 5. sep-
     tember 2014 begge betegnes som tillæg til samhandelsaftalen.
     morsø jernstøberi a/s har den 16. september 2016 under henvisning til § 15 opsagt sam-
     handelsaftalen med tre måneders varsel. efter formuleringen af samhandelsaftalens § 11
     om ”immaterielle rettigheder”, hvorefter ”forhandleren” straks ved aftalens ophør skal
     indstille brugen af morsø navn og varemærke, finder retten, at der foreligger en krænkel-
     se af morsø jernstøberi a/s’ rettigheder, hvis morsø, aalborg aps benytter navnet
     ”morsø” efter opsigelse af samhandelsaftalen. det lægges efter de afgivne forklaringer og
     foreviste fotografier til grund, at morsø, aalborg aps på trods af opsigelsen fortsat be-
     nytter navnet ”morsø” på facaden på forretningen i skalborg. det lægges endvidere til
     grund, at morsø, aalborg aps ikke har ønsket at fremkomme med lagerfortegnelse, og at
     den omtalte hjemmeside fortsat er i brug. retten finder det herved sandsynliggjort, at
     morsø, aalborg har krænket morsø jernstøberi a/s’ ret til navnet ”morsø”, og at morsø,
     aalborg aps’ adfærd nødvendiggør at der meddeles forbud/påbud, som morsø jernstø-
     beri a/s har anmodet om. retten finder det endvidere sandsynliggjort, at morsø jernstø-
     beri a/s’ mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvos morsø jernstøberi a/s henvises
     til at afvente tvistens retlige afgørelse.
     …
     retten bestemmer endvidere, at morsø, aalborg aps skal betale 20.300 kr. i sagsomkost-
     ninger til morsø jernstøberi a/s”
af retten i aalborgs kendelse af 11. maj 2017 fremgår bl.a.:
     ”rettens midlertidige afgørelse truffet i henhold til retsplejelovens § 411 ved kendelsen af
     2. marts 2017 indeholder efter sin ordlyd ikke et påbud om, at morsø, aalborg aps skal
     ændre selskabsnavnet i selskabsregistret, således at morsø udgår. rekvirenten har heller
     ikke nedlagt påstand om, at retten ved påbud skal bestemme dette. på denne baggrund
     sammenholdt med formålet med den midlertidige afgørelse om forbud og påbud må for-
     buddet mod erhvervsmæssig brug af navnet morsø forstås således, at det relaterer sig til
     markedsføringsmæssig brug af navnet morsø i selskabets navn og ikke til registreringen
     af morsø, aalborg aps i selskabsregistret. rigtigheden af denne forståelse bestyrkes af, at
     en fortsat registrering af navnet morsø, aalborg aps i selskabsregistret ikke kan antages
     at nødvendiggøre, at retten ved en midlertidig afgørelse tilpligter selskabet at foretage
     navneændring i lighed med det påbud, hvori selskabet tilpligtes at overdrage domænet
     morsoe.nu til rekvirenten eller i øvrigt tilpligtes at fjerne navnet morsø fra alt, der relate-
     rer sig til markedsføring, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2. det kan af disse grunde ikke læg-
     ges til grund, at rettens midlertidige afgørelse indeholder et påbud om, at morsø, aal-
     borg aps skal ændre sit navn i selskabsregistret. morsø, aalborg aps har den 3. marts
     2017 registreret et binavn pejsecenteret aalborg aps, som anvendes i markedsføringen.
     fogedretten nægter derfor at fremme sagen for så vidt angår dette punkt.”
den 9. juni 2017 stadfæstede vestre landsret kendelsen af 11. maj 2017.
                                                    -8-
den 12. juni 2017 afsagde vestre landsret kendelse vedrørende aalborg rets forbudskendel-
se af 2. marts 2017. af kendelsen fremgår bl.a.:
       ”af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at samhandelsaften dateret
       den 30. juni 2011 fortsat var gældende mellem parterne, da morsø jernstøberi a/s den 16.
       september 2016 opsagde aftalen til ophør den 31. december 2016. af samhandelsaftalens
       § 11 fremgår, at morsø, aalborg aps skal indstille brugen af ”morsø” navn og varemær-
       ke ved aftalens ophør. det fremgår ikke af aftalen, at morsø jernstøberi a/s har krav på at
       overdraget det domænenavn, som ubestridt tilhører morsø, aalborg aps. landsretten
       tager herefter morsø, aalborg aps’ påstand om frifindelse vedrørende påstand 4 til føl-
       ge.”
forbudskendelsen blev herudover stadfæstet.
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaring af søren færch axelsen og søren lauritsen.
søren færch axelsen har forklaret bl.a., at morsø jernstøberi stadig sælger austoflamm-
produkter. han husker ikke salgstallene for 2016, men der er betalt 50.400 kr. i provision til
morsø, aalborg. i 2017 er der indtil videre solgt 85-87 enheder. der er ikke afregnet provisi-
on til morsø, aalborg endnu. provisionen udgør 600 kr. pr enhed. dette afregnes normalt
ved årsafslutningen. det fremgår af e-mail af 9. juli 2014 fra søren lauritsen til daværende
direktør erik theill christensen, at der skal ske provisionsafregning hver måned. dette er
dog aldrig sket.
søren lauritsen vedstod sin forklaring afgivet under forbudssagen. han ejer 49 % af morsø
aalborg. den 1. januar 2017 stoppede selskabet som morsø forhandler og alle facadeskilte
mv. er fjernet. selskabet bruger kun navnet morsø i deres selskabsnavn. forretningen hedder
nu pejsecenter aalborg, hvilket er det eneste navn, som han markedsfører sig med.
han har ændret sin linkedin profil til, at han er ”selvstændig pejsecenteret aalborg”.
                                                    -9-
domænet morsoe.nu bruges ikke længere og hjemmesiden er lukket ned. de bruger en an-
den hjemmeside i dag.
hans far og farfar har retmæssigt brugt selskabsnavnet morsø, aalborg i mange år. han ser
ingen grund til at ændre det.
parternes synspunkter
for sagsøgeren, morsø jernstøberi a/s, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse
med påstandsdokumentet af 15. september 2017, hvoraf fremgår bl.a.:
      ”til støtte for de nedlagte påstande gøres følgende gældende:
      i.     sagsøger har rettighederne til morsø-navnet
      det gøres gældende,
      at     sagsøger i en lang årrække har anvendt navnet ”morsø” kontinuerligt og fik ret-
             tighederne til morsø-navnet registreret ved patent- og varemærkestyrelsen den 29.
             januar 1990, jf. bilag 8,
      at     der således også længe før registreringen af varemærket er sket indarbejdelse af
             morsø-navnet som varemærke gennem brug, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2,
      ii.    sagsøgte har ikke erhvervet selvstændige rettigheder til morsø-navnet
      det gøres gældende,
      at     sagsøgte ikke mod vederlag har fået overdraget rettighederne til at hedde ”morsø
             aalborg” i forbindelse med køb af morsø-afdelingen i 1962,
      at     overdragelsesmeddelelsen af 1. april 1962, jf. bilag 12, ikke udgør dokumentation
             for, at varemærket ”morsø” blev overdraget til sagsøgte i forbindelse med køb af
             morsø-afdelingen i aalborg i 1962,
                     idet  bilag 12 ikke er en ”overdragelsesaftale”, men alene en ”overdragel-
                           sesmeddelelse”, og således ikke dokumenterer en eventuel ret-
                           tighedsovergang,
                     idet  der er intet i overdragelsesmeddelelsen, som tilsiger frasalg af en del
                           af sagsøger, som det reelt gøres gældende af sagsøgte,
                                                 - 10 -
                idet   det ud fra overdragelsesmeddelesen alene kan lægges til grund, at der
                       er sket overdragelse af en ejendom i 1962 (med eventuel inventar og
                       lignende),
   at    sagsøgte under sagen ikke har fremlagt dokumentation for, at der består gyldige
         rettigheder til et morsø, aalborg varemærke i form af varemærkeregistrerin-
         ger eller lignende,
   at    sagsøger aldrig har accepteret, at sagsøgte skulle have erhvervet selvstændige ret-
         tigheder til morsø-navnet, men alene at sagsøgte måtte anvende morsø-navnet, så
         længe der bestod et samarbejde mellem parterne, og at sagsøgte var en af flere for-
         handlere af morsø-produkter under morsø-navnet,
   at    det således var en løbende forudsætning under parternes samhandelsforhold for
         sagsøger, at sagsøgte kun måtte anvende varemærkerne, så længe parterne havde
         et samarbejde og at dette var kendeligt for sagsøgte,
   at    det ville være ejendommeligt, hvis hver enkelt forhandler af morsø-produkter
         skulle have erhvervet selvstændige rettigheder til morsø-navnet, og der således
         alene var tale om en almindelig brugsret til et figur- og ordmærke som et naturligt
         led i sagsøgtes salg og markedsføring af morsø-produkter,
   at    u2015.1782h (”trævarefabrikkernes udsalg”) vedrører en lignende situation, hvor
         højesteret fastslog, at trævarefabrikkernes udsalg v/hans-christian christensen
         ikke ved køb af en forretning drevet under navnet ”trævarefabrikkernes udsalg”
         var blevet indehaver af træ design a/s’ ord- og figurmærker, og at hans christian
         christensen alene havde været berettiget til at anvende navnet ”trævarefabrikker-
         nes udsalg” og det tilhørende figurmærke, så længe samarbejdet med rettigheds-
         haveren træ design a/s bestod, og at hans-christian christensens fortsatte brug
         af varemærkerne efter samarbejdets ophør udgjorde en krænkelse af træ design
         a/s’ varemærkerettigheder,
   at    sagsøger i sagens natur hverken havde grund eller pligt til at gøre opmærksom på
         sagsøgtes brug af ”morsø ”-navnet før samarbejdets ophør, og at sagsøgte så snart
         der forelå en retsstridig brug af varemærkerne - hvilket var tilfældet ved samarbej-
         dets ophør - gjorde sagsøger opmærksom på, at sagsøgers varemærke ikke uberet-
         tiget måtte anvendes,
   at    princippet i varemærkelovens § 8 ikke finder anvendelse på registrering af sel-
         skabsnavne,
                idet   hvis dette var retstilstanden, ville det eksempelvis medføre den ejen-
                       dommelige situation, at en franchisetager, efter ophør af et 5-årigt
                       samarbejde med en franchisegiver, fortsat ville være berettiget til at
                       anvende franchisegivers navn efter samarbejdets ophør.
iii.    sagsøgtes brug af selskabsnavnet ”morsø, aalborg aps” udgør en krænkelse af
        sagsøgers rettigheder til morsø-navnet
   det gøres gældende,
                                              - 11 -
at    det følger af § 11 i samhandelsaftalen af 30. juni 2011, at sagsøgte ved aftalens op-
      hør skal indstille brugen af morsø navn og varemærke, herunder i selskabsnavn,
             idet   vestre landsret i sin kendelse af 12. juni 2017 vedrørende kæresagen,
                    jf. sagens bilag 25, fandt, at samhandelsaftalen af 30. juni 2011 fortsat
                    var gældende mellem parterne, da sagsøger den 16. september 2016
                    opsagde aftalen til ophør den 31. december 2016,
             idet   sø- og handelsretten således kan lægge til grund, at vestre landsret
                    har forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt samhandelsaftalen af 30.
                    juni 2011 var videreført efter den 30. juli 2012 og dermed var gælden-
                    de mellem parterne,
             idet   spørgsmålet om, hvorvidt samhandelsaftalen af 30. juni 2011 var vide-
                    reført efter den 30. juni 2012 og dermed var gældende mellem parter-
                    ne frem til ophørsdatoen den 31. december 2016, ikke er afgørende for
                    nærværende sag, idet sagsøgers rettigheder til morsø-navnet er gæl-
                    dende uagtet samhandelsaftalen, og samhandelsaftalen af 30. juni
                    2011 således ikke udgør hjemlen for sagsøgers rettigheder,
at    sø- og handelsretten ved dom afsagt den 17. januar 2014 i sag v-18-13, jf. bilag 31, i
      en lignende situation fastslog, at det svenske selskab, wisecon ab, efter ophør af
      samarbejdsaftale med wisecon a/s, var forpligtet til at ophøre med brugen af va-
      remærket og navnet ”wisecon”, herunder selskabsnavnet ”wisecon ab”, idet
      det fremgik af parternes samarbejdsaftale, at ”wisecon’s varemærke og rettighe-
      der tilhører alene wisecon”, hvorefter wisecon ab’s anvendelse af wisecon a/s’
      varemærke på aftalemæssigt grundlag var knyttet til samarbejdet.
det gøres videre gældende,
at    det er orddelen ”morsø” – og ikke ”støberi”, jernstøberi” eller ”brændeovne” eller
      lignende – som giver varemærket det særpræg, som er til hinder for, at ordet kan
      indgå i andre vareartsbeslægtede virksomheds- eller forretningsnavne på forveks-
      lelig måde,
at    det fremgår af bilag 8, at sagsøger nyder selvstændig beskyttelse for så vidt angår
      orddelen ”morsø”, og det således er uden betydning, at sagsøgte ikke anvender
      den figurlige udformning,
at    der er mærkelighed mellem ”morsø jernstøberi” og ”morsø, aalborg”, da det do-
      minerende element er ordet ”morsø”, mens ”jernstøberi” og ”aalborg” alene er
      deskriptive,
             idet   det i den forbindelse bemærkes, at sagsøger alene anvender navnet
                    ”morsø” på sine produkter, og det dermed er orddelen, der bliver
                    fremhævet og giver produkterne særpræg,
at    der foreligger varelighed,
             idet   der er sammenfald i parternes tjenesteydelser og den relevante kun-
                    dekreds, og der dermed foreligger en konkurrencesituation,
                                                 - 12 -
               idet    sagsøgtes bemærkning om, at ”flere selskaber benytter sig af morsønav-
                       net, herunder f.eks. morsø taxi & turistfart, morsø golfklub og morsø
                       camping & hytter” er irrelevant, eftersom sagsøgers beskyttelse selv-
                       sagt alene gælder inden for de vare- og tjenestegrupper, som vare-
                       mærket er registreret for og/eller taget i brug for og det forhold, at der
                       findes en række virksomheder, hvori ”morsø”-navnet indgår, er uden
                       betydning for sagsøger (og kan ikke håndhæves af sagsøger), så længe
                       der ikke er aktivitetsmæssig sammenfald,
               idet    det i relation til sagsøgtes bemærkning om, at ”der ses således ikke at
                       være sammenfald mellem de to virksomheders branchekoder, og morsø aal-
                       borg aps’ selskabsnavn krænker således ikke morsø jernstøberi a/s’ ret-
                       tigheder” skal pointeres det indlysende i, at det afgørende for beskyt-
                       telsen må være, hvad den faktiske virksomhed består i, og en bran-
                       chekode selvsagt ikke kan tillægges betydning,
               idet    sagsøgers varemærkeansøgning til patent- og varemærkestyrelsen fra
                       januar 2017, jf. bilag 30, også omfatter detailhandel med de pågæl-
                       dende produkter – brændeovne – og sagsøgte således sælger produk-
                       ter, der er sammenlignelige med sagsøgers produkter.
  det gøres sammenfattende gældende,
  at    sagsøgtes brug af selskabsnavnet ”morsø, aalborg aps” krænker sagsøgers ret-
        tigheder,
               idet    den af vestre landsret afsagte kendelse af 9. juni 2017, jf. bilag 29 –
                       hvor vestre landsret fastslog, at sagsøgte ikke i henhold til pkt. 2 i
                       retten i aalborgs kendelse af 2. marts 2017 (morsø, aalborg aps forby-
                       des at gøre erhvervsmæssig brug af selskabsnavnet ”morsø”) kunne tilplig-
                       tes at ændre sit selskabsnavn i cvr-registret - alene vedrørte spørgs-
                       målet om, hvordan det af retten i aalborg nedlagte forbud om, at
                       ”morsø, aalborg aps forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af selskabsnav-
                       net ”morsø”” skulle forstås, i særdeleshed forståelsen af begrebet ”er-
                       hvervsmæssig brug”, og at kendelsen således ikke har taget stilling til,
                       om sagsøgtes brug af selskabsnavnet ”morsø, aalborg aps” udgør en
                       krænkelse af sagsøgers rettigheder,
  at    det derfor skal pålægges sagsøgte at foranledige selskabsnavnet ændret i cvr-
        registret, således at navnet ”morsø” udgår af selskabets navn i registret,
               idet    det i den forbindelse tilføjes, at navnet ”morsø, aalborg aps” ikke op-
                       fylder betingelserne i selskabslovens § 2, stk. 2, eftersom navnet inde-
                       holder sagsøgers varemærke i sin helhed og der bag bestemmelsen
                       hviler et forvekslingshensyn, hvor branchesammenfald/-lighed og va-
                       rearter har indflydelse ved vurderingen.
iv.    sagsøger har krav på vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgers vare-
       mærke efter samarbejdets ophør og erstatning for markedsforstyrrelse
                                                  - 13 -
     det gøres gældende,
     at     sagsøger har krav på vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgers vare-
            mærker efter samarbejdets ophør samt krav på erstatning for markedsforstyrrelse
            som følge af sagsøgtes fortsatte brug af sagsøgers varemærke efter samarbejdets
            ophør, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 20, stk. 3,
     at     dette beløb skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.
     v.     sagsøger har i henhold til retten i aalborgs kendelse af 2. marts 2017 krav på
            betaling af 20.300 kr. i sagsomkostninger
     det gøres gældende,
     at     sagsøgte ved retten i aalborgs kendelse af 2. marts 2017 blev idømt at skulle betale
            20.300 kr. i sagsomkostninger til sagsøger,
     at     sagsøgte ikke har nogen fordring at modregne de pålagte sagsomkostninger i.”
for sagsøgte, morsø aalborg aps, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse
med påstandsdokumentet af 16. oktober 2017, hvoraf fremgår bl.a.:
     ”til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at morsø, aalborg aps ejer ret-
     tighederne til selskabsnavnet ”morsø aalborg”.
     herunder gøres det gældende, at sagsøgte erhvervede rettighederne i 1962, (…). det
     fremgår af overdragelsesmeddelelsens ordlyd, at meddelelsen er en underretning om
     fuldstændig overdragelse af den virksomhed, som sagsøger tidligere har ejet og drevet i
     aalborg, herunder samtlige rettigheder og forpligtelser, inklusive immaterielle rettighe-
     der, tilknyttet den overdragne virksomhed. med den ordlyd, som sagsøgers erklæring
     har, må det have formodningen imod sig, at der skulle være indskrænkninger i den ret,
     som sagsøgte har fået overdraget.
     såfremt retten ikke finder, at der er sket en fuldstændig overdragelse, gøres det gælden-
     de, at sagsøgte har erhvervet selvstændig varemærkerettigheder ved indarbejdelse, jfr.
     varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
     hertil bemærkes, at sagsøger, ved som indehaver af en ældre ret, ikke inden rimelig tid
     har taget de nødvendige skridt for at hindre brugen af et yngre varemærke, jfr. varemær-
     kelovens § 9. sagsøger har således ved passivitet mistet retten til at gøre sin ret gældende
     over for sagsøgte.
     det gøres ligeledes gældende, at sagsøgers varemærke ikke kan udstrækkes til at omfatte
     yderligere end ”morsø” med den karakteristiske skrifttype og kongekrone.
     det gøres under alle omstændigheder gældende, at sagsøgte ikke har overtrådt forbud-
     det/påbuddet i retten i aalborgs kendelse i bs nr. 99-123/2017, idet sagsøgte har taget
                                             - 14 -
kendelsen til efterretning med undtagelse af det forbud, der efterfølgende er ændret af
vestre landsret. dette dokumenteres af udskrift af fogedbogen af 11. maj 2017, der frem-
lægges som bilag j og fogedrettens sagsfremstilling i kendelsen af 22. september 2017
(…). forbuddene kan således anses for opfyldt, og dermed er grundlaget for nærværende
sag begrænset til, at sagsøgte anfægter pligten til overdragelse af domænenavnet, samt
det forhold, at de nedlagte forbud skulle indebære en forpligtelse for sagsøgte til at æn-
dre selskabsnavnet.
i forhold til påstand ii gøres det således gældende, at sagsøgte har særskilte rettigheder
til selskabsnavnet morsø, aalborg aps, idet sagsøgte på baggrund af overdragelsen i
1962 har opbygget en virksomhed, der har opbygget selvstændig goodwill. denne
goodwill er ikke begrænset til de samhandelsaftaler, der efterfølgende har givet sagsøgte
ret til at benytte sagsøgers varemærke, figurmærke etc.
det bestrides, at sagsøger ikke skulle have accepteret, at sagsøgte har erhvervet selv-
stændige rettigheder til navnet morsø, aalborg. det fremgår direkte af overdragelses-
meddelelsen, at sagsøger har overdraget virksomheden, herunder navnet til sagsøgte.
sagsøger har ligeledes, inden der blev indgået samhandelsaftaler mellem sagsøger og
sagsøgte, accepteret, at sagsøgte benyttede selskabsnavnet morsø, aalborg aps.
sagsøger påpeger det ejendommelige i, at hver enkelt forhandler af morsø-produkter
skulle have erhvervet selvstændige rettigheder til morsø-navnet. hertil bemærkes, at
morsø, aalborg aps ikke blot har fungeret som forhandler af morsø-produkter, men på
baggrund af den i 1962 omtalte overdragelse – som må karakteriseres som en virksom-
hedsoverdragelse – erhvervede selvstændige rettigheder til morsø-navnet. sagsøgers
sammenligning med andre virksomheder, der blot forhandler morsø-produkter, har så-
ledes ingen relevans.
sagsøger synes at indtage det standpunkt, at overdragelsesmeddelelsen ikke kan tages til
indtægt for, at der er overdraget andet end en ejendom. dette er i direkte modstrid med
meddelelsens ordlyd og bestrides.
i forhold til påstand ii gøres det gældende, at retten til at benytte selskabsnavnet morsø,
aalborg aps ikke er § 11 i samhandelsaftalen af 30. juni 2011. sagsøgte har (…), siden
1962 drevet og opbygget morsø aalborg, hvorfor det gøres gældende, at de rettigheder,
som sagsøgte i 1962 har købt og betalt, ikke kan termineres af en senere samhandelsaftale;
en samhandelsaftale, der tillige er udløbet.
det bestrides, at samhandelsaftalen, der ifølge sin ordlyd er udløbet, fortsat er gældende.
det bestrides derudover, at det forhold, at vestre landsret under et kæremål vedrørende
forbuddet, har forholdt sig til konsekvenserne af den tidligere samhandelsaftale, skulle
præjudicere sø- og handelsrettens afgørelse under justifikationssagen.
hjemlen til brug af selskabsnavnet morsø, aalborg aps er således ikke samhandelsaft-
alen men overdragelsen i 1962 og den efterfølgende opbygning af virksomheden morsø,
aalborg aps.
sluttelig gøres det gældende, at rækkevidden af påstand ii, der er afgjort af fogedretten
den 11. maj 2017, ikke giver hjemmel til at pålægge sagsøgte at ændre selskabsnavnet.
der er således intet i selskabsnavnet morsø, aalborg aps, der strider mod sagsøgers ret-
tigheder i henhold til varemærkeloven. sagsøgte anvender ikke på nogen måde sagsøgers
                                                  - 15 -
     varemærke i den virksomhed, som sagsøgte har drevet siden den uberettigede opsigelse
     som forhandler af produkter med varemærket morsø, hvilket understreges af sagsfrem-
     stillingen i fogedrettens omkostningsafgørelse af 22. september 2017 (…).
     vedrørende påstand iv gøres det gældende, at sagsøger ikke har krav på erstatning for
     markedsforstyrrelser efter varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 20, stk. 3.
     der henvises til fogedretten i aalborgs afgørelser af 11. maj 2017 og 22. september 2017,
     (…) hvoraf følger, at morsø, aalborg aps har overholdt de af retten i aalborg i sag nr. bs
     99-123/2017 nedlagte forbud/påbud.
     der er således intet grundlag for at fastsætte et krav på erstatning for markedsforstyrrel-
     ser.
     vedrørende påstand v gøres det gældende, at sagsøgte har opfyldt omkostningsafgørel-
     sen, idet sagsøgte har en fordring at bringe i modregning med de pålagte sagsomkost-
     ninger. der henvises i den forbindelse til tillæg til samhandelsaftale af 30. juni 2011 af 5.
     september 2014 vedr. austroflamm, bilag 6, hvoraf fremgår, at morsø, aalborg aps har
     ret til en månedlig provision. der henvises endvidere til kendelse af 2. marts 2017 i sag
     nr. bs 99-123/2017, hvoraf følger af retsbogen, at landechef for morsø jernstøberi a/s, sø-
     ren færch axelsen, er af den opfattelse, at aftalen vedr. austroflamm stadig er gældende.
     sagsøgte har således en fordring, som kan bringes i modregning i det af sagsøgte fremsat-
     te krav på sagsomkostninger. sagsøger har til dato ikke villet oplyse, hvor mange austro-
     flamm-enheder, som sagsøger har solgt i 2017, men det gøres gældende, at beløbet ikke er
     mindre end i 2016, hvor den årlige provision ifølge sagsøgers opgørelse udgjorde kr.
     50.400,00.
     (…)
     omkostninger:
     det gøres gældende, at sagsøger skal betale omkostninger til sagsøgte, idet sagsøgte har
     efterlevet retten i aalborgs kendelse af 2. marts 2017, hvilket dokumenteres af bilag j.
     derudover fremgår det af fogedrettens kendelse af 22. september 2017, at sagsøgte har
     opfyldt påbuddene og den tilbageværende tvist alene skyldtes, at sagsøger var af den op-
     fattelse, at de nedlagte påbud indeholdt hjemmel til at pålægge sagsøgte at ændre sel-
     skabsnavn. det var der ifølge fogedretten ikke hjemmel til i de nedlagte påbud, hvorfor
     sagsøgte i den tvist blev betragtet som den tabende part og pålagt omkostninger. det re-
     sultat søges nu ændret ved, at sagsøger under påstand 4 har en ny påstand om, at sagsøg-
     te skal ændre sit selskabsnavn. den eneste reelle tilbageværende tvist beror således ude-
     lukkende på sagsøgers forhold, og derfor er sagsøger i forhold til sagsomkostningerne i
     nærværende sag den, der har givet anledning til processen og den, der skal betragtes som
     den tabende part.”
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
det nedlagte forbud
sagsøgte har under sagen taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens påstand 1.
                                                  - 16 -
da der efter de nugældende regler om midlertidig forbud, jf. retsplejelovens § kapitel 40, ik-
ke skal anlægges en egentlig justifikationssag med henblik på særskilt stillingtagen til, hvor-
vidt forbuddet er lovligt meddelt, tager retten ikke påstanden under påkendelse.
selskabsnavn
morsø jernstøberi og morsø, aalborg indgik den 30. juni 2011 en samhandelsaftale. morsø,
aalborg, bliver i forhold til morsø jernstøberi betegnet som forhandler, og det angives i
samhandelsaftalen, at selskabet i samhandlen skal varetage morsø jernstøberis interesser
herunder handle loyalt og redeligt.
af aftalens § 1 fremgår, at formålet med aftalen er at udbygge og udvikle samarbejdet mel-
lem parterne, og at aftalen erstatter enhver tidligere aftale indgået mellem parterne. efter af-
talens § 11 forbliver alle morsø jernstøberis immaterielle rettigheder ved aftaleindgåelsen
selskabets ejendom, og forhandleren skal ved aftalens ophør straks indstille brugen af morsø
jernstøberis navn og varemærke, herunder fx i selskabsnavn. af aftalens § 15 fremgår, at af-
talen er gældende til og med den 30. juni 2012, at aftalen kan opsiges med tre måneders var-
sel, og at parterne forpligter sig til at forhandle aftalens eventuelle videreførelse.
i september 2014 indgik parterne to ”tillæg til samhandelsaftale”, som vedrørte henholdsvis
oprettelsen af en konceptbutik og en aftale om eneforhandling af austroflamm-produkter i
skandinavien. begge aftaler løber til 2019.
den 16. september 2016 opsagde morsø jernstøberi samhandelsaftalen med tre måneders
varsel under henvisning til samhandelsaftalen § 15.
der er ikke udover de to aftaler fra 2014 fremlagt aftaler, der regulerer parternes forhold i
perioden fra den 30. juni 2012 og frem til opsigelsen den 16. september 2016. når dette sam-
menholdes med, at parterne ifølge samhandelsaftalen har forpligtet sig til at forhandle dens
videreførelse, at parterne fortsatte deres samarbejde efter den 30. juni 2012, og at parterne
har kaldt de to aftaler fra 2014: ”tillæg til samhandelsaftale”, finder retten, at samhandelsaft-
                                                - 17 -
alen af 2011 på tidspunktet for opsigelsen må anses for at regulere forholdet mellem parter-
ne.
dette medfører under henvisning til samhandelsaftalens § 11, at morsø, aalborg ved sam-
handelens ophør skal indstille brugen af morsø jernstøberis navn i sit selskabsnavn. sagsø-
gerens påstand 4 tages derfor til følge. meddelelsen af 1. april 1962 kan ikke under hensyn til
§ 1 i samhandelsaftalen af 2011 føre til et andet resultat.
erstatning og vederlag
på baggrund af det ovenfor anførte, og da morsø, aalborg har taget bekræftende til genmæle
i forhold til sagsøgerens påstand 1, og finder retten, at sagsøgte har krænket morsø jernstø-
beris varemærke efter ophøret af samhandelen den 1. januar 2017. morsø, aalborg skal som
følge heraf betale vederlag og erstatning for den markedsforstyrrelse, det har bevirket.
efter samtlige foreliggende oplysninger om morsø, aalborgs brug af ”morsø” herunder om
omfang, karakter og tidsmæssig udstrækning finder retten, at markedsforstyrrelsen må have
været begrænset, og erstatning og vederlag fastsættes herefter skønsmæssigt til 5.000 kr., jf.
varemærkelovens § 43.
forbudssagens sagsomkostninger
retten i aalborg bestemte ved sin kendelse af 2. marts 2017 at morsø, aalborg inden 14 dage
skal betales sagsomkostninger til morsø jernstøberi med 20.300 kr. dette er ikke efterfølgen-
de ændret af landsretten.
fuldbyrdelse af retten i aalborgs afgørelse om sagsomkostninger må ske ved fogedretten,
og påstanden afvises derfor.
sagsomkostninger i hovedsagen
under hensyn til sagens værdi, som fastsat af sagsøgeren ved sagens anlæg, og sagens ud-
fald, omfang og varighed fastsættes omkostninger til 15.500 kr. heraf udgør 500 kr. retsafgift
og resten til rimelige advokatudgifter.
                                             - 18 -
                                    thi kendes for ret:
påstand 2 afvises.
morsø, aalborg aps skal indstille brugen af morsø jernstøberis navn i sit selskabsnavn.
morsø, aalborg aps skal inden 14 dage betale 5.000 kr. i erstatning og vederlag til morsø
jernstøberi a/s.
morsø, aalborg aps skal inden 14 dage betale 15.500 kr. til morsø jernstøberi i sagsomkost-
ninger for nærværende sag.
sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
karin schou andersen                  lise krüger andersen              søren skovgaard pedersen
                                           (sign.)
                                       ___ ___ ___
                            udskriftens rigtighed bekræftes
                                sø- og handelsretten, den
