- eju
                                      udskrift
                                            af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                     ____________
                                      kendelse
afsagt den 10. juni 2015
v-12-13
                                 ferring lægemidler a/s som mandatar for
                                 ferring b.v.
                                 (advokat thomas ryhl)
                                 mod
                                 orifarm a/s
                                 (advokat kim jensen)
1    indledning
1.1  sø- og handelsretten har ved kendelse af 20. oktober 2014 truffet beslutning om at ud-
     sætte sagen og indgive anmodning til eu-domstolen om en præjudiciel afgørelse ved-
     rørende fortolkningen af artikel 7, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets direktiv
                                              -2-
    2008/95/ef af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiv-
    ning om varemærker (kodificeret udgave) (eut 2008 l 299, s. 25–33).
2   sagens omstændigheder og tvisten i hovedsagen
2.1 hovedsagen er anlagt af ferring lægemidler a/s som mandatar for ferring b.v. (her-
    efter under ét ”ferring”) mod orifarm a/s (herefter ”orifarm”) og vedrører markeds-
    føring af lægemidler fremstillet af ferring, som orifarm har parallelimporteret fra
    norge til danmark.
2.2 ferring lægemidler a/s og ferring b.v. er selskaber i ferring-koncernen. ferring-
    koncernen blev grundlagt i 1950 og producerer i dag lægemidler i 12 lande verden over
    og sælger disse gennem egne salgsselskaber i mere end 50 lande.
2.3 orifarm er et selskab i orifarm-koncernen, som siden 1994 har drevet virksomhed med
    parallelimport af lægemidler, der indkøbes i lande inden for eøs og markedsføres
    blandt andet i danmark.
2.4 siden 1959 har ferring markedsført et lægemiddel under varemærket klyx® i dan-
    mark. klyx er et laksativ, dvs. en væske som fremmer udtømning af kroppens affalds-
    stoffer gennem endetarmen. klyx markedsføres i dag også i norge, sverige og finland.
2.5 ferring markedsfører klyx i samme volume- og pakningsstørrelser i alle de eøs-lande,
    hvor lægemidlet udbydes til salg. i såvel norge som danmark markedsføres klyx så-
    ledes i to volumenstørrelser (120 ml og 240 ml) og begge disse volumenstørrelser mar-
    kedsføres i to pakningsstørrelser (10 stk.-pakninger og 1 stk.-pakninger).
2.6 orifarm indkøber i norge klyx i 10 stk.-pakninger, som herefter importeres, distribue-
    res og markedsføres i danmark, efter at de er blevet ompakket til nye 1 stk.-pakninger,
    hvorpå orifarm har genanbragt varemærket klyx.
                                                      -3-
2.7 spørgsmålet i hovedsagen er, om orifarm krænker ferrings varemærkerettigheder ved
    at ompakke klyx i nye ydre pakninger og genanbringe varemærket på dem inden
    markedsføringen i danmark.
3   retsforskrifter
3.1 europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008 om indbyrdes
    tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (eut 2008 l 299, s. 25–33)
    kodificerer rådets direktiv 89/104/eøf af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse
    af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og efterfølgende ændringer af dette
    direktiv (herefter under ét ”varemærkedirektivet”).
3.2 artikel 5 i varemærkedirektivet har overskriften ”rettigheder, der er knyttet til varemær-
    ket” og lyder som følger:
    ”1.   det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. indehaveren kan forbyde tredje-
          mand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
          a)     et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art
                 som dem, for hvilke varemærket er registreret
          b)     et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydel-
                 ser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er
                 dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er
                 risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemær-
                 ket.”
    2.    en medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredje-
          mand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk
          med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke
          varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af
          tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg el-
          ler renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
    3.    såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes
          a)     at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
          b)     at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål el-
                 ler at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
                                                       -4-
            c)      at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
            d)      at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.
    [...]”
3.3 artikel 7 i varemærkedirektivet har overskriften ”konsumption af de rettigheder, der er
    knyttet til varemærket” og lyder således:
    ”1.     de til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af
    varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for
    fællesskabet under dette varemærke.
    2.      stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte
    sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet,
    efter at de er markedsført.”
3.4 varemærkedirektivets artikel 5 og 7 er implementeret i dansk ret ved varemærkelo-
    vens § 4 og § 6, hvis ordlyd er stort set identisk med direktivets bestemmelser.
4   begrundelse for anmodningen om præjudiciel forelæggelse
    eu-domstolens praksis
4.1 ved eu-domstolens dom af 23. maj 1978 i sag 102/77, hoffmann-la roche & co. m.fl.
    mod centrafarm, fastslog domstolen, at ompakning af parallelimporterede lægemidler
    og genanbringelse af de oprindelige varemærker kan forbydes af varemærkeindehave-
    ren på baggrund af de varemærkeretlige regler, jf. præmis 8, medmindre, jf. præmis 14,
    ”< det godtgøres, at indehaverens benyttelse af varemærket sammenholdt med det
    salgssystem, som denne anvender, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mel-
    lem medlemsstaterne;
    < det påvises, at ompakningen ikke kan berøre varens originale tilstand;
    < indehaveren af varemærket underrettes om salget af den ompakkede vare forud her-
    for; og
    < det på den nye emballage angives, hvem der har foretaget ompakningen.”
                                            -5-
ved dom af 11. juli 1996 i de forenede sager c-427/93, c-429/93 og c-436/93, bristol-
myers squibb mfl. mod paranova, præciserede eu-domstolen betingelserne vedrøren-
de ompakning. det hedder i dommen bl.a.:
”46  varemærkerettens genstand er ikke at tillade indehaverne at opdele de nationale
     markeder og derved medvirke til at opretholde de prisforskelle, der kan være mel-
     lem medlemsstaterne. *<+
47   ved besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt den eneret, der tilkommer varemær-
     keindehaveren, omfatter beføjelsen til at modsætte sig tredjemands brug af vare-
     mærket efter ompakning af varen, må det tages i betragtning, at varemærkets ho-
     vedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbruge-
     ren eller den endelige bruger, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra va-
     rer af anden oprindelse uden risiko for forveksling. denne garanti for oprindelsen
     indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan være sikker på, at en
     mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har været gen-
     stand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehave-
     rens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er berørt (jf. hoffmann-la
     roche-dommen, a.st., præmis 7, og pfizer-dommen, a.st., præmis 8).
     *<+
52   det må i denne henseende konstateres, at en varemærkeindehavers brug af vare-
     mærkeretten til at modsætte sig markedsføring under varemærket af produkter,
     der er ompakket af en tredjemand, vil kunne bidrage til en opdeling af markederne
     mellem medlemsstaterne, navnlig når varemærkeindehaveren har markedsført
     samme lægemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og produk-
     tet ikke i den tilstand, hvori det af varemærkeindehaveren er markedsført i en
     medlemsstat, kan importeres og markedsføres af en parallelimportør i en anden
     medlemsstat.
53   heraf følger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning af pro-
     duktet i en ny ydre emballage, når den pakningsstørrelse, varemærkeindehaveren
     har benyttet i den medlemsstat, hvor importøren har indkøbt produktet, ikke kan
     markedsføres i importmedlemsstaten, især som følge af bestemmelser, som kun til-
     lader pakninger af en bestemt størrelse, en national praksis for brug af bestemte
     pakningsstørrelser, sygeforsikringsregler, hvorefter godtgørelse af udgifter til læ-
     gemidler afhænger af pakningsstørrelsen, eller en fast ordinationspraksis baseret
     eksempelvis på anbefalinger vedrørende pakningsstørrelser fra faglige sammen-
     slutninger eller sygesikringsinstitutioner.
54   i denne forbindelse må præciseres, at det, når varemærkeindehaveren benytter fle-
     re forskellige pakningsstørrelser i importmedlemsstaten i overensstemmelse med
     de regler eller den praksis, som gælder dér, ikke er tilstrækkeligt at konstatere, at
     en af disse pakningsstørrelser også markedsføres i eksportmedlemsstaten, for at
     fastslå, at en ompakning af produktet er unødvendig. der vil således foreligge en
     opdeling af markederne, hvis importøren kun kan markedsføre produktet på en
     begrænset del af markedet herfor.
                                            -6-
55   varemærkeindehaveren kan derimod modsætte sig ompakning af produktet i en
     ny ydre emballage, når importøren er i stand til at opnå en emballage, som kan
     markedsføres i importmedlemsstaten, ved f.eks. at anbringe nye mærkater affattet
     på importmedlemsstatens sprog på den originale ydre eller indre emballage, at til-
     føje en ny indlægsseddel på importmedlemsstatens sprog, eller at udskifte en til-
     lægsartikel, som ikke kan godkendes i importmedlemsstaten, med en lignende ar-
     tikel, som har en sådan godkendelse.
56   beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemær-
     keret, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af
     varemærket, må kun begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren
     har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten.”
af eu-domstolens dom af 26. april 2007 i sag c-348/04, boehringer ingelheim m.fl.
mod swingward m.fl, fremgår endvidere:
”14  det skal bemærkes, at det særlige formål med varemærkeretten er at give en garan-
     ti for oprindelsen af varen, der er forsynet med varemærket, og at tredjemands
     ompakning af varen uden varemærkeindehaverens tilladelse kan medføre reel ri-
     siko for denne oprindelsesgaranti (jf. dommen i sagen boehringer ingelheim m.fl.,
     præmis 29).
15   ifølge domstolens praksis er det ompakningen som sådan af lægemidler, der er
     forsynet med varemærket, som er til skade for det særlige formål med varemærket,
     og det er ikke nødvendigt i den forbindelse at foretage en vurdering af, hvilke
     konkrete virkninger parallelimportørens ompakning har haft (jf. dommen i sagen
     boehringer ingelheim m.fl., præmis 30).
*<+
18   det bidrager imidlertid til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemssta-
     terne, at varemærkeindehaveren modsætter sig ompakning af lægemidlerne, når
     ompakningen er nødvendig for, at den parallelimporterede vare kan markedsføres
     i importstaten (dommen i sagen boehringer ingelheim m.fl., præmis 33).
19   det fremgår således af fast retspraksis, at den ændring, som enhver ompakning af
     et lægemiddel forsynet med et varemærke indebærer, og som i sagens natur med-
     fører en risiko for at skade lægemidlets oprindelige tilstand, kan forbydes af vare-
     mærkeindehaveren, medmindre ompakningen er nødvendig for at kunne mar-
     kedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige in-
     teresser i øvrigt er beskyttet (dommen i sagen bristol-myers squibb m.fl., præmis
     57, og dommen i sagen boehringer ingelheim m.fl., præmis 34).
*<+
                                                      -7-
    36    denne betingelse om nødvendighed er opfyldt, når importmedlemsstatens regler
          eller praksis forhindrer markedsføringen af nævnte varer på denne stats marked i
          den samme indpakning, som den varerne markedsføres i i eksportmedlemsstaten
          (jf. i denne retning upjohn-dommen, præmis 37-39 og 43).
    37    derimod er en sådan betingelse om nødvendighed ikke opfyldt, hvis ompaknin-
          gen af varen udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en
          kommerciel fordel (jf. upjohn-dommen, præmis 44).”
    bundesgerichtshofs dom af 9. oktober 2013
4.2 bundesgerichtshof afsagde den 9. oktober 2013 dom i sag zr 99/12, boehringer ingel-
    heim pharma gmbh mod eurim-pharm arzneimittel gmbh, der vedrørte ompakning
    i forbindelse med parallelimport af forskellige lægemidler, herunder et lægemiddel
    benævnt sifrol. det pågældende lægemiddel blev solgt i både frankrig og tyskland i
    30 stk.-pakninger og 100 stk.-pakninger. eurim-pharm arzneimittel indkøbte i frank-
    rig lægemidlet sifrol i 30 stk.-pakninger (3 blisterpakninger med 10 stk. i hver), som
    herefter blev importeret, distribueret og markedsført i tyskland efter ompakning til
    100 stk.-pakninger (10 blisterpakninger med 10 stk. i hver) påført varemærket sifrol.
    spørgsmålet i sagen var bl.a., om eurim-pharm arzneimittel herved krænkede boeh-
    ringer ingelheim pharmas varemærkerettigheder. herom anførte bundesgerichtshof
    følgende (oversat til dansk):
    ”29   de afgørende faktiske omstændigheder i forbindelse med dette lægemiddel adskiller sig alene
          fra den tidligere behandlede sag om import af "micardisplus" ved, at den i tyskland i langt
          overvejende grad efterspurgte pakningsstørrelse med 100 tabletter også er tilladt i handlen i
          frankrig og kan fremskaffes i mængder, som er tilstrækkelige til brug for parallelimport. i
          forbindelse med spørgsmålet om nødvendigheden af ompakningen skal der dog kun tages
          hensyn til det konkrete vareeksemplar, der er bragt i omsætning i det europæiske økono-
          miske samarbejdsområde (”bgh, urteil vom 12. juli 2007 i zr 148/04, bghz 173, 230
          rn. 33 – cordarone unter hinweis auf eugh, urteil vom 1. juli 1999 - c 173/98,
          slg. 1999, i-4103 = grur int. 1999, 870 rn. 19 f. - sebago”). som ankedomstolen med
          rette har antaget, er en ompakning kun tilladt, hvis den konkrete importerede vare i modsat
          fald ville være udelukket fra at blive markedsført på et delmarked i importmedlemsstaten.
          på tilsvarende vis må parallelimportøren ikke henvises til at betjene (også) af pakningsstør-
          relsen definerede delmarkeder i importmedlemsstaten ved opkøb af passende pakninger i
          eksportmedlemsstaterne.
    30    følgelig har sagsøger heller intet krav på, at det undlades at ompakke "sifrol"-tabletter,
          som er importeret fra frankrig i en pakningsstørrelse på 30 tabletter, til en pakningsstørrel-
          se på 100 tabletter til det tyske marked.”
                                               -8-
    argumenter fremført af parterne i hovedsagen
4.3 parterne er enige om, at en dom afsagt af bundesgerichtshof normalt må anses for at
    have en betydelig præjudikatsværdi i danmark. parterne er imidlertid ikke enige om,
    hvilken betydning bundesgerichtshofs dom af 9. oktober 2013 skal tillægges ved afgø-
    relsen af den foreliggende sag.
4.4 ferring har navnlig anført, at orifarms ompakning ikke er nødvendig og dermed ube-
    rettiget. da ferring på alle de markeder, hvor lægemidlet klyx udbydes til salg, mar-
    kedsfører lægemidlet under samme navn og varemærke (klyx), i de samme volumen-
    størrelser (120 ml og 240 ml) og i de samme pakningsstørrelser (10 stk.-pakninger og 1
    stk.-pakninger) kan ompakning af klyx i nye ydre pakninger, hvorpå varemærket gen-
    anbringes, ikke ske lovligt. betingelsen om nødvendighed er således ikke opfyldt, når
    ompakningen af varen udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en
    kommerciel fordel. bundesgerichtshofs dom af 9. oktober 2013 lader sig vanskeligt
    forene med eu-domstolens praksis, hvoraf følger, at en varemærkeindehaver princi-
    pielt er berettiget til at modsætte sig enhver ompakning af lægemidler, og kun som en
    fravigelse fra dette principielle udgangspunkt må tåle ompakning i en situation, hvor
    varemærkeindehaveren selv har anvendt et salgssystem — f.eks. forskellige paknings-
    størrelser i forskellige medlemsstater – som kombineret med varemærkeindehaverens
    brug af varemærkeretten til at forhindre ompakning ville føre til en kunstig opdeling af
    det indre marked.
4.5 orifarm har navnlig anført, at orifarms ompakning har været objektivt nødvendig for
    at få effektiv adgang til markedet. det parallelimporterede produkt er ompakket og
    bragt på markedet under iagttagelse af de krav til parallelimportøren, som eu-
    domstolen har opstillet i den efterhånden meget omfattende retspraksis herom. om-
    pakning er nødvendig, når de konkret importerede varer (her; 10 stk.-pakninger) ellers
    ville være afskåret fra et delmarked (her; markedet for 1 stk.-pakninger) i importlandet.
    når orifarm ikke kan sælge en 10 stk.-pakning fra norge som en 1 stk.-pakning i
                                                   -9-
      danmark, foreligger der en kunstig opdeling af markedet alene af den grund. parallel-
      importøren kan ikke henvises til at købe passende mængder af den anden paknings-
      størrelse i eksportlandet. bundesgerichtshofs dom er i overensstemmelse med eu-
      domstolens praksis.
      rettens begrundelse for sin tvivl om fortolkningen
4.6   der foreligger fra eu-domstolen en omfattende praksis om, hvornår en parallelimpor-
      tør har ret til at ompakke et parallelimporteret lægemiddel. eu-domstolen har imidler-
      tid ikke tidligere klart forholdt sig til, om det kan være nødvendigt for en parallelim-
      portør at foretage ompakning i forbindelse med parallelimport i en situation som den
      foreliggende, hvor det omhandlede lægemiddel markedsføres af producenten under
      samme varemærke og i de samme volumen- og pakningsstørrelser i samtlige lande,
      hvor lægemidlet er bragt på markedet af producenten.
4.7   på den baggrund – og henset til resultatet af bundesgerichtshofs dom af 9. oktober
      2013 i sag zr 99/12 – har retten i henhold til artikel 267 i traktaten om den europæiske
      unions funktionsmåde besluttet at udsætte sagen og anmode eu-domstolen om en
      præjudiciel afgørelse i sagen.
5     de præjudicielle spørgsmål
5.1   på baggrund af ovenstående anmodes eu-domstolen om at besvare de spørgsmål, der
      er anført nedenfor.
                                         thi bestemmes:
sø- og handelsretten anmoder eu-domstolen om at besvare følgende spørgsmål:
spørgsmål 1
                                                - 10 -
skal artikel 7, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og den tilknytte-
de retspraksis fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat
markedsføring af et lægemiddel foretaget af en parallelimportør, når importøren har om-
pakket lægemidlet i en ny, ydre emballage og genanbragt varemærket i en situation, hvor
varemærkeindehaveren har markedsført lægemidlet i samme volumen- og pakningsstørrel-
ser i alle de eøs-lande, hvor lægemidlet udbydes til salg?
spørgsmål 2)
skal det første spørgsmål besvares anderledes, hvis varemærkeindehaveren i såvel eksport-
landet som i importlandet har markedsført lægemidlet i to forskellige pakningsstørrelser,
nemlig 10 stk.-pakninger og 1 stk.-pakninger, og importøren har indkøbt 10 stk.-pakninger i
eksportlandet og ompakket dem til 1 stk.-pakninger, hvorpå varemærket er genanbragt, in-
den markedsføringen i importlandet?
                                     mads bundgaard larsen
                                             (sign.)
                                          ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                   sø- og handelsretten, den
