pv010900a - abj
                                     udskrift
                                         af
                      sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 5. januar 2004 blev af retten i sagen
v-109-02
boehringer ingelheim
pharma kg
(advokat christian akhøj)
  mod
patentankenævnet
 (advokat stig grønbæk jensen)
afsagt sålydende
                                       d o m:
denne sag angår spørgsmålet om to figurmærkers forvekslelighed, hvor sagsøger
boehringer ingelheim pharma (herefter boehringer) den 10. juli 2002 har anlagt sag
mod sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, (herefter ankenævnet) med
henblik på, at et figurmærke tilhørende decathlon s.a. bliver delvist udslettet af va-
remærkeregistret.
                                           - 2 -
påstande:
boehringer har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at den dan-
ske designering af den internationale varemærkeregistrering mp 694819 (figurmær-
ke) skal slettes af varemærkeregistret for så vidt angår de i bilag 1 understregne varer
og tjenesteydelser i klasserne 5, 9,16 og 41.
ankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse.
ankenævnet har den 22. august 2002 procesunderrettet decathlon s.a, men selska-
bet har ikke ønsket at indtræde i sagen.
sagsfremstilling:
det tyske medicinalfirma boehringer ansøgte den 20. januar 1997 og fik den 4. no-
vember 1998 registreret et figurmærke i sort/hvid som ef-varemærke. mærket blev
registeret for varer og tjenesteydelser i klasse 5: pharmaceutical, veterinary and sani-
tary preparations, klasse 9: film especially exposed film, video cassettes, klasse 16:
printed products, photographs, klasse 41: organization and running congresses, con-
ferences and seminars in the medical-pharmaceutical field as well as evaluation for
publication, og klasse 42: consultancy and services in pharmaceutical affairs.
den franske virksomhed decathlon ansøgte den 6.marts 1998 om designering af det
internationale varemærke mp 694819. mærket er et figurmærke i farverne blå, hvid
                                                 - 3 -
og grøn, og der ansøgtes bl.a. om registrering for varer og tjenesteydelser i følgende
klasser (“de i bilag 1 understregne varer og tjenesteydelser”):
       ”…
       klasse 5: pharmaceutical, veterinary products, sanitary products for medical use and personal
       hygiene, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, grease for lip protection,
       sunscreen preparations (sunburn ointments, white petroleum jelly), mosquito repelling pro-
       ducts, glucose for medical purposes, haemostatic pencils, remedies for foot perspiration, disin-
       fectants for medical or sanitary use (excepts soaps).
       klasse 9: magnetic discs, optical discs, optical compact discs, floppy discs, magnetic data me-
       dia, optical data media.
       klasse 16:printed matter, photographs, instructional or teaching material (except apparatus,
       books, almanacs brochures, writing books, catalogues, calendars, posters, geographical maps,
       newspapers, publications, postcards.
       klasse 41: education, training, publication of books, magazines and sound recording, rental of
       films, video tapes, sound recordings, organisation and running of colloquiums, conferences and
       conventions, organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, information on
       education.
       …”
boehringer anmodede den 1. december 1999 patent- og varemærkestyrelsen om, at
decathlons varemærke blev administrativt ophævet, hvilket styrelsen ved afgørelse
truffet den 12. april 2000 ikke tog til følge bl.a. med begrundelsen, at ”der foreligger
vare- eller tjenesteydelsesidentitet eller –lighed i de klasser, begæringen er rettet
imod. der er derimod ikke mærkelighed”.
patent- og varemærkestyrelsens afgørelse blev den 9. juni 2000 indbragt for patent-
ankenævnet af boehringer.
ankenævnet stadfæstede den 23. maj 2002 patent- og varemærkestyrelsens afgø-
relse med følgende begrundelse:
                                                  - 4 -
       ”ankenævnet finder, at de to figurmærker, der står over for hinanden i denne sag, er udformet
       på måder, der tydeligt adskiller mærkerne fra hinanden. selv om man måtte antage, at de to fi-
       gurmærker har samme motiv eller meningsindhold – hvilket ankenævnet anser for tvivlsomt –
       ville dette ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at statuerer risiko for forveksling. hertil måtte
       yderligere kræves, at det ældre figurmærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller
       fordi det er kendt i offentligheden. ankenævnet finder det ikke dokumenteret, at disse betingel-
       ser er opfyldt for det ældre figurmærkes vedkommende. …”
mærkeligheden har tillige været genstand for prøvelse i sverige og frankrig.
i sverige vurderede patent- och registreringsverket, at boehringers mærke ikke ud-
gjorde en registreringshindring for decathlons mærke, uagtet at det blev fastslået, at
der både var mærkelighed og vareartslighed, idet decathlon havde tilbagekaldt an-
søgning om registrering i klasserne 5, 9, 16 og begrænset ansøgningen til sport, fritid
og underholdning i klasse 41, hvorfor boehringers figurmærke ikke længere udgjor-
de en registreringshindring.
i frankrig afsagde tribunal de grande instance de paris den 13. maj 2003 afgørelse
om, at boehringers mærke ikke udgjorde en registreringshindring for decathlons
mærke, idet mærkerne ikke fandtes forvekslelige.
procedure:
boehringer har anført, at mærkerne ud fra en helhedsvurdering er forvekslelige i
varemærkelovens forstand. boehringers figurmærke er et firkantet billede med et
hvidt bånd i zig zag forløb faldende til højre. der er et lyst felt over det hvide bånd
og et mørkt felt under det hvide bånde. nøjagtigt samme beskrivelse kan gives af
decathlons mærke. mærkerne er abstrakte, men begge kan ved indlæggelse af et
meningsindhold forestille et bjerglandskab. boehringers mærke kan forestille et stort
m, mens decathlons mærke kan forestille et håndskrevet m. såfremt der indlægges
meningsindhold i mærkerne, vil meningsindholdet for den samme person enten fore-
stille bjerglandskaber ved begge mærker eller m’er ved bedømmelsen af mærkerne.
doktrinen om det udviskede erindringsbillede skal anvendes ved bedømmelsen af
forveksleligheden. mærkerne vil ikke i erindringen kunne adskilles fra hinanden, idet
helhedsindtrykket er ens.
ved bedømmelsen af, hvilken grad af særpræg boehringers mærke har, må der læg-
ges vægt på, at der ikke findes andre lignende mærker, og at mærket er kendt i of-
                                          - 5 -
fentligheden. der foreligger vare- og tjenesteydelsesidentitet eller-lighed, hvilket
også patent- og varemærkestyrelsen fastslog, hvorfor mærkerne skal undergives den
strengeste forvekslingsvurdering.
farverne har tillige betydning, idet boehringers mærke er registreret i sort/hvid, hvil-
ket dækker alle farver. decathlons mærke er registreret i farver, men med samme
fordeling af lyst og mørkt i mærket.
der er en fællesnordisk retstradition indenfor varemærkeområdet, og de svenske
myndigheder fandt mærkerne forvekslelige, men accepterede en registrering af de-
cathlons mærke, efter at denne havde begrænset sin ansøgning til ikke-kolliderende
vareklasser. der er derimod en betydelig forskel i retspraksis mellem frankrig og
danmark, hvorfor den franske afgørelse ikke kan anvendes i denne sag.
ankenævnet har anført, at der ved en helhedsbedømmelse ikke foreligger forveksle-
lighed mellem mærkerne. ved en helhedsbedømmelse af figurmærker skal synsind-
trykket tillægges betydelig vægt, herunder også farvernes betydning, og doktrinen
om det udviskede erindringsbillede har kun en begrænset udstrækning. boehringers
mærke har to store bløde regelmæssige buer, som kunne forstille et m. m’et deler
mærket i to lige store dele med lys foroven og mørke forneden. decathlons mærke er
mørkt foroven og forneden, og mærket adskilles af en bred, hvid uregelmæssig og
takket streg. stregen ligner et abstrakt zig zag mønster med tre spidse takker. der er
ingen lighed med et håndskreven ”m”. farvenuancerne er meget forskellige, da grøn
og blå begge er mørke og kraftige farver. den hvide del af boehringers mærke frem-
står regelmæssigt og i midten af mærket, hvorimod den hvide del i decathlons mær-
ke ikke har nogen regelmæssighed, men har tre spidse og ru takker, som kan give
associationer til et bjerglandskab. uanset om boehringers mærke forestiller et m
eller et bjerglandskab, kan der ikke gives motivbeskyttelse. mærkets beskyttelse kan
ikke udstrækkes, da det ikke har en særligt distinktivitet i sig selv eller er kendt i of-
fentligheden. ud fra en helhedsbetragtning er der ikke risiko for forveksling.
afgørelser truffet i andre lande omhandlende de samme mærker kan ikke umiddel-
bart anvendes i danmark, men i sverige fandt man ikke, at der var vareartslighed, og
i frankrig var der ikke mærkelighed.
                                           - 6 -
rettens bemærkninger:
to dommere (mette christensen og bjarne egedal) finder, at der ud fra en helheds-
bedømmelse ikke foreligger mærkelighed. uanset om mærkerne kan siges at inde-
holde et motiv, eller begge er abstrakte, adskiller mærkerne sig tydeligt fra hinanden.
ingen af mærkerne har en særlig distinktivitet og er ikke særligt indarbejdet eller
velkendt i offentligheden. disse dommere stemmer derfor for at frifinde ankenæv-
net.
en dommer (jørgen gawinetski) finder,
at mærkerne er opbygget ud fra samme princip med en tyk, hvid zig zag streg på en
mørk baggrund med stregen gående på tværs af mærkerne faldende mod højre,
at den omstændighed, at decahtlons mærke er registreret i farverne blå og grøn, ikke
ændrer ved helhedsindtrykket, da farverne blå og grøn begge giver en mørk bag-
grund, og
at der foreligger varer – eller tjenesteydelsesidentitet eller -lighed mellem mærkerne.
som følge af det anført – og efter en samlet helhedsvurdering – finder denne dom-
mer, at ankenævnet bør domfældes i overensstemmelse med boehringers påstand.
der gives dom efter stemmeflertal.
                          t h i k e n d e s f o r r e t:
sagsøgte, ankenævnet for patenter- og varemærker, frifindes.
inden 14 dage betaler sagsøgeren, boehringer ingelheim pharma kg, 15.000 kr. til
sagsøgte i sagsomkostninger.
                                    mette christensen
jørgen gawinetski                                                           bjarne egedal
               - 7 -
              (sign.)
           ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
p.j.v. sø- og handelsretten, den
