                                        udskrift
                                              af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                       ____________
                                           dom
afsagt den 29. november 2013
t-9-13
                                   1) dupont nutrition biosciences aps
                                   2) danisco us inc.
                                   (advokat nicolai lindgreen for begge)
                                   mod
                                   novozymes a/s
                                   (advokat sture rygaard)
indledning
dupont nutrition biosciences aps (herefter dupont) og danisco us inc. (herefter danisco)
har ved stævning af 8. maj 2013 nedlagt følgende påstand:
novozymes a/s tilpligtes at anerkende, at et eventuelt patent udstedt på baggrund af
europæisk patentansøgning ep 10 180 655.2, med de til den europæiske patentmyndighed
(epo) den 13. juli 2012 indgivne patentkrav (indeholdt i bilag 1), vil være i strid med den
europæiske patentkonventions artikel 52, jfr. 4 og 56, samt artiklen 123, jfr. artikel 76, og
derfor ugyldigt i danmark.
                                             - 2 -
novozymes a/s har nedlagt påstand om afvisning, subsidiære frifindelse.
spørgsmålet om afvisning er udskilt til særskilt forhandling i medfør af retsplejelovens § 253.
påstande
novozymes har nedlagt principal påstand om, at sagen afvises, subsidiært at sagen
udsættes.
dupont og danisco har nedlagt påstand om, at sagen fremmes.
oplysningerne i sagen
novozymes indgav afdelt europæisk patentansøgning ep 10 180 655.2 den 28. september
2010 (offentliggjort som ep 2 258 209 a1). denne ansøgning støttede sig på følgende
ansøgninger:
     a. dansk prioritetsansøgning pa 2004 01465, indgivet 27. september 2004
     b. ep ansøgning 05 785 170.1, indgivet 27. september 2005, senere udstedt som ep 1 804
        592 b1 (bedstefarpatentet) og
     c. afdelt europæisk patentansøgning 09 171 238.0, indgivet 24. september 2009 og
        offentliggjort som ep 2 143 339 a1 (moderansøgningen).
patentansøgningen er en del af en familie af europæiske patentansøgninger. ingen af
patentansøgningerne er udstedt og i kraft i danmark.
       ep 1 804 592 har været genstand for domstolsbehandling, idet novozymes
foranledigede, at der i marts 2011 blev nedlagt fogedforbud overfor dupont. forbuddet blev
i maj 2012 ophævet af østre landsret. i mellemtiden var ep 1 804 592 blevet ophævet af den
europæiske patentmyndig (epo) under en indsigelsessag og endelig ugyldiggjort i juni 2012.
justifikationssagen (t 5/11), som blev anlagt af novozymes mod dupont, vedrører herefter
blandt andet spørgsmålet om erstatning og godtgørelse for det uberettigede nedlagte
fogedforbud. dupont *) novozymes har i t 5/11efterfølgende nedlagt påstand om, at der
forelå patentkrænkelse med henvisning til patentansøgning ep 10 180 655.2, hvorfor
novozymes under behandlingen af erstatning for det nedlagte fogedforbud påstod
                                               - 3 -
frifindelse . t-5-10 *) t 5/11 er behandlet for så vidt angår erstatningsdelen for det nedlagte
forbud, men i øvrigt efter duponts begæring udsat for så vidt angår krænkelsesspørgsmålet i
forhold til patentansøgning ep 10 180 655.2 på afgørelsen i t10/12(berettigelsessagen).
under sag t 10/12, der er anlagt af dupont, har dupont nedlagt påstand om, at novozymes
skal anerkende, at dupont er den retmæssige ejer af det europæiske patent ep 10 180 655.2
og pålægges at overdrage dette til dupont.
       patentansøgning 09 171 238.0 (moderansøgningen) er indtil videre blevet afslået af
epo under sagsbehandlingen.
       kravene i patentansøgning ep 10 180 655.2 er flere gange blevet ændret, senest den 12.
september 2012, efter forespørgsel fra epo. kravene må nu anses for endelig fastlagt af
novozymes, og epo har afgivet intention-to-grant skrivelse. dupont har imidlertid anmodet
epo om at sætte ansøgningsproceduren i bero i medfør af epk regel 14, stk. 1.
parternes synspunkter
novozymes har gjort gældende, at selvom duponts og daniscos påstand efter sin ordlyd
vedrører det indbyrdes forhold mellem parterne, er der i realiteten tale om, at der ønskes en
afgørelse af, hvorvidt epo kan træffe en endelig afgørelse om udstedelse af patent.
       i t 5/11 har dupont påstået afvisning af påstandene i sagen, der baserer sig på den
afdelte europæiske patentansøgning ep 10 180 655.2. det fremgår af processkrifterne i sagen,
at sagen i realiteten kun vedrører spørgsmålet om erstatning for et nedlagt fogedforbud,
mens resten af sagen udsættes på afgørelsen af t-10-12. udsættelsen er sket på duponts
begæring, og dupont har derfor gjort samme synspunkt gældende, som novozymes gør
gældende i nærværende sag.
       det er almindeligt antaget, at søgsmål kun kan fremmes, hvis sagsøger har en retlig
interesse. begrebet retlig interesse er ikke udtrykkeligt reguleret, men indebærer blandt
andet, at spørgsmålet skal have en vis aktualitet, det vil sige, at der skal foreligge retsuvished
vedrørende en konkret situation. kravet om, at der skal være aktualitet, hænger sammen
med, at de danske domstole ikke skal udarbejde generelle, abstrakte udtalelser.
       dupont og danisco har ikke anmodet retten om at prøve, om der er hjemmel til epos
”intention to grant”. der er altså efter dupont og daniscos opfattelse ikke tale om
efterprøvelse af en myndighedsafgørelse. dupont og danisco har alene gjort gældende, at et
                                               - 4 -
udstedt patent skal have inter partes ugyldighed. argumentet må forstås således, at der er
enighed om, at en egentlig ugyldighedssag først kan anlægges efter udstedelsen af patent.
denne sag vedrører således spørgsmålet om, hvorvidt der kan tillades inter partes
ugyldighedssøgsmål, før patentet er udstedt.
       forvaltningsafgørelser kan som hovedreglen ikke prøves af domstolene, før egentlig
afgørelse er truffet. dupont har som udtagelse til denne hovedregel blandt andet henvist til
en forbrugerombudsmandssag u1986.652h samt kommentaren hertil i u1986b.409. i
modsætning til denne afgørelse er der i denne sag ikke tale om et ny sagsområde, og
problemstillingen er kendt af begge parter. epos ”intention to grant” kan heller ikke
sidestilles med en agterskrivelse, idet epo fortsat kan ændre afgørelsen.
       dupont har selv rejst berettigelsesspørgsmålet i t10/12. det giver ikke mening på den
ene side at hævde, at dupont selv, og ikke novozymes, er berettiget til patentet, og på den
anden side i nærværende sag samtidigt hævde, at der allerede er truffet afgørelse.
       novozymes gør gældende, at der i patentsystemet udtømmende er gjort op med
mulighederne for indsigelser. det fremgår af art. 71 i den europæiske patentkonvention, at
der, før der træffes afgørelse om udstedelse, skal sendes information til ansøgeren. epo
træffer altså først afgørelse, efter ansøger har modtaget information om epos ”intention to
grant”. det fremgår af board of appeals afgørelse g 7/93, at epo kan tillade ændring af
ansøgningen også, efter ansøger har modtaget ”intention to grant”. dette underbygger
argumentet om, at afgørelsen om udstedelse først træffes på et senere tidspunkt end
”intention to grant”.
den europæiske patentkonvention fastsætter et rigidt system, hvori processen beskrives
nøje. det fremgår, at tredjepart i en periode på 9 måneder efter udstedelse af patent kan gøre
indsigelse. inden udstedelse kan tredjemand kun komme med observations, hvilket dog ikke
medfører partstatus. reglerne om revocation (tilbagekaldelse) relaterer sig alene til udstedte
patenter og ikke til en ansøgning. det er således kun disse specifikke grunde, der kan
medføre ugyldighed. det er derfor helt usandsynligt, at lovgiver ville tillade inter partes
søgsmål. det samme synspunkt gentages i den kommenterede danske patentlov. den eneste
mulighed, der er for partiel ugyldighed, er ændring af patentkravene. hvis der var mulighed
for inter partes søgsmål, ville det medføre, at der ville kunne blive truffet flere sideløbende
afgørelser i retssystemet, og at højesteret potentielt ville skulle træffe afgørelse om et patents
                                              - 5 -
ugyldighed samtidigt med, at epo traf afgørelse om udstedelse af patentet. denne
uoverskuelige situation har lovgiver utvivlsom ikke ønsket. den situation, som lovgiver har
ønsket, er, at der er tale om ugyldighed generelt, hvis et patent er ugyldigt. man kan ikke
have forskelligt retsgrundlag mellem forskellige parter, da det ville føre til uoverskuelige og
mystiske konsekvenser.
       patentsystemet, hvor indsigelser først skal behandles efter udstedelse af patent, er
indført, fordi man ønsker et system uden forsinkelser. ved at lægge indsigelsesperioden efter
patentudstedelsen opnås en hurtigere patentudstedelse. der er ikke herved sket forringelse
af retssikkerheden, idet indsigelsesperioden er forlænget til 9 måneder.
       når lovgiver ikke har ønsket indsigelser inden udstedelse ved epo, vil det naturligvis
ikke være hensigtsmæssigt, hvis indsigelser blev tilladt ved domstolene. den mulighed, som
foreligger inden udstedelse, er et berettigelsessøgsmål, hvilket dupont allerede har anlagt.
den uvished, der knytter sig patentet, består i, dels at man endnu ikke ved, om der bliver
udstedt patent, og dels hvem der får ret til patentet, når berettigelsessagen er afgjort.
       hvis nærværende sag tillades fremmet, vil det have store procesøkonomiske
konsekvenser. hvis patentet udstedes, skal sagen føres en gang til. det må betyde, at den ene
sag er unødvendig.
       hvis sagen ikke afvises, anmodes retten om at udsætte sagen, indtil afgørelse
foreligger i berettigelsessagen eller på epos afgørelse af, om patentet udstedes. så snart
berettigelsessagen er afgjort, vil epo fortsætte sin sagsbehandling, og afgørelsen vil kunne
træffes i løbet af få uger.
dupont og danisco har gjort gældende, at formålet med stævningen er, at novozymes skal
anerkende, at et patent er ugyldigt. hvis dupont får medhold i søgsmålet, vil dommen være
et godt forsvar i eventuelle forbudssager.
       sagerne relaterer sig til en patentfamilie, hvoraf ingen i dag er gyldige patenter.
på grundlag af bedstefarpatentet fik novozymes nedlagt et fogedforbud, som blev
appelleret, og senere ophævet af østre landsret.
       i justifikationssagen t-5/11 har dupont nedlagt påstand om erstatning på 40 mio. kr.,
mens novozymes under anbringende af, at der foreligger krænkelser, har krævet erstatning.
novozymes har herved nærmest påstået, at patentet var udstedt. dette skal ses i forhold til
                                               - 6 -
novozymes synspunkter i nærværende sag, hvor novozymes anfører, at patentet ikke er
udstedt.
       efter epo har sendt information om ”intention to grant”, er patentet så klart, som det
kan blive. epo mangler reelt bare et trykke på knappen, førend patentet er udstedt.
       det gøres gældende, at de almindelige regler for admittering af søgsmål er opfyldt,
idet alle betingelser er opfyldt. der foreligger retsuvished, da der meget tydeligt er en tvist
mellem parterne. der foreligger en konkret situation, da det er muligt præcist at identificere
tvisten, der også er aktuel. der foreligger således ikke en hypotetisk situation. kravet om, at
der foreligger en nærliggende risiko for tvist, er i rigt mål opfyldt, da tvisten allerede har
aktualiseret sig. parterne har således her og nu brug for en afgørelse. når patentet er udstedt,
må det påregnes, at novozymes straks vil kræve fogedforbud. dette forbud vil være i kraft,
indtil sagen flere år senere bliver afgjort.
       parterne er enige om, at der ikke formelt er udstedt patent, men efter ”intention to
grant”- skrivelsen og novozymes’ betaling af gebyrer, må novozymes være af den
opfattelse, at der ikke kan ændres noget. sandsynligheden for, at patentet ikke udstedes er
derfor kun teoretisk, med mindre dupont vinder berettigelsessagen.
       forskellen for dupont på, om nærværende sag gennemføres nu, eller når patentet
formelt er udstedt, er de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser. den eneste
situation, hvor det ikke spiller nogen rolle, er, hvis dupont i t10/12 får medhold i at være
rette indehaver af stridspatentet.
       der er ingen tvivl om, at kravet om retlig interesse er opfyldt, hvorfor dupont ikke bør
henvises til at afvente med søgsmålet.
       subsidiært gøres det gældende, at sagen ikke vedrører efterprøvelse af en
forvaltningsmæssig afgørelse, da der netop ikke foreligger et formelt udstedt patent. der er
tale om et anerkendelsessøgsmål mellem to private parter, og søgsmålet er ikke rettet mod
nogen myndighed. afgørelsen vil derfor kun have retskraft mellem sagens parter, og retten
bliver ikke anmodet om at give anvisninger til epo. sagen vedrører en konkret situation. det
gøres gældende, at kausalitetskriteriet er opfyldt.
       efterprøvelse af forvaltningsakter er utvivlsomt en del af domstolenes opgaver.
der er heller ikke, som anført af novozymes, hjemmel i patentloven eller i den europæiske
patentkonvention til afvisning af sagen. tværtimod har lovgiver udtrykkeligt taget stilling til
                                              - 7 -
muligheden for at indbringe patent- og varemærkestyrelsens afgørelser til domstolene. det
fremgår af patentloven, at ugyldighedssag kan rejses af enhver, og at påstand om
ugyldighed skal gøres gældende imod patenthaveren. det fremgår af bemærkningerne til §
61, at man kom fra forskellige systemer, hvor der blandt andet tidligere var mulighed for
inter partes ugyldighed. de hensyn, der ligger i reglen, nemlig at patenthaveren måske ikke
under sagen gjorde sig klart, at han havde risiko for at miste patentet, er ikke til stede i
nærværende sag. inter partes ugyldighed er på ingen måde utænkeligt, da dette for
eksempel er muligt inden for brugsmodeller.
       sagen er anlagt for 5 måneder siden, og retten bør nu fremme sagsbehandlingen
hurtigst muligt.
sø- og handelsrettens afgørelse
der er enighed om, at patentet vedrørende ansøgning ep 10 180 655.2 ikke er udstedt. epo
har informeret dupont *) novozymes om sin hensigt til at udstede patent ved udsendelse af
”intention to grant”, men epo er ikke bundet af denne hensigt. der er således ikke truffet en
afgørelse om udstedelse af patent, hvorfor der ikke foreligger en forvaltningsafgørelse til
prøvelse ved domstolene.
               det må anses for sandsynligt, at novozymes, så snart patentet er udstedt, vil
forfølge en evt. krænkelse, herunder over for det af dupont solgte tpt – produkt, hvilket er
fremgået af proceduren i t 5/11 (justifikationssagen). dupont har derfor en interesse i at få
klarlagt gyldigheden af det patent udstedte patent.
       reglerne i patentsystemet er opbygget således, at hensynet til hurtig patentudstedelse
er vægtet højt. i processen frem til patentets udstedelse har tredjemand således alene
mulighed for at fremkomme med sine observations uden derved at blive part i
patentmyndighedernes sagsbehandling. der er således først mulighed for at rejse indsigelse
mod patentets gyldighed efter dets udstedelse.
       efter patentlovens § 61kan et patent kun erklæres ugyldigt, såfremt der nedlægges
påstand herom. gives der medhold i, at patentet er ugyldig, skal det slettes af registret. det
er derimod ikke muligt at gøre ugyldighed gældende alene som et anbringende til støtte for
en frifindelse.
                                              - 8 -
      da dupont og danisco har fremsat anerkendelsespåstand for at fjerne en retsuvished
for det mulige, men ikke indtrådte tilfælde, at der udstedes patent. retten finder derfor, at
sagen på nuværende tidspunkt ikke har en sådan aktualitet, at den kan tages under
pådømmelse. da dupont og danisco således ikke har den fornødne retlige interesse, tager
retten novozymes’ påstand om afvisning til følge.
efter sagens omfang og udfald skal dupont og danisco betale 150.000 kr. i sagsomkostninger
til novozymes. der er ved fastsættelsen taget hensyn til, at sagsværdien er oplyst at være 25
mio. kr., og at sagen alene er forberedt og procederet vedrørende afvisningspåstanden.
                                       thi kendes for ret:
sagen afvises.
dupont nutrition biosciences aps og danisco us inc. betaler in solidum inden 14 dage
150.000 kr. til novozymes a/s
                                        mette christensen
*) berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, stk. 1
københavn, den 31. marts 2014
