v0051000 - jf
                                          udskrift
                                               af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
den 13. oktober 2006 blev af retten i sagerne
v-51-04 og v-68-04
orient marketingsservice gmb nfg. kg
(advokat christian akhøj)
mod
unifood import a/s (sag v 51-04)
og
m&m food aps (sag v 68-04)
(advokat mads marstrand-jørgensen for begge)
                                                dom:
indledning. påstande
     sagens spørgsmål er om den nedenfor i midten afbildede pose er varemærkeretligt og
markedsføringsretligt beskyttet som vareudstyrsmærke, respektive forretningskendetegn, og i
bekræftende fald om de til venstre og højre for afbildede poser krænker en sådan beskyttelse.
                                                - 2 -
      den midterste pose er markedsført af orient marketingservice gmbh nfg. kg (omsia)
      posen til venstre, der også er vist som bilag 1 i sagen v 51-04, er markedsført af unifood
import a/s (unifood), mens posen til højre, der også er vist som bilag 1 i sagen v 68-04, er
markedsført af m&m foods aps (m&m).
      omsia har nedlagt påstand om at det forbydes unifood og m&m at fremstille, lagerføre,
udbyde og/eller sælge te i emballage som vist i sagernes bilag 1, og at unifood og m&m skal be-
tale vederlag og erstatning på 225.000 kr. med procesrente fra sagernes anlæg henholdsvis den
16. april 2004 og den 19. maj 2004.
      unifood og m&m har nedlagt påstande om frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand
om at registreringen af varemærke mp 771577 ophæves for danmark.
      omsia har over for unifoods og m&m’s selvstændige påstand påstået frifindelse.
      unifoods og m&m’s selvstændige påstand skyldes at omsia efter madridarrangementet
med designationsdato for danmark den 20. november 2001 har fået registreret følgende mærke:
                                                 - 3 -
       dette mærke er efter de sagsøgtes opfattelse registreret i strid med varmærkelovens § 14,
nr. 3, jf. pariserkonventionens artikel 6 c, fordi det indeholder et element, løvefiguren, der fin-
des i sri lankas flag der ser sådan ud:
                                                 - 4 -
sagernes øvrige omstændigheder
       omsia har fremlagt en række fakturaer og ordresedler mv. som vedrører bestilling af
emballage eller dele hertil såsom lukkeetiketter. materialet er dateret fra 1990 og senere og ved-
rører ifl. omsia den ovenfor viste emballage.
       der er fremlagt erklæring af 28. januar 2005 fra et selskab i colombo om dettes salg af te
”under colombo brand” til omsia siden 1994 og en tilsvarende erklæring af samme dag fra et
østrigsk selskab vedrørende salg af colombo-te til omsia siden begyndelsen af 1990-erne.
       til dokumentation for salg til det danske marked til dels gennem et nederlandsk selskab,
tur-ned international trading b.v., har omsia fremlagt en række fakturaer, den første fra
1996 til copenhagen food co., grønttorvet, valby.
       de sagsøgte har fremlagt en række fakturaer vedrørende deres køb af te. den første er fra
1996. i overensstemmelse med forklaring afgivet af abdullah karacan, unifood, lægger retten
til grund at unifood første gang markedsførte te i den ovenfor til venstre viste pose i 2000 (fak-
tura af 13. juli 2000 vedrørende ceylon tea golden i poser med 1000 g og 250 g udstedt af
svensk risimport ab). næste faktura vedrørende samme produkt med salg til unifood er af 6.
september 2002 og er udstedt af akhbar brothers ltd., colombo. der foreligger ikke særlige op-
lysninger om m&m’s markedsføring.
       ved brev af 4. juli 2003 rettede internationalt patentbureau på vegne omsia henvendelse
til unifood med krav om at selskabet ophørte med markedsføring af i den pågældende indpak-
ning, og om at selskabet fjernede produkterne fra butikkerne.
       der er fremlagt oversættelse af aftale indgået mellem omsia og to nederlandske selska-
ber hvorefter sidstnævnte anerkender at omsia har eneret til markedsføring af te i poser som
udvist ovenfor.
forklaringer
       ayhan bakan har forklaret at han er direktør for og ejer af omsia der siden 1996 dels di-
rekte, dels gennem hollandske og tyske mellemmænd har solgt te til danmark i omsia’s fore-
viste emballage. der blev i perioden 1996 til 2001 solgt 13-14 tons te om året i forskellige embal-
lagestørrelser. der har været mindre ændringer i emballagen såsom angivelse af firmanavn,
men ikke ændringer af betydning for emballagens samlede fremtræden. emballagens lukkeeti-
ket er udformet af vidnet med henblik på at give emballagen et særpræg også på dette punkt.
       dækningsbidraget på teen svingede mellem 80 cent og 1 eur pr. kg.
                                                  - 5 -
      han hørte første gang om unifoods emballage i slutningen af 2000 da den kom frem på
det hollandske marked. han bad en kollega i tur-ned, som han er medejer af, om at gøre noget
ved sagen. han bad også sin danske forretningsforbindelse i copenhagen food om at finde en
mindelig løsning da emballagen kom frem på det danske marked. han har deltaget i møder
med unifoods direktør, abdullah karacan, om spørgsmålet, og han fik det indtryk at unifood
var villig til at standse salget af te i den omstridte emballage. det viste sig imidlertid at det ikke
skete, og da unifoods salg skabte forvirring på markedet og salgsnedgang for omsia, beslut-
tede man sig for sagsanlæg.
      han kan bekræfte at der på markedet er forekommet salg af te i poser noget lignende uni-
foods. det drejer sig om to firmaer. han kender ikke salgets omfang.
      han skønner at unifoods salg af te i de omstridte emballager har kostet omsia 50.000-
60.000 eur om året.
      ilhan dône har forklaret at han er direktør for og medejer af det hollandske selskab tur-
ned. han kan bekræfte at selskabet har solgt te til danmark i omsia’s pose fra 1996 til 2001,
dels ca. 15 tons om året direkte, dels en væsentlig større mængde indirekte via tyske handlende.
det har hele tiden været i pose med omsia’s design. vidnet har deltaget i to møder med uni-
food hvor man diskuterede problemerne med de forvekslelige emballager. han kan ikke tids-
fæste møderne med sikkerhed, men er sikker på at det kom frem i 2003 at abdullah karacan ik-
ke ville ændre sin emballage til en anden der ikke kunne forveksles med omsia’s.
      ilhan kabaktepe har forklaret at han er medejer af copenhagen food der sælger te en gros
i danmark. teen købes bl.a. hos tur-ned, i så fald altid i omsia’s særlige tepose som efter vid-
nets opfattelse er en emballage der er kendt i markedet. det kan godt passe at de har solgt 14
tons om året af teen fra omsia. salget fortsatte indtil 2003. efter vidnets kendskab til markedet
må m&m foods have solgt ”temmelig meget” te i den til højre viste emballage.
      han har kendskab til salg af te i to andre lignende emballager som ikke er omfattet af sa-
gen. den ene emballage er fra en ny virksomhed som en gang imellem optræder på markedet.
den anden er fra en virksomhed som efter henvendelse standsede salget af te i posen, men som
begyndte igen efter en tid. firmaet eksisterer ikke mere.
      abdullah karacan har forklaret at han har været medejer af unifood siden selskabets start
i 1987. selskabet importerer fødevarer fra usa, canada og andre lande, herunder sri lanka
                                                - 6 -
hvorfra man bl.a. får leveret te. i begyndelsen solgte de ikke så meget te. fra 1990 fik de teen le-
veret fra et tysk firma. de begyndte import af te direkte fra sri lanka i 1996. de sælger teen til
butikskæder og til cateringbranchen. den samlede import af te udgør ca. 30.000-35.000 usd, så
det er en mindre del af unifoods samlede omsætning på ca. 100 mio. kr. om året. dækningsbi-
draget på teen er 1-2 kr. pr. kg.
       den første import af te i den omstridte emballage skete i 2000. emballagen er udformet af
de srilankanske sælgere. der er ikke meget særpræg ved emballagen. alle teer fra sri lanka
hedder noget med colombo te.
       der har været nogle henvendelser, til dels af truende karakter, fra repræsentanter for om-
sia, men ikke vedrørende te. henvendelse om te-emballagen kom først i 2004. vidnet har ikke
på noget tidspunkt givet udtryk for at han ville ophøre med at anvende den omstridte emballa-
ge, og han har heller ikke sagt noget der kan tolkes i den retning.
argumenter
       omsia har anført at de sagsøgte gennem deres anvendelse af emballager der er næsten
identiske med omsia’s, har krænket dette selskabs eneret til udstyrsvaremærket. det må læg-
ges til grund at omsia har anvendt sit udstyrsmærke længe inden de sagsøgte tog deres poser
i brug. omsia’s anvendelse er dokumenteret sket fra 1996, og det registrerede mærke er regi-
streret i danmark fra 2001. de sagsøgtes brug af deres pose kan være sket fra midten af 2000,
men så ophørte brugen. ny import fandt derefter sted i september 2002. omsia er således først
i tid med sit mærke og har ikke udvist passivitet af betydning over for de sagsøgtes retsstridige
brug af deres mærke der stort set er identisk med omsia’s.
       der skal ikke ske udslettelse af omsia’s registrerede mærke. det er godkendt af de regi-
strerende myndigheder (wipo) der må antages at have foretaget tilstrækkelig prøvelse af om
mærket med løven krænker sri lankas flag. det kan man også selv se ikke kan være tilfældet,
bl.a. er løverne i mærket, henholdsvis på flaget efter en heraldisk og varemærkeretlig vurdering
forskelligt udformede.
       der foreligger en grov og direkte efterligning, og varerne er fuldt ud substituerbare. de
sagsøgte har ikke efterkommet provokationer om oplysning om salg og dækningsbidrag. først
under domsforhandlingen er fremkommet visse udokumenterede oplysninger. der er derfor
grundlag for et betydeligt beløb i godtgørelse og erstatning.
       der påstås tillige erstatning for den markedsføringsretlige krænkelse, jf. markedsførings-
lovens § 18, sammenholdt med § 20, stk. 2, (tidligere §§ 5 og 13).
                                               - 7 -
       de sagsøgte har anført at omsia’s registrerede mærke skal slettes fordi det indeholder en
løve der indgår som en del af sri lankas flag, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, og pariserkonven-
tionens artikel 6 c. i øvrigt burde varemærket ikke have været registreret fordi det herudover
indeholder de uregistrerbare betegnelser orient og tea som angiver oprindelse og art.
       videre gøres gældende at poserne betragtet som helheder ikke er forvekslelige. på poser-
ne er anført varens oprindelse og art, og disse oplysninger kan ikke forbeholdes en enkelt. po-
sernes udformning med anvendelse af guld og rødt er ganske svarende til andre poser med te
fra sri lanka. det er almindelige elementer i formsproget på det pågældende område.
       hvis omsia’s tepose på noget tidspunkt må have været retsbeskyttet, er en sådan beskyt-
telse tabt ved passivitet.
       da der ikke foreligger krænkelse af varemærkerettigheder, kan der heller ikke foreligge
krænkelse af markedsføringsrettigheder, idet omsia ikke har anført at deres pose skulle være
blevet krænket på anden måde end varemærkeretligt.
       omsia har ikke påvist at have lidt et tab.
rettens afgørelse
       det lægges efter abdullah karacans forklaring til grund at unifood første gang benyttede
den af sagen omfattede pose ved import via svensk risimport ab i henhold til faktura af 13. juli
2001, og at posen blev benyttet næste gang ved import af te fra akbar brothers ltd., colombo, i
henhold til faktura af 6. september 2002. det må videre efter de foreliggende fakturaer i forbin-
delse med forklaringerne afgivet af ayhan bakan, ilhan dône og ilhan kabaktepe lægges til
grund at omsia på dette tidspunkt havde påbegyndt markedsføringen af sin guldpose med
løve fra 1996. forudsat at denne pose er varemærkeretligt beskyttet, er den således beskyttet
med prioritet fra et tidspunkt forud for den 13. juli 2001.
       der foreligger ikke oplysninger om tidspunktet for den første markedsføring af m&m’s
pose, og det må i den foreliggende situation komme m&m til skade. m&m’s pose anses derfor
markedsført første gang på et tidspunkt efter markedsføringen af omsia’ pose.
       efter importen af teposerne fra svensk risimport ab, som omsia ikke reagerede på, gik
der lidt over 2 år til unifood næste gang indførte te i den omstridte pose. omsia reagerede
herpå ved brev af 4. juli 2003 med krav om at unifood skulle ophøre med markedsføringen af te
i disse poser m.v., og sag blev anlagt den 16. april 2004 og den 19. maj 2004. samlet set har om-
sia ikke udvist en passivitet der kan komme selskabet til skade.
                                                  - 8 -
        vareartslighed er fuldt ud til stede. med hensyn til mærke-lighed skal anføres at omsia’s
tepose består af elementer der hver for sig ikke kan anses for at have større særpræg. omsia-
navnet har naturligvis særpræg, og det samme gælder cirkelfeltet med løve og ornamenter. den
samlede udformning af teposen må imidlertid uanset at visse enkeltelementer ikke har særpræg
anses for at være egnet til at adskille omsia’s produkter fra andres hvorfor teposen kan opnå
beskyttelse som et vareudstyrsmærke.
        som det kan ses, ligner de sagsøgtes poser i høj grad omsia’ pose. de sagsøgtes poser er
opbygget på samme måde som omsia’ med anvendelse af i det væsentlige samme bundfarve
og med samme skrifttyper, samme cirkel med den spættede løve, lukkeetiketterne er i det væ-
sentlige identiske, og der er benyttet samme type felt ved bunden til angivelse af vægt. det kan
heroverfor ikke få betydning ved den samlede vurdering at cirklen på unifoods pakning ud
over løven alene indeholder ordet tea, mens m&m’s pakning indeholder ordet orient, i øv-
rigt anbragt i cirklen samme sted som orient er anbragt på omsia’ pose. der kan heller ikke
lægges vægt på den afvigende udformning af blomsterne i feltet med vægtangivelse.
        alt i alt må der for den almindelige, normalt opmærksomme forbruger være en nærlig-
gende risiko for forveksling af poserne.
        omsia’s påstand om forbud mod markedsføring mv. af te i emballagen vist i bilag 1 tages
derfor til følge.
        der er herefter ikke behov for at tage stilling til om markedsføringen tillige kunne forby-
des efter markedsføringslovens § 20, jf. § 18.
        løven på omsia’s pose frembyder ligheder med den løve der findes i sri lankas natio-
nalflag, men der er også ikke uvæsentlige forskelle: omsia’s løve er spættet og rød, mens løven
på flaget er ensfarvet gul. omsia’s løve har tunge hvilket løven på flaget ikke har, endvidere er
sværdene og måden de holdes på, forskellig, og endelig er baggrundsfarverne og ornamente-
ringerne forskellige. sri lankas flag som helhed er beskyttet efter pariserkonventionens artikel 6
c, jf. varemærkelovens § 14, nr. 3, men det kan ikke afskære fra benyttelse af en figur som om-
sia’s løve der har visse ligheder med løven på flaget.
        påstanden om udslettelse af varemærke mp 771577 kan derfor ikke tages til følge.
        oplysningerne om unifoods omsætning er mangelfulde, mens der ikke er oplysninger om
m&m’s omsætning. det kan ikke antages at nogen af de sagsøgte har markedsført større parti-
er. hvorvidt disse partier i kraft af anvendelse af de uberettigede varemærker har kunnet for-
trænge omsia’ varer, er helt usikkert. på dette grundlag finder retten at der kan tillægges
omsia 75.000 kr. i godtgørelse fra unifood og 25.000 kr. i godtgørelse fra m&m.
                                                - 9 -
      i sagsomkostninger skal unifood betale 26.445 kr. hvoraf retsafgiften udgør 3.945 kr.
m&m skal i sagsomkostninger betale 8.815 kr. hvoraf retsafgiften udgør 1.315 kr.
                                            thi kendes for ret:
      det forbydes unifood import a/s og m&m foods aps at fremstille, lagerføre, udbyde
og/eller sælge te i emballage som vist i bilag 1 i henholdsvis sag v 51-04 og sag v 68-04.
      inden 14 dage skal unifood import a/s til orient marketingsservice gmb nfg. kg betale
75.000 kr. med procesrente fra den 16. april 2004 samt 26.445 kr. i sagsomkostninger.
      inden 14 dage skal m&m foods aps betale 25.000 kr. med procesrente fra den 19. maj
2004 samt 8.815 kr. i sagsomkostninger.
          karin schou andersen                     jens feilberg                  uffe thustrup
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                 p.j.v. sø- og handelsretten, den
