 -
                                   udskrift
                                        af
                     sø- og handelsrettens dombog
                                   ──────────
den 18. september 2001 kl. 10.00 blev af retten i sagen
v-0033-99
viacom international inc. a corpo-
ration of the state of delaware
(advokat christian levin nielsen)
   mod
patentankenævnet
( kammeradvokaten)
hovedintervenient motorola inc.
(advokat michael elkiær andersen)
afsagt sålydende
                                     d o m:
sagens hovedspørgsmål er om viacoms brug af ordet "unplugged" i titlen på tv-
udsendelser, er til hinder for motorolas registrering af unplugged for radio- og tele-
kommunikationsudstyr, herunder om de tjenesteydelser tv- udsendelserne består af,
er af samme eller lignende art som motorolas kommunikationsudstyr. i det følgende
an- vendes som regel betegnelsen varelighed hvor der er spørgsmål om ligheden
                                                - 2 -
mellem viacoms tjenesteydelser og motorolas varer.
parternes påstande
sagsøgeren, viacom international inc., a corporation of the state of delaware (i det
følgende: viacom), har nedlagt påstand om at den den 14. januar 1999 trufne afgø-
relse i sagen j. nr. v 42/96 vedrørende betegnelsen unplugged omgøres, således at
dansk varemærkeregistrering vr 08.199 1994 afslås fra endelig
varemærkeregistrering.
sagsøgte, patentankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse.
hovedintervenienten, motorola inc. (i det følgende: motorola), har nedlagt påstand
om at sagsøgte (sagsøger i hovedsagen), viacom, tilpligtes at anerkende at patent-
ankenævnets afgørelse om registrering af varemærket vr 08.199.1994 skal stå ved
magt.
sagens omstændigheder
viacom driver tv-stationen mtv music television. på mtv udsendes en serie
programmer i hvis titel hvor ordet "unplugged" indgår. programmerne er
koncertoptagelser for et mindre publikum. musikerne anvender instrumenter der ikke
er elektrisk forstærkede ("unplugged").
motorola producerer radio- og telekommunikationsudstyr, herunder mobiltelefoner.
motorola ansøgte om varemærkeregistrering i danmark af ordmærket unplugged
den 26. august 1994. den 25. november 1994 blev unplugged registreret som
varemærke for motorola. registreringen blev offentliggjort i dansk varemærketidende
den 21. december 1994. registreringen omfatter: klasse 9: apparater til radio- og
telekommunikation, personsøgemodtagere, personsøgesendere, dataind-
gangsterminaler.
viacom gjorde indsigelse mod registreringen. den 30. maj 1996 afslog
patentdirektoratet at tage indsigelsen til følge. direktoratet fandt blandt andet at
viacoms mærke ikke kunne anses for velkendt her i landet. det var også direktoratets
                                               - 3 -
opfattelse at motorolas og viacoms mærke ikke blev brugt for produkter af samme
eller lignende art.
ved kendelse af 14. januar 1999, der kom frem til sagsøgeren den følgende dag,
stadfæstede patentankenævnet direktoratets afgørelse.
den 15. marts 1999 anlagde viacom sag mod patentankenævnet ved sø- og
handelsretten. sagsanlægget er rettidigt, jf. varemærkelovens § 46, stk. 3, 2. pkt.
den 15. maj 2000 indgav motorola hovedinterventionsstævning. sagen blev
domsforhandlet den 7. august 2001.
viacoms brug og registrering af unplugged
af mtv's pressemeddelelse fra 9. november 1989 fremgår at mtv den 26. november
1989 vil sende et nyt program "mtv unplugged" i usa:
           "mtv to premiere "mtv unplugged" on november 26,
                      mtv's first acoustic music series
"... mtv gives viewers a sneak premiere into the january 1990 programming line-up
with the premiere of "mtv unplugged", mts's first acoustic music series. the 30
minute pilot will air on mtv: music television in sunday, november 26 at 10pm...
in "mtv unplugged", artists turn off their smoke machines, unplug their amplifiers,
and get back to basics, with some pure, unadulterated rock 'n' roll. the series will
showcase the work of some of today's top artists as well as introduce some of the
stars of tomorrow."
viacom søgte den 10. november 1993 varemærkeret til unplugged i united states
patent and trademark office for klasse 9 (videooptagelser af tv-udsendelser og
musikoptagelser), klasse 25 (t-shirts) og klasse 41 (underholdning). ansøgningen blev
offentliggjort den 18. oktober 1994, det vil sige cirka 2 måneder efter at motorola
søgte varemærkeregistrering af ordet unplugged i danmark. af registreringen
fremgår bl.a. at unplugged er registreret således:
                                              - 4 -
"for: pre-recorded videos featuring entertainment and applicant's
television programs: musical sound recordings in class 9 (u.s. cl. 36)
first use 7-0-1991; in commerce 7-0-1991.
for: t-shirts, in class 25 (u.s. cl. 39).
first use 2-0-1993; in commerce 2-0-1993.
for entertainment services namely an ongoing television series
featuring acoustic performances by musicians and bands, in class 41
(u.s. cl. 107)
first use 11-28-1989, in commerce 11-25-1989"
viacom har desuden varemærkeregistreringer af unplugged i klasse 4 (lys), klasse
21 (krus) og klasse 16 (sangbøger).
af kendelse af 12. oktober 1992 fra patentankenævnet vedrørende registrering af et
figurmærke videomusic, hvori mtv networks var klager, anføres det i mtv's indlæg
at mtv i danmark pr. 31. juli 1991 havde tilsluttet 561.185 forbrugere, og at tallet pr.
1. marts 1991 var øget til 647.191. en del er tilsluttet via kabel-tv, f.eks. havde ktas
kabel tv 230.000 forbrugere. tallet skulle derfor efter mtv's opfattelse øges. desuden
skulle der efter samme opfattelse tages hensyn til at hver husstand gennemsnitligt
består af 2-3 personer, således at antallet af seere til programmet var væsentlig høje-
re.
i en pressemeddelelse fra 1. august 1991 oplyste mtv at mtv unplugged ville blive
sendt i holland indtil 30. juni 1992.
efter ansøgning af 3. januar 1994 fik viacom den 12. august 1994 registreret
figurmærket mtv music television i klasse 38 (dansk varemærkeregistrering vr
05.424 1994). med ansøgningsdato den 8. marts 1995 fik viacom den 24. maj 1996
registreret ordmærket mtv i klasse 38 og 41 (dansk varemærkeregistrering vr 03.055
1996).
det fremgår af tv-programmer fra berlingske tidende fra den 18. februar 1996 og den
4. marts 1996 samt af jyllands postens tv-program fra den 4. marts 1996 at tv-ka-
                                               - 5 -
nalen mtv de pågældende dage sendte programmer kaldet "unplugged - mariah
carey" og "lenny cravitz - unplugged".
der har under sagen været fremlagt og dokumenteret avisomtaler af programmet
"mtv unplugged". der er i artiklerne henvist til programmerne som "mtv unplugged"
og et kunstnernavn efterfulgt af "unplugged" (eller omvendt). endvidere er ordet
unplugged anvendt til beskrivelse af akustisk musikfremførelse og som titel på det
pågældende program.
avisartiklerne er fra perioden november 1989 til december 1993 og stammer fra
udenlandske aviser, hovedsagelig amerikanske, f.eks. billboard, new york times, ro-
lling stone, usa today, washington post, the times. programmerne bliver i artiklerne
omtalt særdeles positivt. meget kendte kunstnere har deltaget i programmerne fx poul
mccartney, eric clapton, mariah carey, elton john, sting, poul simon, roxette og
annie lennox. der er ifølge artiklerne udgivet cd'er og videoer med optagelser fra
programmet, hvor "unplugged" indgår som en del af titlen, f.eks. optagelser med eric
clapton, mariah carey og poul mccartney. det fremgår ligeledes at mtv modtager
royalty ved salg af cd'er og videoer fra programmerne. programmet og
musikudgivelserne er blevet nomineret til og har modtaget priser inden for tv-
verdenen og musikverdenen.
i en artikel i billboard fra den 22. august 1992 omtales at koncerter med annie
lennox, joe cocker og was (not was) blev optaget på montreux jazz festivalen til
episoder af mtv unplugged. det angives at programmet med annie lennox ville blive
sendt i usa den 26. august 1992. programmet ville senere blive sendt på mtv i
australien, brasilien, europa og asien.
det fremgår af en artikel i music & media fra den 30. januar 1993 at der på mtv
europe ville blive sendt et "mtv unplugged programme" med roxette den 22. februar.
i en artikel i music & media fra den 13. marts 1993 baseret på et interview med en
ansat hos mtv europe omtales at "unplugged"-programmerne med roxette og joe
cocker blev optaget i europa fordi kunstnerne er mere kendte her. programmet med
roxette blev lavet i samarbejde med svensk tv.
                                               - 6 -
motorolas registrering af unplugged
motorola har efter ansøgninger den 24., 25., 31. august 1994, 5. september 1994 og
22. februar 1995 opnået registrering af varemærkeret i klasse 9 til ordmærket un-
plugged i benelux-landene, schweiz, spanien, italien og frankrig.
i sverige har motorola efter ansøgning den 30. august 1993 opnået varemærkeret til
varemærket: "it's time for the true unplugged, choose your colour, get your number
free". varemærket er registreret med disclaimer for teksten bortset fra "unplugged".
motorola har endnu ikke taget varemærket unplugged i brug.
andre oplysninger
det fremgår af en søgning på databasen på "us patent & trademark office" foretaget
den 8. maj 1999 at der fand- tes 16 forekomster af unplugged i 12 varemærker.
blandt de nævnte forekomster er der både varemærker som består af unplugged
alene, og varemærker hvor unplugged er en del af mærket. varemærkerne er
registreret bl.a. i klasserne 9, 11, 15, 16 og 35. nogle af mærkerne tilhører viacom.
procedure
viacoms anbringender
ordet "unplugged" er suggestivt for fremførelse af musik med akustiske instrumenter.
det beskriver ikke tjeneste ydelsens art og beskaffenhed og er således ikke deskrip-
tivt. ordet har opnået varemærkebeskyttelse i det engelsksprogede usa og må så
meget desto mere være registrerbart i danmark.
med hensyn til titelbeskyttelse henvises til kommenteret varemærkelov (1998) ved
mogens koktvedgaard og knud wallberg, note 15.18 til § 15, stk. nr. :
"der er herved åbnet mulighed for, at også andre ibrugtagne virksomhedskendetegn
end lige netop ibrugtagne varemærker kan forhindre en registrering af et yngre
varemærke... hvornår der ved brug er stiftet en ret til et sådant kendetegn, må
                                                - 7 -
afgøres efter de materielle regler herfor, jf. navnlig markedsføringslovens § 5.
bestemmelsen giver beskyttelse for orkesternavne ..., navne på vingårde ..., navne på
fjernsynsudsendelser (most wanted, unplugged), slogan'et for en radioudsendelse
..., butiksnavne ..., samt navne på sportsarrangementer..."
ved bedømmelsen af om der foreligger varelighed (tjenesteydelseslighed) må
foretages en helhedsbedømmelse. da varemærkerne er identiske, skal bedømmelsen
af ligheden være strengere end ellers, jf. side 110 i betænkning 199/1958 vedr. en ny
dansk lov om varemærker og kommenteret varemærkelov (1998) ved mogens
koktvedgaard og knud wallberg, side 53.
da viacom udsender tv-udsendelse, og motorola producerer apparater til
telekommunikation, komplementerer parternes produkter hinanden. viacoms produkt
består i at udsende billede og lyd, mens motorolas produkter kommunikerer lyd.
endvidere kan parternes produkter være til salg i samme butik. herved kan
forbrugerne få opfattelsen af, at varer, der forhandles under mærket unplugged,
hidrører fra viacom eller forhandles med dennes samtykke. viacom har brugt
betydelige midler på at markedsføre varemærket unplugged, og det vil være
generende for afsætningen af viacoms produkter, hvis det tillades motorola at anvende
samme varemærke til kommunikationsudstyr. på denne baggrund må produkterne
anses som værende af samme eller lignende art, jf. i det hele side 106 ff. i betænkning
199/1958 vedr. en ny dansk lov om varemærker.
ifølge det engelske varemærkeregisters trade mark handbook, rel. 13 (1998), a
practitioner's guide to trade marks in the united kingdom and the european union
skal varemærkemyndigheder ved ansøgninger om registrering af varemærker i klasse
9 tillige undersøge en række andre klasser for mulige modstridende rettigheder,
herunder klasse 38: television broadcasting, communication services, telephone, telex
and telegraph services og klasse 41: audio and visual communication services, film,
radio and tv production, computer training, entertainment, management training mv.
det vil sige at det er opfatttelsen at der kan være varelighed mellem varer i klasse 9,
hvor motorola har søgt registrering af varemærket unplugged, og viacoms tv-
udsendelser i klasse 41.
som et eksempel fra dansk praksis kan anføres fra registreringspraksis (rigmor
                                              - 8 -
carlsen, s. 237) at clinilab (a 2445/74) for tjenesteydelser (laboratorievirksomhed) i
klasse 42 er fundet forveksleligt med clinilab for varer i klasse 9:
""laboratorievirksomhed" må anses for så nært beslægtet med "apparater og
instrumenter til laboratorie- og videnskabelig brug og dele deraf", at der er fare for, at
brugen af mærket clinilab for "laboratorievirksomhed" vil kunne bibringe publikum
den opfattelse, at brugeren enten har tilknytning til indsigerens virksomhed, eller at
mærket bruges med dennes samtykke".
mtv unplugged ses af 380 mill. mennesker. varemærket unplugged har været
anvendt i danmark siden begyndelsen af 1990'erne. det har været lagt til grund i
tidligere instanser. programmerne har været omtalt i udenlandske aviser som også
sælges i danmark, fx usa today, washington post og new york times. på baggrund
heraf bør det kunne lægges til grund at viacoms varemærkeret til unplugged er
velkendt og indarbejdet, jf. varemærkelovens § 4. bl.a. fremgår af det fremlagte at
roxette, som også har optrådt i danmark, optrådte på mtv i marts 1993.
på grund af kendthedsgraden af viacoms mærke var motorola i ond tro om viacoms
varemærkeret til unplugged ved indgivelsen af varemærkeansøgningen, jf.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. da der er vareartslighed, fører denne
bestemmelse til at registrering skal nægtes.
da unplugged må anses for at være "vitterlig kendt", og da motorolas brug af
viacoms "unplugged" er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes
særpræg eller renommé, er registrering af samme ord som varemærke for motorola
også udelukket efter varemærkelovens § 15, stk. 4, jf. stk. 2.
patentankenævnets anbringender
der er ikke lighed mellem viacoms tv-show med akustisk musik og apparater til radio-
og telekommunikation som ikke er apparater til gengivelse af tv-programmer.
som hovedregel kan der ikke være lighed mellem en tjenesteydelse og en vare, jf.
kommenteret varemærkelov (1998) ved mogens koktvedgaard og knud wallberg, side
54. det bestrides ikke at der kan forekomme tilfælde hvor der er varemærkeretlig
lighed mellem varer og tjenesteydelser. clinilab er et konkret eksempel herpå. det
                                                - 9 -
vedrører en bestemt virksomhed og instrumenter bestemt herfor, og det er jo noget
andet end det foreliggende tilfælde.
ordet "unplugged" betyder noget forskelligt for de to typer af varer henholdsvis
tjenesteydelser. "unplugged" ved viacoms tv-udsendelse betyder at stikket er trukket
ud. for motorolas produkter må udtrykket vise hen til at telefonstikket er trukket ud,
eller at kommunikationsapparatet er wireless.
der er ikke risiko for forveksling imellem de to virksomheders produkter. afsætningen
af de to typer produkter er forskellig, idet viacoms afsætning sker ved, at forbrugerne
tænder for programmet, mens motorolas varer sælges fra en butik. motorolas brug af
unplugged vil ikke være generende for viacoms erhvervsudøvelse.
den engelske trade mark handbook er en vejledning med generelle retningslinier, og
den er ikke udtryk for gældende dansk ret.
bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1 kan ikke føre til afslag på motorolas
ansøgning om registrering. der foreligger ikke varelighed som beskrevet i § 15, stk. 1
nr. 1. der er ikke risiko for forveksling, herunder antagelse af at der er en forbindelse
mellem motorolas unplugged og viacoms unplugged, jf. varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2: varerne er ikke af samme eller lignende art.
det er ikke godtgjort at mtv unplugged blev sendt i danmark før 1996, eller at viacom
iøvrigt havde taget ordet "unplugged" i brug som varemærke i danmark før 1996. op-
lysninger om hvor mange husstande som kunne modtage tv- kanalen mtv, viser ikke
at modtagerne så kanalen eller programmet "mtv unplugged", og heller ikke at
"unplugged" har været markedsført som varemærke. danske aviser fra 1991 med
fjernsynsprogrammer findes endnu og kunne have været fremlagt som dokumentation
for den hævdede brug af ordet i danmark.
sagsøgeren har heller ikke godtgjort at unplugged var velkendt i danmark på
ansøgningstidspunktet. for at et mærke kan anses for velkendt, kræves en
bekendthedskvalitet som rækker ud over det sædvanlige, jf. kommente- ret
varemærkelov (1998) ved mogens koktvedgaard og knud wallberg, side 62.
sagsøgeren kunne fx have foretaget en markedsundersøgelse til godtgørelse af sit
                                             - 10 -
anbringende om at mærket er velkendt. da unplugged således ikke kan anses for at
være et velkendt mærke i danmark på registreringstidspunktet, er registrering ikke
udelukket efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
registrering af varemærkeret for motorola er ikke udelukket efter varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 1, da viacom ikke har en varemærkeret der er omfattet af beskrivelsen i
§ 15, stk. 2.
det er ikke sandsynliggjort at motorola på registreringstidspunktet var klar over eller
burde være klar over at viacom førte unplugged frem som varemærke i usa. hertil
kommer at der ikke er tale om varer og tjeneste ydelser af samme eller lignende art.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 finder derfor ikke anvendelse.
motorolas anbringender
motorola har i tilslutning til patentankenævnets argumentation anført: bestemmelsen i
varemærkelovens § 15, stk. 1 kan ikke udelukke registrering. viacom har ikke
dokumenteret at produkterne er af samme eller lignende art. motorola producerer ikke
fjernsyn og radioer, og sådanne produkter er ikke omfattet af motorolas varemær-
keansøgning. ved vurderingen må det ligeledes tages i betragtning at der er forskel på
aftagerkredsen af viacoms fjernsynsudsendelse og motorolas satellitudstyr. bortset fra
mobiltelefonerne kan udstyret ikke købes af private. på denne baggrund kan tv-
programmet og radio- og telekommunikationsudstyr ikke anses som værende af
samme eller lignende art.
betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 eller 2 er ikke
opfyldte. det er ikke dokumenteret at der er varelighed, eller at unplugged er et
velkendt mærke i danmark.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 kan ikke udelukke registrering. det er ikke
dokumenteret at motorola var
i ond tro om viacoms udenlandske varemærkeret. der er som nævnt ikke lighed
mellem tjensteydelserne og varer- ne.
viacom er blevet opfordret til at dokumentere at have stiftet varemærkeret til
                                               - 11 -
unplugged i danmark, men har ikke opfyldt provokationen. viacom har ingen
registre- ret varemærkeret i danmark, og derfor kan der kun væ- re tale om en
eventuel varemærkeret stiftet ved brug i danmark.
det bestrides at viacoms brug i danmark er sket forud for indgivelsen af motorolas
varemærkeansøgning. viacom har bevisbyrden for at der ved brug er opstået en vare-
mærkeret. der er alene fremlagt tv-programmer fra 1996 til dokumentation for brug i
danmark. tv-programmerne er imidlertid efter motorolas ansøgning om registrering af
varemærkeret til unplugged hvorfor de er uden betydning for sagen.
viacoms bruger ordet "unplugged" i ordets almindelige almindelige betydning. det
angiver at et elektrisk apparat er uden strømforbindelse, dvs. for musikinstrumenters
vedkommende at de anvendes akustisk. betegnelsen er beskrivende i den
sammenhæng hvori viacom benytter den. derfor kan viacom ikke have stiftet
varemærkeret ved brug.
sø- og handelsrettens afgørelse
den almindelige betydning af det engelske ord "unplugged" er at stikket er trukket ud,
eller at stikproppen er fjernet fra stikdåsen. indenfor rock- og popmusikområdet
anvendes ordet til at betegne fremførsel af musik under anvendelse af instrumenter
der ikke er tilsluttet elektrisk strøm. ordet kan ikke anses for at være deskriptivt,
hverken for musikudsendelser eller for de apparater som er omfattet af motorolas
varemærkeansøgning, men må anses for associativt og egnet til et begrænset
beskyttelsesområde.
det kan videre lægges til grund at viacom i slutningen af 1989 i usa begyndte at
sende tv-programmer i hvis titel indgik ordet "unplugged". programmet blev sendt i de
følgende år, og i 1994 indgav viacom ansøgning om varemærkeret til unplugged i
usa. ansøgningen blev offentliggjort den 18. oktober 1994.
motorola ansøgte om varemærkeret til unplugged i danmark den 26. august 1994.
det fremlagte bevismateriale der især består af udklip fra udenlandske aviser, viser
ikke hvilken brug viacom har gjort af ordet "unplugged" i danmark, eller om det var
                                               - 12 -
kendt i danmark og i så fald i hvilken grad. de fremlagte tv-programmer fra danske
aviser vedrører pe- rioden efter motorolas varemærkeansøgning, hvorfor dis- se ikke
kan tillægges betydning.
det er således ikke godtgjort at viacom ved brug havde erhvervet varemærkeret i
danmark til unplugged på det tidspunkt der er afgørende for sagen, tidspunktet for
motorolas ansøgning den 26. august 1994.
hertil kommer at det ikke kan antages at de af viacom udbudte tjenesteydelser på
tidspunktet for motorolas
varemærkeansøgning i danmark var af samme eller lignen- de art som motorolas
kommunikationsapparater. der er heller ikke grund til at antage at der var risiko for
forveksling eller en antagelse af forbindelse mellem mærkerne.
der foreligger derfor ikke registreringshindring efter varemærkelovens § 15, stk. 1.
der foreligger heller ikke registreringshindringer efter varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 3. som anført kan det ikke antages at de af viacom udbudte tjenesteydelser på
tidspunktet for motorolas varemærkeansøgning i danmark var af samme eller lignende
art som motorolas kommuni- kationsapparater.
det kan på grundlag af det fremlagte materiale ikke antages at unplugged for
musikudsendelser på ansøgningstidspunktet var velkendt eller vitterlig kendt i dan-
mark. det er derfor ikke nødvendigt at tage stilling
til om motorolas benyttelse af unplugged i givet fald ville indebære en udnyttelse af
et renommé eller omdøm- me der måtte tilkomme viacoms mærke for tjenesteydelser.
da det som nævnt ikke er antageligt at viacom på tids- punktet for motorolas
ansøgning havde erhvervet ret til unplugged her i landet ved brug, foreligger der
ikke re- gistreringshindringer efter bestemmelserne i varemærke- lovens § 15, stk. 4,
nr. 1 eller nr. 2.
herefter tages patentankenævnets og motorolas påstande til følge.
         thi kendes for ret
                                             - 13 -
patentankenævnet frifindes for den af viacom international inc. nedlagte påstand.
den af patentankenævnet den 14. januar 1999 trufne afgørelse i sagen j.nr. v 42/96
vedrørende betegnelsen unplugged stadfæstes.
i sagsomkostninger betaler viacom international inc. inden 14 dage 25.000 kr. til
patentankenævnet og 20.000 kr. til motorola inc.
              jens feilberg
bjarne møgelhøj          klaus stampe tønnes pedersen
                                     (sign.)
                        udskriftens rigtighed bekræftes
                       p. j. v. sø- og handelsretten, den
