 -
                                   udskrift
                                       af
                    sø- og handelsrettens dombog
                                   ──────────
den 14. april 2000 blev af retten i sagen
v-0034-99
pizza hut inc. a corporation of the
state of delaware
(advokat christian levin nielsen)
   mod
pizza hot v/akmed ipakchin
(advokat lemmy fialin)
afsagt sålydende
                                     d o m:
sagsøgeren, pizza hut, inc. a corporation of the state of delaware, har nedlagt påstand om, at
sagsøgte, pizza hot v/akmed ipakchin, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte
kendetegnet pizza hot i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed, det være sig som
butiksnavn eller varemærke.
sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.
sagen er anlagt den 18. marts 1999.
sagens omstændigheder
sagsøgeren driver en verdensomspændende forretning med pizzarestauranter, der alle bærer
navnet pizza hut. den første restaurant åbnede i kansas, usa, i 1958. i 1968 havde
                                                - 2 -
sagsøgeren 310 restauranter med 1 million gæster om ugen. samme år åbnede den første
restaurant uden for usa (canada). i 1969 åbnede en restaurant i mexico, i 1970 en i australien
og i 1973 restauranter i england og japan. i 1976 var der 100 restauaranter uden for usa og
2000 i alt. dette tal steg i 1977 til 3000. i 1978 åbnede restauranter i kuwait og abu dhabi. i
1980 var der i alt 4000 restauranter, i 1986 5000. i 1989 åbnede international restaurant nr.
1000, og der var nu restauranter i 54 lande. restaurant nr. 10.000 blev åbnet i brasilien i
1994.
i danmark åbnede den første pizza hut restaurant i 1994. der er restauranter i københavn, på
frederiksberg, i karlslunde, århus og ålborg. driften sker på franchisebasis og varetages af
pizza hut denmark.
sagsøger er indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. vr 01.850 1972 pizza hut
<ordmærke>, der omfatter varer i klasse 30: pizzaer, og tjenesteydelser i klasse 42:
restaurationsvirksomhed.
sagsøger er endvidere indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. vr 01.439 1992 pizza
hut express <figurmærke> og nr. vr 05.420 1994 pizza hut classic <ordmærke>, der
begge omfatter varer i klasse 29 og 30 samt tjenesteydelser i klasse 42.
sagsøgte driver pizzarestaurant i fåborg. ved sagsøgers internetsøgning på navnet "pizzahot"
fremkom intet resultat. søgning på navnet "pizza hot" gav 9 resultater, bl.a. sagsøgte,
betegnet således: "pizza hot,-faaborg-", med angivelse af adresse og telefonnummer.
ved brev af 7. september 1998 rettede sagsøgers advokat henvendelse til sagsøgte og
anmodede med henvisning til sagsøgers "varemærkeret, der er beskyttet af varemærkelovens
§ 4, stk. 1," sagsøgte om at ophøre med anvendelsen af navnet pizza hot. sagsøgte
imødekom ikke anmodningen.
forklaringer:
henrik overgaard har forklaret, at han er direktør for det selskab, som har
franchiserettighederne til pizza hut i danmark. virksomheden erhvervede rettighederne i
februar 1994, og den første pizza hut restaurant åbnede den 21. juni 1994 i århus. der er i
dag 8 restauranter i danmark. på verdensplan er der 13.000 - 14.000 fordelt på 92 lande.
                                               - 3 -
pizza hut er den største pizzakæde i verden, domino den næststørste med ca. 6000
restauranter og little ceasar den tredjestørste med ca. 4.000.
sagsøgers kunder er enhver, der kan lide pizza. der sælges pizzaer i forskellige varianter.
pizzasalget udgør ca. 70% af det totale salg; ca. 25% er drikkevarer og ca. 5% stammer fra
salg af forretter, desserter og pastaer. der sælges også pizzaer ud af huset. dette salg udgør
ca. 30% af omsætningen.
de franchisedrevne restauranter er underlagt et ensartet koncept. restauranternes
leverandører skal godkendes for at holde en ensartet, høj standard. der er manualer for
indretning, skiltning og markedsføring. nybygninger skal godkendes. hver 4. uge er der
gennemsnitligt 1,25 kontrolbesøg pr. forretning. hvis der konstateres afvigelser i forhold til
kontrakten, får restauranten skriftlig besked om at bringe forholdene i orden.
der anvendes ca. 3 mill. kr. på markedsføring om året i danmark og på verdensplan ca. 3 mia.
markedsføringen kan bestå i alt fra busreklamer over reklamer i radio og tv til reklamer på
dækkeservietter og menukort. pizza huts logo med det lille "r" er ens over hele verden.
folks kendskab til pizza hut er forbløffende stort, hvilket bl.a. skyldes, at man dårligt kan rejse
uden for landets grænser uden at støde på en pizza hut. ved en mindre undersøgelse i århus i
1994 kunne det konstateres, at 80% af de adspurgte kendte til pizza hut. tilsvarende tal blev
resultatet af en undersøgelse for nylig.
de meget store markedsføringsomkostninger og investe- ringer i nye forretninger gør, at
sagsøger over hele verden gør meget ud af at beskytte sit varemærke. dårlig omtale af
pizzarestauranter, der kopierer sagsøgers navn, kan hurtigt få konsekvenser for omsætningen.
vidnet er ikke klar over, hvilke tiltag, sagsøger foretog før 1994 for at forhindre krænkelser af
sit varemærke. han går ud fra, at de større byer er blevet checket.
vidnet blev af en storkøkkenleverandør i maj/juni 1998 gjort opmærksom på, at der på taxaer i
vejen forefandtes reklamer for en restaurant ved navn "pizza hot". ved søgning på internettet
viste det sig, at der var et antal restauranter i forskellige byer, herunder sagsøgte, med dette
eller et lignende navn. vidnet tog en rute gennem byerne med start i esbjerg. han tog fotos af
                                               - 4 -
restauranterne og sendte dem med en redegørelse til hovedkontoret for skandinavien, der
ligger i antwerpen. herfra skete der underretning til dallas, usa, der rettede henvendelse til
advokat levin nielsen. det fremlagte foto af sagsøgtes restaurant kan være et, som vidnet har
taget. restauranten ligner ikke en pizza hut restaurant.
sagsøger har også grebet ind over for de andre pizzarestauranter, som anvendte navnet pizza
hot. alle med undtagelse af sagsøgte og en enkelt anden restaurant har fulgt opfordringen til
at ophøre med brugen af navnet.
udtalen af pizza hut er ens i alle lande. vidnet har ikke hørt andre måder at udtale navnet på,
men han hører af og til kælenavne som "pizza hat" eller "pizza hytte".
der er ikke p.t. planer om at åbne en pizza hut restaurant i faaborg.
i 1990 var pizza hut startet i athen og i tyrkiet. tyrkiet har i dag 40 restauranter.
akmed ipakchim har forklaret, at han er indehaver af pizzarestauranten pizza hot i
faaborg. han er uddannet tandtekniker og ingeniør i iran. han kom til danmark fra iran i juni
1990. før da havde han boet i tyrkiet (1985) og i grækenland (1986).
da han kom til danmark, fik han ansættelse i et elektronikfirma i århus, men blev pludselig
arbejdsløs. han flyttede til faaborg i 1994 og overtog den 15. august dette år halvdelen af
restauranten pizza hot. den anden halvdel købte han i februar 1995.
han havde to gange tidligere været i faaborg, nemlig på sommerferie hos restaurantens
tidligere ejer i 1992 og 1993. han bemærkede ikke navnet dengang og har ikke set det
annonceret. han mener dog, at restauranten blev startet i 1992, og at den altid har heddet
pizza hot, men dette kan man se i hans købekontrakt.
han betalte i alt 120.000 kr. for forretningen, inkl. goodwill. ved købet af den første halvdel
blev han bistået af advokat susanne rasmussen, og han fik assistance af sin revisor, da han
købte den anden halvdel. navnet pizza hot blev ikke drøftet, og han er ikke klar over, om
hans advokat foretog undersøgelser med hensyn til navnet. han kendte ikke selv navnet pizza
hut, som han første gang hørte om i 1998, da han fik henvendelsen fra sagsøgers advokat.
han har aldrig set en pizza hut restaurant. i tysk tv har han set reklamer for pizza hut, men
                                                - 5 -
her blev u'et i "hut" udtalt som et u og ikke som o'et i ordet "hot".
i hans restaurant sælges amerikanske deep-pan pizzaer, italienske og franske pizzaer,
grillvarer og indiske retter. deep-pan pizzaerne udgør 20% af salget. der sælges flest deep-
pan pizzaer først på måneden; senere på måneden er det mest de italienske. af en månedlig
omsætning på ca. 60.000 kr. udgør salget af amerikanske deep-pan pizzaer ca. 20.000 kr. da
han overtog restauranten, blev der kun solgt de amerikanske deep-pan pizzaer. restauranten
gav underskud, men har haft stigende omsætning og giver nu overskud.
restauranten markedsføres via en folder, som distribu- eres i byen, samt via annoncer i
ugeavisen, i telefon- bogen og tidligere i lokalradio faaborg. der anvendes 50.-100.000 kr. på
reklamer årligt.
en ændring af forretningens navn vil nok koste ham 20.000 - 25.000 kr., til ændring af
menukort, tekst på vinduet, annonce i telefonbogen m.v. han tør ikke sige, om et navneskift
vil resultere i mistede kunder. hans kunder er såvel unge som ældre. der har tidligere været
en del tyske turister på grund af færgeforbindelsen, men det er slut nu.
procedure:
sagsøger har anført, at man i kraft af sin varemærkeregistrering har eneret til ordmærket
pizza hut. i medfør af varemærkelovens § 4 er sagsøger derfor berettiget til at forbyde andre
at gøre erhvervsmæssig brug af mærket, hvis der foreligger forvekslingsrisiko.
i det foreliggende tilfælde er forretningskendetegnene quasi-identiske såvel visuelt som
fonetisk og dermed egnede til at skabe forveksling.
visuelt er kendetegnene, der består af det samme antal bogstaver, så meget lig hinanden, som
de kan være uden at være direkte identiske. det må lægges til grund, at sagsøgtes kendtegn
skal læses i to ord. første del af begge kendetegn er "pizza", mens anden del, "hut" - "hot",
alene adskiller sig med et enkelt bogstav.
fonetisk foreligger der reelt identitet. det er muligt, at sprogforskere kan påvise en forfinet
nuance i udtalen, men den høres ikke i almindelig tale, uanset om sprogtonen er dansk eller
amerikansk.
                                                - 6 -
tjenesteydelserne - restaurationsvirksomhed inden for pizzariaverdenen - er identiske.
varearten i begge virksomheder er overvejende pizzaer.
sagsøgers varemærke, der består af en sammensætning af "pizza" og "hut", der betyder hytte,
har særpræg. hertil kommer, at varemærket er stærkt indarbejdet. et sådant varemærke står
stærkt i erindringen hos kundekredsen, der for begge parters vedkommende er den almindelige
be folkning. kunderne ser imidlertid ikke de to varemærker samtidig, og der består derfor en
risiko for, at kunder oplever sagsøgtes restaurant som en afvigelse fra pizza hut's faste
koncept til skade for sagsøger. det kan f.eks. medføre dårlig omtale, at kunder hos sagsøgte
efterspørger det fra pizza hut kendte pizzaprodukt uden at kunne få det, ligesom der er risiko
for, at turister får den opfattelse, at pizza hut konceptet ikke følges i danmark. den nævnte
forvekslingsrisiko er særligt til stede ved stærkt indarbejdede varemærker.
det er ikke afgørende, om der har kunnet konstateres en konkret skade, men om der består en
risiko herfor.
sagsøgtes virksomhedsnavn strider endvidere imod erhvervsvirksomhedslovens § 6, stk. 2.
danmark er for lille et område til regional opdeling. sagsøgtes virksomhed er omringet af
sagsøgers restauranter. det kan ikke udledes af henrik overgaards forklaring, at sagsøger ikke
kunne blive interesseret i at etablere sig i faaborg.
der foreligger ikke passivitet fra sagsøgers side. passivitet efter varemærkelovens § 9 kan efter
retspraksis statueres efter 4 - 22 år. de konkrete omstændigheder er helt afgørende. det kan
lægges til grund, at dir. henrik overgaard kontaktede antwerpen-kontoret omkring juni 1998,
hvilket var straks efter, han var blevet bekendt med sagsøgtes eksistens. efter sagen havde
været forelagt i dallas, blev der reageret over for sagsøgte ved sagsøgers advokats brev af 7.
september 1998. sagsøgeren reagerede således uden unødigt ophold. sagsøger kan ikke
bebrejdes, at man ikke fik kendskab til sagsøgte på et tidligere tidspunkt. sagsøgte
markedsfører sig kun lokalt.
sagsøgte har ikke ved sin forklaring alene dokumenteret, at navnet pizza hot i hele hans
ejertid, dvs siden 15. august 1994, hvor han efter det oplyste købte halvdelen af
pizzarestauranten, har været benyttet på en sådan måde, at hele perioden kan medregnes ved
en vurdering af passivitetsspørgsmålet. under alle omstændigheder kan der ikke tages noget
                                               - 7 -
tidsrum før august 1994 i betragt ning. der foreligger ingen dokumentation overhovedet fra
tiden før dette tidspunkt. det er ganske uoplyst, hvordan navnet "pizza hot" har været
benyttet før dette tidspunkt - om det overhovedet har været benyttet. der er i skriftvekslingen
ingen oplysninger om et begyndel- sestidspunkt i 1992, og det er på intet tidspunkt gjort
gældende, at sagsøgte skulle være indtrådt i en tidligere ejers eneret og dermed i en
passivitetsperiode med start fra et tidspunkt før hans overtagelse af restauranten. sagsøger
har ikke haft anledning til at søge oplysninger herom fremprovokeret. sagsøgte vælger selv sin
bevisførelse. det er uforståeligt, at sagsøgte mener at kunne dokumentere noget ved en
udskrift fra erhvervs- og selskabsstyrelsen. er der eller har der været tale om et aktie- eller
anpartsselskab?
efter retspraksis er det af betydning for passivitetsvurderingen, om det yngre mærke kan
anses for indarbejdet. efter sagens oplysninger er der intet grundlag for at fastslå, at sagsøgtes
mærke kan anses for indarbejdet.
det gøres gældende, at sagsøgte på købstidspunktet i 1994 må have været bekendt med
sagsøgers forretningskendetegn. det er ikke sandsynligt, ja vel nærmest umuligt at forestille
sig, at man kan slå sig ned i pizzabranchen uden at kende til verdens største pizzavirksomhed.
under alle omstændigheder burde sagsøgte have kendt til mærket, og han burde have
undersøgt, om der var retlige hindringer for hans brug af navnet "pizza hot".
sagsøgte har anført, at der hverken foreligger fonetiske eller sproglige ligheder mellem de to
forretningskendetegn, der staves forskelligt. i henseende til varesortiment og indretning er der
ejheller lighed. det bestrides således, at der foreligger forvekslingsmulighed. sagsøgtes mærke
giver ikke associationer til sagsøgers.
det må efter sagsøgtes forklaring lægges til grund, at sagsøgtes restauration har heddet pizza
hot siden 1992. sagsøgtes oplysning i svarskriftet om, at forretningen var startet under
samme navn medio 1993, har sagsøger ikke ønsket nærmere dokumenteret i skriftvekslingen.
det havde været enkelt for sagsøgte at fremskaffe dokumentation ved fremlæggelse af en
udskrift fra erhvervs- og selskabsstyrelsen. beregnet fra etableringstidspunktet midt i 1992
forløb der ca. 6 år og 3 måneder, før sagsøger rejste indsigelse, og 6 år og 9 måneder, før der
blev udtaget stævning i sagen.
det fremgår af betænkningen vedrørende den lovfæstede passivitetsregel i varemærkelovens §
                                               - 8 -
9, at bestemmelsens formål er at beskytte mærker, som har været anvendt i et sådant
omfang, at der derved er skabt en beskyttelsesværdig good-will. sagsøgte har investeret ikke
ubetydelige beløb i inventar og markedsføring.
sagsøgeren har efter § 9 haft pligt til at reagere inden rimelig tid. der foreligger ingen
oplysninger om, hvad sagsøger aktivt har foretaget sig for at sikre sig mod andres brug af
mærket - hverken før eller efter man etablerede sig i danmark i 1994. sagsøger har således
ikke dokumenteret, hvorfor der ikke er reageret tidligere. sagsøger har forholdt sig ganske
passiv og kom kun helt tilfældigt til kundskab om sagsøgtes virksomhed. sagsøger har ikke
påberåbt sig undskyldelige forhold, og der er ikke oplyst kritisable forhold for sagsøgtes ved-
kommende. domstolene er ikke bundet af en 5 års frist ved pasivitetsvurderingen. også
kortere passivitetsperioder kan komme i betragtning.
sammenfattende gøres det gældende, at sagsøger har udvist passivitet, jf. varemærkelovens §
9, hvorfor sagsøgtes varemærke kan bestå ved siden af sagsøgerens. der påberåbes dommene
u 1990.782, u 1978.555 og u 1980.600.
såfremt retten måtte finde, at der ikke foreligger passivitet, bør retten overveje, om det i
medfør af varemærkelovens § 10 kan tillades sagsøgte at drive sin restaurant videre
begrænset til det hidtidige omfang. efter henrik overgaards forklaring var sagsøger ikke inte-
resseret i at etablere sig i faaborg.
i omkostningsmæssig henseende må det tages i betragt ning, at sagsøgeren har frafaldet sin
påstand om erstatning på 50.000 kr.
rettens bemærkninger
efter sagsøgtes forklaring og sagens omstændigheder kan det lægges til grund, at sagsøgte
erhvervede halvdelen af pizzarestauranten i august 1994, og at han siden da har drevet denne
under navnet og mærket pizza hot. retten finder, at der ved afgørelsen af passivitetsspørgs-
målet kan tages udgangspunkt i dette tidspunkt.
sagsøgtes forklaring, der ikke er bestyrket ved andre oplysninger i sagen, findes ikke at give
grundlag for at lægge et tidspunkt i 1992 til grund.
                                               - 9 -
ejheller den omstændighed, at sagsøger ikke under sagens forberedelse har gendrevet
sagsøgtes oplysning i svar- skriftet om, at restauranten før sagsøgtes ejertid var startet under
samme navn medio 1993, kan føre til, som gjort gældende af sagsøgte, at tidspunktet medio
1992 lægges til grund ved afgørelsen. udover den manglende overensstemmelse mellem
angivelserne af tidspunkterne 1993 og 1992 bemærkes, at oplysningen i svarskriftet blev givet
uden sammenhæng med passivitetsanbringendet, der - uden at være ledsaget af nogen
begrundelse - først blev fremsat i sagsøgtes afsluttende processkrift a. sagsøgte har således
ikke under skriftvekslingen gjort gældende og dermed støttet passivitetsanbringendet på, at
der var grundlag for at regne en passivitetsperiode fra et tidspunkt før sagsøgtes egen er-
hvervelse af virksomheden. det bemærkes hertil, at denne enkeltstående oplysning af faktuel
karakter ikke uden yderligere oplysninger, herunder om tidligere ejeres faktiske brug af
mærket og om karakteren af den af disse drevne virksomhed, ville kunne lægges til grund ved
beregningen af længden af en passivitetsperiode. under disse omstændigheder og da det
påhviler sagsøgte selv at meddele de oplysninger, som han vil påberåbe sig til støtte for sine
anbringender, findes sagsøger ikke under skriftvekslingen at have haft særlig anledning til at
forholde sig til den omhandlede oplysning.
sagsøger, der blev bekendt med sagsøgtes virksomhed i forsommeren 1998, og som rejste
indsigelse over for sagsøgte i skrivelse af 7. september 1998, ca. 4 år efter
erhvervelsestidspunktet i 1994, findes at have reageret inden for rimelig tid, jf.
varemærkelovens § 9. det er taget i betragtning, at der efter sagens oplysninger ikke er
grundlag for at bebrejde sagsøger, at oplysningen om sagsøgtes virksomhed ikke kom denne til
kundskab tidligere.
sagsøger kan derfor forbyde sagsøgte, der driver virksomhed inden for samme branche som
sagsøger, at gøre erhvervsmæssig brug af mærket pizza hot, der såvel i visuel som i fonetisk
henseende er forveksleligt med sagsøgers registrerede varemærke pizza hut. der findes ikke
grundlag for i medfør af varemærkelovens § 10 at bestemme, at sagsøgte kan fortsætte sin
virksomhed som hidtil.
                        t h i k e n d e s f o r r e t:
sagsøgte, pizza hot v/akmed ipakchin, forbydes at anvende kendetegnet pizza hot i
forbindelse med sin erhvervsvirksomhed, det være sig som butiksnavn eller varemærke.
                                                    - 10 -
      i sagsomkostninger skal sagsøgte inden 14 dage betale kr. 10.000 til sagsøger, pizza hut, inc.
      a corporation of the state of delaware.
                                    claus forum petersen
allan suhrke                        torben svanberg
                                           (sign.)
                               udskriftens rigtighed bekræftes
                             p. j. v. sø- og handelsretten, den
