- mc
                                           udskrift
                                                af
                            sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                               dom
afsagt den 27. februar 2009 af sø‐ og handelsretten (retsformand mette christensen og de
sagkyndige medlemmer peter bernhoft og kai w. bested)
v 114/07                 a.møller v/ anita møller
                         mod
                         ankenævnet for patenter og varemærker
                         (kammeradvokaten v/ advokat michael lund nørgaard)
                         biintervenient:
                         société nationale des chemins de fer français (sncf)
                         (advokat thomas mølsgaard)
indledning
denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt biintervenientens, société nationale des
chemins de fer français (sncf), i klasse 42 registrerede ef‐varemærke orient‐express
er til hinder for registrering af a. møllers registrering af orientexpressen i klasse 43:
cateringvirksomhed.
påstande
                                                - 2 -
a. møller har nedlagt følgende påstande:
    1. ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at a. møllers varemærke vr
       2004 02953 orientexpressen <fig> er blevet fejlbehandlet på baggrund af subjekti‐
       ve udtalelser.
     2. ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at a. møllers varemærke
        vr 2004 02953 orientexpressen <fig> skal endeligt registreres.
ankenævnet for patenter og varemærker har påstået frifindelse.
société nationale des chemins de fer français (sncf) har støttet den af ankenævnet for
patenter og varemærker nedlagte påstand.
denne sag er hovedforhandlet sammen med v 115/07, der vedrører en indsigelse fra sncf
mod registreringen af orientexpressen hawaii wok som figurmærke.
oplysningerne i sagen
den 5. januar 2000 fik sncf med virkning fra den 1. april 1996 registreret eu‐ordmærket
orient‐express i klasse 16, 35 og klasse 42. den daværende 8. udgave af nice‐klassifika‐
tionen er i den 9. udgave blevet underopdelt i nye klasser 42‐45.
      den 9. juni 2004 indleverede a. møller en ansøgning om registrering af det nedenfor
viste figurmærke for klasse 43: cateringvirksomhed.
varemærket blev registreret den 9. september 2004 og offentliggjort i dansk
varemærketidende den 29. september 2004.
      i brevet af 29. september 2004 fra patent‐ og varemærkestyrelsen om registrering af a.
møllers varemærke hedder det bl.a.:
      ”at der kan forekomme kolliderende eu‐varemærker og madridprotokol‐mærker, som vi enten
      ikke havde oplysninger om, eller kendte omfanget af, da deres varemærke blev undersøgt.
      vores database indeholder heller ikke afbildninger af figurligt udformede eu‐varemærker”
                                             - 3 -
      den 25. november 2004 gjorde budde, schou & ostenfeld indsigelse på vegne af sncf
mod registreringen under henvisning til varemærkelovens § 23, idet sncf havde registreret
ordmærket orient‐express i bl.a. klasse 42 for hoteller, hotelledelse og hotelreservation.
      i brev af 13. september 2005, hvori budde, schou & ostenfeld gjorde indsigelse med a.
møllers registrering af orientexpressen hawaii wok, henvises til indsigelsessagen
vedr. varemærket orientexpressen.
      efter at have modtaget materiale fra patent‐ og varemærkestyrelsen om en hotelkæde
med tilknytning til sncf svarede a. møller i brev af 6. april 2006 bl.a. , at hun gik ud fra, at
”man behandler hvert varemærke individuelt, da ansøgning og varemærkeregistrering er
indgivet på to forskellige tidspunkter og år.”
      patent‐ og varemærkestyrelsen traf den 31. august 2006 afgørelse om, at a. møllers
varemærkeregistrering skulle ophæves, idet varemærket måtte anses for forveksleligt med
sncf’s varemærke. styrelsen fandt, at beskyttelsen af sncf’s mærke måtte udstrækkes til
også at omfatte de tjenesteydelser, som a. møllers varemærke omfatter, da
hotelvirksomheder også udbyder catering. afgørelsen blev af a. møller indbragt for
ankenævnet for patenter og varemærker. den 24. september 2007 stadfæstede ankenævnet
for patenter og varemærker afgørelsen i henhold til de af patent‐ og varemærkestyrelsen
anførte grunde.
      sncf har tillige registreret orient‐express <fig>, venice orient express<fig>
og venice simplon orient express <w>. sidstnævnte mærke blev oprindeligt
registreret af en anden end sncf, som gjorde indsigelse mod denne registrering. der
foreligger endvidere for varer, men ikke for tjenesteydelser, to internationale registreringer
af varemærket vdb orient‐express, som tilhører andre end parterne i denne sag.
ligeledes er ordmærket ”murder of the orient express” registreret som eu‐
varemærke i klasserne 9, 16, 28 og 41 som tilhørende agathe christie limited.
forklaringer
anita møller har forklaret, at hun er indehaver af enkeltmandsvirksomheden a. møller. hun
begyndte i 2003, da hun opkøbte en cateringvirksomhed. hun driver en nichevirksomhed
med salg af eksotisk og sund mad til private arrangementer, på markeder og festivaler. i
                                             - 4 -
2003 tegnede hun en køkkenvogn til at sælge maden fra. vognen var klar til brug i 2004. hun
havde forinden søgt patent. da det var vanskeligt at få patent, valgte hun i stedet at søge
varemærket orientexpressen registreret. navnet er valgt for at signalere, at hun sælger
eksotisk mad. hun har egen import af en karryblanding og chili. expressen blev valgt, fordi
maden sælges fra en topmoderne køkkenvogn. da hun ansøgte om mærket, havde hun ikke
til hensigt at snylte på andres mærker. hun bruger i sit varemærke en komet, som er et
kendetegn for hendes virksomhed – samme komet, som hun bruger i andre varemærker.
      da hun i sommeren 2004 søgte om registrering, fik hun at vide, at der måske kunne
være kollision med et svensk varemærke inden for kolonialvarer. hun forstår ikke
indsigelsen fra sncf, da orient‐express alene giver hende associationer til tog, men hun
har desuden tilføjet hawaii wok i det ene af varemærkerne for at distancere sig. hun fik
da også registreret varemærket, uden at der forelå absolutte hindringer. hun blev derfor
overrasket, da hun i december 2005 modtog indsigelsen fra sncf. hun var nervøs for, at
patent‐ og varemærkestyrelsen ville blande sagerne sammen, hvilket hun ved modtagelsen
af afgørelsen fik bekræftet, at de havde gjort. hun bad derfor chas. hude om bistand.
parternes synspunkter
a. møller har anført, at a. møllers varemærke adskiller sig væsentligt fra sncf’s
varemærke, og at patent‐ og varemærkestyrelsen i sagen vedr. registrering af ordmærket
venice simplon‐orient express fandt, at orient‐express ikke havde opnået det
fornødne særpræg gennem indarbejdelse, og at mærket var beskrivende for tog med retning
mod orienten. forbrugerne ved i øvrigt ikke, hvem der er indehaver af mærkerne.
       sncf’s mærke kan ikke gives en udvidet beskyttelse til også at omfatte klasse 43, idet
der ikke er dokumenteret en indarbejdelse af mærket, og idet mærket savner særpræg.
mærkerne er registreret i forskellige klasser, og der er ikke grundlag for at statuere
varelighed mellem hoteldrift og levering af mad ud af huset. sncf har ikke dokumenteret at
have foretaget indarbejdelse af varemærket i klasse 43. kundekredsen vil ikke være den
samme, da ydelserne udbydes på væsentligt forskellig måde. såvel patent‐ og
varemærkestyrelsen som ankenævnet for patenter og varemærker har derfor tillagt sncf’s
mærke en større beskyttelse, end der er hjemmel til.
                                               - 5 -
      anita møller har ikke og har ikke haft noget ønske om at snylte på sncf’s varemærke,
og der er ikke grundlag for at antage, at der er eller vil ske skade på sncf’s varemærke ved
registrering og brug af a. møllers varemærke.
      såvel patent‐ og varemærkestyrelsen som ankenævnet for patenter og varemærker
har begået fejl ved behandling af sagen, idet begge har sammenblandet de to begæringer om
registrering. ved at tillægge sncf’s varemærke et større beskyttelsesomfang, end der er
juridisk belæg for, har de overskredet deres kompetence. ankenævnet for patenter og
varemærker har behandlet a. møllers sag subjektivt, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 5 på
baggrund af tidligere afgørelse fra patent‐ og varemærkestyrelsen. der henvises herom til
skrivelsen af 6. april 2006 til patent‐ og varemærkestyrelsen og afgørelsen fra ankenævnet
for patenter og varemærker.
ankenævnet for patenter og varemærker har anført, at det er uklart, hvorfor ankenævnet
for patenter og varemærker skulle være in, og a. møller har heller ikke ført bevis herfor.
      bedømmelsen af, hvorvidt der foreligger forvekslelighed, skal ske ud fra en
helhedsvurdering. ved vurderingen af mærke‐lighed må der ses både på syns‐ og
lydbilledet, og evt. tillige meningsindholdet. vurderingen bør ske med fokus på det
udviskede erindringsbillede. det dominerende i a. møllers varemærke er ordet
orientexpressen, der kun adskiller sig fra sncf’s varemærke ved tilføjelsen ‐en og
udeladelsen af bindestregen. der foreligger derfor en høj grad af lighed. ved vurderingen af,
hvorvidt der foreligger varelighed, er det ikke tilstrækkeligt kun at se på vareklasserne.
sncf har registreret sit mærke for hotelvirksomhed, men hoteller leverer også mad ud af
huset. de to mærker anvendes derfor for lignende tjenesteydelser, og sncf’s registrering må
derfor udstrækkes til også at omfatte klasse 43.
      orient‐express kan ikke anses for at være degeneret for så vidt angår
hotelvirksomhed.
société nationale des chemins de fer français (sncf) har tilsluttet sig ankenævnet for
patenter og varemærkers synspunkter og yderligere anført, at varemærkerne er
kvasiidentiske, og at den figurlige udformning ikke kan tillægges betydning. der foreligger
en lydmæssig lighed, og der er fuldt ydelsessammenfald. det er væsentligt for sncf at
                                              - 6 -
forhindre degenerering af deres mærke, hvorfor sncf altid rejser indsigelsessager mod
forvekslelige varemærker. a. møller har tilsigtet en udnyttelse af sncf’s ældre rettigheder,
således at forbrugere vil associere a. møllers virksomhed til sncf.
sø‐ og handelsrettens afgørelse
ad påstand 1:
efter det oplyste om sagsbehandlingen i såvel patent‐ og varemærkestyrelsen som i
ankenævnet for patenter og varemærker findes der ikke grundlag for at antage, at disse
myndigheder ved behandlingen har varetaget andre interesser end de efter lovgivningen
skal varetage. heller ikke det forhold, at patent‐ og varemærkestyrelsen ved behandlingen
har foretaget sammenligning mellem de to sager, og at ankenævnet for patenter og
varemærker har stadfæstet i henhold til grundene i den indbragte afgørelse, giver grundlag
for en formodning om, at afgørelsen ikke er truffet på lovligt grundlag, herunder ved
manglende overholdelse af de forskrifter, der gælder for behandlingen.
      ankenævnet for patenter og varemærker frifindes derfor for a. møller s påstand 1.
ad påstand 2:
a. møllers figurmærke indeholder ordet orientexpressen. dette element i figurmærket
må anses som det dominerende element i varemærket. ordet adskiller sig fra sncf’s
ordmærke ved tilføjelsen af en og fjernelse af en bindestreg. der er således en betydelig
lighed mellem ordene. tilføjelsen af en komet i a. møllers varemærke medfører ikke, at der
skabes en sådan afstand mellem mærkerne, at der ikke foreligger en stor grad af lighed
mellem disse.
      sncf’s varemærke er registreret i klasse 42 for hoteller. varemærket kan ikke anses at
være beskrivende eller have manglende særpræg for denne virksomhed.
cateringvirksomhed må anses for en med hoteldrift beslægtet aktivitet, da hoteller også i et
vist omfang leverer mad ud af huset. retten finder derfor, at der tillige foreligger
vareartslighed.
       efter en helhedsbedømmelse findes a. møllers figurmærke derfor at være
forveksleligt med sncf’s ældre ordmærke, hvorfor ankenævnet for patenter og
varemærkers påstand tages til følge.
                                             - 7 -
                                     thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
i sagsomkostninger betaler a. møller inden 14 dage 10.000 kr. til ankenævnet for patenter og
varemærker og 10.000 kr. til société nationale des chemins de fer français (sncf).
peter bernhoft                   mette christensen                 kai w. bested
                                             (sign.)
                                          ___ ___ ___
                               udskriftens rigtighed bekræftes
                               p.j.v. sø- og handelsretten, den
