 -
                                udskrift
                                    af
                    sø- og handelsrettens dombog
                               ──────────
den 31. januar 2002 blev af retten i sagen
v-0013-01
1) astrazeneca ab
   (advokat katja høegh)
2) astrazeneca a/s
   (advokat karen dyekjær-hansen)
   mod
paranova a/s
(advokat erik b. pfeiffer)
afsagt sålydende
                                  d o m:
denne sag angår spørgsmålet, om der skal betales vederlag, og i givet fald størrelsen heraf, til
sagsøgerne, astrazeneca ab og astrazeneca a/s, i anledning af sagsøgte, paranova a/s',
krænkelse af sagsøgernes varemærkeret.
                                              - 2 -
påstande
sagsøgerne, astrazeneca ab og astrazeneca a/s, har nedlagt påstand om, at sagsøgte,
paranova a/s, tilpligtes at betale kr. 700.000 med sædvanlig procesrente fra den 10. juni
1999.
sagsøgte, paranova a/s, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod
betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.
sagens omstændigheder
astrazeneca ab er indehaver af retten til varemærkerne bricanyl, bricanyl turbuhaler, plendil
og terbasmin turbuhaler, og astrazeneca a/s er distributør af disse medicinalprodukter i
danmark.
paranova a/s er en virksomhed, som har specialiseret sig i parallelimport af medicinalprodukter
i danmark.
i 1992 og 1993 anlagde sagsøgerne to sager mod sagsøgte, idet sagsøgerne hævdede, at
sagsøgte havde gjort indgreb i sagsøgernes rettigheder til en række varemærker. disse sager
blev sammenlagte og udsat på forelæggelse for ef- domstolen i en række andre sager. efter at
der var truffet afgørelse ved ef-domstolen den 11. juni 1996 i bristol-myers squibb-sagen,
blev der truffet afgørelse i en række danske sager. ved højesterets dom af 2. juli 1999 blev det
fastslået, at sagsøgte havde gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærkerne bricanyl, bricanyl
turbuhaler og plendil ved at anbringe disse varemærker på visse parallelimporterede
produkter. sagsøgerne havde under sagen nedlagt påstand om kompensation for den skete
varemærkekrænkelse. ved dommen blev det fastslået, at sagsøgerne efter varemærkelovens §
43 havde krav på et rimeligt vederlag for paranovas udnyttelse af astras varemærker bricanyl
aerosol og bricanyl turbuhaler. vederlaget blev fastsat skønsmæssigt til 300.000 kr., hvilket
svarer til ca. 5,25 % af sagsøgtes omsætning af de pågældende varer. dommen omfattede
imidlertid ikke vederlag for den uberettigede anvendelse af sagsøgers varemærker plendil og
terbasmin turbuhaler for perioden efter sø- og handelsrettens dom af 11. december 1996,
idet sagsøgte protesterede under henvisning til den sene fremsættelse (ved processkrift af 10.
juni 1999) mod, at kravet blev taget under påkendelse. højesteret afviste at tage kravet, for så
vidt angik produkter forhandlet i 1997 og fremefter, under påkendelse. disse produkter er
                                              - 3 -
terbasmin turbuhaler, plendil 5 mg 28 stk. og plendil 10 mg 28 stk.
sagsøgerne har til dokumentation for deres påstand oplyst, at for årene 1997 - 1999 var den
samlede omsætningsværdi for sagsøgerne for de tre produkter 5.407.000 kr. dette beløb
inkluderer ikke sagsøgtes omsætning i 2. kvartal 1999, der på grundlag af oplysninger fra
lægemiddelstatistikken skulle udgøre 2.018.000 kr. sagsøgernes påstand er opgjort til ca. 5 %
af sagsøgtes salg oprundet til 700.000 kr.
sagsøgte har til belysning af markedssituationen for parallelimportørerne fremlagt en række
avisartikler fra 1993 til 1995, en pressemeddelelse fra 30. juni 1993 fra forbrugerrådet samt
skrivelse af samme dag fra forbru- gerrådet til sundhedsministeren. endvidere er fremlagt en
af parallelimportørerne gennem gallup foretaget apotekerundersøgelse over ompakkede og
ometiketterede emballage æsker. af undersøgelsen fremgår, at såvel det apotekernes
personale som patienter foretrækker et ompakket produkt fremfor et ometiketteret produkt,
men at
et overvejende flertal blandt apotekernes personale skønner, at salget ville være det samme,
uanset om produktet var ompakket i stedet for ometiketteret.
procedure
sagsøgerne har anført, at det følger af højesterets afgørelse af 2. juli 1999, at sagsøgte har
krænket sagsøgers varemærkerettigheder. ved højesterets afgørelse er det endelig fastlagt, at
1:1 ompakning er en krænkelse, og sø- og handelsretten kan derfor ikke under denne sag
efterprøve nødvendighedskriteriet. sagsøgte har da også accepteret, at højesterets dom af 2.
juli 1999 har retskraft.
det eneste nye, der er fremkommet siden højesterets afgørelse, er den ensidige foretagne
undersøgelse gennem gallup. denne undersøgelse viser iøvrigt ikke, at parallelimportørerne
ikke skulle have en rimelig adgang til markedet. avisartiklerne viser alene en skepsis overfor
parallelimport, men salgsstatistikkerne viser, at parallelimportørerne i 1997 havde en betydelig
markedsandel.
generaladvokat jacobs indlæg af 12. juli 2001 i sag c- 443/99 viser ikke, at højesterets
afgørelse er forkert. dels har ef-domstolen ikke truffet afgørelse i denne sag, dels er
generaladvokat jacobs generelt "parallelimportørvenlig".
                                               - 4 -
vederlaget i denne sag må fastsættes efter samme principper som sket ved højesterets
afgørelse den 2. juli 1999. årsagen til, at vederlagskravet ikke blev påkendt, var alene den
sene fremsættelse af kravet. vederlagskravet, som sagsøgerne fik tilkendt ved højesterets
dom af 2. juli 1999, udgjorde ca. 5,25 % af sagsøgtes omsætning. i tidligere sager har der væ-
ret tilkendt større procentuelle beløb, men sagsøgeren har valgt at begrænse deres krav til ca.
5%.
sagsøgte har været bekendt med at have anvendt sagsøgers varemærke. sagsøgtes evt.
retsvildfarelse kan ikke fritage sagsøgte for at betale vederlag. sagsøgte måtte efter 1996 have
været bekendt med, at ompakning 1:1 var en krænkelse af sagsøgers varemærkeret. efter
varemærkelovens § 43, stk. 1 skal der svares et rimeligt vederlag, dvs. en passende
licensafgift for den ulovlige anvendelse af sagsøgers varemærke.
det følger af højesterets begrundelse, at der ikke foreligger passivitet.
sagsøgte har anført, at importen har omfattet originale produkter, og denne frie
varebevægelighed har været til gavn for forbrugerne. der har været en betydelig økonomisk
interesse for sagsøgerne i at undgå parallelimport for at undgå priskonkurrence fra egen
produktion. da det kræves, at der på pakningerne er oplysningerne på natio nalsproget, har
det været nødvendigt at ompakke. retspraksis lå rimelig fast i perioden 1990 - 1996, hvor der
med bristol-myers squibb-dommen i præmis 56 som en nyskabelse indføjedes et
nødvendighedskriterium. ef-domstolen udtaler sig ikke i denne dom om ompakning, men alene
om emballering. ved sø- og handelsrettens dom den 11. december 1996 i astra-sagen
stadfæstedes praksis fra 1990, hvorefter ompakning var lovlig. først på dette tidspunkt
påbegyndte sagsøgte sin markedsføring, og det skete i tillid til den dagældende retspraksis.
sagsøgte har derfor ikke handlet forsætligt eller uagtsomt.
højesteret tiltrådte ved dommen af 2. juli 1999 paranovas forståelse af nødvendighedskriteriet,
men der var tvivl om de faktiske forhold. sagsøgte havde ikke på dette tidspunkt andet
bevismæssigt grundlag, end der fremgår af dommen, men til brug for denne sag foreligger den
af gallup foretagne undersøgelse. den modvilje, der er påvist i undersøgelsen, har betydning
for nødvendighedskriteriet, da modviljen er en kommerciel hindring. en sådan kommerciel
modvilje fremgår også af generaladvokat jacobs indlæg.
                                               - 5 -
disse forhold skal indgå i vurderingen af, om det er rimeligt at pålægge sagsøgte at betale
vederlag. sagsøgte har handlet i overensstemmelse med en lang og fast retspraksis, hvorfor
sagsøgte ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt. det er derfor ikke rimeligt, at der skal
tilkendes sagsøgerne vederlag. sagsøgte har handlet med den originale vare, men har udskiftet
emballagen. varemærket har derfor ikke lidt skade, og vederlaget kan derfor alene være
relateret til sagsøgtes udskiftning af emballagen. sagsøgerne har derfor ikke lidt et kausalt tab.
det gøres dernæst gældende, at der foreligger passivitet, idet sagsøgerne først gjorde
indsigelse efter 1½ til 2 år, efter sagsøgte var påbegyndt sin markedsføring.
såfremt der skal tilkendes sagsøgerne et vederlag, bestrider sagsøgte den talmæssige
opgørelse, idet der skal fradrages 8%, som udgør grossistvederlaget, i de oplyste
omsætningstal. endvidere bestrides det, at 5% af omsætningen er et rimeligt vederlag.
sagsøgerne har ikke lidt noget tab, idet sagsøgte allerede har betalt licens ved at købe den
originale vare. sagsøgte skal derfor ikke stilles bedre end ved en licensaftale, men heller ikke
ringere. sagsøgtes fortjeneste har været under 1%, og et vederlag som hævdet af sagsøgerne
vil mere end fjerne sagsøgtes fortjeneste. vederlaget bør maksimalt udgøre godt en procent.
vedr. renter gøres det gældende, at sagsøgte alene har krav på renter fra sagens anlæg, idet
det må være sagsøgernes risiko, at man ventede sålænge med at anlægge retssag.
rettens afgørelse:
sagsøgte har under domsforhandlingen anmodet om tilladelse til at fremlægge sagsøgtes
regnskaber for årene 1997-1999. da det ikke findes undskyldeligt, at disse bilag ikke er
fremlagt på et tidligere tidspunkt, vil der være at bortse fra dem ved sagens afgørelse.
ved højesterets dom af 2. juli 1999 blev der taget endelig stilling til, om sagsøgtes ompakning
har været nødvendig. sagsøgtes ompakning af de i denne sag omhandlede produkter har efter
dommen været et indgreb i sagsøgers varemærkeret.
sagsøgernes krav findes ikke at være bortfaldet på grund af passivitet.
ved den ompakning, som sagsøgte har foretaget, findes sagsøgers varemærkeret at være
krænket på en sådan måde, at sagsøgerne har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43,
                                               - 6 -
stk. 1. det findes ikke at kunne tillægges vægt, at sagsøgte har søgt at tilpasse sig den
retspraksis, som syntes at have været gældende på tidspunktet for sagsøgtes markedsføring.
gallupundersøgelsen findes ikke at kunne tages til indtægt for, at ompakningen har betydet en
væsentlig hindring i adgangen til markedet, hvor for der ikke findes at foreligge væsentlige nye
oplysninger, der kan få indflydelse på spørgsmålet om sagsøgernes vederlagskrav.
i overenstemmelse med de principper, der er anvendt i højesterets dom i u 1999.1678, skal
vederlaget fastsættes til ca. 5 % af sagsøgtes omsætning. sagsøgte findes herefter at skulle
betale et vederlag på 640.000 kr. til sagsøgerne.
der findes ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg.
          thi kendes for ret
sagsøgte, paranova a/s, betaler inden 14 dage fra denne doms afsigelse til sagsøgerne,
astrazeneca ab og astra a/s 640.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 8. februar 2001.
sagsøgte betaler inden samme frist til sagsøgerne 50.000 kr. i sagsomkostninger.
                            mette christensen
bjarne møgelhøj                                 bent kierkegaard
                                      (sign.)
                         udskriftens rigtighed bekræftes
                        p. j. v. sø- og handelsretten, den
