                                           udskrift
                                               af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                              dom
afsagt den 21. februar 2008 af sø‐ og handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident
michael b. elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør aksel gybel og grosserer otto raben.
v 31/07                  merck & co., inc.
                         merck, sharp & dohme b.v.
                         merck sharp & dohme (filial af merck, sharp & dohme b.v.)
                         (advokat thomas weincke)
                         mod
                         orifarm a/s
                         orifarm supply a/s
                         (advokat jens jakob bugge)
indledning og påstande
under anbringende af, at orifarm a/s (i det følgende: orifarm) og orifarm supply a/s
(tidligere: medipack a/s, i det følgende benævnt: medipack) har krænket deres rettigheder
til ordmærket singulair, som de har registreret i danmark og i eu for klasse 5
(lægemidler m.v.), ved på emballagen til ompakkede parallelimporterede lægemidler at
genanbringe dette varemærke, samtidig med, at producenten og ompakkeren blev angivet
urigtigt, har merck & co., inc., merck, sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (dansk filial
af merck, sharp & dohme b.v.) (i det følgende under ét: merck) nedlagt påstand om, at orifarm
og medipack in solidum, subsidiært alternativt, skal betale 103.183 kr., subsidiært et mindre
                                             - 2 –
beløb, alt med procesrente fra den 14. marts 2007. det påståede beløb er beregnet som et
vederlag på 5 % af orifarms omsætning i gip (grossistindkøbspris) i tidsrummet fra den 23.
oktober 2006 indtil den 18. december 2006 af singulair 10 mg 98 tabletter.
      orifarm og medipack har påstået frifindelse.
oplysningerne i sagen
orifarm underrettede ved brev af 5. oktober 2006 merck om, at orifarm inden for den
nærmeste fremtid ville påbegynde markedsføring af astmamidlet singulair 10 mg 98 tabletter,
at produktet ville blive ompakket i en ny æske mærket singulair, og at pakningerne ville
blive påført oplysning om, at produkterne var ompakket af orifarm. orifarm bad merck om
at måtte modtage orientering, ”såfremt der måtte opstå problemer med produkterne.” brevet
var vedlagt en prøvepakning, der bl.a. havde følgende angivelser:
      ”…
      importeret og ompakket af:
      orifarm a/s
      energivej 15, 5260 odense s
      producent:
      merck manufacturing division
      …”
i svar af 13. oktober 2006 anførte mercks advokat under henvisning til, at merck og orifarm
tidligere i 2006 i forbindelse med markedsføring af to andre lægemidler var blevet enige om
at bruge angivelsen: ”ompakket af medipack a/s for orifarm a/s”, at han forventede, at
orifarm ville anvende samme angivelse på denne pakning. samtidig anmodede advokaten
orifarm om at ændre angivelsen af producent, idet angivelsen ”merck manufacturing
division” var utilstrækkelig, idet den faktiske producent var: ”merck sharp & dohme
s.p.a.”
      det fremgik af mercks indlægsseddel på italiensk til singulair i pakningsstørrelsen
28 tabletter à 10 mg, som orifarm havde importeret og ompakket til den pakningsstørrelse
på 98 tabletter à 10 mg, som orifarm sælger i danmark, at produktet var produceret og
kontrolleret af ”… merck sharp & dohme ltd. [og] … merck manufacturing division …”.
                                              - 3 –
merck er under sagen enig i, at orifarm ville have kunnet angive producenten som ”merck
manufacturing division”, hvis ikke merck i brevet af 13. oktober 2006 havde meddelt
orifarm, at produktionen var foretaget af merck sharp & dohme s.p.a.
      orifarm beklagede i brev af 31. oktober 2006, at angivelsen af ompakker ved en fejl
ikke var sket i overensstemmelse med det, som merck og orifarm havde aftalt tidligere i
2006. orifarm erklærede at ville rette angivelsen af ompakker i overensstemmelse hermed og
angivelsen af producent i overensstemmelse med det af merck angivne fra og med næste
genoptryk af æsker til produktet.
      orifarm påbegyndte den 23. oktober 2006 markedsføring af singulair i en emballage
svarende til den prøvepakning, som var sendt til merck, og således uden de rettelser, som
merck havde bedt om.
      efter at merck havde indgivet begæring til fogedretten i odense om forbud mod denne
markedsføring, og efter at forbudssagen var blevet berammet til foretagelse den 13.
december 2006, indgik merck og orifarm aftale om, at orifarm trak produktet tilbage fra
markedet i den udformning, som svarede til prøvepakningen, at produktet ikke længere ville
findes på markedet med virkning fra den 18. december 2006, at orifarm ikke fremover hos
medipack ville indkøbe eller markedsføre eller distribuere det pågældende produkt i den
pågældende udformning, at merck trak begæringen om fogedforbud tilbage, og at dette ikke
berørte mercks ret til at kræve vederlag og erstatning i anledning af det salg af singulair 10
mg 98 tabletter, som var sket frem til den 18. december 2006.
forklaring
direktør hans bøgh sørensen, orifarm, har forklaret, at orifarm udover medipack har et
ompakningsselskab i tjekkiet og desuden benytter to eksterne såkaldte lønpakkere.
medipack indkøber de produkter, der skal ompakkes, og foretager ompakning i
overensstemmelse med orifarm a/s, som står for markedsføring. medipacks medarbejdere
er uddannet i produktion, logistik mv., men har intet at gøre med markedsføringen, som i
det hele foregår i orifarm, der identificerer produkter til parallelimport, udarbejder
ansøgning om markedsføringstilladelse, får denne fra lægemiddelstyrelsen, udarbejder
design og indlægsseddel og leverer dette som samlet pakke til medipack med anmodning
                                              - 4 –
om at indkøbe og ompakke produktet. alle spørgsmål om indkøb, udseende, behandling og
salg afgøres således af orifarm a/s, og medipack har i realiteten ingen selvstændig
kompetence, bortset fra at medipack skal opfylde de krav, som lægemiddelstyrelsen stiller
til ompakkeren. orifarm a/s foretager med sin ansvarlige farmaceut frigivelsen af
lægemidlet til det danske marked.
      ovenpå en højesteretssag i 2001 har orifarm givet stående ordre til sin juridiske
afdeling om at imødekomme indsigelser fra originalproducenter, i det omfang det er muligt,
idet orifarm ikke ønsker at bruge sin tid i sø‐ og handelsretten. i forbindelse med
overgangen til det nye navn var det en menneskelig fejl, at man kom til at skrive forkert.
orifarm synes, at sådanne petitesser er spild af tid. andre producenter løser sådanne
spørgsmål i mindelighed, og merck har en langt mere aggressiv holdning til detaljer end alle
andre.
      når orifarm udarbejder emballage til et parallelimporteret produkt, er den
væsentligste informationskilde selve produktet med de angivelser, der står herpå, her de
angivelser, som merck har givet de italienske forbrugere. derfor mener orifarm, at det må
være disse oplysninger, som orifarm skal give danske forbrugere.
      i dette tilfælde var æskerne trykt, og produktet sendt på markedet, da indsigelsen kom.
idet orifarm fandt indsigelsen bagatelagtig, ville orifarm ikke tilbagekalde produktet med
heraf følgende omkostninger og forsinkelse af markedsføringen i nogle måneder.
      omkostningen til nye æsker og til ompakning hertil ville have kostet 100.000‐200.000
kr. kravet om ompakning i stedet for at vente til næste revision af æskerne var efter orifarms
opfattelse et forsøg fra mercks side på at udøve maksimal chikane.
      man kan ikke vente med at trykke pakninger, indtil man har fået svar på
notifikationer, idet man af konkurrencehensyn må komme hurtigt på markedet. han tør ikke
sige, hvornår beslutningen om trykning blev taget, og om pakningerne var trykt, inden
orifarm fik svar fra merck.
      medipack sælger produktet til orifarm i henhold til interne transfer priser. tilladelsen
til markedsføring har orifarm, mens medipack har ompaknings‐ og salgstilladelserne.
parternes synspunkter
                                               - 5 –
mercks advokat har gjort gældende, at orifarm og medipack bevidst har undladt at anføre
den producent, som merck havde oplyst, var den rigtige, i sit svar af 13. oktober 2006 på
orifarms underretning vedrørende den påtænkte markedsføring. endvidere har orifarm og
medipack med forsæt undladt at efterkomme mercks berettigede krav om, at medipack og
ikke orifarm skulle anføres som ompakker i overensstemmelse med de faktiske forhold.
       merck har berettiget interesse i, at disse angivelser anføres korrekt på det ompakkede
produkt som betingelse for, at merck ikke kan modsætte sig ompakning.
       orifarm og medipack var ikke berettigede til på egen hånd at udskyde de ønskede
rettelser, indtil orifarm og medipack fik foretaget genoptryk af pakningen.
       orifarm og medipack har ikke opfyldt de krav, som efter ef‐domstolens praksis
stilles, for at en parallelimportør er berettiget til at ompakke det parallelimporterede produkt
med genanbringelse af varemærket, og da overtrædelsen af mercks varemærkeret er sket
med forsæt, skal de betale vederlag, der bør fastsættes i overensstemmelse med praksis om
varemærkekrænkelse i sager om parallelimport af lægemidler.
orifarms og medipacks advokat har gjort gældende, at man loyalt har angivet producenten i
overensstemmelse med det, som merck havde angivet på indlægssedlen til det
parallelimporterede produkt. orifarm og medipack kan derfor ikke have været forpligtede
til at følge mercks herfra afvigende og i øvrigt udokumenterede oplysning under de
omstændigheder, der foreligger i sagen, hvor emballagen allerede var trykt.
       orifarm havde i overensstemmelse med de krav, som følger af ef‐domstolens praksis,
bl.a. i dom af 23. april 2002 i sag 143/00, boehringer ingelheim kg m.fl., givet merck
underretning om den påtænkte markedsføring under vedlæggelse af en prøvepakning.
denne dom kan ikke forstås således, at der altid gælder en frist for varemærkeindehaveren
på 15 dage, idet ordningen med underretning kun kan fungere hensigtsmæssigt, hvis begge
parter bestræber sig på loyalt at tage hensyn til den andens retmæssige interesser. i den
forbindelse må der som fremhævet i dommens præmis 67 ved vurderingen af fristens
længde også tages hensyn til parallelimportørens interesse i at kunne foretage
markedsføringen af lægemidlet hurtigst muligt efter at have fået den nødvendige tilladelse
hertil af den kompetente myndighed.
                                            - 6 –
        det gøres gældende, at medipack alene har foretaget selve den fysiske handling, som
ompakningen indebærer, men at alle andre skridt i forbindelse med parallelimporten i
realiteten er foretaget af orifarm. der er ikke nogen relevant vildledningsrisiko, når
forbrugerne bliver gjort opmærksomme på, at orifarm har foranlediget ompakningen af
produkterne. medipack kunne ikke træffe selvstændige beslutninger om udformning af
emballage mv., idet det er orifarm, der bestemmer udformningen af emballagen.
        der foreligger ikke nogen krænkelse af mercks varemærkeret, som berettiger merck til
erstatning, idet de påtalte handlinger eller undladelser ikke har varemærkeretlig relevans.
praksis for fastsættelse af vederlag i sager om varemærkekrænkelse ved uberettiget
ompakning eller ommærkning finder ikke anvendelse i en sag som den foreliggende, og
under alle omstændigheder ville et vederlag som krævet af merck være ude af proportion
med       den    eventuelle   krænkelse,  jf.   herved     ef‐domstolens     fremhævelse    af
proportionalitetskravet, senest i dom af 26. april 2007 i sag 348/04, boehringer ingelheim kg
m.fl., præmis 63.
sø‐ og handelsrettens afgørelse
det følger af ef‐domstolens dom af 23. april 2002 i sag c‐143/00, boehringer ingelheim kg
m.fl., præmis 61, at en parallelimportør, der ompakker et lægemiddel forsynet med et
varemærke, på forhånd skal underrette varemærkeindehaveren om, at det ompakkede
produkt vil blive udbudt til salg, og på anmodning fra varemærkeindehaveren levere en
prøvepakning af det ompakkede produkt forud for, at det udbydes til salg, således at
varemærkeindehaveren kan kontrollere, at ompakningen ikke er foretaget på en måde, som
direkte eller indirekte berører produktets oprindelige tilstand, og at præsentationsmåden
efter ompakningen ikke kan skade varemærkets omdømme. i tilfælde af tvister herom
tilkommer det ifølge dommens præmis 67 den nationale ret under hensyn til alle de
relevante omstændigheder at tage stilling til, om varemærkeindehaveren har fået en rimelig
frist til at reagere på den påtænkte ompakning, og en periode på femten hverdage antages at
kunne udgøre en sådan rimelig frist, når parallelimportøren har valgt at underrette
varemærkeindehaveren under samtidig fremsendelse af en prøvepakning af det ompakkede
lægemiddel.
                                             - 7 –
       skal ordningen med underretning fungere hensigtsmæssigt, må begge parter ifølge
dommens præmis 62 bestræbe sig på loyalt at tage hensyn til den anden parts retmæssige
interesser. det giver ingen mening at fastsætte en underretningsprocedure og en vejledende
frist på 15 dage for indsigelser, hvis den, som får underretningen, ikke kan kræve sine
berettigede indsigelser, som fremsættes inden for fristen, fulgt af den, som har givet
underretningen.
       det lægges til grund, at angivelsen på prøvepakningen af, hvem der var producent, var
i overensstemmelse med det, som var angivet på det parallelimporterede produkts
indlægsseddel. det kan ikke komme orifarm og medipack til skade, at merck havde
foretaget urigtig angivelse af producenten på det produkt, som merck markedsførte i italien,
hvorfra medipack importerede det for orifarm. retten finder derfor, at den urigtige
angivelse af producenten ikke i sig selv kunne berettige merck til at forlange, at orifarm
standsede markedsføringen, indtil denne angivelse var rettet, og at orifarm under de
foreliggende omstændigheder isoleret set kunne have ventet med at rette denne angivelse,
indtil der skulle trykkes nye æsker.
       retten lægger i overensstemmelse med direktør hans bøgh‐sørensens forklaring til
grund, at angivelsen af, at import og ompakning var foretaget af orifarm, ikke var korrekt,
idet det rette forhold var, at parallelimport og ompakning var foretaget af medipack efter
anmodning fra orifarm, til hvem medipack solgte det ompakkede produkt, mens orifarm
videresolgte dette til apoteker mv. retten finder, at merck rettidigt fremkom med sin
indsigelse over for angivelsen af importør og ompakker, at denne indsigelse var berettiget,
og at merck ‐ der svarede allerede efter 8 dage ‐ ligeledes rettidigt og berettiget fremkom
med sin anmodning om, at angivelsen i overensstemmelse med det, som de samme parter
var nået til enighed om i to andre sager, blev ændret til: ”ompakket af medipack a/s for
orifarm a/s”.
       det lægges endvidere til grund, at orifarm og medipack ikke efterkom mercks
berettigede krav om korrekt angivelse af importør og ompakker, bl.a. fordi det ville have
krævet trykning af ny emballage, idet den emballage, der svarede til prøvepakningen,
allerede var trykt.
       idet angivelsen af, hvem der havde foretaget import og ompakning, ikke blev ændret
som rettidigt og med rette krævet af merck, findes medipack og orifarm at have krænket
                                            - 8 –
mercks varemærkeret, medipack ved at importere og ompakke lægemidlerne, ved at
genanbringe mercks varemærke på de nye æsker og ved at sælge dem til orifarm, og
orifarm ved at købe de således ompakkede lægemidler af medipack og markedsføre dem
mv.
      merck er herefter berettiget til økonomisk kompensation under hensyntagen til bl.a.
omfanget af den af varemærkeindehaveren lidte skade som følge af parallelimportørens
krænkelseshandling og under overholdelse af proportionalitetsprincippet, jf. senest ef‐
domstolens dom af 26. april 2007 i sag 348/04, boehringer ingelheim kg m.fl., præmis 63.
      orifarms og medipacks krænkelser findes foretaget med forsæt til, at de nævnte
angivelser ikke var korrekte. direktør hans bøgh‐sørensen forklarede i den forbindelse, at
orifarm ikke ville bruge 100.000‐200.000 kr. på trykning af ny emballage og derved få sin
introduktion af produktet forsinket.
      merck har krævet vederlag for den uberettigede brug af varemærket med et beløb
svarende til den procentsats, som efter praksis anvendes ved udmåling af vederlag i sager
om varemærkekrænkelse i forbindelse med parallelimport af lægemidler. under hensyn til,
at orifarm og medipack ved den forsætlige krænkelse har opnået en økonomisk vinding på
100.000‐200.000 kr. i form af sparede udgifter til trykning af ny emballage, jf. direktør hans
bøgh‐sørensens forklaring, findes det krævede vederlag på 103.183 kr. at være en rimelig og
proportional kompensation, og mercks principale påstand tages derfor til følge.
      det beløb, som orifarm og medipack efter sagens resultat in solidum skal betale i
sagsomkostninger til merck, fastsættes til 20.000 kr. under hensyn til, at orifarm har afholdt
10.000 kr. i omkostninger til udarbejdelse af den fælles materialesamling. af beløbet på
20.000 kr. udgør 2.780 kr. retsafgift, mens resten er til dækning af mercks omkostninger til
advokat.
                              thi kendes for ret
orifarm a/s og orifarm supply a/s skal én for begge og begge for én inden 14 dage til
merck & co. inc., merck, sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (filial af merck
sharp & dohme b.v.) betale 103.183 kr. med procesrente fra den 14. marts 2007 og 20.000 kr.
i sagsomkostninger.
                          - 9 –
aksel gybel     michael b. elmer             otto raben
                  (retsformand)
                          (sign.)
                       ___ ___ ___
            udskriftens rigtighed bekræftes
            p.j.v. sø- og handelsretten, den
