                                          udskrift
                                               af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                              dom
afsagt den 15. januar 2010 af sø- og handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident mi-
chael b. elmer, og de sagkyndige medlemmer, industriel designer karin schou andersen, designer
mdd christian hvidt, grosserer rolf malling petersen og, direktør flemming skouboe
v-108-07                             bayerische motoren werke aktiengesellschaft
                                     (advokat frank bøggild)
                                     mod
                                     east scandic a/s
                                     (advokat sten sørensen)
indledning og påstande
under anbringende af, at east scandic a/s (i det følgende: east scandic) ved at markedsføre
fire fælge har krænket deres design- og varemærkerettigheder, har bayerische motoren wer-
ke aktiengesellschaft (i det følgende bmw) nedlagt påstand om, at east scandic:
1.     forbydes at distribuere, markedsføre, importere, eksportere og sælge fælge som vist på
       side 1 i bilag 1-5,
2.     uden udgift for bmw skal destruere sin beholdning af fælge vist på side 1 i bilag 1-5,
3.     forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelserne ”bmw m10”, ”replica m10”,
       ”wheels m10”, ”crom paint m3 bmw”, ”bmw m5”, ”replica m5”, ”wheels m5”,
                                                 -2-
       ”bmw m3”, ”m3 bmw”, ”replica bmw m6”, ”wheels m6”, ”star bmw 3 serie”, ”star
       bmw & m+s”, ”bmw harman silver pol. lip”, ”bmw 26”, ”bmw black” og/eller
       ”bmw x5 silver” for fælge, subsidiært på den måde, der er vist i bilag 1-10,
4.     skal give bmw oplysning om navn og adresse på producenterne og distributørerne af
       de fælge, som er vist på side 1 i bilag 1-10, og på de grossister og detailhandlere, til
       hvem de pågældende fælge har været solgt, og om mængden af producerede, leverede
       og bestilte sådanne fælge og den herved opnåede pris og
5.     skal betale bmw 250.000 kr. med procesrente fra den 6. november 2007.
east scandic, der har anmodet om, at sagen må udsat med henblik på, at ohim (office for
harmonization in the internal market) tager stilling til en indsigelse fra east scandic mod
gyldigheden af bmw’s nedenfor nævnte designregistreringer, har påstået frifindelse, subsi-
diært frifindelse for tiden i forhold til påstand 4 og frifindelse mod betaling af et mindre be-
løb i forhold til påstand 5.
oplysningerne i sagen
bmw har ef-registreret retten til designet til fælgen styling 135 hos ohim den 19. maj
2003, til fælgen styling 166 den 17. marts 2004 og til fælgen styling 167 den 3. marts
2005. bmw markedsfører endvidere fælgen styling 67, hvis design ikke er ef-registreret.
bmw har endvidere registreret en række ord- og figurmærker i ef og i danmark.
       bmw blev i maj 2007 opmærksom på, at east scandic markedsførte fire fælge (i det
følgende benævnt east scandic produkt a, b, c og d), som efter bmw’s opfattelse krænker
bmw’s design- og varemærkerettigheder. fælgene, der efter bmw’s opfattelse er efterlig-
ninger af bmw’s styling 135, 166, 167 og 67, blev markedsført på east scandics hjemmesi-
der www.wheels.dk og www.eastscandic.dk under betegnelser som ”bmw m10”, ”replica
m10”, ”wheels m10”, ”crom paint m3 bmw”, ”bmw m5” og ”replica m5” mv. bmw anmo-
dede east scandic om at ophøre med at markedsføre disse fælge og med at benytte bmw’s
varemærker, men east scandic fjernede alene enkelte betegnelser. her er parternes billeder
af fælgene, som retten har beset og fået gennemgået af parterne og deres advokater i forbin-
delse med hovedforhandlingen:
                 -3-
bmw styling 135     east scandic produkt a
bmw styling 166     east scandic produkt b
bmw styling 167     east scandic produkt c
                                                 -4-
                  bmw styling 67                       east scandic produkt d
forklaringer
jochen volkmer har forklaret, at han er jurist og har været ansat hos bmw i ca. 10 år. de sene-
ste 7 år har han været chef for bmw’s juridiske afdeling, som tager sig af spørgsmål om
krænkelser mv. over hele europa.
      bmw er en mellemstor bilfabrikant af luksusbiler og motorcykler. bmw sælger ca. 1,4
millioner biler om året og har en årlig årlige omsætning på 50-60 milliarder euro. produkter-
ne sælges gennem et system af autoriserede forhandlere. bmw designer også fælge og andet
tilbehør, og kunden kan vælge at få bilen ”født med” tilbehøret eller at bestille det til efter-
montering. der findes et katalog over tilbehør til hver enkelt bilserie.
      bmw’s produkter sælges på avanceret teknik, design og tilliden til bmw og bmw’s
varemærker. mange købere ønsker ved bestillingen selv at sætte deres eget præg på bilens
udtryk og teknik, og fælge er i den forbindelse en vigtig måde at individualisere bilen på.
bmw designer således til hver bilmodel et antal fælge, som forbrugeren kan vælge imellem
ved bestillingen. mange vælger også at skifte fælge i forbindelse med skift fra sommerdæk til
vinterdæk, ligesom fælge også skiftes af dem, der køber brugte bmw. hver fælg koster
bmw ca. 1 mio. euro i udviklingsomkostninger fra det første fælgdesign bliver udarbejdet,
                                                  -5-
og til det færdige hjul kører på gaden. bmw har mere end 300 forskellige fælgdesigns, og de
udbydes over hele verden.
       bmw sælger kun fælge og hjul, som er designet til én model, til montering på andre
modeller, hvis det findes sikkerhedsmæssigt og teknisk forsvarligt. visse fælge sælger bmw
imidlertid alene den bilmodel, hvortil de er designet. styling 135 sælges således alene som
en del af m-sportspakken til 3-serien, styling 166 sælges alene til bmw m5, styling 167
alene til bmw m5 og m6 og styling 67 alene til bmw m3.
       det ville skade mærkets eksklusivitet og skabe problemer for bmw-mærket, hvis an-
dre fik mulighed for at efterligne f.eks. styling 167 og nedskalerer fælgen, så den kan bru-
ges på andre bilmærker. købere af et eksklusivt produkt som bmw m6 skal ikke opleve, at
m6’erens særlige fælge pludselig findes på andre bmw’er, endsige på helt andre bilmærker.
det er langt fra tilfældigt, at fælge til m-serierne søges efterlignet og solgt til andre biler end
dem, de er designet til. bmw m er uanset tallet et yderst eksklusivt produkt, der er forbun-
det med betydelig prestige.
       bmw ansøgte i 1999 - før ef-designforordningen - om designregistrering af styling
67 i tyskland, og fælgen har været på markedet siden starten af 2000. han har ikke hørt, at
der skulle være fremsat indsigelser mod gyldigheden af bmw’s registrerede fælgdesign.
bmw har ordmærkeregistreringer på alle sine modeller. bmw har i 2008 ansøgt om at få m
registreret som ef-varemærke, og sagen er endnu ikke afgjort. der har ikke været rejst nogen
indsigelser mod registreringen.
casper huusmann har forklaret, at han har været i bilbranchen i 23 år. så vidt han véd, sælges
der ca. 200.000 fælge i danmark om året, og der er ca. 6000-8000 virksomheder på markedet.
hans virksomhed, east scandic, sælger 5000-8000 fælge per år.
       det har altid været hans opfattelse, at der ikke var nogen, der havde rettigheden til
fælgdesign. han har rettet henvendelse til ohim om nogle af bmw’s designs og via en
funktion på ohim’s hjemmeside bedt ohim kontakte ham, så han kan finde ud af, hvordan
han kan anfægte de registrerede ef-designs. han vil herefter gøre indsigelser mod, at fælge,
der ser almindelige ud, kan registreres. han vil ikke gøre indsigelser mod en unik fælg. han
har ikke betalt nogen afgift til ohim og er endnu ikke blevet opkrævet noget af ohim.
                                                  -6-
        east scandics produkt a har anderledes, mindre buer indad end bmw’s styling 135.
det er korrekt, at der på produkt a kan ses en udstansning med plads til at anbringe et m-
mærke som det, der findes på styling 135. han har ikke solgt produkt a siden 2002-2003.
denne fælg er gået af mode, og eksemplaret i sagen har han fundet på lageret.
        east scandics produkt b er helt forskelligt fra bmw’s styling 166. bmw’s fælg er me-
get mere eksklusiv og som en synlig detalje, der adskiller de to fælge, er der ved kransen
omkring navet på bmw’s fælg en let ophøjning, der buer ud fra fælgen. han véd ikke, hvor-
for også produkt b har en udstansning, hvor der kan anbringes et m-mærke. east scandic
sælger ikke bmw’s m-mærker løst. han ved ikke, om bmw selv gør det.
        east scandics produkt c adskiller sig visuelt tydeligt fra bmw’s styling 167. bmw’s
fælg har et eksklusivt look ved at bue ind imod navet med en markant indpresningsdybde,
hvor hans produkt har en fladere profil.
        east scandics produkt d har han købt i 2001 og solgt siden 2002. han har ikke kendskab
til, at bmw skulle have nogen designrettighed hertil i tyskland. efter hans opfattelse adskil-
ler hans produkt sig fra bmw’s styling 67 ved ikke at bue så kraftigt indad imod navet, og
hans produkt er tydeligt fladere i profilen. der er ikke gjort plads til et m-mærke på produkt
d.
        i firmaets markedsføring på nettet er de viste fælge og oplysningerne hentet direkte fra
east scandics bogholderisystem, herunder angivelsen bmw. det var meningen, at der skulle
have stået ”til bmw” i denne tekst og ikke kun ’bmw’. han kan ikke svare på, om det er
bmw’s registrerede varemærke med stiliseret blå-hvid propeller, der vises på hjulenes nav.
han kan ikke udelukke, at han har ’tyvstjålet’ billederne fra andre hjemmesider på nettet.
han kan ikke huske, om han lagde mærke til, at der var et propellermærke, da han efter
bmw’s henvendelse i maj 2007 fjernede billederne fra hjemmesiden. han har ikke set fælge-
ne fysisk. hans hjemmeside er meget omfangsrig, da man kan klikke sig igennem mulighe-
der for samtlige 64 bilmærker på det danske marked. de fleste af de fælge, der fremgår af
hjemmesiden, sælges i andre størrelser end bmw’s fælge. det eneste sted, hvor der er sam-
menfald, er ved produkt c. da han fik denne fælg hjem fra leverandørerne, var den omtalt
som m5 og m6, hvilket han navngav sit eget produkt efter. han var ikke klar over, at sty-
ling 167 knyttede sig til disse modeller. han skriver alene ”m” på hjemmesiden for at give
branchefolk en mulighed for at identificere fælgene.
                                                 -7-
parternes synspunkter
bmw’s advokat har gjort gældende, at east scandic ikke har løftet sin bevisbyrde for, at der er
grundlag for at udsætte sagen, idet der efter det oplyste end ikke er indgivet nogen indsigel-
se til ohim mod bmw’s designregistreringer. det følger herefter af designforordningens ar-
tikel 85, at sagen ikke udsættes, og at retten under sagen skal lægge til grund, at bmw’s regi-
strerede designs er gyldige.
       det afgørende bliver dermed, om en informeret bruger vil kunne forveksle east scan-
dics fælge med bmw’s og herunder tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne. det føl-
ger af teori og praksis, at der ved denne vurdering skal ses på helhedsindtrykket, ikke på de-
taljen. originalerne er alle karakteriseret ved et enkelt design med parvise eger, der er svun-
get på særlig måde. der er ingen overflødige detaljer. dette design går igen på kopierne, der
ikke vil give den velinformerede forbruger et andet indtryk end bmw’s tilsvarende designs.
east scandics produkter a-d krænker dermed bmw’s rettigheder til styling 135, 166, 167
og 67, jf. for den sidstnævnte fælgs vedkommende markedsføringslovens § 1. bmw var også
efter casper huusmanns forklaring først med dette produkt, da east scandic først senere
bragte sin kopi på markedet.
       designrettigheder gælder uafhængigt af dimensioner og farver på de registrerede de-
signs, og nedskalering kan derfor ikke medføre, at der ikke foreligger krænkelse. tværtimod
har east scandic ved at udbyde efterligningerne til andre biler, end de originale fælge er de-
signet til, groft misbrugt og snyltet på bmw’s designrettigheder og den eksklusivitet, der er
forbundet ikke blot med mærket bmw, men også med bmw m.
       hertil kommer, at east scandic har krænket en lang række af bmw’s varemærker. det
er ubestridt, at bmw har registreret alle modelbetegnelser som ordmærker, og når east
scandic markedsfører sine fælge ved brug af bmw’s registrerede ordmærker, f.eks. m6 i
kombination med wheels bliver dette en krænkelse, uanset at ordet wheels i sig selv ikke er
beskyttet. east scandic er gået langt ud over den lovlige markedsføring, hvor brugen af en
bilfabrikants varemærke er nødvendig og loyal f.eks. af hensyn til salg af reservedele. kræn-
kelsen ses tillige ved gengivelsen af bmw’s blå-hvide propeller på fælgnavene på east scan-
dics hjemmeside. det forekommer overordentlig overraskende, at casper huusmann ikke
                                                -8-
kunne forklare, hvad det var for ”pletter”. også på dette punkt har east scandic krænket
bmw’s varemærke.
      for så vidt angår påstand 4 har bmw brug for de nævnte oplysninger for at kunne for-
følge selskabets rettigheder og gøre eventuelle krav gældende. da der utvivlsomt er sket en
krænkelse i nærværende sag, har bmw i medfør af retsplejeloven § 306 ret til at få oplysnin-
ger om producenter, distributører mv. fra east scandic. denne forpligtelse har east scandic
ikke opfyldt ved de oplysninger, som east scandic har fremlagt i den erklæring af 1. februar
2009, som statsautoriseret revisor bent andrup har udarbejdet efter anmodning af east
scandic.
      det fremgår i øvrigt af denne revisorerklæring, at east scandic frem til 1. februar 2009
har solgt 877 af de omhandlede fælge og derved haft en omsætning på 703.531,00 kr. ud fra
det solgte antal fælge og bmw’s dækningsbidrag har bmw opgjort sit samlede afsæt-
ningstab for de 4 modeller fælge frem til den 1. februar 2009 til 661.942,93 kr.
east scandics advokat har fastholdt begæringen om udsættelse med sagen, indtil ohim har
taget stilling til en begæring fra east scandic om udslettelse af bmw’s designrettigheder un-
der henvisning til, at east scandic var først med de pågældende designs.
      til støtte for frifindelsespåstandene gøres det gældende, at der ikke er tilstrækkelig
identitet mellem produkt a-d og bmw’s styling 135, 166, 167 og 67. east scandic sælger
fælgene til andre biler end bmw og andre modeller end dem, hvortil produkterne er desig-
net af bmw. det gøres gældende, at east scandic har markedsført produkt a siden 2001-2002,
dvs. forud for 2003, hvor bmw ef-registrerede designet, og at bmw’s designrettigheder
dermed ikke er krænket.
      produkt d har ikke den fornødne identitet med styling 67, idet produkt d bl.a. ikke
har nogen udstansning til m-mærket, ligesom east scandic har markedsført fælgen før
bmw. en uregistreret designrettighed har alene har gyldighed i 3 år, hvorfor beskyttelsen er
udløbet.
      det skal endvidere komme bmw til skade, at der ikke er oplyst nærmere om fælgenes
farve, materiale, overfladebehandling, antallet af boltriller, placeringen heraf, placering af
fælgenes anlægsflade, akseltryk samt dybden på centerhullet, idet det har frataget east
scandic muligheden for at dokumentere de klare forskelle mellem produkterne.
                                                -9-
      east scandic bestrider ikke, at bmw har retten til navnet bmw og til mærket med den
blå-hvide propeller. east scandic er imidlertid berettiget til at anføre ”til bmw …” ved mar-
kedsføring og salg af fælge og angive, til hvilke bmw-modeller de pågældende fælge passer.
east scandic ophørte med at benytte de aktuelle bogstav- og talkombinationer efter bmw’s
henvendelse i maj 2007, og der er derfor ikke grundlag for forbud på nuværende tidspunkt.
      east scandic har opfyldt påstand 4 med oplysningerne i den fremlagte erklæring fra
statsautoriseret revisor bent andrup om tal for salg, omsætning, vareforbrug og bruttofor-
tjeneste.
      bmw har ikke dokumenteret noget tab. east scandics fælge er væsentligt billigere end
bmw’s og sælges også til bilmærker og modeller, hvortil bmw ikke sælger sine fælge.
sø- og handelsrettens afgørelse
det lægges efter casper huusmanns forklaring til grund, at east scandic a/s ikke har indgi-
vet indsigelse til ohim om ugyldighed af bmw’s registrering af de omhandlede designs,
idet east scandic ikke er afkrævet og heller ikke har betalt det hermed forbundne gebyr til
ohim. der er herefter intet retligt grundlag for at udsætte sagen, og efter artikel 85 i design-
forordningen skal det herefter under sagen lægges til grund, at ef-designregistreringerne er
gyldige.
      efter en helhedsvurdering finder retten, at east scandics fælge produkt a, b og c er ko-
pier af og dermed krænker bmw’s registrerede designs styling 135, 166 og 167. det læg-
ges efter forklaringerne til grund, at bmw’s styling 67, som er designet til bmw m3, kom
på markedet i begyndelsen af 2000, og således førend east scandic i 2001 købte og i 2002 be-
gyndte at sælge produkt d, som findes at være en så nærgående efterligning af bmw’s sty-
ling 67, at east scandic ved sin markedsføring heraf har overtrådt markedsføringslovens §
1. det er ubestridt under sagen, at east scandic a/s ved markedsføringen af sine fælge har
benyttet de kendetegn, som er nævnt i bmw’s påstand 3, og ved denne brug, der klart har
overskredet grænserne for lovlig angivelse af tilbehør og reservedele i overensstemmelse
med god markedsføringsskik, findes east scandic at have krænket bmw’s varemærkerettig-
heder til disse kendetegn. retten giver derfor bmw medhold i påstand 1 og 3 om forbud og
som følge heraf og for at modvirke yderligere krænkelser tillige i påstand 2.
                                                 - 10 -
       east scandic har over for påstand 4 alene anført, at de ønskede oplysninger fremgår af
den fremlagte erklæring fra statsautoriseret revisor bent andrup, og at der ikke er sket
krænkelse af bmw’s designrettigheder mv. idet retten ovenfor har fundet, at east scandic
har krænket bmw’s rettigheder, og idet den omtalte revisorerklæring, der synes udarbejdet
med henblik på at imødegå bmw’s opgørelse af sit erstatningskrav, ikke indeholder de i på-
standen nævnte oplysninger om producenter, distributører mv. og således ikke sætter bmw
nærmere i stand til at forfølge selskabets krav mod disse, tager retten bmw’s påstand 4, mod
hvilken east scandic ikke har rejst yderligere indvendinger, til følge.
       efter jochen volkmers forklaring har bmw designet styling 67 til bmw m3, sty-
ling 166 til bmw m5, styling 167 til bmw m5 og m6, og styling 135 som en del af m-
sportspakken til 3-serien. bmw sælger for at bevare modellernes eksklusivitet ikke disse
fælge til andre modeller eller på anden måde. east scandics salg af efterligninger af disse
fælge også i andre størrelser og også til andre modeller og andre bilmærker indebærer på
denne baggrund en grov krænkelse af bmw’s rettigheder, idet salget må antages at skade
bmw’s salg ikke blot af fælge, men tillige bmw’s salg af biler. idet east scandics salg tillige
findes at have medført markedsforstyrrelse og markedsfortrængning, finder retten ikke
grundlag for som påstået af east scandic at korrigere det krævede beløb på 250.000 kr. i er-
statning og vederlag i nedadgående retning.
       efter sagens karakter, omfang og resultat skal east scandic betale 75.000 kr. i sagsom-
kostninger, heraf 6.300 kr. til dækning af retsafgift, 2.250 kr. til dækning af vidnets befor-
dringsgodtgørelse, 572,50 kr. til dækning af udgifter til kurér og resten til dækning af udgift
til advokat og dennes udarbejdelse og trykning af ekstrakt og materialesamling.
                                thi kendes for ret
east scandic a/s:
1.     forbydes at distribuere, markedsføre, importere, eksportere og sælge fælge som vist
       på side 1 i bilag 1-5,
2.     skal uden udgift for bayerische motoren werke aktiengesellschaft destruere sin be-
       holdning af fælge vist på side 1 i bilag 1-5,
                                                - 11 -
3.    forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelserne ”bmw m10”, ”replica m10”,
      ”wheels m10”, ”crom paint m3 bmw”, ”bmw m5”, ”replica m5”, ”wheels m5”,
      ”bmw m3”, ”m3 bmw”, ”replica bmw m6”, ”wheels m6”, ”star bmw 3 serie”, ”star
      bmw & m+s”, ”bmw harman silver pol. lip”, ”bmw 26”, ”bmw black” og
      ”bmw x5 silver” for fælge,
4.    skal give bayerische motoren werke aktiengesellschaft oplysning om navn og adresse
      på producenterne og distributørerne af de fælge, som er vist på side 1 i bilag 1-10, og
      på de grossister og detailhandlere, hvortil de pågældende fælge har været solgt, og
      om mængden af producerede, leverede og bestilte sådanne fælge og den herved op-
      nåede pris, og
5.    skal betale bayerische motoren werke aktiengesellschaft 250.000 kr. med procesrente
      fra den 6. november 2007 og 75.000 kr. i sagsomkostninger. sagsomkostningsbeløbet
      forrentes efter rentelovens § 8a.
det idømte skal opfyldes inden 14 dage.
      karin schou andersen                                      christian hvidt
                                     michael b. elmer
                                      (retsformand)
      rolf malling petersen                                     flemming skouboe
                                              (sign.)
                                          ___ ___ ___
                                udskriftens rigtighed bekræftes
                       p.j.v. sø- og handelsretten, den 15. januar 2010
