- mne
                                        udskrift
                                             af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                       ____________
                                           dom
afsagt den 24. juni 2016.
t-5-14
                                   ametek denmark a/s
                                   (advokat jacob ørndrup)
                                   mod
                                   zacco denmark a/s
                                   (advokat anders thorsen)
indledning og parternes påstande
det centrale spørgsmål i sagen er, om zacco denmark a/s som patentrådgiver har pådraget
sig et erstatningsansvar ved ikke at have oplyst om en specifik engelsk patentansøgning gb
2003596 a (gb596) i en amerikansk patentansøgning, som de bistod ametek denmark a/s
med at udarbejde og indgive.
                                                 -2-
ametek denmark a/s har endeligt nedlagt påstand om, at zacco denmark a/s skal betale
706.936,46 kr. med tillæg af procesrente af 425.000 kr. fra sagens anlæg og af 281.936,46 kr. fra
den 31. august 2015.
zacco denmark a/s har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.
oplysningerne i sagen
ametek denmark a/s (ametek) er en del af den amerikanske ametek-koncern, som på
verdensplan beskæftiger ca. 15.000 ansatte og som udvikler, fremstiller og markedsfører
avancerede elektroniske instrumenter, herunder kalibreringsinstrumenter for temperaturmå-
ling. ametek inc., er ametek denmark a/s’ amerikanske moderselskab.
zacco denmark a/s (zacco) yder rådgivningsvirksomhed indenfor immaterielle rettigheder,
herunder inden for ip-management, indlevering og videreførelse af ansøgninger, licenser,
retssager mv., og er en del af zacco-koncernen, der, udover i danmark, har kontorer i tysk-
land, norge og sverige.
det omhandlede patent
zacco har siden 2006 fungeret som ameteks eksterne patentrådgiver. som led heri bistod
zacco i 2006 ametek med at udarbejde og indlevere en dansk patentansøgning vedrørende
ameteks opfindelse af et temperaturkalibreringssystem. opfindelsens formål var, ifølge
den danske oversættelse, at;
      ‛ …udvide temperaturområdet for temperaturkalibreringsenheden til over driftsområdet
      for køleenheden. det er et yderligere formål med opfindelsen at begrænse gastrykket i
      termosiphonen, når temperaturkalibreringsenheden arbejder ved høje temperaturer.
      …‛
                                                   -3-
opfindelsen angår et kalibreringssystem, vist i figuren nedenfor, til kalibrering af tempera-
turfølere. kalibreringssystemet omfatter en kalibreringsenhed (3), der er forbundet med en
køleenhed (4) ved hjælp af et varmerør/heat pipe (2), som kan overføre varme eller kulde
mellem kalibreringsenheden (3) og køleenheden (4). kalibreringssystemet omfatter yderlige-
re et eksternt kammer (8), som er forbundet med varmerøret/heat pipen (2) for at styre var-
meoverførslen mellem de to nævnte enheder.
 ifølge oversættelsen af den danske grundansøgning beskrives krav 1 således:
       ‛temperaturkalibreringssystem omfattende en termosiphon, en heat-pipe eller tilsvaren-
       de, som forbindes mellem en køleenhed og en temperaturkalibrerende enhed, kendeteg-
       net ved at systemet yderligere omfatter et eksternt kamme, som er forbundet til heatpi-
       pen/termosiphonen eller tilsvarende for at styre varmeledningen mellem de to enheder."
                                              -4-
ifølge patentansøgningen til patent- og varemærkestyrelsen var jan haakon harslund, jør-
gen reinholdt larsen og folke galsgaard anført som opfindere, der alle var ansatte hos
ametek. ansøgningen var underskrevet den 18. september 2006 af zacco, hvilket ifølge
zaccos brev af 5. oktober 2006, var den samme dag, den danske ansøgning blev indleveret.
 den 17. april 2007 skrev patent- og varemærkestyrelsen i deres første behandlingsskrivelse,
at ansøgningen ikke kunne godkendes i nærværende form. efter styrelsens opfattelse var det
engelske dokument gb596 kendt teknik og burde være omtalt i ansøgningen, såfremt ansøg-
ningen skulle viderebehandles. vedlagt var styrelsens nyhedsundersøgelsesrapport, hvor
der var fremdraget fire relevante publikationer, heriblandt gb596.
den 6. juni 2007 skrev mark münzer, sagsbehandler hos zacco, en orienteringsskrivelse til
folke galsgaard, ansat hos ametek, som redegjorde for patent- og varemærkestyrelsens
første behandlingsskrivelse. zacco oplyste i brevet, at der var frist til den 17. oktober 2007 til
at indføre en kort beskrivelse af gb596 samt indlevere en dansk oversættelse af ansøgningen.
den 18. september 2007 indleverede zacco en international patentansøgning (pct-
ansøgning). pct-ansøgningen indeholdte ikke en henvisning til gb596.
den 17. oktober 2007 sendte zacco en dansk oversættelse af patentets beskrivelse med tilfø-
jelse af en omtale af gb596, krav og sammendrag til patent- og varemærkestyrelsen. ame-
tek blev ved skrivelse af samme dato orienteret herom samt om, at zacco havde indleveret
en pct-ansøgning. ametek modtog samtidig kopi af ansøgningsdokumentet.
den 15. april 2008 skrev zacco til ametek, at patent- og varemærkestyrelsen havde god-
kendt patentansøgningen til patentudstedelse.
det fremgår af sagen, at den internationale nyhedsundersøgelsesrapport dateret 2. juli 2008
ikke indeholdt en henvisning til gb596, men i stedet henviste til fire andre patenter, her-
iblandt en japansk patentansøgning, jp 07 092037 a (jp037).
                                                  -5-
ved brev af 30. oktober 2008 bekræftede zacco overfor ametek, at zacco ville sørge for ret-
tidig videreførelse af den internationale patentansøgning til en lang række lande i europa
samt i usa.
i forbindelse med den amerikanske ansøgning identificerede uspto ved sin nyhedsunder-
søgelse fire nye dokumenter, som ikke var omtalt i information disclosure statement. det
var zaccos amerikanske patentagent, der den 1. maj 2009 havde indleveret information
disclosure statement til uspto. gb596 var ikke fremdraget i nyhedsundersøgelsen eller i in-
formation disclosure statement og var ligeledes ikke nævnt i international preliminary re-
port on patentability.
ved brev af 7. maj 2009 blev ametek orienteret af zacco om, at den internationale patent-
ansøgning var videreført ved epo.
samme dag blev ametek ligeledes orienteret om, at den internationale patentansøgning
var indleveret i usa den 18. marts 2009. i brevet skrev mark münzer herudover:
      ‛…
      information disclosure statement
      vi gør opmærksom på, at man i usa har pligt til at oplyse den amerikanske patentmyn-
      dighed om relevant litteratur for opfindelsen i form af en såkaldt information disclosure
      statement.
      vi har i forbindelse med videreførelsen sørget for at afsende kopier af den litteratur, som
      vi allerede er bekendt med, og bedt vores kollega sørge for udarbejdelse og indlevering af
      en information disclosure statement.
      hvis de har kendskab til materiale, som er relevant for ansøgningen, beder vi dem ven-
      ligst snarest muligt meddele os dette.
      …‛
den 6. august 2009 sendte zacco kopi af information disclosure statement og supplemental
information disclosure statement til ametek.
                                                     -6-
i ameteks europæiske patent ep 2 074 374 b1, offentliggjort den 1. september 2010, var
marc münzer nævnt som fuldmægtig. patentet refererede ikke til gb596.
i usptos notice of allowance and fee(s) due, som er en pantenterbarhedsprøvningsrap-
port, fremgår det, at ansøgningen var godkendt til udstedelse, idet patentets krav 1-12 var
tilladt. uspto begrundede sin motivation for at udstede tilladelsen med:
       ‛…
       the prior art of record does not disclose or suggest the following in combination with the
       remaining limitations of the claims:
       a temperature calibrating system comprising an external chamber connected to the
       thermo siphon or a heat pipe for controlling the thermal conductivity between the two
       units (claim 1).
       …‛
ameteks amerikanske patent us 8,342,742 b2 blev udstedt den 1. januar 2013. der var i pa-
tentet omtalt otte dokumenter. gb596 var ikke nævnt.
den 18. februar 2013 sendte zacco det amerikanske patent til ametek.
den 13. juli 2013 skrev joel frie, vicepræsident hos ametek, til patrick farris, intern advo-
kat hos modeselskabet ametek inc., at ametek denmark a/s i juli 2013 var blevet op-
mærksom på, at konkurrenten fluke corporation formentlig krænkede ameteks patent.
efter et møde med patrick farris, blev ametek henvist til ratnerprestia, som var patent-
rådgiver i usa.
den 23. oktober 2013 skrev preben carøe, vicepræsident hos ametek, til lau lund olsen:
       ‛kære lau lund olsen,
       som det nok er dig bekendt fra din dialog med vores udviklingschef haakon harslund,
       har vi en situation i usa, hvor vi mener at den kalibrator der er dækket af ovennævnte
       reference er direkte kopieret af vores største globale konkurrent.
                                                   -7-
      vi har derfor lagt an til at håndhæve patentet med assistance fra vort amerikanske mo-
      derselskab ametek incs patent advokater, men er nu endt i en situation hvor der tilsy-
      neladende kan sås tvivl om styrken af vort patent på grund af manglende oplysning om
      væsentlig reference.
      den manglende reference i den amerikanske patentansøgning er patent gb2003596 som
      findes i jeres behandling af den danske patentansøgning.
      for at finde ud af hvordan vi kommer videre, vil jeg hermed anmode om et personligt
      møde med følgende punkter på dagsordenen:
      hvorfor er der valgt ikke at disclosure reference gb2003596 i forbindelse med søgning af
      såvel europæisk som us patent
      med tanke på at patent- og varemærkestyrelsen har fundet at patent gb2003596 er den
      væsentligste reference for vores danske ansøgning, hvilken konsekvens har det så – efter
      jeres erfaring – for håndhævelsen af patentet i eu og i us at denne reference ikke er
      disclosed i forbindelse med disse to ansøgninger.
      …‛
parterne mødtes den 30. oktober 2013. den 6. januar 2014 skrev ametek til zacco, at rat-
nerprestia fandt, at fluke corporation krænkede ameteks patent, men;
      ‛… at ametek denmark ikke vil kunne håndhæve patentet over for ovennævnte kon-
      kurrent, eftersom der ikke i forbindelse med ansøgningen til uspto er blevet henvist til
      relevant prior art, herunder særligt gb2003596.
      …‛
den 4. marts 2015 sendte ratnerprestia deres krænkelsesvurdering til advokat jacob
ørndrup, hvor de ligeledes konkluderede, at fluke corporations produkt krænkede ame-
teks patent.
den 17. april 2015 indleverede ratnerprestia, på vegne af ametek, en begæring om om-
prøvning af patentet til uspto, også kaldt en request for supplemental examination. rat-
nerprestia vedlagde i alt 12 bilag med prior art, herunder gb596. flere af dokumenterne var
ikke tidligere, i forbindelse med patenteringen, blevet præsenteret for uspto.
den 17. juni 2015 fandt uspto, at det nye fremsendte prior art rejste ‛substantial new
questions of patentability‛, hvilket medførte, at en re-examination proces kunne igangsættes.
                                                    -8-
ifølge uspto var det kombinationen mellem det japanske dokument jp037 og de nye frem-
lagte dokumenter, især gb596, der satte spørgsmål ved, om der overhovedet kunne udstedes
et patent til ametek. uspto bemærkede i den forbindelse at;
      ‛… the invention disclosed in the danish counterpart of the ’742 patent and gb ’596 both
      disclose a heat pipe within a system and required the background section of the danish
      counterpart to be amended to mention gb ’596. this represents a substantial new
      question of patentability regarding claim 1 of the ‘742 patent. while the jp ‘037 was ear-
      lier considered by the office, the gb ‘596 reference provides a new technical teaching that
      was not earlier considered. this teaching includes an external chamber connected to the
      thermo siphon or a heat pipe for controlling the thermal conductivity between the two
      units, the feature that was lacking to lead to the allowance of the ‘742 patent. as such, an
      ordinary examiner would consider the combination of jp ‘037 and gb ‘596 to be impor-
      tant in the patentability determination of the ‘742 patent. therefore, jp ‘037 and gb ‘596
      present a substantial new question of patentability for the ‘742 patent.
      …‛
samme dato udstedte uspto et supplemental examination certificate, som bekendtgjorde
at en re-examinationproces var igangsat.
den 23. juli 2015 traf uspto foreløbig beslutning om, at samtlige krav ville blive afvist. af-
visningen af kravene var begrundet i, at de ikke var patenterbare set i lyset af det japanske
dokument jp037 sammenholdt med gb596. ametek fik to måneder til at fremkomme med
bemærkninger hertil.
den 23. september 2015 fastholdte ratnerprestia, på vegne af ametek, sin påstand om, at
patentets krav 1 til 12 skulle opretholdes og fremsatte samtidig yderligere krav 13 til 20. rat-
nerprestia anførte, at formålet med det japanske patent og med ameteks patent ikke var
det samme og dermed ikke kunne sidestilles. besvarelsen var baseret på en deklaration fra
opfinderen jan haakon harslund.
det fremgår af jan haakon harslunds deklaration af 21. september 2015, punkterne 13, 14,
16, 17 og 18, at:
                                                    -9-
     ‛…
     13. gb ’596, auerbach, basillus ’674, ru ’630 and leffert describe a heat pipe with
     controllable thermal conductivity by use of an external chamber. however, a person of
     ordinary skill in the art would not have combined the teachings of any of these secondary
     references with the teachings of jp ‘037.
     14. combining jp ’037 with gb ’596, auerbach, basillus ’674, ru ’360, or leffert to incor-
     porate an external chamber, as suggested by the examiner, would introduce the potential
     for all of the working fluid of the heat pipes to be removed. thus, the external chamber
     would effectively operate as a switch to turn off the heat transfer capability of the heat
     pipes.
     …
     16. the combination suggested by the examiner would work against the purpose of jp
     ’037. the purpose of jp ‘037 as explained in paragraph *…+ is to cool ‚ the ends of the
     heat pipes embedded in the soaking block, thereby creating a slight temperature differen-
     tial between the ends of the heat pipes that improves the heat transport capability and al-
     lows for a vertical furnace with smallest is [sic] possible distribution of heat within the
     soaking block, making highly accurate temperature calibration possible. in other words,
     the apparent thermal conductivity is improved by increasing the heat transfer rate with
     the heat pipes resulting in uniform temperature distribution in the soaking block and fa-
     ster and more accurate response…
     17. removing the working fluid from the heat pipes in jp ‘037 would prevent the maxi-
     mum thermal conductivity achievable by the heat pipes and result in reduced uniform
     temperature distribution and less accurate response of the calibration device of jp ‘037
     rendering it unsatisfactory for its intended purpose.
     18. in view of the foregoing, it is my opinion that the combination of jp ‘037 and any of
     the secondary references relied upon by the examiner fails to teach, suggest, or otherwise
     disclose an external chamber connected to a thermo siphon or heat pipe for controlling
     the thermal conductivity between a cooling unit and a temperature calibration unit, as re-
     cited in claim 1.
     …‛
på baggrund heraf, tillod uspto den 23. september 2015 krav 1 til 12 og krav 13 til 20 med
begrundelsen:
     ‛… patent owner argues both in the remarks and the harslund declaration that the jp
     ’037 reference teaches away from adding an external chamber to the heat pipe. this ar-
     gument is persuasive. the purpose of the external chamber in each of the secondary refe-
     rences is to limit or stop the heat transferred by the heat pipe. jp ‘037 uses the heat pipe to
     increase and maintain high thermal conductivity of the soaking block to provide a more
     uniform temperature thereacross to provide a more accurate temperature calibration. li-
     miting the heat transfer of the heat pipe would interfere with the purpose of providing
     the heat pipe taught by jp ‘037.
                                             - 10 -
      …‛
den 16. november 2015 udstedte uspto et ex parte reexamination certificate, der bekræf-
tede, at ameteks krav 1 til 20 var opretholdt.
den 17. februar 2016 rettede ratnerprestia henvendelse til fluke corporation vedrørende de-
res formodede krænkelse af ameteks patent.
opgørelse af krav
ameteks erstatningskrav er opgjort som følgende:
honorar til ratnerprestia i forbindelse med vurdering af fluke corporations
patentkrænkelse og herunder betydningen af manglende henvisning,            160.480,04 kr.
honorar til ratnerprestia i forbindelse med udarbejdelse af anmodning
om supplemental examination og efterfølgende ekspeditioner,                 188.045,33 kr.
honorar til ratnerprestia i forbindelse med den danske retssag,
herunder udarbejdelse af bilag 15,                                            90.076,90 kr.
udgifter vedrørende rejse til usa,                                             70.210,91 kr.
omkostninger til advokatbistand forud for anlæggelse af retssag,               56.587,55 kr.
i alt                                                                        565.400,73 kr.
vedrørende honoraret til ratnerprestia er der under sagen fremlagt i alt 16 fakturaer vedrø-
rende bistand i forbindelse den indledende afklaring af problemstillingen, i forbindelse med
re-examination og vedrørende den danske sag. alle fakturaerne er udstedt til ametek inc.,
men er videresendt til ametek denmark a/s. opgørelserne er ikke bestridt.
                                                   - 11 -
der er endvidere fremlagt opgørelse over udgifterne i forbindelse med ameteks rejse til
usa samt opgørelse over advokat jacob ørndrups honorar på i alt 78.534,44 kr.
ameteks tilbagebetalingskrav er opgjort som følgende:
honorar til zacco i forbindelse med pct-ansøgningen,                      37.543,33 kr.
honorar til zacco i forbindelse den amerikanske patentansøgning,          99.592,69 kr.
honorar til zacco i forbindelse med den europæiske patentansøgning,       57.314,67 kr.
øvrige omkostninger,                                                        2.258,33 kr.
i alt                                                                     196.709,02 kr.
der er under sagen fremlagt fakturaer fra zacco til ametek. det er zaccos fulde honorar for
arbejdet udført i forbindelse med pct-ansøgningen og med us-patentet, som ametek
kræver tilbagebetalt. ametek har reduceret kravet skønsmæssigt.
sagens forløb ved retten
der har under sagens forberedelse ved retten været flere formelle tvister mellem parterne,
som har haft betydning for omfanget af arbejdet med sagen, og som dermed kan tillægges
betydning ved rettens fastsættelse af sagsomkostninger. forløbet gennemgås derfor kort her:
zacco bestred først, at sagen kunne føres ved sø- og handelsretten. den 21. november 2014
afsagde retten kendelse om, at betingelserne for at anlægge sagen ved sø- og handelsretten
var opfyldt, jf. retsplejeloven § 225, stk. 2, nr. 4.
zacco anmodede om, at spørgsmålet om forældelse skulle udskilles til særskilt forhandling.
retten afviste dette ved kendelse af 10. april 2015.
                                             - 12 -
zacco anmodede procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære rettens afgørelse om ikke
at udskille spørgsmålet om forældelse. nævnet afviste dette den 24. juni 2015.
ametek anmodede om, at hovedforhandlingen skulle udsættes på us patent & trademark
offices’ (uspto) afgørelse om gyldigheden af ameteks patent. retten afviste dette ved be-
slutning af 17. juni 2015.
zacco anmodede procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære rettens afgørelse af 17. juni
2015 om fremlæggelse af afgørelsen fra uspto. nævnet afviste dette den 26. august 2015.
efter fornyede indlæg fra begge parter fastholdt retten den 21. juli 2015 sin beslutning om, at
hovedforhandlingen ikke skulle afvente afgørelsen fra uspto, samt at sø- og handelsretten
fortsat havde kompetence til at behandle sagen. retten tillod samtidig, at ametek kunne
fremlægge en udtalelse fra uspto, som var indhentet efter sagens anlæg.
zacco protesterede mod, at ameteks fik tilladelse til at fremlægge en erklæring, som
ametek havde indhentet hos sin amerikanske patentrådgiver. retten afviste denne protest
ved kendelse af 25. august 2015.
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaring af preben carøe, joel frie, hans christian nielsen, jan
haakon harslund, thomas f. hansen og folke galsgaard.
preben carøe har forklaret bl.a., at han fratrådte som bestyrelsesmedlem hos ametek
denmark i november 2015. han var administrerende direktør indtil 2013. han er oprindelig
uddannet maskinmester.
ametek har ikke tidligere fået patenteret en opfindelse, hvorfor de hyrede zacco til at stå
for det patenttekniske.
                                                 - 13 -
han blev involveret i patenteringsprocessen omkring juli 2013 i forbindelse med fluke cor-
porations krænkelse af deres produkt. det var folke galsgaard og jan haakon harslund, der
havde haft kontakten til zacco vedrørende patentet.
i forbindelse med fluke corporations krænkelse af patentet, kontaktede de advokaten pa-
trick farris, som henviste dem til ratnerprestia. de mødtes med ratnerprestia, som forinden
havde fået tilsendt sagens bilag, den 30. juli 2013. formålet med mødet var, at ametek øn-
skede at sikre sig, at deres patent kunne holde til en retssag mod fluke corporation.
i begyndelsen af oktober 2013 anbefalede ratnerprestia i et conference call, hvor han, joel
frie og jan haakon harslund også deltog, at ametek ikke anlagde en krænkelsessag mod
fluke corporation, så længe at referencen til det engelske dokument gb596 manglede i an-
søgningen. ratnerprestia vurderede, at der var for stor risiko for, at patentet ville falde, hvis
der ikke var henvist til gb596.
det var først efter mødet med patrick farris, at han blev gjort opmærksom på, at patentet
muligvis ikke var gyldigt på grund af den manglende henvisning til gb596.
den 30. oktober 2013 blev der afholdt et møde, hvor hans christian nielsen og lau lund
olsen fra zacco og joel frie, thomas f. hansen og han selv deltog. på mødet erkendte zacco
deres fejl i forbindelse med det amerikanske patent, som de forklarede skyldtes personale-
skift i organisationen. lau lund olsen tilbød at betale for re-examination processen. de af-
slog dette forslag, da de ønskede en helt ny nyhedsundersøgelse, da de havde mistet tilliden
til zacco. de ønskede tillige, at zacco officielt skulle anerkende, at de havde begået en fejl.
joel frie har forklaret bl.a., at han har været ansat hos ametek i 15 år. han startede i ame-
teks salgsafdeling. han har siden 2013 været direktør for ametek denmark. han har ikke
særlig erfaring eller kendskab til patenter.
ametek blev i 2006 opfordret til at bruge zacco i forbindelse med ameteks første patent.
efterfølgende har ametek fået patenteret flere ting, herunder dlc og en tørblok.
                                                - 14 -
den 13. juli 2013 sendte han en mail til patrick farris, da de vurderede, at fluke corporations
produkt krænkede deres patent. da patrick farris ønskede en 2nd opinion, mødte de den 30.
juli 2013 med ratnerprestia.
de drøftede produktets tekniske omstændigheder under et møde den 30. august 2013, hvor
jan haakon harslund og thomas f. hansen deltog.
efter mødet havde de flere conference calls med ratnerprestia. det var under et conference
call, at ratnerprestia nævnte den manglende henvisning til det engelske dokument.
de blev orienteret om, at al relevant prior art skulle nævnes under den amerikanske patent-
proces, og at fluke corporation formentlig ville bruge det imod dem, såfremt de ikke havde
henvist til gb596 i patentet. der blev ikke lavet referat af mødet.
den 30. oktober 2013 mødtes de med repræsentanter for zacco. under mødet indrømmede
zacco, at det var en fejl, at der ikke var henvist til det engelske patent. zacco forklarede dette
med personaleudskiftninger. de drøftede mulighederne for at redde patentet. zacco ville
gerne stå for re-examination uden beregning, men de frygtede, hvad udfaldet af en re-
examination ville være, og at det ikke ville være nok.
ametek forhandler for tiden med fluke corporation om en stand-still agreement. fluke
corporation sælger sine produkter globalt. de har valgt ikke at fokusere på krænkelsen i de
andre lande.
hans christian nielsen har forklaret bl.a., at han er uddannet skibs- og maskiningeniør og
har tidligere været sagsbehandler hos patent- og varemærkestyrelsen. han er nu ansat som
seniorpartner og leder for mekanik-afdelingen hos zacco.
patentansøgninger udarbejdes i tæt samarbejde med kunden. kunden modtager alle doku-
menter, herunder udkast og fremdragne dokumenter, undervejs i processen. det er altid
                                              - 15 -
kunden, der godkender ansøgningen i sidste ende inden ansøgningen indleveres til myndig-
hederne.
ameteks opfindelse er en temperaturkalibreringsenhed.
ratnerprestia havde læst hovedkravet, krav 1, forkert i oplægget, hvorefter usptos exami-
nator ligeledes læste kravet forkert.
gb596 beskriver et varmerør men beskriver ikke, at varmerøret vil være egnet som en del-
komponent til det kalibreringssystem, som ametek har opfundet. da det ikke er en kali-
breringsenhed, men snarere en kontakt, er det derfor ikke relevant prior art.
det sker ofte, at patent- & varemærkestyrelsen ønsker en reference indsat. dette medfører
ikke, at referencen er specielt relevant. den nemmeste løsning er at indarbejde referencen i
ansøgningen, da det typisk bliver dyrere for kunden, hvis der opponeres mod patent- & va-
remærkestyrelsens krav. derfor er det oftest løsningen at implementere den anførte reference
i ansøgningen.
i ansøgningen om re-examinationen er det japanske dokument den mest centrale reference,
der beskriver nærmest kendt teknik. det japanske dokument beskriver, som det eneste mod-
hold, en kalibreringsenhed, der skaber en jævn temperaturenhed. referencen kom frem ved
den internationale nyhedsundersøgelse af pct-ansøgningen. referencen blev senere optaget
som reference i pct-ansøgningen. set i lyset af den japanske reference, bidrager gb596 ikke
til oplysningen af patentet.
det overraskede ikke zacco, at uspto i sidste ende konkluderede, at patentet kunne opret-
holdes med alle de oprindelige krav. hvorvidt et dokument skal medtages i information
disclosure statement afhænger af dokumentets relevans, herunder om det er ‛material to pa-
tentability‛. hvis man læser hovedkravet rigtigt, er det oplagt, at gb596 ikke var material to
patentability.
                                               - 16 -
i usa er der praksis for, at man oplyser alle referencer, hvilket er uhensigtsmæssigt.
under mødet den 30. oktober 2013 med ametek, redegjorde ametek kort for rat-
nerprestias synspunkt. han var uenig med ratnerprestias holdning, da han ikke mente, at
den manglede reference havde betydning for patentets gyldighed. zacco anerkendte ikke et
erstatningsansvar over ametek. det var et vurderingsspørgsmål, hvorvidt dokumentet
skulle medtages. zacco foreslog løsninger af hensyn til kundepleje.
han deltog på mødet som lau lund olsens overordnede. lau lund olsen fratrådte sin stil-
ling den 31. oktober 2014 og havde indtil da fungeret som den klientansvarlige partner over-
for ametek. lau lund olsen havde ikke noget med patenteringsprocessen at gøre. lau
lund olsen kan, hvis han har omtalt personaleudskiftninger, have henvist til sig selv og
hans indskiftning efter mark münzer. han fik først selv kendskab til sagen kort før mødet
den 30. oktober 2013. når ratnerprestia siger, at zacco havde lavet en fejl, ville de selvfølge-
lig se nærmere på det.
han læser patent- og varemærkestyrelsens brev af 17. april 2007 som et krav om, at der skal
udarbejdes en dansk oversættelse og en anmodning om, at oversættelsen henviser til gb596.
han kan ikke svare på, hvorfor zacco ikke henviste til gb596 i us-patentansøgningen, da det
var patentagent mark münzer og sekretær marianne ranun, der var sagsbehandler.
det vil have alvorlige konsekvenser for patentbranchen, hvis zacco er erstatningspligtig og
skal tilbagebetale sit honorar, da ametek har fået gyldige patenter ud af det. ameteks
udgifter har ikke været nødvendige.
jan haakon harslund har forklaret bl.a., at han er uddannet kemiingeniør og har været ansat
23 år hos ametek.
det var første gang, at han havde været involveret i en patentansøgning. han stod for kon-
takten til zacco om det tekniske, hvorefter folke galsgaard stod for resten af processen. han
blev herefter alene involveret, når der var teknisk spørgsmål, der skulle afklares. hans kon-
                                                - 17 -
takter fra zacco var patentagenterne marc münzer og steffen. han kiggede selve patenttek-
sten nøje igennem. overholdelse af tidsfrister mv. var overladt til zacco.
han har set brevet af 6. juni 2007, hvor gb596 omtales. på det tidspunkt havde han også set
det engelske patent.
han husker ikke, om han har set brevet af 17. oktober 2007. han havde set ansøgningstek-
sten til pct, hvor han dog ikke bemærkede, at det engelske patent ikke var omtalt. han vid-
ste, at den engelske patent var tilføjet, men han kunne ikke huske, om han set tilføjelsen i an-
søgningen.
han erindrer ikke at have set brevet af 7. maj 2009.
han har set brevet af 6. august 2009 samt bilagene. her bemærkede han heller ikke, at det
engelske patent ikke var omtalt.
i den reviderede patentansøgning, lagde han ikke mærke til, at der ikke var henvist til det
engelske patent.
han deltog i mødet den 30. august 2013 med ratnerprestia. de diskuterede det tekniske om-
kring patentet. før mødet vidste han ikke, at der var et problem med patentet. meget af mø-
det handlede om det engelske patent, som ikke var nævnt i ansøgningen. ratnerprestia hav-
de modtaget kopi af alle breve mv. i sagen. ratnerprestia anbefalede, at patentet skulle repa-
reres, før der blev anlagt sag mod fluke. de afholdt efterfølgende flere telefonmøder. det
ville tage lang tid at reparere patentet, hvorfor de skulle drøfte hvad der videre skulle ske.
han deltog på mødet den 30. oktober 2013 sammen med lau lund olsen, hans christian
nielsen, joel frie, preben carøe og thomas hansen. på mødet fortalte de zacco om den råd-
givning, de havde fået af ratnerprestia. zacco var enig i fremgangsmåden omkring re-
examinationen. lau lun olsen erkendte, at der var sket en intern fejl som var begrundet i
personaleudskiftning.
                                               - 18 -
han husker ikke at have været involveret i udformningen af brevet af 23. september 2015 fra
ratnerprestia til uspto, men han har læst det. han har ikke drøftet med ratnerprestia om
krav 1 var læst forkert.
det ville ikke give mening at kombinere det engelske dokument med det japanske doku-
ment. det japanske dokument bruger heat piping til at opnå en ensartet temperatur, hvilket
ikke et det samme formål med hans opfindelse. i brevet af 23. oktober 2015 var uspto enig i
denne konklusion. da de to patenter ikke kunne kombineres, var der herefter grundlag for at
opretholde hans patent.
i en lignende sag skrev zacco til ametek, at zacco uden beregning ville fremsende det
manglende baggrundsteknik, som der ved en fejl ikke var refereret til i ansøgningen til de
amerikanske patentmyndigheder.
thomas f hansen har forklaret bl.a., at han startede hos ametek i 2010. inden da havde
han arbejdet hos bruel og kjær, hvor han havde fået en smule indsigt i patenthåndtering.
han deltog i mødet den 30. august 2013 hos ratnerprestia. formålet med mødet var at drøfte
flukes opfindelse set i forhold til ameteks opfindelse. de drøftede også den manglede re-
ference til det engelske patent, og ratnerprestia frygtede, at der kunne sås tvivl om patentets
gyldighed. ratnerprestia mente, at det var problematisk, at patentet skulle gennemgå en re-
examination procedure. han havde ikke før mødet hørt om problemet med den manglende
henvisning til det engelske dokument.
på mødet den 30. oktober 2013 mellem ametek og zacco, skulle det afklares, hvad der var
sket under patentansøgningen i usa. lau lund olsen sagde, at de ville rette op på det. fej-
len var sket som følge af personaleskift.
folke galsgaard har forklaret bl.a., at han er uddannet elektroingeniør. han havde været an-
sat hos ametek fra 1997 til 2001 og igen fra 2006 til 30. september 2009, som projektleder i
                                                     - 19 -
afdelingen for produktudvikling. han er nu ansat som projektleder hos metricorr. forud for
hans vidneforklaring, havde han haft mulighed for at kigge i nogle af de gamle papirer hos
ametek.
udover ham selv var det jørgen reinholdt og jan haakon harslund, der udformede paten-
tets beskrivelse. han besvarede alt, hvad der vedrørte den tekniske del af patentet. det var
ham, der sendte ansøgningsteksten til zacco. han læste så godt som han kunne forstå skri-
velserne fra zacco. han forventede, at ametek var i gode hænder hos zacco.
han husker ikke præcist, at han modtog brevet af 17. april 2007 fra patent- og varemærke-
styrelsen. han husker, at der var ændringer til patentet, der skulle foretages.
han husker ikke præcist, at han modtog brevet af 6. juni 2007.
han var involveret i ansøgningsteksten og godkendte den også inden den blev sendt ind.
han husker ikke præcist, at han modtog brevet af 17. oktober 2007. han formoder at have
læst ptc-ansøgningen. han studsede ikke over den manglende henvisning til det engelske
dokument, men han undrede sig over, at man ikke kunne anvende den nyhedsundersøgelse,
som allerede var lavet. mark münzer sagde, at der skulle laves en ny nyhedsundersøgelse.
parternes synspunkter
for ametek denmark a/s er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med på-
standsdokumentet af 25. april 2016, hvoraf bl.a. fremgår:
      ‛ameteks hovedanbringender ad erstatnings- og mangelsansvaret
      zacco ifalder professionsansvar ved ikke at have sikret, at der blev henvist til det engel-
      ske patent nr. gb 2003596 i ameteks pct-ansøgning og i ameteks europæiske og
      amerikanske patentansøgninger. denne manglende henvisning må anses som en klar fejl.
      det bemærkes i denne forbindelse særligt,
      at der skal henvises til relevant prior art i enhver dansk patentansøgning, og at tilsvaren-
      de krav gælder i forbindelse med internationale ansøgninger (pct-ansøgninger) og i for-
                                              - 20 -
bindelse med europæiske og amerikanske ansøgninger. disse krav gjaldt også på tids-
punktet for indleveringen af ameteks ansøgninger i 2006 og 2007,
at gb 2003596 må anses som meget væsentlig prior art, hvilket uden videre kan lægges til
grund i lyset af patent- og varemærkestyrelsens brev af 17. april 2007 (…) samt usptos
brev af 17. juni 2015 (…) og usptos non-final office action af 23. juli 2015 (…). det for-
hold, at uspto som følge af ameteks argumentation overfor uspto efterfølgende fak-
tisk har opretholdt det amerikanske patent ændrer ikke ved, at gb 2003596 må anses som
meget væsentlig prior art,
at indsættelse af en henvisning til gb 2003596 var en forudsætning for udstedelse af det
danske patent, jf. igen patent- og varemærkestyrelsens brev af 17. april 2007 (…), og at
zacco derfor uden videre selv indsatte en henvisning i den danske ansøgning, jf. zaccos
brev til styrelsen af 17. oktober 2007 (…),
at zacco i sit brev af 17. oktober 2007 til ametek (…) anførte, at patent- og varemærke-
styrelsen havde ‛forlangt‛ en henvisning til gb 2003596,
at zacco allerede som følge af zaccos egen tilføjelse af en henvisning i den danske ansøg-
ning også burde have indsat en henvisning i pct-ansøgningen og den europæiske an-
søgning og burde have sikret, at zaccos amerikanske forbindelse, finnegan henderson
farabow garrett & dunner llp, indsatte en henvisning i den amerikanske ansøgning, og
at zacco under et møde hos ametek den 30. oktober 2013 anerkendte, at den manglen-
de henvisning i pct-ansøgningen og i de europæiske og amerikanske ansøgninger var
udtryk for en klar fejl begået af zacco.
zacco ifalder også professionsansvar ved ikke i det mindste at have sikret, at der efter an-
søgningernes indlevering blev indsat en henvisning til gb 2003596 i ansøgningerne lige-
som det skete under behandlingen af den danske ansøgning, eller (for så vidt angår den
amerikanske ansøgning) i information disclosure statement (…).
zaccos ansvarspådragende fejl *…+ er også udtryk for at den ydelse, som zacco leverede
til ametek i forbindelse med indleveringen og behandlingen af pct-ansøgningen og de
europæiske og amerikanske ansøgninger, var mangelfuld. dette medfører, at ametek
kan kræve tilbagebetaling af de honorarer man har betalt zacco i forbindelse med disse
ansøgninger, subsidiært et forholdsmæssigt afslag.
det er ikke blevet klarlagt under sagens forberedelse hvorfor zacco ikke sikrede, at der
blev henvist til gb 2003596 i pct-ansøgningen og i de europæiske og amerikanske pa-
tentansøgninger, uanset at zacco af egen drift indsatte en sådan henvisning i den danske
patentansøgning som følge af patent- og varemærkestyrelsens krav.
det er således fortsat uklart, om den manglende henvisning var udtryk for et fejlskøn fra
zaccos side (altså at zacco vurderede, at det ikke var nødvendigt at indsætte henvisnin-
ger til gb 2003596 i ansøgningerne), eller om den manglende henvisning skyldes, at zac-
co blot anvendte en oversættelse af den oprindelige danske tekst som grundlag for pct-
ansøgningen (og således glemte at opdatere ansøgningen med en henvisning til gb
2003596).
                                                - 21 -
det er også uklart, om forløbet vil blive endeligt klarlagt i forbindelse med bevisførelsen
under hovedforhandlingen, idet zacco den 8. april 2016 har frafaldet vidneførsel af marc
münzer og marianne ranum, der forestod sagsbehandlingen – men zacco ifalder selv-
sagt ansvar, uanset om den manglende henvisning skyldtes en fejlvurdering eller en for-
glemmelse.
det bestrides – som hævdet af zacco –, at patent- og varemærkestyrelsens krav om ind-
sættelse af en henvisning til gb 2003596 er udtryk for en fejl eller et fejlskøn fra styrelsens
side.
zaccos postulat herom er ikke nærmere underbygget og må afvises allerede fordi zacco
ikke anfægtede styrelsens synspunkt, da man modtog styrelsens brev af 17. april 2007 (bi-
lag 2, ekstrakt side 179), men tværtimod uden videre indsatte en sådan henvisning i den
danske ansøgning og dermed opfyldte styrelsens krav.
det er i denne forbindelse uden betydning, at gb 2003596 ikke blev identificeret i forbin-
delse med epos nyhedsundersøgelse (…) eller i forbindelse med usptos nyhedsunder-
søgelse (…).
at også uspto anser gb 2003596 for relevant prior art fremgår i øvrigt under alle om-
stændigheder af usptos brev af 17. juni 2015 (…) og usptos non-final office action af
23. juli 2015 (…).
det bestrides – som hævdet af zacco –, at der på nogen måde foreligger egen skyld hos
ametek.
ametek er ikke sagkyndig i relation til hvilke krav der gælder i danmark, eu og usa
vedrørende patentansøgningers udformning og indhold, herunder vedrørende henvis-
ning til prior art, eller i relation til hvorledes sådanne krav kan/bør iagttages. ametek
har netop derfor betalt et velrenommeret patentbureau, dvs. zacco, for at forestå indleve-
ring og sagsbehandling af ansøgningerne. det er således ikke disculperende for zacco, at
ametek ikke blev opmærksom på zaccos fejl før medio/ultimo 2013 *…+.
det bestrides – som hævdet af zacco –, at ameteks krav er forældet.
forældelsesfristen skal regnes fra det tidspunkt, hvor ametek fik kendskab til sit krav
mod zacco, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2, og bl.a. ufr 2015.2971 ø. forældelsesfristen
skal derfor regnes fra medio/ultimo 2013, hvor ametek blev opmærksom på fluke
corporations krænkelse i usa og derfor kontaktede sin amerikanske patentrådgiver
ratnerprestia....
i forbindelse med ratnerprestias vurdering af sagen blev ametek herefter gjort op-
mærksom på, at der ikke var henvist til gb 2003596 i det amerikanske patent eller i
disclosure statement, og at dette betød, at det amerikanske patent muligvis ikke kunne
håndhæves, jf. herved bl.a. ameteks email til zacco af 23. oktober 2013 (…). da ame-
tek anlagde nærværende sag allerede 9. maj 2014, er ameteks krav klart ikke forældet.
ameteks hovedanbringender ad opgørelsen af ameteks krav
det gøres gældende, at zacco skal erstatte ameteks positive omkostninger i anledning
af de skete fejl, således at ametek så vidt muligt stilles som om de ansvarspådragende
fejl ikke var sket.
                                                  - 22 -
endvidere skal zacco tilbagebetale de relevante honorarer, som man har modtaget fra
ametek, idet zaccos ydelse må anses som mangelfuld *…+. subsidiært skal zacco betale
ametek et forholdsmæssigt afslag efter sø- og handelsrettens skøn.
det bemærkes, at ametek af omkostningsmæssige grunde ikke har taget skridt til at
søge det europæiske patent eller de validerede nationale patenter ‛repareret‛ på samme
måde som det er sket i usa. det kan lægges til grund, at den manglende henvisning ska-
ber uklarhed om hvorvidt patenterne kan anfægtes hhv. håndhæves, men det er uklart
hvor stor denne risiko er og dermed også uklart hvilken reel værdi patenterne har. denne
uklarhed skyldes alene, at zacco ikke sørgede for at en henvisning blev indsat ligesom i
den danske ansøgning, og denne uklarhed bør komme zacco, ikke ametek, til skade i
forbindelse med vurderingen af ameteks krav om tilbagebetaling, subsidiært for-
holdsmæssigt afslag.
ameteks erstatningskrav *…+ og ameteks tilbagebetalingskrav *…+, andrager i alt kr.
762.109,75. ametek fastholder dog den ovenfor og i processkrift 4 angivne påstand på
kr. 706.936,46, idet der derved er taget hensyn til den mulige værdi, som de nationale pa-
tenter måtte have uanset zaccos fejl.
ameteks erstatningskrav omfatter følgende poster:
honorar til ratnerprestia i forbindelse med vurdering af
fluke corporations patentkrænkelse og herunder betyd-
ningen af manglende henvisning, *…+                                                 160.480,04
honorar til ratnerprestia i forbindelse med udarbejdelse
af anmodning om supplemental examination og efterføl-
gende ekspeditioner *…+                                                             188.045,33
honorar til ratnerprestia i forbindelse med den danske rets-
sag, herunder udarbejdelse af bilag 15 *…+                                          90.076,90
udgifter vedrørende rejse til usa *…+                                               70.210,91
omkostninger til advokatbistand forud for anlæggelse
af retssag *…+                                                                      56.587,55
i alt kr.                                                                           565.400,73
det gøres i denne forbindelse gældende, at ametek klart har haft rimelig grund til at
iværksætte supplemental examination. iværksættelse af denne proces blev drøftet mel-
lem parterne allerede på parternes møde den 30. oktober 2013, men processen blev i øv-
rigt igangsat som direkte konsekvens af det standpunkt, som zacco indtog i sit svarskrift
ad realiteten, jf. svarskriftets afsnit 2.4.1.2, 2.4.2 og afsnit 3 *…+, her bestred zacco, at den
manglende henvisning til gb 2003596 havde reel betydning for ameteks amerikanske
patent og opfordrede ametek til at ‛reparere‛ patentet.
i relation til bilag 15 (…) bemærkes, at udarbejdelsen af dette bilag ligeledes var en direk-
te konsekvens af zaccos svarskrift ad realiteten, hvori zacco bestred, at fluke corporati-
                                                - 23 -
     on krænker ameteks amerikanske patent og opfordrede ametek til at ‛dokumentere‛
     denne krænkelse.
     ameteks tilbagebetalingskrav omfatter følgende poster:
     honorar til zacco i forbindelse med pct-ansøgningen *…+                        37.543,33
     honorar til zacco i forbindelse den amerikanske patent-
      ansøgning *…+                                                                 99.592,69
     honorar til zacco i forbindelse med den europæiske pa-
     tentansøgning *…+                                                              57.314,67
     øvrige omkostninger, jf. zacco faktura nr. 8014374                             2.258,33
     i alt kr.                                                                      196.709,02‛
for zacco denmark a/s er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med på-
standsdokumentet af 25. april 2016, hvoraf bl.a. fremgår:
     ‛overordnede anbringender
     sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, som patentagent for sagsøger, har leveret en
     mangelfuld ydelse i forbindelse med patenteringen af sagsøgers opfindelse af en kontrol-
     lerbar varmeledende enhed af ‛heat pibe‛ typen, ved ikke at have sørget for, at der i
     henholdsvis en international patentansøgning (pct-ansøgning) og en efterfølgende ame-
     rikansk patentansøgning blev henvist til en specifik engelsk patentreference (gb’596), og
     om sagsøger som konsekvens heraf kan kræve sagsøgtes honorar tilbagebetalt samt er-
     statning for følgetab.
     sagsøgte bestrider at have leveret en mangelfuld ydelse, herunder bestrider sagsøgte at
     have begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med udarbejdelsen af patentansøgnin-
     gerne for sagsøger.
     sagsøgte gør desuden gældende, at sagsøgers krav er forældet, herunder ikke mindst idet
     sagsøger har været i besiddelse af de fornødne faktiske oplysninger, der begrunder kra-
     vet siden henholdsvis 17. oktober 2007 og 7. maj 2009, hvor sagsøger modtog kopi af pa-
     tentansøgningerne, der ikke indeholdt en omtale af gb’596.
     i den forbindelse bestrides det, at der er grundlag for at suspendere forældelsesfristen
     frem til det tidspunkt i 2013, hvor sagsøger efter (forkert) rådgivning fra sine amerikan-
     ske advokater, blev klar over den postulerede konsekvens af den manglende henvisning
     til gb’596 i den amerikanske patentansøgning.
     tabet bestrides i sin helhed både for så vidt angår det juridiske grundlag, opgørelsen,
     proportionaliteten og dokumentationen.
     i det følgende uddybes ovennævnte overordnede anbringender.
                                             - 24 -
mangelsansvar
mangel og ansvarsgrundlag
det er en forudsætning for ansvar for sagsøgte, at sagsøger løfter bevisbyrden for, at den
af sagsøgte leverede ydelse er mangelfuld og supplerende – i relation til det fremsatte er-
statningskrav for anførte følgeomkostninger – at sagsøgte har udvist ansvarspådragende
fejl eller forsømmelser baseret på en professionsansvarsmålestok for patentagenter. de to
forhold er til en hvis grad sammenfaldende, og de vil derfor også blive behandlet samlet.
det kan lægges til grund, at det er en skønsmæssig vurdering, hvilken prior art, der var
relevant at citere i patentansøgningerne samt over for uspto som information disclosu-
re statement (ids), og sagsøgte gør derfor gældende, at ansvarsvurderingen som følge
heraf må være forholdsvis mild.
sagsøger har bevisbyrden for, at den leverede ydelse var mangelfuld, og at sagsøgte har
begået ansvarspådragende fejl ved ikke at henvise til gb’596 i henholdsvis pct-
ansøgningen og i information disclosure statement (ids) til den amerikanske ansøgning,
og denne bevisbyrde er ikke løftet.
sagsøgers præmis om ugyldigt patent var forkert
sagsøger har fra sagens start baseret sin sag på en præmis om, at sagsøgers amerikanske
patent (us’742) måtte forventes at være ugyldigt som følge af den manglende henvisning
til gb’596. dette standpunkt var ifølge stævningens afsnit 7, s. 3 *…+, baseret på rådgiv-
ning fra sagsøgers amerikanske patentadvokat, ratnerprestia.
i det *…+ fremlagte brev af 6. januar 2014 fra sagsøger til sagsøgte *...+ fremgår det da også
tydeligt, at denne sag i vid udstrækning er baseret på ratnerprestias forventninger til pa-
tentets manglende gyldighed og deraf følgende manglende mulighed for håndhævelse.
sagsøger og sagsøgers advokaters forventninger til patentets manglende gyldighed var
imidlertid forkerte.
…
det er derfor et faktum, at sagsøgers amerikanske patent us’742 er – og hele tiden har
været – gyldigt.
efter sagsøgtes opfattelse illustrerer usptos afgørelse i reexaminationssagen med al øn-
skelig tydelighed, at der aldrig har været et grundlag for sagsøgers krav mod sagsøgte,
og afgørelsen kommer ikke som nogen overraskelse for sagsøgte, der både før og under
nærværende sag har indtaget det standpunkt, at sagsøgers amerikanske patent var gyl-
digt, uanset den manglende omtale af gb’596 i information disclossure statement (ids).
…
allerede fordi epo og uspto har foretaget nyhedsundersøgelser og positive patenter-
barhedsvurderinger af opfindelsen i forbindelse med ansøgningsproceduren, da der både
foreligger et udstedt og gyldigt amerikansk patent, samt et europæisk patent med natio-
nale valideringer, der er gyldige og kan håndhæves, og da uspto ved førnævnte reexa-
mination af det amerikanske patent har bekræftet, at patentet kan opretholdes med samt-
lige oprindelige krav på trods af den manglende henvisning til gb’596 (samt en række
sekundære referencer) i ids’en gør sagsøgte gældende, at de af sagsøgte udarbejdede og
                                              - 25 -
indleverede patentansøgninger ikke har været mangelfulde, og at sagsøgte ikke har be-
gået ansvarspådragende fejl ved ikke at henvise til gb’596 i ansøgningerne.
retten kan således vælge at frifinde sagsøgte allerede på ovennævnte grundlag.
relevante momenter for vurderingen af sagsøgtes ydelse
det afgørende for ansvarsvurderingen i denne sag er ikke baggrunden for, at gb’596 ikke
er omtalt i pct-ansøgningen eller i den amerikanske patentansøgnings ids, men der-
imod om gb’596 ud fra en objektiv betragtning har en sådan betydning for forståelsen el-
ler patenterbarheden af sagsøgers opfindelse, at referencen burde have været omtalt i
pct-ansøgningen og i den amerikanske patentansøgnings ids.
…
2.3.1 pct-reglerne
…
eller sagt på en anden måde, prior art er kun relevant og skal kun omtales i patentansøg-
ningen, hvis omtalen bidrager positivt til forståelsen af opfindelsen.
2.3.2 de amerikanske regler
…
nærmere om sagsøgers opfindelse og de sekundære referencer
sagsøgers opfindelse angår et kalibreringssystem omfattende et varmerør (en varmele-
der), som forbinder en køleenhed med kalibreringsenhed samt et eksternt kammer, som
er forbundet til varmerøret, til at kontrollere varmeoverførslen imellem de to enheder.
sagsøgte har beskrevet opfindelsen i pct-ansøgningen til epo og den amerikanske pa-
tentansøgning til uspto, idet begge patentmyndigheder under behandlingen af ansøg-
ningerne tillige var bekendt med den nærmest kendte teknik, herunder det japanske pa-
tent jp 07-92037 (jp’037).
hverken epo eller uspto fandt imidlertid gb’596 i deres respektive nyhedsundersøgel-
ser eller patenterbarhedsundersøgelser.
gb’596 beskriver da heller ikke et temperaturkalibreringssystem, men en banal og al-
mindeligt tilgængelig varmeleder forbundet til et eksternt kammer. sagsøgers opfindelse
adskiller sig fra gb’596 ved at omfatte særlige enheder og midler som kræves i udstyr til
temperaturkalibrering. det er sagsøgtes opfattelse – og har været det gennem hele sagen
– at gb’596 ikke hører hjemme i teknikområdet for sagsøgers opfindelse, og det fasthol-
des på den baggrund, at gb’596 ud fra en teknisk betragtning ikke udgør relevant prior
art, der bidrager til forståelsen af sagsøgers opfindelse eller var ‛material for patentabili-
ty‛.
…
i sin positive patenterbarhedsvurdering af sagsøgers amerikanske patent us’742 af 23.
oktober 2015 *…+ henviste uspto’s sagsbehandler da også til de overbevisende tekniske
                                              - 26 -
synspunkter, som jan harslund var fremkommet med i den ovenfor nævnte edsvorne
erklæring, og patentet blev opretholdt som oprindeligt udstedt, uanset den manglende
henvisning til gb’596 (og de øvrige sekundære referencer).
den 16. november 2015 udstedte uspto et formelt ‛reexam certificate‛ til sagsøger *…+,
hvor de oprindelige krav 1-12 – helt som forventet af sagsøgte – blev endeligt bekræftet af
uspto som patenterbare.
usptos afgørelse (og opfinder jan harslunds edsvorne erklæring) er således udtryk for,
at gb’596 (og de øvrige sekundære referencer) ikke har haft betydning for gyldigheden
eller beskyttelsesomfanget af sagsøgers amerikanske patent us’742, hverken isoleret set
eller i kombination med det japanske patent jp’037, som i forhold til us’742 udgør den
nærmest lignende kendte teknik.
set i lyset af, at sagsøger og sagsøgers opfinder jan harslund selv var samme opfattelse jf.
i det hele argumentationen i brev af 23. september 2015 fra sagsøger til uspto *…+ fore-
kommer det besynderligt, at sagsøger overhovedet indledte reexaminationssagen ved
uspto.
det forekommer tillige besynderligt, at sagsøger valgte at formulere ansøgningen om
reexamination af 17. april 2015 til uspto *…+ som et ensidigt frontalangreb på patentets
gyldighed, uden tillige at anføre den senere argumentation om, at gb’596 (og de øvrige
sekundære referencer) ikke udgør prior art, der er relevant for sagsøgers opfindelse.
…
sagsøgers primære argument for, at sagsøgte skulle have inkluderet en henvisning til
gb’596 i pct-ansøgningen og den amerikanske patentansøgnings ids er baseret på, at
patent- og varemærkestyrelsen i behandlingsskrivelsen af 17. april 2007 vedrørende den
danske patentansøgning *…+ gav udtryk for, at gb’596 af forståelsesmæssige årsager
burde omtales i den beskrivende del af den danske patentansøgning...
de ovenfor gennemgåede tekniske forhold og vurderinger vedrørende samspillet mellem
på den ene side den nærmeste kendte teknik (jp’037) og på den anden side gb’596 (og de
øvrige sekundære referencer) illustrerer med al ønskelig tydelighed, at sagsøgers opfin-
delse ikke var baseret på gb’596 (eller nogen af de andre sekundære referencer), og at
sagsøgers opfindelse adskilte sig væsentligt fra gb’596, således at gb’596 hverken var re-
levant for forståelsen sagsøgers opfindelse eller væsentlig for patenterbarheden.
det kan derfor lægges til grund, at der ikke var et reelt teknisk grundlag for patent- og
varemærkestyrelsens skønsmæssige vurdering af, at gb’596 af forståelsesmæssige årsa-
ger burde omtales i den beskrivende del af den danske patentansøgning, hvilket da også
understøttes af styrelsens egne udtalelser om, at en fagmand ikke ville være inspireret af
sit kendskab til gb’596 (d1) i forbindelse med sin fagmandsviden til at anvise opfindel-
sen ifølge krav 1 som løsning på et problem om effektiv temperaturstyring, og at sagsø-
gers opfindelse derfor adskilte sig væsentligt fra kendt teknik.
det er sagsøgtes opfattelse, at patent- og varemærkestyrelsen som regel anmoder ansø-
gere om indarbejdelse af nærmest liggende kendte teknik i patentansøgninger – også selv
om sådanne referencer er irrelevante. prior art bliver imidlertid ikke relevant per se, blot
fordi patent- og varemærkestyrelsen anmoder om indarbejdelse i en ansøgning.
                                            - 27 -
det er således sagsøgtes opfattelse, at der var et klart grundlag for at opponere mod pa-
tent- og varemærkestyrelsens skønsmæssige vurdering i behandlingsskrivelsen af 17.
april 2007 af, at der burde medtages en omtale af gb’596 i den indledende del af beskri-
velsen af den danske patentansøgning.
når man som patentagent bliver mødt med en anbefaling eller et krav fra patentmyndig-
hederne vedrørende ændring af en patentansøgning, som man ikke er enig i, kan patent-
agenten enten vælge at efterkomme myndighedernes anbefaling/krav, eller indlede en
kritisk dialog med patentmyndighederne. sidstnævnte løsning vil oftest forlænge sags-
behandlingstiden, medføre yderligere omkostninger for kunden, ligesom man risikerer at
få den pågældende sagsbehandler hos patentmyndighederne som modpart i forbindelse
med den videre behandling af patentansøgningen.
i det omfang patentmyndighedernes anbefaling/krav ikke har betydning for beskyttel-
sesomfanget af den opfindelse, der søges patenteret, vil de fleste patentagenter uden vi-
dere typisk vælge at imødekomme myndighedernes anbefalinger/krav om at omtale et
tidligere patent i ansøgningens beskrivende del for at fremme godkendelsen af patentan-
søgningen og spare kundens penge.
ønsket om at fremme godkendelsen af patentansøgningen var da også baggrunden for,
at sagsøgte uden videre lagde op til, at man medtog en omtale af det engelske patent i be-
skrivelsens indledning i den reviderede danske patentansøgning, selvom der som nævnt
ovenfor var grundlag for at opponere nødvendigheden heraf.
hvis det skulle betragtes som en fejl, hver gang patentmyndighederne stillede krav om
ændringer til formuleringen af patentkrav eller beskrivelse i en patentansøgning, begås
fejl ved udarbejdelsen af tilnærmelsesvist alle patentansøgninger, hvilket naturligvis ikke
er tilfældet.
sammenfatning
sammenfattende kan det lægges til grund, at sagsøgte i forbindelse med patenteringspro-
cessen har udarbejdet en sædvanlig indledende nyhedsundersøgelse og patenterbar-
hedsvurdering, opnået udstedelse af en række nationale patenter efter positive patenter-
barhedsvurderinger fra patent- og varemærkestyrelsen, epo og uspto.
yderligere kan lægges til grund, at uspto efter en reexaminationsproces iværksat ensi-
digt af sagsøger har bekræftet gyldigheden af sagsøgers amerikanske patent us’742, uan-
set den manglende omtale i ids’en af gb’596 (og de øvrige sekundære referencer nævnt i
ansøgningen om reexamination af 17. april 2015 *…+.
sagsøger har således hele tiden haft et gyldigt amerikanske patent us’742, der kunne
håndhæves.
i fortsættelse heraf gør sagsøgte gældende, at gb’596 (og de øvrige sekundære referencer
*…+) ikke udgør relevant prior art, der bidrager til forståelsen af sagsøgers opfindelse el-
ler var ‛material for patentability‛, hvorfor gb’596 ikke ud fra en objektiv betragtning
burde have været oplyst i pct-ansøgningen eller den amerikanske patentansøgnings
ids.
                                               - 28 -
der foreligger endvidere ikke nogen administrative eller retlige afgørelser eller sagkyn-
dige erklæringer, der indikerer, at sagsøgers europæiske patent med nationale validerin-
ger på baggrund af pct-ansøgningen ikke skulle være gyldige eller ikke kunne håndhæ-
ves.
sagsøgte gør på den baggrund gældende, at undladelsen af at medtage gb’596, i pct-
ansøgningen og i ids’en til den amerikanske patentansøgning hverken udgør en mangel
ved sagsøgtes ydelse eller en ansvarspådragende fejl.
endelig gør sagsøgte gældende, at der ikke har været et sagligt grundlag for sagsøger til
at være i tvivl om gyldigheden af us’742, herunder særligt ikke da sagsøger tilsynela-
dende deler sagsøgtes tekniske opfattelse af, at gb’596 (og de øvrige sekundære referen-
cer) ikke udgjorde relevant prior art jf. i det hele det anførte i *…+.
forældelse
det juridiske udgangspunkt – kravet er forældet
da sagsøgers krav udspringer af påståede mangler ved sagsøgtes ydelse, er der tale om et
kontraktuelt krav. ifølge forældelseslovens § 2, stk. 3, regnes forældelsesfristen for for-
dringer, som opstår ved misligholdelse af kontrakt, fra tidspunktet for misligholdelsen.
overført til nærværende sag vil det sige, at forældelsesfristen er begyndt at løbe fra det
tidspunkt, hvor sagsøgte begik de postulerede fejl, dvs. på det tidspunkt, hvor sagsøgte
indleverede de i sagen omhandlede patentansøgninger til patentmyndighederne.
sagsøgte indleverede den internationale pct-ansøgning til epo den 18. september 2007
*…+, og den amerikanske patentansøgning anses for indleveret samme dag, idet sagsøgte
indleverede en opdateret amerikansk patentansøgning med information disclosure sta-
tement til uspto den 18. marts 2009 *…].
retten kan lægge til grund, at sagsøger først foretog tiltag til at afbryde forældelsesfristen
i forbindelse med anlæggelsen af nærværende sag den 9. maj 2014. det betyder, at sagsø-
gers krav for længst var forældet, da sagen blev anlagt, medmindre forældelsesfristen har
været suspenderet efter de særlige regler i forældelseslovens § 3, stk. 2, jf. gennemgangen
nedenfor.
suspension af forældelse – forudsætter ukendskab til de faktiske forhold
da det er sagsøger, der påberåber sig, at forældelsesfristen har været suspenderet, er det
sagsøger, der har bevisbyrden for, at de nærmere betingelser for suspension er til stede,
og sagsøgte gør gældende, at denne bevisbyrde ikke er løftet.
efter forældelseslovens § 3, stk. 2, suspenderes forældelsesfristen, indtil kravstilleren fik
eller burde have fået kendskab til kravet. en eventuel uvidenhed om kravet skal ifølge
retspraksis vedrøre de faktiske forhold, som kravet kan støttes på. retsvildfarelse - dvs.
ukendskab til eksistensen eller den rette fortolkning af det retlige grundlag for kravet –
medfører som altovervejende udgangspunkt ikke suspension jf. særligt ufr 2000.1953h.
der foreligger en nylig og entydig retspraksis, hvor domstolene har fastslået, at der ikke
sker suspension af forældelse, hvis modtageren af en rådgivningsydelse har været be-
kendt med eller burde have gjort sig bekendt med de faktiske omstændigheder, som be-
grundede kravet mod rådgiveren.
                                                - 29 -
som eksempel kan nævnes ufr 2015.3792ø, der i forældelsesmæssig henseende har klare
paralleller til nærværende sag, og hvor landsretten anførte følgende i sine præmisser
(min understregning):
‛det fremgår, at tegningsmaterialet er modtaget, og at der i honoraret er indregnet 10-12
tilsynsbesøg på byggepladsen og gennemgang af bl.a. tegningsmateriale.
arkitektfirmaet friis andersen a/s, og dermed a/b sølunden, var eller burde være be-
kendt med de åbenlyse fejl i tegningsmaterialet allerede på dette tidspunkt og dermed
også med de utætheder omkring vinduer m.v., som ville opstå, når tegningernes anvis-
ninger vedrørende fugningerne blev fulgt ved opførelsen af byggeriet.
landsretten lægger på baggrund heraf til grund, at forældelsesfristen for a/b sølundens
eventuelle krav vedrørende skader, der kan henføres til de tre fejlagtige tegninger, er be-
gyndt at løbe fra dette tidspunkt, i det omfang retsbrudssynspunktet gøres gældende,
idet landsretten anser skaden for indtrådt på dette tidspunkt, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 4, og fra et tidligere tidspunkt for så vidt angår cessionssynspunktet.‛
dommen er udtryk for, at ‛skaden‛ i forældelsesmæssig henseende anses for at være
indtrådt på det tidspunkt, hvor kravstilleren var eller burde være bekendt med de for-
nødne faktiske oplysninger, der begrundede kravet, og suspension af forældelse kom så-
ledes ikke på tale, uanset at det projekteringsydelsen kunne anses for en rådgivnings-
ydelse.
et andet relevant eksempel er sh 2014.h-0036-12, hvor sø- og handelsretten anførte føl-
gende i sine præmisser (min understregning):
‛uanset om forældelsen, der i et rådgivningsforhold som det foreliggende som udgangs-
punkt begynder at løbe fra tidspunktet for den påståede fejlagtige rådgivning, det vil sige
fra aftaletidspunktet den 22. juni 2007, måtte være suspenderet i en periode efter foræl-
delsesfristens begyndelsestidspunkt, finder retten, at det under de anførte omstændighe-
der under alle omstændigheder kan lægges til grund, at jørn højlund på sagsøgerens
vegne før den 15. maj 2009, 3 år før sagens anlæg, var bekendt med de omstændigheder,
der har begrundet sagsøgerens krav mod nykredit, baseret på anbringender om mangel-
fuld og fejlagtig rådgivning. sagsøgerens krav mod nykredit var derfor forældet på tids-
punktet for sagens anlæg den 15. maj 2012. nykredit frifindes derfor.‛
et sidste eksempel er højesterets dom, der er optrykt i ufr 2014.2083h, hvor et krav mod
en berigtigende advokat som følge af manglende tilvejebringelse af en tankattest vedrø-
rende en sløjfet olietank blev anset for forældet, idet højesterets fire ud af fem dommere
anførte:
‛vi finder, at a og b trods den manglende advokatrådgivning om sløjfning af olietanken
i hvert fald inden den 16. juli 2004 burde have orienteret sig om de faktiske forhold i for-
bindelse med olietanken på ejendommen, og at kravet derfor er forældet efter 1908-
loven.‛
endelig henvises til ufr 2015.3792ø og ufr 2015.1465ø, der ligeledes begge vedrørte
rådgiveransvar, og hvor østre landsret ligeledes fandt, at forældelsesfristen løb fra tids-
                                               - 30 -
punktet for misligholdelsen, og at der ikke var grundlag for at suspendere forældelsesfri-
sten, idet kravstilleren havde kendskab til de faktiske forhold, der begrundede kravet.
de ovenfor refererede domme er klare præjudikater for, at der i rådgivningsforhold gæl-
der en forpligtelse for kravstilleren til at gøre sig bekendt med faktiske omstændigheder,
og at en mulig suspension af forældelsesfristen ikke kan strækkes længere end til det
tidspunkt, hvor kravstilleren var eller kunne have gjort sig bekendt med de faktiske om-
stændigheder, der begrundede kravet – en forpligtelse, der naturligvis må skærpes yder-
ligere, når kravstilleren som i nærværende sag er en professionel part.
sagsøgers kendskab til de faktiske omstændigheder
…
retten kan således lægge til grund, at sagsøger var fuldt ud orienteret om de danske pa-
tentmyndigheders tilkendegivelser om, at gb’596 af forståelsesmæssige årsager skulle
omtales i patentansøgningens indledning, ligesom sagsøger var tæt involveret i proces-
sen omkring den danske patentansøgnings tilretning og endelige udformning.
for så vidt angår sagsøgers modtagelse af og kendskab til pct-ansøgningen og den ame-
rikanske patentansøgning (inkl. information disclosure statement) kan retten lægge føl-
gende til grund:
pct-ansøgningen:
…
den amerikanske patentansøgning samt ids’en:
…
anbringender vedrørende suspension
det er et faktum – og er i øvrigt ikke bestridt af sagsøger – at sagsøger modtog pct-
ansøgningen den 17. oktober 2007 og modtog den amerikanske patentansøgnings ids
den 7. maj og den 6. august 2009, idet ingen af disse dokumenter indeholdt en reference
til gb’596 (eller de øvrige sekundære referencer).
på den baggrund gør sagsøgte gældende, at sagsøger var i besiddelse af de fornødne fak-
tiske oplysninger til at konstatere den manglende henvisning til gb’596 (og de øvrige se-
kundære referencer) i ansøgningerne. sagsøger havde med andre ord de fornødne fakti-
ske oplysninger til at rejse det i sagen omhandlede honorarkrav mod sagsøgte på disse
tidspunkter.
sagsøger er en stor og professionel erhvervsdrivende virksomhed, hvis kernevirksomhed
blandt andet består i at udvikle opfindelser, der søges patenteret og være involveret i de
efterfølgende patenteringsprocesser som sparringspartner med den antagne patentagent.
de fremlagte dokumenter tegner et klart og entydigt billede af, at sagsøgers medarbejde-
re fra r&d-afdelingen har været fuldt ud orienteret om og involveret i patenteringspro-
cessen.
                                              - 31 -
sagsøgte gør endvidere gældende, at sagsøger både havde de fornødne forudsætninger
og den fornødne anledning til at konstatere de manglende henvisninger til gb’596. sidst-
nævnte særligt som følge af sagsøgers indgående kendskab til problematikken omkring
den af patent og varemærkestyrelsen foreslåede omtale af gb’596 i den reviderede dan-
ske patentansøgning samt sagsøgtes opfordring til sagsøger i brev af 7. maj 2009 om at
forholde sig til, om der skulle afgives yderligere oplysninger om prior art til uspto i in-
formation disclosure statement.
sagsøgte gør gældende, at sagsøger ved en simpel gennemgang af pct-ansøgningen og
information disclosure statement kunne have konstateret, at henvisningen til gb’596 ik-
ke fremgik af disse ansøgninger, hvilken faktuel konstatering selvsagt ikke krævede spe-
cialistviden og under alle omstændigheder ikke krævede en viden, som sagsøger og fol-
ke galsgaard ikke besad.
i fortsættelse heraf gør sagsøgte gældende, at sagsøger ved sædvanlig agtpågivenhed
kunne og burde have orienteret sig om de faktiske forhold henholdsvis den 17. oktober
2007 og den 7. maj 2009 eller kort herefter, hvorved sagsøger ville have været i stand til at
gøre sit krav gældende på et tidspunkt, der ligger forud for 3 år før sagens anlæg.
under disse omstændigheder gør sagsøgte gældende, at kravet for længst var forældet,
da denne sag blev anlagt den 9. maj 2014.
det bestrides, at sagsøger befandt sig i ‛utilregnelig uvidenhed‛ om de faktiske omstæn-
digheder.
tabet
helt overordnet bestrides det, at sagsøger både kan kræve tilbagebetaling af sagsøgtes
honorar samt erstatning for omkostninger forbundet med at efterprøve patentets gyldig-
hed.
sagsøgers patenter er gyldige, og konsekvensen af, at sagsøger både kunne kræve hono-
raret tilbagebetalt samt erstatning for sine omkostninger, er, at sagsøger reelt vil have fået
patenteringsprocessen forbundet med de i sagen omhandlede patenter gratis, hvilket re-
sultat der naturligvis ikke er grundlag for, idet sagsøger i så fald ville opnå en uberettiget
berigelse.
retten kan derfor under alle omstændigheder ikke give sagsøger medhold i det fulde
krav.
tilbagebetaling af honorar mv.
for så vidt angår tilbagebetalingskravet bemærker sagsøgte, at de i sagen omhandlede
patentansøgninger uden undtagelse førte til gyldige patenter, hvorfor sagsøgte gør gæl-
dende, at der ikke er noget grundlag for at kræve sagsøgtes honorar mv. på dkk
196.709,02 tilbagebetalt, hverken helt eller delvist.
tilbagebetalingskravet forudsætter helt grundlæggende, at sagsøgtes ydelse var værdi-
løs, hvilket klart bestrides.
såfremt retten på trods af ovenstående måtte komme frem til, at der er mangler ved sag-
søgtes ydelse, der er honorarfortabende, gør sagsøgte gældende, at der alene kan blive ta-
le om en bagatelagtig tilbagebetaling efter rettens skøn.
                                             - 32 -
øvrige omkostninger til sagens førelse
de øvrige omkostninger, som sagsøger kræver erstattet, på i alt dkk 510.227,44 er om-
kostninger, som sagsøger har afholdt til sine amerikanske advokater og møder med disse
forud for sagens anlæg. omkostningerne svarer til mere end 72 % af det samlede tilbage-
betalingskrav.
sagsøgte gør gældende, at omkostningerne må karakteriseres som sagsomkostninger, og
at de ikke kan indtales som et erstatningskrav i en betalingspåstand jf. i øvrigt ufr
2016.415v.
omkostningerne til ratnerprestia
beløbsmæssigt udgør omkostningerne til ratnerprestia dkk 440.016,53, hvilket er mere
end det dobbelte af honorarkravet. hertil kommer, at omkostningerne i vid udstrækning
relaterer sig til en rådgivning om patentets manglende gyldighed, hvilken rådgivning var
forkert.
omkostningerne til ratnerprestia er således reelt blot gået til at bekræfte det sagsøgte
både før og efter sagsanlægget har gjort gældende, nemlig at sagsøgers amerikanske pa-
tent var gyldigt.
sagsøgte undrer sig over ratnerprestias rådgivning til sagsøger, idet sagens substans og
udfald burde være klart for en kompetent patentrådgiver. det har naturligvis været sag-
søgers standpunktsrisiko at indtage et synspunkt om, at sagsøgers amerikanske patent
var ugyldigt samt at bruge så betydelige omkostninger på at få forkert rådgivning herom
og få gyldigheden prøvet.
sagsøgte gør gældende, at det ikke er dokumenteret, at omkostningerne har været for-
nødne for nærværende sags forsvarlige førelse, herunder blandt andet idet sagsøger ikke
havde anledning til at være i tvivl om patentets gyldighed, og idet omkostningerne er
brugt på juridisk rådgivning, der var forkert.
retten bør ligeledes inddrage det forhold, at sagsøger har afholdt omkostningerne til
ratnerprestia på trods af, at sagsøger og sagsøgers egen opfinder jan harslund, tilsyne-
ladende har været helt enig i sagsøgtes grundlæggende synspunkt om, at gb’596 ikke
havde nogen teknisk relevans for sagsøgers opfindelse og det amerikanske patent
us’742, og dermed ikke nogen betydning for gyldigheden af patentet. set i det lys fore-
kommer det besynderligt, at sagsøger har afholdt omkostningerne og endnu mere be-
synderligt, at sagsøger mener, at sagsøgte er erstatningsansvarlig herfor.
en del af omkostningerne til ratnerprestia er gået til at udarbejde et partsindlæg om
krænkelsesspørgsmålet, hvilket ikke længere er et tema i sagen, idet sagsøger frafaldt på-
stand 2 med processkrift 4 af 21. december 2015. allerede af den årsag har disse omkost-
ninger været ufornødne for sagens førelse, hvorfor de ikke kan kræves erstattet.
såfremt retten på trods af ovenstående måtte tilkende sagsøger skønsmæssig erstatning
for omkostninger til sagens førelse, må sådanne omkostninger naturligvis stå i et rimeligt
forhold til det underliggende krav. sagsøgte gør i den forbindelse gældende, at de af sag-
søger afholdte omkostninger i den grad savner proportionalitet i forhold til det underlig-
gende tilbagebetalingskrav vedrørende sagsøgtes honorar.
                                                  - 33 -
      rejseomkostningerne
      af *…+ fremgår, at sagsøger i august 2013 sendte to medarbejdere til usa til en samlet
      omkostning på dkk 70.210,91, hvilket beløb svarer til over 35% af det fremsatte honorar-
      krav.
      sagsøger har i processkrift 3 og 4 angivet, at rejsen skete i forbindelse med den påståede
      krænkelse af sagsøgers patent fra fluke, men herudover er de nærmere omstændigheder
      om rejsens nødvendighed ikke uddybet eller dokumenteret.
      da sagsøger har frafaldet sin påstand 2, omhandler sagen - som nævnt ovenfor – ikke
      længere spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgers patent krænkes af fluke i usa. allerede
      fordi krænkelsesspørgsmålet angiveligt var anledningen til rejsen, gør sagsøgte gælden-
      de, at omkostningerne har været ufornødne for sagens førelse, og at de ikke kan kræves
      erstattet.
      under henvisning til de øvrige bemærkninger ovenfor bestrider sagsøgte, at der er ført
      bevis for, at de afholdte rejseomkostninger er proportionale i forhold til det fremsatte ho-
      norarkrav. kravet bestrides endvidere både for så vidt angår den beløbsmæssige opgø-
      relse og dokumentationen.‛
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
indledningsvis bemærkes, at retten som følge af ametek’s endelige påstande i sagen under
denne retssag alene skal tage stilling til, om zacco skal betale erstatning for visse positive
udgifter til rådgivere mv., som ametek denmark a/s har afholdt for at rette op på den
rådgivningsfejl, zacco påstås af have begået. det er således ikke længere en del af denne sag,
om zacco tillige skal anerkende et erstatningsansvar for andre former tab i anledning af den
omhandlede rådgivningsfejl.
erstatningskravet
det fremgår, at ametek’s omhandlede amerikanske patent us ’742 undervejs i denne sag
efter en re-examination procedure ved den amerikanske patentmyndighed uspto er endt
med at blive opretholdt som et gyldigt patent, jf. uspto’s afgørelse af 16. november 2015.
spørgsmålet under denne retssag er derfor nu i korthed, om det var en ansvarspådragende
rådgivningsfejl, at zacco i forbindelse med den amerikanske patentansøgning ikke anførte
den britiske patentansøgning gb ’596, som patent- og varemærkestyrelsen i danmark havde
                                               - 34 -
fremdraget under behandlingen af den danske prioritetsskabende patentansøgning, i det så-
kaldte ids dokument (ids = information disclosure statement).
efter de to sagkyndige medlemmer af rettens opfattelse, som retsformanden kan tiltræde, er
det rettens vurdering, at det ikke i sig selv er en ansvarspådragende fejl, at den britiske pa-
tentansøgning ikke er omtalt i selve patentansøgningens beskrivelse, men at det derimod er
en ansvarspådragende fejl ikke at anføre den britiske patentansøgning i ids’en til den ame-
rikanske patentmyndighed uspto.
retten har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på indholdet og ordlyden af den relevante
og afgørende bestemmelse i den amerikanske code of federal regulations (cfr) title 37
section 1.56 om ‛duty to disclose information material to patentability‛, hvoraf bl.a. fremgår
‛… the office encourages applicants to carefully examine: (1) prior art cited in search re-
ports of a foreign patent office in a counterpart application, and (2) … ‚. og retten finder, at
det kan forudsættes, at danske patentagentbureauer, der påtager sig at håndtere amerikan-
ske patentansøgninger på vegne af andre, er bekendt med - og følger - denne bestemmelse.
der er endvidere lagt vægt på, at ansvarlig udøvelse af patentagenthvervet indebærer, at
man ikke bør undlade at anføre et stykke kendt teknik i ids’en til uspto, når det - som i
denne sag – netop er fremdraget af den nationale (danske) patentmyndighed i en pendant til
den amerikanske patentansøgning. en sådan undladelse bør således udelukkende ske, hvis
der træffes en positiv beslutning herom, der er baseret på et professionelt og fagligt skøn.
det er oplyst, at sagsbehandlingen i zacco og korrespondancen med zaccos amerikanske
samarbejdspartner i forhold til ameteks patentansøgning hos uspto blev varetaget af
sagsbehandler marc münzer og en assistent. zacco har imidlertid ikke ønsket at indkalde
hverken marc münzer eller assistenten til at afgive vidneforklaring i retten.
zacco har derfor ikke dokumenteret, at beslutningen om ikke at anføre den britiske patent-
ansøgning i ids’en blev foretaget på baggrund af et professionelt og fagligt skøn, og heller
ikke, at der forelå andre særlige konkrete omstændigheder, der kunne begrunde en positiv
                                               - 35 -
beslutning om ikke at anføre den britiske patentansøgning i ids’en, eksempelvis efter dialog
med ametek (kunden) herom.
sammenfattende findes zacco således at have begået en ansvarspådragende fejl.
forældelse
på den ovenfor anførte baggrund og det øvrige oplyste i sagen kan det lægges til grund, at
ametek først fik kendskab til sit mulige erstatningskrav over for zacco medio/ultimo 2013,
hvor man i forbindelse med krænkelsessagen i usa og samarbejdet med den amerikanske
patentrådgiver ratnerprestia blev gjort opmærksom på fejlen ved patentansøgningen.
forældelsesfristen kan derfor først regnes fra dette tidspunkt, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2,
og erstatningskravet var således ikke forældet, da denne sag blev anlagt den 9. maj 2014.
opgørelsen af erstatningskravet
vedrørende opgørelsen af ametek’s erstatningskrav bemærkes først, at efter oplysningerne
i sagen og forklaringerne afgivet i retten, herunder også fra ametek’s egen repræsentanter,
må det lægges til grund, at zacco på mødet den 30. oktober 2013 tilbød ametek at gennem-
føre en re-examination procedure i usa uden beregning, men at ametek afslog tilbuddet,
da man ikke fandt dette tilstrækkeligt, og at der herefter ikke var yderligere dialog herom.
vedrørende de enkelte poster i erstatningskravet bemærkes, at der efter sagens udfald er
grundlag for at tilkende ametek erstatning for visse af de afholdte udgifter til honorar til
den amerikanske patentrådgiver ratnerprestia, der har udført det nødvendige yderligere ar-
bejde i usa for at gøre uspto bekendt med den britiske patentansøgning.
med hensyn til post nr. 1 må det efter beskrivelsen af arbejdet imidlertid lægges til grund, at
denne del af ratnerprestias arbejde i helt overvejende grad har angået rådgivning til brug for
krænkelsessagen i usa mod fluke corporation, hvilket efter ametek’s endelige påstande i
                                                - 36 -
sagen ikke længere er en del af denne retssag. der er derfor kun grundlag for at få en ganske
beskeden del af dette honorar dækket af zacco.
med hensyn til post nr. 2 bemærkes, at denne del af ratnerprestias arbejde efter beskrivelsen
må antages i alt væsentligt at have angået den nødvendige re-examination procedure i usa.
efter indholdet af den reviderede patentansøgning kan det dog samtidig lægges til grund, at
ratnerprestia på vegne af ametek benyttede lejligheden til at få tilføjet nogle yderligere
krav til patentet, krav 13-20, og der er ikke grundlag for at kræve denne del af ratnerprestias
arbejde dækket af zacco. post nr. 2 kan således ikke kræves dækket med det fulde beløb.
der er ikke grundlag for at dække ametek’s honorar til ratnerprestia i forbindelse med
denne retssag (post nr. 3) og heller ikke udgifterne til advokatbistand forud for sagens anlæg
(post nr. 5) som en del af et erstatningskrav, da disse udgifter rettelig må henføres til sagens
omkostninger. ej heller udgifterne til rejsen til usa (post nr. 4) kan kræves betalt af zacco,
da det ikke er dokumenteret og i øvrigt heller ikke kan anses for sandsynligt, at ametek’s
danske medarbejderes rejse til modselskabet i usa var helt nødvendigt for at håndtere sagen
og alene havde til formål og faktisk blev anvendt til at drøfte denne sag.
sammenfattende finder retten, at ametek’s krav på erstatning for positive udgifter til bl.a.
honorar til ratnerprestia passende skønsmæssigt kan fastsættes til 200.000 kr.
vedrørende zaccos udførte rådgivningsarbejde for ametek kan det lægges til grund, at alle
de udarbejdede patentansøgninger har ført til opnåelse af patenter efter prøvning ved de re-
levante patentudstedende myndigheder, og at fejlen med den manglende indlevering af den
britiske patentansøgning i den amerikanske patentansøgnings ids efterfølgende er blevet
rettet ved en re-examinaton procedure i usa, som zacco i øvrigt selv tilbød at gennemføre
uden beregning, jf. ovenfor. der er derfor ikke grundlag for at tilkende ametek erstatning i
form af tilbagebetaling af (dele af) de betalte honorarer til zacco. ametek’s krav herom af-
vises derfor i det hele.
ametek’s erstatningskrav udgør herefter 200.000 kr.
                                                - 37 -
beløbet tillægges procesrenter fra tidspunktet for ameteks reviderede erstatningspåstand,
der blev nedlagt i processkrift 3 indleveret til retten den 31. august 2015.
sagsomkostninger
efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal zacco alene betale delvise
sagsomkostninger til ametek. beløbet fastsættes efter størrelsen af det vundne beløb samt
sagens omfang og forløb til 35.000 kr. beløbet omfatter kun udgifter til advokat, da ametek
ikke har oplyst om udgifter til vidner e.l. hertil kommer dækning af ametek’s betaling af
retsafgifter i forhold til det vundne beløb, svarende til i alt 5.100 kr.
samlet skal zacco således betale 40.100 kr. i delvise sagsomkostninger til ametek.
vedrørende sagens omfang og forløb kan det uddybende oplyses, at retten har lagt vægt på,
at begge parter under forberedelsen har gjort en række processuelle indsigelser gældende,
som det har været nødvendigt at udveksle skriftlige bemærkninger og processkrifter om, og
som retten har skullet afgøre ved flere særskilte kendelser, som zacco herefter i to tilfælde
desuden indbragte for procesbevillingsnævnet med henblik på at opnå tilladelse til at kære
til landsretten, hvilket man dog ikke fik.
der er samtidig lagt vægt på, at ametek helt frem til den 21. december 2015 opretholdt sin
oprindelige påstand over for zacco om anerkendelse af erstatningsansvar for ethvert tab i
anledning af den omhandlede fejl i patentansøgningerne, hvilket potentielt havde en ganske
væsentlig økonomisk betydning for zacco.
endelig er der lagt vægt på, at zacco under hele sagen har påstået frifindelse og altså ikke
har gentaget sit tilbud til ametek om at varetage re-examination proceduren i usa uden
beregning, som man efter det oplyste gav på mødet mellem parterne den 30. oktober 2013.
det kan derfor ikke tillægges betydning ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet, at rettens
afgørelse i realiteten formentlig svarer nogenlunde til dette tilbud.
                                              - 38 -
                                      thi kendes for ret:
zacco denmark a/s skal inden 14 dage betale 200.000 kr. til ametek denmark a/s med til-
læg af procesrente fra den 31. august 2015 samt 40.100 kr. i delvise sagsomkostninger.
sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
jakob pade frederiksen              lotte wetterling               peter kim jensen
                                            (sign.)
                                         ___ ___ ___
                                udskriftens rigtighed bekræftes
                                  sø- og handelsretten, den
