- jen
                                           udskrift
                                                af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                             dom
afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident michael b. elmer (retsformand) og de sagkyndige dom-
mere, direktør torben svanberg og direktør per sjøqvist
v-139-06
                                     malaysia dairy industries pte. ltd.
                                     (advokat marie-louise søderberg)
                                     mod
                                     ankenævnet for patenter og varemærker
                                     (advokat tomas ilsøe andersen)
                                     hovedintervenient: kabushiki kaisha yakult honsha
                                     (advokat louise unmack)
indledning
sagen vedrører forståelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, hvorefter et varemærke er
udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller kun uvæsentligt adskiller sig fra et
                                                 -2-
varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen er taget i brug i udlandet og dér stadig an-
vendes for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke
søges registreret for, og hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have
haft kendskab til det udenlandske mærke.
påstande
malaysia dairy industries pte. ltd. (i det følgende: malaysia dairy), har nedlagt påstand om, at
ankenævnet for patenter og varemærker (i det følgende: patentankenævnet) skal anerkende,
at varemærkeregistrering vr 2000 03750 registreres endeligt.
       patentankenævnet har påstået frifindelse.
       kabushiki kaisha yakult honsha (i det følgende: yakult) har nedlagt påstand om, at ma-
laysia dairy skal anerkende, at varemærkeregistrering vr 2000 03750 er ophævet med rette.
yakults og malaysia dairy’s varemærkeregistreringer i udlandet
yakult udviklede i 1935 en mælkedrik, som indledningsvis blev solgt i en glasflaske. efter at
have fået designet en plasticflaske til drikken fik yakult den 15. september 1965 flasken regi-
streret som varemærke i japan. siden har yakult fået foretaget tilsvarende registreringer i
mange andre lande, herunder eu-lande. yakult drikkes dagligt af 25 millioner mennesker i
27 lande.
       siden 1977 har malaysia dairy produceret og solgt en mælkedrik i en tilsvarende pla-
sticflaske.
       den 31. marts 1993 indgik yakult og malaysia dairy forligsaftale (i det følgende: for-
ligsaftalen), hvorefter yakult afstod fra at gøre indsigelse mod malaysia dairy’s registrering
af varemærket i malaysia og fra at markedsføre yakult i malaysia, og hvorefter malaysia
dairy accepterede, at yakult havde retten til varemærket (flasken) i hong kong, japan, ko-
rea, brasilien og mexico, hvor yakult havde registreret dette. forligsaftalen fastsatte endvi-
dere, at:
       ”…
                                                         -3-
         1. [malaysia dairy] acknowledge and do not dispute that the yakult container was de-
         signed by kenmochi for yakult. this is not an acknowledgement by [malaysia dairy] that
         the [malaysia dairy] container was not independently designed. …
         16.    the parties agree that it is in their mutual interest to meet at senior management
         level to try and resolve any commercial problems which may arise viz a viz each other
         and agree not to engage in any unethical trading activities viz a viz each other. the par-
         ties recognise that this provision will provide a mechanism for the resolution of any dis-
         pute which may arise between them in any jurisdiction.
         …”
malaysian dairy’s registrering af varemærket hos patent og varemærkestyrelsen
efter at sø og handelsretten ved dom af 9. juni 2000 havde givet malaysia dairy medhold i,
at plasticflasken havde fornødent særpræg som varemærke, nedlagde yakult den 16. oktober
2000 indsigelse mod malaysia dairy’s registrering af plasticflasken som varemærke under
henvisning til, at yakult havde et ældre identisk varemærke, og at malaysia dairy på tids-
punktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket havde kendskab her-
til, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.
         den 14. juni 2005 bestemte patent- og varemærkestyrelsen, at varemærket kunne regi-
streres uden hensyn til indsigelsen. af afgørelsen fremgår følgende:
         ”… det fremgår af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og varemærkedirektivets art.
         4(4)(g), hvilke bestemmelser udspringer af princippet i pariserkonventionens art 6(g), at
         registrering af anden mands udenlandske varemærke kan forhindres, såfremt ansøgeren
         på ansøgningstidspunktet var i ond tro om det udenlandske varemærke. …
                indsiger henviser til, at det blotte kendskab til et udenlandsk mærke udgør ond tro
         i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3’s forstand. dette medfører imidlertid i den forelig-
         gende situation, at indehaver og indsiger kunne forhindre hinanden i at opnå registrering
         af deres vareudstyr i noget eu-medlemsland fra det tidspunkt de fik kendskab til hinan-
         dens vareudstyr. et sådant resultat synes imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt, lige-
         som det synes at falde uden for formålet med bestemmelsen. …
                i nærværende sag har indehaver en adkomst til det ansøgte mærke, idet indehaver
         har stiftet rettigheder hertil i malaysia, hvilket også er anerkendt af indsiger med den
         mellem parterne indgåede aftale. styrelsen finder derfor, at alene det forhold, at indeha-
         ver på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen havde kendskab til indsigers mærke,
         i denne sag ikke er tilstrækkeligt til at fastslå, at indehaveren var i ond tro efter varemær-
         kelovens § 15, stk. 3, nr. 3…”
patentankenævnets afgørelse
                                                     -4-
efter at afgørelsen var påklaget hertil, traf patentankenævnet den 16. oktober 2006 afgørelse
om ophævelse af malaysia dairy’s varemærkeregistrering. af afgørelsen fremgår følgende:
       ”… ankenævnet finder det lige som patent- og varemærkestyrelsen godtgjort ved frem-
       læggelse af parternes aftale af 1993, at indehaver/indklagede før indleveringen af sin dan-
       ske ansøgning havde kendskab til, at klager brugte mærket i udlandet. efter ordlyden af
       varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og denne bestemmelses forarbejder, herunder pari-
       serkonventionens art. 6 g, er der efter ankenævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt belæg
       for den af patent- og varemærkestyrelsens anlagte fortolkning, hvorefter viden eller bur-
       de viden ikke foreligger, når mærkeindehaveren i et eller andet omfang på et tidligere
       tidspunkt har erhvervet adkomst til mærket. en sådan fortolkning vil efter ankenævnets
       opfattelse endvidere medføre retsusikkerhed og forudsætte ofte komplicerede fortolk-
       ninger af diverse aftaler. i den forbindelse bemærkes, at nævnet ud fra de foreliggende
       oplysninger i sagen ikke ser sig i stand til med sikkerhed at fastslå, at parternes aftale fra
       1993 dokumenterer, at indehaveren havde en af klageren uafhængig ret til varemær-
       ket…”
parternes synspunkter
malaysia dairy har gjort gældende, at malaysia dairy’s registrering af varemærket ikke er i
strid med varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. det er ubestridt, at malaysia dairy kendte ya-
kults varemærke, men dette kan ikke i sig selv hindre registrering efter bestemmelsen. ordet
”kendskab” i bestemmelsen må fortolkes således, at der ikke blot skal foreligge viden eller
burde-viden om et andet varemærke, men tillige ond tro forstået som en dadelværdig hen-
sigt. det er således ansøgerens subjektive forhold på ansøgningstidspunktet, der er relevante
for, om der kan ske registrering efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.
       malaysia, dairy ønskede alene at opnå beskyttelse af varemærket i danmark med hen-
blik på at kunne markedsføre sit produkt.
       malaysia dairy og yakult har ved forligsaftalen gensidigt anerkendt hinandens rettig-
heder, og herunder har yakult anerkendt malaysia dairy’s ret til varemærket. aftalen tager
ikke stilling til fremtidige registreringer i andre lande end dem, som er omtalt i aftalen, og
begge parter er derfor frit stillet til at søge registrering af varemærket i lande, som ikke er
omfattet af aftalen.
patentankenævnet har gjort gældende, at det følger af ordlyden af varemærkelovens § 15, stk.
3, nr. 3, at et varemærke er udelukket fra registrering, hvis ansøgeren ved indgivelsen af an-
                                                 -5-
søgningen kendte et tilsvarende ældre varemærke, som var taget i brug i udlandet. kend-
skab er tilstrækkeligt, og der er intet grundlag for at indlægge andre krav i bestemmelsen.
dette understreges direkte af bestemmelsens forarbejder, som udtaler, at alene det forhold,
at ansøgeren har kendskab til et udenlandsk mærke - f.eks. fra tidligere samarbejde - er til-
strækkeligt til, at registrering skal nægtes efter bestemmelsen.
      det er ubestridt, at malaysia dairy havde kendskab til yakults ældre varemærke, og
dette er tilstrækkeligt til, at malaysia dairy ikke kan få sit mærke registreret. bestemmelsen
regulerer netop den situation, som foreligger i denne sag, hvor et yngre mærke ønskes regi-
streret trods den yngre mærkeindehavers kendskab til et udenlandsk ældre mærke.
      ef-varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, er fakultativ, og lovgiver har ved ud-
formningen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, udtrykkeligt taget stilling til, at der i den
danske varemærkelov ikke skulle stilles krav om uærlig hensigt.
      nævnet kan ikke fortolke den mellem parterne indgåede aftale, hvilket ej heller er
nødvendigt, da det er klart og ubestridt, at malaysia dairy kendte til yakult.
yakult har i tilslutning til det, som er anført af patentankenævnet, gjort gældende, at malay-
sia dairy’s forsøg på registrering af plasticflasken som varemærke er utilbørlig og illoyal, da
denne er en efterligning af yakults meget ældre flaske, som er registreret som varemærke i
en lang række lande. yakult har gjort indsigelse mod alle malaysia dairy’s forsøg på regi-
strering rundt omkring i verden, bortset fra malaysia, hvor yakult ved forligsaftalen i reali-
teten gav afkald på markedet i malaysia ved at afstå fra at gøre indsigelse mod malaysia
dairys registrering og fra at markedsføre yakult i malaysia.
sø- og handelsrettens afgørelse
det er ubestridt, at yakult var den første, der anvendte plasticflasken, at yakult har fået den
registreret og brugt den som varemærke, først i 1965 i japan og senere i mange andre lande,
herunder eu-lande, og at malaysia dairy først i 1977 tog flasken i brug for sit tilsvarende
produkt.
                                                  -6-
      det fremgår af forligsaftalen og er i øvrigt ubestridt under sagen, at malaysia dairy på
tidspunktet for indgivelsen af ansøgning om registrering af flasken som varemærke i dan-
mark kendte yakults ældre varemærke.
      herefter, og idet retten i øvrigt tiltræder det, som patentankenævnet har anført, tages
patentankenævnets og yakults påstande til følge.
      efter sagens resultat fastsætter retten, at malaysia dairy skal betale 20.000 kr. til hver af
de øvrige parter til dækning af disses udgift til advokat.
                               thi kendes for ret
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
      malaysia dairy industries pte. ltd. skal i forhold til kabushiki kaisha yakult honsha
anerkende, at varemærkeregistrering vr 2000 03750 er ophævet med rette.
      malaysia dairy industries pte. ltd. skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse i sags-
omkostninger betale 20.000 kr. til ankenævnet for patenter og varemærker og 20.000 kr. til
kabushiki kaisha yakult honsha. sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.
      torben svanberg                       michael b. elmer                   per sjøqvist
                                             (retsformand)
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                 p.j.v. sø- og handelsretten, den
