                                    udskrift
                                         af
                     sø- & handelsrettens dombog
                                     _________
                               afsagt den 7. juli 2005
sag v-105/01               diesel s.p.a.
                           (advokat robin philip)
                           og
                           diesel denmark aps
                           (advokat robin philip)
                           mod
                           montex holding ltd.
                           (advokat johan løje)
                                       d o m:
diesel s.p.a. og diesel denmark aps (i det følgende under ét: diesel) er et itali-
ensk, henholdsvis et dansk selskab, som siden 1978 har solgt tøj, herunder jeans, un-
der ordmærket diesel og et figurmærke med et d, som de i bl.a. polen og danmark
har registreret som varemærker for tøj mv.
      montex holding ltd. (i det følgende montex) er et irsk selskab, som siden
1988 i irland har solgt tøj under ordmærket diesel. montex får bl.a. sit tøj syet og
mærket med ordmærket diesel og et figurmærke med et d i polen.
                                           - 2 -
       under denne sag skal der navnlig tages stilling til, om montex har krænket
diesels ret til det danske ordmærke diesel ved at lade tøj, som er syet og mærket
med diesel i polen, og som er bestemt for det irske marked, indføre til danmark med
henblik på landevejstransport videre til irland.
påstande
diesel har nedlagt påstand om, at
    1. montex skal anerkende, at sagsøgerne har været berettiget til at foranledige
        toldcenter københavns afgørelser af 16. august 2001 og 5. september 2001
        om suspension af frigivelsen af 7.824 stk. diesel bukser samt 1.850 stk.
        diesel mærkater, at varerne ikke må frigives til sagsøgte, at de nævnte va-
        rer krænker sagsøgernes varemærkeret til varemærket ”diesel”, henholds-
        vis figurmærket ”d”, og at der skal ske tilintetgørelse af de nævnte varer.
    2. montex skal friholde sagsøgerne for enhver udgift til opbevaring og tilintet-
        gørelse af de nævnte varer.
montex har nedlagt påstand om frifindelse og derudover nedlagt påstand om, at sag-
søgerne tilpligtes at betale erstatning kr. 100.000 for uretmæssig tilbageholdelse af de
pågældende varer.
varemærkerettigheder
i eu har ingen af parterne fået ordmærket diesel registreret. diesel har den 19. fe-
bruar 1999 eu-registreret følgende figurmærke (i det følgende: figurmærket d) for
bl.a. vareklasse 25 (beklædningsgenstande):
i danmark har diesel registreret ordmærket diesel og figurmærket d for bl.a. va-
reklasse 25.
                                          - 3 -
       i irland har montex protesteret imod, at diesel får registreret ordmærket die-
sel og figurmærket d bl.a. for beklædningsgenstande i irland. sagen verserer fort-
sat. montex har selv, senest ved dom afsagt af irlands højesteret, fået afslag på regi-
strering af ordmærket diesel for beklædningsgenstande (vareklasse 25).
       i polen har appelretten i wroclaw i en sag anlagt af diesel mod montex og
montex’ polske producent i dom af 22. september 2004 fastslået, at montex’ frem-
stilling af tilsvarende beklædningsgenstande som dem, der er omfattet af denne sag,
hos den pågældende polske producent med henblik på markedsføring på det irske
marked, krænker diesels polske varemærkerettigheder. montex har ansøgt om tilla-
delse til at indbringe sagen for den polske højesteret.
tilbageholdelsen af montex’ varer ved indførslen fra polen til danmark
medio august 2001 blev diesel kontaktet af toldcenter københavn i anledning af, at
der til københavns frihavn var ankommet en lastbil fra ungarn via polen indehol-
dende 7.824 stk. diverse bukser med ordmærket diesel samt 1.850 stk. diesel mær-
kater. på buksernes knapper var præget følgende figurmærke:
de omhandlede produkter er ifølge tolddokument af 10. august 2001 produceret i po-
len af det polske selskab masters s.a.
       produkterne er bragt til danmark af en ungarsk fragtfører via færgen fra polen.
containeren var forseglet, da den ankom til danmark. forsendelsen var en såkaldt
suspensionsforsendelse, der toldmæssigt betegnes t-1, hvor der fra afsendelseslandet
blev stillet sikkerhed for betaling af afgifter, idet containeren blev plomberet ved ud-
førslen fra polen og først måtte åbnes ved ankomsten i irland. bestemmelsesstedet er
ikke bindende for afsenderen, idet det er muligt at ændre bestemmelsessted under-
vejs, jf. kommissionens forordning nr. 2454/93 af 2. juli 1993, artikel 356, stk. 3.
       toldcenter københavn havde ved en varekontrol fået mistanke om, at der var
tale om vareforfalskede varer, hvorefter diesel blev kontaktet. diesel bekræftede, at
varerne var produceret uden tilladelse fra diesel.
                                           - 4 -
       toldcenter københavn suspenderede frigivelsen af de tilbageholdte diesel va-
rer fra den 20. august til den 14. september 2001 efter anmodning fra advokat robin
philip på vegne diesel i henhold til rådets forordning (ef) nr. 3295/94 af 22. de-
cember 1997 (i det følgende: suspensionsforordningen), artikel 7, stk. 1.
       montex, der har hjemsted i irland, stod ifølge tolddokument af 10. august 2001
som varemodtager af produkterne, der således var i transit i danmark.
forklaringer
mel mcmorrow har forklaret, at han er administrerende direktør i montex, som han
har været medejer af siden 1998. han har været ansat i selskabet siden 1992. mon-
tex’ varemærke diesel har eksisteret siden slutningen af 1970’erne, og varemærket
har ingen relationer til det italienske selskab.
       i 1988 forsøgte montex at få registreret varemærket diesel, men der var allere-
de en ansøgning herom fra et engelsk selskab ved navn mirage. i 1992 blev montex
bekendt med, at mirage ikke længere ansøgte om registrering af varemærket diesel,
hvorfor montex anmodede herom. diesel protesterede imod ansøgningen, og i 2002
fik montex afslag på sin anmodning, men det blev samtidig fastslået, at montex var
den første, der benyttede varemærket diesel i irland.
       oprindeligt solgte montex primært almindelige jeans, men i dag udbyder mon-
tex alle slags tøj og har over 200 forhandlere i hele irland, som har en befolkning på
ca. 4 mio. diesel forhandler primært sine produkter i dublin og har mindre end 10
forhandlere i hele irland. i 2004 havde montex en omsætning på 7 mio. euro.
       målgruppen er yngre mennesker i aldersgruppen 14-25 år. diesels tøj er mere
unikt og niche-præget end montex’, der mere bærer præg af at være basic design.
       montex har brugt figuren d på knapper fra omkring 1980.
       montex får varer leveret fra østeuropa, og han har ikke kendskab til, hvordan
varerne transporteres til irland.
       det er ikke konkurrencedygtigt at få produceret tøj i irland, og montex får sta-
dig produceret tøj i østeuropa, men nu bliver tøjet ”brandet” i irland.
       produktionsomkostningerne udgør 20-22 euro pr. genstand, men varens værdi
er på ca. 160 euro. de omhandlede varer kan ikke sælges nu, da de ikke længere er
moderne.
       montex sælger ikke varer uden for irland.
                                             - 5 -
parternes synspunkter
diesels advokat har gjort gældende, at vareforsendelser i transit er omfattet af be-
skyttelsesindholdet i varemærkedirektivets art. 5, da transit omfatter såvel import
som eksport, og da bestemmelsen ikke er udtømmende, men skal forstås i bredeste
forstand.
       det et fastslået af ef-domstolen, at varer i transit er omfattet af suspensions-
forordningen, jf. c-383/98, the polo/lauren company lp mod pt. dwidua lang-
geng pratama international freight forwarders. det ændrer ikke herved, at produk-
ternes bestemmelsessted er en medlemsstat, da der også i sådanne tilfælde er fare for
krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder, hvilket er bekræftet ved dom af 9.
juli 2002 afsagt af oberlandesgericht dresden.
       de varer, som sagen vedrører, var omfattet af en såkaldt ekstern forsendelses-
procedure (t1-certifikat), og det følger af suspensionsforordningens art. 1, litra a, jf.
art. 4 sammenholdt med rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om ind-
førelse af en ef-toldkodeks artikel 84, stk. 1, litra a, at toldmyndighederne kan su-
spendere frigivelsen af varerne. afgørende for, om suspensionsforordningen finder
anvendelse, er, om varerne hidrører fra fællesskabet eller ej, jf. ordet ”ikke fælles-
skabsvarer” i artikel 84, stk. 1, litra a i ef-toldkodeksen. polen, som varerne blev af-
sendt fra, skal i denne sag betragtes som et tredjeland, da polen ikke på tidspunktet
for varernes tilbageholdelse var medlem af eu, hvorfor der lovligt kunne ske tilba-
geholdelse af varerne i danmark i henhold til suspensionsforordningen.
       betingelserne for toldcenter københavns tilbageholdelse af varerne i medfør
af suspensionsforordningens artikel 4, og suspension af frigivelsen af varerne i hen-
hold til artikel 7 er til stede, da der er tale om varemærkeforfalskede varer. betingel-
serne i suspensionsforordningens artikel 1, stk. 2, litra a, hvorefter varemærker skal
være påført uden varemærkeindehaverens tilladelse, og hvor rettighederne i det land,
hvor toldmyndighederne griber ind, skal være krænket, er opfyldt. montex’ varer
krænker diesels rettigheder til varemærket diesel i danmark, da montex’ varer er
forvekslelige med diesels varer, jf. varemærkelovens § 4.
       endvidere krænker montex diesels rettigheder til figurmærket d i danmark, jf.
rådets forordning (ef) nr. 40/94 af 20. december 1993 (ef-varemærkeforordningen)
art. 9, da kendetegnet d, som montex benytter på sine bukser, er klart forveksleligt
med kendetegnet d, som diesel benytter på sine bukser. risikoen for forveksling
forøges ved, at montex samtidig anvender ordmærket diesel.
                                           - 6 -
       tef art. 28 finder ikke direkte anvendelse i denne sag, idet de omhandlede va-
rer ikke ved tilbageholdelsen i danmark var i fri omsætning i en medlemsstat i hen-
hold til tef art. 23 og 24. associeringsaftalens art. 25, stk. 2 skal ikke gives samme
rækkevidde som tef art. 28, idet formålet med ef-traktaten er væsentlig forskellig
fra formålet med en associeringsaftale med polen.
       selv om retten måtte finde, at tef art. 28 finder anvendelse, går et transitfor-
bud ikke videre end at beskytte det specifikke indhold af diesels varemærkeret. han-
delshindringer, der iværksættes af hensyn til beskyttelsen af ”ejendomsrettens særli-
ge genstand”, og som i øvrigt er proportionale, er tilladelige i relation til tef art. 28,
under henvisning til art. 30.
       ef-dommene c 23/99, kommissionen mod frankrig, og c 115/02, admini-
stration des douanes et droits indirect mod rioglass sa og transremar sl, har føjet
et nyt indhold til ”varemærkerettens særlige genstand”, som også består i at forhindre
den videre transport af varer, som ikke er lovligt fremstillet i en anden medlemsstat,
og som ikke lovligt kan markedsføres i destinationsmedlemsstaten, forudsat at varer-
ne har destination i en medlemsstat.
       det er herefter ikke i strid med tef artikel 28, at de omhandlede varer fra po-
len blev tilbageholdt af de danske toldmyndigheder, da varerne ikke var lovligt pro-
duceret og bragt i omsætning i et andet medlemsland. hertil kommer, at varerne hel-
ler ikke var lovligt fremstillet i oprindelseslandet polen. diesel har retten til vare-
mærket diesel og tilhørende figurmærke i polen via to internationale varemærke-
registreringer, og ved afgørelser afsagt af retten i legnica den 9. marts 2004 og retten
i wroclaw den 22. september 2004 har de polske domstole fastslået, at masters s.a.
og montex har krænket diesels rettigheder til varemærket diesel i polen.
       endelig er diesels rettigheder til figurmærket d i irland krænket.
       da der herefter må lægges til grund, at montex har krænket diesels varemær-
kerettigheder, skal varerne tilintetgøres, jf. suspensionsforordningens artikel 8 samt
varemærkelovens § 44, jf. § 4, stk. 3, nr. 3. endvidere skal montex afholde sagsøgers
omkostninger forbundet med opbevaringen af de varemærkeforfalskede varer samt
omkostninger til tilintetgørelse heraf.
       det bestrides, at der er grundlag for at forelægge spørgsmål for ef-domstolen i
medfør af tef artikel 234, da en sådan forelæggelse ikke er nødvendig for, at retten
kan træffe afgørelse i denne sag. ef-domstolen har allerede implicit taget stilling til
de anførte spørgsmål i c-383/98, polo/lauren.
                                            - 7 -
       over for montex’ påstand om betaling af 100.000 kr., gøres det gældende, at
montex ikke har dokumenteret at have lidt et sådant tab.
montex’ advokat har gjort gældende, at varer fra polen siden 1994 har skullet anses
som varer hidrørende fra et eu-land jf. europa-associeringsaftalens art. 9 og 25.
transporten fra polen til irland skal derfor anses for en transport indenfor eu, og der
kan ikke foretages foranstaltninger mod varer fra polen i højere grad end mod varer
fra andre af de daværende eu-medlemslande.
       i sagen c-23/99, kommissionen mod den franske stat, udtalte domstolen i
præmis 43, at transitforsendelser indenfor fællesskabet ikke er omfattet af den særli-
ge genstand for den industrielle og kommercielle ejendomsret til mønstre eller mo-
deller. når domstolen udtaler, at indgreb mod transitvarer inden for eu ikke er om-
fattet af varemærkerettens særlige genstand, betyder det, at en varemærkeindehaver
ikke kan forhindre transport af varer mellem medlemslandene ved at påberåbe sig sin
varemærkeret. sådanne forsendelser kan alene rammes i forbindelse med markedsfø-
ring eller salg i modtagerlandet, såfremt retstilstanden i de pågældende lande tilsiger
en sådan indgriben.
       dette bekræftes i rioglass dommen (c-115/02, administration des douanes et
droits indirects mod rioglass sa, transremar sl), hvor ef-domstolen konstaterer, at
transport efter sin karakter ikke er markedsføring.
       da eu-domstolen har udtalt, at indgreb mod transitforsendelser indenfor eu
ikke er omfattet af varemærkerettens særlige genstand, indebærer det tillige, at det
ikke er relevant at vurdere, hvorvidt diesel kunne forhindre produktion af de om-
handlede varer i polen samt salg i irland, da udtalelsen alene giver udtryk for, at va-
remærkeindehaverens ret i transitlandet ikke rækker til at forhindre den videre trans-
port.
       hvis retten finder, at det er relevant at tage stilling til, om det er lovligt at sælge
varerne i irland gøres det gældende, at montex er i besiddelse af en gyldig varemær-
keret til varemærket diesel i irland. sø- og handelsretten er i henhold til ef-
domskonventionens art. 26 ff. forpligtet til at lægge uprøvet til grund, at sagsøgte har
en gyldig varemærkeret i irland til varemærket diesel, idet den irske high court,
som er den kompetente retsinstans, allerede har taget stilling hertil. i dommen lægges
det til grund, at montex har brugt varemærket diesel siden 1979, hvorfor montex har
brugt varemærket uden kendskab til diesels varemærke.
                                            - 8 -
       montex har tillige en gyldig varemærkeret til figurmærket d i irland, som er
opnået gennem mangeårig brug. diesels ef-varemærkeregistrering giver alene die-
sel eneret til at anvende den særlige figurmæssige udformning, som fremgår af die-
sels ef-varemærke. figurmærkerne er ikke forvekslelige, og montex’ figurmærke
krænker derfor ikke diesels figurmærke.
       det bestrides, at montex’ produktion af varer under varemærket diesel i polen
udgør en krænkelse af diesels rettigheder i polen, og afgørelsen fra polen skal ikke
tillægges betydning, da den ikke er endelig.
        toldmæssigt er varerne sendt som en ”t1-forsendelse”. hvis retten lægger til
grund, at montex’ varer er sendt fra polen som en suspensionsforsendelse, gøres det
gældende, at varerne ikke udgør nogen krænkelse af diesels danske varemærke i
henhold til varemærkelovens § 4, da bestemmelsen i overensstemmelse med vare-
mærkedirektivets art. 5, litra 3c skal fortolkes således, at varer, der passerer dan-
mark i transit som led i en suspensionsforsendelse i henhold til ef-toldkodekset, ikke
kan anses for at være varer under eksport fra eller import til danmark. varer, der har
en så flygtig tilstedeværelse på dansk territorium, er ikke omfattet af varemærkelo-
vens § 4.
       hvis forbudet i danmark udstrækkes til at gælde i en anden medlemsstat, hvor
varerne lovligt kan sælges, vil det være i strid med eu-traktatens art. 28-30 samt
immaterialrettens territorialprincip.
       montex har foretaget alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varerne
når deres bestemmelsessted. det kan ikke tillægges vægt, at der kan ske fejltagelser
hos personer, der ikke er tilknyttet montex. der er endvidere ikke noget der tyder på,
at varerne var forsøgt omdirigeret, selv om der er mulighed herfor.
       varerne kan ikke anses for varemærkeforfalskede i suspensionsforordningens
forstand, da de oprindeligt er produceret med henblik på lovligt salg i irland.
       til støtte for den nedlagte erstatningspåstand gøres det gældende, at tilbage-
holdelsen af varerne har medført et betydeligt tab for montex, da der er tale om sæ-
sonvarer, og da montex ikke kan forvente at få varerne udleveret foreløbigt. diesel
har været bekendt med montex’ rettigheder i irland og har derfor ikke kunnet gøre
krav på at få varerne tilbageholdt i danmark. diesel har ikke haft grund til at betviv-
le, at varerne alene var tiltænkt solgt i irland.
       hvis montex ikke får medhold i sine påstande fastholdes anmodningen om fo-
relæggelse af spørgsmål for ef-domstolen, jf. tef art. 234.
                                          - 9 -
sø- og handelsrettens afgørelse
efter bevisførelsen, herunder de fremlagte fragtbreve, lægges det til grund, at de om-
handlede varer er helt eller delvist produceret i polen og sendt med lastbil via en fær-
gerute mellem polen og danmark med destination irland. retten lægger endvidere til
grund, at varerne i polen krænker diesels varemærkerettigheder, jf. appelretten i
wroclaws dom af 22. september 2004.
       der er enighed mellem parterne om, at det danske toldvæsen har fulgt procedu-
ren i suspensionsforordningen til at foretage kontrol med deraf følgende underretning
til indehavere af varemærket diesel i danmark, der har anlagt sag ved sø- og han-
delsretten som den kompetente myndighed med henblik på at træffe afgørelse vedrø-
rende sagens realitet, jf. suspensionsforordningens art. 7, jf. art. 6, stk. 2, litra a, og §
4 i lov nr. 1091 af 20. december 1995 om anvendelse af det europæiske fællesskabs
forordning om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i fæl-
lesskabet og udførsel og genudførsel fra fællesskabet af varer, der krænker visse
former for intellektuel ejendomsret.
       diesel har registreret figurmærket d som eu-varemærke. retten finder, at det
figurmærke, som montex har anvendt på buksernes knapper, ligner diesels eu-
registrerede figurmærke, og da der er vareidentitet, og der er risiko for forveksling, er
montex’ brug af figurmærket på buksernes knapper en krænkelse af diesels rettighe-
der, jf. varemærkeforordningens artikel 9.
       ordmærket diesel er ikke eu-registreret. spørgsmålet om, hvorvidt de ind-
førte beklædningsgenstande, som toldvæsenet har kontrolleret og suspenderet frigi-
velsen af, er varemærkeforfalskede, må herefter afgøres efter dansk ret, jf. suspensi-
onsforordningens artikel 6.
       varemærkeloven gennemfører varemærkedirektivet, som under opretholdelse
af de nationale varemærkeordninger i medlemsstaterne delvis harmoniserer med-
lemsstaternes regler herom. varemærkedirektivet ændrer således ikke noget ved, at
retten til samme varemærke kan tilkomme forskellige personer i forskellige med-
lemsstater. da retten til ordmærket diesel og figurmærket d i danmark tilkommer
diesel, udgør montex’ import, transport og oplagring af varer forsynet med disse
mærker i danmark uden samtykke fra diesel en krænkelse af diesels varemærkeret-
tigheder, idet der foreligger såvel mærkeidentitet som vareidentitet samt åbenbar for-
vekslingsrisiko.
                                         - 10 -
       det kan ikke føre til nogen ændring heri, at varerne blev indført til danmark
fra polen, hvor montex’ produktion af varerne ligeledes indebærer en krænkelse af
diesels varemærkerettigheder, med henblik på markedsføring i irland. uanset euro-
pa-associeringsaftalen var polen, indtil dette land blev medlem af fællesskabet, fort-
sat et tredjeland, således at varerne i den foreliggende sag først kom ind på fælles-
skabets område ved indførslen fra polen til danmark, og hvor toldvæsenets kontrol
således skete i forbindelse med indførsel af de pågældende varer fra et tredjeland til
danmark og dermed fællesskabet. beskyttelsen af varemærkerettigheder er efter ef-
domstolens praksis et af de formål, som efter tef art. 30 kan begrunde foranstalt-
ninger med tilsvarende virkning, og det er således uden betydning, at den dagælden-
de europa-associeringsaftale indeholdt regler svarende til artikel 28 og 30. retten
finder, at de nævnte fællesskabsretlige regler ikke frembyder fortolkningstvivl, som
kan begrunde forelæggelse for ef-domstolen.
       diesels påstande tages herefter til følge.
                            thi kendes for ret
montex holding ltd. skal anerkende, at diesel s.p.a. og diesel denmark aps har
været berettiget til at foranledige toldcenter københavns afgørelser af 16. august
2001 og 5. september 2001 om suspension af frigivelsen af 7.824 stk. diesel buk-
ser samt 1.850 stk. diesel mærkater, at varerne ikke må frigives til montex hol-
ding ltd., at de nævnte varer krænker diesel s.p.a. og diesel denmark aps’ vare-
mærkeret til ordmærket diesel og figurmærket d, og at der skal ske tilintetgørelse
af de nævnte varer.
       montex holding ltd.skal friholde diesel s.p.a. og diesel denmark aps for
enhver udgift til opbevaring og tilintetgørelse af de omhandlede varer.
       montex holding ltd. skal inden 14 dage betale 15.000 kr. i sagsomkostninger
til diesel s.p.a. og diesel denmark aps.
                              michael b. elmer
bjarne egedal                                              jørgen tandrup
                                          (sign.)
              - 11 -
           ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
p.j.v. sø- og handelsretten, den
