v004301g - kta
                                          udskrift
                                               af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                  afsagt den 26.september 2003
sag v-43-01                  a/s kjøbenhavns sommer-tivoli
                             (advokat jens jakob bugge)
                               mod
                             jacobsens bakery ltd a/s
                             (advokat lars karnøe)
                                            d o m:
sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt jacobsen ltd. a/s (i det følgende: jacobsen) har kræn-
ket a/s kjøbenhavns sommer-tivolis (i det følgende: tivoli) rettigheder til ord- og figur-
mærket tivoli ved at sælge småkager i dåser, der var forsynet med et billede af tivoli-slottet
med en lysreklame med tivolis officielle logo, og i poser, der var forsynet med betegnelsen
tivoli danish cookies og en tegning af tivoli-garden.
tivoli og tivoli
tivoli har siden 1843 drevet tivoli i københavn.
       tivoli har med virkning fra den 8. december 1967 registreret ordmærket tivoli og et
figurmærke tivoli med blomsterornamenter (oprindelig designet af gunnar biilmann
petersen i 1952) for en række vareklasser, herunder klasse 30: bagepulver, rugbrød, fransk-
                                                 -2-
brød, sigtebrød, knækbrød, eddike, ketchup og melasse. det fremgår af registreringssagens
akter, at tivoli oprindelig havde begæret tivoli registreret for alle varer og tjenesteydelser i
klasserne 1-42. tivoli måtte under hensyn til allerede foretagne registreringer foretage en
begrænsning, bl.a. i klasse 30 til de nævnte varer.
       tivolis nuværende officielle logo blev designet af austin grandjean i 1976 (i det føl-
gende: grandjean-logoet). det ser således ud:
 tivoli anvender tillige en række andre figurmæssige udformninger af tivoli, herunder et
figurlogo fra ca. 1850, et plakatlogo fra 1889 og et revylogo designet af storm p i 1946.
       tivoli har været anvendt ved salg i og uden for tivoli af mange forskellige varer.
       knud krætzmer, som i perioden 1974-2001 var lejer af vaffelbageriet i tivoli, har i en
erklæring af 6. juli 2001 oplyst, at bl.a. konditoriet i tivoli fra 1950’erne og indtil dets lukning
i 1997 solgte kager under betegnelsen tivoli, og at vaffelbageriet i perioden 1998-2001
solgte konditorkager under betegnelsen tivolikage. tivoli har indgået sponsoraftaler
med en række virksomheder, herunder wasa, unilever, nestlé og kellogg’s, som giver spon-
sorerne ret til at anvende varemærket tivoli og motiver fra tivoli som led i markedsføring
for deres produkter.
       tivoli-garden har en uniform, der minder om den kgl. livgardes, med den for-
skel, at tivoli-gardens benklæder er hvide med en blå stribe, således at helhedsindtryk-
ket er rødt og hvidt med bjørneskindshue, medens livgardens benklæder er blå med en hvid
stribe. her er et billede:
                                                 -3-
tivoli har den 19. november 1999 ved indgåelse af et forlig afsluttet en sag vedrørende salg
af danish biscuits fra coronet cake company aps (i det følgende coronet) i poser med blå
baggrund og festfyrværkeri og under kendetegnet tivoli. ved forliget indgik coronet på at
betale et beløb til tivoli til fuld og endelig afgørelse af sagen, samtidig med, at coronet fik
ret til at afsætte ”de resterende poser op til 500.000 stk.”
        ifølge en undersøgelse, som i 2002 blev udarbejdet af børsens nyhedsmagasin i samar-
bejde med pls rambøll, var tivoli det tredjestærkeste varemærke i danmark. ved under-
søgelsen blev der lagt vægt på, om de adspurgte kendte mærket, om de foretrak det frem for
andre mærker, om de ville anbefale det til andre, og om de havde sympati for de værdier,
som mærket repræsenterede.
        tivoli har den 25. august 2000 indgivet ansøgning om registrering af et figurmærke
med teksten tivoli som ef-varemærke for en lang række klasser og varer, herunder klasse
30: mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer. ansøgningen er efter
det oplyste modholdt med det nedenfor omtalte ef-varemærke, og sagen er endnu ikke fær-
digbehandlet af kontoret for harmonisering i det indre marked (i det følgende: harmonise-
ringskontoret).
jacobsen og tivoli
i 1954 begyndte sigurd jacobsen virksomhed med salg af småkager. den personligt ejede
virksomhed er senere omdannet til et aktieselskab, først under navnet intergoods bakery ltd
a/s, nu jacobsens bakery ltd a/s.
                                                     -4-
jacobsen har solgt småkager i poser som den ovenfor viste (i denne sag betegnet som bilag
37) med angivelse af kendetegnet tivoli og i et vist omfang tillige med afbildning af gardere.
      jacobsen har også solgt småkager i dåser med tivoli-motiv. jacobsen rettede således i
1986 henvendelse til tivoli for at få tilladelse til at benytte et tivoli-motiv på emballager for
småkager og biscuits. tivoli svarede den 10. juli 1986 således:
      ”… vi har noteret os, at der alene er tale om at benytte et tivoli-billede, men at navnet
      tivoli ikke påtænkes anvendt.
              som drøftet i telefonen har tivoli ikke registreret ordet tivoli som varemærke for
      kiks og biscuit; til deres orientering vedlægger vi kopi af aftale af 26. august 1968 mellem
      jensen & møller a/s og tivoli, hvoraf det fremgår, at tivoli har afstået fra registrering af
      varemærket tivoli i klasse 30 (samt 31) for kiks og biscuit m.v.
              den i aftalen nævnte forkøbsret er ikke udnyttet af tivoli, idet vi i april 1978 afslog
      et tilbud om at købe varemærket.
              tivoli kan på den baggrund meddele sit samtykke til, at intergoods bakery ltd.
      benytter et tivoli-motiv på sine emballager for biscuit og cookies, idet vi dog skal afstå
      fra en juridisk bedømmelse af hvorvidt et sådant samtykke krænker den aftale fra 1968
      med jensen og møller a/s.
              for ikke at binde tivoli i al fremtid i spørgsmål om deres brug af et tivoli-motiv
      på deres emballage må vi nødvendigvis forbeholde os ret til at kunne trække vort sam-
      tykke tilbage med et passende varsel, hvorved vi forstår 1-2 år. ...”.
jacobsen oplyste i skrivelse af 23. februar 1988 til tivoli, at jacobsen ville anvende et motiv
som vist på et vedlagt dåselåg og anmodede om at få tilsendt et foto til reproduktion. tivoli
svarede ved brev af 29. marts 1988 jacobsen, at:
      ”… tivoli er indforstået med, at de anvender et foto af h.c. andersen slottet, der bærer
      tivolis navn og logo. fotografiet må kun anvendes til motiv for deres emballager for
      biscuit og cookies … for benyttelsen af det omhandlede foto med tivolis navn vil vi reg-
      net fra 1. april 1988 for en 2-års periode fakturere dem kr. 20.000,- + moms.
              en eventuel fortsættelse af brugen af et tivoli-motiv efter 1. april 1990 kan blive
      taget op ved periodens udløb.
              vi beder dem bekræfte deres indforståelse med ovenstående. …”.
tivoli har ikke i sine arkiver kopi af den nævnte korrespondance, og det er jacobsen, der
under sagen har fremlagt sine kopier af de maskinskrevne breve. den kopi af tivolis
maskinskrevne brev af 29. marts 1988, som jacobsen har fremlagt, bærer en håndskreven
påtegning, som efter det oplyste er direktør sigurd jacobsens. ved denne påtegning er tallet
”2” i ”2-års periode” overstreget og med håndskrift er der skrevet et 3-tal, og i marginen er
der ud for tivolis maskinskrevne angivelse af aftalens begyndelsestidspunkt 1. april 1988
med håndskrift anført ”1/9”. skrivelsen er nederst forsynet med følgende håndskrevne
påtegning:
                                                  -5-
      ”aftalt 3 år kr. 20o fra 1/9
      betalt + moms
      telefonisk aftalt gældende til den opsiges af 1 af parterne med varsel i.h.t. aftale”
i overensstemmelse med aftalen påbegyndte jacobsen i 1988 brug af dette billede af tivoli-
slottet med en lysreklame med grandjean-logoet og dermed ordmærket tivoli
på sine dåser til småkager (i denne sag betegnet som sagens bilag 38):
jacobsen, der i 1988 betalte tivoli 20.000 kr. med tillæg af moms for brugen af billedet af
tivoli-slottet, men ikke siden har betalt herfor, har fortsat brugen af dette billede på
sine dåser til småkager indtil den 26. februar 2001.
      ifølge greens 2001 havde jacobsen i hvert af årene 1995-1999 en bruttofortjeneste på
mellem 57,7 og 67,7 mio. kr. ifølge en virksomhedsinformation fra horsens erhvervsråd har
jacobsen en eksportandel på 99 %.
      det angives i en artikel i jyllands-posten for den 23. december 1996, at jacobsen sælger
småkager for omkring otte mio. kr. om året i kina, og at op mod 90 pct. heraf er ”tivoli won-
derful copenhagen butter cookies”.
      til belysning af omfanget af salget af tivoli-småkager i danmark foreligger der faktu-
raer vedrørende salg til bagbutikken kolonial indkøb (dvs. dansk supermarked), henholds-
vis edeka danmark, af i alt mindst 12.564 dåser ”wonderful copenhagen/tivoli butter
                                                -6-
cookies” i tidsrummet fra den 23. april 1996 til den 8. oktober 1996. der er endvidere frem-
lagt en faktura af 8. maj 2000 til bagbutikken kolonial indkøb vedrørende salg af 23.040
dåser.
erklæringer om jacobsens brug af tivoli
jacobsen har under sagen fremlagt forskellige erklæringer, som efter jacobsens opfattelse
dokumenterer, at jacobsen igennem mange år har brugt mærket tivoli i forbindelse med salg
af småkager.
      der er således fremlagt en erklæring på engelsk fra willy f kager ved willy f.
johansen. erklæringen, der bærer datoen den 13. marts 1985, angiver ikke, til hvem eller i
hvilken anledning den er udstedt. der står følgende:
      ”we hereby confirm that during the years 1958-59, mr. sigurd jacobsen through s.
      jacobsen’s exportdepartment, brædstrup, has exported danish cookies under the name
      tivoli to various export markets. we can confirm that this was packed in our factory …
      the tivoli name and –labels belonged to mr. jacobsen …”
der er endvidere fremlagt skrivelser af 3. maj 2002, henholdsvis 28. november 2002, fra
jacobsens revisor siden 1973, statsautoriseret revisor peter iversen, kpmg. ifølge udtrykke-
lig angivelse i skrivelserne har revisoren afgivet disse efter anmodning fra jacobsens ledelse.
i den første anføres bl.a. under henvisning til en stikprøvevis gennemgang af salgsfakturaer
mv., at ”det [er] vores opfattelse, at [jacobsen] som minimum har solgt varer under mærket
tivoli siden 1973.” i den anden anføres bl.a. under henvisning til revisorens ”interview af
centrale personer i selskabets organisation med henblik på at belyse forholdet”, at ”[d]et er
vores opfattelse, at selskabets anvendelse af gardermotivet er ophørt før 1991.”
      i en erklæring af 30. april 2002 fra daiko enterprises corporation anføres, at selskabet i
1998 tilbød tivoli park i japan småkager af mærket tivoli fra intergoods bakery ltd.
jacobsens varemærkeregistreringer
jacobsen har med virkning fra den 10. februar 1998 registreret ordmærket tivoli som dansk
varemærke for klasse 30: kager, småkager, kiks, biscuits og vafler (vr 1999 03703). under
behandlingen af sagen fremkom der ingen indsigelse fra tivolis side, og patent- og vare-
mærkestyrelsen foretog ikke af egen drift noget modhold af tivolis mærker.
                                                -7-
       efter ansøgning af 22. december 2000, som blev bekendtgjort den 21. januar 2002, har
jacobsen den 12. juni 2002 registreret tivoli som ef-varemærke for klasse 30: cakes, cookies,
biscuits, crackers and waffles (nr. 002014744). registreringen er bekendtgjort den 22. juli
2002. under behandlingen af sagen fremkom der ingen indsigelse fra tivolis side. de rettig-
heder, som er knyttet til et ef-varemærke, gælder først over for tredjemand, når mærkets
registrering er offentliggjort, men også bekendtgørelsen af ansøgningen har visse retsvirk-
ninger, jf. nærmere artikel 9, stk. 3, i rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om
ef-varemærker (i det følgende: varemærkeforordningen).
tvistens opståen og fogedsagen
efter at tivoli og coronet den 19. november 1999 havde indgået det ovenfor nævnte forlig,
protesterede jacobsens advokat ved brev af 17. maj 2000 mod coronets brug af varemærket
tivoli for småkager.
       dette foranledigede tivoli, der efter det oplyste ikke i sine arkiver havde kunnet finde
materiale om en aftale med jacobsen, til at rette henvendelse til jacobsen, der udleverede den
ovenfor citerede skrivelse af 10. juli 1986, men ikke den efterfølgende korrespondance vedrø-
rende aftaleindgåelsen. ved skrivelser af 1. og 7. september 2000 bragte tivolis advokat
aftalen til ophør.
       parterne førte herefter drøftelser om en licensaftale. forhandlingerne brød sammen,
idet jacobsen ikke ville betale den royalty, som tivoli krævede.
       tivoli indgav herefter begæring til fogedretten i horsens om nedlæggelse af forbud
mod jacobsens brug af tivolis kendetegn.
       efter at fogedsagen var indledt, har jacobsens advokat den 31. januar 2001 indgivet
begæring til patent- og varemærkestyrelsen om ophævelse af tivolis registreringer af ord-
og figurmærkerne tivoli under påberåbelse til, at tivoli ikke har opfyldt sin brugspligt,
navnlig for varer i klasse 30. behandlingen af begæringen er sat i bero på udfaldet af nærvæ-
rende sag.
       fogedretten i horsens har den 29. marts 2001 nedlagt følgende forbud over for
jacobsen:
       ”det pålægges [jacobsen] ved forbud at ophøre med enhver produktion, mar-
       kedsføring eller salg af småkager og biscuits under anvendelse af kendetegnet og
       vartegnet tivoli-slottet og figurmærket tivoli (grandjean-logoet), således som
       det fremgår af sagens bilag 10. …”.
                                               -8-
bilag 10 i fogedsagen var det ovenfor gengivne låg med tivoli-slottet. jacobsen havde i
fogedretten afgivet proceserklæring om, at brugen af tivoli-slottet var ophørt den 26. februar
2001, og at motivet ikke længere ville blive anvendt.
      fogedretten fulgte ikke tivolis begæring om forbud mod jacobsens anvendelse af ord-
og figurmærkerne tivoli som kendetegn i forbindelse med produktion, markedsføring og
salg af småkager og biscuits. fogedretten lagde i overensstemmelse med en forklaring, som
sigurd jacobsen havde afgivet for fogedretten, til grund, at jacobsen havde anvendt tivoli for
kager siden 1954. fogedretten begrundede endvidere afgørelsen med, at jacobsen havde
registreret ordmærket tivoli for klasse 30: kager, småkager, kiks, biscuits og vafler, at
grandjean-logoet ikke var registreret som figurmærke, og at tivoli ikke havde godtgjort at
have gjort brug af tivoli for kager, småkager, biscuits og vafler.
andre virksomheders registreringer af varemærket tivoli
en søgning den 30. januar 2001 i databasen saegis viste, at 8 andre virksomheder end tivoli
og jacobsen havde registreret tivoli som dansk varemærke for forskellige varer, bl.a. toms
fabrikker a/s for forskellige nærmere angivne varer i klasse 5, 29, 30 og 32, merrild kaffe
a/s for klasse 30: kaffe, arla foods amba for klasse 29: ost og andre mejeriprodukter og
nobel cigars aps for klasse 34.
     en søgning af 14. januar 2003 viste, at tivoli var registreret eller søgt registreret som ef-
varemærke af 7 virksomheder, herunder af tivoli systems inc. for bl.a. software, ligesom der
var sket registrering af ef-varemærkerne planet tivoli og tivoli audio.
forklaringer
afdelingschef hos tivoli, finn sture madsen, har forklaret, at han blev ansat hos tivoli i 1996.
tivoli har siden sin grundlæggelse bygget på samme idégrundlag om bredde, tradition og
kvalitet. tivoli er danmarks største turistattraktion med 4 mio. besøgende hvert år, heraf 1
mio. udlændinge. tivoli klubben har 87.000-88.000 medlemmer. tivoli har en årlig omsæt-
ning på ca. 700 mio. kr., og indtægterne stammer især fra entré, havens forlystelser, lejeind-
tægter og salg fra butikker og spisesteder. tivoli har siden 1994 holdt ”jul i tivoli”, hvor
tivoli er åben i december med en særlig scenografi, og der sælges navnlig juleartikler, her-
under småkager, klejner m.v.
                                                 -9-
       i 1999 og 2000 var han ansvarlig for tivolis varemærker. det var først, da man modtog
henvendelsen fra coronet cake company, at man blev opmærksom på jacobsens brug af
tivoli-slottet med grandjean-logoet. tivoli har ikke længere nogen oplysninger om aftalen
med jacobsen fra 1988, og ingen hos tivoli kender til denne aftale. i august 2000 holdt han et
møde med jacobsens daværende advokat, niels jessen, og daværende direktør, sigurd
jacobsen. de udleverede en småkagepose påtrykt tivoli og gardere og et dåselåg med tivoli-
slottet (sagens bilag 37 og 38) og oplyste, at 90 % af jacobsens salg skete under navnet tivoli.
det lykkedes ikke parterne at blive enige om en mindelig ordning.
       navnlig siden 1996 har tivoli satset på sponsoraftaler med erhvervsvirksomheder for
at udnytte tivolis goodwill og for at skabe synlighed for tivoli. sponsorerne har adgang til
at vise deres navne i tivoli bl.a. i forbindelse med kulturarrangementer og andre begivenhe-
der. efter en såkaldt co-markedsføringsaftale, har sponsoren endvidere adgang til at
anvende tivoli i sin markedsføring. samlet har tivoli en årlig indtægt på et to-cifret milli-
onbeløb fra sponsorater. tivoli indgik bl.a. i 1999 en sponsoraftale med nestlé, hvorefter
nestlé blev ”event sponsor” ved børnearrangementer og fik eksklusivitet på salg af is i
tivoli. i 2002 indgik parterne en co-markedsføringsaftale, hvorefter tivoli måtte anføres på
nestlés pakker med morgenmadsproduktet cheerios. tivoli har indgået en tilsvarende co-
markedsføringsaftale med wasa om knækbrød. det forlig, som tivoli i 1999 indgik med
coronet, vedrørte betaling for coronets uberettigede brug af mærket tivoli for småkager og
betaling for brug af tivoli ved salget af et restparti. coronet ønskede ikke et fortsat samar-
bejde. et normalt licensvederlag for kendte mærker inden for vareklasse 30 ligger på 3-5 %.
       souvenirs og merchandise, som sælges i tivoli, har siden 1976 typisk været påført
grandjean-logoet, som ligeledes har været anvendt i forbindelse med ikoner som
pjerrot, columbine og tivoli-garden. tivoli-klubben benytter en variation af grandjean-
logoet.
       vaffelbageriet bortforpagtes af tivoli til knud krætzmer, som driver det for egen reg-
ning, og som har tilladelse til at benytte varemærket tivoli.
       tivoli sælger ikke småkager med varemærket tivoli på emballagen.
       tivoli har et datterselskab, som har indgået aftale om oprettelse af en tivolipark i
japan. tivoliparken i japan er licenstager og derfor ikke en del af tivoli.
       baggrunden for toms fabrikker a/s’ registrering af tivoli som varemærke i bl.a. vare-
klasse 30 var et samarbejde, som tivoli og toms havde i 1950’erne og 1960’erne, hvor toms
var forpagter af chokolade- og slikforretninger i tivoli. hverken toms fabrikker a/s eller
tivoli har i dag nogen papirer vedrørende samarbejdet. nobel cigars aps, som er en del af
                                               - 10 -
skandinavisk tobakskompagni a/s, der i dag er hovedaktionær i tivoli, har fået registreret
tivoli som varemærke i klasse 34 efter et samarbejde med tivoli, som begyndte i 1968, hvor
man åbnede et tobaksværksted med produktion af cigarer i tivoli. tivoli systems inc. (som
ejes af ibm) og ibm har registreret ef-varemærket tivoli for software mv. efter aftale med
tivoli. tivoli var blevet opmærksom på, at tivoli systems inc. foretog markedsføring i
danmark uden tilladelse fra tivoli, bl.a. under anvendelse af billeder fra tivoli, og der blev
herefter indgået en licensaftale med ibm om brug af tivoli for edb-produkter. senere for-
handlinger førte til, at tivoli overdrog varemærkeretten til tivoli for computere, software
og lignende til ibm og tivoli systems inc.
       at det er tivoli-garden, som er vist på jacobsens småkageposer, ses af gardernes hvide
bukser. forbilledet for tivoli-garden var livgarden, hvor garderne har røde jakker,
sorte huer og blå bukser med hvide striber, men da tivoli-garden skulle adskille sig
herfra, fik den hvide bukser med blå striber. tivoligarden var oprindelig tænkt som en mini-
militær enhed, og garderne skulle derfor bære våben og have en kanon. tivoli og tivoli-
garden er et ikon på linie med den lille havfrue, som alle kender. tivoli-garden
bliver bl.a. brugt i officielle sammenhænge med deltagelse af repræsentanter fra regeringen
og kongehuset.
jan jacobsen har forklaret, at han de seneste 2-3 år har været administrerende direktør for
jacobsen, efter at hans far, sigurd jacobsen, gik på pension. jacobsens omsætning har de
seneste 5 år været ca. 150 mio. kr. om året. de 95 % kommer fra eksport.
       det er via virksomhedens computersystem muligt at splitte omsætningen op på de
enkelte varegrupper igennem de seneste 5 år. omsætningen med tivoli-småkager har i
denne periode ligget langt under 10 % af den samlede omsætning. han ønsker ikke at
fremlægge nærmere dokumentation herfor. han kender ikke omsætningens tidligere forde-
ling. det har ikke været muligt at finde fakturaer for salg af tivoli-småkager, som er ældre
end de fremlagte fakturaer fra 1996 udstedt til bagbutikken.
       jacobsen har været godt dækket ind på det danske marked, idet man desuden har solgt
til super gros, som forsyner uafhængige sparkøbmænd, til coop danmark og sporadisk
tillige til magasin du nord.
       i 1970’erne kom han i virksomheden som pakkedreng, og han kan huske, at småkager
siden dengang til stadighed har været solgt under navnet tivoli. han har ikke personligt
kendskab til tidligere brug.
                                                - 11 -
       han fik først kendskab til aftalen med tivoli om brug af et tivoli-motiv i forbindelse
med denne sag. hans far har fortalt ham, at han gav skrivelsen af 29. marts 1988 fra tivoli de
håndskrevne påtegninger og rettelser, og at dette skete efter en telefonsamtale med aage g.
nielsen, tivoli, hvor parterne indgik aftale svarende til de håndskrevne påtegninger. tivoli-
motivet er kun blevet brugt på småkagedåserne, bortset fra salg til japan, hvor dåserne sæl-
ges i papgaveæsker, som tillige er påført tivoli-motivet. tivoli-motivet har hverken været
brugt på dåser eller på papgaveæsker efter den 26. februar 2001.
       poser med tivoli-småkager har indtil 1985/1986 været påført gardere med hvide buk-
ser.
       i en sædvanlig licensaftale ved salg af småkager varierer licensen mellem 1 og 7 % af
den fakturerede pris til kunden. jacobsen har indgået en licensaftale med warner bros. om
brug af tegneseriefigurer og betaler 4 % af prisen fob hamborg herfor. en tilsvarende aftale
med disney ville koste 7 % fob hamborg.
vicedirektør hos jacobsen, svend larsen, har forklaret, at han har været ansat hos jacobsen
siden 1979, og at virksomheden i hele hans ansættelsesperiode har solgt tivoli-småkager.
han kan huske, at man i sin tid rettede henvendelse til tivoli om retten til at benytte et
tivoli-motiv. på dette tidspunkt benyttede jacobsen allerede navnet tivoli. han kan ikke
huske de nærmere aftalevilkår. i den foreliggende sag har jacobsen nok afventet en henven-
delse fra tivoli om forlængelse af aftaleperioden og herefter ikke foretaget sig videre.
       i 1986 betalte jacobsen 15.000 kr. til den kongelige porcelænsfabrik ,for at få ret til at
benytte et musselmalet motiv, og denne aftale er fortsat i kraft.
       småkager i poser med gardermotiv blev solgt i england fra begyndelsen af 1980’erne
til og med 1986. han går ud fra, at der er tale om tivoli-garden, men jacobsen benytter også
livgarden og engelske gardere som motiv.
tidligere direktør for jacobsen, sigurd jacobsen, har for fogedretten i horsens bl.a. forklaret,
at jacobsen siden sin grundlæggelse i 1954 har brugt tivoli som kendetegn for sin produk-
tion. willy f. kager stod for produktionen i begyndelsen. jensen & møller, der da havde
tivoli registreret som varemærke for klasse 30, gav ham tilladelse til at benytte dette mærke.
påtegningerne på tivolis skrivelse af 29. marts 1988 har han skrevet i forbindelse med indgå-
elsen af aftalen med tivoli om brug af et tivoli-motiv på småkagedåser. der foreligger ikke
nogen efterfølgende skriftlig bekræftelse af indholdet af påtegningerne fra tivolis side.
jacobsen har siden 1988 brugt tivoli-motivet, men er den 26. februar 2001 ophørt hermed
                                                 - 12 -
efter krav fra tivoli. jacobsen er tillige ophørt med at bruge mærket tivoli på anden embal-
lage og har ikke længere emballage påført tivoli. småkageposen med en afbildning af gar-
dere er kun blevet brugt i beskedent omfang i danmark og i england, og brugen heraf
ophørte i 1996-1997.
gert øehlenschlaeger har forklaret, at han indtil 2001 var direktør for grafipack reklame aps
(i det følgende: grafipack). efter at der var rejst indsigelse imod jacobsens brug af tivoli,
afgav grafipack på grundlag af materiale fra 1973, som man dengang var i besiddelse af,
erklæring om, at grafipack i 1973 havde ændret navnetrækket ”tivoli butter cookies” til:
”danish butter cookies”, og at det var grafipack, der havde udført rentegningen til en kar-
ton med teksten ”danish tivoli butter cookies”. også i perioden 1985–2001 har grafipack
lavet tegninger til tivoli-småkager for jacobsen.
leif westermann har forklaret, at han i 1970 blev ansat hos brædstrup bogtrykkeri, der indtil
begyndelsen af 1990’erne udførte trykopgaver for jacobsen. han har i 1985 for brædstrup
bogtrykkeri afgivet en erklæring om, at man i perioden 1954-1963 regelmæssigt havde leve-
ret forskellige tivoli-etiketter og siden 1970’erne leveret eksportbrochurer og reklamemateri-
aler for tivoli til jacobsen. erklæringen byggede navnlig på, hvad hans far kunne huske.
påstande
tivoli har nedlagt følgende påstande:
1.     jacobsen tilpligtes at anerkende, at det af horsens fogedret den 29. marts 2001 ned-
       lagte forbud er lovligt gjort og forfulgt.
2.     jacobsen pålægges ved forbud at ophøre med enhver produktion, markedsføring eller
       salg af småkager og biscuits under anvendelse af kendetegnene og vartegnene tivoli
       (figurmærke ”grandjean”) og fotografi af tivoli-slottet, således som dette frem-
       går af sagens bilag 37, samt under anvendelse af tivoli-garden, jf. sagens bilag 38,
       og tilpligtes at anerkende, at brug af nævnte kendetegn og vartegn krænker tivolis va-
       remærkerettigheder og ophavsrettigheder og er i strid med markedsføringslovens §§ 1,
       2, og 5.
                                                 - 13 -
3.     jacobsen forbydes at anvende betegnelsen tivoli (ordmærke), jf. vr 1999.03703 og bilag
       37 og 38, som kendetegn i forbindelse med produktion, markedsføring og salg af små-
       kager og biscuits.
4.     jacobsens produkter og markedsføringsmateriale, som indebærer en anvendelse af
       sagsøgers kendetegn og vartegn, jf. påstand 2 og 3 samt bilag 37, beslaglægges.
5.     jacobsen pålægges at slette alle registreringer af betegnelsen tivoli som kendetegn for
       virksomhed, der beskæftiger sig med produktion, markedsføring og salg af småkager
       og biscuits.
5.a.   jacobsen tilpligtes at slette sin ef-varemærkeregistrering af ordet tivoli (registrerings-
       nummer 002014447).
6.     jacobsen tilpligtes at betale tivoli 5 mio. kr. med sædvanlig procesrente af 1 mio. kr. fra
       sagens anlæg den 11. april 2001 og af 4 mio. kr. fra den 11. september 2001, alt til beta-
       ling sker, subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, mere subsidiært 260.000 kr.
       nærmere angivne renter.
tivoli har endvidere nedlagt påstand om, at der ved fastsættelsen af sagens omkostninger
tages hensyn til omkostningerne i forbindelse med forbudssagen for fogedretten i horsens.
jacobsen har nedlagt påstand om afvisning af påstand 5 a og har i øvrigt påstået frifindelse,
subsidiært over for påstand 2-6 frifindelse mod betaling for benyttelsen af fotografiet af
tivoli-slottet fra den 1. september 1990 til den 26. februar 2001 med 41.011,11 kr., mere subsi-
diært frifindelse mod betaling af 63.333,33 kr.
parternes synspunkter
tivolis advokat har gjort gældende, at tivoli vel først er blevet registreret som ordmærke
med virkning fra 1967, men at tivolis ret til dette varemærke er stiftet ved ibrugtagning og
indarbejdelse lige siden tivolis oprettelse i 1843. figurmærket tivoli (grandjean-
logoet) har til stadighed været brugt som tivolis logo siden 1976. tivoli har således lige-
ledes stiftet ret til dette mærke ved ibrugtagning og indarbejdelse, og beskyttelsen af dette
                                               - 14 -
figurmærke, der gengiver et ord i en figurlig form, følger tillige af tivolis ret til ordmærket
tivoli.
       både ordmærket tivoli og grandjean-logoet er notorisk velkendte varemær-
ker i danmark, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og er derfor beskyttet også uden for de vare-
klasser, hvor retten hertil er registreret eller stiftet ved ibrugtagning. varemærkernes vel-
kendthed dokumenteres af undersøgelsen i børsens nyhedsmagasin over danmarks stærke-
ste varemærker og afspejles tillige i tivolis betydelige indtægter fra licenser til brug af disse
mærker. det er især i betragtning af mærkernes velkendthed uden betydning for sagen, at
andre virksomheder har registreret tivoli som dansk varemærke. toms fabrikker a/s’ og
nobels cigars aps’ registreringer er sket med tivolis accept. de øvrige registreringer – bort-
set fra jacobsens - har ikke været forbundet med brug af mærket, og tivoli har derfor ikke
haft nogen grund til at skride ind.
       tivolis ret til ord- og figurmærkerne tivoli er stiftet og mærkerne blevet velkendte,
længe inden jacobsen begyndte at anvende tivoli for sine småkager. der er mærkeidentitet,
idet jacobsen har brugt samme kendetegn som tivolis ordmærke på poser og dåselåg og har
gengivet tivoli-slottet med grandjean-logoet og dermed ordmærket tivoli på sine dåselåg.
       tivoli er igennem hele tivolis historie blevet anvendt som varemærke i forbindelse
med salg i tivoli, herunder i tivolis restauranter, boder og kiosker mv. af brød, kager, isvaf-
ler og lignende. denne brug af mærkerne er velkendt for enhver gæst i tivoli, men tivolis
brug af sine mærker for kager illustreres tillige af, at vaffelbageriet i mange år solgte en kage
med navnet tivoli, at tivoli har givet coronet licens til at bruge varemærket for småkager,
og at kellogg’s har licens til at bruge tivoli i forbindelse med morgenmadsproduktet
cheerios. jacobsen har således brugt tivoli som kendetegn i forbindelse med salg af samme
eller lignende varer, som dem, tivoli har varemærkeretten for. der kræves i øvrigt efter den
såkaldte produktregel ikke varesammenfald, når der som her foreligger mærkeidentitet.
       jacobsen har alene haft tivolis samtykke til at bruge tivoli-slottet med grandjean-logoet
og dermed ordmærket tivoli på sine dåselåg i tidsrummet fra den 1. april 1988 til den 1. april
1990. der må ses bort fra de håndskrevne rettelser og påtegninger, som ikke har givet sig
udslag i nogen skriftlig bekræftelse mellem parterne. bevis for den påståede ændring af
aftalen i forhold til tivolis maskinskrevne brev af 29. marts 1988 kan ikke føres alene ved den
forklaring, som sigurd jacobsen i sin tid har afgivet i fogedretten, idet denne allerede da var
usikker, og idet han på grund af sin tilstand ikke har kunnet afhøres under domsforhandlin-
gen. der er således ikke noget bevis for, at tivoli skulle have accepteret at ændre aftalen sva-
rende til sigurd jacobsens påtegninger. heller ikke jacobsen kan have haft denne opfattelse,
                                                 - 15 -
siden jacobsen ikke har betalt for brugen af mærket ud over den periode, som fremgår af den
maskinskrevne tekst, der i 1988 blev udvekslet mellem parterne.
       det er uden betydning for tivolis ret til sine varemærker, at jacobsen – der loyalt
kunne have gjort tivoli opmærksom på sine anmeldelser – efterfølgende har fået tivoli regi-
streret som dansk varemærke og som ef-varemærke. hverken patent- og varemærkestyrel-
sen eller harmoniseringskontoret tager i øvrigt af egen drift stilling til, om et mærke er vel-
kendt.
       jacobsen krænkelse af tivolis varemærkerettigheder indebærer tillige en overtrædelse
af markedsføringslovens § 5. jacobsens uhjemlede anvendelse af tivoli-slottet med grandjean-
logoet og dermed ordmærket tivoli på dåselåg samt anvendelsen af tivoli-garden på småka-
geposer i forbindelse med ordmærket tivoli indebærer en overtrædelse af markedsføringslo-
vens § 1 om god markedsføringsskik. jacobsen har herved søgt at udnytte den goodwill, som
er knyttet til tivoli. de enkelte elementer på dåselågene er gengivet fotografisk, og gar-
derne på posen er en slavisk gengivelse af tivoli-garderne. de enkelte elementer er hver for
sig meget velkendte, og dette er følgen af en betydelig og kostbar markedsføring fra tivolis
side. at jacobsen efter aftalens udløb har fortsat brugen uden betaling, er en skærpende om-
stændighed, idet jacobsen har handlet i ond tro.
       jacobsens gengivelse af tivoli-slottet og tivoli-garden i sammenhæng med kendetegnet
tivoli indebærer endvidere en overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk. 1, om vildled-
ning, idet der ikke er nogen forbindelse mellem tivoli og jacobsens produkter. jacobsens
uhjemlede brug af fotografiet med tivoli-slottet og en slavisk gengivelse af tivoli-garden
indebærer tillige en eksemplarfremstilling i strid med ophavsretslovens § 2.
       tivoli har ikke udvist passivitet over for jacobsens brug af kendetegnet tivoli, idet
tivoli straks reagerede over for jacobsen, da tivoli af coronet blev gjort bekendt med, at
jacobsen benyttede dette kendetegn. de foreliggende erklæringer og de afgivne forklaringer
er ikke tilstrækkelige til at dokumentere, at jacobsen til stadighed har anvendt tivoli som
kendetegn siden 1954, endsige, at jacobsen ved sådan brug har stiftet varemærkeret hertil i
strid med tivolis allerede bestående ret. det kan heller ikke bebrejdes tivoli, at man ikke har
været opmærksom på jacobsens brug, idet tivoli-småkagerne i alt væsentligt har været solgt
til eksport, og der er intet grundlag for at antage, at tivoli kendte eller burde kende de helt
enkeltstående salg af dåser med sådanne småkager, som er sket i 1996, henholdsvis 2000.
       tivoli har herefter krav på at få slettet alle jacobsens registreringer af betegnelsen tivoli
vedrørende småkager og biscuits. påstand 5 a om udslettelse af jacobsens ef-varemærke-
registrering uddyber påstand 5 og er nedlagt særskilt i forbindelse med en fortsat domsfor-
                                               - 16 -
handling, som blev holdt, efter at jacobsen under domsforhandlingens første del oplyste at
have fået tivoli registreret som ef-varemærke for bl.a. småkager, og efter at retten havde
bedt parterne procedere spørgsmålet om, hvordan der skulle forholdes med denne ef-regi-
strering, under en fortsættelse af domsforhandlingen. der nøje sammenhæng mellem sagens
andre spørgsmål og spørgsmålet om udslettelse af ef-varemærket, og jacobsen har, som
sagen er forløbet, haft fuldt tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser.
       sø- og handelsretten, der er udpeget som dansk ef-varemærkedomstol i første
instans, har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmålet om udslettelse af registrerin-
gen efter varemærkeforordningens artikel 52 (1) og artikel 92 (d), idet der er tale om et
modkrav med påstand om et ef-varemærkes fortabelse eller ugyldighed som omhandlet i
disse bestemmelser. udtrykket ”modkrav” i den danske tekst skal ikke forstås i nogen
snæver forstand som begrænset til økonomiske krav, men snarere som ”modpåstand” eller
”kontrasøgsmål”. i den engelske version af forordningen anvendes således udtrykket
”counterclaim”, som har en meget vid betydning.
       i betragtning 13 i forordningens præambel anføres uden angivelse af nogen kompeten-
cemæssige begrænsninger, at ”retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelsen af ef-
varemærker skal have retskraft inden for hele fællesskabets område, da dette er den eneste
måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og har-
moniseringskontoret og krænkelse af ef-varemærkets enhedskarakter”, og i betragtning 14
står, at ”det må undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de
samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse
af et ef-varemærke og parallelle nationale mærker. …”.
       tivoli har efter forordningen krav på at få jacobsens registrering af tivoli som ef-
varemærke udslettet. efter art. 52 (1)(a) kan et ef-varemærke erklæres ugyldigt, bl.a. når det
strider mod et ældre velkendt nationalt varemærke, jf. art. 8 (2) og (5). da tivoli er et vel-
kendt mærke og er ældre end jacobsens ef-varemærke, der først er registreret under denne
sag, kan tivoli kræve udslettelse af jacobsens ef-varemærke.
       tivoli har efter varemærkelovens § 43 og ophavsretslovens § 83 krav på et rimeligt
vederlag som følge af jacobsens krænkelse af tivolis varemærker og ophavsretligt beskyt-
tede kendetegn samt overtrædelse af markedsføringsloven i perioden fra den 1. april 1990,
hvor aftalen vedrørende tivoli-slottet udløb, og indtil den 29. marts 2001, hvor der blev ned-
lagt fogedforbud. jacobsen har ikke fremlagt nogen som helst dokumentation for fordelingen
af omsætningen af tivoli-småkager på dåser med tivoli-slottet, på poser med tivoli og tivoli-
                                                - 17 -
garden og på anden emballage med tivoli. fastsættelsen af vederlaget må derfor ske efter et
skøn ud fra den samlede omsætning af tivoli-småkager.
       ifølge jan jacobsen havde jacobsens omsætning de seneste 5 år været ca. 150 mio. om
året, og i mangel af andre oplysninger fra jacobsens side må det lægges til grund, at omsæt-
ningen i de foregående år tilbage til 1990 har været af tilsvarende størrelse, således at
omsætningen i hele perioden har udgjort ca. 1.650 mio. kr. efter de afgivne forklaringer kan
tivoli-småkagernes andel af jacobsens samlede omsætning efter et forsigtigt skøn anslås til 9
%, hvilket svarer til 148,5 mio. kr. et rimeligt licensniveau udgør 2,5 % heraf, hvilket tivoli
har lagt til grund for sit krav om betaling af 5 mio. kr. ingen del af kravet er forældet, idet
tivoli har været i undskyldelig uvidenhed om sit krav.
       fogedforbudet har været lovlig nedlagt i overensstemmelse med retsplejelovens § 642,
idet jacobsen krænkede tivolis varemærker og ophavsrettigheder og handlede i strid med
markedsføringsloven. at jacobsen den 26. februar 2001 afgav proceserklæring om at ville
ophøre med at anvende tivoli-slottet, kunne ikke hindre nedlæggelse af forbud, når frem-
komsten af den blotte erklæring herom på et så sent tidspunkt blev sammenholdt med
tivolis interesse i et forbud.
jacobsens advokat har gjort gældende, at betingelserne for fogedforbud var ikke var opfyldt,
idet jacobsen under fogedsagen havde afgivet proceserklæring om ikke længere at ville
benytte billedet af tivoli-slottet og aldrig har benyttet grandjean-logoet på nogen anden måde.
efter svend larsens forklaring og den fremlagte revisorerklæring må det endvidere lægges
til grund, at jacobsen ophørte med brugen af tivoli-garden på småkageposer senest i 1991, og
der er derfor ikke grundlag for nu 12 år senere at nedlægge forbud mod jacobsens brug
heraf.
       det er jacobsen, som først har stiftet ret til varemærket tivoli for småkager og biscuits.
det fremgår således af tivolis skrivelse af 10. juli 1986 til jacobsen, at tivoli ikke havde regi-
streret tivoli som varemærke for kiks og biscuits, at tivoli efter aftale med jensen & møller
a/s havde afstået fra sådan registrering, og at tivoli ikke udnyttede sin forkøbsret til vare-
mærket. tivoli havde således i 1986 ikke ret til varemærket tivoli for småkager og biscuits.
det havde derimod jacobsen, der havde taget ordmærket tivoli i brug som varemærke for
småkager og biscuits i 1954, hvilket er dokumenteret ved de fremlagte erklæringer og faktu-
raer og de afgivne forklaringer.
       tivolis varemærker er ikke registreret for kager, småkager eller lignende. en eventuel
varemærkeret til tivoli for småkager og biscuits skal derfor være stiftet ved ibrugtagning.
                                                - 18 -
det er under sagen forklaret, at der bliver solgt kager i forbindelse med ”jul i tivoli”, men
ikke om de sælges under navnet tivoli. tivolikagen, som ifølge knud krætzmers erklæ-
ring er blevet solgt i vaffelbageriet i perioden 1998-2001, er en konditorkage, som ikke kan
sidestilles med småkager ved bedømmelsen af spørgsmålet om varelighed. kagerne, som
ifølge knud krætzmer blev solgt fra konditoriet under betegnelsen tivoli, blev kun solgt,
indtil konditoriet i 1997 lukkede. den anvendelse, som tivolis samarbejdspartnere har gjort
af mærket tivoli i deres markedsføring, indebærer ikke nogen brug af dette mærke, idet
produkterne ikke er blevet solgt under navnet tivoli.
        efter varemærkelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., ophører en varemærkeret, som er stiftet ved
ibrugtagning, når mærket ikke længere anvendes. i det omfang tivolis registreringer antages
tillige at omfatte småkager og biscuits m.v., er varemærkeretten bortfaldet som følge af
tivolis manglende opfyldelse af sin brugspligt efter varemærkelovens § 25. tivoli har såle-
des ikke ved fremlæggelse af skriftligt materiale dokumenteret inden for de seneste 5 år at
have benyttet tivoli som varemærke for småkager eller lignende. en brugspligt kan ikke
opfyldes ved en andens krænkende brug, og det forlig, som tivoli indgik med coronet cake
company i 1999 i en krænkelsessag, indebærer ikke, at tivoli herved har opfyldt sin brugs-
pligt.
       der foreligger ikke dokumentation for, at tivoli er et velkendt varemærke efter
varemærkelovens § 4, stk. 2. undersøgelsen offentliggjort i børsen viser noget om tivolis
velkendthed i 2002, men intet om velkendtheden på det tidspunkt, hvor jacobsen tog tivoli i
brug som kendetegn. jacobsen er enig i, at tivoli er stærkt indarbejdet som varemærke for
forlystelsesparker, men ikke at det skulle være velkendt mærke. dette understøttes bl.a. af
andres registreringer af tivoli som ef-varemærke. i øvrigt har jacobsens anvendelse af tivoli
ikke medført nogen skadevirkning for tivoli og kan ikke karakteriseres som snyltning.
       jacobsens brug af tivoli-garden har ikke udgjort en krænkelse, idet tivoli ikke har
dokumenteret at have nogen ophavsret til tivoli-garden. den formodede ophavsmand til
tivoli-gardens uniformer, bernhard olsen, er formentlig død for mere end 70 år siden, og
hans eventuelle ophavsret må derfor antages at være bortfaldet. jacobsen har ikke anvendt et
billede af tivoli-garden, men har derimod selv lavet et motiv.
       jacobsen har ikke krænket tivolis rettigheder ved at benytte tivoli-motivet indtil den
26. februar 2001, idet aftalen mellem tivoli og jacobsen ifølge de håndskrevne rettelser og
tilføjelser skulle fortsætte uden tidsbegrænsning, indtil den blev opsagt med det aftalte var-
sel, dvs. med et varsel på 1-2 år, jf. tivolis skrivelse af 10. juli 1986. ifølge rettelserne skulle
jacobsen for en 3-årig periode regnet fra den 1. september 1988 betale 20.000 kr. jacobsen har
                                                  - 19 -
kun betalt for den første periode, og tivoli har derfor krav på betaling for restperioden, jfr.
de subsidiære påstande.
       hvis det antages, at aftalen om brug af tivoli-motivet kun har været i kraft i perioden
1. april 1988 – 1. april 1990, har tivoli udvist passivitet, og jacobsen har derfor ret til at
benytte kendetegnet tivoli ved siden af tivolis mærke efter varemærkelovens § 9. jacobsen
har til stadighed brugt kendetegnet tivoli siden 1954, herunder ved salg i danmark, og tivoli
burde have været opmærksom herpå og reageret over for jacobsen, hvis tivoli ville skride
ind over for jacobsens fortsatte brug af tivoli.
       jacobsen har ikke handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5. jacobsen har
på ingen måde handlet dadelværdigt, men har tværtimod siden 1986 været i god tro med
hensyn til sin adgang til at benytte tivoli.
       tivoli bør ikke gives tilladelse til efter domsforhandlingens påbegyndelse at fremsætte
en ny påstand om udslettelse af jacobsens registrering af tivoli som ef-varemærke. tivoli
blev allerede under fogedsagen gjort bekendt med, at jacobsen havde indgivet ansøgning om
registrering af tivoli som ef-varemærke. tivoli burde have gjort indsigelse over for ansøg-
ningen og følge den appelprocedure over for registreringen, som er foreskrevet i varemærke-
forordningen. der er ikke tale om et ”modkrav” i den forstand, hvori varemærkeforordnin-
gens art. 52 og 92 anvender udtrykket. i den foreliggende sag er det ikke jacobsen, der som
sagsøgt har anfægtet tivolis ef-varemærkeregistrering, men derimod tivoli, der som sagsø-
ger anfægter jacobsens ef-varemærkeregistrering.
       ved udmåling af et eventuelt vederlag til tivoli må det tillægges betydning, at tivoli i
en meget lang periode har forholdt sig passiv over for jacobsens brug af ordmærket tivoli, af
tivoli-slottet og af tivoli-garden, og at jacobsen har handlet i god tro. krav på vederlag er
omfattet af den 5-årige forældelsesfrist i forældelsesloven, og renter kan først kræves fra
sagens anlæg.
sø- og handelsrettens afgørelse
tivoli har siden 1843 været anvendt som betegnelse for tivolis virksomhed på voldterræ-
net ved vesterbro i københavn. ifølge ordbog over det danske sprog, bind 23 fra 1946, anven-
des tivoli som egennavn uden artikel og uden flertalsform især om kjøbenhavns sommer-
tivoli. ifølge den store danske encyklopædi, bind 19, er tivoli en forlystelsespark i københavn
og en af danmarks mest besøgte seværdigheder, og det anføres, at "... som københavns mest
                                               - 20 -
populære sommerforlystelse fik tivoli hurtigt præg af institution og blev en del af dansker-
nes nationale selvforståelse...".
       tivoli er ikke kun fyldt med rutschebaner, ballongynger og andre forlystelser, men har
til alle tider tillige været fyldt med restauranter, boder og kiosker, hvor gæsterne indtager
alle mulige former for mad og drikke, spændende fra eksklusive gourmetmiddage med dyre
vine over wienerbrød og kager med kaffe eller chokolade til iskager og sodavand. uanset om
disse fødevarer indtages i en restaurant, på en café eller blot købes i en bod til fortæring på
stedet, forbinder gæsterne købet af måltidet med tivoli, der således siden langt tilbage i
tiden har været i brug som kendetegn for salg af bl.a. kager. tivoli har endvidere ifølge
knud krætzmers erklæring siden 1950’erne tillige været brugt som betegnelse for særlige
kager. den brug af tivoli-slottet, grandjean-logoet og dermed ordmærket
tivoli, som jacobsen efter aftale med tivoli foretog i henhold til aftalen fra 1986-1988, og
den brug af ordmærket tivoli, som coronet foretog i henhold til forliget med tivoli fra
1999 ved salg af et restparti kager, har ligeledes indebåret, at tivoli brugte sit ordmærke
tivoli for småkager.
       hertil kommer, at tivoli efter rettens opfattelse såvel i danmark som i udlandet er et
begreb, et ikon, som opfattes synonymt med danmark og københavn. tivoli findes at være
og i mange år at have været et velkendt mærke, hvis særpræg eller renommé kan lide
betydelig skade, hvis mærkeindehaveren ikke selv bestemmer dets anvendelse. tivolis
ordmærke tivoli er derfor efter varemærkelovens § 4, stk. 2, beskyttet imod brug af mær-
ket for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art, som dem, for
hvilke der er stiftet varemærkeret, hvis brugen medfører en utilbørlig udnyttelse af vare-
mærkets særpræg eller renommé eller kan skade særpræget eller renomméet.
       det lægges i overensstemmelse med jan jacobsens og svend larsens forklaringer
under domsforhandlingen til grund, at jacobsen siden begyndelsen af 1970’erne har solgt
småkager under kendetegnet tivoli. de forklaringer, som gert øehlenschlæger og leif
westermann har afgivet vedrørende deres erklæringer fra 1973, henholdsvis 1985, findes lige
så lidt som erklæringen af 1985 fra willy f kager, om hvis nærmere baggrund der heller ikke
foreligger nærmere oplysninger, egnede til at dokumentere, at jacobsen til stadighed siden
1954 har solgt småkager under kendetegnet tivoli, selv om de støttes af sigurd jacobsens
forklaring for fogedretten. efter direktør jan jacobsens forklaring er det ikke muligt at finde
fakturaer for salg af tivoli-småkager fra før 1996, og retten ser derfor ligeledes bort fra
erklæringen af 3. maj 2002 fra jacobsens revisor, der angives at være bygget på stikprøvevis
gennemgang af fakturaer.
                                                - 21 -
       uanset fra hvornår jacobsen har gjort stadig brug af kendetegnet tivoli for småkager
forud for indgåelsen af aftalen med tivoli i 1988, kunne denne brug imidlertid ikke stifte
varemærkeret for jacobsen hertil, hvis brugen var uberettiget, fordi andre forud for jacobsen
havde erhvervet varemærkeret til dette mærke for samme eller lignende varer.
       kager og småkager er samme eller lignende varer.
       det lægges til grund, at tivoli har stiftet varemærkeret til tivoli for kager, længe før
jacobsen tog dette mærke i brug for samme eller lignende varer, og at tivoli derfor som
udgangspunkt kan forbyde jacobsen at bruge dette mærke uden tivolis samtykke, idet der
er risiko for forveksling mellem mærkerne, herunder at det antages, at der er en forbindelse
mellem tivoli og jacobsen. retten finder endvidere, at jacobsens brug af det velkendte
mærke tivoli uden tivolis samtykke indebærer en utilbørlig udnyttelse af og er egnet til at
skade tivolis velkendte varemærkes særpræg eller renommé, således at jacobsens brug også
af denne grund er uberettiget.
       korrespondancen mellem jacobsen og tivoli i 1986-1988 tyder da heller ikke på, at
jacobsen dengang mente, at jacobsen havde nogen ret til ordmærket tivoli for kager og
lignende varer. hvis jacobsen havde ment at have erhvervet varemærkeret til dette ord-
mærke, burde jacobsen have gjort tivoli opmærksom herpå i forbindelse med indgåelsen af
aftalen om brugen af tivoli-slottet med grandjean-logoet og dermed ordmærket tivoli. tivoli
fremhævede således i skrivelsen af 10. juli 1986 udtrykkeligt som forudsætning for sin ind-
gåelse af aftale med jacobsen, at tivoli havde noteret sig, ”at der alene er tale om at benytte
et tivoli-billede, men at navnet tivoli ikke påtænkes anvendt”. samtidig gav tivoli på sin
side i overensstemmelse med redelig forretningsskik loyalt jacobsen oplysning om, at tivoli
muligvis havde givet trediemand ret til at bruge dette ordmærke for småkager og ikke
ønskede at binde sig længere end til den 1. april 1990.
       i mangel af skriftlig bekræftelse findes jacobsen ikke ved sigurd jacobsens forklaring i
fogedretten at have løftet sin bevisbyrde for, at den skriftlige aftale fra 1986-1988 efterføl-
gende skulle have fået et andet indhold, end hvad der fremgår af de skrivelser, som blev
udvekslet mellem parterne. imod at anse aftalen for ændret som forklaret af sigurd jacobsen
taler også, at jacobsen ikke har betalt for den fortsatte brug, således som jacobsen skulle og,
må man gå ud fra, også ville have gjort, hvis det dengang havde været jacobsens opfattelse,
at aftalen var blevet forlænget ud over den 1. april 1990.
       herefter, og idet tivoli har ret til billedet af tivoli-slottet, grandjean-
logoet og efter det anførte tillige til det velkendte ordmærke tivoli for kager og småka-
                                                 - 22 -
ger, har tivoli fra den 1. april 1990, hvor parternes aftale udløb, efter varemærkelovens § 4,
stk. 1 og 2, og ophavsretslovens § 70 kunnet forbyde jacobsens brug heraf.
       retten finder det ikke godtgjort, at tivoli-garden som sådan er undergivet en
ophavsret, der tilkommer tivoli. tivoli-garden er imidlertid en uadskillelig del af
tivoli-konceptet og med til at fremme afsætningen af tjenesteydelserne og varerne i tivoli.
jacobsens ubestridte brug af en afbildning af tivoli-garden sammen med tivolis varemærke
udgør en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5. det henstår efter bevisførelsen
som uklart, om og i givet fald hvornår jacobsens brug af tivoli-garden er ophørt. erklæringen
af 28. november 2002 fra jacobsens revisor kan ikke tillægges nogen bevismæssig værdi, idet
den efter sit eget indhold er udfærdiget efter anmodning fra jacobsen og bygger på
revisorens ”interview af centrale personer i selskabets organisation”. tivolis begæring om
forbud mod jacobsens brug af tivoli-garden imødekommes derfor.
       det findes ikke bevist, at tivoli har været eller burde være blevet bekendt med
jacobsens brug af tivolis kendetegn og symboler ved salg af småkagedåser og -poser til
udlandet eller i forbindelse med enkeltstående salg i 1996 og 2000 til dansk supermarked.
       derimod burde tivoli formentlig være blevet opmærksom på jacobsens ansøgning om
varemærkeregistrering i danmark i 1998 og den efterfølgende registrering i 1999. tivoli har
dog ved sin henvendelse til jacobsen i 2000 og det efterfølgende sagsanlæg reageret inden
rimelig tid. jacobsen har således ikke ved tivolis passivitet opnået ret til, at tivoli kan bestå
som ordmærke for jacobsen ved siden af tivolis varemærke, jf. varemærkelovens §§ 8-9.
tivoli har heller ikke i øvrigt som følge af passivitet fortabt sin adgang til at gøre indsigelse
imod jacobsens uretmæssige brug af tivolis tegn.
       jacobsens erklæring under fogedsagen om pr. 26. februar 2001 at ville ophøre med
brug af tivolis billede af tivoli-slottet og grandjean-logoet var i hvert fald under de
foreliggende omstændigheder ikke til hinder for nedlæggelse af fogedforbud, jf.
retsplejelovens § 642, nr. 2.
       retten finder, at det velkendte ordmærke tivoli nyder beskyttelse mod registrering
af et identisk dansk varemærke for småkager og biscuits efter varemærkelovens § 15, stk. 1
og stk. 4, og betingelserne i varemærkelovens § 28 for dom til ophævelse af registreringen er
opfyldt.
       tivolis påstande 1-5 tages herefter til følge.
       tivolis påstand 5 a indebærer i realiteten, at jacobsens ef-varemærke tivoli skal erklæ-
res ugyldigt efter varemærkeforordningens artikel 52 (1)(a), jfr. artikel 8 (2)(a)(ii) og (5), som
stridende mod tivolis ældre i danmark velkendte varemærke tivoli.
                                                - 23 -
       retten har efter retsplejelovens § 339 bedt parterne om under sagen at tage stilling til,
hvordan der skal forholdes med jacobsens registrering af ef-varemærket, og retten tillader
derfor, at påstanden, der i realiteten er indeholdt i den før domsforhandlingen nedlagte
påstand 5, fremsættes og behandles under sagen.
       jacobsen har under denne sag ikke nedlagt påstand om, at tivoli dømmes for kræn-
kelse af jacobsens ef-varemærke tivoli. jacobsen har heller ikke begrundet sine påstande
over for tivoli med jacobsens rettigheder ifølge denne registrering, der da også efter vare-
mærkeforordningens artikel 9 (3) først har virkninger fra et tidspunkt, der ligger efter foged-
rettens kendelse og sagsanlægget i denne sag. retten finder, at tivolis påstand 5 a herefter
ikke kan anses som et ”modkrav under en sag om varemærkekrænkelse” som omhandlet i
varemærkeforordningens artikel 52 (1). tivolis påstand 5 a afvises derfor fra påkendelse
under denne sag, således at tivoli i givet fald må indgive begæring om, at ef-varemærket
erklæres ugyldigt, til harmoniseringskontoret, jfr. varemærkeforordningens artikel 55.
       tivolis krav på vederlag og erstatning for jacobsens uberettigede brug af tivolis vare-
mærker mv. findes efter § 1, stk. 1, nr. 5, i lov om forældelse af visse fordringer at være
begrænset til at dække krav stiftet i en 5-årig periode forud for sagens anlæg den 11. april
2001. jacobsen ophørte efter det oplyste med at bruge tivolis mærker mv. den 26. februar
2001.
       ved fastsættelsen af tivolis krav på vederlag og erstatning for jacobsens varemærke-
og ophavsretskrænkelse i tidsrummet fra den 11. april 1996 til den 26. februar 2001 må der
på den ene side lægges vægt på, at parterne i deres aftale fra 1988 fastsatte et ret beskedent
vederlag for jacobsens brug af tivolis kendetegn mv., og at tivoli ikke har været
opmærksom på og ikke har gjort indsigelse mod jacobsens registreringer af tivoli som dansk
varemærke og som ef-varemærke. på den anden side har jacobsen ved at benytte billedet
med tivoli-slottet, grandjean-logoet og ordmærket tivoli udnyttet den hermed forbundne
meget betydelige goodwill til at fremme afsætningen af sine produkter og bør afgive en del
af sin betydelige fortjeneste herved til tivoli.
       herefter, og idet der er nogen usikkerhed om størrelsen af jacobsens omsætning i den
relevante periode, fastsættes vederlaget efter et samlet skøn til 1 mio. kr. med tillæg af rente
fra sagens anlæg.
                                                  - 24 -
                          t h i k e n d e s f o r r e t:
jacobsens bakery ltd. a/s skal ophøre med produktion, markedsføring og salg af småkager
og biscuits under anvendelse af figurmærket tivoli (grandjean-logoet), af et fotografi af
tivoli-slottet, jf. sagens bilag 37, samt af tivoli-garden, jf. sagens bilag 38, og tilpligtes at
anerkende, at brug heraf krænker tivolis varemærkerettigheder og er i strid med markedsfø-
ringslovens §§ 1, 2 og 5 og ophavsretslovens § 70.
      jacobsens bakery ltd. a/s skal ophøre med brug af ordmærket tivoli (vr 1999.03703)
som kendetegn i forbindelse med produktion, markedsføring og salg af småkager og
biscuits.
      jacobsens bakery ltd. a/s’ produkter og markedsføringsmateriale, som indebærer en
anvendelse af disse kendetegn, beslaglægges.
      jacobsens bakery ltd. a/s skal udslette sin registrering af ordmærket tivoli som dansk
varemærke for klasse 30: kager, småkager, kiks, biscuits og vafler (vr 1999 03703).
      det forbud, som fogedretten i horsens efter begæring af a/s kjøbenhavns sommer-
tivoli har nedlagt over for jacobsens bakery ltd. a/s den 29. marts 2001, stadfæstes.
      a/s kjøbenhavns sommer-tivolis påstand om, at jacobsens bakery ltd. a/s skal
udslette sin registrering af ef-varemærket tivoli (registreringsnummer 002014447), afvises.
       jacobsens bakery ltd. a/s skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 1 mio.
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 11. april 2001, til betaling sker.
      hver part bærer sine sagsomkostninger.
 allan suhrke                                elmer                                 uffe thustrup
                                                (sign.)
                                             ___ ___ ___
                                  udskriftens rigtighed bekræftes
                                  p.j.v. sø- og handelsretten, den
 - 25 -