                                            udskrift
                                                 af
                            sø- og handelsrettens dombog
                                     afsagt den 13. august 2002
sag: v 85/2000                        max mara fashion group s.r.l
                                      (advokat hans henrik skjødt)
                                      mod
                                      blues aps
                                      (advokat johan løje)
                                             dom
der skal tages stilling til, om max mara fashion group s.r.l. (i det følgende: max mara) skal
dømmes til at lade varemærkerne i blues og blues club udslette af varemærkeregistret
på grund af manglende reel brug, eller om max mara omvendt kan kræve, at blues aps ud-
sletter sit selskabsnavn i erhvervs- og selskabsstyrelsen og får forbud mod at anvende vare-
mærket blues original og domænenavnet bluesoriginal.dk.
max maras varemærker
max mara har i 1979, henholdsvis i 1986, fået ordmærkerne i blues, henholdsvis blues
club registreret for klasse 25, der omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklæd-
ning. endvidere er der i 1988 for samme vareklasse sket registrering af et figurmærke, hvori
ordene blues club indgår.
       varemærkerne, som i en række lande anvendes for eksklusivt dametøj, men ikke for
herretøj, blev i mange år ikke brugt i danmark.
       indtil den 31. december 1996 har max mara ad 5 gange i årene 1995 og 1996 til 5 for-
skellige detailhandlere solgt i alt 199 beklædningsgenstande og tasker under mærket blues
club, og efter den 31. december 1996 har max mara til 1 detailhandler i århus solgt i alt 41
                                             - 2 -
beklædningsgenstande under dette mærke i tidsrummet fra den 9. januar 1997 til den 8. sep-
tember 1997.
      mærket i blues har ikke været anvendt forud for den 31. december 1996, og efter
denne dato har max mara til 1 detailhandler i det nordlige københavn solgt 490 beklæd-
ningsgenstande under dette mærke i tidsrummet fra den 28. august 1998 til den 27. marts
2000.
      til belysning af de pågældende detailhandleres salg af de indkøbte varer under de an-
givne mærker er der under sagen fremlagt 11 annoncer i størrelsen 45 x 100 mm i berlingske
tidende fra juli til december 2000, hvori den nævnte københavnske forhandler reklamerer
med særtilbud på bl.a. ”i blues” og ”i blues club” med rabatter på 20 %, 50 % og i ét til-
fælde op til 70 %.
blues aps’ selskabsnavn og varemærke
ifølge erhvervs- og selskabsstyrelsen har det sagsøgte selskab fået sit nuværende navn blues
aps ved en vedtægtsændring af 16. januar 1995, som er registreret den 17. februar 1995.
      allerede forinden, den 7. december 1994, var der indgivet ansøgning til patent- og va-
remærkestyrelsen om registrering af ordmærket blues original for vareklasse 25. efter at
blues aps’ varemærkeagent til støtte for registreringen havde henvist til de registrerede va-
remærker blues club, triumph blues, paris blues, house of blues og b.b. blues bar, frafaldt
patent- og varemærkestyrelsen sit modhold af mærket i blues og registrerede blues origi-
nal som ansøgt.
      det er ubestridt, at blues aps har taget blues original i brug for herretøj i maj 1995 og
for dametøj i februar 1998.
forklaringer
der er afgivet forklaring af bl.a. mogens jørgensen og jens geppel.
 mogens jørgensen har forklaret, at han er indehaver af og direktør for blues aps. han har
selv fundet på blues-navnet, som han valgte, fordi det er smukt og let at sige på alle sprog.
han kendte godt max mara, men ikke mærkerne i blues og blues club. han blev først
bekendt med disse mærker i forbindelse med registreringssagen fra patent- og varemærke-
styrelsen.
                                               - 3 -
      han begyndte i 1994/1995 med den første blues original herrekollektion. i 1998 kom
den første blues original damekollektion.
      blues original har været markedsført massivt på megabillboards, i tv, i blade og ved
direkte markedsføring. der er anvendt mellem 23 og 25 mio. kr. på markedsføring af blues
original i tiden fra 1995.
      der er 6 blues original forretninger i danmark, sverige og island. 3 af forretningerne
drives på franchisebasis.
jens geppel har forklaret, at han er direktør for illum. han forhandler blues original og har
kendt blues aps, siden selskabet begyndte i 1994/1995. blues original markedsføres gennem
kampagner og kataloger og sælges også i en shop in shop i magasin. blues original er absolut
meget kendt i danmark.
      han kender max mara og i blues mærket. han er aldrig stødt på blues club.
      han har aldrig overvejet, om der skulle være nogen sammenhæng mellem i blues og
blues original, da det er to vidt forskellige tøjstile. blues original har en god stil, som er deres
egen, det er ikke en kopi af i blues.
påstande
max mara har nedlagt påstand om, at det forbydes blues aps at anvende kendetegnene blues
og blues original ved salg og markedsføring af beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe-
klædning, subsidiært af sådanne genstande til kvinder og piger, og at anvende domænenav-
net bluesoriginal.dk. endvidere er der nedlagt påstand om, at blues aps skal lade varemærket
blues original udslette i patent- og varemærkestyrelsen, subsidiært for beklædningsgenstan-
de, fodtøj og hovedbeklædning til kvinder og piger, og lade sit selskabsnavn udslette i er-
hvervs- og selskabsstyrelsen. endelig påstås blues aps dømt til at betale 150.000 kr. med
nærmere angivne renter.
      blues aps har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at max mara
skal anerkende, at registreringen af varemærkerne i blues og blues club skal udslettes
af patent- og varemærkestyrelsen.
anbringender
                                              - 4 -
max maras advokat har anført, at blues aps’s brug af betegnelsen blues i sit selskabsnavn og
af mærket blues original for beklædningsgenstande krænker max maras registrerede vare-
mærker i blues og blues club. der er både mærke-lighed og vareartslighed. selskabs-
navnet blues og blues original er forvekslelige med i blues og blues club. det kan ikke
tillægges betydning, at blues original er blevet registreret i patent- og varemærkestyrelsen,
da dette må skyldes en fejl.
      blues aps skal betale max mara et rimeligt vederlag for den uberettigede udnyttelse af
varemærkerne. vederlaget kan passende fastsættes til 150.000 kr.
      det bestrides, at max maras rettigheder til i blues og blues club er bortfaldet på
grund af manglende brug i danmark. max maras brug af i blues og figurmærket blues
club opfylder brugspligten i varemærkelovens § 25. brugen af figurmærket blues club
medfører, at også ordmærket blues club betragtes som brugt i danmark, da ordene
blues club indgår som en væsentlig del af figurmærket.
      både registreringen af selskabsnavnet blues aps og af domænenavnet bluesoriginal.dk
udgør en krænkelse af max maras varemærkeret og af markedsføringslovens § 5.
blues aps’ advokat har anført, at blues aps kan kræve ordmærket i blues samt ord- og fi-
gurmærket blues club udslettet efter varemærkelovens § 25, sammenholdt med § 61, stk.
3, idet det ikke er dokumenteret, at max mara har overholdt sin brugspligt til mærkerne.
max mara har ikke haft nogen rimelig grund til ikke at påbegynde brugen af i blues og
blues club i danmark. max mara markedsfører alene dametøj, hvorfor brugspligten i
hvert fald ikke er opfyldt for så vidt angår herretøj.
      selskabsnavnet blues aps og domænenavnet bluesoriginal.dk udgør ikke en krænkelse
af max maras varemærker. max maras eventuelle ret til at kræve selskabsnavnet udslettet ef-
ter anpartsselskabslovens § 2 er bortfaldet ved passivitet, da der er gået mere end 5 år siden
registreringen i 1995, uden at max mara har gjort indvendinger. blues aps anvender i øvrigt
ikke kendetegnene blues alene.
      blues original er ikke forveksleligt med i blues og blues club. mærkerne adskiller
sig visuelt, auditivt og betydningsmæssigt. der er ikke dokumentation for, at der sker for-
veksling mellem mærkerne til skade for max mara. for så vidt angår blues aps’ herrekollek-
tion er der end ikke varekollision. max mara er ikke berettiget til vederlag og erstatning.
sø- og handelsrettens afgørelse
                                               - 5 -
varemærkeloven gennemfører rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes til-
nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/ef), og varemærkeloven
skal derfor så vidt muligt fortolkes i overensstemmelse med dette direktiv. direktivet er ud-
færdiget med hjemmel i den dagældende ef-traktats artikel 100 a om det indre marked og
tilsigter en harmonisering af medlemsstaternes materielle varemærkeret.
       efter 4. betragtning i direktivets præambel bevarer medlemsstaterne fuldt ud deres fri-
hed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med
hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering, og medlemsstaterne har fortsat mulig-
heden for at fastsætte konsekvenserne af, at et mærke kendes ugyldigt. det fremgår af den 6.
betragtning i præamblen, at medlemsstaterne skal angive ugyldighedsgrunde på udtøm-
mende vis. efter 7. betragtning må det for at reducere antallet af varemærker, der er registre-
ret og beskyttet i fællesskabet, og derved antallet af konflikter imellem disse, kræves, at de
registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes, og medlemssta-
terne skal have mulighed for at træffe bestemmelse om, at et mærke ikke gyldigt kan påbe-
råbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren heraf
kan fortabe sine varemærkerettigheder.
       såfremt indehaveren ikke inden 5 år har gjort reel brug af varemærket i den pågæl-
dende medlemsstat for de varer, for hvilke det er registreret, skal varemærket efter direkti-
vets artikel 10, stk. 1, underkastes de i direktivet fastsatte sanktioner, medmindre der fore-
ligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted. for så vidt angår varemærker, der er re-
gistreret før den dato, hvor direktivets bestemmelser om brugspligt er sat i kraft for den på-
gældende medlemsstat, anses den i artikel 10, stk. 1, nævnte 5-års periode efter artikel 10,
stk. 4, litra b, for tidligst at være påbegyndt på denne dato. efter direktivets artikel 11, stk. 1,
kan et varemærke ikke erklæres ugyldigt på grund af et bestående, ældre varemærke, med-
mindre kravene om brug i bl.a. artikel 10, stk. 1 og 4, er opfyldt. efter artikel 12, stk. 1, kan
indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når der inden for en periode på 5 år
ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af mærket for de varer, for hvilke det
er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug. fortabelse af et vare-
mærke kan dog ikke gøres gældende, såfremt reel brug af varemærket påbegyndes i tiden
mellem udløbet af 5-års perioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om fortabelse.
       disse bestemmelser er gennemført ved varemærkelovens §§ 25 og 28, stk. 2, nr. 1. efter
disse bestemmelser kan registreringen af et varemærke ophæves, hvis indehaveren heraf ik-
ke inden 5 år har gjort reel brug af mærket for de varer, for hvilke det er registreret, med-
mindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. for varemærker, der er
                                              - 6 -
registreret før den 31. december 1991, påbegyndes den nævnte 5-årsperiode ifølge varemær-
kelovens § 61, stk. 3, den 1. januar 1992, således at varemærket skal være taget i reel brug se-
nest den 31. december 1996. efter § 28, stk. 3, kan krav om ophævelse af et varemærke på
grund af manglende brug ikke gøres gældende, hvis reel brug af varemærket påbegyndes i
tiden mellem udløbet af 5-årsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om ophæ-
velse. påbegyndelse af brug inden for de seneste 3 måneder forud for begæringens indgivel-
se tages ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse først
indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring
om ophævelse.
      da ordmærket i blues og ord- og figurmærket blues club var registreret før den
31. december 1991, skulle disse mærker i overensstemmelse med lovens og direktivets regler
have været taget i reel brug senest den 31. december 1996. i blues blev imidlertid ikke taget
i brug forud for dette tidspunkt. for så vidt angår blues club er der forud for denne dato
ifølge de fremlagte fakturaer alene ad 5 gange til 5 forskellige detailhandlere afgivet, hvad
der må betegnes som stakitordrer (ordrer på enkelte stykker af enkelte varer i enkelte størrel-
ser) på et beskedent samlet antal varer, hvoraf nogle har været beklædningsgenstande, mens
et uoplyst antal varer har været tasker. der foreligger ikke oplysninger om de pågældende
detailhandleres videresalg af varerne, herunder om de har markedsført de indkøbte beklæd-
ningsgenstande og tasker under mærket blues club. retten finder herefter, at max mara
heller ikke har gjort reel brug af ord- og figurmærket blues club inden udløbet af fristen
herfor i varemærkelovens § 61, stk. 3.
      varemærkelovens § 4 må i lyset af varemærkedirektivets artikel 11, stk. 1, fortolkes så-
ledes, at et yngre varemærke ikke krænker et ældre, kolliderende varemærke, når indehave-
ren af det ældre varemærke ikke har overholdt de krav om brug, der følger af varemærkelo-
vens § 25, sammenholdt med § 61, stk. 3. blues aps har således ved at tage sit registrerede
varemærke blues original i brug for dametøj i februar 1998 ikke krænket max maras rettig-
heder til varemærkerne i blues og blues club. således som sagen er forelagt, skal retten
ikke tage stilling til, om blues aps’ brug af varemærket blues original for herretøj i tidsrum-
met fra maj 1995 og indtil den 31. december 1996 har udgjort en krænkelse af max maras va-
remærkerettigheder.
      blues aps frifindes herefter for max maras påstande.
      begæringen om ophævelse af max maras varemærkeregistreringer er fremsat i blues
aps’ svarskrift af 11. september 2000. salget ad 3 gange i 1997 af i alt 41 beklædningsstykker
mærket blues club til 1 forhandler i århus findes af de samme grunde som anført ovenfor
                                              - 7 -
ikke at indebære en reel brug af dette mærke. salget til 1 detailhandler i det nordlige køben-
havn i tidsrummet fra den 28. august 1998 til den 27. marts 2000 af i alt 490 beklædningsgen-
stande under mærket i blues findes under hensyn til de manglende oplysninger om skete
videresalg og til oplysningerne om, at disse varer – eksklusivt dametøj – af denne forhandler
er videresolgt med betydelige rabatter på 20 %, 50 % og helt op til 70 %, heller ikke at inde-
bære nogen reel brug af mærket for max maras varer. det bemærkes herved, at den køben-
havnske detailhandlers annoncering i vidt omfang er sket i tidsrummet fra kort før til nogle
måneder efter, at blues aps den 11. september 2000 nedlagde påstand om udslettelse af max
maras varemærkeregistreringer. max mara findes ikke at have haft rimelig grund til ikke at
gøre reel brug af sine varemærker.
      mærkerne bruges for de samme varer og ligner hinanden, da ordet blues er det do-
minerende mærkeelement.
      herefter, og idet blues aps har foretaget en omfattende og særdeles bekostelig mar-
kedsføring af sit varemærke blues original og således har retlig interesse i, at max maras kol-
liderende varemærker i blues og blues club udslettes, tager retten blues aps’ påstand
om udslettelse af disse til følge.
                                thi kendes for ret
max mara fashion group s.r.l. skal anerkende, at registreringen af varemærkerne vr 1980
01368 i blues, vr 1988 00101 blues club og vr 1990 01470 blues club skal udslettes
af patent- og varemærkestyrelsen, og skal inden 14 dage efter denne doms afsigelse betale
45.000 kr. i sagsomkostninger til blues aps.
ole jahn                                   elmer                               søren jensen
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                   sø- og handelsretten, den
                                              p.j.v.
