‐ evh
                                     udskrift
                                          af
                      sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 29. februar 2008 kl. 10.00 blev af retten i sagen
v‐11‐06
meridiana s.p.a.
(advokat mads marstrand‐jørgensen)
mod
ankenævnet for patenter og varemærker
(advokat tomas ilsøe andersen)
procestilvarslet: société des hôtel méridien s.a.
(patent agents chas. hude a/s )
afsagt sålydende
                                        d o m:
sagen drejer sig om, hvorvidt det i danmark registrerede figurmærke le meridi‐
en er til hinder for, at meridiana s.p.a. som indehaver af den internationale
registrering under madrid‐protokollen nr. 566456 meridiana <w> kan registreres
i danmark, herunder spørgsmålet om mærkernes forvekslelighed, prioritetsstilling,
                                            - 2 -
og om betydningen af en mellem rettighedshaverne indgået fransk aftale om
mærkernes sameksistens.
meridiana s.p.a. (herefter meridiana) har nedlagt påstand om, at ankenævnet for
patenter og varemærker tilpligtes at anerkende, at den danske del af varemærket
mp566465 kan registreres endeligt.
ankenævnet for patenter og varemærker (herefter ankenævnet) har nedlagt
påstand om frifindelse.
société des hôtel méridien s.a. er procestilvarslet i sagen.
sagsfremstilling
meridiana var indehaver af det i danmark under vr 01.884.1992 registrerede
varemærke meridiana for klasse 39: transport af rejsende; lufttransport, drift af
lufthavne; udlejning af befordringsmidler til transport samt kontrol af
befordringsmidler og varer for transporten; oplysningsvirksomhed ydet af rejse‐ og
turistkontorer på rejser eller ved transport af varer; oplysning af priser, tidsplaner
samt, om hvilke varer der kan transporteres. varemærket var registreret med
prioritet fra en 22. januar 1991 og udløb den 27. marts 2002.
      i maj 2001 indgav meridiana ansøgning om registrering af eu–varemærket
meridiana (trademark nr. 002210201) for blandt andet vareklasse 39. varemærket
blev tillagt prioritet fra 22. januar 1991, men ansøgningen blev trukket tilbage efter
indsigelse fra société des hôtels méridien, der er indehaver af figurmærket le
meridien, hvori le er skrevet med håndskriftslignende typer.
      den 27. juni 2002 underrettede world intellectual property organization
(wipo) patent– og varemærkestyrelsen om, at meridiana som indehaver af den
internationale registrering under madrid protokollen nr. 566456 meridiana <w>
havde designeret danmark den 25. marts 2002. for klasse 39:transport services for
travellers, air transport, airport management services, aircrafts rental services,
information services on travel or the transport of goods or persons, information on
                                          - 3 -
fare and rates, timetable, goods for transport, pre‐transport control services for
aircrafts and goods, reservation services for seats for travel.
      varemærket blev registreret og offentliggjort i dansk varemærketidende den
16. oktober 2002.
      chas. hude a/s på vegne af société des hôtels méridien fremsatte den 16.
december 2002 indsigelse mod designeringens gyldighed efter varemærkelovens §
23 under henvisning til, at det yngre mærke meridiana var forveksleligt med
indsigerens internationale under madrid protokollen registrerede figurmærke le
meridien, mp741561, der har prioritet fra den 26. juli 2000, samt til at ydelserne
var identiske eller ligeartede.
      le meridien er registreret for bl.a. klasse 39: transport of people or freight;
packaging and storage of goods; organization of trips and excursions; freight
forwarding; arranging of cruises; escorting of travelers; sightseeing; tourism and
travel agencies (except for reservation of hotels, boarding houses); travel and
transport information; reservation of places for tourism, travel and transport
purposes; chauffeur services; car shuttle service; bus transport; courier services
(messages and merchandise); car rental.
      ved patent– og varemærkestyrelsens afgørelse af den 13. juli 2004 blev
indsigelsen delvist taget til følge, hvorefter designeringen alene blev opretholdt for
følgende ydelser i klasse 39: ”aircrafts rental services” og ”pre‐transport control
services for aircrafts and goods”. patent – og varemærkestyrelsen fandt, at
mærkerne var forvekslelige, idet der var synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig
lighed mellem mærkerne, og idet der forelå direkte kollision mellem en række
tjenesteydelser.
      ankenævnet for patenter og varemærker stadfæstede den 22. november 2005
afgørelsen i henhold til de af patent‐ og varemærkestyrelsen anførte grunde.
      meridiana har i november 2006 ansøgt patent‐ og varemærkestyrelsen om
registrering af varemærket meridiana på grundlag af eu‐
varemærkeansøgningen. registreringssagen er fortsat under behandling.
      meridiana og société des hôtels méridien indgik den 3. september 1992 i paris
aftale om vilkårene for mærkernes sameksistens. af aftalens art. 5, 6, 13 og 14 (i
engelsk oversættelse) fremgår:
                                            - 4 -
     ” article 5
     meridiana can use and register the social name and service mark meridiana to
     designate services of air transport of passengers and luggage and accessorily of
     transportation of goods.
     …
     article 6
     under the conditions set in article 5 meridien authorizes the use and registration of
     the company name and trademark meridiana throughout all the european
     countries and the non european ones facing the mediterranean coasts.
     meridiana declares to have instructed its attorneys to withdraw any filing or
     registration of the mark meridiana for services different from those cited in article 5
     in any country.
     meridiana expressly undertakes never to file any trademark composed of the word
     meridiana or similar ones in countries different from those hereby agreed.
     meridiana reciprocally undertakes not to use the word meridien or le meri‐
     dien both as social name and mark for air transportation service in any country of
     the world.
     …
     article 13
     the present agreement will be endless binding for the parties.
     …
     article 14
     the present agreement is ruled by the french law. every conflict arising from the
     interpretation and execution will be referred to tribunal of first instance of paris.
     …….”
retten i paris traf den 24. april 2007 afgørelse om fortolkning af aftalen. af
afgørelsen fremgår bl.a. (i engelsk oversættelse):
             on the infringement of article 5 and 6, paragraphs 1, 2 and 10 of the agreement
      considering that under article 5 of the agreement, meriadana s.p.a. is authorized
      to use and to register the company name and the service trademark to designate
                                              - 5 -
      ”services of the air transport of passengers and luggage and accessorily of
      transportation of goods”;
      considering that the text in question, absolutely clear, is not suitable for any
      ambiguity;
      moreover, considering that, in article 6, meriadiana s.p.a. undertakes to
      withdraw all trademark applications or registrations for services different from those
      cited in article 5;
      considering that, filing the community trademark application ”meriadiana” n.
      22101201 to designate products of class 12 and services of class 37 and 39, either for
      airplanes or for vehicles for transportation services, building, repair, installation
      services for aircrafts and air stations, air transportation services for passengers and
      goods, operating of airports, rental of air transportation services, information relating
      to the applicants’ travel and transport of goods and passengers, information
      concerning tariffs, timetables and types of transport, services relaing to checking
      aircrafts and goods before transport, reservation of travel seats, however
      meridiana s.p.a. has not breached the agreement, since products and services are
      only related to air transportation services for passengers, luggage and goods.
      on these grounds
      …
      declares that the company meridiana s.p.a. has breached the obligations
      undertaken under the settlement agreement dated 3 september 1992, as regards to
      articles 5, 8, and 9;
      consequently
      proibit the company meridiana ….
      ‐    to associate the trademark ”meridiana” to word ”charter” or to any other
           expression designating an activity of mass air transport of passengers at low price:
      …”
procedure
meridiana har anført, at mærkerne ikke er forvekslelige. de af patent‐ og
varemærkestyrelsen og ankenævnet anførte grunde for mærkernes forvekslelighed
er udelukkende begrundet i teoretiske overvejelser, hvorimod det afgørende i
henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15 er, om der foreligger en konkret
                                            - 6 -
risiko for forveksling. den synsmæssige, lydmæssige og begrebsmæssig lighed er
ikke afgørende, medmindre dette medfører, at en velorienteret dansk borger vil
forveksle mærkerne. i dette tilfælde betyder forskellen på udtalen af ordmærket
meridiana, der på dansk/italiensk udtales omtrent, som det staves, og
figurmærket le meridien, der udtales på fransk, at mærkerne sprogligt og
lydmæssigt ligger alt for langt fra hinanden til, at betingelserne for forveksling er
opfyldte jf. sø– og handelsrettens afgørelse i v‐26‐88, hvor mærkerne balance/ new
balance ikke fandtes forvekslelige.
       hertil kommer, at mærkerne har sameksisteret siden 1992. patent‐ og
varemærkestyrelsen respekterer normalt samtykkeerklæringer ved registrering
/designering. styrelsen burde således have taget hensyn til den klare
samtykkeerklæring ved registrering og designering af blandt andet danmark, som
følger af art. 5 og 6 i aftalen mellem meridiana og société des hôtel méridien, som
også er lagt til grund i afgørelsen fra paris. i henhold til disse bestemmelser er
société des hôtel méridien ikke berettiget til at komme med indsigelse mod
designeringen af meridiana.
       der skal herudover tages hensyn til prioritets‐ og anciennitetsspørgsmålet.
meridianas danske mærke var registreret indtil 2002. når det ikke blev fornyet,
skyldtes det udelukkende, at der forinden var indgivet en eu‐ansøgning, som blev
tillagt prioritet fra 1991, og at det internationale mærke blev designeret af meridiana
den 25. marts 2002 med samme prioritet. meridianas rettighed er således ældst, og
det er en fejl, når ankenævnet ikke har vurderet, hvilket af mærkerne der er først i
tid.
       varemærket meridiana burde derfor være registreret endeligt for samtlige
varegrupper.
       såfremt retten måtte finde, at varemærkerne er forvekslelige, vil meridiana
ikke anfægte den udvælgelse af tjenesteydelser, som patent‐ og varemærkestyrelsen
har foretaget.
ankenævnet har gjort gældende, at det centrale spørgsmål er, om ankenævnet har
truffet en lovlig og gyldig aftale efter varemærkelovens § 15, stk. 1 nr. 2., om at
mærkerne meridiana og le meridien er forvekslelige. det retlige grundlag for
forvekslelighedsvurderingen er ifølge bestemmelsen, om der foreligger mærke‐
                                          - 7 -
lighed og varelighed. med hensyn til mærke‐ligheden skal der foretages en
helhedsvurdering, der blandt andet tager udgangspunkt i det udviskede
erindringsbillede. der lægges herved afgørende vægt på synsbilledet, lydbilledet
med dansk udtalelse og den eventuelle forståelsesmæssige/begrebsmæssige lighed.
med hensyn til vareligheden tager sammenligningen af varer og tjenesteydelser
udgangspunkt i de vareklasser, mærkerne er registrerede for, men er ikke
begrænset hertil, idet alle relevante varer og tjenesteydelser skal tages i betragtning.
ved stor mærke‐lighed er kravene til varelighed mindre.
      ankenævnet har begrundet afgørelsen med, at der er både synsmæssig,
lydmæssig og begrebsmæssig lighed mellem mærkerne, hvorfor mærkerne er
forvekslelige. det franske le meridien består af to led, le, den bestemte artikel og
ordet meridien, der har syv ud af ni bogstaver fælles, hvoraf 6 i rækkefølge med
meridianas mærke meridiana. lydmæssigt har ordene samme rytme og næsten
samme udtale og vil på dansk kunne forstås som en henholdsvis fransk og italiensk
udgave af det samme ord/begreb, meridian, som betegner linjerne fra pol til pol på
jordens overflade. der er tillige varelighed mellem mærkerne, idet der er
sammenfald af ydelser i de registrerede klasser, for hvilke designeringen er
ophævet. betingelserne for risiko for forveksling er ud fra en helhedsbedømmelse
herefter opfyldt.
      det er ikke ankenævnets opgave at fortolke indholdet af en privat aftale
mellem meridiana og sociéte des hôtels méridien , og aftalen kan således ikke
tillægges betydning som en klar samtykkeerklæring i den aktuelle tvist mellem
meridiana og ankenævnet. meridianas anbringende om en bedre prioritetsstilling
støttes på en ældre, udløbet, dansk registrering og en eu‐registrering, der er trukket
tilbage. dette forhold er uden betydning for denne sag, der alene vedrører
spørgsmålet om designering af danmark af det internationale mærke meridiana. på
denne baggrund gøres det gældende, at ankenævnets afgørelse bør stadfæstes.
rettens bemærkninger
varemærket le meridien består af to ord, hvoraf det første le er et svagt
mærkeelement. i den anden del af varemærket, meridien, er de første seks
bogstaver de samme og i samme rækkefølge som i varemærket meridiana.
ordene meridien og meridiana kan opfattes som havende samme betydning, og der
                                         - 8 -
er samme tryk på stavelserne. de to varemærket har således en synsmæssig,
lydmæssig og begrebsmæssig lighed og må derfor anses for forvekslelige.
      meridiana har ikke anfægtet den af ankenævnet foretagne udvælgelse af
tjenesteydelser.
      den mellem meridiana og société des hôtels méridien indgåede aftale findes
ikke at have en sådan klarhed, at den kan anses som et samtykke til registrering af
meridiana i danmark. den af retten i paris trufne afgørelse findes ikke at kunne
fortolkes således, at den giver grundlag for registrering af meridiana.
      meridiana har indtil 2002 haft sit varemærke registreret i danmark. den i 2001
indgivne begæring om registrering af varemærket som et eu‐varemærke blev efter
indsigelse fra société des hôtels méridien tilbagekaldt og konverteret til en national
ansøgning, der ikke er færdigbehandlet. på dette grundlag findes der ikke under
denne sag at kunne tillægges varemærket meridiana prioritet fra 2001, således at
det må anses som et ældre varemærke og dermed først i tid i forhold til varemærket
le meridien. ankenævnets frifindelsespåstand tages derfor til følge.
                                     thi kendes for ret
ankenævnet for patent‐ og varemærker frifindes.
meridiana s.p.a. skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til
ankenævnet for patenter og varemærker. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter
rentelovens § 8 a.
bjarne egedal                      mette christensen                  per sjøqvist
                                         (sign.)
                                     ___ ___ ___
                            udskriftens rigtighed bekræftes
              - 9 -
p.j.v. sø- og handelsretten, den
