      - jf
                                            udskrift
                                                 af
                             sø- & handelsrettens dombog
                                           ____________
den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen
v 20/06
kraft foods as
(advokat jeppe brinck-jensen)
mod
ankenævnet for patenter og varemærker
(kammeradvokaten ved advokat thomas ilsøe andersen)
følgende
                                            dom
sagens spørgsmål er om kraft food asʹ varemærke smil registreret i klasse 30 og be-
nyttet for ruller med små, cylindriske stykker chokolade med karamelfyld kan opretholdes
for chokoladeprodukter og konfekturevarer hovedsagelig bestående af chokolade.
      kraft foods as (kraft food) har nedlagt påstand om at den af ankenævnet for patenter
og varemærker (ankenævnet) den 22. december 2005 trufne afgørelse i sag an 2005 00003
omgøres idet kraft foods varemærkeregistrering opretholdes for chokoladeprodukter og kon-
fekturevarer hovedsagelig bestående af chokolade i klasse 30.
      ankenævnet har påstået frifindelse.
                                                     -2-
sagsfremstilling
smil <w> blev med ansøgningsdato den 8. oktober 1987 og registreringsdato 4. januar 1991 re-
gistreret for varer i klasse 30 (kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, ba-
gepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis).
      i brev af 1. august 2003 til patent- og varemærkestyrelsen (styrelsen) anmodede linds
patentbureau på vegne en klient om ophævelse af varemærkeregistreringen. anmodnin-
gen blev begrundet med at smil ikke havde været benyttet i de seneste fem år for alle
varer i klasse 30. efter korrespondance mellem styrelsen og ophævelsessagens parter traf sty-
relsen afgørelse den 18. november 2004. begæringen om ophævelse blev taget til følge for alle
varer i klasse 30 med undtagelse af ʺsmå chokoladestykker med karamelfyldʺ, jf. varemærke-
lovens § 28, stk. 2, nr. 1, jf. § 25.
      i afgørelsen hedder det bl.a.:
ʺdet er styrelsens opfattelse, at det indsendte materiale viser reel brug af smil for ʺsmå chokoladestyk-
ker med karamelfyldʺ inden for de sidste fem år ...
hvis en indehaver dokumenterer brug for flere varer eller tjenesteydelser inden for samme
område, vil styrelsen efter omstændighederne opretholde varemærket for nærmeste overbe-
greb for disse varer. opretholdelsen af en registrering for et overbegreb er imidlertid kun
brugt i meget få tilfælde ...
da indehaver således ikke har dokumenteret smil brugt for andet end for ʺsmå chokolade-
stykker med karamelfyldʺ, kan registreringen ikke — som anført af indehaver — opretholdes for ʺcho-
koladeprodukter, kakao, konfekturevarer og slik.ʺ
      kraft food klagede over afgørelsen til ankenævnet der den 22. december 2005 stadfæ-
stede afgørelsen med følgende begrundelse:
      ʺdet tiltrædes, at indehaver ikke har dokumenteret smil brugt for andet end ʺsmå cho-
koladestykker med karamelfyldʺ. herefter og idet ankenævnet ligeledes tiltræder, at der ikke
er grund til at opretholde varemærket for ʺchokoladeʺ — det nærmeste overbegreb — stadfæstes
den påklagede afgørelse.ʺ
                                                  -3-
kraft food anlagde sag den 21. februar 2006 med principal påstand om at ankenævnets afgø-
relse skulle omgøres således at kraft foods varemærkeregistrering opretholdtes for chokolade
og konfekturevarer i klasse 30, subsidiært for chokoladeprodukter og konfekturevarer hoved-
sagelig bestående af chokolade i klasse 30. den principale påstand blev frafaldet ved brev
modtaget den 24. januar 2007. sagen blev domsforhandlet den 26. januar 2007.
forklaring
karina carlsson har forklaret at hun er markedschef hos kraft food for chokoladevarer som
omfatter bl.a. marabou, twist, toblerone, daim der markedsføres i forskellige
smagsvariationer og størrelse, og smil der markedsføres i én størrelse. der er betydelig kon-
kurrence på området, og kraft foods produkter konkurrerer også indbyrdes. der findes i
danmark over 500 produkter der konkurrerer med smil. kraft foods produkter markedsfø-
res ofte som kampagnetilbud omfattende flere slags chokolade, fx en dobbeltpakning med to
ruller smil og en plade marabou for 35 kr. målgruppen for smil er 19-35-årige, samme
gruppe som for daim der fås i flere udgaver, herunder som plade og som is. smil kunne også
tænkes markedsført i flere udgaver på samme måde som tilfældet er med daim.
       toblerone markedsføres også som små chokoladestykker (med mandler og honning)
som en del af en pose twist.
       for vidnet er konfekturevarer det samme som ʺconfectionaryʺ, dvs. slik i bred forstand,
herunder også tyggegummi.
parternes argumenter
kraft food har henvist til bemærkningerne til forslaget til varemærkelovens § 28,
stk. 4, i folketingstidende 1990-91 (2. samling), tillæg a, sp. 1919, hvor det hedder:
       ʺ ... bestemmelsen må forstås således, at registreringen kun opretholdes for de varer, for
hvilke mærket har været brugt, men varemærkeretten bevares materielt for ligeartede varer,
hvilket følger af forslagets § 4. hvor konkret varearten skal angives, må afklares i praksis, idet
man i nogle tilfælde bør acceptere, at registreringen opretholdes for et overbegreb, eksempelvis
ʺlægemidlerʺ, selv om varemærket kun anvendes for et bestemt lægemiddel.ʺ
       i overensstemmelse hermed anfører jens jacob bugge i ufr 1998 b, s. 149, at det
næppe er muligt alene på baggrund af bemærkningerne at fastslå at der er tale om en
                                                  -4-
meget snæver undtagelse. han henviser til en svensk dom hvorefter den tilsvarende
bestemmelse i den svenske varemærkelov er blevet fortolket snævert (stockholms
tingsråtts dom af 2. september 1994 refereret i nir 1995, s. 318).
       andersen og wallberg anfører i juristen 1992, side 34, om delvis ophævelse som et ek-
sempel at man i tilfælde hvor et mærke er registreret for alle beklædningsgenstande, men kun
anvendes for alt i undertøj og vinterfrakker, kan opretholde registreringen for det brede be-
greb beklædningsgenstande, og de anfører videre at man i disse tilfælde må anlægge en mild
bedømmelse ud fra formålet med brugspligten som er at fjerne defensive registreringer.
       selv om styrelsens vejledning af 11. oktober 1996 ikke er en væsentlig retskilde,
kan der dog henvises til vejledningen, s. 15, hvor det hedder:
       ʺlovbemærkningerne lægger op til, at vi e.o. kan acceptere et overbegreb, så en ansøg-
ning ikke skal begrænses ned til de konkrete varer, mærket er brugt for. bemærkningerne
lægger imidlertid ikke op til, at det generelt skal være muligt at opretholde en registrering for
et overbegreb, men derimod at det i nogle tilfælde bør accepteres.ʺ
       styrelsens og ankenævnets afgørelser i den foreliggende sag er ikke i overensstemmelse
med forarbejderne til bestemmelsen i varemærkelovens § 28, stk. 4, idet der mangler en
begrundelse for at det i det foreliggende tilfælde ikke skulle være muligt at opretholde
registreringen for et overbegreb. det er formentlig udtryk for at styrelsen i strid med
motiverne har etableret en fast praksis hvorefter registrering for nærmeste overbegreb
ikke tillades hvis varen alene anvendes for ét produkt, jf. herved knud wallberg, vare-
mærkeret, 2004, s. 250:
       ʺder er dog nu etableret en fast praksis for at brug af et mærke for kun en vare ikke kan
opretholde registreringen for et overbegreb.ʺ
den praksis der sigtes til, er administrativ praksis som jo ikke er bindende ved domstolenes
fastlæggelse af rækkevidden af varemærkelovens § 28, stk. 4. domstolene bør lægge vægt på
forarbejderne og betragtningerne til varemærkedirektivet og varemærkeforordningen,
jf. herved betragtning 9 til varemærkeforordningen og betragtning 8 til varemærkedirek-
tivet.
                                                    -5-
       den eneste danske afgørelse på området er home-sagen, u 2001.2094 shd, hvor retten
fandt at home havde opfyldt brugspligten for bl.a. klasse 35, selv om home ikke havde aktivi-
teter der fuldstændigt dækkede alle dele af klassen.
       endvidere henvises til aladdin-sagen, dom afsagt af retten i første instans den 14. juli
2005 i sagen t-126/03. i sagen, der vedrørte et varemærke for et pudsemiddel, havde ohim
(khim) anført at brugen af det ældre varemærke viste at ʺpoleringsmidler til metalʺ ikke
var en ensartet gruppe. appelkammeret havde anvendt underkategorien ʺpoleringsmidler til
metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel (magisk
bomuld)ʺ ved afgørelsen af om den ældre nationale registrering af aladdin i klasse 3 var til
hinder for europæisk varemærkeregistrering af aladin for ʺpræparater til rensning af af-
løbsrør til den metalforarbejdende industri ...ʺ (præmis 38). retten i første instans an-
førte i præmis 43 at formålet med kravet om reel brug ikke så meget er at foretage en præcis
afgrænsning af det ældre varemærkes beskyttelse i forhold til de konkrete varer og tjeneste-
ydelser for hvilket varemærket på et givet tidspunkt er blevet brugt, men snarere mere gene-
relt at sikre at det ældre varemærke er blevet brugt for de varer og tjenesteydelser for hvil-
ket det er blevet registreret. dette førte bl.a. retten til følgende (præmis 46):
ʺselv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en
given kategori, ikke kan anvendes, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det ældre
varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der — uden at være fuldstændig identiske med
dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren — i det væsentlige ikke adskiller
sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig ...ʺ
det er kraft foods synspunkt at begrænsningen af registreringen til ʺsmå chokoladestykker
med karamelfyldʺ netop er udtryk for en vilkårlig opdeling der ser bort fra at smil konkurre-
rer med andre chokolade- og konfektureprodukter som fx daim, marabou og toblerone for
blot at nævne nogle af kraft foods egne produkter. det er formentlig også uden vide-
re klart at nærmeste overbegreb til ʺsmå chokoladestykker med karamelfyldʺ ikke kan
være ʺchokoladeʺ. der kan tænkes mange mellembegreber af praktisk kommerciel be-
tydning inden man kommer op til chokoladebegrebet: ʺchokoladestykker med kara-
melfyldʺ, ʺchokoladestykker med fyldʺ ʺsmå chokoladestykkerʺ og så fremdeles.
       det vil være muligt sådan som påstanden er udformet, at opretholde kraft foods vare-
mærkeregistrering for chokoladeprodukter eller for konfekturevarer hovedsagelig be-
                                                  -6-
stående af chokolade i klasse 30, men en sådan opdeling ville være vilkårlig og ikke ta-
ge hensyn til de markedsmæssige forhold.
       ved afgørelsen har ankenævnet ikke taget tilstrækkeligt hensyn til varemærkeindeha-
verens interesse i produktudvikling af smil, fx svarende til den udvikling der har
fundet sted for daims vedkommende, jf. herved aladdin- dommens præmis 51, der
fremhæver at bestemmelserne i varemærkeforordningens artikel 43 skal anvendes
under hensyntagen til varemærkeindehaverens
       ʺlegitime interesse i for fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjeneste-
ydelser inden for grænserne af de ord, der betegner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemærket er registreret ...ʺ.
       endelig bemærkes at også hensynet til tilliden til varemærkeregisteret taler imod
en for snæver opretholdelse af registreringer. styrelsens praksis vil føre til at registe-
ret bliver mindre anvendeligt som vejledning om frie områder.
ankenævnet har henvist til at formålet med reglerne om brugspligt og begrænsning af
beskyttelsen for registrerede mærker er at hindre defensive registreringer. det ses bl.a. af be-
tragtning 9 til varemærkeforordningen (ʺdet er kun berettiget at beskytte ef-varemær-
kerne og at beskytte ældre registrerede mærker, i det omfang de pågældende mærker
rent faktisk brugesʺ) og af betragtning 8 til varemærkedirektivet (ʺkræves, at de regi-
strerede mærker rent faktisk brugesʺ). det kræves derfor også i varemærkedirektivets
art. 12 om fortabelsesgrunde at indehaveren skal gøre reel brug af mærket.
       smil er reelt ikke brugt for chokolade i almindelighed eller for konfekture. beg-
ge begreber er meget omfattende, og en accept af sagsøgerens synspunkter ville sætte vare-
mærkelovens § 28 ud af kraft. den modifikation af kravet om reel brug der angives i motiver-
ne til varemærkelovens § 28, stk. 4, er meget snæver og kan ikke få betydning i den forelig-
gende situation hvor ʺchokolade med karamelfyldʺ hævdes at omfatte ethvert chokolade- eller
konfektureprodukt.
       i deres anvendelse af varemærkelovens § 28, stk. 4, har styrelsen og ankenævnet med
rette ud fra formålet med bestemmelsen og med bestemmelserne om brugspligt fundet at ʺsmå
chokoladestykker med karamelfyldʺ ikke er identisk med ethvert chokolade- eller konfekture-
produkt. dette er i overensstemmelse med motiverne til varemærkelovens § 28, stk. 4, og
                                                     -7-
stemmer med vejledningen af 11. oktober 1996, side 15, hvoraf bl.a. fremgår at et mærke der
kun er brugt for en enkelt vare, som hovedregel kun kan opretholdes for denne vare. hvad
der ligger i overbegreb er nærmere belyst ved eksempler i vejledningen, side 16, hvor det også
nævnes at man ud fra formålet med reglerne ikke kan anvende alt for vide overbegreber.
       begreberne ʺchokoladeproduktʺ og ʺkonfektureproduktʺ er meget brede. det kan bl.a.
ses af eksemplerne i nudansk ordbog under de respektive opslag. som forklaret af karina
carlsson er der da også mere end 500 produkter der konkurrerer med smil.
       styrelsens og ankenævnets rubricering af varen som smil er mærke for, og fastlæggel-
sen af det nærmeste overbegreb er saglig og velbegrundet.
       med hensyn til home-dommen bemærkes at problemstillingen i denne sag var en noget
andet end i den foreliggende, bl.a. var home et velkendt varemærke.
       det må ved afgørelsen erindres at begrænsning af registreringen ikke fratager smil den
beskyttelse mod lignende mærker for lignende vare som følger af varemærkelovens § 4.
rettens afgørelse
ved afgørelsen af 18. november 2004 fandt styrelsen at der forelå reel brug af smil for ʺsmå
chokoladestykker med karamelfyldʺ inden for de sidste fem år. videre bemærkede styrelsen:
ʺhvis en indehaver dokumenterer brug for flere varer eller tjenesteydelser inden for samme område, vil
styrelsen efter omstændighederne opretholde varemærket for nærmeste overbegreb for disse varer. op-
retholdelsen af en registrering for et overbegreb er imidlertid kun brugt i meget få tilfælde...ʺ
styrelsens afgørelse må betyde at man ikke fandt at kunne opretholde regi-
streringen for nærmeste overbegreb, da kraft food ikke havde dokumenteret brug
for flere varer inden for samme område, men alene den beskrevne brug for ʺsmå chokola-
destykker med karamelfyldʺ. denne opfattelse, hvorefter opretholdelse af et varemær-
ke for et overbegreb tilsyneladende kun kan ske i tilfælde hvor mærket har været be-
nyttet for flere varegrupper, synes vanskelig at forene med opfattelsen i styrelsens notat
af 11. oktober 1996, pkt. 7.3., eller med bemærkningerne til forslaget til varemærkelo-
vens § 28, stk. 4, i folketingstidende 1990-91 (2. samling), tillæg a, sp. 1919, der forud-
sætningsvist giver mulighed for efter en konkret vurdering at acceptere opretholdelsen
af et varemærke for et overbegreb, også i tilfælde hvor mærket er anvendt for et enkelt pro-
dukt.
                                                 -8-
       derimod synes styrelsens begrundelse at være i overensstemmelse med referatet
af dens praksis hos knud wallberg, varemærkeret, 2004, side 250, der efter henvisning til
lovbemærkningerne anfører:
       ʺder er dog nu etableret en fast praksis for at brug af et mærke for kun én vare ikke kan
opretholde registreringen for et overbegreb.ʺ
       med hensyn til den tilsvarende problemstilling vedrørende det registrerede beskyttel-
sesomfang ved anvendelsen af art. 43, stk. 2 og 3, i varemærkeforordningen kan henvi-
ses til dommen afsagt af retten i første instans den 14. juli 2005 i sagen t-126/03 (aladdin),
særligt præmis 46.
       det er på denne baggrund rettens opfattelse at begrænsning af registreringen af
smil til alene at vedrøre ʺsmå chokoladestykker med karamelfyldʺ er for snæver i
forhold til de hensyn der ligger bag bestemmelsen i varemærkelovens § 28, stk. 4, jf. vare-
mærkedirektivets art. 10, art. 11, stk. 4 og art. 13 samt varemærkeforordningens art. 15
og art. 43, stk. 2 og 3.
       det er videre rettens opfattelse at det nærmeste overbegreb for ʺsmå chokolade-
stykker med karamelfyldʺ ikke er chokolade, men at der findes flere mulige overbe-
greber der er videre end ʺsmå chokoladestykker med karamelfyldʺ, men snævrere end ʺcho-
koladeʺ.
       efter kraft foods påstand skal det tillades at varemærkeregistreringen opretholdes for
ʺchokoladeprodukter og konfekturevarer hovedsagelig bestående af chokoladeʺ i klas-
se 30. disse betegnelser må imidlertid efter rettens kendskab til området dække over
særdeles omfattende varegrupper og således føre til at registreringen opretholdes for
langt mere end hvad der kan være tilfældet selv efter den videre forståelse af varemærkelo-
vens § 28, stk. 4, der kan følge af bemærkningerne til bestemmelsen, en forståelse der ef-
ter rettens opfattelse synes at være i overensstemmelse med dommen afsagt af retten i
første instans den 14. juli 2005 i sagen t-126/03.
       retten kan derfor ikke give kraft food medhold.
       ved fastsættelsen af sagsomkostninger er taget hensyn til sagens udfald og det
merarbejde dens principielle betydning må antages at have medført, og til at den prin-
cipale påstand blev frafaldet kort før hovedforhandlingen.
                                              -9-
                                        thi kendes for ret:
a nkenævnet for patenter og varemærker frifindes.
inden 14 dage skal kraft foods as i sagsomkostninger betale 30.000 kr. til ankenævnet
for patenter og varemærker.
 aksel gybel                            jens feilberg                  villy rasmussen
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                 p.j.v. sø- og handelsretten, den
