- pba
                                         udskrift
                                             af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                        ____________
                                         kendelse
afsagt den 2. juli 2014.
a-4-14
                                   p.j. watson
                                   (advokat lars karnøe)
                                   mod
                                   pandora a/s
                                   (advokat frank bøggild og advokat kolja staunstrup)
indledning
sagen drejer sig om, hvorvidt pandora a/s (herefter pandora) skal forbydes i eu at produce-
re, lade producere, markedsføre, sælge og lagerføre og importere et smykke, hvor ordet
”joy” er indgraveret.
påstande
p. j. watson har nedlagt påstand om, at det forbydes pandora at producere, lade producere,
markedsføre, sælge, lagerføre og importere smykket med varemærket joy, som fremgår af
bilag 8, i eu.
                                                  -2-
pandora har nedlagt påstand om, at sagen nægtes fremme.
oplysninger i sagen
p. j. watson og varemærket joy
p. j. watson er en engelsk juvelervirksomhed, der blev etableret i begyndelsen af 1960’erne,
og som fremstiller, markedsfører og sælger massefremstillede og unika smykker. p. j. wat-
son sælger primært business to business.
        i april 1994 afgav vivian watson, managing director i p. j. watson, en skriftlig erklæ-
ring, hvori han erklærede, at p. j. watson endnu ikke var begyndt at anvende varemærket
joy, men at p.j. watson havde fået tilladelse af brancheforeningen for engelske guldsmede
til at benytte joy som stempelmærke.
        p. j. watson har med prioritet fra den 16. marts 2000 registreret eu-varemærket joy
<w> i klasse 14 for ”juvelerarbejde, smykker og similismykker; smykkesten, ædelstene og
simili, ure og armbåndsure.” i juni 2008 og december 2010 fik p.j. watson ved afgørelser
truffet af ohim medhold i, at figurmærker indeholdende ordet ”joy” ikke kunne registreres
i klasse 14.
p.j. watsons brug af sit varemærke
        i oktober 1999 fik p. j. watson registreret domænenavnet ”joy-london.co.uk”. af ud-
skrifter fra hjemmesiden joy-london.co.uk fra web.archive.org fremgår det, at hjemmesiden
var aktiv den 2. marts 2009. på hjemmesiden var der denne dato en beskrivelse af varemær-
ket joy. varemærket var gengivet flere steder på hjemmesiden, sammen med billeder af joy
kollektionen og en liste over forhandlere af joy i bl.a. storbritannien, irland og holland.
hjemmesiden eksisterer fortsat, men har ikke været anvendt aktivt de seneste år. varemær-
ket joy vises ikke på den aktuelle hjemmeside.
      p. j. watson har fremlagt en opgørelse over salg af produkter med varemærket joy i pe-
rioden 7. december 2004 til 7. december 2009. det fremgår af opgørelsen, at der er solgt i alt
2.239 smykker, herunder øreringe, vedhæng, ringe og armbånd. p. j. watson har endvidere
fremlagt en opgørelse over salg af smykker i perioden 1. januar 2011 til 23. januar 2014. op-
gørelsen nævner ikke varemærket joy, men refererer til en række produktkoder. opgørelsen
                                                  -3-
viser, at der er solgt i alt 56 smykker, heraf 55 ringe og et armbånd, til en samlet salgspris på
£ 45.700,00. p. j. watson har fremlagt 2 fakturaer udstedt af p. j. watson henholdsvis den 17.
marts 2011 (appro no 3965) til portique og den 19. september 2012(appro no 4878) til
ham & huddy. på begge fakturaer er med håndskrift påført teksten ”joy”. smykkerne er
angivet med betegnelserne j1, j2 til j8. det fremgår af en note fra portique dateret 5. oktober
2011, at de returnerede et af smykkerne angivet i ”appro 3965” til p. j. watson, da det ikke
var solgt.
    af en udskrift fra handelsmessen international jewellery londons hjemmeside
www.jewellerylondon.com, fra den 16. februar 2010 fremgår, at p. j. watson havde haft
stand g101. videre var ringen ”joy anniversary ring” afbilledet, og under beskrivelsen
fremgik det, at ringen var en blandt 55 diamantringe i p. j. watsons brochure ”joy anniver-
sary rings”. p. j. watson har fremlagt kontrakter om retten til at udstille på messen, hen-
holdsvis den 5. til 8. september 2010 på stand g91, den 4. til 7. september 2011 på stand g111
og den 2. til 5. september 2012 på stand g121. p. j. watson har i den forbindelse fremlagt et
billede, der viser p. j. watsons montre på stand g111. i montren er bl.a. udstillet et smykke,
der ligger i en hyacintblå æske. ved siden af står et kort med en tegning af smykket ”the
mother & child pendant”.
    p. j. watson har fremlagt eksempler på den emballage, som joy kollektionen markedsfø-
res i. der er tale om hyacintblå æsker med påskriften joy med sølvskrift. varemærket er an-
ført både på æskens låg og inde i æsken. der er ikke anden udsmykning på æskerne. den
hyacintblå farve og joy med sølvskrift går igen på p.j.watsons brochure ”joy anniversary
rings”.
    i august 2013 havde p. j. watson et møde med website designer louise towler under
overskriften ”brand name joy”. af noterne fra mødet fremgår det, at ”branding for joy exists
already blue (light hyacint).
    i september 2013 returnerede det engelske kongehus en halskæde, som p. j. watson hav-
de givet i gave i forbindelse med prins george af cambridges fødsel.
pandora
pandora, der i dag er et børsnoteret selskab, blev grundlagt i 1982 af familien enevoldsen og
designer, producerer, markedsfører og sælger håndforarbejdede smykker, herunder samle-
                                                 -4-
smykker, fremstillet af ædle materialer til tilgængelige priser. smykkerne sælges i mere end
80 lande via 10.300 forhandlere, herunder ca. 1.100 konceptbutikker. pandora har på ver-
densplan over 8.500 medarbejdere. pandora har bl.a. haft succes med kollektionen moments,
som bestod af et armbånd, hvorpå der kunne påsættes forskellige charms som fx en kat eller
en rose.
      i 2013 introducerede pandora et nyt koncept inden for charms-armbånd, pandora es-
sence collection, som består af armbånd, hvorpå der kan sættes charms efter kundens eget
valg i ædelmetal og sten. pandora har eu-varemærkeregistreringer for pandora og es-
sence i klasse 14. oprindeligt bestod kollektionen af 24 forskellige charms. det fremgår af
pandoras interne præsentationsmateriale vedrørende essence collection 2013/2014, at kollek-
tionen repræsenterer personlige værdier, og:
      ”<, the essence collection charms are truly unique; each is engraved with a per-
      sonal value.
      <
      24 meanings
      the 24 meanings attributed to the charms have been defined through an international
      survey with more than 7.500 pandora club members, whereby participants rated the
      life values most important to them<
      each essence collection charm conveys a specific meaning which relates to the
      values close to the modern woman’s heart<
      <
      translation
      copy elements not to be translated:
      <
      values/names of charms
      <”
af pressemeddelelsen, som pandora udsendte den 30. september 2013 ved lanceringen
af ”pandora essence collection”, fremgik det ligeledes, at de 24 charms repræsenterer
livsværdier, som fx glæde og passion.
      blandt de 24 charms er der en charm, der har teksten ”joy” indgraveret. denne charm
præsenteres bl.a. på pandoras hjemmeside (bilag 8) under menupunktet ”collections” og
underpunktet ”essence collection” på følgende måde:
                                               -5-
den viste charm ser således ud set fra siden:
på charmens modsatte side er med samme skrift indgraveret teksten ”pandora” og ” s925
ale”. sidstnævnte tekst går igen på alle 24 charms.
     til brug for markedsføringen af essence collection, har pandora bl.a. udarbejdet en
brochure, hvor de 24 charms vises på forsiden, som vist nedenfor:
                                               -6-
inde i brochuren har hver charm sit eget afsnit. i forbindelse med den charm, hvor ”joy” er
indgraveret, vises først et naturbillede med teksten ”the thrill of life that illuminates you
from within”. herefter vises selve charmen på en sort baggrund. over charmen står der
”joy” med hvid skrift. på en efterfølgende side vises charmen, hvor den sidder på armbåndet
på en sort baggrund. armbåndets lås, hvor ”pandora” er indgraveret, ses samtidigt. ordet
”joy” står over armbåndet, som den eneste tekst på siden. de øvrige charms i kollektionen er
markedsført i brochuren på samme måde.
      der er fremlagt en række billeder, som viser, hvordan en pandora konceptbutik ser ud,
og hvordan essence collection præsenteres i butikkerne. det fremgår heraf, at essence col-
lection bl.a. præsenteres på en selvstændig stander, hvor der på siden af standeren, som
vender ud mod kunderne, øverst er vist pandoras logo efterfulgt af teksten ”essence collec-
tion” og herefter nævnes de enkelte ord, der ligeledes står på de enkelte charms. oven på
standeren ligger charmene enkeltvist sammen med eksempler på, hvordan det ser ud, når de
sidder på armbåndet. på underlaget, som charmene ligger på, er der i forbindelse med hver
charm trykt det ord, der er indgraveret i den pågældende charm. lodret op fra standeren er
et display, hvor pandoras logo er vist sammen med teksten ”essence collection”.
                                                   -7-
       det fremgår af billeder fremlagt af p. j. watson fra en pandora butik i england, at
charmen med teksten ”joy” er vist alene på et billede i en billedramme på samme vis som i
pandoras brochure.
       af pandoras årsrapport for 2013 fremgår, at pandoras markedsføringsomkostninger
steg fra 823 mio. kr. i 2012 til 880 mio. kr. i 2013, og at stigningen primært skyldes lancerings-
aktiviteter forbundet med pandora essence collection samt højere markedsføringsudgifter i
usa.
       pandora har til brug for sagen fået foretaget en markedsundersøgelse i england og
tyskland med henblik på fastlæggelse af, hvad og hvem ”joy” forbindes med i relation til
smykker og smykkeproducenter. markedsundersøgelsen viste bl.a., at 70 % af de adspurgte i
england efter at have set billeder af charmen med påskriften ”joy” på den ene side og ”pan-
dora” på den anden side svarede, at det var pandora, der stod bag salget. ingen troede, at
charmen kom fra p. j. watson.(svar på spørgsmål 9).
parternes korrespondance
ved brev af 7. november 2013 gjorde vivian watson, pandora jewellery uk ltd. opmærk-
som på, at han havde fået kendskab til, at pandora brugte”joy” i sin markedsføring og poin-
terede i den forbindelse, at p. j. watson havde registreret varemærket joy i klasse 14. han
bad pandora om straks at ophøre med at anvende varemærket joy. ved brev af 12. novem-
ber 2013 redegjorde louise unmack, legal manager hos pandora for, at pandora ikke an-
vendte ”joy” som et varemærke. efterfølgende var der korrespondance mellem parternes
advokater.
       pandora indgav den 2. december 2013 ophævelsesbegæring til ohim vedrørende p. j.
watsons varemærkeregistrering af joy med henvisning til manglende opfyldelse af brugs-
pligten efter varemærkeforordningens artikel 51 (1)(a). p. j. watson indgav forbudsanmod-
ning i nærværende sag den 21. februar 2014.
andre varemærkeregistreringer og andres brug af varemærket joy
der er i sagen fremlagt udskrifter, der viser, at alle de ord, der er påført de enkelte charms i
pandoras essence collection, og som ifølge pandora udtrykker en værdi, er registreret som
varemærker i bl.a. klasse 14.
                                                   -8-
      pandora har fremlagt adskillige eksempler på smykker med teksten ”joy”, som ikke er
fremstillet, markedsført eller solgt af p. j. watson.
      pandora har til brug for sagen indhentet erklæringer fra brancheforeningerne bv
schmuck+uhren, tyskland, the company of master jewellers, england og guldsmedebran-
chens leverandørforening, danmark. af erklæringen fra guldsmedebranchens leverandør-
forening fremgår følgende:
      ”<
      det er foreningens opfattelse, at generiske ord kan, og i vid udstrækning bliver, anvendt
      som varemærkebetegnelse for smykker.
      <
      er ordet af beskrivende art som fx ”joy”,<, kan disse ord godt anvendes som varemær-
      kebetegnelse for en konkret smykkekollektion, men samtidig kan andre benytte sig af or-
      dene i forbindelse med benævnelsen og beskrivelsen af deres smykker, herunder for at
      udtrykke den værdi eller stemning, smykket ønskes forbundet med. det er vores opfat-
      telse, at en lang række varebeskyttede ord anvendes på denne måde.
      <”
forklaringer
vivian watson har forklaret, at han er managing director og hovedaktionær i juvelervirk-
somheden p. j. watson, der er en relativ lille familieejet virksomhed. han er 4. generation.
han leder virksomheden sammen med sin søn. de forhandler primært diamant smykker.
prisen på deres smykker ligger fra £ 1.000 til £ 15.000 eller højere. de sælger primært busi-
ness to business.
      hos p. j. watson drøftede de allerede fra midten af 1980’erne at finde et varemærke til
deres smykkekollektion for at anvende det i markedsføringen. de ville tilføre sjæl til deres
smykker. de valgte mærket joy, fordi det udtrykker det, som smykker handler om – glæde.
de ville ikke brande p.j. watson- navnet i sig selv, da de også har andre aktiviteter. de fik ju-
ridisk bistand for at sikre korrekt registrering af varemærket. de måtte i dialog med andre
virksomheder, der havde konkurrerende rettigheder, inden de fik joy registreret. det var en
lang proces.
      de har anvendt varemærket joy kontinuerligt lige siden registreringen. joy er ligele-
des deres stempelmærke.
      deres hjemmeside, joy-london.co.uk, er primært rettet mod forbrugere. de etablerede
den for at skabe opmærksomhed om deres kollektion.
                                                 -9-
       deres forretning gik godt frem til 2008, hvor de blev ramt af den økonomiske krise. de-
res nettoomsætning blev halveret. de måtte minimere deres udgifter og afskedigede i denne
forbindelse 40 % af deres ansatte, og de tilbageværende gik ned i løn. andre udgifter, som de
kunne minimere, var deres markedsføringsudgifter, herunder deres hjemmeside. de regnede
med, at krisen ville vare i ca. 2 år, men deres hjemmeside har været lukket fra 2009 og til nu,
hvor det ser ud til, at markedet er ved at vende tilbage til normalt niveau. de har nogle ideer
til en ny hjemmeside, som de har talt med en webdesigner om. de har hele tiden – også mens
der ikke har været aktivitet på hjemmesiden - haft forskellige kollektioner under varemærket
joy, og solgt smykker med varemærket.
       99 % af deres omsætning sker via uafhængige detailhandlere i bl.a. england, irland,
holland og portugal. detailhandlerne kan vælge at få hele kollektionen eller en del af den i
kommission.
       da de skulle udvikle brandet, var det klart for ham, at det var vigtigt med en ”husfar-
ve” og her valgte de en lavendel/hyacintblå farve, der ikke i forvejen var på markedet. hvert
smykke kommer i en æske med denne farve. de opmuntrer også detailhandlerne til at an-
vende æskerne i deres udstillingsvinduer. detailhandlerne kan få alle de æsker, de ønsker.
de sender æskerne ud regelmæssigt.
       til brug for sagen har de fra deres computersystem udskrevet listen ”product period
profit (by transaction)”, som dækker al deres salg af joy i perioden 7. december 2004 til 7.
december 2009. det er deres bogholder, der har printet listen ud til ham. ”tfsf” i en pro-
duktkode viser, at der er tale om en ”twentyfourseven” ring i 24 karat guld. den er markeds-
ført under varemærket joy.
       de produktkoder, der fremgår af listen ”product period profit (by transaction)” for
perioden 1. januar 2011 til 23. januar 2014 er individuelle koder, som ligeledes fremgår af de-
res brochure ”joy anniversary rings”. listerne viser salg af produkter under varemærket
joy. det allerførste joy-smykke var produkt nr. 5000. han ved ikke, hvor meget de solgte
fra december 2008 til december 2013, men der var salg i hele perioden. tallene på listerne er
genereret ved, at en af deres ansatte har indtastet indkøbs- og salgspriser i deres edb-system,
som herefter genererer tallene. der er ikke ens salgspriser for alle. når der under ”quantity”
er angivet 56 stk., så er det udtryk for deres samlede salg i perioden. det lyder måske ikke af
meget, men for dem er det acceptabelt. produkterne på listen er ringe med undtagelse af 1
                                                 - 10 -
armbånd. i deres brochure, som er fra 2008, er der billeder af smykkerne. produkterne på li-
sterne er sat op efter produktkode. han antager, at de kunne være sat kronologisk op. han
var blot blevet bedt om lister over det salg, der havde været i perioden.
       ”appro” på de fremlagte fakturaer udstedt af p. j. watson står for approval. der er
tale om fakturaer, der er sendt til deres samhandelspartnere i forbindelse med, at de pågæl-
dende modtog varer i kommission. hvis der havde stået ”unappro”, ville der være tale
om returvarer. det kan ses af fakturaen til ham and huddy, at de ikke solgte alle smykkerne
i den periode, hvor de havde dem til salg. han kan se, at i hvert fald et af smykkerne blev
solgt. detailhandlerne havde smykkerne i kommission i ca. 6 måneder. hvis en detailhandler
ikke sælger alle smykkerne, bliver de returneret til p. j. watson. at et smykke returneres, kan
også skyldes, at der er efterspørgsel på smykket i en anden forretning.
       i forbindelse med fødslen af prins george af cambridge ønskede p. j. watson at forære
joy-kollektionens ”the mother & child pendant” til the duke and duchess of cambridge,
da det ville være en fin gestus, men fordi de anvendte p. j. watsons brevpapir, blev gaven re-
turneret. det er ca. 1 år siden, de sendte gaven. der var ikke til gaven vedlagt en tegning af
smykket. de har et kort, hvor smykket er tegnet, som de giver til detailhandlerne.
       the international jewellery london fair er en handelsmesse, der finder sted hvert år
den 1. uge i september. p. j. watson har en stand på messen hvert år, og hvert år har de haft
joy smykker med. på messen har detailhandlerne mulighed for at se forhandlernes produk-
ter. messen er velbesøgt. størstedelen af de besøgende er englændere og irere, men der er
også besøgende fra andre europæiske lande fx holland, og fra japan og fjernøsten.
       sidste år i november fik han 4-5 telefonopkald fra personer, der havde set pandoras
tv-reklame for ”joy” charmen. det var både venner og kunder, der ringede til ham. han kan
ikke huske navnene på kunderne, men bl.a. hans søn og p. j. watsons salgsdirektør ringede
til ham. for ham var det ikke budbringeren, men beskeden der var vigtig. det kom som et
chok for ham. kunderne vidste, at joy var p.j. watsons varemærke, og de ville gerne have
en forklaring på, hvad der skete. de var forvirrede. hvis pandora fortsætter med at anvende
varemærket joy, vil der være tvivl om, hvilket selskab der sælger produktet. det var en ny
ting, og de var nødt til at reagere. han ville ikke slås, og derfor skrev han et brev til pandora
og anmodede pandora om at trække produktet tilbage. han besluttede at retsforfølge pando-
ra, fordi han har et princip om at holde på sin ret. pandora bruger navnet på et produkt, der
                                                - 11 -
er væsentligt anderledes end p.j. watsons joy smykker. det sender et forkert signal, at pan-
dora bruger varemærket. pandora er velkendt på det engelske marked, og der er et overlap.
andre må gerne kalde deres produkter ”joy”, hvis de ikke er i konflikt med p. j. watsons
marked. pandora krænker p.j. watsons rettigheder, selvom pandoras smykker udelukkende
sælges i konceptbutikker. de har antaget en advokat i andre tilfælde, hvis de har opfattet
andres brug af varemærket joy som en trussel. i de fleste tilfælde retter konkurrenten ind.
de har vundet de to sager, som de har anlagt.
       det fremgår ikke af den fremlagte forhandlerliste fra deres hjemmeside, hvad den en-
kelte forhandler har købt, men hvis de ikke havde foretaget køb, ville de ikke være på listen.
       han kendte ikke smykkeforretningen joy everly i london forud for denne sag.
thomas ryge mikkelsen har forklaret, at han er executive vice president og chief marketing
and merchant officer. han er overordnet ansvarlig for pandoras globale marketing og de-
tailhandlen. det er hans ansvar, hvordan produkterne tager sig ud i forretningerne. han er
ikke en del af produktudviklingen.
       pandora har gennem de seneste 10-15 år været igennem en rivende udvikling, hvor
charms-konceptet har været et bærende produkt. de har haft stor succes med ”moments”-
armbåndet, og for at bevare deres førerposition udviklede de essence collection, som er
markant forskellig fra ”moments”. kollektionen giver kvinder mulighed for at vise deres in-
derste værdier – de værdier, der betyder noget for dem. ”joy” er en af disse værdier. de har
altid haft en emotionel forbindelse til deres produkter.
       navnet på deres nye kollektion er pandora essence collection. det er først og frem-
mest varemærket pandora, de markedsfører - dernæst essence. de markedsfører ikke ”joy”
som et ”stand alone” produkt. charms kommer og går. de vil aldrig brande en enkelt værdi
som fx ”joy”. ”joy” er ikke et varemærke for pandora.
       de kom hurtigt i forbindelse med udviklingen af essence collection frem til, at de ger-
ne ville udvikle et armbånd med charms, som udtrykte noget dybere.
       de designede smykkerne og valgte materialer ud fra de enkelte værdier. de har efter-
følgende lanceret 12 ekstra charms med stjernetegn.
       oprindeligt var det hensigten, at værdierne skulle have været udtrykt på engelsk på al-
le deres markeder. de ville undgå, at konceptet blev udvandet. men de måtte konstatere, at
                                                - 12 -
engelsk ikke fungerer på alle markeder. værdierne er derfor oversat på nogle markeder,
hvor det er fundet mest hensigtsmæssigt, fx i frankrig, quebec og rusland. på pandoras
hjemmeside i frankrig markedsføres charmen, hvorpå der står ”joy”, således som værdien
”joie”, men på selve perlen, står der ”joy”. det vil altid være tilfældet i alle lande, hvor vær-
dien er blevet oversat, ligesom der altid på selve charmen står ”pandora ale”. dette er ens
for alle værdierne.
       hvis en kunde kommer ind i en af deres forretninger og gerne vil købe et ”joy” smyk-
ke, vil der være en dialog mellem kunden og salgspersonalet om kundens ønske, og her-
igennem vil sælgeren forhåbentlig finde frem til, at ”joy” er en del af essence collection.
hvis en kunde ønsker sig ”love”, vil det være en ”længere rejse”, idet der er adskillige pro-
dukter, der er knyttet til begrebet ”love”.
       pandora designer selv møblerne til deres konceptbutikker, som der findes 1.200 af ver-
den over. de fleste af deres forretninger er ejet af franchisetagere. de ejer selv 10 % af butik-
kerne.
       i deres markedsføring af essence collection vises værdierne sammen, fordi de ønsker
at gøre opmærksom på, at der er tale om et koncept. det er vigtigt for dem at fortælle, at der
er tale om noget nyt. derfor er der meget klare og faste retningslinjer for, hvordan essence
collection skal præsenteres i forretningerne.
       pandora har mange forskellige sites under ”www.pandora.net”, som retter sig mod de
enkelte markeder. pandoras hjemmeside i danmark er ”www. pandora.net./dk”. øverst på
alle sider midt for vises logoet pandora. i menuen er det muligt at vælge ”produkter” eller
”kollektioner”. kunden har også mulighed for at søge på fx. ”charms”. der er mere end 600
valgmuligheder inden for charms.
       under menuen ”kollektion” viser de bl.a. essence collection. pandoras logo vises fort-
sat øverst, herefter står der essence collection, dernæst vises de 12 stjernetegn, som er de ny-
este charms i kollektionen, og sidst vises de 24 charms med værdier. de har her forsøgt at
bygge et særligt univers op til essence collection. hvis man klikker på ”joy” charmen,
kommer man ind på en ny side, hvor charmen beskrives nærmere, men også her vises pan-
doras logo øverst, dernæst står der ”essence collection” og herefter står der ”joy”.
       armbånd og charms sælges i overvejende grad i pandoras konceptbutikker, men ikke i
de 9.000 andre forretninger, som forhandler andre pandora produkter.
                                                - 13 -
      hvis pandora ikke må bruge ”joy” i deres markedsføring, skal det fjernes alle de ste-
der, hvor det står, herunder på deres hjemmeside, på deres møbler, på bannere, butiksfaca-
der og brochurer. de vil skulle ændre næsten alt deres markedsføringsmateriale, da de 24
charms vises sammen. de vil også være nødsaget til at lade selve smykket udgå af deres kol-
lektion. det kan ikke bare kaldes for noget andet. hvis de ikke må markedsføre et smykke
med påskriften ”joy”, vil de få samme problem i forhold til de andre smykker i kollektionen.
det er hans vurdering, at det vil koste et 2-cifret millionbeløb at udskifte møbler i forretnin-
gerne og markedsføringsmateriale i øvrigt og tage produkter hjem.
      han har svært ved at forestille sig, at kunderne vil forveksle ”joy” charmen med andre
producenters smykker, da de markedsfører deres smykker massivt under varemærket
pandora. de nævner altid pandora først. det er pandora, de bygger op. det er ikke kol-
lektionen.
      han støder ofte på, at andre bruger betegnelser som fx ”joy” for smykker uden, at det
giver anledning til problemer. det er det, der sker, når man anvender generiske betegnelser.
      omkring juletid havde de en tv-reklame, der bl.a. nu findes på youtube, hvor de viste
4 forskellige charms, hvis værdier passede til julen. i reklamen introducerede de først pando-
ras logo, herefter introduceredes kollektionen. det er korrekt, at der herefter er en stemme,
som siger ”joy – a charm from the new essence collection by pandora”, samtidig med at
charmen med påskriften ”joy” bliver vist.
lee antony gray har forklaret, at han er uddannet guldsmed, og at han i de seneste 7 år har
været ansat hos pandora, hvor han er vice president of creation. han designer smykker og
medvirker ved pandoras marketing.
      han skabte kollektionen essence collection. han fik til opdrag at lave et mindre arm-
bånd med nye charms. på baggrund af en omfattende research, herunder på baggrund af en
undersøgelse lavet af trendbureauet ”future lab london” og ved at spørge deres klubmed-
lemmer, fandt de frem til de 24 værdier, der er en del af essence collection. for 10-15 år si-
den var der meget fokus på hobbies, herunder madlavning. denne tendens har ændret sig
radikalt, således at kvinder i dag har fokus på mindfullness og meningen med livet. ”the es-
sence of a woman ” symboliserer nutidens kvindelige værdier.
                                                - 14 -
       efter at de havde fundet frem til de 24 værdier, drøftede de, hvordan symbolerne for
værdierne skulle præsenteres. designet skulle passe til værdien. valget af materialer, farver
og mønstre var vigtigt for dem. de ville også udtrykke den følelse, som charmen repræsente-
rede ved at samarbejde med en digter, som skrev små digte om de enkelte værdier, ligesom
de knyttede et naturbillede til hver værdi. endvidere valgte de 8 kvinder, der skulle være
ambassadører for hver deres værdi og repræsentere den værdi, som var vigtigst for dem.
        i designfasen prøvede de at skrive værdierne uden på charmene, men det havde ingen
af de kvinder, som ideen blev prøvet af på, lyst til at gå med. værdierne skulle være meget
mere diskret, men det måtte gerne stå på charmene. det er fx hensigtsmæssigt, hvis en
charm skal gives som en gave.
louise unmack har forklaret, at hun blev ansat hos pandora i marts 2012. hun er legal ma-
nager og head of global ip. inden hun blev ansat hos pandora, var hun 11 år hos zacco, som
varemærkekonsulent og ip-advokat.
       hun hørte første gang om essence collection, da hun blev ansat. hun blev inddraget i
udviklingsarbejdet. hun skulle på det tidspunkt sikre deres ”freedom to operate” i.f.t. andre
patenter. det var i slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013, at hun fik at vide, at pandora
gerne ville navngive den nye kollektion essence. de havde 8 alternativer hertil. hendes op-
gave bestod i at undersøge muligheden for at anvende essence i forhold til tredjemands ret-
tigheder. der var en række tidligere registreringer i klasse 14, som navnet var i konflikt med,
så hvis pandora ønskede at anvende navnet, måtte de ud at købe rettigheder. de købte en
række rettigheder – både nationale og internationale, bl.a. af det spanske selskab bora crea-
tions.
       i begyndelsen af 2013 hørte hun om de 24 værdier. da det lå fast, hvilke værdier pan-
dora ville arbejde videre med, bestilte hun en varemærkesøgning over alle registrerede va-
remærkerettigheder i klasse 14 på verdensplan, som vedrørte de 24 værdier, for at få et bille-
de af det marked, som de skulle operere i, så de kunne tilrettelægge deres kommunikation.
dette er standard procedure hos pandora. varemærkesøgningen viste, at alle 24 værdier var
registreret som varemærker i klasse 14 rundt om i verden. hun var opmærksom på, at p. j.
watson var indehaver af varemærket joy. de skulle derfor være knivskarpe i deres mar-
                                               - 15 -
kedsføring, så hverken værdien ”joy” eller nogen af de andre 23 værdier kunne betragtes
som et varemærke. hun skulle ind over al pandoras kommunikation af værdierne.
      hun har i den forbindelse udarbejdet en legal requirements manual vedrørende es-
sence kollektionen om, hvordan værdierne skulle kommunikeres ud. værdierne skulle altid
kommunikeres ud sammen med pandora og/eller essence collection samt linien ”express
the essence of you”. det skulle være tydeligt i deres kommunikation, at det er pandora, der
er afsenderen, at man er inden for essence collection, og at det er en værdi, de kommunike-
rer. henvendelsen fra p. j. watson er den eneste, de har fået om, at der skulle foreligge en
varemærkekrænkelse. det var deres cfo i pandoras engelske selskab, der modtog henven-
delsen fra p.j. watson. hun videresendte beskeden til vidnet. budskabet var, at der forelå en
krænkelse, og at p. j. watson gerne ville sælge sine rettigheder til varemærket joy for £ 2
mio.
parternes synspunkter
for p. j. watson er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdoku-
ment af 22. maj 2014, hvoraf følgende anbringender fremgår:
      ”til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende, at rekvirenten med priori-
      tet fra 16. marts 2000 er indehaver af eu-varemærket joy <ord> for varer i klasse
      14, herunder smykker, smykkesten og ædelsten. rekvirenten har kontinuerligt
      siden 1995, herunder i perioden 2. december 2008 – 2. december 2013, anvendt
      varemærket joy for sine smykker, og rekvirenten har dermed gjort reel brug af
      varemærket.
      rekvisitus påbegyndte i november 2013 markedsføring og salg af en smykkeperle,
      en såkaldt charm, med kendetegnet joy.
      ordet joy anvendes af rekvisitus som kendetegn i den selvstændige markedsfø-
      ring af perlen uden særlig fremhævelse af rekvisiti selskabsnavn pandora. der-
      udover er kendetegnet joy trykt på selve perlen. rekvisiti joy perle kan købes
      enkeltstående uden samtidig køb af det tilhørende armbånd kaldet essence, og
                                           - 16 -
joy perlen kan ligeledes anvendes uden de tilknyttede produkter i essence
kollektionen.
ordet joy har en evne til at adskille rekvisiti perle fra andre smykker på marke-
det og fungerer således som et kendetegn for rekvisiti produkt. ligeledes har or-
det joy en oprindelses-, garanti og kommunikationsfunktion i rekvisiti markeds-
føring af perlen.
rekvisitus gør således erhvervsmæssig brug af kendetegnet joy, som er identisk
med rekvirentens varemærke joy, for et produkt, som er identisk med eller har
en meget høj grad af lighed med de produkter for hvilke rekvirentens varemærke
er beskyttet. rekvirenten kan derfor i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1
og varemærkeforordningens art. art.9 (1)(a), subsidiært varemærkelovens § 4,
stk. 1, nr. 2 og varemærkeforordningens art. 9 (1)(2), forbyde rekvisiti brug af
kendetegnet joy for sin perle.
rekvirenten har dermed også den ret, der søges beskyttet ved forbuddet og på-
buddet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.
rekvisiti adfærd nødvendiggør samtidig, at der meddeles forbud, idet rekvisitus
har afvist rekvirentens krav om at stoppe brugen af kendetegnet joy for sit
smykke, hvorfor der ikke er tvivl om, at rekvisitus vil fortsætte med de handlin-
ger, som søges forbudt, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2., såfremt forbud ikke med-
deles.
formålet vil forspildes, hvis rekvirenten henvises til at gøre sin ret gældende ved
almindelig rettergang, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3, idet rekvisiti krænkelser al-
lerede er påbegyndt og vil få betydelige skadevirkninger for rekvirenten, hvis de
fortsættes, herunder ved risiko for at rekvirentens varemærke degenereres.
forbuddet skal ikke gøres betinget af sikkerhedsstillelse, jf. retsplejelovens § 415,
stk. 1, idet rekvisitus gør brug af et kendetegn for sin perle, som er identisk med
rekvirentens varemærke, og kendetegnet bruges for et produkt, som er identisk
med et produkt, som rekvirentens varemærke er registreret for, og der dermed
ikke kan være rimelig tvivl om krænkelsens eksistens.”
                                               - 17 -
for pandora er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det sammenfattende
processkrift af 22. maj 2014, hvoraf følgende anbringender fremgår:
     ”konsekvenser for essence collection: en smykkekøber søger i dag et
     personligt udtryk i sine smykker. pandora har derfor udviklet konceptet
     pandora essence collection, der består af armbånd og charms, som
     har symbolbetydninger og udtrykker livsværdier. kollektionen består af 24
     forskellige charms, som hver symboliserer én værdi, fx peace, love, joy,
     trust, hope, etc. til hver værdi er knyttet et digt, der beskriver meningen bag
     værdien og dermed hver charm. essence collection markedsføres
     konsekvent i sammenhæng med pandora varemærket og sloganet "ex-
     press the essence of you." det ville være umuligt at udbyde et sådant koncept -
     og andre smykkeudbyderes lignende koncepter/produkter - hvis en mærke-
     indehaver fik held til at forbyde andre i at gøre brug af ord som glæde, håb
     og fred til at beskrive den betydning, der er forbundet med et charm. et for-
     bud ville dermed have uoverskuelige konsekvenser for ikke kun joy-
     værdien men reelt for samtlige 24 værdier, der alle er varemærkeregistreret i
     klasse 14.
     manglende brug. p.j. watson har ikke gjort reel brug af varemærket joy i
     eu i de seneste 5 år, og pandora indgav derfor den 2. december 2013 ophæ-
     velsesbegæring til ohim. p.j. watsons materiale dokumenterer ikke brug i
     den relevante periode (2. december 2008 til 2. december 2013, jf. varemærke-
     forordningens art. 51(1)(a)), og p.j. watson har derfor ikke den ret, der søges
     beskyttet, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.
     ikke varemærkemæssig brug. pandoras brug af joy er ikke varemærkemæs-
     sig brug og strider derfor ikke mod p.j. watsons mulige ret, jf. varemærke-
     forordningens art. 9. brancheerklæringerne viser, at rettigheder til ord som
     peace, love, joy og hope ikke er til hinder for andres brug af ordene til at be-
     skrive smykker og udtrykke den værdi/ stemning, et smykke ønskes for-
     bundet med. også markedsanalysen viser, at joy kun i ubetydeligt omfang
                                        - 18 -
forbindes med smykkeproducenter, og at ganske få betragter de 24 es-
sence collection værdier som tegn, der angiver udbyderen.
ikke vare- eller mærkeidentitet. p.j. watson har end ikke forsøgt at doku-
mentere reel brug af joy for andet end ringe og halskæder. en evt. samme n-
ligning skal derfor foretages mellem ringe og halskæder på den ene side og
charms til armbånd på den anden side. der foreligger således ikke vareiden-
titet. fsva. mærkesammenligningen fremgår det, at pandora undtagelsesfrit
benytter joy sammen med varemærket pandora, og i markedsførings-
mæssig sammenhæng tillige sammen med varemærket essence. af særlig
betydning er det, at pandora varemærket er påført selve joy charmet
sammen med teksten "s925 ale". "ale" er pandoras autoriserede stempe l-
mærke, "s" angiver, at smykket er fremstillet i sølv og "925" angiver finhe-
den af det sterling sølv, der er anvendt. da der hverken foreligger vare- eller
mærkeidentitet, er betingelserne i varemærkeforordningens art. 9(1)(a) ikke
opfyldt.
ikke risiko for forveksling. som følge af pkt. 3 skal en evt. mærkesammen-
ligning foretages mellem joy og pandora joy, hvor pandora udgør
den dominerende og særprægede del. der er således ikke tale om et tegn,
der er "identisk med eller ligner eu varemærket", og betingelserne i varemær-
keforordningens art. 9(1)(b) er som konsekvens heraf ikke opfyldt. der er
under ingen omstændigheder risiko for forveksling, da pandora es-
sence collection, herunder joy charmet, i eu alene sælges i pando-
ra concept stores, via den officielle pandora e-store og i online handel af
enkelte udvalgte distributører, der driver en pandora concept store. det
er derfor udelukket, at kundekredsen vil tro, at charmet udbydes af andre
end pandora, hvilket også understreges af, at pandora varemærket og
pandoras autoriserede stempelmærke er påført selve charmet. at der ikke
består risiko for forveksling understreges af svarene på spørgsmål 9 - 10 i
markedsundersøgelsen.
                                                - 19 -
       formålet forspildes ikke/proportionalitet. betingelserne i retsplejelovens §§
       413, nr. 3 og 414, stk. 1 er ikke opfyldt, og et forbud/påbud er uproportio-
       nelt, jf. retsplejelovens § 414.
       sikkerhed. forbud/påbud vil medføre, at pandora må stoppe salget af og
       tilbagekalde joy charmet samt tilbagekalde og ændre
       markedsføringsmateriale mv. omkostningerne hertil kan ikke pt. estimeres
       præcis, men pandoras markedsføringsomkostninger steg i 2013 til 880 mio.
       fra 823 mio. kr. i 2012, primært pga. lanceringen af pandora essence
       collection og højere markedsføringsudgifter i usa. forbud/påbud bør
       derfor betinges af en sikkerhedsstillelse på et tocifret millionbeløb, jf. rets-
       plejelovens § 415, stk. 1.”
sø- og handelsrettens afgørelse
p. j. watson er registreret som indehaver af eu-varemærket joy <w> for varer i klasse 14,
herunder smykker, smykkesten og ædelsten. efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at
p. j. watson i flere tilfælde – om end i begrænset omfang - i den relevante brugsperiode fra 2.
december 2008 til 2. december 2013 har anvendt varemærket. varemærket er bl.a. brugt på
p.j. watsons hjemmeside den 2. marts 2009 og i forbindelse med p. j. watsons deltagelse i
handelsmessen international jewellery london. det må tillige på baggrund af de fremlagte
lister over p. j. watsons salg i perioden 7. december 2004 til 7. december 2009 og 1. januar
2011 til 23. januar 2014 samt den af vivian watson afgivne forklaring lægges til grund, at p. j.
watson har udbudt og solgt smykker under varemærket joy i perioden. retten finder det på
denne baggrund sandsynliggjort, at p. j. watson har den ret, som søges beskyttet, jf. retsple-
jelovens § 413, stk. 1, nr. 1.
       de smykker, som p. j. watson udbyder under varemærket joy, og de smykker, der er
omfattet af pandoras essence collection, er af meget forskellig karakter. smykkerne befinder
sig i meget forskellige prisklasser og sælges eller markedsføres ikke via de samme kanaler,
og det må således antages, at smykkerne retter sig mod vidt forskellige kundesegmenter.
                                                 - 20 -
når dette sammenholdes med p.j. watsons relativt begrænsede brug af sit varemærke og
med, at pandora i sin markedsføring konsekvent har anvendt ordet ”joy” sammen med pan-
dora og/eller essence collection, er det ikke sandsynliggjort, at der består en risiko for for-
veksling, herunder at forbrugeren vil antage, at der er en forbindelse mellem p.j. watsons
varemærke joy og pandoras charm ”joy”. det er derfor ikke sandsynliggjort, at pandoras
adfærd nødvendiggør, at der meddeles et forbud, jf. retsplejelovens § 413, stk. 1, nr. 2.
        da betingelserne for at nedlægge forbud således ikke er opfyldt, tages pandoras på-
stand til følge.
        efter udfaldet af sagen skal p. j. watson betale sagsomkostninger til pandora, som hen-
set til sagens omfang, karakter og de i sagen involverede værdier er fastsat som nedenfor an-
ført. de udgifter, som pandora har haft til indkøb af smykker samt til udarbejdelse af en
markedsundersøgelse, kan ikke anses for at have været nødvendige for sagens forsvarlige
førelse, jf. retsplejelovens § 316, hvorfor disse ikke skal erstattes af modparten.
                                          thi bestemmes:
p.j. watsons forbudsanmodning nægtes fremme.
i sagsomkostninger skal p. j. watson inden 14 dage betale pandora a/s 100.000 kr. beløbet
forrentes efter rentelovens § 8 a.
            christian hvidt               mette skov larsen                gitte forsberg
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                              sø- og handelsretten, den 2. juli 2014
