- pej
                                            udskrift
                                                af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                           ____________
                                              dom
afsagt den 14. januar 2013 af sø- og handelsretten sammensat af michael b. elmer (retsformand) og
de sagkyndige medlemmer lisbet friis og poul hartvig nielsen
v-82-11                               poul stig briller a/s
                                      (advokat henrik amand holtegaard)
                                      mod
                                      poul stig holding a/s
                                      (advokat heidi højmark steen jensen)
poul stig havde igennem mange år designet brillestel og solgt briller, kontaktlinser mv. fra
forretningen poul stig briller, som han drev han gennem selskabet poul stig briller a/s, som
var et datterselskab af poul stig holding a/s.
      ved aftale af 14. september 2005 (i det følgende: aftalen) overdrog poul stig holding
a/s (i det følgende: sælger) hele aktiekapitalen i poul stig briller a/s (i det følgende: det
solgte selskab eller blot: selskabet) til mc axel holding a/s, som ejes af morten og charlotte
axel.
                                                      -2-
       under denne sag skal retten tage stilling til forskellige påstande vedrørende rettighe-
derne til at bruge varemærkerne poul stig og poul stig briller, som det solgte sel-
skab havde taget i brug for briller og kontaktlinser på tidspunktet for overdragelsen af aktie-
kapitalen, men endnu ikke registreret i varemærkeregistret.
       retten til domænenavnene www.poulstig.dk og www.poulstigbriller.dk tilkom ube-
stridt det solgte selskab på tidspunktet for overdragelsen af aktiekapitalen.
aftalen
aftalen af 14. september 2005 fastsatte bl.a. følgende:
       ”…
       10. sælgers indeståelser og garantier
       …
       10.5. sælger indestår for, at der ikke siden afslutning af regnskabsåret 2004/2005 har væ-
       ret væsentlige ændringer i selskabets virksomhedsførelse, økonomiske stilling eller er
       sket væsentlige ændringer i forbindelse med de lejede lokaler, hvorfra selskabet driver
       virksomhed, herunder …
              (v) at selskabet ikke har solgt eller på anden måde overdraget rettigheder til
              selskabets uregistrerede varemærker ”poul stig briller” og ”poul stig” i
              danmark til tredjemand eller i øvrigt forringet værdien af selskabets imma-
              terielle værdier, idet sælger samtidig oplyser, at selskabet ikke har nogen
              rettigheder til design, brugsmodeller eller lignende til de briller, der bærer
              navnet ”poul stig”…
       18. ret til navn og varemærke
       18.1. overdragelsen omfatter selskabets navn (”poul stig briller”) og logo. det er dog af-
       talt mellem parterne, at sælger er berettiget til at fastholde sit navn ligesom sælgers nu-
       værende (gitte og poul stig design aps) og eventuelle fremtidige koncernforbundne sel-
       skaber er berettiget til at anvende navnet ”poul stig”
       18.2. gitte og poul stig design aps har i forbindelse med selskabets virksomhed ret til
       royaltyfrit at benytte varemærkerne ”poul stig briller” og ”poul stig”...”
det solgte selskabs senere varemærkeregistreringer
den 20. september 2010 har selskabet med virkning fra den 15. juni 2010 registreret ordmær-
ket poul stig briller for klasse 9, 10 og 44 (vr 2010 02421).
                                               -3-
       den 27. april 2012 har selskabet endvidere med virkning fra den 22. november 2011 re-
gistreret ordmærket poul stig briller og kontaktlinser for klasse 9, 10 og 44 (vr
2012 01148).
       disse mærker anvender poul stig briller a/s på sine facadeskilte, på facebook og på
hjemmesiderne www.poulstig.dk og www.poulstigbriller.dk.
sælgers senere registreringer
den 6. maj 2008 har sælger under vr 2008 01730 registreret nedenstående figurmærke med
teksten poul stig (skrevet med to prikker over i’et) for:
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske ap-
parater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kon-
trol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, trans-
formation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse,
transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsau-
tomater og mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og da-
tabehandlingsudstyr; ildslukningsapparater.
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter
samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer.
klasse 44: lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af menne-
sker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.
det solgte selskab blev først senere opmærksom på registreringen, mod hvilken selskabets
advokat den 18. maj 2010 gjorde indsigelse under henvisning til selskabets varemærkerettig-
heder.
       den 11. juni 2011 har sælger endvidere registreret domænenavnet www.poulstig.com.
                                               -4-
påstande
det solgte selskab har nedlagt påstand om, at sælger skal anerkende, at registreringen under
vr 2008 01730 af figurmærket poul stig ophæves, og at sælger vederlagsfrit skal overføre
domænenavnet poulstig.com til selskabet, subsidiært anerkende at være uberettiget til at regi-
strere, anvende og opretholde dette domænenavn.
sælger har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at det solgte selskab skal
anerkende at være berettiget til kun at anvende kendetegnet poul stig med tilføjelsen
briller uden yderligere tilføjelser, og forbydes at anvende dette kendetegn med tilføjelsen
briller og kontaktlinser i den udformning, der er vist i sagens bilag d og e, og i øv-
rige udformninger, hvor briller er i samme eller tilsvarende typografi som kontakt-
linser.
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaring af morten og charlotte axel, af poul og gitte stig og af
advokat hans u.v. pedersen.
morten axel, hvis forklaring er tiltrådt af charlotte axel, har forklaret, at han blev uddannet
optiker i 1990, hvorefter han blev ansat hos poul stig og gitte stig. han var ansat frem til
2002, hvor han talte med dem om at købe forretningen. han havde dog ikke råd på dette
tidspunkt. i maj 2004 fortalte poul stig ham, at de nu gerne ville sælge forretningen. de lå
meget langt fra hinanden med hensyn til prisen, men enedes sluttelig om en meget høj købe-
sum. han og hans hustru charlotte blev præsenteret for et udkast til en overdragelsesaftale.
udkastet blev rettet undervejs i forløbet. de afholdt 2-3 møder sammen med begge parters
advokater.
      ifølge aftalen blev selskabets varemærker overdraget sammen med dette. det blev ik-
ke nævnt under drøftelserne, at varemærket poul stig ikke var omfattet af overdragelsen.
                                                 -5-
       bestemmelsen i aftalens punkt 18.2 var affattet af sælger. det var meningen, at poul
stig skulle tegne briller for dem i 5 år, og derfor accepterede de vilkåret. poul stig briller a/s
sælger også poul stigs design.
       poul stig fortsatte med at arbejde i forretningen hver lørdag i et par år efter salget, lige-
som han fortsatte med at tegne briller. poul og gitte stig kom i øvrigt ofte i forretningen,
men i dag er der ikke længere noget samarbejde med poul stig.
       han blev opmærksom på sælgers registrering af figurmærket poul stig i foråret 2010,
idet poul stig briller a/s gerne ville have registreret sit varemærke poul stig. han ringede
til poul stig, som mente, at han var i sin gode ret til at registrere mærket.
       de holdt et møde i forretningen i foråret 2011, men kunne ikke finde en løsning på
konflikten.
       skiltet på forretningen ser ud som i 2005, blot er den tegnede brille udskiftet med tek-
sten briller, ligesom skrifttypen er ændret i 2007. poul stig har helt sikkert set det nye
skilt, men har ikke kommenteret på det.
       varemærket poul stig briller og kontaktlinser tog de i brug, da de åbnede
en butik på strandvejen i hellerup i 2011. de sælger samme type briller i den nye forretning
som i forretningen på strøget i københavn. der står poul stig design copenhagen på alle de
briller, som de har købt af poul og gitte stig, og således ikke poul stig eller poul stig briller.
       selskabet markedsfører sig under kendetegnene poul stig og poul stig briller,
og de ønsker de at fortsætte hermed, idet de også er kendt under disse navne på messer og
lignende.
       de har registreret varemærket poul stig briller og kontaktlinser for at
kunne udvide varesortimentet. der var også salg af kontaktlinser, da poul og gitte stig ejede
forretningen, men det var ikke ret stort.
       de bruger ikke navnet poul stig alene, da alt i deres forretning relaterer sig til bril-
ler. han har forstået bestemmelsen i punkt 15.1 således, at poul stig ejer sit design og de ting,
som han selv har lavet, herunder ophavsrettigheder og brugsrettigheder. konkurrenceklau-
sulen i punkt 17 skal sikre, at poul og gitte stig ikke driver forretning på den anden side af
gaden.
                                                 -6-
poul stig, hvis forklaring er tiltrådt af gitte stig, har forklaret, at hans fulde navn er poul
korbæk stig. han er uddannet optiker og fik egen forretning i 1970. umiddelbart herefter
begyndte han at designe briller. han havde stor succes hermed, og i 1982, hvor de også solg-
te kontaktlinser, blev forretningen flyttet fra nørrebrogade til strøget i københavn.
       han og hustruen gitte stig solgte forretningen på strøget på grund af helbredsproble-
mer. de havde tænkte meget over det. der havde igennem årene været flere interesserede
købere. de ville imidlertid gerne sælge med hjertet og solgte til morten og charlotte axel.
       det var primært selskabet, der skulle sælges, og det var også det, de solgte ved afta-
len. de havde ingen planer om at sælge deres designvirksomhed, som har været hans hobby
i mange år. han designer fortsat.
       da de ejede forretningen på strøget, stod der poul stig briller med tekst på skil-
tet. det er ikke korrekt, at der var en tegning af en brille.
       i forbindelse med forhandlingerne blev det ikke drøftet, at køberen skulle have ret til
at bruge hans personnavn. det var kun forretningen, der skulle have ret hertil, og der blev
efter hans opfattelse ikke givet tilladelse til at bruge navnet alene. det har været en forud-
sætning for ham, at han frit kunne bruge sit eget navn i enhver henseende.
han bliver ofte spurgt af folk, om han har åbnet en ny forretning på strandvejen, fordi der
står poul stig på denne forretnings skilt. logoet poul stig briller & kontaktlinser
er skrevet, således at læseren hæfter sig ved navnet poul stig, idet de andre ord ikke er li-
ge så lette at læse.
       det er rigtigt, at han har registreret domænenavnet www.poulstig.com, men hvis man
går ind på denne internetadresse, vil man se, at der ikke knyttet nogen aktiv hjemmeside til
dette domænenavn.
parternes synspunkter
selskabet har gjort gældende, at aftalens punkt 10.5.(v) dokumenterer, at selskabet havde ret-
ten til de uregistrerede varemærker poul stig og poul stig briller på tidspunktet for
overdragelsen af aktiekapitalen heri. ved overdragelsen af selskabet fulgte disse varemærker
derfor med.
                                                 -7-
       aftalens punk1 18.1 omhandler alene selskabets navn, og punkt 18.2 ville savne me-
ning, såfremt ejendomsretten til varemærkerne var forblevet hos sælger, idet det i så fald ik-
ke ville have været nødvendigt at sikre, at gitte og poul stig design aps fortsat havde
brugsret til varemærkerne.
       det følger af varemærkelovens § 38, stk. 2, at når en virksomhed overdrages, går retten
til virksomhedens varemærker over til erhververen, med mindre andet er aftalt. såfremt va-
remærket poul stig ikke skulle have været overdraget til køber, måtte sælger have anført
dette i aftalen, som sælger i øvrigt selv konciperede.
       sælger foretog da også først registrering af figurmærket poul stig den 6. maj 2008 og så-
ledes 3 år efter overdragelsen, hvilket dokumenterer, at sælger selv var af den opfattelse, at
varemærket poul stig var overdraget sammen med selskabet. sælger har været uberetti-
get til at foretage registrering af figurmærket med teksten poul stig, og da registreringen her-
af er sket i ond tro, skal registreringen ophæves ved dom, jf. varemærkelovens § 28, jf. § 29.
       sælgers registrering af domænenavnet www.poulstig.com er i strid med varemærke-
lovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 5, idet domænenavnet er identisk med selska-
bets varemærke poul stig og købers domænenavn www.poulstig.dk, som ubestridt blev
overdraget ved aftalen. sælger bør derfor pålægges vederlagsfrit at overføre domænenav-
net.
       selskabet er som indehaver af varemærket poul stig berettiget til at anvende dette
mærke både med og uden tilføjelsen briller. dernæst er det i medfør af varemærkelovens §
24 tilladt at foretage en grafisk opstramning af et mærke, når helhedsindtrykket ikke ændres.
tilføjelsen af ordene briller og kontaktlinser i den udformning, som ses i bilag d,
kan ikke forbydes.
sælger har gjort gældende, at varemærket poul stig ikke tilhørte selskabet og derfor ikke
fulgte med dette ved aktieoverdragelsen.
       sælgers registrering af figurmærket poul stig er berettiget.
       det var hensigten, at poul stig fortsat skulle kunne bruge sit navn erhvervsmæssigt ef-
ter overdragelsen. retten hertil følger allerede af varemærkelovens § 5, hvorefter indehave-
ren af en varemærkeret ikke kan forhindre andre i at bruge deres eget navn. det følger end-
videre af aftalens punkt 18.1, at sælger fortsat var berettiget til at anvende sit navn.
                                                -8-
      aftalen kunne være formuleret mere klart. det er dog ikke dokumenteret, hvem der
har konciperet de enkelte bestemmelser. koncipistreglen finder ikke anvendelse, når begge
parter har været repræsenteret af en advokat.
      selskabet kan ikke få ophævet sælgers registrerede figurmærke, der ikke er forveksle-
ligt med et varemærke, hvortil retten tilkommer selskabet. der er heller ikke vareartslighed,
idet sælgers figurmærke f.eks. ikke er registreret i klasse 35, som relaterer sig til detailhandel
og reklamevirksomhed.
      sælger er ligeledes berettiget til at registrere domænenavnet www.poulstig.com. hr.
poul stig har en legitim interesse i at bruge sit navn og kan ikke pålægges at overføre do-
mænenavnet til selskabet. sælger havde alene til hensigt at sælge forretningen på strøget, og
aftalen skal forstås med denne forudsætning in mente.
      efter aftalens punkt 18.1. omfatter overdragelsen selskabets navn og logo. forretnin-
gen er konsekvent blevet omtalt som poul stig briller, hvorfor det ikke kan statueres, at der
eksisterede en varemærkeret til poul stig i selskabet. selskabet er alene berettiget til at an-
vende varemærket poul stig briller, men ikke poul stig alene uden tilføjelsen bril-
ler. af samme grund er selskabet heller ikke berettiget til at anvende kendetegnet poul
stig, som det er udformet i sagens bilag d, hvor poul stig står med store bogstaver og
briller og kontaktlinser med   små bogstaver.
sø- og handelsrettens afgørelse
det lægges ved afgørelsen til grund, at virksomhedsoverdragelsen skete ved, at sælger
overdrog 100 % af aktiekapitalen i selskabet til mc axel holding a/s. i mangel af modstå-
ende aftale forblev alle det solgte selskabs varemærkerettigheder i selskabet, jf. varemærke-
lovens § 38, stk. 2.
      ved punkt 10.5 i aftalen af 14. september 2005 tilsikrede (garanterede) sælger, at der
siden afslutningen af regnskabsåret 2004/2005 ikke var indtrådt væsentlige ændringer i sel-
skabets virksomhedsførelse, herunder at selskabet ikke havde overdraget rettigheder til sel-
skabets uregistrerede varemærker poul stig og poul stig briller til tredjemand. det
var således ved aftalen lagt til grund og således tiltrådt også af sælger, at det solgte selskab
allerede da var indehaver af begge disse varemærker, og det lægges efter poul stigs forkla-
                                                -9-
ring og det i øvrigt fremkomne til grund, at disse varemærkerettigheder var stiftet ved sel-
skabets ibrugtagning og vedvarende anvendelse af disse mærker for briller, kontaktlinser,
brilleetuier, pudseklude mv.
       det figurmærke, som sælger senere lod registrere, adskiller sig i realiteten alene fra
selskabets ordmærke ved, at der er to prikker over i’et i ordet stig. sælgers registrering af
dette figurmærke (vr 2008 01730) strider derfor mod selskabets rettigheder til ordmærket
poul stig for så vidt angår de varer, for hvilke selskabet havde taget ordmærket i brug,
dvs. briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv., og figurmærket kan derfor kræves
ophævet for så vidt angår disse varer.
       sælgers registrering af det nævnte figurmærke omfatter imidlertid tillige en lang ræk-
ke andre varer i klasserne 9, 10 og 44, og sælger kan for så vidt angår sådanne andre varer
fortsat nå at opfylde sin brugspligt efter varemærkelovens § 25. herefter, og idet det ikke er
gjort gældende, at varemærket poul stig er velkendt og derfor nyder beskyttelse også i
forhold til andre varer end dem, for hvilke det er taget i brug eller registreret, tages selska-
bets påstand om, at sælger skal anerkende, at registreringen under vr 2008 01730 af figur-
mærket poul stig ophæves, alene til følge for så vidt angår briller, kontaktlinser, brilleetui-
er, pudseklude mv.
       retten til domænenavnene www.poulstigbriller.dk og www.poulstig.dk tilhørte ube-
stridt det solgte selskab på tidspunktet for overdragelsen af aktierne heri. domænenavnet
www.poulstig.com retter sig i realiteten (også) mod danmark, og sælgers registrering af det-
te domænenavn strider derfor mod selskabets ret til varemærket poul stig for briller, kon-
taktlinser, brilleetuier, pudseklude mv.
       det er i den forbindelse uden betydning, at gitte og poul stig design aps og fremtidi-
ge koncernforbundne selskaber efter aftalens punkt 18.1 er berettigede til at anvende navnet
poul stig. på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om overdragelse af aktierne i selskabet var
sælger, poul stig holding a/s, ikke noget fremtidigt selskab, men derimod et allerede eksi-
sterende selskab, som således ikke er berettiget til at anvende poul stig efter bestemmelsen i
aftalens pkt. 18.1. det kan ikke føre til noget andet resultat, at indehaveren af sælger er poul
stig, idet det ikke er poul stig, som har registreret domænenavnet, men derimod sælger,
poul stig holding a/s.
                                                  - 10 -
       det solgte selskabs påstand om, at sælger vederlagsfrit skal overføre domænenavnet
poulstig.com til selskabet, tages herefter til følge.
       idet der i forbindelse med salget af aktiekapitalen i det solgte selskab ikke blev aftalt
nogen indskrænkninger i det solgte selskabs rettigheder til de nævnte varemærker, havde
det solgte selskab i forhold til sælger ret til at fortsætte med at anvende de nævnte vare-
mærker poul stig og poul stig briller for briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudse-
klude og andre varer, for hvilke de var taget i brug, jf. herved varemærkelovens § 38, stk. 2.
       allerede fordi det solgte selskab havde taget varemærkerne i brug ikke blot for briller,
men tillige for kontaktlinser mv., som er tæt forbundet med og har nær vareartslighed med
briller, har selskabet ikke været uberettiget til at tage ordmærket poul stig briller og
kontaktlinser i brug herfor og at lade det registrere for klasse 9, 10 og 44 den 27. april
2012 med virkning fra den 22. november 2011 (vr 2012 01148).
       selskabet frifindes derfor for sælgers selvstændige påstand om at skulle anerkende
kun at måtte bruge varemærket poul stig med tilføjelsen briller uden yderligere tilfø-
jelser, og om at skulle forbydes at anvende dette kendetegn med tilføjelsen briller og
kontaktlinser i den udformning, der er vist i sagens bilag d og e, og i øvrige udform-
ninger, hvor briller er i samme eller tilsvarende typografi som kontaktlinser.
       efter sagens udfald skal sælger i sagsomkostninger til selskabet betale 15.000 kr. til
dækning af advokatomkostninger.
                           thi kendes for ret
poul stig holding a/s skal inden 14 dage fra denne doms dato anerkende, at registreringen
under vr 2008 01730 af figurmærket poul stig ophæves for så vidt angår briller, kontakt-
linser, brilleetuier, pudseklude mv., overføre domænenavnet www.poulstig.com til poul stig
briller a/s, og betale poul stig briller a/s 15.000 kr. i sagsomkostninger, der forrentes efter
rentelovens § 8 a.
       lisbet friis                   michael b. elmer             poul hartvig nielsen
                                       (retsformand)
               - 11 -
            (sign.)
         ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
  sø- og handelsretten, den
