v0104016 - blc
                                     udskrift
                                          af
                      sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
                             afsagt den 30. september 2002
sag v 104/99                  merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og
                              merck sharp & dohme a/s
                              (advokat thomas weincke)
                              mod
                              handelsselskabet af 5. januar 2002
                              (advokat k. l. németh)
                                       dom
sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt handelsselskabet af 5. januar 2002 (tidligere
orifarm a/s (i det følgende: orifarm), har krænket merck & co. inc.’s, merck sharp
& dohme b.v.’s og merck sharp & dohme a/s’ (i det følgende: merck’s) ret til va-
remærkerne, zocor, corenitec, timpilo, mevacor og proscar ved i forbindelse med
parallelimport at have 1:1 ompakket disse produkter og anbragt mercks varemær-
ker på de nye emballager under orifarms eget navn og orifarms figurmærke og ved
at have påført indlægssedlerne orifarms navn.
sagsfremstilling
merck har ifølge varemærkeregistreringer af henholdsvis 28. april 1989, 23. august
1985, 17. juni 1988, 17. februar 1989 og 16. februar 1990 rettighederne til varemær-
kerne zocor, corenitec, timpilo, mevacor og proscar.
                                           - 2 -
      orifarm har importeret produkterne fra spanien og frankrig og 1:1 ompakket
dem, genanbragt mercks varemærker herpå og herefter markedsført dem under
eget navn og figurmærke i danmark. emballagen er af samme form og farver som
merck’s produkter, og mercks varemærker er trykt under ordmærket orifarm, der
er trykt med fede typer, ligesom orifarms figurmærke er påtrykt.
      orifarm havde inden markedsføringen ved enslydende breve givet meddelel-
se om parallelimporten til merck, som efter anmodning ligeledes havde modtaget
vareprøver.
      ved brev af 27. september 1996 meddelte merck, at man havde erfaret, at ori-
farm foretog ompakning af en række produkter, uanset at disse allerede var tilgæn-
gelige på det danske marked i identiske pakningsstørrelser. merck anmodede ori-
farm om at ophøre med ompakningen og om at tilbagekalde alle ompakkede pro-
dukter. merck rykkede ved breve af 15. november og 5. december 1996 for en be-
kræftelse på, at orifarm var ophørt med ompakningen.
      efter at parterne havde forhandlet om sagen, indgik orifarm under forbehold
for udfaldet af den såkaldte astra-sag følgende forlig om en forbudssag, der var an-
lagt ved retten i odense:
      ”det forbydes orifarm a/s at markedsføre og sælge parallelimporterede læ-
      gemidler, der af orifarm a/s eller på dennes foranledning er ompakket i pak-
      ninger af 5 mlg. (28 stk.) påtrykt varemærket proscar; pakninger a 10 mlg. (28
      stk.) påtrykt varemærket zocor; pakninger a 10/100 (100 stk.) påtrykt vare-
      mærket sinemat og pakninger a 100 stk. påtrykt varemærket sinemet/depot”.
orifarm meddelte på baggrund af sø- og handelsrettens dom i den nævnte sag den
11. december 1996 merck, at sagen alligevel ikke kunne forliges. merck svarede ved
brev af 13. januar 1997, at merck var uenig i astra-dommen og forbeholdt sig at
fremsætte krav, herunder krav om erstatning, såfremt orifarm ikke ophørte med
ompakningen.
      det er under sagen oplyst, at direktør søren bo christiansen fra merck og di-
rektør hans bøgh-sørensen fra orifarm i løbet af 1997-98 bl.a. afholdt et møde og
udvekslede salgstal med hinanden.
      efter højesterets dom af 2. juli 1999 i astra-sagen meddelte merck ved brev af
23. juli 1999, at orifarms markedsføring af de i denne sag omfattede produkter
krænkede mercks varemærkerettigheder, og fremsatte krav om vederlag og erstat-
ning.
      ved brev af 30. juli 1999 oplyste orifarm, at man var ophørt med ompaknin-
gen.
                                          - 3 -
        merck indgav ved brev af 10. august 1999 forbudsrekvisition til retten i oden-
se med anmodning om, at det blev forbudt orifarm at ompakke og distribuere de
pågældende produkter, og at det blev pålagt orifarm at tilbagekalde allerede distri-
buerede produkter. fogedsagen blev forligt den 23. august 1999 ved, at orifarm be-
kræftede at være ophørt med at ompakke og distribuere de omhandlede produkter.
orifarm havde taget bekræftende til genmæle overfor merck’s påstand om tilbage-
kaldelse af produkterne.
        merck har den 5. oktober 1999 anlagt denne sag ved sø- og handelsretten.
 påstande
merck har nedlagt påstand om, at orifarm skal betale 1.123.102 kr. med tillæg af
procesrente fra den 6. oktober 1999 i vederlag og erstatning for uberettiget udnyttel-
se af merck’s varemærker, jf. varemærkelovens § 43, stk.1. kravet er opgjort som 5
% af orifarms omsætning i den relevante periode af de pågældende produkter, op-
gjort i apoteks indkøbs priser (aip) .
        orifarm har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb,
der dog først kan tillægges rente fra den 26. september 2001, hvor merck fremsatte
kravet om rente.
forklaringer
søren bo christiansen har forklaret, at han var direktør for merck i danmark fra 1992
til 1. juli 1999. han havde telefoniske drøftelser med hans bøgh-sørensen fra ori-
farm. der blev afholdt et enkelt møde hos merck, hvor også birgitte bøgh-sørensen
deltog. han var interesseret i at få orifarms salgstal. mødet handlede kun om udle-
vering af salgstal. han kan ikke huske, om der blev indgået en stand still agreement,
men han har ikke sagt til hans bøgh-sørensen, at han ville afvente astra-sagen og
er i øvrigt slet ikke bemyndiget til at indgå aftaler om varemærkekrænkelser og
undladelse af at imødegå sådanne, da dette område er centralt styret i koncernen,
der er meget striks på dette område. han husker ikke, om de talte om orifarms
pakninger, eller om de drøftede forskellige domme på mødet.
hans bøgh-sørensen har forklaret, at han er direktør for orifarm. han tog kontakt
med merck i slutningen af 1995 eller begyndelsen af 1996. han har altid søgt en for-
                                          - 4 -
nuftig dialog med producenterne for at undgå retssager og erstatningskrav, og det
var en sådan dialog han søgte med søren bo christiansen fra merck.
       det var en afgørende forudsætning for udleveringen af salgstallene til søren
bo christiansen, at merck ikke anlagde sag mod orifarm. søren bo christiansen
kom aldrig med kritiske bemærkninger over for orifarm, og han opfattede dette
som en accept fra søren bo christiansens side af , at merck ikke ville sagsøge ori-
farm. aftalen blev ikke lavet på skrift.
       på mødet hos merck var der en god tone, de talte om prisdannelsen og helt
konkret om at holde fred, indtil retspraksis var afgjort ved en entydig dom, som
orifarm ville rette ind efter. kontakten til søren bo christiansen ebbede langsomt
ud i takt med, at orifarm oplyste salgstallene pr. automatik.
       det var nødvendigt at ompakke produkterne for at få effektiv adgang til mar-
kedet. nu er situationen anderledes, fordi apotekerne har udleveringspligt, og fordi
forbrugerne har vænnet sig til parallelimport.
birgitte bøgh-sørensen har forklaret, at hun arbejder med produktudvikling og em-
ballage for orifarm. hun er medlem af orifarms bestyrelse og deltager i den daglige
drift.
       hun var med til mødet hos merck. hun kan huske, at søren bo christiansen
gav udtryk for, at orifarm var et nødvendigt onde, og at orifarm handlede på en
pæn og sober måde. hun husker ikke drøftelserne på mødet så nøje, men der var en
hyggelig stemning, og hun havde ikke indtryk af, at merck ville lægge sag an.
anbringender
der er enighed mellem parterne om, at 5 % af orifarms omsætning beregnet i apo-
teks indkøbs priser (aip) udgør 1.123.102 kr., mens beløbet beregnet i grossist ind-
købs priser (gip) udgør 989.675 kr.
merck’s advokat har gjort gældende, at det ikke var nødvendigt for orifarm at foreta-
ge 1:1 ompakning. 1:1 ompakning med genanbringelse af varemærker kan kun ske,
hvor dette er nødvendigt. orifarms ompakning var ikke objektiv nødvendig, og ori-
farm har ikke løftet bevisbyrden for, at ikke-ompakkede produkter ikke ville have
effektiv adgang til markedet.
       orifarms udformning af ompakningerne indebærer en profilering af orifarm,
der uberettiget udnytter den goodwill, der er knyttet til merck’s varemærker.
                                         - 5 -
       orifarm har i strid med merck’s varemærkerettigheder og markedsføringslo-
vens § 1 foretaget co-branding af produkterne, idet mærket, orifarm foruden at væ-
re gengivet i forbindelse med oplysning om import og ansvaret for ompakningen
helt unødvendigt er gengivet på yderpakningerne op til 3 steder på produkterne
med meget store typer, alle steder i direkte forbindelse med merck’s varemærker,
ligesom orifarm har påført de ompakkede produkter orifarms eget logo. orifarm
har også påført indlægssedlerne sit mærke orifarm og sit logo sammen med de
genanbragte merck-varemærker. orifarms anførelse af registreringsindehaveren er
ikke sket med respekt af varemærket, og konsekvensen af ompakningen er, at det
ompakkede produkt fremstår som et orifarm produkt i højere eller lige så høj grad
som et merck produkt.
       det bestrides, at merck har udvist retsfortabende passivitet. merck har reage-
ret så hurtigt som muligt, og orifarm har ikke haft grundlag for at tro, at merck ikke
ville kræve sædvanligt vederlag.
       krænkelsen kan i hvert fald tilregnes orifarm som uagtsom, og merck har
krav på erstatning og vederlag i henhold til varemærkelovens § 43, uanset om ori-
farm måtte have været i god tro. godtgørelsesbeløbet skal beregnes i aip-priser og
forrentes fra sagens anlæg, idet forrentning fra sagens anlæg er påregnelig og sæd-
vanlig.
orifarms advokat har gjort gældende, at ompakningen har været såvel nødvendig
som berettiget. på tidspunktet for orifarms markedsføring af de ompakkede pro-
dukter, var der en betydelig modstand mod ompakkede produkter, og orifarms
produkter ville ikke have haft effektiv adgang til markedet uden ompakningen, der
ikke var mere vidtgående, end hvad der var nødvendigt. udformningen af de om-
pakkede produkter indebærer ikke en uberettiget profilering af orifarm og krænker
således ikke merck’s varemærkerettigheder.
       i øvrigt har merck accepteret orifarms ompakkede produkter, idet merck ikke
rettidigt reklamerede over produkterne, som efter anmodning blev fremsendt til
merck’s orientering.
       merck anlagde først sag i begyndelsen af oktober 1999, på trods af, at merck
allerede i 1996 tilkendegav at være uenig i sø- og handelsrettens vurdering af
astra-sagen. merck reagerede ikke på orifarms efterfølgende meddelelse om, at
orifarm ville fortsætte ompakningen. mercks passivitet må medføre, at mercks
eventuelle krav bortfalder eller nedsættes.
                                         - 6 -
       til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at et eventuelt ve-
derlag skal beregnes i grossist indkøbs priser (gip).
       med hensyn til mercks rentepåstand er rentekravet første gang fremsat den
26. september 2001. et eventuelt krav kan derfor ikke kræves forrentet fra et tidlige-
re tidspunkt.
sø- og handelsrettens afgørelse
orifarms ompakning af de parallelimporterede lægemidler skete til samme pak-
ningsstørrelse og var ikke nødvendig for at få adgang til markedet i importmed-
lemsstaten. reglerne om de frie varebevægelser i artikel 28-30 tef berettiger derfor
ikke ompakningen.
       retten finder endvidere, at orifarms anvendelse af en emballage til markeds-
føringen af de ompakkede produkter, som fremtræder med en tydelig fremhævelse
af orifarms eget paraplymærke og med orifarms figurmærke og med genanbrin-
gelse af mercks varemærker, indebærer en sådan profilering af orifarms produkter,
at forbrugeren kan få den opfattelse, at de pågældende produkter er udviklet og ud-
formet af orifarm selv.
       ved ompakningen og den således beskrevne markedsføring af de parallelim-
porterede produkter har orifarm krænket mercks varemærkerettigheder. orifarm
skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærkerne samt erstat-
ning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført, jf. varemærke-
lovens § 43.
       retten finder ikke, at merck har udvist en adfærd, som af orifarm kunne op-
fattes som en stiltiende accept af ompakningen. det findes heller ikke godtgjort, at
der mellem parterne var indgået en aftale om, at merck accepterede ompakningen
mod udlevering af orifarms salgstal. det er derimod dokumenteret, at merck gjorde
indsigelse mod orifarms ompakning, og at merck anlagde en forbudssag. der er ik-
ke noget at sige til, at begge parter afventede højesterets dom i astra-sagen. efter
højesterets afsigelse af denne dom ophørte orifarm med ompakningen, og parterne
indgik forlig om, at orifarm skulle tilbagekalde allerede distribuerede produkter.
der blev ikke i den forbindelse taget stilling til erstatningsspørgsmålet. merck hav-
de tidligere taget forbehold om at rejse erstatningskrav. det findes ikke bevist, at
merck senere gav afkald på dette forbehold.
                                         - 7 -
      erstatning og vederlag fastsættes på baggrund af højesterets praksis til
950.000 kr., svarende til 5 % af orifarms omsætning, der sker til grossister og derfor
skal opgøres i grossist indkøbs priser (gip).
      da merck først har krævet renter i processkrift af 26. september 2001, skal be-
løbet først forrentes fra denne dag.
                            thi kendes for ret
handelsselskabet af 5. januar 2002 (tidligere orifarm a/s) skal inden 14 dage efter
denne doms afsigelse betale 950.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. sep-
tember 2001, til betaling sker, og 50.000 kr. i sagsomkostninger til merck & co. inc.,
merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme a/s.
otto raben                           elmer                           bent kierkegaard
                                        (sign.)
                                     ___ ___ ___
                           udskriftens rigtighed bekræftes.
                           sø- & handelsrettens kontor, den
                                         p.j.v.
