v013200j - cfp
                          udskrift
                              af
               sø- & handelsrettens dombog
                         ____________
den 22. december 2005 blev af retten i sagen
v-132-04
waterproof engineering a/s
(advokat claus barrett christiansen)
    mod
waterproof aps
(advokat flemming heegaard)
afsagt sålydende
                           d o m:
sagens spørgsmål er, om sagsøgtes anvendelse af virksom-
hedsnavnet waterproof aps strider mod aktieselskabslovens
§ 153, stk. 2, når navnet stilles over for sagsøgerens
virksomhedsnavn, waterproof engineering a/s.
sagsøgeren har nedlagt sålydende påstande:
   1. sagsøgte tilpligtes at ophøre med anvendelse af be-
      tegnelsen waterproof som virksomhedsnavn.
                            - 2 -
   2. sagsøgte tilpligtes at udslette selskabsnavnet wa-
      terproof aps fra selskabsregistret ved erhvervs- og
      selskabsstyrelsen.
   3. sagsøgte tilpligtes at destruere alt markedsførings-
      materiale, hvor betegnelsen waterproof fremgår.
sagsøgte har påstået frifindelse.
sagens omstændigheder
ifølge sagsøgerens stamoplysninger i henhold til regi-
streringsbevis hos toldskat, dateret 5. februar 2002,
startede sagsøgerens virksomhed den 22. december 1999.
sagsøgerens hovedaktionær var fleto holding aps. som
branche var noteret: ”452100 bygge- og anlægsentreprenø-
rer (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenø-
rer)”.
i skrivelse af 28. juni 2004 til advokat preben raben-
horst som bestyrelsesmedlem hos sagsøgte anmodede sagsø-
gerens advokat bl.a. sagsøgte om straks at ophøre med
brugen af virksomhedsnavnet waterproof aps. af skrivelsen
fremgik endvidere bl.a.:
    ”...
    min klient har siden juni 2001 drevet virksomhed un-
    der virksomhedsnavnet waterproof engineering a/s ...
    min klients virksomhed omfatter salg af produkter til
    vandtætning samt løsning af fugtrelaterede problemer.
    min klients virksomhed er landsdækkende.
    ...”
i skrivelse af 30. juni 2004 afviste sagsøgte at ophøre
med brugen af selskabsnavnet waterproof aps under henvis-
ning til, at sagsøgte ikke krænkede sagsøgerens rettighe-
der.
                           - 3 -
til illustration af sagsøgerens brug af virksomhedsnavnet
waterproof engineering a/s har sagsøgeren fremlagt nogle
bilag, alle fra eller vedrørende 2001, herunder bl.a. en
række fakturaer, stilet til sagsøgeren, en faktura fra
sagsøgeren, et indbetalingsadvis fra nordea vedr. indbe-
taling til sagsøgerens konto, et bogføringsbilag vedr.
afregning af a-skat og am-bidrag til told/skat.
den 14. oktober 2003 fik sagsøgte i patent- og varemærke-
styrelsen registreret et figurmærke, hvor ordet ”wa-
terproof” fremstod som særligt designet med en tilføjelse
med mindre bogstaver: ”kildevand er vores styrke”, for
klasserne 11 (vandkølere), 20 (emballageholdere af pla-
stik), 32 (øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og an-
dre ikke-alkoholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft,
saft og andre præparater til fremstilling af drikke), 37
(installation, reparation og vedligeholdelse af vandkø-
lere) og 39 (udbringning af varer).
ved skrivelse af 8. juli 2005 meddelte patent- og vare-
mærkestyrelsen sagsøgte delvist afslag på en ansøgning om
registrering af ”waterproof” som ordmærke. af afgørelsen
fremgik bl.a.:
    ”...
    mærket ”waterproof” betyder oversat fra gyldendals
    røde ordbog ”vandtæt, vandfast og imprægnere”, og kan
    derfor angive egenskaben ved varen i klasse 11, da
    det kan angive at der er tale om ”vandkølere” som er
    vandtætte. i klasse 20 kan ”waterproof” angive egen-
    skaben ved varen nemlig, at der er tale om ”emballa-
    geholdere af plastik” som er vandtætte, endvidere kan
    mærket i klasse 37 angive, at der er tale om resulta-
    tet af tjenesteydelsen nemlig, at ”installation, re-
    paration og vedligeholdelse af vandkølere” er vand-
    tætte.
    vi henviser til varemærkelovens § 13, stk. 2 ... det
    vil sige, at et varemærke er udelukket fra registre-
    ring, hvis det direkte beskriver egenskaben eller re-
                           - 4 -
    sultatet af de varer og tjenesteydelser der er søgt
    for.
    mærket har særpræg for følgende varer og tjeneste-
    ydelser:
    klasse 32: øl; mineralvande og kulsyreholdige vande
    samt andre ikke-alkoholdige drikke; frugtdrikke og
    frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling
    af drikke.
    klasse 39: udbringning af varer.
    selv om det ikke er muligt umiddelbart at få eneret
    til det ansøgte mærke, kan vi alligevel registrere
    det, hvis de kan bevise, at mærket er indarbejdet i
    danmark.
    ...
    vi har i øvrigt undersøgt, om mærket er identisk med
    eller kan forveksles med andre varemærker. vi har
    også undersøgt, om mærket indeholder noget, der kan
    opfattes som et navn på en anden person eller en an-
    dens virksomhed, eller om det kan krænke en andens
    ophavsret.
    vi henviser til varemærkelovens §§ 14 og 15.
    vi har ikke fundet sådanne rettigheder, som deres
    mærke kan være i strid med. ...”
sagsøgte har fremlagt udskrift fra sagsøgtes hjemmeside
på internettet og sagsøgtes firmabrochure til illustra-
tion af sagsøgtes markedsføring af navnlig kildevand i
kildevandsbeholdere, men også frugtsaft og iste. sagsøgte
har i materialet anvendt det omtalte særligt designede
”waterproof” fra det registrerede figurmærke, men nu med
tilføjelsen: ”water by nature”.
på et print fra fodboldklubben agf’s hjemmeside (14. ok-
tober 2004) ses sagsøgte som sponsor.
forklaringer
direktør hos sagsøgeren, jannik torben, har forklaret, at
sagsøgerens målsætning er at sælge problemløsninger in-
                           - 5 -
denfor vandtætning og fugtfjerning til entreprenører og
håndværkere. sagsøgeren foretager ikke selv selve tæt-
ningsarbejdet. sagsøgeren satser på helt specielle pro-
dukter, der ikke tidligere har været på markedet. det er
kvalitetsprodukter – ikke hyldevarer. sagsøgeren sælger
bl.a. et 2-komponent acrylprodukt til tætning af behol-
dere. når produktet er tørret, kan det ekspandere. det
har taget 9 måneder at finde produktet og 6 måneder at få
forhandlingen.
sagsøgeren ønskede et navn, der relaterer sig til det,
som sagsøgeren laver. at ”engineering” er koblet på ”wa-
terproof” i virksomhedsnavnet, skyldes, at sagsøgeren ud-
byder et teknisk produkt.
sagsøgeren står i telefonbogen.
der har ikke vidnet bekendt været konkrete tilfælde, hvor
de to parter er blevet forvekslet, eller hvor post har
været fejladresseret.
vidnet blev en dag i april 2004 opmærksom på sagsøgtes
eksistens, da han i københavn kørte bag en bil, hvorpå
der stod waterproof dk. det fremgik af dette firmas hjem-
meside, at man bl.a. solgte skopudsemaskiner.
vidnet husker ikke sagsøgerens omsætning fra starten. om-
sætningen i år indtil nu har været ca. 160.000 kr. den
forventede omsætning for hele året er ca. 500.000 kr.
der er to ansatte i virksomheden. vidnet bruger ikke al
sin tid i virksomheden.
direktør hos sagsøgte, karsten ehrhardt, har forklaret,
at det var ham, der stiftede sagsøgte, der driver virk-
somhed med salg til kontorer af kildevand i beholdere,
                           - 6 -
kaffe, juice, skopudsemaskiner, engangsservice, toiletpa-
pir, køkkenruller mv.
det var hans ægtefælle, som fandt på navnet ”waterproof”,
der er synonymt med det, som sagsøgte står for, nemlig
noget med vand og noget med høj kvalitet – det bedste på
markedet. overvejelserne om navnet, der skulle være in-
ternationalt, stod på i lang tid.
sagsøgte har tætte relationer til sverige, hvor vandet
tappes fra en springende kilde.
sloganet ”waterproof kildevand er vores styrke”, som er
en del af sagsøgtes registrerede figurmærke, er nu afløst
af ”waterproof water by nature”, som lyder mere elegant,
og som beskriver, hvor vandet kommer fra. ”waterproof”
anvendes så godt som udelukkende i forbindelse med ”water
by nature” og ses på alt sagsøgtes markedsføringsmateri-
ale, tøj, sko, måtter, biler etc.
han havde ikke hørt om sagsøgeren, før sagsøgte fik bre-
vet fra sagsøgeren i foråret 2004.
sagsøgtes sponsorat for fodboldklubben agf er ophørt.
sagsøgte har mere end 20 ansatte, herunder 4 fastansatte
til markedsføring. sagsøgte benytter sig i øvrigt af et
telemarketingsbureau til markedsføring. der er sendt ca.
70.000 fliers til erhvervsvirksomheder og direct mails
til danmarks top 500 virksomheder. sagsøgte omsætter for
ca. 12 mio. kr.
sagsøgeren har anført, at sagsøgerens navn har adskillel-
sesevne – særpræg. der henvises til ufr 1975. 131 h (ci-
tibank). praksis ved erhvervs- og selskabsstyrelsen er
                           - 7 -
lempeligere end ved patent- og varemærkestyrelsen. ”engi-
neering” er navnets beskrivende del og angiver et ingeni-
ørfirma, der i sig selv er en helt sædvanlig del af sel-
skabsnavne. sagsøgeren driver virksomhed med produkter
til tætning og fugning indenfor ingeniørbranchen. ”wa-
terproof” er ikke beskrivende og er den del af navnet,
der har adskillelsesevne. det er uden betydning for vur-
deringen, at patent- og varemærkestyrelsen i forbindelse
med sagsøgtes ansøgning om registrering af ”waterproof”
som ordmærke har afgjort, at ”waterproof” i nogle relati-
oner ikke har særpræg. parternes produkter/ydelser er
forskellige.
sagsøgtes selskabsnavn adskiller sig ikke tilstrækkeligt
fra sagsøgerens. sagsøgte har gjort den særprægede del af
sagsøgerens navn til sit eget navn. varemærkeretligt er
der ifølge praksis tale om en krænkelse, når et yngre
enstavelses-mærke anvender den del af et tostavelses-
mærke, der har særpræg. der henvises i øvrigt til dommen
i ufr 1999.1406 h (multi choice).
der har gennem årene været diskussion om, hvorvidt det
har betydning for vurderingen efter aktieselskabslovens §
153, stk. 2, henholdsvis anpartsselskabslovens § 2, stk.
2, at de omhandlede virksomheder er i et konkurrencefor-
hold. efter højesterets dom i multi choice-sagen (ufr
1999.1406 h) er dette nu afklaret. det må anses for uden
betydning for vurderingen, om der foreligger branchesam-
menfald, og § 153, stk. 2, kan påberåbes uafhængigt af
dette forhold. ordensmæssige betragtninger er afgørende.
højesteret tillagde det i dommen endvidere ikke vægt, at
der var konstateret konkrete tilfælde af forveksling.
sagsøgte har anført, at der ikke er branchesammenfald
mellem parterne, der har en helt forskellig kundekreds.
sagsøgeren henvender sig til ingeniørvirksomheder med
                           - 8 -
vandtætningprodukter, mens sagsøgte henvender sig direkte
til forbrugerne – virksomheder, der aftager sagsøgtes
kildevandsprodukt og dertil relaterede produkter.
sagsøgte anvender i praksis ikke ”waterproof” alene, men
altid i forbindelse med ”water by nature”. al sagsøgtes
markedsføring tilsigter en adskillelse. sagsøgerens navn
er væsentligt forskelligt og adskiller sig med tilføjel-
sen ”engineering” klart og tydeligt fra sagsøgtes navn.
”waterproof” har, som det illustreres af patent- og vare-
mærkestyrelsens afgørelse, ikke i sig selv fornødent sær-
præg til registrering som ordmærke. det har heller ikke i
den foreliggende relation fornødent særpræg, hvilket re-
ducerer den retlige beskyttelse. waterproof er et ord,
som kan opfattes på mange måder. sagsøgte bruger f.eks.
ordet som en kvalitetsbetegnelse for sit kildevandspro-
dukt.
at der ikke er nogen reel forvekslingsrisiko er klart un-
derbygget derved, at der ikke hos nogen af virksomhederne
er konstateret et eneste tilfælde af forveksling i prak-
sis.
den adskillelse, som er forudsat i aktieselskabslovens §
153, stk. 2/anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, er klart
til stede. navnet ”waterproof” giver ikke i sig selv no-
gen indikation af branchen, men det gør ”waterproof engi-
neering”.
sagsøgte har ydet en betydelig indsats for at indarbejde
mærket ”waterproof” indenfor salg af kildevand.
særlig med hensyn til dommen i ufr 1999.1406 h (multi
choice) bemærkes, at tilføjelsen ”danmark” ikke var en
branchespecifikation, som ”engineering” er det i den fo-
religgende sag. højesterets dom var endvidere begrundet i
                            - 9 -
den betydelige faktiske forveksling mellem de to virksom-
heder. der påberåbes dommen i ufr 2003.107 h (medicon
valley).
rettens bemærkninger
ved at kombinere ”waterproof” med ”engineering” i sit
selskabsnavn har sagsøgeren skabt en klar, associations-
mæssig forbindelse til det brancheområde, inden for hvil-
ket sagsøgeren ubestridt driver virksomhed. udover navne-
forskellen differentieres det sammensatte selskabsnavn
”waterproof engineering” herved fra sagsøgtes selskabs-
navn ”waterproof”, der, anvendt som virksomhedsnavn
alene, ikke giver noget klart fingerpeg om, hvilken virk-
somhed sagsøgte udøver.
når til det anførte kommer, at de to selskaber driver
virksomhed inden for vidt forskellige områder, og at der
ikke har foreligget noget tilfælde af faktisk forveks-
ling, finder retten ikke, at der er nogen reel risiko for
forveksling af virksomhederne. sagsøgtes anvendelse af
selskabsnavnet ”waterproof aps” er derfor ikke i strid
med anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, hvorfor sagsøgte i
det hele frifindes for sagsøgerens påstande.
            t h i  k e n d e s   f o r  r e t:
sagsøgte, waterproof aps, frifindes.
inden 14 dage betaler sagsøgeren, waterproof engineering
a/s, i sagsomkostninger til sagsøgte 15.000 kr.
                   claus forum petersen
                         - 10 -
otto raben                                  allan suhrke
                         (sign.)
                      ___ ___ ___
           udskriftens rigtighed bekræftes
           p.j.v. sø- og handelsretten, den
