- pba
                                         udskrift
                                              af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                        ____________
                                            dom
afsagt den 16. juli 2015
v-35-14
                                    hultafors group ab
                                    (advokat claus barrett christiansen ved advokat michael
                                    hansen)
                                    mod
                                    ankenævnet for patenter og varemærker
                                    (advokat jacob pinborg ved advokat anni noes wester-
                                    gaard)
sagens baggrund og påstande
sagen, der er anlagt den 20. juni 2014 handler om, hvorvidt hultafors group ab kan få regi-
streret en 3d-afbildning af deres tommestok model nr. 59-2-12.
                                                -2-
hultafors group ab har nedlagt følgende påstande:
principalt:        ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning va 2011
                   00774 hultafors <fig> skal føres til endelig registrering.
subsidiært:        ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning va 2011
                   00774 hultafors <fig> skal føres til endelig registrering for klasse 9, in-
                   strumenter til måling, nemlig tommestokke til erhvervsdrivende.
mere subsidiært: ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning va 2011 00774
                   hultafors <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren
                   ”ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær
                   form og mål, men alene til mærket i den viste form.”
mest subsidiært: ankenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning va 2011 00774
                   hultafors <fig> skal føres til endelig registrering med disclaimeren
                   ”ved registrering er der ikke opnået eneret til tommestokke i rektangulær
                   form og mål, men alene til mærket i den viste form i træ i naturfarve, med
                   sorte led, med metrisk gradering i sort med røde decimetercifre, med røde
                   ender og særegen typografi.”
ankenævnet for varemærker og patenter har nedlagt påstand om frifindelse.
oplysninger i sagen
hultafors group abs udløbne og eksisterende varemærker
hultafors group ab (herefter hultafors), der er beliggende i sverige, blev oprindeligt stiftet i
1883 af karl-hilmer kollén og er i dag en international virksomhed, der bl.a. producerer må-
leværktøjer i træ, herunder tommestokke, som anvendes af både erhvervsdrivende og priva-
                                               -3-
te. hultafors’ 12-ledet tommestok med model nr. 59-2-12, som denne sag vedrører, ser såle-
des ud:
den 8. oktober 1997 fik hultafors registreret følgende internationale figurmærker (mp681644
og mp681643) i niceklasse 9:
begge registreringer udløb den 8. oktober 2007.
i sverige har hultafors fået et 3d figurmærke registreret i niceklasse 9 for måleinstrumenter,
nemlig tommestokker, efter at stockholms tingsrätt ved dom af 14. juni 2002 fastslog, at
tommestokken har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse efter svensk ret.
det er under sagen oplyst, at hultafors anvender følgende varemærke, som viser den oprin-
delige stifters initialer:
ansøgning om registrering af 3d figurmærke i danmark
                                                   -4-
den 16. marts 2011 ansøgte hultafors om at få registreret følgende 3d-figurmærke i nice-
klasse 9 for ”instrumenter til måling, nemlig tommestokke” (va 2011 00774):
i forbindelse med behandlingen af sagen undersøgte patent- og varemærkestyrelsen, hvilke
andre tommestokke, der fandtes på markedet og udfærdigede på denne baggrund et notat
dateret 8. august 2012. i notatet er foruden hultafors’ tommestok vist 9 andre eksempler på
tommestokker, herunder en tommestok fra scan flex, tommestokke af mærkerne worker,
ironside, stanley, probuilder og kikerland samt tommestokke uden mærke. af disse tomme-
stokke har flere røde ender og decimetertal samt sorte led.
den 20. august 2013 gav patent- og varemærkestyrelsen afslag på ansøgningen, idet de med
følgende begrundelse fandt, at mærket ikke havde fornødent særpræg:
       ”mærket består af en gengivelse af varen selv, nemlig en tommestok. tommestokke ses
       på markedet i mange forskellige farver og med forskelle i detaljer ved udformningen. det
       ansøgte mærke, består af en leddelt sammenfoldelig målestok i træ påtegnet centimeter-
       mål.
       tommestokken afviger derfor i sin form ikke væsentligt fra de almindelig anvendte for-
       mer som benyttes ved designet af en tommestok. den almindelige opmærksomme for-
       bruger er ikke vænnet til, at måleinstrumenter, herunder tommestokke har andet end
       funktionel karakter, hvorfor mærket ikke af det købende publikum vil blive opfattet som
       varemærke for “instrumenter til måling, nemlig tommestokke” i klasse 9. tommestokken
       vil alene blive opfattet som en udformning af varen selv.
       vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13.”
den 21. oktober 2013 klagede hultafors over patent- og varemærkestyrelsens afgørelse til
ankenævnet for patenter og varemærker, der ved kendelse af 23. april 2014 med følgende
begrundelse stadfæstede patent- og varemærkestyrelsens afgørelse:
                                                   -5-
       ”ankenævnet for patenter og varemærker finder, at det ansøgte varemærke savner for-
       nødent særpræg til registrering. mærket består af en afbildning af en tommestok. selvom
       materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag og cifre i speciel typografi ikke måtte være
       af udelukkende funktionel karakter, finder ankenævnet, at hverken de enkelte elementer
       eller summen af disse giver tommestokken karakter af at være et produkt af en bestemt
       kommerciel oprindelse.
       klager har under ansøgningens behandling fremlagt materiale, der skal dokumentere
       tommestokkens indarbejdelse som varemærke.
       den fremlagte markedsundersøgelse viser en høj kendskabsgrad til klager indenfor salg
       af tommestokke hos faggrupper og byggemarkeder. den høje kendskabsgrad til klager
       bevirker dog ikke, at der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte
       varemærke som kendetegn. dette sammenholdt med, at man i undersøgelsen udelader
       ca. 10 procent af omsætningskredsen, som de private forbrugere udgør, medfører, at an-
       kenævnet ikke finder, at det er dokumenteret, at tommestokken er indarbejdet som va-
       remærke for klager.”
markedsføringsmateriale
hultafors har i sagen fremlagt eksempler på deres markedsføring af tommestokken i perio-
den 1958-2008, herunder i form af produktkataloger og tilbudsaviser. det fremgår af det
fremlagte markedsføringsmateriale, at tommestokken er markedsført af en række grossister
til erhvervsdrivende, der primært sælger til professionelle aktører.
i en brochure fra 1966 er den afbildede tommestok påtrykt varemærket bestående af den li-
gesidede trekant med stifterens initialer. tommestokken blev vist i forbindelse med over-
skriften ”hultafors tommestokke”. i et produktkatalog fra 1977 er tommestokken, der er af-
bildet med hultafors’ navn og den ligesidede trekant påtrykt, beskrevet således:
       ”med udelukkende metrisk gradering og nulpunkt i begge ender. røde decimetertal.
       …
       1 meter 6 led
       2 meter 10 led
       2 meter 12 led”
i markedsføringsmaterialet fra den efterfølgende periode er tommestokken, ofte under over-
skriften ”hultafors trætommestokke”, afbildet i farver med en angivelse af modelnummer,
længde, antal led og gradering. ud over hultafors’ navn er den ligesidede trekant med den
                                                   -6-
oprindelige stifters initialer ofte angivet i forbindelse med et billede af tommestokken, som fx
i et katalog fra 2003 fra hp værktøj a/s:
flere steder i markedsføringsmaterialet ses hultafors’ navn og den ligesidede trekant med
den oprindelige stifters initialer tillige trykt på den viste tommestok.
andre tommestokke
i det fremlagte markedsføringsmateriale er også gengivet tommestokke fra andre producen-
ter, herunder tommestokke benævnt kongsberg og luksus tommestok (i markedsføringsma-
teriale fra 2002) samt scan flex og profi (i markedsføringsmateriale fra 2005):
                                               -7-
markedsundersøgelse
analysebureauet nielsen foretog i 2011 efter anmodning fra hultafors en markedsundersø-
gelse af kendskabsgraden til hultafors i forhold til et konkurrerende produkt blandt profes-
sionelle aktører omfattende 100 ansatte i byggemarkeder og 400 håndværkere. ud af disse
besvarede 230 deltagende de stillede spørgsmål. i forbindelse med besvarelsen fik deltagerne
vist et billede af hultafors’ tommestok model nr. 59-2-12 med den ligesidede trekant med
stifterens initialer påtrykt. analysebureauets rapport fra marts 2011 viser bl.a., at 47 % af de
adspurgte uhjulpet vidste, at tommestokken var produceret af hultafors, og at 78,3 % hoved-
sageligt anvender tommestokke produceret af hultafors.
brancheerklæringer og oversigt over markedsdele
hultafors har fremlagt en række erklæringer om bl.a. salget af hultafors’ tommestokke i
danmark, og om at det ikke er en optimal funktionsmæssig løsning at have sorte led.
hultafors har endvidere fremlagt en udateret opgørelse over deres markedsandele af 2 meter
trætommestokke i danmark i perioden 2000 til 2011. opgørelsen viser, at hultafors i 2000
havde en markedsandel på 91 % og i 2011 på 79 %. for alle forhandlere med undtagelse af
harald nyborg bygger opgørelsen udelukkende på salg til professionelle aktører.
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaringer af nils holmdahl og bjarne hjallerup hansen.
niels holmdahl har forklaret, at han har været ansat i hultafors i 30 år, hvor han beskæftiger
sig med salg. så vidt han ved, har hultafors været på det danske marked siden midten af
1940erne. deres markedsposition er den samme i danmark som i sverige. hultafors sælger
til store byggemarkeder, som xl-byg, stark, dansk trælast og solar. alle, der forhandler
                                               -8-
værktøj i danmark, forhandler hultafors’ produkter. de professionelle i byggebranchen ved,
at det er et godt produkt, hvilket producenter af billigere produkter forsøger at udnytte.
deres tommestokke er udført i glasbirk på grund af materialets holdbarhed og elasticitet.
den sorte farve på tommestokkens led er et karakteristisk træk ved hultafors’ tommestok,
som også har en speciel gradering. endestykkerne har samme røde farve som mærket bestå-
ende af den ligesidede trekant med stifterens initialer. på grundlag af disse kendetegn, som
ikke har en funktionsmæssig betydning, kan håndværkerne straks se, at der er tale om en
hultafors tommestok. der er derudover på deres tommestokke påført hultafors’ varemærke
i form af den ligesidede trekant med stifterens initialer. det er et krav, at alle tommestokke
produceret i eu skal påføres ce-mærkning tilknyttet producentens varemærke. der vil end-
videre være påtrykt hultafors’ navn i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en reklame tom-
mestok. det betyder, at alle tommestokke, der fx købes i byggemarkeder, har både har hul-
tafors' varemærke og navn påtrykt. tommestokken har i hans 30 år i virksomheden ikke æn-
dret sig.
virksomhedens navn, hultafors, er sammen med den ligesidede trekant deres overordnede
varemærke, som også omfatter andre produkter end tommestokke.
hultafors producerer i alt 40 mio. tommestokke, som sælges verden over. af disse sælges 4
mio. i naturfarve. ca. 39 mio. af de producerede tommestokke er 10-ledet. det er kun i
danmark og det sydlige brasilien, at den 12-ledede tommestok sælges. hultafors har i 60-70
år solgt den 12-ledede tommestok i danmark. den 10-ledet tommestok sælges i danmark,
men der er ingen professionelle brugere, der køber den. da deres kunder primært er profes-
sionelle aktører i form af byggevirksomheder, sælger de i danmark næsten udelukkende 12-
ledede tommestokke i naturfarve. 10-20% af deres slutbrugere er private.
hultafors’ tommestokke udgør størstedelen af det samlede salg af tommestokke i danmark,
men trods dette har deres omsætningen i en længere periode været nedadgående, og den er
inden for en 10-årig periode blevet halveret. 1/3 af nedgangen kan begrundes i udviklingen i
                                               -9-
byggebranchen. den resterende del skyldes nye aktører på markedet, der sælger tomme-
stokke, der er billigere end hultafors’.
hultafors besøger regelmæssigt 650 ud af de ca. 900 butikker i danmark, der sælger hulta-
fors’ tommestokke, med henblik på at kortlægge deres konkurrenter inden for alle deres
produktområder.
kongsberg tommestokken, der er i vist i markedsføringsmaterialet fra 2002 er ikke længere
på af markedet. produktet, der i samme markedsføringsmateriale fra 2002 er benævnt ”luk-
sus tommestok”, er ikke reelt et konkurrerende produkt til hultafors’ model nr. 59-2-12, da
den primært sælges til private. profi tommestokken er 10-ledet. han ved ikke, hvem der
producerer denne. hultafors’ eneste konkurrent på markedet for 12-ledede tommestokke er
foruden producenter af kopiprodukter metric.
af de produkter, der er gengivet i patent- og varemærkestyrelsens notat, kender han det før-
ste, scan flex, som er identisk med tommestokken, der andet steds er benævnt ”luksus
tommestok”. han kan ikke umiddelbart genkende de øvrige produkter. der er andre 6-7 an-
dre producenter af tommestokke i europa, men ingen af dem leverer til det danske marked.
de øvrige tommestokke, der sælges på det danske marked, er som regel kinesiske kopipro-
dukter. kopiprodukterne er som regel kendetegnet ved også at have røde ender.
det er den enkelte forhandler, der vælger, hvordan de vil markedsføre hultafors’ produkter.
hultafors er således ikke involveret i beslutningen om, hvorvidt deres navn og varemærke
anvendes i forbindelse med markedsføringen af deres produkter
i sverige fik de i 2002 beskyttet selve udseendet af tommestokken. han deltog ikke i ansøg-
ningsprocessen, men ved at det var forbundet med et betydeligt arbejde.
bjarne hallerup hansen har forklaret, at han i perioden 2003-2010 var administrerende di-
rektør for hultafors’ datterselskab i danmark. han var tidligere direktør i et selskab, der var
eneagent for hultafors i danmark, og har beskæftiget sig med hultafors’ produkter siden
                                               - 10 -
1985. hultafors henvender sig til professionelle aktører i markedet i form af forhandlere og
forretningskæder, der sælger værktøj, som dagligt anvendes af håndværkere.
tommestokken, som hultafors har markedsført i danmark siden efterkrigstiden, har aldrig
ændret udseende. hultafors’ tommestok er et anerkendt produkt på markedet. tidligere
”ejede” hultafors stort set markedet for tommestokke til professionelle. den 12-ledet tom-
mestok var meget populær og var den eneste tommestok, som de professionelle aktører ville
have. den udgjorde ca. 85-90 % af markedet for tommestokke. man kunne stort set vurdere
tilstanden i byggebranchen ud fra omsætning af hultafors’ tommestokke.
der findes ikke brancheforeninger, som foretager målinger over salget af tommestokke. de
har analyseret deres markedsandel ved regelmæssigt at besøge butikker og kæder, der sæl-
ger hultafors’ produkter. herved har de konstateret, hvilke produkter byggemarkederne har
haft i deres sortiment. de har ikke ved deres besøg fået oplyst fordelingen af salg til hen-
holdsvis professionelle og private.
blandt de største forhandlere af hultafors’ tommestokke er stark, silvan, bygma, xl og brø-
dene dahl, som alle sælger til både professionelle og private. en håndværker køber en ny
tommestok ca. 1 gang om måneden.
kongsberg var en norsk producent. tommestokken benævnt ”luksus tommestok” er en 10-
ledet tommestok, som er importeret fra kina, og som de kun sjældent er stødt på i markedet.
den er ikke samlet på samme måde i leddene som hultafors’ tommestok. det fremgår af
navnet profi, at denne tommestok ønskede at henvende sig til professionelle håndværkere.
den er billigere end hultafors’ og er 10-leddet. han har set tommestokkene af mærkerne
ironside og stanley i markedet, men tvivler på, at han har set nogen af de øvrige tommestok-
ke, som fremgår af notatet fra patent- og varemærkestyrelsen. ingen af dem kan have haft en
væsentlig omsætning, idet de alle er 10-leddet.
i den periode, hvor han var administrerende direktør i hultafors, gengav de forsiden af
tommestokken i forbindelse med markedsføring af produktet og fremhævede, at det var tale
                                                     - 11 -
om en hultafors tommestok ved at nævne hultafors navn, fx ved at skrive ”hultafors træ–
tommestok”. den ligesidede trekant er logoet for grundlæggeren af hultafors. han mener
ikke, at de bruger trekanten på andre af hultafors’ produkter, fordi det var tommestokken,
som deres stifter oprindeligt konstruerede. hultafors’ varemærke er en kombination af nav-
net og den ligesidede trekant, der er registreret som et figurmærke.
parternes synspunkter
for hultafors er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstands-
dokumentet af 31. marts 2015, hvoraf fremgår følgende:
      ”særpræg
      det gøres gældende, at va 2011 00774 hultafors <fig> (herefter ”tommestokken”)
      har tilstrækkeligt særpræg og følgelig kan registreres som et varemærke, jf. varemærke-
      lovens § 2 og § 13.
      en række træk ved tommestokken (materialevalg, røde ender, sorte metalbeslag, sorte
      cifre i en speciel typografi, hvoraf cifrene 10, 20 ect. er røde) er ikke funktionelle. disse
      træk har derfor kendetegnsvirkning, idet de ikke udelukkende skyldes hensynet til det
      tekniske resultat, men tværtimod tilsammen tjener til at kommunikere tommestokkens
      oprindelse fra hultafors.
      det gøres gældende, at undtagelsen om udformninger, som er nødvendige for at opnå et
      teknisk resultat, skal fortolkes snævert, og at kun udformninger som udelukkende inkor-
      porerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke reelt vil vanskeliggøre
      andre virksomheders anvendelse af den tekniske løsning, kan nægtes registrering.
      et tegn, der består af en kombination af bestanddele, der enkeltvis er uden særpræg, kan
      have særpræg, hvis konkrete forhold antyder, at tegnet klart gengiver mere end summen
      af de bestanddele, som det består af. der må således foretages en helhedsvurdering.
                                              - 12 -
uanset at et eller flere af de ovennævnte kendetegn ved tommestokken ikke i sig selv har
særpræg, gøres det gældende, at kombinationen af disse kendetegn er særegne for netop
tommestokken og giver den det fornødne særpræg.
det gøres videre gældende, at de træk på tommestokken, der består i typografi, tal og
mærkninger, samt placeringer og farvevalg heraf, medvirker til at gøre det ansøgte va-
remærke distinktivt, jf. communication no 2/98 of the president of the office of 8 april
1998 concerning the examination of three-dimensional marks.
vurderingen af om udformningens væsentlige kendetegn svarer til tommestokkens tek-
niske funktion, skal foretages på objektiv basis, og det afgørende er således om udform-
ningen af tommestokken inkorporerer den tekniske løsning og ikke om forbrugeren op-
fatter det således, idet opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds af udformningen af den
pågældende vare ikke er relevant inden for rammerne af varemærkelovens § 2, stk. 2.
kriterierne for særprægsbedømmelsen er de samme for alle varemærker. det vil sige, at
også 3d-varemærker efter en helhedsbedømmelse skal opfylde de almindelige krav til
adskillelsesevne mv.
historisk registrering
patent og varemærkestyrelsen har tidligere fundet, at tommestokken havde fornødent
særpræg, da tommestokken blev registreret som figurmærke i 1999, jf. herved bilag 13,
ekstrakten side 63ff.
der er ikke sket ændringer på markedet for tommestokke siden registreringen i danmark
i 1999.
ankenævnet har ikke dokumenteret, at markedet for tommestokke har ændret sig siden
registreringen af tommestokken i 1999.
                                              - 13 -
indarbejdelse
tommestokken er kendt og indarbejdet i markedet for tommestokke i danmark som va-
remærke for hultafors gennem brug i mere end 100 år.
det fremgår af markedsundersøgelse ”tommestokke/centimeterstokke”, som er foretaget i fe-
bruar 2011, …, at 75,2 % af respondenterne uhjulpet kender hultafors. det fremgår vide-
re, at 65,7% ved forevisning af et billede af en anonymiseret tommestok model 59-2-12,
mener, at tommestokken hidrører fra hultafors og, at 51,3% forbinder formgivningen af
59-2-12 tommestokken med kun hultafors som producent og at 78,3% positivt ved, at de
hovedsageligt anvender en hultafors tommestok.
dette udgør en betydelig del af den relevante omsætningskreds, og tommestokken skal
derfor anses for indarbejdet på det relevante marked og kan registreres som et varemær-
ke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.
det gøres gældende, at de … angivne kendskabsgrader dokumenterer, at det ansøgte va-
remærke har opnået særpræg gennem indarbejdelse.
hultafors har en markedsandel i danmark på mellem 90-95% på tolvledede tommestok-
ke, som den i sagen omhandlede.
markedsføring og salg af tommestokken har fundet sted igennem en lang periode og
kontinuerligt, og brugen af tommestokken som varemærke for en tommestok fra hulta-
fors er i denne periode endvidere sket gennem hultafors’ kunders markedsføring.
det gøres gældende, at som følge af hultafors store markedsandel, den lange periode,
hvori tommestokken har været solgt i danmark, og i kraft af hultafors’ position som
markedsleder, eksisterer der en skærpet grad af opmærksomhed omkring hultafors
tommestokken, hvorfor tommestokken skal anses for indarbejdet som varemærke på
det relevante marked.
endvidere gøres det gældende, at ankenævnet ikke har taget alle relevante faktiske om-
stændigheder i betragtning ved vurderingen af den omhandlede varemærkeansøgning,
                                               - 14 -
ligesom ankenævnet ikke har bedømt det fremlagte dokumentationsmateriale i sin hel-
hed.
patent og varemærkestyrelsen har konstateret, at ”… hultafors har en stor markedsandel og
et imponerende salg…”, hvilket i sig selv er to vigtige faktorer, som skal vægtes med de øv-
rige omstændigheder.
va 2011 00774 hultafors <fig> har gennem hultafors’ omfattende indarbejdelse op-
nået det til registrering fornødne særpræg, og varemærkeansøgning va 2011 00774
hultafors <fig> skal derfor føres til endelig registrering, jf. vml § 13, stk. 3, jf. vml §
3, stk. 3.
den relevante omsætningskreds
det gøres gældende, at tommestokken inden for omsætningskredsen i danmark er al-
mindeligt kendt som kendetegn for hultafors.
den udførte markedsundersøgelse, bilag 1, ekstrakten side 103ff, omfatter professionelle
håndværkere og byggemarkeder, idet disse to gruppe udgør størstedelen af hultafors’
kundegrundlag. private forbrugere udgør således alene under 10 % af kundegrundlaget.
det er hultafors opfattelse, at denne fordeling afspejler tommestoksmarkedet generelt.
henset til at private forbrugere udgør en så lille andel af det typiske slutkundegrundlag
for tommestokke, gøres det gældende, at den ved markedsundersøgelsen foretagne af-
græsning af omsætningskredsen er repræsentativ for den relevante omsætningskreds.
det er dokumenteret, at alene 12% af tommestokkesalget hos start sker til private … .
markedsforholdene hos stark afspejler markedet i byggemarkederne generelt.
det altovervejende forbrug af tommestokke sker hos professionelle, der bruger værktøjet
på daglig basis.
                                              - 15 -
patent og varemærkestyrelsens søgning af 8. august 2012
det gøres gældende, at patent og varemærkestyrelsens opfattelse af, hvad der fandtes på
markedet på ansøgningstidspunktet og var udtryk for en ”grundform for måleinstru-
menter”, ikke er korrekt.
patent og varemærkestyrelsens internetsøgning, …, dvs. næsten 1½ år efter ansøgnings-
datoen. denne søgning kan ikke danne grundlag for en markedssammenligning på an-
søgningstidspunktet. derudover viser søgningen en række udenlandske tommestokke
(afbilledet på udenlandske hjemmesider), ligesom det heller ikke fremgår, hvornår og om
de pågældende tommestokke er kommet på markedet i danmark.
et varemærkes særpræg skal bedømmes på baggrund af forholdene på ansøgningstids-
punktet. efterfølgende forhold, herunder det forhold at andre erhvervsdrivende efter an-
søgningstidspunktet tager et varemærke, der ligner det ansøgte varemærke i brug, kan
derfor ikke tillægges vægt i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. den af styrel-
sen foretagne undersøgelse af tommestokkes udformning i august 2012, …, kan således
ikke lægges til grund for et afslag meddelt for en ansøgning indleveret halvandet år for-
inden.
endvidere gøres det gældende, at tilstedeværelsen af ulovlige slaviske kopier på marke-
det ikke er udvandende i forhold til hultafors’ varemærkeansøgning.
ydermere fremgår det af patent og varemærkestyrelsens søgning, at det samlede de-
signmæssige valg med hensyn til udformningen af tommestokken, herunder vedrørende
typografi, tal, mærkninger og placeringer heraf, farver og materialer for de pågældende
tommestokke ikke er sammenfaldende med tommestokken.
registrering med disclaimer
det gøres gældende, at va 2011 0074 hultafors <fig> har fornødent særpræg ved re-
gistrering med de i de subsidiære påstande anførte disclaimere.”
                                                    - 16 -
for ankenævnet for patenter og varemærker er der i det væsentlige procederet i overens-
stemmelse med påstands-dokumentet af 1. april 2015, hvoraf fremgår følgende:
     ”som nærmere begrundet i den indbragte kendelse fra ankenævnet for patenter og va-
     remærker af 23. april 2014 opfylder hultafors’ ”tommestok” ikke lovens betingelser for at
     blive registreret som et varemærke.
     ifølge varemærkelovens § 2, stk. 1, kan et varemærke bestå af alle arter tegn, der er egnet
     til at adskille en virksomheds vare- eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som
     kan gengives grafisk, navnlig arter som nævnt i bestemmelsens nr. 1-4.
     det følger videre af lovens § 2, stk. 2, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn,
     som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en
     udformning af varen, som er nødvendiggjort for at opnå et teknisk resultat, eller en ud-
     formning, hvorved varen får en væsentlig værdi.
     af varemærkelovens § 13, stk. 1, følger videre, at et varemærke, for at kunne registreres,
     skal være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. ifølge
     lovens § 13, stk. 3, kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, dog registreres, hvis
     det inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået
     fornødent særpræg.
     det påhviler hultafors at godtgøre, at lovens betingelser for registrering er opfyldt, og at
     der dermed foreligger det fornødne grundlag for at tilsidesættelse nævnets skønsmæssi-
     ge vurdering af, at betingelserne for at registrere varemærket ikke er til stede. hultafors
     har ikke løftet denne bevisbyrde.
     hultafors’ indsigelse om, at nævnet ikke skulle have taget alle relevante faktiske om-
     stændigheder i betragtning, og at nævnet ikke skulle have bedømt det fremlagte doku-
     mentationsmateriale i sin helhed, er ikke udtryk for andet end den kendsgerning, at hul-
     tafors er uenig i nævnets kvalifikation af det materiale, der ligger til grund for hultafors’
     ansøgning om registrering af et varemærke.
                                              - 17 -
det fremhæves herved, at alle de af hultafors påberåbte forhold indgik i grundlaget for
nævnets vurdering af sagen.
nævnet kan derfor i det hele henholde sig til begrundelsen i kendelsen.
hvad angår det af hultafors anførte om, at der er sket fornøden indarbejdelse af vare-
mærket, bemærkes, at den fremlagte markedsundersøgelse viser en høj kendskabsgrad til
hultafors inden for salg af tommestokke hos faggrupper og byggemarkeder.
den høje kendskabsgrad til hultafors bevirker dog efter ankenævnets opfattelse ikke, at
der blandt de adspurgte er tilstrækkeligt kendskab til det ansøgte varemærke som kende-
tegn. sammenholdt med, at markedsundersøgelsen udelader ca. 10 % af omsætnings-
kredsen (de private forbrugere), medfører dette, at det ikke kan anses for dokumenteret,
at tommestokken i fornødent omfang er indarbejdet som varemærke.
i relation til hultafors’ egen oversigt over kundegrundlag og markedsandel … bestrides
det, at indholdet i opgørelsen skulle kunne lægges til grund for sagens afgørelse.
hultafors har anført, at varemærket tidligere har været registreret, hvorfor varemærket
ikke nu kan afvises på grund af manglende særpræg.
hertil bemærkes, at den tidligere registrering ikke har betydning for sagen. for det første
har den tidligere registrering ikke været forelagt ankenævnet, og ankenævnet er ikke
bundet af tidligere afgørelser fra patent- og varemærkestyrelsen. for det andet skal en
vurdering af særpræg foretages ud fra de på ansøgningstidspunktet fremherskende for-
hold. det påhviler i den forbindelse hultafors at godtgøre, at ankenævnets vurdering af
særpræg er forkert, og denne bevisbyrde har hultafors ikke løftet.
hultafors gør endeligt gældende, at der ikke kan lægges vægt på patent- og varemærke-
styrelsens notat, idet notatet er udarbejdet efter ansøgningstidspunktet. herom bemær-
kes, at notatet er fremlagt til dokumentation for og eksemplificering af, hvorledes tom-
mestokke af andre fabrikater er formgivet. som det fremgår af notatet, indeholder notatet
eksempler på tommestokke markedsført i danske kataloger fra 2000 og frem, hvorfor
hultafors’ indsigelse må forkastes.
                                                    - 18 -
        i forhold til den mere subsidiære og mest subsidiære påstand gøres det gældende, at der
        ikke kan opnås registrering med de anførte disclaimere, idet der stadig ikke er fornødent
        særpræg, ligesom der ikke er sket fornøden indarbejdelse, jf. i det hele det anførte i rela-
        tion til de øvrige påstande.
        …”
sø- og handelsrettens afgørelse
mærket, som hultafors ved ansøgning va 2011 00774 har søgt om at få registreret som fi-
gurmærke, er en 3d-afbildning af en 12-ledet tommestok, der er identisk med det produkt,
som afbildningen skal være et figurmærke for. hverken navnet hultafors eller hultafors’
trekantede varemærke er påtrykt den afbildede tommestok. registreringen ønskes i nice
klasse 9 for ”instrumenter til måling, nemlig tommestokke”.
hultafors har under sagen fremhævet de røde ender og decimetertal, typografien, de sorte
metalbeslag i de 12 led og materialevalget som særlige karakteristiske træk ved hultafors’
12-ledet tommestok.
retten finder, at der uanset de fremhævede karakteristika ikke er grundlag for at fastslå, at
hultafors’ 12-ledet tommestok væsentligt afviger fra normen og grundformerne for en tom-
mestok. hultafors’ tommestok har dermed ikke et sådant særpræg, at den i sig selv kan fun-
gere som kendetegn, der er egnet til at adskille hultafors’ tommestokke fra konkurrenternes.
i det fremlagte markedsføringsmateriale, herunder produktkataloger og tilbudsaviser, er
hultafors’ tommestok – med navnet hultafors og hultafors’ trekantede varemærke påtrykt –
afbildet i forbindelse med en beskrivelse af produktet, en angivelse af navnet hultafors og i
langt den overvejende del også med en angivelse af hultafors’ trekantede figurmærke. der
er i tilbudsaviserne tillige eksempler på andre tommestokke, der ikke væsentligt visuelt ad-
skiller sig fra hultafors’ 12-ledet tommestok.
                                               - 19 -
retten finder, at hultafors med markedsføringsmaterialet ikke har godtgjort, at den 12-ledet
tommestok er blevet markedsført alene i kraft af sin udformning og således gennem mar-
kedsføringen er indarbejdet som varemærke. den fremlagte markedsundersøgelse, der alene
findes at illustrere, at navnet hultafors af håndværkere og tømmermarkeder i høj grad for-
bindes med tommestokke, kan ikke føre til et andet resultat. retten har herved lagt vægt på,
at 230 ud af 500 deltagende i undersøgelsen har besvaret de stillede spørgsmål, at de delta-
gende repræsenterede 80-90 % af den relevante kundekreds, og at hultafors’ trekantede fi-
gurmærke fremgår af den tommestok, der har været anvendt i markedsundersøgelsen.
betingelserne for registreringen af afbildningen af hultafors’ 12-ledet tommestok som et tre-
dimensionalt varemærke er herefter ikke opfyldt, og der findes ikke at være grundlag for re-
gistrering af varemærket med disclaimer. ankenævnets frifindelsespåstand tages derfor til
følge.
efter sagens udfald skal hultafors betale sagsomkostninger til ankenævnet for patenter og
varemærker. beløbet fastsættes under hensyn til sagens omfang og karakter til 25.000 kr.
                                     thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
hultafors group ab skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til ankenævnet for patenter og va-
remærker.
sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens § 8 a.
klaus stampe tønnes pedersen              lise krüger andersen              torben svanberg
               - 20 -
            (sign.)
         ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
  sø- og handelsretten, den
