v013700c - kj
                         udskrift
                             af
              sø- & handelsrettens dombog
                        ____________
den 19. april 2002 blev af retten i sagerne
v-137-00
caterpillar inc.
(advokat jens jakob bugge)
   mod
arco air & sea a/s
(advokat mogens birkebæk)
og
v-138-00
caterpillar inc.
(advokat jens jakob bugge)
   mod
arco air & sea a/s
(advokat mogens birkebæk)
afsagt sålydende
                          d o m:
sagerne vedrører i det væsentlige spørgsmålet, om sagsøg-
te, arco air & sea a/s (arco) er varemodtager for to par-
tier varemærkeforfalskede støvler, og i givet fald om
                             - 2 -
 sagsøgte skal betale vederlag efter varemærkelovens 43 og
 erstatning for opbevaringsudgifter.
 påstande
 ad v 137/00
 sagsøger, caterpillar inc., (caterpillar) har i sagen
 nedlagt følgende påstande:
1. sagsøgte tilpligtes at anerkende, at 2.004 par støvler
   af mærket caterpillar tilbageholdt hos toldcenter kø-
   benhavn er varemærkeforfalskede varer, og at suspension
   af disse varer således er sket med rette.
2. de i påstand 1 omtalte varer destrueres ved told &
   skats eller anden offentlig myndigheds foranstaltning.
3. sagsøgte tilpligtes at betale rimeligt vederlag stort
   kr. 100.000,00 med procesrente fra sagens anlæg, den
   21. december 2000.
4. sagsøgte tilpligtes at anerkende at være forpligtet til
   at betale de af sagsøger afholdte omkostninger til la-
   gerleje for opbevaring af de af toldcenter københavn
   tilbageholdte varemærkeforfalskede varer frem til tids-
   punktet for deres frigivelse, destruktion eller anden
   ophør af lejeforholdet.
 sagsøgte, arco air & sea a/s, har påstået frifindelse,
 over for påstand 3 subsidiært mod betaling af et mindre
 beløb.
 ad v 138/00
 påstandene er ligelydende, dog således, at der er tale om
 1.008 par støvler, og at påstanden om vederlag er kr.
 50.000,00.
                            - 3 -
sagsfremstilling
parterne
caterpillar er en verdensomspændende virksomhed, der
bl.a. sælger støvler under de registrerede varemærker ca-
terpillar og cat.
arco er et mindre speditionsfirma, som beskæftiger sig
med luftfragt og søtransport.
baggrunden for sagen
ved breve af 20. november 2000 meddelte told & skat ca-
terpillars danske varemærkeagent chas. húde, at der i kø-
benhavns lufthavn var ankommet to sendinger indeholdende
henholdsvis 2.004 og 1.008 par støvler af mærket cater-
pillar, indført fra kina, som blev tilbageholdt efter
art. 4 i rådets forordning nr. 3295 af 22. december 1994.
i brevet vedrørende de 1.008 par støvler angives varemod-
tager som:
        ”top brand company
        arco denmark
        søren frichs vej 50. 1
        8230 åbyhøj”.
i brevet vedrørende de 2.004 par støvler angives varemod-
tager som:
        ”arco denmark
        søren frichs vej 50. 1
        8230 åbyhøj”.
frigivelse af varerne blev herefter suspenderet efter ca-
terpillars begæring. meddelelse herom er givet i skrivel-
                             - 4 -
se af 28. november 2000, hvori varemodtager er anført som
arco air & sea v/jan hougaard.
caterpillar har forsøgt at få arco til at anerkende be-
rettigelsen af suspensionen af frigivelsen af varerne og
til at tiltræde destruktion og har i mangel af arcos an-
erkendelse heraf anlagt nærværende retssager. arco har
ikke bestridt, at varerne er varemærkeforfalskede, men
har henvist til, at ejeren af varerne er top brand compa-
ny ltd., 152 west 36th street, suite 701, new york, ny
10018, usa (top brand).
dokumenter
det kinesiske firma yaoping (tianjin) int´l trade co.,
ltd. (yaoping), udstedte den 28. oktober 2000 2 næsten
enslydende fakturaer (afvigelsen f.s.v. angår faktura
vedrørende de 2004 par er anført i parentes).
             ”yaoping (tianjin) int´l trade co., ltd.
                         commercial invoice
                       invoice no.: uic2000-395a (395)
                       date: oct.28,2000
        sold to messrs. arco denmark
        shipped by air from bejing china to copenhagen,
        denmark.
        contract no tuic2000-095
        ………
                   l/c no: t/t
                   1008 prs (84 ctns)(2004 prs (c 167
                   ctns)): working shoes
                        origin: china
                        …
                        color: honey (black)
                        @usd9.45
                     fob beijing china……usd9525.60
                     (usd 18937.80)
                             - 5 -
disse fakturaer har caterpillar modtaget fra de danske
toldmyndigheder.
samme dato udstedte tianjin følgende faktura, som er
fremlagt af arco:
            ”tianjin feitian textile ornament co., ltd.
                         commercial invoice
                                  invoice no.: uic2000-395
                                  date: oct. 28,2000
        sold to messrs. top brand company
        shipped by air from tianjin china to aarhus, den-
        mark.
        contract no tuic2000-095
        ………
                        3012 prs (251ctns): working shoes
                        origin: china
        style    color:    quantity     unit     amount
        no.:                            price
                                        (fob
                                        tian-
                                        jin)
        #70042   honey     1008 pairs   usd9.45  usd9525.60
        #70043   black     2004 pairs   usd9.45  usd18037.80
                     fob tianjin china……usd28463.40”.
samme dag har tianjin endvidere udstedt en packing list
for de 3.012 par støvler. på listen er angivet ”invoice
no.: uic2000-395”.
i airwaybill af 8. november 2000 med løbenummeret eas—tsn
4390064011, som må antages at vedrøre transporten af de
2.004 par støvler fra beijing til københavn, er som af-
skiber anført tianjin feitian textile og som modtager
        ”arco denmark
        soren frichs vej 50,1.
        dk-8230 aabyhoj/aarhus
        denmark
        tel: 45-88-15-20-86”.
                            - 6 -
i følge de fremlagte airwaybill er varerne afsendt fra
beijing henholdsvis den 10. og 12. november 2000.
på air waybill af 8. november 2000 med løbenummeret eas-
tsn 4390064210, som vedrører de 1.008 par støvler, er som
afsender anført yaoping tianjin int. trade co. ltd. og
som modtager:
        ”top brand company
        arco denmark
        soren frichs vej 50,1
        dk-8230 aabyhoj/aarhus denmark
        tel: 45-88-15-20-86”
        notifog: same as consignee.
forklaringer i sagsøgtes processkrifter på arcos relation
til forsendelsen.
i svarskrift af 9. februar 2001 fra arcos advokat anføres
det:
        ”sagsøgte er af tbc [top brand company ltd.] ble-
        vet anmodet om, at sørge for transport af det på-
        gældende parti varer fra kina til danmark og fra
        danmark videre til usa. varerne er således i
        transit i danmark og skal ikke bringes i omsæt-
        ning på det danske marked.”
i duplik af 17. maj 2001 fra advokat mogens birkebæk gø-
res det gældende:
        ”at sagsøgte som transportør og transitmodtager
        af varerne ikke kan mødes med krav om godtgørelse
        og/eller erstatning.”
i processkrift i af 6. september 2001 anfører advokat mo-
gens birkebæk:
        ”sagsøgte skal supplerende oplyse, at top brand
        company ltd. forud for denne sag opnåede kendskab
        til sagsøgte gennem en af sagsøgtes kunder.
                           - 7 -
        top brand company ltd. er således ikke en af sag-
        søgtes direkte kunder, idet dog sagsøgte tidlige-
        re gennem en kunde har udført en forsendelse i
        sammenhæng med top brand company ltd.
        sagsøgte opnåede kendskab til den forsendelse,
        som nu udgør de omtvistede parti støvler, da sag-
        søgte blev kontaktet af en speditør i københavn,
        der anmodede om at registrere sagsøgte som vare-
        modtager og ønskede sagsøgtes se.nr.
        sagsøgte kendte forud for denne telefonopringning
        intet til transporten og intet til varen. sagsøg-
        te nægtede overfor speditøren at udlevere sit
        se.nr. omtrent samtidig hermed modtog sagsøgte
        oplysning om, at forsendelsen var beslaglagt af
        toldvæsnet. ....
        sagsøgte fastholder således ikke at være varemod-
        tager eller ordret transportør i sagen. på det
        grundlag fastholdes sagsøgte frifindelsespåstan-
        de.”
forklaringer
jan hougaard har forklaret, at han er administrerende di-
rektør i arco, som ejes af et holdingselskab, som igen er
100% ejet af ham. han begyndte at drive virksomheden i
personligt regi i 1996. der er 9 ansatte i virksomheden i
danmark og 2 på et kontor i usa.
han fik kendskab til forsendelsen af støvlerne gennem en
fax fra deres kontor i usa den 10. november 2000, hvoraf
det fremgik, at forsendelserne var sendt til arco. han
blev ikke mistænksom ved denne fremgangsmåde, da arco
modtager 20 forsendelser om dagen, hvor arco adviseres
som transportmodtager. han forsøgte at få nærmere besked
fra top brand om, hvad der skulle ske med forsendelserne,
hvilket han ikke fik. han antog, at meningen var, at arco
skulle stå for videresendelsen til usa.
arco kendte top brand fra en ordre, arco havde fået gen-
nem arcos kontor i usa ca. 4 måneder tidligere vedrørende
                           - 8 -
en forsendelse fra bulgarien til usa. han havde herefter
besøgt top brand, som drives af israelere.
den 13. november 2000 fik arco meddelelse fra airborne
express, som er et shippingfirma i kastrup lufthavn, om,
at airborne express havde fået en sending sko fra kina,
hvor modtageren var top brand/arco, og hvor airborne ex-
press var blevet instrueret om, at arco skulle være mod-
tager. airborne express krævede samtidig betaling for
fragten med omkring 140.000 kr. han gjorde airborne ex-
press opmærksom på, at arco ikke var modtager, og afviste
at betale beløbet for transporten, som airborne express
måtte afkræve fra sin ordregiver.
han så først airwaybill´en, da han fik den af michael
kjærulf, airborne express. det er shippingfirmaet eas i
kina, som har udfærdiget transportdokumenterne. arco har
aldrig haft kontakt med eas. sammen med airwaybill´en fik
han forevist fakturaen, hvor arco denmark står som vare-
køber. han kontaktede top brand, som herefter sendte ham
den faktura, hvor top brand tillige står som køber. top
brand ville have varerne videresendt til england, og de
to fakturaer kan forklares med, at den ene var til brug
for indfortoldningen til fri omsætning i eu, medens den
anden var den kommercielle faktura.
arco påtog sig ikke nogen opgave i forhold til forsendel-
sen. der er tale om en misforståelse, når arcos advokat i
processkrifter har anført, at arco stod for transporten.
da han blev presset af airborne express, som ikke ville
stå som varemodtager, tilbød han, at varerne kunne regi-
streres hos jh trading og lægges på toldlager. arco regi-
streringsforhold giver ikke denne mulighed.
michael kjærulf har forklaret, at han har været speditør
i airborne express i danmark i 8 år. han kendte ikke arco
                           - 9 -
før denne forsendelse. de to airwaybills er udfyldt af
eas, som er afsenderspeditør i kina. der er tale om
”house air waybills”, som er underfragtbreve i modsætning
til egentlige transportdokumenter. eas er repræsentant
for airborne express, hvorfor airborne express fik for-
sendelsen. han blev adviseret fra eas om, at forsendelsen
ville komme. han forsøgte herefter at kontakte arco, som
var nævnt på papirerne. arco reagerede først ikke, og der
blev sendt et par fax. airborne express måtte i mellemti-
den midlertidigt stå som varemodtager. varerne var ikke
toldmæssigt indført i danmark. arco meddelte ikke at være
varemodtager, men at varerne skulle registreres til jh
trading. han mener, at dette firma er ejet af arcos ejer,
som har initialerne jh. airborne express mente, at det
var arco, som skulle betale for transporten, men fik af
den kinesiske agent at vide, at der var et firma i usa,
top brand, som ville betale for transporten, hvilket også
skete.
procedure
caterpillar har anført, at de tilbageholdte støvler er
varemærkeforfalskede, hvorfor import af støvlerne eller
forsøg herpå er en krænkelse af caterpillars rettigheder
efter varemærkeloven. det er endvidere en overtrædelse af
markedsføringsloven.
caterpillar har løftet bevisbyrden for, at arco er vare-
modtager ved at fremlægge dokumentbeviser, herunder fak-
turaerne, som er modtaget gennem told & skat. herefter må
arco bevise, at arco trods dette ikke er varemodtager.
denne bevisbyrde er ikke løftet. jan hougaards forklaring
var ikke overbevisende, og først efter at michael kjæ-
rulfs forklaring var afgivet, forklarede jan hougaard, at
varerne blev registreret hos jh trading.
                           - 10 -
den faktura af 28. oktober 2000, som er fremlagt af arco,
er tvivlsom, da modtagelsesstedet er angivet som århus,
medens varen blev modtaget i københavn. afskibningsstedet
afviger også fra faktum. fakturaen er forsynet med samme
kontraktnummer som de fakturaer, som caterpillar modtog
kopi af fra told & skat. dokumentet bærer præg af at være
blevet ændret og kan ikke tillægges bevismæssig betyd-
ning.
under forberedelsen af sagen har arco også ændret oplys-
ning om, hvilken funktion arco har haft i forhold til
forsendelsen.
endelig blev varerne rent faktisk registreret i jan hou-
gaards selskab jh trading, og det på et tidspunkt, hvor
det måtte være klart, at der var problemer med forsendel-
sen.
da arco er varemodtager, må arco anerkende suspensionen
af frigivelsen af varerne og anerkende, at varerne kan
destrueres.
endvidere skal der betales vederlag efter varemærkelovens
§ 43. der er også hjemmel for erstatning efter markedsfø-
ringslovens § 13. de subjektive betingelser er opfyldt,
men selv ved god tro kan der fastsættes et vederlag. der
er tale om en meget grov overtrædelse af sagsøgers vare-
mærkerettigheder. støvlerne kan sælges for 600-800 kr.
pr. par. et vederlag på sammenlagt 150.000 kr. udgør der-
for ca. 10% af købsprisen, og varemærkelicenser koster
typisk 8 til 25% af omsætningen. vederlaget kan fastsæt-
tes skønsmæssigt. vederlagsbestemmelsen er netop indført
for at undgå kravet om dokumentation af tab. da ansvars-
grundlaget er til stede, skal arco endvidere erstatte ud-
gifter til lagerleje, jf. markedsføringslovens § 13. der
                           - 11 -
er også hjemmel i varemærkelovens § 43 til at kræve denne
erstatning.
arco har anført, at arco ikke er varemodtager, hvorfor
arco må frifindes for caterpillars påstande. arco har li-
ge fra første henvendelse gjort gældende, at arco ikke er
varemodtager. det fremgår af dokumenterne, at den kinesi-
ske speditør kendte til top brand før afsendelsen af va-
ren, hvorfor afsenderen også må have kendt top brand. ar-
co har ikke udfyldt eller haft indflydelse på udfyldnin-
gen af transportdokumenterne. arco fik efter jan hou-
gaards forklaring ikke kendskab til varerne, før de var
ankommet til danmark. dette er almindelig praksis inden
for transportbranchen. michael kjærulff har bekræftet, at
han fik oplyst, at arco ikke var varemodtager. endvidere
har top brand betalt de 140.000 kr., transporten kostede.
det kan derfor lægges til grund, at top brand er varemod-
tager. at arco i et forsøg på at løse et problem har ac-
cepteret, at jh trading fik godset indregistreret, gør
ikke arco til varemodtager. der er intet usædvanligt i,
at arco først blev underrettet om forsendelsen ved ankom-
sten til københavn. arco har dermed sandsynliggjort ikke
at være varemodtager.
varemærkelovens § 4 finder alene anvendelse over for en
importør og ikke over for en transportør.
såfremt retten måtte finde, at arco har krænket caterpil-
lars varemærkeret, skal vederlag efter varemærkeloven væ-
re rimeligt. arco kendte ikke til, at forsendelsen inde-
holdt støvler af mærket caterpillar, og arco har ikke
markedsført støvlerne eller bragt dem i omsætning. da ar-
co ikke kendte til varemærkeforfalskningen, er der ikke
grundlag for vederlag. arco har ikke haft nogen økonomisk
gevinst af sagen. der er ikke sket nogen påvirkning af
markedet. der foreligger ikke oplysninger, som giver mu-
                           - 12 -
lighed for en skønsmæssig fastsættelse af et vederlag, og
i givet fald vil et vederlag skulle være beskedent. ca-
terpillar har først under domsforhandlingen gjort gælden-
de, at der skal betales erstatning efter markedsførings-
loven, hvorfor der må bortses herfra, og varemærkeloven
giver ikke hjemmel til erstatning. caterpillars omkost-
ninger til opbevaring må indgå som en del af eventuelle
sagsomkostninger.
rettens afgørelse
arco er anført som køber på de to fakturaer fra yaoping,
som blev modtaget af told & skat, medens top brand compa-
ny står som køber i fakturaen fra tianjin. retten finder
ikke holdepunkter for at betvivle ægtheden af den sidst-
nævnte faktura, som kan dække den kommercielle handel,
medens de førstnævnte kan være udstedt til brug for ind-
fortoldningen til omsætning i eu.
arco er anført som modtager i den ene air waybill af 8.
november 2000, medens top brand company er nævnt over ar-
co denmark i den anden airwaybill. efter michael kjær-
ulfs forklaring lægges det til grund, at der er tale om
”house air waybills”, som fungerede som underfragtbreve.
endvidere er det ikke usædvanligt, at en speditør indsæt-
tes i en air waybill som modtager.
retten finder derfor ikke, at det ud fra de fremlagte do-
kumenter er bevist, at arco og ikke top brand er varemod-
tager.
retten finder heller ikke, at arcos reaktioner i sagen
giver anledning til at betvivle jan hougaards forklaring
om, at arco ikke havde kendskab til forsendelsen inden
                            - 13 -
den 10. november 2000. der var intet usædvanligt i, at
arco først blev adviseret om forsendelsen, efter at denne
var afsendt, og arco nægtede over for airborne express at
være varemodtager og at betale de krævede 140.000 kr.
denne regning er efter det oplyste efterfølgende betalt
af top brand. arcos forslag om at registrere varerne hos
jh trading, hvor dette kunne ske af toldmæssige årsager,
må ses som en praktisk foranstaltning på grund af presset
fra airborne express, fra hvem arco først havde afvist at
modtage varerne.
det forhold, at arcos advokat i skriftvekslingen har gi-
vet udtryk for, at arco var transportør, findes ikke at
kunne tillægges betydning.
retten finder således ikke godtgjort, at arco er varemod-
tager, og at arco har importeret de varemærkeforfalskede
støvler.
arco er derfor ikke rette sagsøgte vedrørende påstand 1,
2 og 4, ligesom arco må frifindes for påstand 3, da arco
ikke har krænket caterpillars varemærkerettigheder.
                    thi kendes for ret
sagsøgte, arco air & sea a/s, frifindes.
i sagsomkostninger skal sagsøger, caterpillar inc., inden
14 dage betale kr. 18.000 til sagsøgte, arco air & sea
a/s.
                     mette christensen
ole jahn                                   preben kendal
             - 14 -
             (sign.)
         ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes.
   sø- & handelsretten, den
              p.j.v.
