v006600c - kta
                                     udskrift
                                         af
                    sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 23. juni 2004 blev af retten i sagerne
v-64-03
novo nordisk a/s
(advokat katja høegh)
  mod
1) paranova danmark a/s
 (advokat kim jensen)
2) paranova pack a/s
 (advokat kim jensen)
v-66-03
novo nordisk a/s
(advokat katja høegh)
  mod
1) orifarm a/s
 (advokat jens jakob bugge)
2) medipack a/s
 (advokat jens jakob bugge)
afsagt sålydende
                                          - 2 -
                                          dom:
i sagen v 64/03 har novoen novo nordisk a/s nedlagt påstand om at de sagsøgte
paranova danmark a/s og paranova pack a/s, herefter paranova, skal anerkende i
forbindelse med parallelimport af novos produkter under foretagelse af tillægseti-
kettering eller fuld ompakning eller ommærkning under anvendelse af novos va-
remærke at være forpligtet til
1. at notificere novo om i hvilket land produkterne er indkøbt, til hvilket marked
   parallelimporten vil blive foretaget, samt hvilke pakningsstørrelser der er tale om,
2. på begæring at fremsende en egentlig prøvepakning og produktprøve som giver
   mulighed for at kontrollere både yder- og inderpakning samt indlægsseddel, og
   herunder sikre at originalproduktets originale tilstand ikke er berørt, samt at den
   foretagne ompakning ikke skader varemærkets renommé,
3. at give novo 15 arbejdsdage fra modtagelsen af notifikation ledsaget af prøvepak-
   ning til påbegyndelsen af det planlagte salg,
4. i de tilfælde hvor der bliver foretaget en fuld ompakning og/eller ommærkning at
   begrunde og dokumentere nødvendigheden heraf,
5. at foretage notifikation under overholdelse af ovenstående betingelser hver gang
   paranova ændrer pakkepraksis, herunder skifter oprindelsesland, stykstørrelse
   og/eller ændrer pakningslayout med hensyn til de ovennævnte parallelimporterede
   produkter hidrørende fra novo.
i processkrift 2 af 29. marts 2004 har novo over for paranova nedlagt en række
påstande 6-12, betegnet som supplerende påstande. påstandene vedrører angivelige
overtrædelser af novos varemærkerettigheder idet paranova i en række nærmere
angivne tilfælde på nærmere angivne måder skal have undladt at foretage hvad der
efter novos opfattelse er forskriftsmæssig notifikation.
 paranova har principalt påstået afvisning af påstandene 1-5, subsidiært frifindelse.
                                           - 3 -
i sagen v 66/03 har novo nedlagt samme påstande 1-5 over for de sagsøgte orifarm
a/s og medipack a/s (herefter orifarm) som novo har nedlagt over for paranova i
sagen v 64/03. orifarm har påstået afvisning af påstandene 1-5, subsidiært
frifindelse. i processkrift 2 af 29. marts 2004 har novo over for orifarm ligeledes
nedlagt en række påstande 6-9, betegnet som supplerende påstande. påstandene
vedrører som i sagen v 64/03 angivelige overtrædelser af novos
varemærkerettigheder idet orifarm i en række nærmere angivne tilfælde på nærmere
angivne måder skal have undladt at foretage hvad der efter novos opfattelse er
forskriftsmæssig notifikation.
ved kendelse af 5. januar 2004 bestemte retten at paranovas og orifarms påstande
om afvisning begrundet i formuleringen af novos påstande 1-5 skulle tages under
særskilt forhandling. forhandlingen fandt sted den 11. maj 2004.
under deldomsforhandlingen var det novos påstand at påstandene 1-5 skulle tages
under realitetsbehandling.
endvidere var det novos påstand at påstandene 6-12, respektive 6-9 skulle antages til
realitetsbehandling. retten tilkendegav at påstandene kunne nedlægges da sagens
forberedelse, for så vidt angår andet end spørgsmålet om realitetsbehandling af
novos påstande 1-5, ikke var afsluttet på det tidspunkt påstandene 6-12 (6-9) blev
nedlagt. forhandlingen vedrørte derfor i alt væsentligt spørgsmålet om påstandene 1-
5 i de to sager kunne admitteres.
paranovas anbringender
paranova bestrider at sagen, som anført af novo, vedrører spørgsmål om sikring af at
paranova overholder de krav til notifikation som ef-domstolen har opstillet for
parallelimportører af lægemidler. sagen drejer sig om forhold som ef-domstolen
allerede har taget stilling til, og som giver novo tilstrækkelig mulighed for at
varetage sine varemærkerettigheder. novos påstande relaterer sig til forhold i
fremtiden hvorfor novo ikke kan være vidende om hvorvidt paranova konkret vil
overholde de notifikationskrav som ef-domstolen har opstillet.
                                          - 4 -
der eksisterer ikke en retsuvished der kan medføre at nova kan kræve dom for de
nedlagte påstande 1-5, jf. ufr 1970.290 sh, ufr 1937.856 ø.
novos påstande 1-5 er af en sådan generel, abstrakt, ukonkret og uaktuel karakter at
de ikke kan være genstand for domstolsprøvelse, jf. ufr 2000.974 ø, ufr
1998.1322 h, ufr 1991.641 h, ufr 1981.930 ø og ufr 1973.694 h. dette
synspunkt støttes af at novo har anlagt en identisk retssag mod parallelimportøren
orifarm a/s med ganske samme påstande. hvis novos påstande var konkret
begrundede, havde det næppe været muligt at nedlægge samme påstande i to sager.
til støtte for frifindelsespåstanden, som i øvrigt ikke behandles i denne dom, har
paranova bl.a. gjort gældende:
novos påstande angår en fortolkning af varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, som
alene ef-domstolen er kompetent til at foretage. ef-domstolen har allerede
fortolket varemærkedirektivet og opstillet de krav om notifikation som kan stilles til
en parallelimportør af lægemidler, jf. sag c-143/00 boehringer, c-427/94 m.fl.
bristol-myers squibb, c-102/77 hoffmann-la roche.
paranova har opfyldt de notifikationskrav som ef-domstolen har opstillet.
domstolen har ikke stillet krav om at parallelimportøren skal oplyse, hvor
produkterne er købt, hvilken pakningsstørrelse der er tale om, eller at notifikation
skal ske hver gang pakkepraksis ændres. paranova har indført en praksis hvor der
sendes en prøvepakning indeholdende yderpakning, blisterpakning og indlægsseddel
til varemærkeindehaveren. paranova overholder den af domstolen fastsatte
notifikationsfrist, som ikke er absolut. det fremgår af paranovas notifikationsbreve
hvilket marked notifikationen angår, og årsagen til ompakning/ommærkning fremgår
af notifikationsbrevene og den tilhørende prøvepakning.
orifarms anbringender
novos påstand 1-5 relaterer sig ikke til konkrete produkter og handlinger.
domstolene kan alene afsige domme om konkrete sager og kan ikke afgive abstrakte
udtalelser eller responsa. påstandene derfor skal afvises.
                                          - 5 -
med påstand 1-5 eftersøger novo en stillingtagen fra sø- og handelsretten til
hvorledes ef-domstolens praksis vedrørende notifikation generelt skal fortolkes.
om novos påstand 1 har orifarm anført at det ikke fremgår af påstanden at det
hævdede oplysningskrav relaterer sig til en konkret tvist mellem parterne i forhold til
konkrete produkter eller handlinger. novo har som bilag 3 og 4 fremlagt kopi af
breve fra handelsselskabet af 5. januar 2002 og har i replikken anført at disse reelt
dokumenterer at sagen vedrører en konkret aktuel retstvist. bilag 3 og 4 er breve fra
handelsselskabet af 5. januar 2002 (tidligere orifarm a/s) af henholdsvis den 19.
august og 9. december 1997. med sin formulering af påstand 1 forsøger novo at få
sø- og handelsretten til at fremkomme med en generel, abstrakt udtalelse vedrørende
fortolkningen af reglerne for notifikation under henvisning til breve som er dateret 6
år tilbage i tiden, uden at novo i øvrigt har påvist at der senere, før eventuelt i
forbindelse med den foreliggende sag, har været fremsat indsigelse fra novos side
med hensyn til indholdet af disse notifikationer.
handelsselskabet af 5. januar 2002 er ikke part i retssagen. handelsselskabet af 5.
januar 2002 hed tidligere orifarm a/s, men sagsøgte 1, orifarm a/s, har intet har at
gøre med dette selskab.
novos påstand 2 vedrører krav om notifikation som er fastslået af ef-domstolen, og
som er ubestridt af orifarm. det fremgår således af ef-domstolens faste praksis at
en parallelimportør på begæring skal fremsende prøvepakning og produktprøve,
ligesom det er fastslået i ef-domstolens praksis at originalproduktets originale
tilstand ikke må være berørt, samt at den foretagne ompakning ikke må skade
varemærkets renommé. novo har dermed ikke en retlig interesse i at opnå dom efter
påstand 2.
i påstand 3 er der ikke henvist til konkrete tvister hvorfor der ikke kan afsiges dom
herom. spørgsmålet om notifikationsfristens længde skal besvares ud fra en konkret
afvejning, jf. også ef-domstolens afgørelse i sag c-143/00 boehringer & ingelheim
m.fl. mod swingward ltd. m.fl., præmis 67. formuleringen af novos påstand 3 har
antagelig sin baggrund i ef-domstolens afgørelse i sag c-143/00 boehringer &
ingelheim m.fl. mod swingward ltd. m.fl. det fremgår af præmis 67 i denne dom at
man i den konkrete sag på baggrund af sagens oplysninger antog at en periode på 15
                                             - 6 -
hverdage kunne udgøre en rimelig notifikationsfrist, når parallelimportøren har valgt
at underrette varemærkeindehaveren under samtidig fremsendelse af en
prøvepakning af det ompakkede lægemiddel. det fremgår videre af præmis 67 at
fristen er vejledende, og at det står parallelimportøren frit for at sætte en kortere frist,
ligesom varemærkeindehaveren kan anmode om en længere tid til at reagere end
indrømmet af parallelimportøren.
med formuleringen af påstand 3 søger novo at få sø- og handelsretten til helt
generelt at tage stilling til hvad der må anses for en rimelig frist, uanset at ef-
domstolen udtrykkeligt har anført at der skal ske en konkret afvejning, og at de 15
hverdage alene var relevant i den konkrete sag.
novo har hverken i påstanden eller i øvrigt i sagsfremstillingen kunnet henvise til
forhold hvor orifarm konkret har tilsidesat en frist, idet der i det hele taget ikke er
henvist til en konkret notifikation fra orifarms side. der foreligger derfor ikke en
konkret tvist. det er åbenlyst at der ikke kan afsiges dom efter indholdet af påstand 3,
og at de sagsøgtes afvisningspåstand i relation hertil derfor må tages til følge.
heller ikke i påstand 4 og 5 er henvist til konkrete tvister hvorfor også disse påstande
må afvises. om disse påstande anføres at novo her forsøger at få sø- og
handelsretten til at tage stilling til fortolkningen af eu-retten på et område hvor der
ikke foreligger nogen retspraksis. det kan således utvivlsomt lægges til grund at ef-
domstolen ikke i sin hidtidige praksis har stillet krav om at en parallelimportør i
forbindelse med notifikation skal fremkomme med en begrundelse og dokumentation
for opfyldelsen af ef-domstolens nødvendighedsbetingelse.
de krav ligger i påstand 4 og 5 må i givet fald må afklares ved en præjudiciel
forelæggelse for ef-domstolen.
hertil kommer at novo ikke har henvist til et konkret tilfælde hvor sagsøgte skulle
have undladt at opfylde et påstået begrundelses- og dokumentationskrav i relation til
opfyldelsen af nødvendighedskriteriet i forbindelse med notifikation, hvorfor det
også her er åbenlyst at novo med formuleringen af påstand 4 og 5 forsøger at få sø-
og handelsretten til at tage stilling til et abstrakt juridisk problem, og det er der ikke
hjemmel til.
                                            - 7 -
det blotte forhold at orifarm bestrider at eu-retten kan fortolkes som hævdet af
novo, medfører ikke at dette kan gøres til genstand for en retssag.
orifarm har endvidere erklæret at de til enhver tid vil overholde gældende retspraksis
og regler, jf. fx brev af 14. marts 2003 fra orifarm a/s (bilag 6) hvorved meddeltes
at orifarm-koncernen ville foretage samtlige notifikationer i overensstemmelse med
de regler og retningslinier som kan udledes af retspraksis.
påstand 1-5 er således ikke konkrete og aktuelle og må derfor afvises. novos påstand
6-9 kan ikke reparere på manglerne ved påstand 1-5.
novos anbringender
novo har gjort gældende at der foreligger en konkret, aktuel og reel retstvist om
fortolkningen af de notifikationskrav der er fastsat i ef-domstolens retspraksis. novo
har en klar retlig interesse i at få disse krav påkendt.
til støtte for at påstandene 1-5 tages under realitetsforhandling anføres at de sagsøgte
eller markedsføringsansvarlige selskaber inden for den koncern som de sagsøgte
tilhører, tidligere i en lang række tilfælde har optrådt retsstridigt i forbindelse med
notifikation af påtænkt parallelimport, således som novo har gjort gældende i
processkrifterne i sagen. de sagsøgte foretager løbende parallelimport af nye
produkter, herunder af novos, og vil i den forbindelse skulle foretage notifikation.
novo har på trods af gentagne forsøg herpå ikke kunnet opnå en tilkendegivelse fra
de sagsøgte om at de i fremtiden vil respektere kravene til notifikation som er
opstillet i retspraksis. sagsøgtes processkrifter viser at der er konkret tvist mellem
parterne om forståelsen af kravene til notifikation. novo har en retlig interesse i at få
afklaret denne uenighed med henblik på at sikre at de sagsøgte i fremtiden vil
respektere de fastsatte krav til notifikation. det vil være i overensstemmelse med
udviklingen i retspraksis at påstandene 1-5 tages under påkendelse. novo har i den
forbindelse henvist til dommene i ufr 1996.1300 h, ufr 1986.652 h og u
1961.269 ø.
rettens afgørelse
                                             - 8 -
som det fremgår af sagens processkrifter og bilag, og som det nu også kan udledes af
novos påstande 6-12, respektive 6-9, er sagens baggrund en række tilfælde hvor
novo finder at paranova eller orifarm ikke har opfyldt de krav man efter novos
opfattelse kan stille til notifikation i forbindelse med parallelimport af lægemidler.
påstandene 1-5 som novo har nedlagt over for paranova og orifarm, vedrører
imidlertid ethvert, også fremtidigt, tilfælde af parallelimport af lægemidler.
påstandene vedrører efter deres indhold således ikke konkrete tilfælde af uenighed
mellem sagens parter om notifikation vedrørende nærmere bestemte partier af
parallelimporterede medicinske produkter.
hvorvidt de af novo hævdede betingelser til notifikation, der angives at være
opstillet på grundlag af ef-domstolens afgørelser og præmisserne til disse, kan finde
anvendelse i tilfælde af parallelimport af lægemidler, må prøves i forhold til
omstændighederne i forbindelse med importen af og notifikationen om ompakningen
af de pågældende produkter.
novos påstande 1-5 kan derfor ikke tages under påkendelse.
                                     thi kendes for ret:
sagerne v-64-03, novo nordisk a/s mod paranova danmark a/s og paranova pack
a/s, og v-66-03, novo nordisk a/s mod orifarm a/s og medipack a/s, afvises for
så vidt angår novo nordisk a/s’ påstande 1-5 i sagerne.
sagens behandling fortsættes vedrørende påstandene 6-12 som novo nordisk a/s
har nedlagt over for paranova danmark a/s og paranova pack a/s i sagen v-64-03,
og påstandene 6-9 som novo nordisk a/s har nedlagt over for orifarm a/s og
medipack a/d i sagen v-66-03.
                                         jens feilberg
                                            (sign.)
               - 9 -
           ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
p.j.v. sø- og handelsretten, den
