-lca
                                          udskrift
                                               af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                          kendelse
afsagt den 1. april 2015
a-19-14
                                    1) creative nail design inc. og
                                    2) insight cosmetics group a/s
                                    (advokat jens jakob bugge for begge)
                                    mod
                                    rcbdenmark aps
                                    (advokat jakob stenbakken johnsen)
indledning
denne forbudssag vedrører navnlig, om rcbdenmark aps ved at bruge navnene shellac el-
ler shellak i forbindelse med salg og markedsføring af neglelak krænker creative nail de-
sign inc.’s rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven, herunder ved at an-
vende disse og andre kendetegn i forbindelse med brug af en bestemt flakon.
                                                -2-
påstande
creative nail design inc. og insight cosmetics group a/s har nedlagt følgende påstande:
1) rcbdenmark aps forbydes at anvende kendetegnene shellak, shellac, laqshellac,
l.a.q.shellac, laqshellac.dk samt udtrykkene "hvad er shellak?" og "shellak?", her-
under som det fremgår af bilag 37, 44, 46-48, 50-54, 227-228 samt 232-233, samt kendetegnene
dahlia desire, creamy, gold rush, light coral, moonlight, pure
purple, lobster on a string, lilac lilac og nude naked, jf. bilag 55 og støtte-
bilag 56, i forbindelse med oplagring, markedsføring, salg, import og eksport og enhver an-
den form kommerciel aktivitet i relation til neglelak, som ikke er fremstillet og/eller bragt på
markedet af creative nail design, inc. (eller koncernforbundne selskaber) eller med dennes
samtykke.
1a) rcbdenmark aps forbydes at markedsføre produkter i den emballageudformning, som
fremgår af bilag 37 og 55, under samtidig anvendelse af de i påstand 1 opregnede kendetegn.
2) produkter, udstyr, markedsføringsmateriale og andet materiale, som indebærer en kræn-
kelse af creative nail design, inc.'s rettigheder, jf. påstand 1 og 1a, samt anden relevant do-
kumentation for krænkelsen, beslaglægges, jf. retsplejelovens § 423.
2a) rcbdenmark aps pålægges at afregistrere varemærkeregistreringerne vr 2014 00971 og
vr 2014 00972.
2b) rcbdenmark forbydes at markedsføre sig under brug af følgende udsagn, således og i
den sammenhæng, som dette fremgår af bilag 338:
          "femme unique har opnået registrering hos patent- og
          varemærkestyrelsen til at anvende varemærket laq
          shellac"
3) forbuddet nedlægges uden sikkerhedsstillelse, subsidiært mod en af retten fastsat sikker-
                                                 -3-
hed på ikke over 100.000 kr. jf. retsplejelovens § 415.
4) over for rcbdenmark aps' selvstændige påstand omkring sikkerhedsstillelse nedlægges
påstand om frifindelse
rcbdenmark aps har påstået frifindelse, subsidiært at anmodningen om midlertidigt forbud
nedlægges mod en sikkerhedsstillelse på minimum 2.000.000 kr.
oplysningerne i sagen
indledning
creative nail design inc. (herefter cnd) er et amerikansk selskab, der siden stiftelsen i 1979
har udviklet produkter til professionelle behandlere af hænder og fødder.
insight cosmetics group a/s (herefter icg) er et dansk selskab etableret i 2004, der forhand-
ler forskellige brands til den professionelle skønhedsbranche. icg er cnd’s danske distri-
butør og eneforhandler af cnd’s produkter, herunder negleproduktet cnd shellac til det
danske marked.
rcbdenmark aps (herefter rcb) er et dansk selskab, der blev stiftet i 2004, og som driver
virksomhed med engroshandel indenfor parfume og kosmetik. rikke kjærsgaard er direktør
i selskabet. ud over, at rcb forhandler andre kosmetikmærker, sælger selskabet også negle-
lak under egne mærker, hvilket bl.a. er sket under anvendelse af betegnelsen shellac eller
shellak.
der er ubestridt, at rcb har lanceret, markedsført og solgt neglelak under betegnelsen laq
shellac samt under anvendelse af de kendetegn og i den emballage udformning, som er vist i
bilag 37 og bilag 55.
                                                -4-
cnd har siden lanceringen af negleproduktet cnd shellac i 2010 iværksat markedsførings-
kampagner globalt og opnået meget omtale af produktet.
icg rettede første gang henvendelse til rcb den 21. marts 2014 og påtalte rcb’s brug af or-
det shellac på rcbs produkt l.a.q. shellac og omtale på blandt andet facebook.
rcb bestred, at der forelå en krænkelse i deres anvendelse af begrebet shellac i brev til icg
den 28. marts 2014.
sagen blev indbragt for sø- og handelsretten den 26. maj 2014.
varemærke- og domænenavnsregistreringer og ansøgninger
i danmark fik cnd registreret ”cnd color shellac” som figurmærke den 10. januar 2011,
og ”cnd shellac” som figurmærke den 7. juli 2011 og som ordmærke den 18. juli 2011. regi-
streringerne skete i klasse 3 og 11. cnd har indgivet ansøgning om varemærkeregistrering
af ordmærket ”shellac” i klasse, 3, 8, 11, 25, 35, 41 og 44 den 4. september 2014. ansøg-
ningen er fortsat under behandling.
rcb ansøgte den 28. marts 2014 patent- og varemærkestyrelsen om retten til ordmærket
henholdsvis figurmærket ”l.a.q shellac” i klasse 3. ved brev af 14. maj 2014 rcb’s advokat
meddelte patent- og varemærkestyrelsen, at de havde registreret varemærket til rcb, og at
registreringen var blevet offentliggjort den 14. maj 2014. det fremgik endvidere af brevet, at
der kunne gøres indsigelse mod registreringen i en periode på to måneder fra offentliggørel-
sen, og at registreringen kunne blive gjort helt eller delvis ugyldig, hvis styrelsen gav en
eventuel indsigelse medhold. endelig blev det anført, at hvis der ikke blev gjort indsigelse,
ville styrelsen sende et brev, når registreringen blev gyldig.
ved brev af 28. juli 2014 til patent- og varemærkestyrelsen fremsatte cnd indsigelse mod
ovennævnte registrering til rcb, og patent og varemærkestyrelsen har herefter udsat sagen
på udfaldet af nærværende sag.
                                                -5-
icg registrerede domænet ”www.shellac.dk” den 7. maj 2010.
cnd fik registreret ”shellac” som ordmærke i canada den 18. september 2013, i norge den
29. juli 2013, i new zeeland den 24. november 2011 og i australien den 7. august 2013. den 5.
marts 2014 besluttede de engelske varemærkemyndigheder, at cnd’s ansøgning om eneret
til figurmærket ”i shellac” opfyldte betingelserne for at blive offentliggjort med deraf føl-
gende muligheder for anfægtelse i en nærmere bestemt periode efter offentliggørelsen.
begrebet shellac, markedsføring og håndhævelse
det engelske ord shellac svarer til det danske ord shellak, som ifølge retskrivningsordbogen
betyder en klar lak.
på gyldendals hjemmeside www.denstoredanske.dk er det anført, at shellak betyder en klar
spritopløselig lak. det anføres endvidere, at lakken udvindes som et sekret fra en sydøstasia-
tisk skjoldlusart.
på wikipedia omtales shellak som en lak i form af ravgule flager, som er fremstillet af en
harpiks udvundet af træer ved hjælp af en luseart, og som anvendes til mange formål i indu-
strien samt i forskellige håndværk. blandt andet som polish i møbelhåndværk, som lakering
på bejdsede overflader, mod harpiksholdigt træ ved at forsegle knasterne eller til at forsegle
vinduesrammer for at beskytte kittet mod udtørring. shellak kan også benyttes af fødevare-
industrien til overfladebehandling af f.eks. æbler, så det opnår en blank overflade, som be-
skytter mod udtørring og skimmelangreb. endelig er shellak blevet anvendt i musikindustri-
en, idet grammofonplader indtil 1950'erne blev støbt i shellak.
indenfor kosmetik branchen introducerede cnd som anført negleproduktet cnd shellac i
2010. produktet ses første gang omtalt i new york times den 19. april 2010, hvorefter cnd
introducerede shellac globalt som verdens første hybrid lak med uv3-teknologi på marke-
det.
                                                 -6-
ved behandling med cnd shellac lægger man først en underlak, dernæst en lak med farve
og siden en overlak, hvorefter det skal hærdes under et uv-lys. resultatet er en lak, der hol-
der i 2-3 uger.
icg har fremlagt en lang række danske og internationale eksempler på annoncer, blogs,
pressemeddelelser, artikler, plakater, priser, og nyhedsbreve, hvor produktet omtales som
”cnd shellac” og ”cnd shellac™”, men også som ”shellac” og ”shellac™”.
blandt andet omtales produktet i nyhedsbrev fra icg fra juni 2011 med teksten:
       ”cnd shellac vandt prisen for årets innovation”
i en reklame fra go travel i juni 2011 omtales produktet på følgende måde:
       ”shellac™ fra cnd”
en artikel fra advertisingage den 27. november 2011 omtaler cnd’s shellac med overskrif-
ten:
       ”shellac brings women back into nail salon with failproof formula”
på hjemmesiden malextra omtales cnd shellac den 20. november 2011 med ordene:
       “rihanna likes long-lasting manicures
       rihanna is a big fan of cnd shellac manicures, which last for up to two weeks
       …”
bellasugar.com beskriver på deres hjemmeside den 20. januar 2012, hvordan man kan undgå
falske gel neglebehandlinger, og omtaler cnd shellac med et certificeringssystem for salo-
ner.
icg har indrykket flere annoncer i forskellige blade, blandt andet en helsides annonce i ma-
gasinet lime fra juni 2014, med omtale af cnd shellac™.
                                               -7-
cnd og icg har fremlagt materiale og korrespondance, som viser, at de i adskillige andre
tilfælde over for andre producenter eller forhandlere har hævdet eneret til betegnelsen ”shel-
lac” eller ”shellak”.
det er ubestridt, at rcb har anvendt betegnelserne ”shellak” eller ”shellac” i deres markeds-
føring af neglelak som anført i cnd og icg’s påstand 1, herunder ved anvendelse af beteg-
nelserne l.a.q. shellac og laqshellac. rcb’s produkt består i en lak, der lægges på neglene
i flere lag, og som efterfølgende hærder under en uv-lampe. rcb har oplyst, at de efter sa-
gens indledning har ændret produktets navn til l.a.q. shield.
der er fremlagt fotodokumentation for, at der i aalborg lufthavn i januar 2015 blev reklame-
ret for ”l.a.q. shellac”, og det fremgår af nyhedsbrev fra februar 2015 for hjemmesiden bil-
ligvoks.dk, at der var tilbud på og omtale af ”shellac fra l.a.q.”
flakoner og kendetegn
ud over spørgsmålet om anvendelse af ordene shellak og shellac omhandler sagen også,
som det fremgår af sidste del af cnd’s påstand 1og påstand 1a, rcb’s anvendelse af bestem-
te betegnelser for bestemte produktvariationer (farver) i tilslutning til anvendelsen af ”shel-
lak” eller ”shellac” samt rcb’s samtidige anvendelse af en bestemt type flakon til produk-
terne. følgende sammenstilling viser et udpluk af cnd’s flakoner og farvenavne sammen-
stillet med rcb (laq’s) tilsvarende produkter samt produkter fra to andre konkurrenter på
markedet. det er ubestridt, at rcb har anvendt og anvender de betegnelser for forskellige
farver shellac, som fremgår af sidste led af cnd’s påstand 1:
                                                 -8-
erklæringer
ved erklæring af 2. september 2014 til icg har formanden for danish beauty awards, anne-
dorte mathiesen, udtalt bl.a., at shellac allerede i løbet af 2010 blev et stærkt indarbejdet og
efterspurgt neglelakeringskoncept i branchen. shellac blev kendt som en særlig holdbar neg-
lelak fra cnd. ved danish beauty awards i 2011 gik årets innovationspris til cnd shellac.
shellac har siden innovationsprisen opnået endnu større styrke på det danske marked, og
                                                -9-
det er danish beauty awards vurdering, at shellac opfattes som et velkendt varemærke for
en helt bestemt uv-lak fra en bestemt virksomhed.
ved erklæring af 2. september 2014 har anette kristine poulsen, som er blogger og skribent
inden for kosmetikbranchen anført, at hun anser shellac for et førende brand og et velkendt
varemærke inden for kosmetik i danmark. det er hendes vurdering, at shellac af skønheds-
og neglesaloner samt forbrugere opfattes som et kendt kendetegn (varemærke) for en be-
stemt uv-lak fra en bestemt virksomhed.
ved erklæring af 3. september 2014 har ansvarshavende redaktør på fagbladet kosmetik,
nina h. kluge, anført, at det er hendes klare vurdering, at shellac blandt skønheds- og neg-
lesaloner opfattes som et velkendt kendetegn (varemærke) for en bestemt uv-lak fra en be-
stemt virksomhed.
forklaringer
der er afgivet forklaring af vidnerne nis juul lorenzen, josep m. rovira, jes dam, gry bej-
strup, karina majlund bredahl, rikke kjærsgaard, julie weinreich sørensen, annette johan-
sen og carina skovgaard lythje.
nis juul lorenzen har forklaret blandt andet, at han er uddannet dataingeniør og er indeha-
ver af icg. cnd er markedsledende inden for negleprodukter, og icg har haft distributio-
nen af cnd’s produkter de sidste 10 år. cnd har eksisteret i 35 år, er kendt for høj produkt-
kvalitet og indarbejdet som det største brand i den professionelle del af neglebranchen. cnd
har blandt andet vundet mange konkurrencer og har stor succes på det danske marked.
det, som neglebranchen primært arbejdede med i 00’erne, var geléprodukter tilsat farve.
men det er meget svært at få gelé af neglene igen. i 2009 begyndte man at bruge fortyndet
gelé, som man hærdede under uv-lys. men ulempen var stadig, at kunden skulle tilbage til
den professionelle, når geléen skulle af igen. cnd udviklede derfor et nyt produkt, som de
døbte ”shellac”. shellac er en hybrid mellem gelé og neglelak med den fordel, at det kan af-
                                               - 10 -
tages på under 8 minutter uden brug af opløsningsmidler. alle dele af cnd’s produktlinje er
patenteret, både det, man lægger på neglene, og uv-lampen. cnd’s shellac indeholder ikke
stoffet ”hema”, som sundhedsstyrelsen fraråder at bruge i negleprodukter. ham bekendt er
der hema i de konkurrerende produkter på markedet. problemet med hema er, at det er en
lim som, hvis den kommer i forbindelse med huden, kan forårsage allergi. matas trak et pro-
dukt tilbage fra markedet i 2014, da det indeholdt hema.
cnd kom på markedet med shellac i foråret 2010, og det blev introduceret i danmark kort
før sommeren 2010. omsætningen steg 50 % alene på grund af shellac. shellac mærket har
betydet meget for deres virksomhed, hvor mere end halvdelen af omsætningen kommer fra
cnd-produkter. shellac har løftet hele den professionelle branche med omkring 30 %. shel-
lac blev en kæmpe succes, og der var ikke produkter nok til at dække efterspørgslen til mar-
kedet. han har aldrig set shellac brugt i neglebranchen tidligere, hvilket man også kan se på
google søgninger i årene 2010-2014. deres 3 største konkurrenter er ”gellish”, ”opi gel” og
”essie-gel”, som har et produkt, der ligner shellac. shellac er en hybrid mellem gelé og lak,
som ligger i en kategori for sig selv. derudover er cnd shellacs farvesystem helt unikt.
icg’s markedsføring retter sig både mod de professionelle neglesaloner, som er icg’s kun-
der, og mod slutforbrugerne. icg’s nyhedsbreve sendes udelukkende til de professionelle
saloner, hvilket sker minimum tre gange om året. han ved nøjagtig, hvem der modtager ny-
hedsbrevene. nyhedsbrevene har siden 2010 stort set alle handlet om shellac. han kan be-
kræfte tidspunkterne for de annoncer og læsertal, som fremgår af bilag 275. nogle annoncer
har været helsides, andre halve. siden introduktionen af shellac i 2010 har icg brugt mellem
1,2-2 mio. kr. årligt på markedsføring. deres markedsføring af shellac udgør kun en lille del
af den samlede markedsføring, da man ude i de ca. 800 saloner, der tilbyder shellac behand-
linger, selv annoncerer via hjemmesider og avisartikler. ud over at indrykke annoncerne
lægger icg også arbejde i mere generelt at arbejde for at få mere journalistisk præget omtale.
selve annonceringen er en dråbe i forhold til den samlede promovering. de har aldrig betalt
for tv reklamer. men cnd’s shellac er f.eks. blevet omtalt i morgen-tv, da de vandt prisen
som årets innovation inden for skønhedsprodukter. icg bruger også markedsføring via
bloggere. han ved, at der er nogle i branchen, der betaler deres bloggere. men det har icg
                                                - 11 -
aldrig gjort. nails magazine er et globalt blad, der hvert år har en afstemning blandt læserne,
der kårer ”readers choice and awards” inden for hver sin produktkategori. cnd’s shellac
har inden for sin kategori vundet hvert år siden 2010. mange berømtheder har også været
med til at markedsføre shellac både herhjemme og i udlandet. det gælder bl.a. rihanna, la-
dy gaga, madonna og sanne salomonsen. de har ikke betalt dem for at markedsføre shellac.
han har udarbejdet en oversigt over cnd’s markedsandele i danmark ud fra det antal shel-
lac behandlinger, der har været fra 2010-2014. han vurderer cnd shellac til at have en mar-
kedsandel på ca. 64 %.
han har aldrig set nogen af deres konkurrenter bruge betegnelsen shellac. men kinesiske
kopiproducenter omtaler også deres produkter som shellac. blandt andet det kinesiske firma
bluesky, der har kopieret flakoner, varenumre og navne. det er fuldstændig identiske ko-
pier. bluesky ligger i guanzhuang området. indholdet i flakonerne fra kina er dårlig negle-
gele, der er blandet op med en væske. cnd’s produkt er ikke produceret i kina. går man
ind på hjemmesiden pricedumper.dk finder man en masse shellac kopi produkter fra kina.
det samme gør sig gældende for den russiske version af facebook og instagram og en enkelt
fra indien. det er alt sammen overvejende fra privatpersoner.
icg har altid med det samme adresseret krænkelse af mærket shellac. opfattelsen i bran-
chen er den, at shellac er et bestemt mærke med et unikt farvesystem. alle farver og
subbrands (farveangivelser) udvikles sammen med modeskabere i paris og new york.
private kan ikke købe shellac hos icg, fordi produktet ifølge deres standarder skal håndte-
res af professionelle behandlere for at opnå det bedste resultat. icg sælger derfor kun til
brancherelaterede saloner, som har gennemført icg’s kursus i brug af shellac.
det er ikke godt for forbrugerne, hvis de ikke kan stole på, at shellac rent faktisk er den ægte
vare fra cnd. icg har flere gange oplevet, at forbrugere har henvendt sig til dem med kla-
ger, og hvor det så har vist sig, at forbrugeren har anvendt et kinesisk kopiprodukt med der-
af følgende gener i form af f.eks. allergisk reaktion. det er meget skadeligt, at forbrugerne
bliver vildledt af plagiat. han bliver typisk bekendt med krænkelser, ved at kunder henven-
der sig.
                                               - 12 -
icg har ikke noget med varemærkeregistreringer at gøre, og han er ikke bekendt med, hvil-
ke lande der har registreret shellac som varemærke. shellac™ betyder, at det skal opfattes et
varemærke. ham bekendt er shellac registeret i mange lande. da han er distributør, kender
han ikke til alle landene. han ved ikke, hvorfor de i danmark kun fik registeret cnd shellac
og ikke shellac alene.
icg har ingen fast relation til formanden for danish beauty award, anne dorte mathiesen.
hun har et konsulentfirma, som icg vist en enkelt gang har benyttet.. danish beauty
awards er ikke en forening. man indbetaler et gebyr for at tilmelde sig, og tilmelder så selv
produkterne til konkurrencen. shellac har vundet flere priser. erklæringen fra danish beauty
awards er udarbejdet, fordi han spurgte om deres holdning til kinesiske kopiprodukter.
chefredaktør nina h. kluge fra fagbladet kosmetik og beautyblogger anette kristine poul-
sen kender de fra branchen, men icg har ikke noget professionelt samarbejde med dem, li-
gesom de ikke har en relation til jes dam fra dansk kosmetologforening, udover at icg har
haft en stand på deres messe. han ser ikke nogen af dem i andre sammenhænge.
josep m. rovira har forklaret blandt andet, at han er uddannet jurist. han arbejder for cnd,
hvor han startede ca. 3-4 måneder, før shellac kom på markedet. han arbejder i juridisk afde-
ling særligt med varemærker.
cnd’s produkter omfatter neglebehandling og lak. cnd er den anden største salgsvirksom-
hed på dette marked. andre store spillere på markedet er opi, som er ejet af coty, og ge-
lish, som ejes af hand and nail harmony. tidligere var l’oreal førende. på markedet for
negleprodukter er cnd førende på grund af shellac. cnd er en videnskabsbaseret virksom-
hed, der skaber trends. cnd har egne laboratorier og forskningsafdelinger i californien.
shellac blev introduceret i maj 2010 og blev straks en stor succes. på én måned solgte de fire-
gange så meget, som de normalt sælger på et år. shellac var stærkt medvirkende til, at kvin-
der vendte tilbage til neglesalonerne.
                                                 - 13 -
shellac systemet er en langtidsholdbar neglelak. man bruger 3 forskellige lag. et grundlag, et
farvelag og et overlag. hvert lag hærdes under en uv lampe, og der er tale om en unik tek-
nologi, som er patenteret. cnd har således 106 patenter over hele verden relateret til pro-
duktet shellac. shellac var lige fra starten et cnd produkt og et cnd navn.
cnd bruger meget tid på sociale medier, instagram og blogs. cnd er også repræsenteret
ved modeuger og har forbindelse til professionelles designere, som hjælper med skabe kend-
skab til produktet. hen kender ikke det nøjagtige antal saloner, der laver shellac behandlin-
ger på verdensplan. men han ved, at der i england er i alt ca. 30.000 saloner og 15.000 kos-
metologer, og at det heraf er ca. 20.000 saloner, der tilbyder shellac-behandlinger.
cnd distribuerer shellac via et netværk af forhandlere. de sælger i ca. 100 forskellige lande,
og de har en eneforhandler for hvert land. markedsføringen er fokuseret på salonerne, men
også på slutbrugerne.
cnd er klart førende på markedet og har en specifik strategi for håndhævelse af rettigheder
til produkt og navne. cnd har således på verdensplan indgivet 478 ansøgninger for vare-
mærket shellac. når de ser, at deres produkt bliver krænket, prøver de altid at håndhæve
deres varemærkeret. de har haft mange sager med kopiprodukter. de sender først et brev til
den pågældende, og de indgår for det meste forlig. de har vundet alle de sager, der har væ-
ret for retten. de havde en sag i danmark for et år siden. han kan ikke huske, om modparten
mødte op i retten i den sag. men han kan huske, at de tog ud til hendes hus og konfiskerede
produkter. de fleste kopivarer kommer nok fra kina. så vidt, han ved, får cnd produceret
shellac i mexico.
”tm” er an angivelse af, at der er tale om et registreret varemærke. cnd har opnået registre-
ring i mange lande for navnet shellac.
jes dam har forklaret blandt andet, at han arbejder i it branchen som salgschef. han sidder i
bestyrelsen for dansk kosmetolog forening og har blandt andet ansvar for økonomi, med-
                                                 - 14 -
lemmer, medlemsblad, leverandørkontakter og messer. de har ca. 500 medlemmer, som er
kostmetologer makeupartister og leverandører.
han kender cnd og icg, men han har ikke noget personligt forhold til selskaberne. han op-
fatter shellac som en hybridlak, der produceres af cnd. shellac eksisterede ikke før 2009,
hvor det blev introduceret som et negleprodukt fra cnd. cnd er en af de markedsledende
producenter i dag. det er et velkendt og stærkt brand, hvor de mindre konkurrenter tæller
firmaer som gelish, lcn, alessandro m.fl.
dansk kosmetolog forening har ikke udarbejdet en decideret undersøgelse af markedet i
forhold til navnet shellac. shellac, gellak eller hybridlak er en massebetegnelse, da der er tale
om en blanding mellem gele og lak. han ved ikke, hvilken massebetegnelse forbrugerne
bruger. han kalder det selv for en hybridlak.
neglemarkedet er et lukrativt marked, der vokser, og som ikke er kontrolleret af nogen lov-
givning. det er mange små kinesiske negleklinikker, der åbner op og sælger produkter, de
ikke kender.
han kender nis og nina fra icg. de taler sammen en gang om året i forbindelse med mes-
sen. icg har ikke en stor stand på messen.
gry bejstrup har forklaret blandt andet, at hun er uddannet neglekosmetolog. hun ejer to
skønhedskliniker. icg er deres største leverandør. de har kun cnd produkter til negle.
shellac er en hybridlak, der holder i 3 uger, den er lugtfri, og man udvikler ikke allergi. det
er kun cnd, der laver shellac. det er det dominerende produkt inden for gelpolish. gellish
er de største herhjemme, og der er mange små udbydere, der sælger kinalak via ebay. l.a.q.
er den eneste producent ud over cnd, der bruger betegnelsen shellac. der er mange små
klinikker, der bruger betegnelsen shellac i stedet for gelpolish. hun har haft kunder, der har
købt produkter via ebay og amazon, og som har haft voldsomme allergiske reaktioner. folk
har især troet, at bluesky var det samme som cnd. falske produkter giver et dårligt ry.
hendes kunder spørger, om det er det rigtige shellac, hun bruger. kunderne spørger efter
cnd, og de bruger cnd’s remover.
                                                - 15 -
karina majlund bredahl har forklaret blandt andet, at hun er uddannet negletekniker fra
icg, kosmetolog og makeupartist. hun arbejder freelance og har sin egen forretning, beauty
inc. inden for negle laver hun hovedsageligt shellac, men hun behandler også med f.eks. ge-
lish. oprindeligt havde hun kun shellac. men da der opstod efterspørgsel efter farver uden
for shellac linjen, begyndte hun også at arbejde med andre mærker. shellac kom på marke-
det for 4-5 år siden. det var meget positivt, og hun havde ikke kendskab til andre produkter
dengang. shellac er et meget kendt produkt blandt hendes kunder. hun oplever kunder, der
har fået lavet shellac i udlandet, og som ikke kan fjerne det. det sker ikke så meget i dan-
mark. om kunder vælger shellac eller f.eks. gelish, er primært et spørgsmål om farvevalg.
mange af hendes kunder nævner ikke cnd, men kun shellac, når de efterspørger produktet.
rikke kjærsgaard har forklaret blandt andet, at hun er direktør i rcb, og at selskabet i sidste
ende ejes af hendes mand. hun er uddannet indenfor handel og kommunikation, og er der-
udover uddannet kosmetolog. rcb er et firma, som ud over shellac til negle sælger mærket
divaderme til bryn og vipper. rcb har agentur på nogle produkter og har derudover også
deres eget brand. ud over hende er der 3 andre ansatte i selskabet.
frem til 2013 drev hun primært konsulentvirksomhed. i slutningen 2012 fik hun og en sam-
arbejdspartner den idé, at de ville arbejde med fremtidens neglelak. de udviklede et logo, et
indhold og fik bygget en serie op, der hedder l.a.q, og som er en shellac. forbrugerne øn-
sker et shellac produkt, som holder glansen og holdbarheden. de startede processen med at
undersøge alverdens producenter, diverse indholdsstoffer og lovgivning. nogle af produk-
terne lugter meget stærkt, og det er noget, de har været meget opmærksomme på. de har
tegnet logoer og kigget på mange produkter. hun havde også en faglig sparring med make-
upartist søren hedegaard. de har forsøgt at få produktet så allergivenligt så muligt. der er
hema og akrylat i deres produkt. men der er en form for akrylat i alle shellac produkter, og
der er også hema i cnd’s shellac produkt. de fik farver og dækkeevne testet på piger, der
var vant til shellac behandling.
                                                   - 16 -
rcb’s lak og flakoner kommer fra en producent i asien, som de fandt via messer og katalo-
ger. de så på 8 forskellige flakoner, og hun valgte den, der ubetinget havde det mest europæ-
iske præg. hun kender godt til cnd, og hun var udmærket klar over, at den flakon, de valg-
te, lignede cnd’s. hun har gjort, hvad hun kunne, for at skabe et særegent produkt udtryk.
markedsføringsmateriale og æsker er produceret i danmark.
rcb bruger betegnelsen shellac, da kunderne betragter den pågældende type af lak som en
shellac. det er et ord, der anvendes generelt som betegnelse for en holdbar lak med glans.
shellac er en samlebetegnelse for lak og gele. forbrugerne, som er deres direkte kunder, for-
holder sig ikke til producenten.
deres primære kunder er slutbrugere. tanken var at gå begge veje, således at mærket i.n.k.
blev solgt til klinikkerne, og l.a.q. til slutbrugerne. rcb tog shellac ud af navnet, efter at
denne sag blev indledt. de turde ikke at fortsætte med at bruge shellac, for hvis der kom et
forbud, ville det være en økonomisk katastrofe for dem at skulle til at tilbagekalde og ændre
en masse produkter. derfor ændrede de navnet til ”shield”, som de bruger i dag. de havde
kun solgt ganske få flakoner under navnet shellac. der blev kasseret en del. men der kan
stadig være nogle få i omløb. salling har ligesom rcb ændret skiltning i forbindelse med
salg af rcb-produkter, og produkterne sælges indtil videre ikke under betegnelsen shellac i
ålborg lufthavn.
rcb har haft en omsætning på under en halv mio. kr. fra 2014 til i dag. sagen har betydet en
forsigtighed. cnd har henvendt sig til hendes kunder, og hun har oplevet en ”shit storm” på
blandt andet facebook.
rcb havde udarbejdet en annonce for en workshop i april måned, hvor de brugte ordet shel-
lac til at forklare typen af lak. materialet til workshoppen var trykt og sendt ud, inden sagen
blev anlagt. de har brugt betegnelsen shellac, da det er med til at skabe en forståelse hos for-
brugere af produktet.
                                                - 17 -
de farvebetegnelser, der er anført i sidste led i cnd’s påstand 1,har hun fået via associatio-
ner, kreativitet, sammensatte farver og blomster. ”dahlia desire” er navnet på en mørk lilla
blomst, ”creamy” relaterer sig til cremefarven og bruges også til fransk manicure. ”gold
rush” er med guldglitter, ”light coral” er koralfarvet, ”moonlight” er måneskin i vandet,
”pure purple” er den reneste lilla, ”lobster on a string” er hummerfarvet, ”lilac lilac” er ba-
re lilla, og de har flere ”nude naked” farver. hun ved godt, at flakonerne ligner cnd’s fla-
koner. hun kendte ikke til cnd’s farvenavne, og hun har ikke plagieret navnene.
billigvoks.dk er kunde hos rcb. billigvoks er ret stor webportal for denne slags produkter,
og rcb har ikke noget med deres markedsføring at gøre. hun har alene sendt billeder af
rcb’s produkter til billigvoks hun har ikke skrevet eller forfattet den tekst, der står på deres
hjemmeside. billigvoks indkøber varen til en aftalt pris og udarbejder selv deres tilbud.
julie weinreich sørensen har forklaret blandt andet, at hun er ansat i rcb. hun er uddannet
frisør. hun blev ansat den 1. december 2014 som kørende sælger til klinikker, til salling samt
detailbutikker. hun kender til neglelak og shellac som almindelig forbruger og ved, at shel-
lac er en lak, der er mere holdbar end almindelig neglelak. de almindelige forbruger ved, at
shellac er en laktype. nogle kunder har spurgt, om shellac er noget, man maler knaster eller
lakerer gulve med. kunderne spørger, om det er en god lak, om den er holdbar, og de spør-
ger til farver. kunderne går ikke så meget op i, hvad produktet hedder. de er bare interesse-
ret i at købe en shellac, der er holdbar. de forskellige klinikker anvender betegnelsen shellac
for en holdbar lak, der skal i lys for at hærde. shellac forbindes af klinikkerne med mange
forskellige produkter, bl.a. depend, opi og essie. hvis produktet skal i lys og hærdes, er det
en shellac.
annette johansen har forklaret, at hun er afdelingschef i sallings parfumeafdeling. det har
hun været i 27 år. hun står for indkøb, laver kampagner og ekspederer kunder. hun køber
produkter fra rcb, blandt andet lamper og lak og produkter til bryn og vipper. hun køber
en speciel lak, der omtales som shellac. det er forbrugerne, der efterspørger shellac. hun
havde tidligere lcm og depend, som også var shellac mærker. hun køber ikke produkter
fra cnd. hun kender ikke cnd’s produkter. hun har solgt shellac i 3 år, siden 2012. hun
                                                 - 18 -
kan huske, at hun har set noget, der hedder cnd young nails og gelenegle. dengang brugte
man ikke så meget farve. de forhandlede depend fra omkring 2012 i forbindelse med opstart
af negle. depend er en virksomhed, der leverer alt i neglelak, klippere og file. opi er leve-
randør af almindelig neglelak. hun begyndte selv at bruge shellac for ca. 4 år siden, da det
begyndte at komme med farve, men hun ved ikke, hvilke mærke der blev brugt. hun kender
rikke kjærsgaard som en leverandør, og rcb har en stand i salling. der blev sat skilte op på
standen, hvor der stod shellac. der blev skrevet fra ledelsen i århus, at skiltene skulle fjer-
nes, og det blev de. rikke kjærsgaard har tidligere været ansvarlig for en stand i salling,
men det er mange år siden.
carina skovgaard lythje har forklaret blandt andet, at hun i 15 år har ejet en hudpleje- og
negleklinik i aalborg. hun tilbyder ansigtsbehandlinger, massage og neglebehandlinger.
hun har 6 ansatte. de har lavet negle i 13-14 år. de laver gelenegle, forlængernegle og shel-
lac-behandlinger. shellac er en lakering, der holder 14-21 dage. de har 3 typer shellac, nem-
lig ink, cnd og alexbeauty. hun kalder dem alle shellac. når kunder bestiller en shellac
behandling, bliver de præsenteret for hele hylden. kunderne vælger ud fra en farveskala og
ikke ud fra mærke. der står ink shield på rikkes flasker, men det betyder ikke noget, for
det er en shellac. shellac er en lakering, der skal under en uv lysmaskine for at hærde, og
som holder længere. kunderne ser det på samme måde. hun har ikke været igennem et kur-
susforløb i cnd, og er ikke blev mødt med et krav om det. hun læser indholdsfortegnelsen
på flaskerne, men hun går ikke op i detaljerne. hema er et akrylat. der er hema i alle 3 fla-
sker, også i cnd’s flasker, det står der på indpakningen. hema er et stof, der fik dårlig omta-
le i forbindelse med en sag i fjernsynet. men det er et stof, der ikke kan udelades, som hun
har forstået det. de fjerner shellac med fil og acetone. uanset hvilket produkt der er tale om,
tages det af med fil eller med acetone. hun modtog et brev fra cnd i torsdags. der stod
blandt andet, at hun skulle ændre sin hjemmeside, at hun krænkede deres rettigheder, og at
hun skulle betegne shellac som cnd shellac. brevet var sendt til hende og hendes kompag-
non. hun mener ikke, at hun krænker nogen. hun vil ikke dikteres, hvad der skal stå på
hendes hjemmeside. hun har skrevet shellak med k på sin hjemmeside i de sidste 3-4 år. det
vil hun ikke ændre. det er ikke en henvisning alene til cnd’s produkt. det er rigtigt, at det
eneste produkt, der står shellac på, er fra cnd.
                                                        - 19 -
det er hendes fornavn, der indgår som et ”c” i rcbdenmark. fordi hun var med som konsu-
lent i forbindelse med firmaets opstart, hvor rikke kjærsgaard kontaktede hende og fik hen-
de til at teste nogle produkter.
parternes synspunkter
creative nail design inc. og insight cosmetics group a/s har i alt væsentligt procederet i
overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
”cnd’s varemærkerettigheder
oprindeligt særpræg
det gøres gældende, at cnd har etableret en varemærkeret via brug, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1,
nr. 2 og varemærkeret s. 88, materialesamling s. 66.
det gøres gældende, at shellac på ibrugtagningstidspunktet i maj 2010 i danmark havde (oprinde-
ligt) særpræg i varemærkeretlig forstand for selskabets produkt. det skal i denne forbindelse under-
streges, at shellac for den pågældende varetype alene har et vist suggestivt element, hvilket ikke
indebærer manglende særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, betænkning 1958 nr. 199, s. 119,
varemærkeret s. 171f, u1989.322s og c-383/99p (baby-dry), materialesamling s. 41, 90f, 185ff, 205ff.
cnd er i øvrigt den første udbyder, som har anvendt kendetegnet shellac for en neglelak/gel, jf.
også bilag 248a-248i, ekstrakt s. 887-901. der gik herefter godt 1 år før, at den første kinesiske kopi-
producent markedsførte sit ulovlige kopiprodukt i forhold til danmark.
shellac er da også registreret som ordmærke uden dokumentation for indarbejdelse i en række
lande, herunder i norge, canada, australien og new zealand, jf. bilag 86, 274a og 285-286, ekstrakt s.
89f, 81f og 95ff. herudover har den engelske varemærkemyndighed anerkendt, at shellac har op-
rindeligt særpræg, jf. bilag 324 og 328, ekstrakt s. 99ff og 107ff.
som det eksempelvis fremgår af bilag b (se også bilag a og 342), ekstrakt s. 1087, defineres ”shellak”
som "en lak i form af ravgule flager, som fremstilles af en harpiks udvundet af træer ved hjælp af en luseart".
                                                        - 20 -
endvidere anføres, at "shellak" anvendes ved behandling af træ og i fødevareindustrien til overflade-
behandling.
dette skal sammenholdes med, at det af sagsøgerne markedsførte produkt shellac anvendes til be-
handling af negle og ikke består af "ravgule flager fremstillet af harpiks", men er et patentbeskyttet mid-
del, der består af gelébaseret farvet film og er en såkaldt hybrid lak/gele med uv3-teknologi med nog-
le særligt fordelagtige egenskaber med hensyn til glans, holdbarhed og bortfjernelse, jf. eksempelvis
bilag 5, 63, 276b, 67, 152, ekstrakt s. 61ff, 125f, 159f og 241ff.
shellac har holdbarhed og styrke som gelé (shellac holder i 14 dage uden at skalle eller krake-
lere), men er tillige nemt at påføre og aftage som en neglelak (ingen forudgående forberedelse af eller
filen på neglepladen er påkrævet). cnd er blevet en pionér inden for denne teknologi med shel-
lac.
shellac vil derfor ikke i omsætningen betegne (endsige "udelukkende" betegne) cnd’s produkts art,
beskaffenhed, anvendelse og vil ikke opfattes som beskrivende, jf. varemærkelovens §§ 2, 3 og 13, va-
remærkeret s. 171ff, u1989.322s (chisandra), materialesamling s. 90ff og 185ff, jf. tillige bilag 324 og
328, ekstrakt s. 99ff og 107ff.
sædvanlig betegnelse for cnd's produkt, jf. varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 2?
rcb har videre anført, at "shellak" i kosmetikbranchen og hos forbrugerne er en betegnelse for en be-
stemt type neglelak, "som markedsføres af utallige producenter, herunder såvel rekvirenterne som rcb den-
mark aps".
det bestrides og er udokumenteret, idet bemærkes, at rcb har bevisbyrden for denne påstand.
det gøres gældende, at shellac hverken i dagligt sprogbrug eller efter almindelig markedsførings-
skik i danmark udgør en sædvanlig betegnelse for cnd’s produkt, jf. vml § 13, stk. 2, nr. 2. der hen-
vises til den fremlagte dokumentation for brug og omtale af shellac, priser, eksperterklæringer,
markedsandele m.v., jf. bilag 4, 5, 63, 20 etc., samt 275 og 276a, ekstrakt s. 57ff, 125-536, 537-558 og
1097-1102.
                                                      - 21 -
der henvises endvidere til sagsøgernes effektive håndhævelse i forhold til tredjemand og til tredje-
mands manglende brug af shellac, jf. bilag 234-239, 243, 250-253 og 300-307, 312-315, 33, 270, 272,
34-35, 254-260, 267, 261-265, 271, 266, 269 og 268, ekstrakt s. 761-858. hermed har sagsøgerne forhin-
dret enhver udvanding af mærket.
dette bekræfter endvidere, at shellac ikke alene er et oprindeligt særpræget mærke, men også, at
det i øvrigt er et særdeles velindarbejdet (og tillige velkendt) varemærke for cnd’s produkter, jf. tilli-
ge varemærkelovens § 3, stk. 1 og 3 samt § 4, stk. 2.
tredjemands brug i udlandet er uden relevans i denne sag. det er dog heller ikke her dokumenteret af
rcb, at shellac er en sædvanlig betegnelse for en bestemt type neglelak i udlandet, jf. eksempelvis
modsætningsvist den norske, engelske m.fl.'s varemærkemyndigheders anerkendelse af shellac's
særpræg for cnd's produkt.
det ses endvidere, at af de tre kinesiske kopiprodukter, der fremgår af bilag 240-242, ekstrakt s. 879-
883, er det alene cco, der angiver "shellac" på selve produktet, mens de to andre bluesky og gdi
anfører "gel polish". det er således alene den pågældende udenlandske forhandler, der har tagget sin
annonce med "shellac". der henvises tillige til i-l og 344, ekstrakt. s. 929-950 og 911ff.
som det endvidere fremgår af hjemmesiden fra cco, bilag 243, ekstrakt s. 885f, markedsfører dette
selskab ikke længere produktet under kendetegnet shellac, og selskabet har på dets flakoner æn-
dret navnet til "nail gel". den pågældende forhandler må antages på denne baggrund at have an-
vendt et gammelt billede.
det fremgår videre af prints fremlagt fra pricedumper.dk, jf. bilag 238-242, ekstrakt s. 875ff, at alle
produkter, hvor shellac anvendes, er fra kinesiske kopiproducenter, der tillige har kopieret fla-
kondesign, etiketdesign og farver fra cnd.
det fremgår tillige af bilag 244-246, ekstrakt s. 543-550, at ingen internationale mærkevareproducenter
af uv-lakke anvender kendetegnet shellac eller dermed forvekslelige betegnelser. det samme gæl-
der danske forhandlere.
det skal understreges, at det for spørgsmålet om cnd's indarbejdelse af varemærket shellac er
uden betydning i negativ forstand for cnd, at selskabet som følge af shellac's meget betydelige
                                                      - 22 -
indarbejdelse og kommercielle succes og brandstyrke lejlighedsvist har været udsat for kinesiske ko-
pister og disses samarbejdspartnere, der på åbenlys retsstridig vis ikke alene har krænket cnd's va-
remærkerettigheder til shellac, men også kopieret cnd's varenumre, flakoner m.v.
hertil kommer, at verdens største professionelle neglemagasin, amerikanske nails magazine, hvert år
afholder en ”readers' choice award” afstemning blandt sine læsere. afstemningen afholdes indenfor
en række kategorier, hvor læserne kan stemme på deres favorit blandt de fleste, kendte mærkevarer. i
2014-afstemningen, frigivet i juli 2014, kunne man i kategorien uv-lakke finde 27 mærker fra produ-
center over hele verden. af oversigten fremgår, at alene cnd kalder dets uv-lak for shellac, jf. bi-
lag 244, ekstrakten s. 541f.
det bemærkes videre, at cnd's shellac hvert år siden dets introduktion i 2010 har vundet nails
magazines "readers' choice award", jf. eksempelvis www.nailsmag.com og
www.beautylaunchpad.com, bilag 245 – 246, ekstrakt s. 543ff.
særpræg via indarbejdelse, jf. varemærkelovens §§ 3, stk. 3 og 13, stk. 3
det gøres gældende, at shellac utvivlsomt via indarbejdelse har opnået en oven i købet betydelig
grad af særpræg, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, jf. bl.a. bilag 4, 5, 63, 20 etc., 276b, 32 og 244-246 (di-
verse priser), bilag 89-91 (erklæringer om shellac fra branchekyndige), bilag 226 (markedsandel)
og bilag 275, 276a, 11 og 248a, ekstrakt s. 57-68, 125-558, 1097-1102 og 1131-1134.
der henvises tillige til det ovenfor under ”oprindeligt særpræg” anførte.
det fremgår heraf, at sagsøgerne kontinuerligt og massivt siden 2010 har markedsført deres produkt
under brug af varemærket shellac. markedsføringen er i danmark bl.a. sket via løbende annonce-
ring i relevante aviser og magasiner som berlingske, alt for damerne, femina, q, estetique, go beau-
ty, pressemeddelelser på sagsøgernes hjemmesider, i aviser, kampagner samt på landsdækkende tv
m.v.
herudover er der sket markedsføring via neglesaloner, jf. eksempelvis bilag 346-347, ekstrakt s. 905-
908, ligesom insight cosmetics group siden juni 2010 3-4 gange årligt har udsendt mellem 4.500 og
7.00o breve pr. post til hele den danske professionelle skønhedsbranche med markedsføring af shel-
lac.
                                                       - 23 -
hertil kommer tredjemands omtale af shellac og cnd, og den massive eksponering som shel-
lac har fået via promoveringen af shellac foretaget af verdensberømte kvinder som rihanna,
heidi klum, lady gaga m.fl., jf. bilag 70, 83, 173 m.fl., ekstrakt s. 350f. også markedsføring i udlandet
har betydning, jf. førnævnte bilag, og varemærkeret s. 92, materialesamling s. 69.
det må tillige tillægges væsentlig betydning, at cnd's shellac hvert år siden dets introduktion i
2010 har vundet nails magazines "readers' choice award", jf. eksempelvis www.nailsmag.com og
www.beautylaunchpad.com, bilag 245-246, ekstrakt s. 543ff (tillige omtalt ovenfor).
det gøres således sammenfattende gældende, at sagsøgerne med de fremlagte bilag, jf. det foregåen-
de, har løftet beviset for, at shellac i den relevante omsætningskreds i danmark - forud for rcb’s
påbegyndelse af brug af shellac, shellak m.fl. i 2014 - var almindeligt kendt som kendetegn for
cnd’s produkt, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3 og 13, stk. 3, betænkning 1958 nr. 199, s. 96, varemær-
keret s. 91f og s. 179-180, u1987.230s, sh2002 v-78-11, u1996.468ø og u1992.704h, materialesamling
s. 39f, 68f, 95f, 181ff, 201ff, 219f og 225ff.
er shellac velkendt?
det gøres gældende, at shellac udgør såvel et vitterligt kendt varemærke, der nyder beskyttelse ef-
ter pariserkonventionens artikel 6 b, jf. vml § 15, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 3, nr. 2, jf. wallberg, først i tid –
bedst i ret?, s. 675f, varemærkeret s. 121ff, som et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk.
2, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, og materialesamlingen s. 107f og s. 76ff.
er shellac beskyttet som udenlandsk varemærke efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3
det kan lægges til grund, at cnd utvivlsomt har udenlandske varemærkerettigheder i en lang række
lande, herunder de lande, hvor ordmærket shellac er registreret, jf. bilag 274a og 285-286. det kan
på baggrund af de fremlagte bilag vedrørende cnd's markedsføring endvidere lægges ubesværet til
grund, at kendetegnet shellac er blevet brugt i disse lande og stadig bruges der.
det gøres gældende, at rcb var i ond tro både ved selskabets ibrugtagning af shelak/shellac
m.fl. samt ved indgivelse af selskabets danske varemærkeansøgninger, jf. varemærkelovens § 15, stk.
3, nr. 3.
                                                       - 24 -
der henvises til eu-domstolens dom i sag c-320/12, materialesamling s. 375ff, jf. varemærkedirekti-
vets artikel 4, stk, litra d) samt til lff 1996-1997.1.18, s. 7, "varemærketyveri", s. 38, og højesterets
dom i sag 282/2009, jf. u2014.1998h, materialesamling s. 52, 150ff, 247ff.
det gøres således gældende, at rcb på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab
til cnd's udenlandske varemærkerettighed, og at de yderligere krav til en ansøgers subjektive for-
hold, som er beskrevet i c-320/12, er opfyldt. formålet med at indgive de 2 varemærkeansøgninger og
bruge kendetegnet shellac m.fl. har været at snylte på cnd's renommé.
til støtte herfor henvises tillige til i eu-domstolens afgørelse i c-529/07 (chokoladenfabrik lindts),
materialesamling s. 363ff.
er shellac degenereret?
rcb har ikke løftet bevisbyrden for, at cnd's varemærke shellac er degenereret, jf. bl.a. varemær-
kelovens § 28, stk. 2, nr. 2.
det gøres tværtimod gældende, at sagsøgerne har dokumenteret, at shellac ikke er blevet en al-
mindelig betegnelse inden for kosmetikbranchen for det produkt, som sagsøgerne markedsfører, jf.
det anførte ovenfor i afsnittene vedr. ”særpræg” og ”oprindeligt særpræg”.
hertil kommer, at degeneration alene indtræder, hvis shellac er blevet en almindelig betegnelse
som følge af cnd's virksomhed eller passivitet. heller ikke denne betingelse er opfyldt.
der henvises til det ovenfor anførte om sagsøgernes håndhævelse af cnd’s eneret til shellac og
den manglende betydning af udenlandske (kinesiske) kopisters lejlighedsvise meget grove krænkelser
af cnd's rettigheder i udlandet (varemærkefalsk m.v.).
det bemærkes samtidig, at varemærkekrænkelser, produktefterligninger og varemærkefalsk følger i
kølvandet på meget succesfulde brands som shellac, hvilket naturligvis ikke medfører, at vare-
mærkeindehaveren skal straffes for disse krænkelser og snyltning i tvister mod krænkere som rcb.
det bestrides, at shellac er degenereret, jf. vml § 28, stk. 2, og at rcb har løftet bevisbyrden her-
for, jf. kbet 1958.199, s. 37ff, ohim's guidelines pkt. 2.3.3 og 2.3.5, u1969b.130, u.1986b.257, vare-
                                                       - 25 -
mærket s. 278ff, the community trade mark handbook 18.017/1, sh2012.v-0050-00 og u1963.444ø,
materialesamlingen s. 44ff, s. 54f, 57f, 100ff, 112 ff, 201ff, 215ff.
rcb’s varemærkekrænkelser og overtrædelser af markedsføringsloven m.v.
det gøres gældende, at rcb ved at have markedsført produkter, der ikke er produceret eller bragt på
markedet af rekvirenterne eller med deres samtykke, under brug af varemærkerne shellak, shel-
lac m.fl. (påstand 1), har krænket cnd's varemærkerettigheder til selskabets indarbejdede ibrug-
tagne varemærke shellac, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2.
mærke-lighed
det er følgende mærker, der skal sammenlignes:
shellac (creative nail designs varemærke)
overfor de af rcb anvendte kendetegn
shellac
shellak
laqshellac
l.a.q.shellac, og
laqshellac.dk.
det gøres gældende, at disse mærker er identiske og quasi-identiske og utvivlsomt i det mindste
mærke-lige, jf. varemærkelovens §§ 4, stk. 1, nr. 1 og 2.
det bemærkes i øvrigt, at de af rcb anvendte kendetegn tillige er mærke-lige med cnd's danske va-
remærkeregistreringer af de sammensatte mærker cnd shellac (ord- og figurmærke).
varelighed
                                                       - 26 -
det gøres gældende, at rcb har benyttet (og registreret, jf. bilag 227 og 228, ekstrakt s. 567ff) shel-
lac, shellak m.fl. (jf. påstand 1) for varer af samme eller lignende art som de varer, som sagsøger-
ne benytter shellac for, jf. varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.
rcb har i svarskriftet under henvisning til bilag 6, ekstrakt s. 69f, anført, at selskabet driver virksom-
hed med "engroshandel med parfumerivarer og kosmetik, herunder neglelak", og at selskabets virksomhed
"modsat rekvirenternes virksomhed, som er rettet mod salg mod professionelle, herunder klinikker", er rettet
mod detailhandlen.
hertil bemærkes for det første, at denne sondring er uden betydning for varelighedsbedømmelsen.
hertil kommer, at cnd’s produkter – ligesom rcb’s– i sidste ende retter sig mod forbrugeren.
det bemærkes videre, at rcb, uanset hvad der måtte være anført i bilag 6, markedsfører sig i forhold
til både detail- og engroskunder, herunder sagsøgernes engroskunder, jf. bilag 249 (oversigtsbilag
over rcb's markedsføring i denne sammenhæng) og bilag 352, ekstrakt s. 719ff.
det fremgår endvidere heraf, at rcb's markedsføring af neglelakproduktserier under retsstridig brug
af kendetegnet shellac/shellak er rettet mod såvel detail- som engrosleddet.
forvekslelighed
da der foreligger mærkeidentitet/quasi-identitet/mærke-lighed, og da der er tale om varelighed, er
mærkerne forvekslelige, og sagsøgerne kan forbyde brugen af disse mærker, jf. varemærkelovens § 4,
stk. 1. forbud kan tillige baseres på § 4, stk. 2, idet shellac er velkendt.
rcb’s retsstridige anvendelse af forvekslelige sub-brands ("farvevaremærker")
det gøres gældende, at cnd’s kendetegn dark dahlia, creamy puff m.fl., jf. eksempelvis bilag
142, 22, 287, 288, 21, 294, 126, 317 m.fl. samt støttebilag 56 og 348, ekstrakten s. 169f, 175f, 179-184,
197ff, 233ff, 321f og 415ff, principalt nyder beskyttelse efter varemærkeloven, jf. §§ 3 og 4, subsidiært er
beskyttet som kendetegn efter markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og 18.
det gøres videre gældende, at rcb ved at anvende følgende sub-brands:
                                                        - 27 -
dahlia desire, creamy, gold rush, light coral, moonlight, pure purple,
lobster on a string, lilac lilac og nude naked, jf. bilag 48 og 55 samt støttebilag 56 og
348, ekstrakt s. 591ff, 617ff, 1135 og 1103ff.
principalt krænker cnd's varemærkerettigheder til de ovennævnte kendetegn, subsidiært overtræder
markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og/eller 18.
det gøres gældende, at ovennævnte kendetegn benyttet af rcb er mærke-lige med cnd's tilsvarende
kendetegn. der foreligger endvidere varelighed/identitet, jf. afsnittet ovenfor om ”varelighed” vedr.
shellac m.fl., hvorfor det kan lægges til grund, at der foreligger forvekslelighed, jf. varemærkelo-
vens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.
det gøres gældende, at den pågældende markedsføring udgør en retsstridig renommésnyltning, jf.
markedsføringslovens § 1, stk. 1, som tillige er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes adfærd, jf.
markedsføringslovens § 1, stk. 2. der henvises til borcher og bøggild, markedsføringsret s. 106 og 183,
materialesamlingen s. 118 og 121.
også markedsføringslovens § 18 er overtrådt ved rcb's brug af et kendetegn, som er forvekslelig med
cnd's indarbejdede kendetegn shellac. der henvises til borcher og bøggild s. 492 og u1975.131h
(city bank), materialesamling s. 140 og 221ff.
rcb’s retsstridige samtidige brug af shellac, shellac m.fl. og/eller dahlia desire, creamy,
gold rush, light coral m.fl. sammen med emballageudformning
det gøres gældende, at rcb ved den samtidige benyttelse af shellak, shellac, laqshellac,
l.a.q.shellac, laqshellac.dk, "hvad er shellak?" og/eller "shellak?" på den ene side, og kende-
tegnene dahlia desire, creamy, gold rush, light coral, moonlight, pure purple,
lobster on a string, lilac lilac og nude naked på den anden overtræder markedsfø-
ringslovens §§ 1, 3, 5, stk. 2, nr. 4, 7 og 8, og 18, uanset om cnd’s tilsvarende kendetegn isoleret nyder
beskyttelse efter varemærkeloven eller markedsføringsloven (retsstridig renommésnyltning, forvrid-
ning af forbrugernes adfærd, risiko for mærke- og produktforveksling, ulovlig sammenlignende re-
klame, emballagesnyltning m.v.).
                                                     - 28 -
dette understreges yderligere af, at rcb retsstridigt markedsfører sine produkter i samme farver som
cnd og i flakoner med en udformning, som er meget ligeartet med cnd’s, jf. bilag 348, ekstrakt s.
1103f. som det fremgår af bilag 350, ekstrakt s. 111ff, har rcb haft meget rig mulighed for ikke at lave
en så nærtgående efterligning af cnd's flakon. der henvises tillige markedsføringslovens § 5, stk. 2,
nr. 7 og 8, u2012.107h (transformers) og borcher og bøggild, s. 352, materialesamling s. 241ff og 138.
ved en samlet vurdering af rcb's markedsføring, jf. bl.a. bilag 37, 44, 46-48, 50-55, e, 233, 336, 338-339
og 349, ekstrakt s. 561ff, 583, 587-596, 599-604, 635-702ff, 709ff, 725f, 739ff og 753f, forekommer det
evident, at rcb har haft til hensigt at snylte på cnd's markedsposition, indarbejdede kendetegn og
produkt samt vildlede aftagerne af disse.
den af rcb hævdede betydelige og hurtige succes med selskabets neglelakprodukt (se bilag 58, eks-
trakt s. 613ff) understreger dette og skyldes alene, at forbrugerne/neglesaloner har antaget en forbin-
delse til cnd's verdensberømte og meget succesfulde pionérprodukt forhandlet under varemærket
shellac. hermed har rcb fået en utilbørlig fordel.
det gøres således gældende, at rcb på retsstridig vis har markedsført de pågældende produkter, og
at sagsøgerne (også) på denne baggrund kan få nedlagt midlertidigt forbud imod markedsføring af
produkterne, jf. markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og 18.
særligt om varemærkelovens § 5
rcb gør gældende, at rcb i medfør af varemærkelovens § 5, nr. 2, er berettiget til at benytte kende-
tegnet shellak, idet man mener, at rcb's brug af dette kendetegn sker i overensstemmelse med
god markedsføringsskik.
sagsøgerne bestrider dette, jf. varemærkeret s. 132ff, materialesamling s. 82f.
det gøres gældende, at rcb benytter kendetegnene shellak og shellac som kendetegn for
rcb's egne produkter, hvilket i sig selv gør varemærkelovens § 5 uanvendelig.
hertil kommer, at den konkrete markedsføring klart har karakter og handlinger, der er i strid med
god markedsføringsskik. det bestrides i øvrigt, at der er sket anvendelse fra rcb's side, som karakte-
riseres som en anvendelse vedrørende varens art eller beskaffenhed, ligesom anvendelsen ikke er sket
for at beskrive egenskaberne ved disse.
                                                      - 29 -
der henvises endeligt til det forhold, at rcb tillige har indgivet varemærkeansøgninger på kendeteg-
net shellac samt anvendt navnet i en periode på selve produkterne.
krænkelse af cnd's rettigheder i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3
det gøres gældende, at rcb's brug af shellac/shellak m.v. indebærer krænkelse af cnd's ret-
tigheder efter vml § 15, stk. 3, nr. 3, jf. den ovenfor under afsnittet om shellac's beskyttelse, omtal-
te retspraksis og litteratur.
forbudsbetingelser
det gøres gældende, at de handlinger, der søges forbudt, strider mod sagsøgernes ret, at rcb vil fore-
tage de handlinger, der søges forbudt, og at formålet vil forspildes, såfremt sagsøgerne henvises til at
gøre deres ret gældende ved almindelig rettergang, jf. retsplejelovens § 413. der henvises til afsnittene
ovenfor.
det gøres videre gældende, at retsplejelovens § 414, stk. 1 ikke er relevant i en sag som denne, og at et
forbud i forhold til rcb ikke vil skabe risiko for en sådan skade eller ulempe for denne, som står i
åbenbart misforhold til sagsøgernes interesse i meddelelse af et forbud, jf. retsplejelovens § 414, stk. 2.
ad påstand 2 - beslaglæggelse
krænkende produkter (se påstand 1 og 1a), og andet krænkende materiale, herunder markedsfø-
ringsmateriale, anmodes om at blive beslaglagt, jf. retsplejelovens § 423, idet der er bestemte grunde
til at antage, at disse produkter, markedsføringsmateriale m.v. vil blive anvendt til overtrædelse af det
nedlagte forbud.
opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at rcb ikke på lovlig vis kan råde over produkter-
ne, når der er nedlagt et forbud i relation til brug heraf.
ad påstand 2a – afregistrering af varemærker
det gøres gældende, at rcb kan påbydes at afregistrere de i påstand 2a nævnte varemærkeregistre-
ringer, jf. retsplejelovens § 411. der henvises omkring retsstridighedsspørgsmålet til det anførte ad på-
stand 1.
                                                       - 30 -
det gøres i tillæg gældende, at hjemmel til afregistrering findes i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3,
idet mærkerne er quasi-identiske, og rcb søger mærkerne registeret for lignende varer, som cnd
bruger shellac for. der henvises tillige til torsten bjørn larsen, varemærketyveri, materialesam-
ling s. 147ff.
ad påstand 2b – ukorrekte, vildledende og retsstridige udsagn
det gøres gældende, at rcb's brug af det pågældende udsagn, jf. påstand 2b og bilag 338, tillige udgør
en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5, idet det anførte ikke er korrekt, er vildledende
og indebærer en tilbageholdelse af væsentlige informationer.
det gøres videre gældende, at rcb ikke kan løfte beviset, som beskrevet i markedsføringslovens § 3,
nr. 3. herudover gøres det gældende, at rcb har været i ond tro.
i tillæg hertil gøres det gældende, at den kommunikation som fremgår af bilag 339 og 341, ekstrakt s.
741f og 745ff, ligeledes indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5.
ad påstand 3 og 4 (og rcb’s selvstændige påstand) - sikkerhedsstillelse for midlertidigt forbud og påbud
det gøres gældende, at rcb's krænkelser og overtrædelser må anses for godtgjort og ikke blot sand-
synliggjort.
det følger af retsplejelovens § 415 med forarbejder, at det under disse omstændigheder er udelukket
at afkræve sagsøgerne en sikkerhedsstillelse som betingelse for nedlæggelse af forbud eller påbud.
for det tilfælde at retten måtte finde, at krænkelser og overtrædelser blot er sandsynliggjort, og at der
skal stilles sikkerhed, da må denne sikkerhedsstillelse være af særdeles beskeden karakter, jf. påstand
3 og 4, jf. tillige rcb's selvstændige påstand.
i den forbindelse bør der ved fastsættelsen af sikkerhedens størrelse lægges vægt på, at rcb på ingen
måde har dokumenteret eller sandsynliggjort et muligt tab og dettes størrelse som følge af et eventuelt
uhjemlet forbud, ligesom der ved fastsættelsen af sikkerheden må tages hensyn til, at rcb har en sær-
deles beskeden bruttofortjeneste i de seneste 2 regnskabsår, jf. bilag 59 og 62, ekstrakt s. 73-78.”
                                                    - 31 -
rcbdenmark aps har i alt væsentligt procederet i overensstemmelse med det fremlagte på-
standsdokument, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
”om reglerne for nedlæggelse af forbud
at    rekvirenterne hverken har godtgjort eller sandsynliggjort:
               -    at denne har de rettigheder, der søges beskyttet ved forbuddet,
               -    at rcbdenmark aps’ adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud,
               -    at rekvirenternes mulighed for at opnå dennes eventuelle ret vil forspildes, hvis re-
                    kvirenterne henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse,
at             forbud ikke kan meddeles, idet lovens almindelige regler om straf og erstatning yder
               rekvirenterne tilstrækkeligt værn,
at             den skade eller ulempe, rcbdenmark aps, vil blive påført ved et eventuelt forbud, står
               i åbenbart misforhold til rekvirenternes interesser i meddelelse af forbud,
at             forbud under alle omstændigheder ikke bør nedlægges uden sikkerhedsstillelse i med-
               før af retsplejelovens § 415, og
at             sikkerheden bør fastsættes til et beløb på ikke under kr. 2 mio.
det bestrides,
at             betingelserne for beslaglæggelse, jf. retsplejelovens § 423, er opfyldt.
om brugen af ordet ”shellak” eller ”shellac”
at             ordet shellac/shellak” er et diskriptivt/beskrivende ord, som ikke i sig selv er egnet til at
               adskille produkter.
               som nævnt i svarskriftet, er ordet ”shellac” eller ”shellak” en almindelig anvendt be-
               tegnelse for en bestemt type lak. ordet kan derfor betegnes som et egentlig begreb.
               shellak betyder ifølge dansk sprognævns retskrivningsordbogen, 4. udgave, side 670,
               ”en klar lak”.
                                     - 32 -
ifølge politikkens nudansk ordbog, 19. udgave, betyder shellak ”en klar lak, der ud-
vindes af et stof afsondret af skjoldlus, og som blandt andet anvendes i politur og til at
forsejle knaster i træ, der skal males, så der ikke sker misfarvning”.
på www.denstoredanske.dk beskrives shellak som en klar, spritopløselig lak, der ud-
vindes som et sekret fra en sydøstasiatisk skjoldlusart (eks. side 1089).
når rekvisitus angiver ”hvad er shellak?” på sin hjemmeside, er det eks. side 1091, der
er rekvisiti kilde.
shellak er således en almindelig anvendt betegnelse for en bestemt type lak.
begrebet ”shellac” eller ”shellak” anvendes inden for mange forskellige brancher, her-
under bl.a. bilbranchen, tømrer- og snedkerbranchen, malerbranchen samt inden for
kosmetik og hudpleje.
begrebet ”shellac/shellak” har i mange år været anvendt inden for både bil-, tømrer- og
snedkerbranchen, som et tætnings- og/eller forstærkningsmiddel til f.eks. at tætte
propper til tankmålere eller andre elementer, som skal i berøring med flydende væsker.
hertil kommer, at begrebet anvendes inden for malerbranchen om en lak til forsegling
af knaster samt til polering/politur på særligt mørke træsorter som palisander og syre-
bejdset eg. der findes dermed både borup shellak, morsø shellak, flügger shellak mv.
der henvises blandt andet til eks. side 919-924.
inden for kosmetikbranchen anvendes begrebet ”shellac” eller ”shellak”, som nævnt,
om en særlig holdbar type neglelak. derudover anvendes begrebet også i forbindelse
med andretyper af kosmetik.
inden for kosmetikbranchen er shellak en betegnelse for en bestemt type neglelak, som
markedsføres af utallige producenter, herunder såvel rekvirenterne som rcbdenmark
aps. såvel i kosmetikbranchen som hos forbrugerne, er shellak således ikke en beteg-
nelse for rekvirenternes produkt, men derimod betegnelsen for en bestemt type negle-
                                     - 33 -
lak.
ved en googlesøgning på shellak vil man tillige på eksempelvis pricedumper.dk kunne
konstatere 33.517 resultater vedrørende shellak, herunder produkter fra utallige andre
producenter.
rekvirenterne har ikke dokumenteret, at det i branchen generelt er accepteret, at shel-
lac er lig rekvirenternes produkt. dette bestrides. i den forbindelse bemærkes, at hver-
ken eks. side 757 eller side 759 på nogen måde dokumenterer det påståede, idet de på-
gældende hjemmesider alene henviser til rekvirentens produkt cnd shellac – ligesom
hjemmesiden i øvrigt henviser til andre virksomheders produkter med angivelse af dis-
ses navne.
at ordet ”shellac/shellak” bruges som et begreb for en særlig type af holdbar neglelak
fremgår flere steder på internettet. i eks. side 929-932, som er en udskrift af
www.thebildirectory.com, beskrives fremgangsmåden ved en såkaldt ”shellac-
manicure”. shellac-manicuren forbindes på intet tidspunkt med rekvirenterne eller
navnet ”cnd”.
på samme vis som inden for de øvrige ovennævnte brancher findes der dermed forskel-
lige udbydere/producenter af shellac/shellak inden for kosmetikbranchen, herunder
salg af neglelak. eksempler herpå er ibn shellac, cnd shellac, depend gellack,
bluesky gel polish, clavuz shellac samt laq shellac.
ordet ”shellac/shellak” er derfor ikke distinktivt og kan ikke benyttes til at adskille for-
skellige produkter inden for de forskellige varekategorier.
”shellac/shellak” er dermed en bred fortegnelse over nogle bestemte typer af lak, og
inden for hver branche benyttes begrebet som en beskrivelse af produktet. sø- og han-
delsretten må derfor lægge til grund, at der er tale om en generisk betegnelse, der som
udgangspunkt er frit tilgængelig for enhver, hvilket betyder, at rekvirenterne ikke kan
opnå en eneret til at benytte ordet ”shellac” eller ”shellak” inden for enhver form for
salg af neglelak, jf. varemærkelovens § 5, nr. 2 sammenholdt med § 13, stk. 2.
                                                   - 34 -
              følger sø- og handelsretten rekvirenternes betragtninger, vil dette medføre en urimelig
              begrænsning i brugen af et helt almindeligt beskrivende ord i forhold til enhver form
              for neglelak. varemærkelovens regler indeholder ikke en sådan beskyttelse, og de kan
              dermed ikke udstrækkes til at beskytte i det omfang, rekvirenterne kræver i denne sag.
om rekvirenternes brug af ordet ”shellac/shellak”
at            rcbdenmark aps ikke har krænket cnd’s varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens
              § 4, stk. 1 og 2,
              rekvirenterne hævder at have en eneret til ordene ”shellac/shellak” inden for oplag-
              ring, markedsføring, salg, import, eksport mv. i relation til neglelak.
              rekvirenterne har dog ikke dokumenteret, at de selvstændigt anvender betegnelsen
              ”shellac”, idet dette som altovervejende hovedregel kun anvendes i tilknytning til nav-
              net ”cnd”.
              i forhold til ordet ”shellac/shellak” foreligger der dermed ikke en sådan særlig og lang-
              varig brug, at der kan statueres særpræg via indarbejdelse, således at rekvirenterne har
              opnået beskyttelse mod andres brug af dette ord alene.
              det bestrides, at rekvirenterne kontinuerligt siden maj 2010 har brug ordet ”shellac”
              som varemærke og/eller forretningskendetegn.
om rekvirenternes påståede rettigheder
at            rekvirenterne ikke har nogen form for eneret enerettigheder over betegnelsen ”shel-
              lac/shellak”.
              rekvirenterne har ikke eneret til betegnelsen shellac, jf. også det ovenfor anførte. re-
              kvirenterne har hverken sandsynliggjort eller dokumenteret at have sådanne rettighe-
              der.
              rekvirenterne har fremlagt dokumentation for de registrerede varemærker cnd color
              shellac, cnd shellac og figurmærket cnd shellac.
                                                    - 35 -
               rekvirenterne har imidlertid ikke på nogen måde dokumenteret at have enerettighed
               til betegnelsen shellac uden betegnelsen cnd. det er i den forbindelse også bemærkel-
               sesværdigt, at rekvirenterne ikke har ansøgt herom, men alene har ansøgt om vare-
               mærkeregistrering af betegnelsen cnd shellac. baggrunden herfor er, at der ikke kan
               opnås en varemærkeretlig beskyttelse af alene betegnelsen shellac. dette skyldes de
               ovenfor anførte forhold, hvorefter der er tale om en almindelig betegnelse for en klar
               lak, henholdsvis en bestemt type neglelak.
varemærkeret via indarbejdelse
at             rekvirenterne ikke gennem indarbejdelse har opnået en eneret til betegnelsen shellac
               uden betegnelsen cnd, varemærkelovens § 3, stk. 3.
               rekvisitus bestrider, at rekvirenterne som følge af brug og indarbejdelse har opnået en
               uregistreret varemærkeret til ordet ”shellac/shellak” inden for kosmetikbranchen, jf.
               varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
               uanset dette måtte være tilfældet, er der under alle omstændigheder efterfølgende ind-
               trådt degeneration, jf. princippet i varemærkelovens § 28, stk. 2, nr. 2.
at             bedømmelsen af, hvorvidt der er sket indarbejdelse eller ej, skal finde sted på det tids-
               punkt, hvor rekvisitus tog ordet ”shellac” i brug.
               bedømmelsen af, hvorvidt der er sket indarbejdelse eller ej, skal finde sted på det tids-
               punkt, hvor rekvisitus tog ordet ”shellac” i brug. dette følger af præmisserne i eu
               domstolens dom fra 27. april 2006 (c-145/05 levi strauss) og ufr 2012.1089 h (danske
               spil).
               hovedparten af de fremlagte annoncer/reklamer for rekvirenternes produkt ”cnd
               shellac” er udaterede, og rekvirenterne har derfor ikke dokumenteret, at der har
               været tale om en flerårig indarbejdelse i danmark.
               efter oplysningerne i anmodningen om midlertidig afgørelse om forbud har rekviren-
               terne først lanceret en uv-lak i 2010, og først den 20. september 2011 skete der registre-
               ring af ”cnd shellac”, jf. eks. side 93-94.
                                                   - 36 -
              rekvirenterne har dog ikke dokumenteret eller på nogen måde godtgjort at have en
              uregistreret varemærkeret til brugen af ordet ”shellac/shellak” på det tidspunkt, hvor
              rekvisitus lancerede sine produkter på markedet.
manglende særpræg
at   rekvirenterne ikke har bevist, at ordet ”shellac/shellak” har det fornødne særpræg.
              det følger af varemærkelovens § 13, stk. 1, at et varemærke kun kan registreres, hvis
              dette har den fornødne særpræg. dette er ikke tilfældet for begrebet ”shellak/shellac”.
              der er rekvirenterne, der skal føre bevis for, at et varemærke har opnået særpræg gen-
              nem indarbejdelse.
              dette bevis føres normalt ved, at der fremlægges dokumentation for den tidsmæssige
              udstrækning af brugen af varemærket, markedsandele og størrelsen af markedsfø-
              ringsudgifterne samt ved erklæringer fra de relevante brancheorganisationer og/eller
              markedsundersøgelser.
              for at opnå beskyttelse, skal markedets kendskab til mærket endvidere være lands-
              dækkende.
              rekvirenterne har ikke ført det fornødne bevis for at være varemærkeretligt beskyttet i
              det omfang, det påstås af rekvirenterne.
              det bestrides, som nævnt, at rekvirenterne som følge af brug og indarbejdelse har op-
              nået en uregistreret varemærkeret til ordet ”shellac/shellak” inden for kosmetikbran-
              chen og/eller produktion og salg af neglelak, idet ordet ikke har det fornødne særpræg,
              jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 3.
              begrebet ”shellac” eller ”shellak” vil af en køber/forbruger blive forbundet med en be-
              stemt type neglelak.
                                      - 37 -
ordet ”shellac/shellak” er dermed ikke distinktivt, idet der findes en række andre virk-
somheder, der anvender betegnelsen ”shellac” som et led i varenavnet og/eller beskri-
velsen af den pågældende vare.
ved bedømmelsen af, hvorvidt et ord har særpræg, lægges hovedvægten ikke blot på
stavemåden, men også på selve udtalemåden. at flere af de øvrige producenter anven-
der betegnelsen ”gel lack” har derfor ikke betydning, idet dette ord udtales stort set på
samme måde som ”shellac/shellak”. man kan eventuelt diskutere, hvilken af disse sta-
vemåder der må betragtes som den sædvanlige, men i forlængelse heraf bemærkes det,
at en ændring, som blot består i, at der anvendes en anden stavemåde end den almin-
delige, ikke medfører, at et ellers deskriptivt ord får særpræg, jf. varemærkeret af knud
wallberg, 4. udgave, side 176.
det bærende element i ”cnd shellac” er endvidere navnet/ordet ”cnd”. ordet ”shel-
lac” er alene deskriptivt og angiver, at det er en bestemt type neglelak, der er tale om. i
vurderingen af om der foreligger mærkelighed, er det derfor navnene ”cnd” og
”l.a.q” der skal bedømmes overfor hinanden.
forbrugerne har endvidere ofte fokus på det første ord i et navn, idet der læses fra ven-
stre mod højre. som følge heraf vil det således også være ordet ”cnd”, der er afgø-
rende for en forbruger, når denne præsenteres for rekvirentens varemærke ”cnd shel-
lac”. betydningen af dette ord set i forhold til en vurdering af, om rekvisiti brug af or-
dene ”shellac/shellak” krænker rekvirenterne, er derfor meget begrænset.
rekvirenterne har derfor ikke dokumenteret at have en (ene)ret til brugen af begrebet
”shellac/shellak” i relation til kosmetikbranchen og/eller produktion og salg af negle-
lak, hvilket kraftigt understøttes af, at begrebet anvendes af mange forskellige virk-
somheder i forbindelse med markedsføring af bl.a. neglelak.
det forhold, at ordet ”shellac” angiveligt betragtes som at have oprindeligt særpræg for
cnd`s produkter i henholdsvis canada (eks. side 81-84) og storbritannien (eks. side 99-
104) har ikke betydning i denne sag, idet denne sag naturligvis skal afgøres efter dansk
ret, og herunder varemærkelovens krav til særpræg.
                                                      - 38 -
               det forhold, at der efter rekvirenternes opfattelse kun sker brug af begrebet ”shellac”
               på udenlandske hjemmesider fra kopiproducenter, ændrer ikke på, at ordet mangler
               særpræg. dette postulat må endvidere afvises under henvisning til de af rekvisitus
               fremlagte bilag.
               rekvirenterne er tidligere opfordret til at gennemføre en markedsundersøgelse med
               henblik på at fastslå kendskabet til ordet ”shellak/shellac” på det danske marked. dette
               har rekvirenterne afslået. rekvirenterne har endvidere ikke dokumenteret, at de – eller
               forhandlere som udelukkende har rekvirenternes produkter - skulle være de eneste i
               danmark, der markedsfører/har markedsført sig med begrebet ”shellak/shellac”, såle-
               des at dette er blevet et særligt kendetegn kun for rekvirenternes produkter.
brugen af begrebet ”shellac”
at             rekvirenterne ikke kan forbyde rekvisitus i at anvende ordet ”shellac/shellak”, jf. vare-
               mærkelovens § 5, nr. 2.
               det følger af varemærkelovens § 5, nr. 2, at en indehaver af et varemærke ikke kan for-
               byde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig
               brug af bl.a. angivelser vedrørende varens art eller beskaffenhed.
               denne regel skal ses i sammenhæng med reglen i varemærkelovens § 13, stk. 2, hvoref-
               ter varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen
               bl.a. kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art/beskaffenhed, og vare-
               mærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller
               efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tje-
               nesteydelsen, ikke kan registreres.
               i denne sag udgør ordet ”shellak/shellac” en sådan angivelse.
               en angivelse af varens art/beskaffenhed kan dog indgå som en del af et varemærke,
               som i sig selv har særpræg, men dette ændrer dog ikke på, at artsangivelsen fortsat kan
               benyttes frit af andre, jf. bl.a. ufr 2006.645sh, under forudsætning af, at benyttelsen af
               artangivelsen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.
                                                     - 39 -
              i forhold til varemærkelovens § 5 anføres det i rekvirenternes processkrift i, at bestem-
              melsen er uanvendelig, idet rekvisitus har benyttet ”shellac” som et kendetegn for egne
              produkter. denne opfattelse deles ikke at rekvisitus, idet bestemmelsen netop fastslår,
              at rekvirenterne ikke kan forbyde, at rekvisitus i overensstemmelse med god markeds-
              føringsskik gør erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens art, beskaffen-
              hed, mængde, anvendelse mv.
              det bestrides endvidere, at den af rekvisitus gennemførte adfærd og/eller markedsfø-
              ring er i strid med markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og 18.
om markedsføringsloven
at            rekvisitii benyttelse af begrebet ”shellac/shellak” ikke sker på en måde, der er i strid
              med god markedsføringsskik, jfr. herved varemærkelovens § 5, og at der derfor ikke fo-
              religger en overtrædelse af god markedsføringsskik, jfr. markedsføringsloven § 1.
              markedsføringslovens § 1 yder en beskyttelse mod slaviske og meget nærgående efter-
              ligninger samt en beskyttelse mod tilstræbt og illoyal markedsadfærd. en krænkelse af
              bestemmelsen forudsætter dermed følgende:
                  - rekvirenternes navn/forretningskendetegn har fornødent særpræg,
                  - de pågældende forretningskendetegn – ud fra den relevante målgruppe – adskiller
                      sig fra andre produkter,
                  - der er risiko for, at den relevante kundekreds vil forveksle rekvirenterne
                      navn/forretnings-kendetegn med rekvisitus,
                  - rekvisitus har tilstræbt at efterligne rekvirenterne, og
                  - rekvisitii produkt på illoyal vis fortrænger rekvirenternes produkt fra dets marked.
              for at kunne overtræde normen ”god markedsføringsskik” kræves en dadelværdig ad-
              færd eller anden utilbørlig optræden. en sådan er ikke dokumenteret i denne sag.
              det gøres gældende, at det faktum, at rekvisitus har benyttet sig af sin designmæssige
              frihed til at skabe et produkt/navn med anvendelse af samme deskriptive ord/navn
              som rekvirenterne, ikke medfører, at rekvisitus har snyltet på rekvirenternes indsats.
                                                    - 40 -
              det er rekvirenternes bevisbyrde at godtgøre, at krænkelsesbetingelserne i henhold til
              markedsføringslovens § 1 er til stede. denne bevisbyrde er ikke løftet.
              rekvisitus har ligeledes hverken anvendt vildledende eller urigtige angivelser i forbin-
              delse med markedsføringen af rekvisitii produkter, jf. markedsføringslovens § 3, eller
              direkte eller indirekte henvist til en konkurrent eller varer, som udbydes af en konkur-
              rent, jf. markedsføringslovens § 5.
              det gøres gældende, at en aftager af rekvistii produkter ikke vil være af den opfattelse,
              at disse har noget med rekvirenternes produkter at gøre, eller at der på anden måde
              skulle bestå en forbindelse mellem rekvisitus og rekvirenterne, idet det sammenfalden-
              de ord alene består i et beskrivende ord (nemlig ”shellac”), og de egentlige særprægede
              ord (cnd og laq) er væsentlig forskellige. i forlængelse heraf bestrides det således, at
              rekvisitus har handlet i strid med markedsføringslovens § 18.
              at rekvisitus ikke har handlet i strid med god markedsføringsskik understøttes endvi-
              dere særligt af, at afsætningskredsen for henholdsvis rekvirenternes produkter og re-
              kvisiti produkter ikke er den samme. rekvisitus har derfor på ingen måde forsøgt at
              snylte på rekvirenternes renommé eller udvist anden utilbørlig adfærd.
              det følger endvidere af eu-domstolens afgørelse i c-2/00 hölterhoff/freiesleben, at en
              varemærkeretlige beskyttelse ikke kan benyttes til at forhindre tredjemands brug af
              mærket, hvis tredjemand alene anvender det pågældende varemærke til at beskrive
              egenskaberne ved sit eget produkt. det samme gør sig gældende i denne sag, og rekvi-
              situs kan derfor ikke forhindres i at benytte begrebet ”shellac/shellak”.
om farvebetegnelser
at            rekvirenterne ikke har enerettigheder af nogen art til de i eks. side 56 1135-1136 anført
              subbrands, og
at            rekvisitus ikke krænker rekvirenternes påståede rettigheder hertil.
              det fremgår af eks. side 635-702, at rekvisitus anvender i alt 68 forskellige far-
              ver/farvenuancer.
                                                     - 41 -
               det fremgår endvidere af den i eks. side 1107 udarbejdede fortegnelse over rekvisitii,
               rekvirenternes og andre producenters navne, at der i flere tilfælde er sammenfald mel-
               lem producenternes farveangivelser, og rekvirenterne har således ikke nogen eneret til
               anvendelse af disse.
               i øvrigt gøres det gældende, at der ikke er forvekslelighed mellem de anvendte navne,
               jf. eks. side 1135-1136, idet disse på væsentlige områder adskiller sig fra hinanden. en-
               delig er der for så vidt angår angivelserne ofte tale om en henvisning til den faktiske
               farve, hvorfor det er nærliggende, hvilket eks. side 1107-1110 også viser, at der kan væ-
               re sammenfald.
               det forhold, at der er farveidentitet mellem produkterne medfører endvidere ikke i sig
               selv, at der er tale om en varemærkeretlig krænkelse. hertil kommer, at rekvirenterne
               ikke har påberåbt sig en beskyttelse af de egentlige farver, men alene navnene herpå.
               at beholdernes udseende ligner hinanden kan endvidere heller ikke medføre en vare-
               mærkeretlige krænkelse eller en overtrædelse af markedsføringsloven, idet der kun
               sjældent er væsentlig forskelle på beholdere af neglelak. ”
sø- og handelsrettens afgørelse
sagen handler for det første om varemærkeret til ordet shellac. cnd har i danmark registre-
ret varemærkeret til ”cnd color shellac” og ”cnd shellac”, men ikke til ”shellac” alene,
og derfor er spørgsmålet, om cnd har stiftet varemærkeret til ordet shellac ved ibrugtag-
ning efter varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
ordet shellac er det engelske ord for shellak. de to ord lyder ens og fremtræder næsten ens
på skrift, idet alene det sidste af de syv bogstaver er forskelligt. shellak er en almindelig be-
tegnelse for en klar lak eller en klar spritopløselig lak, hvilket netop er essensen af det på-
gældende produkt. af disse grunde har cnd ikke kunne stifte varemærkeret til ordet shel-
lac ved ibrugtagning i danmark, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 1. det gør
                                                 - 42 -
ingen forskel herfor, at det i visse opslagsværker er angivet, at shellak udvindes som et se-
kret fra en bestemt skjoldlusart, og at dette sekret ikke findes i det omhandlede produkt.
på grund af ordets rent deskriptive karakter finder retten endvidere, at cnd og icg ikke
med det fremlagte markedsføringsmateriale, erklæringer og forklaringer har godtgjort eller
sandsynliggjort, at der efter deres introduktion af produktet i 2010 og frem til rcbdenmarks
anvendelse af ordet shellac på markedet i begyndelsen af 2014 var sket en sådan indarbejdel-
se af ordet fra cnd’s side, at cnd havde erhvervet en eneret til at anvende ordet for denne
type af produkter efter varemærkelovens § 3, stk. 3. det bemærkes herved, at cnd og icg
har anvendt vekslende betegnelser for produktet i deres markedsføring, hvor også deres re-
gistrerede varemærke cnd shellac ofte har været anvendt som betegnelse for produktet
alene eller i tillæg til betegnelsen shellac.
cnd og icg har herefter ikke godtgjort eller sandsynliggjort at have varemærkeret til ordet
”shellac” alene.
herefter er spørgsmålet, om rcb ved anvendelse af betegnelserne shellak, shellac, laqshel-
lac, l.a.q.shellac, laqshellac.dk, ”hvad er shellak?” og ”shellak?” har krænket cnd’s vare-
mærkerettigheder til ”cnd shellac” og ”cnd color shellac”. henset til det, der er anført
ovenfor om ordet shellac, samt til syns- og lydindtrykket af ”cnd shellac” sammenholdt
med syns- og lydindtrykket af de af rcb anvendte betegnelser, findes en sådan krænkelse
ikke at være godtgjort eller sandsynliggjort.
da retten endvidere finder, at rcb ved anvendelse af de i påstand 1 anførte farvebetegnel-
ser, som i skemaet angivet ovenfor under sagsfremstillingen fremstår som almindelige inden
for branchen og ikke krænker nogen registreret varemærkeret hos cnd, ikke har krænket
nogen varemærkeret hos cnd eller icg, bliver resultatet, at rcb frifindes for påstand 1, idet
der efter det anførte bevisresultat heller ikke er sandsynliggjort en overtrædelse af markeds-
føringsloven, jf. i det hele retsplejelovens § 413, nr. 1.
                                                  - 43 -
for så vidt angår påstand 1a finder retten det godtgjort, at der ved anvendelse af en flakon,
der fremstår som en slavisk efterligning af cnd’s flakon, på et marked hvor flakonerne i øv-
rigt varierer, under samtidig anvendelse af de under påstand 1 anførte kendetegn sker en
krænkelse af markedsføringslovens § 1 og § 18. retten lægger herved til grund, at cnd var
de første til i forbindelse med deres registrerede varemærke at anvende den deskriptive be-
tegnelse shellac på det pågældende marked, og at tillige de farveangivelser, rcb anvender, i
kombination med anvendelse af flakonen fremstår som en snyltning på cnd’s markedsfø-
ring. da retten endvidere finder, at også de øvrige betingelser i retsplejelovens § 413 er op-
fyldt, og at de almindelige regler om straf og erstatning ikke vil yde cnd og icg tilstrække-
ligt værn mod denne krænkelse, tager retten påstand 1a til følge uden sikkerhedsstillelse.
spørgsmålet om beslaglæggelse bør efter sagens omstændigheder behandles særskilt, og på-
stand 2 henvises derfor til eventuel videre behandling ved den pågældende fogedret, jf. rets-
plejelovens § 423, stk. 1.
det følger af det, der er anført om påstand 1, at påstand 2a ikke tages til følge.
retten finder efter det anførte bevisresultat og udsagnet i bilag 338 ikke, at det er sandsyn-
liggjort, at rcb overtræder markedsføringslovens § 1, 3 eller 5, ved udsagnet om, at der er
opnået registrering til at anvende varemærket laq shellac. derfor tager retten ikke påstand
2 b til følge, jf. retsplejelovens § 413, nr. 1.
sagen resultat bliver herefter, at der uden sikkerhedsstillelse nedlægges midlertidigt forbud i
overensstemmelse med påstand 1a. af hensyn til fuldbyrdelsen vedlægges bilag 37 og 55
som bilag til denne kendelse.
rcb skal betale sagsomkostninger til cnd og icg med i alt 25.300 kr., jf. retsplejelovens §
421, jf. § 313, stk. 1. heraf vedrører 25.000 kr. ekskl. moms udgifter til advokatbistand, og 300
kr. retsafgift. der er ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens karakter og forløb,
herunder med hovedforhandling på to dage, men også til, at cnd og icg alene har fået
medhold i påstand 1a.
                                              - 44 -
                                    derfor bestemmes:
rcbdenmark aps forbydes at markedsføre produkter i den emballageudformning, som
fremgår af bilag 37 og 55, under samtidig anvendelse af de i påstand 1 opregnede kendetegn.
påstand 1, 2 a) og 2 b) nægtes fremme.
rcbdenmark aps skal inden 14 dage betale i alt 25.300 kr. i sagsomkostninger til creative
nail design inc. og insight cosmetics group a/s ved advokat jens jakob bugge.
karin schou andersen               mads bundgaard larsen              annette krath poulsen
                                           (sign.)
                                        ___ ___ ___
                               udskriftens rigtighed bekræftes
                           sø- og handelsretten, den 1. april 2015
