                                       udskrift
                                            af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                      ____________
                                          dom
afsagt den 22. juni 2015
v-33-14
                                 novartis ag
                                 (advokat johan løje)
                                 mod
                                 ankenævnet for patenter og varemærker
                                 (kammeradvokaten)
sagens baggrund og parternes påstande
sagens hovedspørgsmål er, om det omhandlede varemærke har fornødent særpræg til at
kunne registreres, hvilket ankenævnet for patenter og varemærker har afvist.
sagsøger, novartis ag, har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at
dansk varemærkeansøgning nr. va 2012 02978 skal tillades registreret for alle va-
                                               -2-
rer omfattet af ansøgningen. subsidiært er der påstået frifindelse overfor sagsøgtes
subsidiære påstand om hjemvisning.
sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, har påstået frifindelse, subsidiært hjem-
visning.
oplysninger i sagen
novartis ag (novartis) er en af verdens største producenter af farmaceutiske præparater og
driver blandt andet virksomhed indenfor forskning og udvikling af nye lægemidler. novar-
tis healthcare a/s er norvartis ag’s danske datterselskab.
novartis producerer det farmaceutiske produkt exelon, som indeholder aktivstoffet ‛ri-
vastigmin‛, der benyttes til behandling af demens af alzheimers-typen. produktet findes
som kapsler og depotplaster (plasteret) og ordineres af en speciallæge. plasteret skal anbrin-
ges på skiftende steder på ryg, overarm eller bryst, og behandlingen kan kun påbegyndes,
hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som dagligt kan styre behandlingen.
novartis har oplyst, at de efter ansøgning fik markedsføringstilladelse til plasteret af det eu-
ropæiske lægemiddelagentur (ema). plasteret blev godkendt til symptomatisk behandling
af mild til mellemsvær demens af alzheimers-typen i eu den 17. september 2007. autorisa-
tionen blev udstedt for tre størrelser af plastre: 5, 10 og 15 cm². novartis var den første på
markedet med behandling af demens af alzheimers-typen i plaster-form og havde indtil au-
gust 2012 de facto monopol i europa på plasteret på basis af aktivstoffet ‛rivastigmin‛.
som led i novartis’ forretningsstrategi indleverede novartis en række ansøgninger til natio-
nale registre og office for harmonization in the internal market (ohim) for at opnå beskyt-
telse af plasteret som varemærke i klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling af de-
mens af alzheimers-typen.
                                                   -3-
plasteret er i sin udformning et tyndt, transdermalt plaster bestående af en firkantet form
med et cirkulært område i midten og omkranset af 15 små prikker, som vist på billedet ne-
denfor.
den 25. oktober 2012 indgav novartis en ansøgning om varemærkeregistrering til ohim.
ohim imødekom ansøgningen, og varemærket blev registreret under ctm-registrering
11293362.
efter indsigelser mod registreringen traf cancellation division i ohim den 4. september
2014 afgørelse i sagen og ophævede registreringen med følgende begrundelse:
      ‛thus, the evidence indicates that there is no surplus of form over function in the
      ctm. the mark does not possess any sufficiently specific and arbitrary characte-
      ristics. all its essential characteristics are functional. if the three-dimensional sign
      consisting of such a shape were registered as a trade mark, competitors of the
      proprietor of that mark would be put at a disadvantage in marketing transdermal
      patches for the treatment of alzheimer’s type dementia.
      therefore the ctm must be declared invalid for all the contested goods and it is
      unnecessary to assess the applicant’s other grounds for invalidity‛
det er oplyst, at afgørelsen er appelleret.
den 23. november 2012 indgav novartis en ansøgning til patent- og varemærkestyrelsen om
registrering af plasteret. efter korrespondance mellem parterne traf patent- og varemærke-
styrelsen afgørelse den 10. juli 2013 og afslog ansøgningen med følgende begrundelse:
      ‛…
      afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke
                                                      -4-
      i brev af 3. december 2012 skrev vi, at dit varemærke ikke kan registreres. vi har ikke
      modtaget et svar fra dig.
      vi afslår din ansøgning, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for
      at kunne registreres.
      begrundelsen for at dit mærke mangler særpræg er:
      det ansøgte mærke er en gengivelse af et plaster i beskyttende folie. farmaceutiske præ-
      parater kan indtages på forskellig vis, oftest enten oralt eller intravenøst. medicin kan
      dog også optages gennem huden ved påførelse af et plaster. denne form kendes blandt
      andet fra de såkaldte nikotinplastre til rygeafvænning.
      det ansøgte mærke vil derfor ikke blive opfattet som et varemærke for farmaceutiske
      præparater, men som en gengivelse af varen selv. varens form adskiller sig ikke væsent-
      ligt fra hvad der allerede findes på markedet, og forbrugeren vil derfor ikke anse varens
      form som en angivelse af den kommercielle oprindelse. da mærket ikke vil blive opfattet
      som et varemærke af forbrugeren, opfylder det ikke kravet i varemærkelovens § 13, stk. l,
      jf. § 2, stk. 1.
      vi vedlægger en række udskifter fra internettet, der viser forskellige medicinske plastre,
      herunder at den runde form er almindelig for medicinske plastre.
      vi henvises i øvrigt til praksis fra eu-domstolen, herunder til afgørelsen i c-98/11 p,
      chokoladefabrikken lindt & sprüngli ag v. ohim, hvor retten stadfæstede harmonise-
      ringskontorets afslag på en ansøgning om registrering af en chokoladepåskehare, idet
      retten ikke fandt, at varens form adskilte sig tilstrækkeligt fra normen.
      vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13.
      …‛
novartis indbragte afgørelsen for ankenævnet for patenter og varemærker den 10. septem-
ber 2013, og sagen blev afgjort efter en mundtlig procedure den 26. marts 2014. patent- og
varemærkestyrelsens afgørelse blev stadfæstet den 9. april 2014:
      ‛…
      ankenævnet udtaler:
      det ansøgte mærke består af en stiliseret, todimensional gengivelse af et plaster i beskyt-
      tende folie og er søgt registreret i klasse 5 for ‛farmaceutiske præparater til behandling af
      demens af alzheimers-typen‛.
      ankenævnet bemærker indledningsvis, at det påhviler klager at godtgøre, at det ansøgte
      varemærke opfylder kravene for at kunne beskyttes i henhold til den danske varemærke-
      lov. det forhold, at et lignende varemærke er beskyttet som ef-varemærke og er beskyt-
      tet i enkelte andre lande, kan ikke i sig selv føre til, at det ansøgte mærke kan registreres i
                                                     -5-
      danmark, idet vurderingen af, om varemærkelovens betingelser er opfyldte, skal be-
      dømmes ud fra markedsforholdene i danmark.
      for at opfylde det varemærkeretlige krav om særpræg, skal klager således godtgøre, at
      den relevante omsætningskreds i danmark forbinder det ansøgte mærke med netop kla-
      ger og klagers virksomhed med behandling af demens af alzheimers-typen. det er i den
      forbindelse ikke tilstrækkeligt at henvise til, at omsætningskredsen er bekendt med, at
      klager benytter plastre til sin medicin til alzheimers patienter, idet en sådan viden ikke i
      sig selv skaber den krævede sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed mellem det
      ansøgte varemærke og klagers virksomhed.
      ansøgers mærke består som nævnt af en todimensional gengivelse af et produkt, i form
      af et plaster i beskyttende folie, og som efter det oplyste er påført et farmaceutisk præpa-
      rat til behandling af demens af alzheimers-typen. det fremgår i den forbindelse af prak-
      sis fra eu-domstolen, at et sådant varemærke skal vurderes efter den praksis, som er ud-
      viklet i forbindelse med tredimensionale varemærker, som består af selve varens ud-
      formning, jf. eu-domstolens afgørelse af 4. oktober 2007 i sag c-144/06 p, præmis 38.
      heraf følger bl.a., at man ved vurderingen af, om mærket har særpræg, skal lægge vægt
      på, at gennemsnitsforbrugeren ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form.
      det er derfor kun et varemærke, som afviger betydeligt fra normen eller branchesædva-
      nen, som ikke mangler det fornødne særpræg (præmis 37).
      det produkt, som det ansøgte mærke angår, ligner i betydelig grad andre plastre, som
      anvendes til medicinske formål, og som allerede findes på markedet. de 15 fordybninger
      i det folie, der omgiver det runde plaster, og som i det ansøgte mærke fremstår som 15
      ‛prikker‛, vil efter ankenævnets opfattelse hverken i sig selv eller i den viste helhed, bli-
      ve opfattet som kendetegnsbærende elementer. varemærket savner således særpræg, og
      da de af klager fremlagte oplysninger ikke dokumenterer, at klager har indarbejdet va-
      remærket i danmark på en sådan måde, at omsætningskredsen her i landet forbinder det
      ansøgte mærke med netop klager og klagers virksomhed, kan ankenævnet tilslutte sig
      patent- og varemærkestyrelsens afgørelse.
      da klagers varemærke savner særpræg, har ankenævnet ikke fundet anledning til at for-
      holde sig til reglen i varemærkelovens § 2, stk. 2, idet ankenævnet dog bemærker, at den-
      ne bestemmelse finder anvendelse i forhold til alle typer varemærker.
      herefter bestemmes:
      den påklagede afgørelse stadfæstes. ‛
novartis har efter ansøgning opnået registrering af plasteret som varemærke i en række an-
dre lande, blandt andet tyskland, norge, tyrkiet og benelux-landene.
novartis har oplyst, at man har ført sager mod konkurrerende firmaer, der har distribueret
identiske plastre i flere europæiske lande. blandt andet i tyskland, hvor higher regional
court of hamburg den 13. februar 2014 afgjorde, at exelon plasteret havde oprindeligt sær-
                                               -6-
præg, blandt andet med henvisning til spørgeundersøgelser, som novartis havde fået gen-
nemført. der blev herefter nedlagt forbud mod distribuering af krænkende produkter.
i blandt andet tyskland, polen og spanien gennemførte novartis spørgeundersøgelser
blandt læger for at dokumentere, hvor velkendt plasteret er. undersøgelserne er udarbejdet
af eksterne markedsbureauer, blandt andet institut für demoskopie allensbach for tyskland
og polen i henholdsvis 2013 og 2014 og af gfk i spanien i 2013. gennemgående viser under-
søgelserne en forholdsmæssig stor genkendelighed af plasteret.
der er ikke udarbejdet en tilsvarende spørgeundersøgelse i danmark.
novartis har fremlagt en opgørelse over omsætningstal for plasteret i danmark for perioden
2008-2014 opgjort henholdsvis på indtjening, markedsandele og salg. det fremgår, at salget i
perioden er væsentligt forøget svarende til ca. en tredobling. det fremgår endvidere, at mar-
kedsandele baseret på indtjening er steget fra 6 % i 2008 til 70 % i 2014. det er oplyst, at dette
primært skyldes, at patentet på det tilsvarende tablet produkt er udløbet, hvorfor priser på
tabletter er faldet markant, og indtjeningen på plasteret dermed udgør en større procentuel
andel af det samlede marked.
forklaring
der er under sagen afgivet forklaring af peter drøidal.
peter drøidal, der er direktør for novartis healthcare a/s i danmark, har forklaret, at han er
uddannet cand.merc. og har arbejdet i medicinalbranchen siden 1994. det er novartis dan-
mark, der har markedsført exelon plasteret og kapsler til behandling af demens i danmark.
i danmark er demensbehandlingen centraliseret på relativt få hænder. sygdommen er van-
skelig at udrede, og der er et ønske om at optimere behandlingen. for at en speciallæge kan
opnå tilstrækkelig erfaring, kræver det, at lægen har set og behandlet mange patienter. der
er blandt andet oprettet særlige hukommelsesklinikker, som er bemandet af psykiatere, neu-
                                                 -7-
rologer og sygeplejersker. hukommelsesklinikkerne er en del af hospitalsvæsenet. de prakti-
serende læger beskæftiger sig ikke med demenspatienter, da det er en specialistopgave at få
udredt demens.
der er forskellige grader af demens, og ved ordinering af demensmedicin kræver det specia-
listerfaring. der findes forskellige former for behandling mod demens. exelon plasteret ordi-
neres til patienter, der har demens i den milde til moderate kategori. plasteret bruges oftest i
en periode på 3-6 måneder, indtil demensen har taget til i sværhedsgard, men det vil også
kunne bruges i en længere periode. det afhænger af sygdommens udviklingsforløb hos den
enkelte patient. med den korte periode er derfor tale om et relativt lille vindue på markedet
for plasteret.
plasteret skal sættes på patienten én gang dagligt. i starten var det primært sygeplejersker og
læger der påførte plasteret på patienten. nu er det typisk de såkaldte ’care givers’ i form af
social og sundhedsassistenter, ansatte på plejehjem eller pårørende, der påsætter plasteret.
når der er udskrevet en recept, hentes medicinen på apoteket. det kan være egen læge, der
fornyer recepten, men oftest er det speciallægen.
demensmedicin i form af tabletter og kapsler kom på markedet i 1999. derefter kom en ræk-
ke andre produkter indenfor samme område. der findes kun to behandlingsmuligheder for-
delt på fem forskellige brands på markedet i dag. i 2007 kom exelon plasteret på markedet
som noget helt nyt. der er ikke konkurrerende demens plastre på markedet i dag.
internationalt er demens et forskningstungt område, og de danske specialister har et godt ry.
der forskes på tværs og erfaringer udveksles på kongresser, og der er international konsen-
sus i behandlingen af demens, så det er de samme værktøjer, der bruges af specialiserede læ-
ger i alle lande.
novartis forhandler og markedsfører exelon plasteret på samme måde i alle lande, dog med
enkelte landespecifikke forskelle. i danmark har man fulgt den internationale markedsfø-
                                                 -8-
ringsstrategi, som holder sig inden for rammerne af de danske regler for etik og markedsfø-
ring af farmaceutiske produkter.
novartis har bragt læger sammen på kongresser og holdt møder. de har igennem en lang år-
række været i tæt dialog med specialister, og da produktet kom på markedet i 2007 afholdt
de også nogle symposier. der var stor interesse for plasteret, og novartis ønskede at sikre
overholdelse af regler og etik og for at sikre den korrekte dosis.. når noget er nyt og interes-
sant, kommer specialisterne gerne. det er vigtigt for novartis at have løbende kontakt med
både ’care givers’, læger og sygeplejersker, da demenspatienter er meget følsomme patienter.
novartis’ markedsføringsmateriale er primært klassisk information om produktet og en vej-
ledning til ’care givers’ og pårørende. derudover indeholder materialet en form for dagbog,
hvor man kan føre notater og holde øje med behandling og dosis.
billedet af exelon plasteret har altid været en central del af novartis’ markedsføringsstrategi.
siden 2007 har de brugt ca. 20 mio. kr. til markedsføring af exelon plasteret i danmark.
han har ikke kendskab til andre producenter af farmaceutiske plastre, der ligner exelon. de
andre medicinske plastre, som ankenævnet henviser til, har helt andre former og farver. der
findes ikke runde plastre med prikker omkring. lægerne kender godt exelon plastret, og der
er ingen tvivl om, at plasteret er indarbejdet. der er 200 danske speciallæger, der ser plasteret
til daglig i forbindelse med patient håndtering og behandling og herudover mange sygeple-
jersker og ’care givers’. der findes også placebo plaster, der er identisk med exelon, men det
er tydeligt markeret som placebo. der er ingen tvivl om, at læger forbinder exelon plasteret
med novartis og med patientsikkerhed.
novartis’ markedsandele for exelon plasteret i danmark i perioden 2008-2014 var ca. 10 % af
demenspatienter i behandling for mild til moderat demens. de øvrige patienter i denne kate-
gori blev behandlet med kapsler. der er ca. 40.000 patienter i danmark med mild til moderat
demens og ca. 4000 patienter modtager således dagligt behandling med exelon plasteret. der
er i alt ca. 80-90.000 demenspatienter i danmark. det er et marked med stor fokus fra både
                                                     -9-
medicinalbranchen og samfundet som helhed. der er meget forskning og udvikling på om-
rådet, men der er ikke mange, der har succes, og derfor heller ikke så mange gennembrud på
området. plasteret er derfor et meget centralt produkt for novartis og udgør en væsentlig
omsætning.
navnet exelon står både på plasteret og uden på selve pakningen (æsken). plasteret er ikke
afbilledet uden på æsken. plasteret udleveres altid i æsker, der så først bliver åbnet på for ek-
sempel plejehjemmet eller den dementes hjem og derefter lægges i doseringsæsker. selve
plasteret åbnes først, når det skal sættes på huden.
prikkerne rundt om foliet har til formål at sikre afstand mellem plasteret og det underlig-
gende folie. han har ikke noget indgående kendskab til, hvordan plasteret i øvrigt er opbyg-
get, da det kom på markedet, før han startede i novartis.
parternes synspunkter
for novartis ag er der i alt væsentligt procederet i overensstemmelse med påstandsdoku-
mentet, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
       ‛…
       i sin afgørelse konkluderer patentankenævnet på grundlag af parternes indlæg, at det an-
       søgte mærke ikke vil blive opfattet som et kendetegn. patentankenævnet kommer frem til
       sin konklusion ved at referere til det faktum, at et plaster som sådan generelt anvendes til
       behandling af forskellige sygdomme og lidelser, og at det ansøgte mærke i høj grad skul-
       le ligne andre plastre brugt til medicinske formål og som allerede er på markedet. der-
       udover konkluderer patentankenævnet uden reference til faktum, at de 15 prikker, som
       omkranser plastret, ikke vil blive anset for et karakteristisk element.
       novartis er fuldkommen uenig i denne vurdering, som i højere grad er baseret på den
       personlige opfattelse hos medlemmerne af patentankenævnet, som er juridiske sagkyn-
       dige og dommere, end på de fakta som patentankenævnet er blevet præsenteret for, eller
       markedssituationen i det relevante marked.
       novartis gør gældende, at fremtoningen af det ansøgte mærke besidder tilstrækkelig
       særpræg til at kunne blive registreret i medfør af den danske varemærkelov § 13 (1), cf. §
       2 (1).
                                               - 10 -
almindelige krav til særpræg
kravene til særpræg for et figurmærke eller et 3d mærke afviger ikke fra de krav, som
stilles til registrering af andre mærker, hvilket patent- og varemærkestyrelsen også har
anerkendt i deres håndtering af ansøgningen.
når spørgsmålet om særpræg skal vurderes, er det vigtigt at inddrage de bagvedliggen-
de hensyn. som anført af knud wallberg i varemærkelovskommentaren er disse hensyn
følgende:
krav om særpræg er begrundet i ønsket om, at bevare den frie adgang for alle indenfor
en bestemt branche til at kunne bruge de ord, former mv., som må anses for at være al-
mindelige ord og begreber, almindelige former mv. indenfor branchen. sådanne alminde-
lige ord, begreber og former skal således ikke kunne monopoliseres af en enkelt er-
hvervsdrivende, men er underkastet et friholdelsesbehov….. dette princip er nu knæsat
af ef-domstolen i de forenede sager c-108/97 og c-109/97, der vedrørte beskyttelsen af
ordet chiemsee som varemærke. (m side 32-45)
...
vurderingen af, om der eksisterer et friholdelsesbehov, skal være en konkret vurdering i
hver enkelt sag, og der skal ikke blot tages hensyn til et eventuelt eksisterende friholdel-
sesbehov, men også til et eventuelt fremtidigt behov herfor, jf. chiemsee præmis 31 (s.
73).
det er vigtigt at notere sig, at i henhold til forarbejderne til den danske varemærkelov fra
1992, som implementerede direktiv 89/104/eøf til beskyttelse af varemærker, må den
danske lov fortolkes fuldkommen i overensstemmelse med det tilsvarende eu-direktiv
og senere eu-varemærkeforordning.
det anføres:
til § 2…
stk. 2 omhandler de samme forhold som den gældende lovs § 5, men er udformet i over-
ensstemmelse med direktivets art. 3, stk. 1, litra e. bestemmelsens nøjagtige indhold for-
udsættes i det hele fastlagt i overensstemmelse med den kommende fælleseuropæiske
praksis. (m side 9)
ordlyden af bestemmelsen vedrørende kravene til varemærkers beskyttelse er identiske i
alle tre love/direktiv/forordning og danske domstole har til stadighed fastsat, at dansk
lov må fortolkes i overensstemmelse med eu-praksis.
ved vurdering af særpræget af et varemærke skal man være særligt opmærksom på den
relevante kundegruppe og karakteren af de omfattede varer og tjenesteydelser. dette er
også anerkendt praksis og følger blandt andet af afgørelser truffet af ef-domstolen i de
forenede sager c-53/01, c-54/01 og c-55/01, hvor domstolen i paragraf 41 udtaler: ‚desu-
den skal spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg, bedømmes i forhold til
dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels
opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser.‛ (m
                                              - 11 -
side 63). dette følger også af knud wallbergs kommenterede varemærkelov (m side 140
ff.).
de relevante varer
de i relation til et bestemt varemærke relevante varer og forbrugere er defineret af de va-
rer og tjenesteydelser, som varemærket er søgt beskyttet for. som det fremgår af de oven-
for anførte sager, er det vigtigste forhold ved vurdering af særprægsniveauet, hvilke va-
rer varemærket er søgt registreret for. dette indebærer, at jo mere specifik og veldefineret
opregningen af varer er, jo mere specifik er den relevante kundegruppe, hvilket er væ-
sentligt, når det kommer til en vurdering af for eksempel, hvorvidt den relevante kunde-
gruppe anser varemærket som en angivelse af oprindelse. for det omtvistede varemærke
indebærer det, at det må vurderes (på basis af de faktiske omstændigheder på markedet
for farmaceutiske anti-demens præparater), hvorvidt den relevante kundegruppe vil anse
det ansøgte varemærke for en oprindelsesangivelse.
de faktiske ansøgte varer er ‘farmaceutiske præparater til behandling af demens af alz-
heimers type’. disse varer dannede ikke grundlag for den omtvistede afgørelse i sagen,
da denne afgørelse var baseret på alle plastre på markedet.
det korrekte grundlag for en vurdering af særpræg er og bør være præparater til behand-
ling af alzheimer sygdom og ikke alle plastre på det farmaceutiske marked/alle farma-
ceutiske plastre.
den relevante personkreds
den relevante personkreds i nærværende sag vil være den relevante personkreds for
farmaceutiske præparater til behandling af demens af alzheimers typen, hvilken hoved-
sageligt vil bestå af læger specialiseret i neurologiske sygdomme som alzheimers og i et
vist omfang plejepersonale og pårørende til alzheimer patienter.
i relation til anti-alzheimer plastre som exelon® plasteret er det særdeles vigtigt, at læ-
gen introducerer plejepersonalet til anvendelsen af plasteret, idet alzheimers medicin ik-
ke normalt administreres af lægen selv. det vurderes at 2/3 af demens patienterne plejes
af patientens egen familie og normalt er det ægtefællen, som – selvfølgelig – også ofte er i
en fremskreden alder.
i henhold til brugsvejledningen og på grund af den specifikke produktprofil skal der ud-
vises særlig opmærksomhed, når plasteret sættes på kroppen, idet der er specifikke ret-
ningslinjer for, hvordan plasteret skal behandles. af denne grund gøres det gældende, at
ordinerende læger, patienter og deres slægtninge er meget fortrolige med fremtoningen
af plasteret.
derfor omfatter formidlingen af plastrene også brug af varemærket. som følge af den re-
levante persongruppes kendskab til plasteret, vil designet af plasteret blive anset for en
angivelse af oprindelse, som beskrevet ovenfor. for så vidt angår læger, er dette doku-
menteret ved de fremlagte resultater fra udførte spørgeundersøgelser udført på vegne
novartis blandt tyske, spanske og polske læger (e side 116, 184 og 353), som i relation til
håndtering af receptpligtig medicin må anses for sammenlignelige med danske læger.
                                              - 12 -
selvom resultaterne af spørgeundersøgelserne i tyskland, spanien og polen ikke har no-
gen direkte indflydelse på vurdering af særpræg i danmark, vil de kunne anses for prima
facie bevis, idet det har formodningen i mod sig, at den relevante persongruppe i dan-
mark skulle vurdere de omtvistede plastre anderledes end den relevante persongruppe i
tyskland, spanien og polen.
novartis’ group var det eneste foretagende, som tilbød alzheimer medicin i plaster form
overhovedet fra efteråret 2007 til midt 2013 i eu; som anført ovenfor producerede alle
andre producenter alene medicinal produkter, som skulle ordineres oralt. blandt medici-
nale produkter med det aktive stof rivastigmine udgjorde markedsandelen for plaster
sammenlignet med oralt distribuerede produkter op til 70 % (bilag 25 – e side 419).
som anført ovenfor, havde novartis således reelt en monopolstatus i relation til trans-
dermale plastre med det aktive stof rivastigmine baseret på beskyttelsesrettigheder base-
ret på deres patent omfattende det aktive stof rivastigmine. andre producenter af farma-
ceutiske præparater til behandling af alzheimer demens var dog ikke forhindret i at an-
vende transdermale plastre som en metode til administration af andre aktive stoffer.
det relevante marked
følgende fakta skal tages i betragtning, når man skal afgrænse det relevante marked og
dermed afklare, om fremtoningen af det omtvistede mærke kan anses for særpræget og
dermed afvige betydeligt fra fremtoningen af andre produkter på det relevante marked.
i danmark vurderes det, at 89.000 patienter er blevet diagnosticeret med demens relateret
til alzheimers sygdom. der findes for tiden ingen kur mod sygdommen. der findes dog
medicinsk behandling, som midlertidigt kan lindre symptomerne af sygdommen.
medicin til behandling af alzheimers sygdom kan indeholde de følgende ingredienser:
donepezil, galantamine, rivastigmine, memantine. der er adskillige forskellige præpara-
ter indeholdende disse ingredienser.
rivastigmine præparater var alene tilgængelige i tabletform og kapselform indtil 2007.
som anført ovenfor var novartis rivastigmine plaster det eneste anti-alzheimers plaster
på det danske marked fra dets introduktion i 2007-2008 og indtil for nylig.
medicinalprodukterne anvender hovedsageligt fire forskellige farmaceutiske indholds-
stoffer (disse produkter er alle de originale produkter). der foreligger generisk substituti-
on på de fleste af produkterne):
for danmark er disse præparater indeholdende rivastigmine, forhandlet under exelon
varemærket af novartis group,
præparater indeholdende donepezil forhandlet af pfizer under varemærket aricept,
fremlagt som bilag 20 (e side 414),
…
præparater indeholdende galantamine forhandlet af janssen-cilag under varemærket
reminyl, fremlagt som bilag 21(e side 415),
                                              - 13 -
…
og præparater indeholdende memantine forhandlet af lundbeck under varemærket ebi-
xa, fremlagt som bilag 22 (e side 416).
…
langt hovedparten af disse produkter administreres i tabletform eller kapselform, og ind-
til for nylig var novartis den eneste leverandør i danmark af alzheimer medicin i form
af et transdermalt plaster indeholdende forskellige mængder af det aktive stof.
derfor, når der tages hensyn til det relevante marked – demens af alzheimers typen –
adskiller det omtvistede mærke sig markant fra fremtoningen af andre produkter tilgæn-
gelige på markedet.
udenfor det relevante marked har der gennem nogen tid eksisteret plastre i danmark di-
stribueret af 3. parter til brug ved andre neurologiske sygdomme og lidelser som for ek-
sempel parkinson. dette er også korrekt i relation til sygdomme og lidelser udenfor de
neurologiske område.
som bilag 23-24 (e side 417 og 418), har sagsøger fremlagt et bredt udsnit af forskellige
former og designs af transdermale plastre med eller uden deres emballage, som findes på
markedet i danmark og/eller eu for alle typer af sygdomme. neupro plasteret fra ucb
i øverste venstre hjørne anvendes til behandling af parkinson indenfor det neurologiske
område.
…
…
de forskellige designs af de tilgængelige plastre viser klart, at fremtoningen af exelon®
plasteret, det omtvistede varemærke, adskiller sig klart fra de andre. nogle konkurrenter
er interesserede i at designe deres plastre med en anden fremtoning med henblik på at
sikre, at patienten genkender deres plaster, hvilket viser, at fremtoningen af exelon® pla-
steret ikke er nødvendigt eller funktionelt. anvendelse af forskellige plaster-designs kan
også bruges til at øge patientsikkerheden ved at adskille et produkt fra et andet. nogle
konkurrenter, som producerer farmaceutiske præparater til behandling af demens af
alzheimers typen, har besluttet at anvende et design af deres plaster, som ligger meget
nært på exelon® plasterets fremtoning. det er novartis opfattelse, at dette sker for at
drage fordel af den store velkendthed som novartis allerede har opnået for sit exelon®
plaster i danmark.
novartis gør gældende, at det omtvistede produkt er et meget specialiseret produkt, idet
der er tale om et receptpligtigt farmaceutisk præparat til behandling af demens. angivel-
sen af de relevante varer er angivet som følger: ‚farmaceutiske præparater til behandling
af demens af alzheimers type‛, hvilket består i en produktgruppe, som er fuldkommen
forskellige fra plastre. plastre er sandsynligvis mere almindelige i forbindelse med andre
sygdomme men indenfor det relevante marked i.e.
‚farmaceutiske præparater til behandling af demens af alzheimers type‛, er de aldeles
usædvanlige, når man ser bort fra novartis produkt. på den baggrund gøres det gælden-
de, at den relevante persongruppe anser novartis plaster for et kendetegn.
                                               - 14 -
patent- og varemærkestyrelsen har i deres håndtering af ansøgningen vurderet mærket
på grundlag af den brede produktkategori ‚plastre‛, og derfor ligestillet et receptpligtigt
farmaceutisk produkt til behandling af demens med produkter så som nikotin plastre
magnetiske plastre, p-plastre og almindelige plastre til beskyttelse af sår. man kan ikke
tale om, at der eksisterer et marked for plastre – uanset deres anvendelse. det kan således
ikke antages, at en relevant personkreds (hvordan den så ellers defineres) vil anse plastre
for sammenlignelige på tværs af deres anvendelsesområde. ingen af de viste plastre vil
blive brugt til behandling af demens og der er således tale om fuldkommen andre varer,
som ikke kan sammenlignes med de varer, som er omfattet af den omtvistede ansøgning.
derudover bemærkes, at der ikke er fremvist et eneste plaster, som tilnærmelsesvis min-
der om det plaster, der er omfattet af den omtvistede ansøgning.
i forbindelse med håndtering af sagen har patent- og varemærkestyrelsen ikke fremvist
et eneste plaster til behandling af demens. nicotin plastre, magnetiske plastre og plastre
til sårbehandling er alle håndkøbsprodukter, og vil derfor ikke blive solgt side om side
med farmaceutiske præparater til behandling af demens.
i relation til de viste kontraceptive plastre er der tale om et rektangulært plaster, som er
monteret på folie på en helt anerledes måde end det plaster, der fremgår af det omtviste-
de mærke. hverken formålet, den relevante kundekreds eller den visuelle fremtoning af
plasteret kan sammenlignes med det produkt, som er omfattet af den omtvistede ansøg-
ning.
det gøres derfor gældende, at de plastre, som patent- og varemærkestyrelsen har nævnt
ikke er sammenlignelige med det ansøgte mærke og at de derfor ikke kan gives nogen
vægt ved afgørelse af, om det ansøgte mærke besidder det fornødne særpræg
konsekvensen af at det omtvistede mærke er registreret i andre eu lande og udenfor eu
som det fremgår af den fremlagte dokumentation, har det omtvistede varemærke været
registreret i eu og er det fortsat i adskillige medlemslande og i mange lande udenfor eu.
novartis anerkender, at dette ikke i sig selv indebærer, at mærket skal accepteres til regi-
strering i danmark. på den anden side må det forhold, at ordlyden i eu's varemærke
harmoniseringsdirektiv og ef varemærkeforordning er identisk i relation til fastlæggelse
af betingelserne for særpræg og af begge retskomplekser ultimativt fortolkes af ef-
domstolen, som i flere tilfælde har fundet, at bestemmelser i direktivet skal fortolkes på
samme måde som tilsvarende bestemmelser i ef varemærkeforordningen, indebærer, at
det forhold, at det omtvistede varemærke er accepteret til registrering af ohim og af an-
dre medlemslande, anses for en klar indikation af, at varemærket besidder det fornødne
særpræg til registrering og må som et minimum flytte bevisbyrden for, at varemærket ik-
ke besidder det fornødne særpræg over på patentankenævnets side, således at de må be-
vise, at mærket ikke besidder det fornødne særpræg. denne bevisbyrde har patentanke-
nævnet ikke løftet.
teknisk funktion
sagsøgte har i sin duplik tilkendegivet, at sagsøgte ikke har forholdt sig til varemærkelo-
vens § 2, stk. 2, vedrørende spørgsmålet om varemærket er afskåret fra registrering med
henvisning til, at dets fremtoning er et resultat af en teknisk funktion. retten kan således
ikke forholde sig til dette forhold.
                                              - 15 -
skulle retten dog alligevel vælge at forholde sig også til dette forhold i forbindelse med
behandling af nærværende sag, gøres det fra sagsøgers side gældende, at varemærkets
fremtoning ikke kan anses for et resultat af en teknisk funktion ved plastret.
ohim cancellation division har foreløbigt udslettet novartis’ eu- varemærkeregistre-
ring med henvisning til, at mærkets fremtoning var en nødvendig følge af plastrets tekni-
ske funktion. denne afgørelse har sagsøger anket til appeal board. det gøres af sagsøger
gældende, at den visuelle fremtoning af det omtvistede mærke ikke er afhængigt af no-
gen teknisk eller medicinsk funktion ved plasteret. det er for eksempel helt irrelevant fra
et teknisk eller medicinsk synspunkt, om det bageste lag er firkantet, rundt eller ovalt;
selve plasterets relative størrelse kunne desuden være både større eller mindre. den cir-
kulære form af plasterlaget har heller ingen medicinsk eller teknisk begrundelse. især
bemærkes, at formen ikke medfører nogen forbedre klæbeeffekt eller komfort i forhold til
andre plastre på markedet, især som følge af plasterets lille størrelse og det forhold, at de
anbefalede områder til påsætning af plasteret er ryggen, overkroppen eller overarmen,
hvor stor bevægelse ikke forekommer. ellers skulle alle plastre være runde. dette er ikke
tilfældet, idet de fleste plastre er rektangulære eller firkantede med rundede hjørner. sel-
ve plasteret er omkranset af et antal prikker påsat med jævne mellemrum og arrangeret i
en cirkelform. disse prikker er ikke teknisk nødvendige, og deres størrelse og form samt
placering er ikke dikteret af nogen funktionelle eller tekniske forhold.
der henvises i øvrigt til sagsøgers mere uddybende anbringender gengivet i sagsøgers
replik.
…
novartis gør derfor sammenfattende gældende, at det ansøgte mærke besidder det for-
nødne særpræg til at blive registreret for den meget snævre gruppe af varer, som ansøg-
ningen omfatter. novartis har fra 2007/2008 – 2014 været det eneste firma på markedet
med et plaster til den relevante gruppe af forbrugere i danmark, og fremtoningen af pla-
steret selv, som det fremgår af ansøgningen, må anses for særpræget for det relevante
marked, også når man tager fremtoningen af andre plastre anvendt til farmaceutiske
formål – selv uden for det relevante marked - i betragtning.
desuden indikerer det meget store spektrum af plasterformer og –designs indenfor det
farmaceutiske område som helhed, at markedet i høj grad anvender plastres form og de-
sign som kendetegn for at differentiere deres produkter fra produkter hidrørende fra an-
dre konkurrenter.
af denne grund gøres det gældende, at novartis har løftet bevisbyrden for, at fremtonin-
gen af det ansøgte plaster besidder det minimum af særpræg, som er tilstrækkeligt til at
mærket kan fremmes til registrering, primært som følge af selve plasterets fremtoning og
sekundært som følge af den indarbejdelse, der er sket i markedet.
som anført ovenfor har patent- og varemærkestyrelsen ikke fremdraget et eneste plaster
omfattende et farmaceutisk præparat til behandling af demens, som udgør de relevante
varer. nicotin plaster, magnetiske plaster og plastrer til sårbehandling er alle præparater
til behandling af andre helbredsproblemer og sælges desuden ikke sammen med farma-
ceutiske præparater til behandling af demens som exelon® plaster.
                                                    - 16 -
     af denne grund gør novartis desuden gældende, at patent- og varemærkestyrelsen ikke
     har løftet bevisbyrden for, at fremtoningen af det omtvistede plaster ikke besidder det
     fornødne minimum af særpræg til at kunne registreres.‛
for ankenævnet for patenter og varemærker er der i alt væsentligt procederet i overens-
stemmelse med påstandsdokumentet, hvoraf bl.a. fremgår følgende:
     ”anbringender
     til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at der
     ikke er grundlag for at tilsidesætte ankenævnet for patenter og varemærkers kendelse af
     9. april 2014 (bilag 1), hvorved ankenævnet fandt, at det ansøgte varemærke ikke kan re-
     gistreres, idet det savner fornødent særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, jf. § 2, stk.
     1.
     ifølge varemærkelovens § 2, stk. 1, kan et varemærke bestå af alle arter, der er egnet til at
     adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan
     gengives grafisk, navnlig arter som nævnt i bestemmelsens nr. 1-4.
     det følger videre af lovens § 2, stk. 2, at der ikke kan erhverves varemærkeret til tegn,
     som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en
     udformning af varen, som er nødvendiggjort for at opnå et teknisk resultat, eller en ud-
     formning, hvorved varen får en væsentlig værdi.
     af varemærkelovens § 13, stk. 1, følger videre, at et varemærke, for at kunne registreres,
     skal være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. ifølge
     lovens § 13, stk. 3, kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, dog registreres, hvis
     det inden ansøgningens indlevering, som følge af den brug, der er gjort heraf, har fået
     fornødent særpræg.
     det påhviler novartis at godtgøre, at betingelserne for registrering er opfyldt. dette har
     novartis ikke gjort. i den forbindelse skal det fremhæves, at det af novartis fremførte i al
     væsentlighed bygger på samme dokumenter og argumentation, der blev fremført for an-
     kenævnet.
     ankenævnet kan derfor henholde sig til begrundelsen i den indbragte kendelse, idet føl-
     gende dog skal fremhæves:
     det forhold, at et lignende varemærke er beskyttet som eu-varemærke og er beskyttet i
     enkelte andre lande, kan ikke i sig selv føre til, at mærket kan registreres i danmark, idet
     vurderingen af, om varemærkelovens bestemmelser er opfyldt, skal bedømmes ud fra
     markedsforholdene i danmark.
     det bemærkes i øvrigt i den forbindelse, at cancellation division i ohim har truffet af-
     gørelse om at ophæve eu-registreringen. ophævelsen af mærket er dog konkret begrun-
     det med andre forhold, jf. bilag 28 omtalt nedenfor.
                                                - 17 -
for at opfylde det varemærkeretlige krav om særpræg, skal novartis godtgøre, at den re-
levante omsætningskreds i danmark forbinder det ansøgte mærke med netop novartis
og novartis’ virksomhed med behandling af demens af alzheimers-typen. det er ikke til-
strækkeligt at henvise til, at omsætningskredsen er bekendt med, at novartis benytter
plastre til sin medicin til alzheimers patienter, idet en sådan viden ikke i sig selv skaber
den krævede sammenhæng i omsætningskredsens bevidsthed mellem det ansøgte vare-
mærke og novartis og novartis’ virksomhed.
det af novartis anførte om de relevante varer, den relevante personkreds og det relevan-
te marked, udgør i den forbindelse ikke dokumentation herfor.
dette bestrides således som udokumenteret,
-      at novartis i mere end 5 år havde et de facto monopol på det relevante marked,
-      at novartis var velkendte i markedet for produktet og fremtoningen af plasteret
-      at plasteret fremstår tilstrækkeligt distinktivt
-      at de påberåbte undersøgelser fra andre lande dokumenterer, at det ansøgte mær-
       ke (plasteret) tjener til at angive oprindelsen af plasteret, og
-      at den relevante kreds af forbrugere i danmark anser plasteret som en oprindelses-
       angivelse.
herved skal det fremhæves, at det følger af praksis fra eu-domstolen, at et mærke som
det ansøgte skal vurderes efter den praksis, som er udviklet i forbindelse med tredimen-
sionale varemærker, som består i varens udformning, jf. eu-domstolens dom af 4. okto-
ber 2007 i henkel mod ohim, c-144/06 p, eu:c:2007:577, præmis 38.
heraf følger bl.a., at der ved anvendelsen af disse kriterier skal tages hensyn til, at gen-
nemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et
tredimensionalt varemærke, der består af selve varens udseende, som når der er tale om
et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af udseendet af de va-
rer, det betegner. gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprin-
delse af deres form eller emballage uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel, og
det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et sådant tredimensionalt varemærke har
særpræg, end at et ord- eller figurmærke har det, jf. henkel-dommens præmis 36. under
disse omstændigheder er det kun et varemærke, der afviger betydeligt fra normen eller
branchesædvanen og derfor kan opfylde sin grundlæggende oprindelsesfunktion, som
ikke mangler fornødent særpræg.
konkret er der tale om, at det produkt, som det ansøgte mærke angår, i betydelig grad
ligner andre plastre, som anvendes til medicinske formål, og som allerede findes på mar-
kedet. de 15 fordybninger i det folie, der omgiver det runde plaster, og som i det ansøgte
fremstår som 15 ‛prikker‛, vil efter ankenævnets opfattelse hverken i sig selv eller i den
viste helhed, blive opfattet som kendetegnsbærende elementer. det ansøgte mærke sav-
ner således særpræg.
                                                    - 18 -
      de fremlagte oplysninger dokumenterer heller ikke, at novartis har indarbejdet vare-
      mærket i danmark på en sådan måde, at omsætningskredsen her i landet forbinder det
      ansøgte mærke med netop novartis og novartis’ virksomhed.
      endelig bemærkes, at da det ansøgte mærke savner fornødent særpræg, har ankenævnet
      ikke fundet anledning til at forholde sig til, om reglen i varemærkelovens § 2, stk. 2, er til
      hinder for registrering.
      såfremt retten måtte finde, at det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, må sagen i
      givet fald hjemvises med henblik på en vurdering af, om varemærkelovens § 2, stk. 2, er
      til hinder for registrering.
      novartis’ bemærkninger om fortolkningen af § 2, stk. 2, er derfor ikke relevante for sa-
      gen.
      på nuværende tidspunkt henvises ex tuto til, at cancellation division i ohim i afgørel-
      sen fremlagt som bilag 28 har fundet, at der foreligger en absolut registreringshindring,
      jf. varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra e, nr. ii (korresponderende til varemær-
      kelovens § 2, stk. 2).‛
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
det omtvistede mærke er et rundt plaster med 15 fordybninger i foliepakningen rundt om
plasteret. det benyttes til det medicinske produkt exelon ®, som er et transdermalt plaster
indeholdende aktivstoffet rivastigmine til brug for behandling af patienter med demens af
alzheimers-typen. produktet er aktuelt beskyttet af patenter.
patent- og varemærkestyrelsen har ved afgørelse af 10. juli 2013 afslået novartis’ ansøgning
om registrering af et billede af plasteret som et figurmærke for klasse 05: farmaceutiske
præparater til behandling af demens af alzheimers-typen. afslaget var begrundet med, at
mærket ikke har fornødent særpræg.
ankenævnet for patenter og varemærker har ved kendelse af 9. april 2014 stadfæstet denne
afgørelse og tilsluttede sig herved begrundelsen om, at mærket ikke har fornødent særpræg.
ankenævnet har videre anført, at de af novartis fremlagte oplysninger ikke dokumenterer,
at varemærket er indarbejdet i danmark på en sådan måde, at omsætningskredsen her i lan-
det forbinder det ansøgte mærke med netop klager og klagers virksomhed. afslutningsvis
anføres det, at ankenævnet ikke har fundet anledning til at forholde sig til reglen i varemær-
kelovens § 2, stk. 2.
                                                - 19 -
novartis har til brug for sagen i sø- og handelsretten gjort de samme synspunkter gældende
som for ankenævnet og har fremlagt den samme dokumentation samt en række yderligere
dokumenter, navnlig i form af markedsundersøgelser i tyskland og polen. endvidere har
landechefen for novartis i danmark, peter drøidal, afgivet forklaring i retten vedrørende
markedsforholdene i danmark.
retten er enig i, at det ansøgte figurmærke savner særpræg og i styrelsens og ankenævnets
begrundelser herfor.
de yderligere oplysninger, der er fremkommet i retten, kan ikke føre til et andet resultat.
retten finder således, at runde plastre kan betegnes som en grundform inden for lægemidler,
og er enig i, at der allerede findes en række runde plaster til medicinske formål på markedet.
retten er også enig i, at de 15 ‛prikker‛ eller fordybninger i foliet rundt om plasteret ikke i
sig selv er tilstrækkelige til at kunne udgøre kendetegnsbærende elementer.
vedrørende spørgsmålet om varemærket er indarbejdet, bemærker retten, at der ved denne
vurdering ikke kun skal tages hensyn til kendskabet hos speciallæger, der udskriver recept
på exelon plastrene, men at det relevante marked skal defineres ud fra kundegruppen med
den laveste opmærksomhed. i forhold til exelon omfatter det alle de såkaldte ’care givers’,
der til daglig håndterer plastrene, dvs. sygeplejersker, plejehjemsassistenter, hjemmeplejere
og andet sundhedspersonale samt pårørende til patienter, der fortsat bor hjemme. de frem-
lagte markedsundersøgelser omfatter ikke alle disse kundegrupper og angår i øvrigt slet ikke
danmark. undersøgelserne kan derfor ikke tillægges nogen særlig vægt, og forklaringen fra
peter drøidal kan ikke i sig selv udgøre tilstrækkeligt bevis for indarbejdelse i danmark.
retten bemærker herudover, at plastrene er emballeret i traditionelle æsker af pap/karton til
brug for medicin, så kunderne kan ikke se plastrene og deres form ud fra emballagen.
                                               - 20 -
som følge heraf er der ikke grundlag for at tillade registrering af det ansøgte figurmærke,
hvorfor ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
efter sagens udfald skal novartis ag betale sagsomkostninger til ankenævnet for patenter
og varemærker. beløbet, der alene skal omfatte dækning af advokatudgifter, fastsættes efter
sagens værdi, omfang og forløb til 30.000 kr.
                                    thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
novartis ag skal inden 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for
patenter og varemærker. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
karin verland                    lotte wetterling                     flemming b. lindeløv
                                            (sign.)
                                        ___ ___ ___
                              udskriftens rigtighed bekræftes
                                sø- og handelsretten, den
