- iiw
                                          udskrift
                                               af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                             dom
afsagt den 12. januar 2018
v-56-15
                                     philip morris brands sàrl
                                     ” philip morris”
                                     (advokat lars gamborg segato)
                                     mod
                                     ankenævnet for patenter og varemærker
                                     (advokat jacob pinborg)
sagens baggrund og parternes påstande
sagen drejer sig om indsigelser fra philip morris imod, at ankenævnet for patenter og va-
remærker har stadfæstet patent- og varemærkestyrelsens afgørelse, hvorefter fem ældre ret-
tigheder til figurmærker (kaldet rooftop) for varer i klasse 34 (tobaksvarer mv.) ikke var til
hinder for registrering af et yngre figurmærke (super roll) for samme varer.
                                               -2-
philip morris har nedlagt påstand om, at ankenævnet for patenter og varemærker skal slette
varemærket vr 2011 02954 super roll <figurmærke> fra varemærkeregistret.
over for ankenævnet for patenter og varemærkers subsidiære påstand har philip morris
nedlagt påstand om frifindelse.
ankenævnet for patenter og varemærker har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært
hjemvisning.
oplysningerne i sagen
scandinavian tobacco group assens a/s indleverede den 28. juni 2011 en ansøgning til
patent- og varemærkestyrelsen om registrering af figurmærket super roll:
varemærket blev registreret den 29. november 2011 og efterfølgende publiceret i dansk va-
remærketidende samme dag som vr 2011 02954. varemærket omfattede klasse 34: tobak og
forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer og cigaretter, artikler
for rygere, herunder piber, tændstikker.
den 15. februar 2012 gjorde philip morris indsigelse mod gyldigheden af registreringen af
mærket med henvisning til, at der er risiko for forveksling med en række af philip morris´
ældre registrerede varemærker (kaldet rooftop), jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og til
at disse varemærker er velkendte i danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til vare-
                                                -3-
mærkelovens § 15, stk. 3 og stk. 4. scandinavian tobacco group assens a/s og philip morris
afgav efterfølgende hver især en række indlæg til patent- og varemærkestyrelsen, og philip
morris fastholdt i den forbindelse sine synspunkter særligt for så vidt angår rooftop mærket
(ctm 004179801):
patent- og varemærkestyrelsen traf herefter afgørelse den 4. marts 2014. styrelsen tog ikke
indsigelsen til følge og opretholdt registrering af varemærket super roll i sin helhed.
ved brev af 2. maj 2014 indbragte philip morris patent- og varemærkestyrelsens afgørelse
for ankenævnet for patenter og varemærker.
den 23. marts 2015 traf ankenævnet for patenter og varemærker afgørelse i sagen og stad-
fæstede herved patent- og varemærkestyrelsens afgørelse. af afgørelsen fremgår følgende:
      ”… ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anled-
      ning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.
      ankenævnet udtaler:
      ankenævnet kan tilslutte sig patent- og varemærkestyrelsens vurdering af og
      begrundelse for, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de af klager
      påberåbte figurmærkeregistreringer og indklagedes mærke efter varemærkelo-
      vens § 15, stk. 1, nr. 2.
      for så vidt angår varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, finder denne bestemmelse
      kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs., at de af klager påbe-
      råbte mærker skal være velkendte, og at brugen af indklagedes mærke ville med-
      føre en utilbørlig udnyttelse af de ældre ef-varemærkers særpræg eller renom-
      mé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. det er efter an-
      kenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kun-
      ne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på klagers ef-varemærker, at de
                                            -4-
påberåbte mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, jf.
eu-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag c-487/07, l’oreal v. bellure.
ankenævnet er enig med styrelsen i, at de i indsigelsessagen fremlagte oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige til at dokumentere, at klagers figurmærker er velkendte
i danmark, og da klager ikke har fremlagt nye oplysninger i sagen af betydning
for denne vurdering, tiltræder ankenævnet tillige styrelsens afgørelse på dette
punkt.
herefter bestemmes:
den påklagede afgørelse stadfæstes.
sagens baggrund:
den 28. juni 2011 indleverede scandinavian tobacco group a/s en ansøgning om
registrering af varemærket super roll <fig> for:
klasse 34: tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibeto-
bak, cigarer og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker.
varemærket blev registreret den 29. [november] 2011 og efterfølgende publiceret
i dansk varemærketidende samme dag.
fra patent- og varemærkestyrelsens indsigelsessag citeres følgende:
”… den 15. februar 2012 gjorde gorrissen federspiel indsigelse på vegne af phi-
lip morris brands sàrl, schweiz, mod gyldigheden af det registrerede mærke
super roll. indsiger henviste til varemærkelovens § 23. indsiger påstod, at der
er risiko for forveksling med indsigers tidligere euvaremærker i form af registre-
ringerne ctm001701499 <fig>, ctm004179801 <fig> og designeringen af eu i de
internationale registreringer ir1035387 <fig> og ir1035388 <fig>, jf. varemærke-
lovens § 15, stk. 2, nr. 1. indsiger påstod herudover, at dennes varemærker er
velkendt i danmark og derfor nyder beskyttelse i henhold til varemærkelovens §
15, stk. 3 og stk. 4. indsiger begrundede i brev af 26. juni 2012 yderligere indsigel-
sen. indsiger anførte, at der er synsmæssig lighed, idet indehavers mærke består
af en spejling af indsigers geometriske figur. indsiger henviste bl.a. også til, at
ordene super roll i indehavers mærke er uden særpræg for ”rulletobak”, og
der derfor ikke kan lægges vægt på dette element. der er således lighed mellem
                                           -5-
mærkerne, og mærkerne er registreret for identiske eller lignende varer. for så
vidt angår velkendtheden forbeholder indsiger sig ret til at indsende dokumenta-
tion på et senere tidspunkt. indsiger indsendte med brev fra den 20. september
2012 materiale til bevis for velkendtheden af indsigers figurmærke. materialet
består bl.a. af omtale, brand-ranglister og tidligere praksis fra ohim.
indehaver imødegik i brev af 17. december 2012 indsigelsen. indehaver bestred
for det første, at mærkerne er forvekslelige. indehaver anførte, at der ikke er vi-
suel lighed mellem mærkerne, idet indehavers mærke består af en banal geome-
trisk figur, og uanset at denne er delvist spejlet i indehavers mærke, indeholder
indehavers mærke to andre distinktive elementer, som er dominerende. indeha-
ver henviste bl.a. til praksis vedrørende ligheden mellem geometriske figurer fra
ankenævnet for patenter og varemærker, vr 1997 04784. indehaver bestred for
det andet, at indsigers mærke er velkendt. indehaver bestred ikke, at marlbo-
ro er velkendt, men den indsendte dokumentation beviser ikke, at det påberåbte
figurmærke er velkendt. indehaver henviste til afgørelser fra ohim og ukipo
vedrørende velkendtheden af marlboro: opposition no b 461 667 og opposi-
tion in the matter of application no 2364231.
indsiger fastholdt i brev af 8. april 2013, at der er risiko for forveksling, særlig
med indsigers mærke ctm004179801, og at dette mærke, benævnt rooftop-
logoet, er velkendt, og at indehavers mærke udgør en krænkelse heraf i henhold
til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. indsiger argumenterede for, at en udvidet
beskyttelse må føre til risiko for forveksling og henviste til, at indsigers mærke
har været benyttet i næsten 60 år. til støtte for ligheden mellem mærkerne anfør-
te indsiger, at logoet er det mest dominerende element i det angrebne mærke, at
figuren ikke er banal, men at forbrugeren vil hæfte sig ved figuren, som er iden-
tisk med indsigers. indsiger henviste til dommen i sagen t-376/09 vedrørende
velkendte figurer og ohim’s praksis. indsiger tilføjede, at elementet super
roll har et ringe særpræg, hvis noget, og derfor ikke kan tillægges afgørende
betydning. indsiger bestred herefter, at de afgørelser indehaver henviste til er
analoge med denne sag, allerede fordi indsigers ctm004179801 ikke udgør
grundlaget i sagerne. indsiger tilbageviste den fremlagte sag fra ankenævnet,
idet farver og format var udslagsgivende i afgørelsen, og at der er tale om en me-
get gammel afgørelse. indsiger henviste til, at det er det fremlagte bevismateriale
i denne sag, som sagen skal vurderes på, og at ohim ikke tog alt materiale med i
deres betragtning. i sagen fra ukipo indgik farverne i vurderingen og indsigel-
sesgrundlaget var herudover to hele cigaretpakker. indsiger henviste herefter til
en lignende sag fra tysklands højesteret vedrørende forvekslelighed mellem ind-
sigers mærke og et figurmærke fra scandinavian tobacco group samt en række
sager fra ohim. indsiger fastholdt, at det indsendte materiale beviser, at indsi-
gers figurmærke ctm004179801 er velkendt og at der ikke kan sondres mellem
velkendtheden af marlboro og rooftop-logoet, som har været anvendt
sammen. indsiger fremlagde herefter undersøgelser i italien, tyskland og polen,
som viser figurens velkendthed. indsiger anførte, at velkendthed i én medlems-
                                                -6-
stat er nok til at statuere velkendthed i hele eu, jf. c-301/07 pago. indsiger hen-
viste også til en række indsigelsessager fra ohim hvor velkendte figurmærker
udgør grundlaget.
indehaver fastholdt i brev af 15. oktober 2013 sine anbringender. indehaver be-
stred, at der kan drages paralleller til de af indsiger fremdragne sager, og at en
afgørelse fra den tyske bundesgericht ikke er relevant. indsiger bestred også fort-
sat velkendtheden af indsigers mærke og påpegede, at det er velkendtheden i
danmark som er afgørende. indehaver henviste yderligere til indsigelsessagen b
002032012 fra ohim vedrørende de samme mærker…”
med brev af 4. marts 2014 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse i sagen
og opretholdt registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:
”… 2. lovgrundlaget
i varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registre-
res, hvis
                "2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en for-
                bindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med
                eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af
                samme eller lignende art."
ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 er et varemærke også udelukket fra re-
gistrering, hvis
                ”det er identisk med eller ligner et ældre ef-varemærke, jf. stk. 2, og det
                søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for
                hvilke det ældre ef-varemærke er registreret, når det ældre ef-varemærke
                er velkendt i den europæiske union, og brugen af det yngre varemærke
                vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre ef-varemærkes særpræg
                eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renom-
                mé,”
3.        vurdering og konklusion
vurdering af velkendtheden af indsigers mærke
indsiger har påberåbt velkendthed af det såkaldte rooftop-logo, ctm004179801.
indsiger har indsendt følgende materiale til støtte for sin påstand:
6.  artiklen ”the marlboro story” the new yorker, 2000
7.  indsigelsesafgørelse b1312653
8.  indsigelsesafgørelse b1678468
9.  interbrand ranking top 100 brands
                                            -7-
10. brandz top 100 most powerful brands rangliste
11. oversigt over markedsandele i danmark, 2009-2012
12. artiklen “google er verdens bedste brand” jyllandsposten, 2007
13. artiklen ”carlsberg vil sælge tøj” jyllandsposten, 2007
14. artiklen ”god markedsføring stinker og larmer” berlingske tidende, 2008
15. artiklen ”verdens bedste brands” berlingske nyhedsmagasin, 2011
16. markedsføringsmateriale, 2008-2012
18. markedsundersøgelse i italien, tyskland og polen, 2010
ad 6, 12, 13, 14, 15
de indsendte artikler omtaler brandet marlboro. pakkens logo er ikke særskilt
omtalt, og materialet må ses som baggrundsmateriale for brandet marlboros
overordnede velkendthed.
ad 9, 10
disse bilag angiver marlboro-brandets position som velkendt mærke. der er ude-
lukkende tale om lister, hvor marlboro nævnes, og materialet er dermed ikke
i sig selv egnet til at bevise logoets velkendthed.
ad 11, 16
bilag 11 angiver indsigers markedsandel for tobaksprodukter i danmark, og bi-
lag 15 viser hvordan marlboro markedsfører cigaretter. dette viser, at logoet har
været brugt over for målgruppen, men er utilstrækkeligt uden støtte fra andet
materiale.
ad 7, 8
indsigelsesafgørelserne fra ohim vedrører velkendtheden af ordet marlboro,
og er dermed ikke relevante for velkendtheden af logoet.
ad 18
materialet består af en markedsundersøgelse blandt omsætningskredsen i italien,
tyskland og polen. materialet er dermed ikke egnet til at bevise at mærket er
velkendt i den relevante omsætningskreds, som udgøres af den danske alminde-
ligt oplyste rimeligt velunderrettede forbruger.
samlet set er det styrelsens vurdering, at materialet ikke løfter bevisbyrden for, at
indsigers logo kan anses for at være velkendt i danmark. de relevante dele af
materialet vedrører primært velkendtheden af marlboro. herudover ses der
ikke relevant materiale som støtter, at logoet særskilt har opnået velkendthed.
indsiger har argumenteret, at velkendtheden af eu-mærket er tilstrækkelig be-
vist, hvis det dokumenteres, at mærket er velkendt i en enkelt medlemsstat i
henhold til eu-domstolens afgørelse i c-307/01 pago. styrelsen kan hertil be-
mærke, at styrelsen og ankenævnet for patenter og varemærker i sagen vr 2007
01096 har taget stilling til vurderingen af velkendtheden af et euvaremærke i ly-
set af pago-sagen. styrelsen udtalte følgende i sit indlæg til ankenævnet:
                                             -8-
”klager har i brev af den 26. april 2011 på ny henvist til eu-domstolens afgørelse i pago-
sagen, ligesom klager henviser til den for eu-varemærket gældende ”enhedskarakter”.
klager anfører i den forbindelse, at ”enhedskarakteren” indebærer, at når et ef-
varemærke nyder en udvidet beskyttelse i ét medlemsland, skal en tilsvarende beskyttelse
også gælde i de øvrige medlemslande.
styrelsen skal fastholde, at den for ef-varemærket gældende ”enhedskarakter” ikke har en
sådan virkning.
styrelsen skal i den forbindelse supplerende bemærke, at både vurderingen af, om der er
en risiko for forveksling, og om der kan ske en utilbørlig udnyttelse af eller skade på et
velkendt varemærkes særpræg eller renommé, skal foretages i forhold til den relevante
omsætningskreds. eftersom der er tale om en indsigelse mod en dansk varemærkeregistre-
ring, er den relevante omsætningskreds nødvendigvis omsætningskredsen i danmark.
det er således uden betydning om en eventuel engelsk, italiensk eller spansk omsætnings-
kreds opfatter mærket sky som et velkendt varemærke, når det skal vurderes, om en
dansk omsætningskreds vil associere mærkerne sky og skyline med hinanden. det er
derfor afgørende for anvendelsen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, at det dokumen-
teres, at varemærket sky er velkendt i danmark.”
ankenævnet udtalte i sin kendelse:
”ankenævnet bemærker dog, at det, såfremt indsigers mærker måtte anses for velkendte,
ville følge af eu-domstolens dom af 6.10.2009 i sag c-301/07, pago, at indsiger dermed
kunne påberåbe sig beskyttelse efter bestemmelsen i vml § 15, stk. 3, nr. 1. denne be-
stemmelse finder dog kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs. at bru-
gen af indehavers mærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af et ældre ef-varemærkes
særpræg eller renommé eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. det
er efter ankenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil
kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på indsigers efvaremærker, at indsigers
mærke tillige er velkendt i den relevante omsætningskreds her i landet, jf. eu-domstolens
dom af 18. juni 2009 i sag c-487/07, l´oreal v. bellure. da indsiger ikke har godtgjort,
at deres mærker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet, findes brugen
af det ansøgte mærke ikke at kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre ef-
varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé efter vare-
mærkelovens § 15, stk.3, nr. 1.”
det skal bemærkes, at sagen er indbragt for sø- og handelsretten
det er styrelsens opfattelse, at markedsundersøgelsen ikke udgør bevis for vel-
kendthed af mærket i danmark, således at det nyder beskyttelse efter varemær-
kelovens § 15, stk. 3, nr. 1. det kan ikke udelukkes, at mærket er velkendt i andre
eu-lande, fx tyskland, og at mærket således kan være et velkendt eu-varemær-
ke, men da indsigers mærke ikke er bevist velkendt i danmark, vil denne eventu-
elle velkendthed ikke føre til, at der i den danske omsætningskreds vil skabes en
                                           -9-
sammenhæng, hvilket udgør en af forudsætningerne for at brugen af det yngre
mærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse.
vurdering af forvekslelighed
indsigers mærker:
                     (ctm001701499)             (ctm004179801)
                     (ir1035387)                               (ir1035388)
ctm001701499 er registreret i klasse 34 for:
tobacco products, including cigarettes; smokers' articles; matches and lighters,
not of precious metal.
de øvrige mærker er registreret i klasse 34 for:
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for rolling your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco,
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smok-
ers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, light-
ers; matches.
indehavers mærke
                                                - 10 -
registreret i klasse 34 for:
tobak og forarbejdede tobaksprodukter, herunder røgtobak, pibetobak, cigarer
og cigaretter, artikler for rygere, herunder piber, tændstikker.
det er ubestridt, at der foreligger varesammenfald i relation til alle varer omfattet
af indehavers registrering.
indsigers mærke ctm004179801 er det mærke, som udviser størst lighed med
indehavers mærke. dette mærke består af en sort rektangel, hvori en hvid trekant
gør indhak i nederste halvdel.
indehavers mærke består af ordelementet super roll placeret centreret på to
linjer i sorte store bogstaver. under ordelementet er placeret en sort og hvid figur
bestående af en sort geometrisk figur med en stejlende bevinget hest i sort hvid
kontur med et skjold placeret i højre side. baggrundsfiguren er rektangulær med
et hvidt trekantet indhak i den øverste del.
ordelementet super roll er svagt i relation til visse af varerne i klasse 34.
ved en sammenligning af mærker med henblik på at vurdere om der foreligger
en risiko til forveksling, skal der foretages en helhedsbedømmelse af mærkerne,
jf. præmisserne i sagen c-251/95, sabel-dommen:
”23 denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle,
lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne,
idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. det
fremgår således af ordlyden af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b ), hvorefter ”... der i of-
fentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling”, at det spiller en afgørende rolle i hel-
hedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den på-
gældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne. gennemsnitsforbruge-
ren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskel-
lige detaljer.
24 det bemærkes herved, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre vare-
mærkes distinktivitet er. det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der
skyldes, at to varemærker anvender billeder hvis meningsindhold er det samme kan skabe
risiko for forveksling i et tilfælde hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet,
enten i sig selv eller for det er kendt i offentligheden.
25 under omstændigheder som dem der foreligger i hovedsagen, hvor det ældre varemær-
ke ikke er særlig kendt og består af et billede, der ikke udviser nogen særlig fantasi, er den
blotte begrebsmæssige lighed mellem mærkerne ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for
forveksling.”
                                         - 11 -
indsigers mærke består af en forholdsvis simpel geometrisk sort figur, som ikke
besidder en meget høj grad af selvstændigt særpræg, netop fordi der er tale om
en simpel figur.
indehavers mærke indeholder samme figur i spejlvendt udgave. i indehavers
mærke er denne figur ikke det mest fremtrædende element, da den danner en
baggrund for det, som opfattes som den dominerede del af mærket, nemlig
hesten og skjoldet.
der er således en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne, men det er styrelsens
vurdering, at denne lighed er begrænset og ikke tilstrækkelig stor til, at der er ri-
siko for forveksling af mærkerne. vi har særligt lagt vægt på den lave grad af dis-
tinktivitet af indsigers mærke og mærkernes forskellige helhedsindtryk.
vi kan i den forbindelse henvise til følgende lignende sager fra styrelsens praksis:
an 2010 00026/vr 2009 02138
                                    lignede ikke
vi lagde i sagen særlig vægt på de geometriske figurers svage særpræg og mær-
kernes forskellige helhedsindtryk. afgørelsen er stadfæstet af ankenævnet.
parterne har i vidt omfang henvist til tidligere praksis for så vidt angår forveks-
lingsvurderingen, fortrinsvis indsigelsesafgørelser fra ohim, og vi har overvejet
og medtaget de relevante henvisninger til praksis i vores vurdering. vi skal dertil
særligt bemærke, at ohim’s indsigelsesenhed i opposition no. b002032012, som
angår de samme mærker, også finder, at mærkerne ikke er forvekslelige, heller
ikke uanset om indsigers mærke måtte være velkendt.
da indsigers øvrige mærker udviser mindre lighed med indehavers mærker, er
det ligeledes vores vurdering, at der ikke er risiko for forveksling med disse
mærker.
konklusion
det er vores vurdering, at indsiger ikke har bevist, at indsigers mærke
ctm004179801 er velkendt i danmark, og der er således ikke grundlag for at ta-
ge påstanden om, at brugen af indehavers mærke vil medføre en utilbørlig ud-
nyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé til følge, da der i den dan-
ske omsætningskreds ikke vil skabes en sammenhæng mellem mærkerne.
der er også vores vurdering, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til,
at der er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en for-
                                            - 12 -
bindelse mellem mærkerne, uanset at der er sammenfald af varer i klasse 34. vi
har særligt lagt vægt på logoets svage særpræg og mærkernes forskellige hel-
hedsindtryk.
vi tager således ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig.
vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1…”
denne afgørelse blev med brev af 2. maj 2014 fra gorrissen federspiel på vegne
klager, philip morris brands sàrl indbragt for ankenævnet for patenter og va-
remærker med følgende:
”… påstand:
patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 4. marts 2014 (bilag 1), omgøres, så-
ledes at varemærkeregistrering vr 2011 02954 super roll ophæves i sin hel-
hed.
anbringender:
til støtte for den nedlagte påstand gøres overordnet gældende at det foreløbigt
registrerede varemærke vr 2011 02954 super roll (figur) er registreret i strid
med varemærkelovens §§ 15 stk. 1 nr. 2, 15 stk. 3 nr. 1 og 15 stk. 4 nr. 1 og der
henvises i det hele til vores brev af 14. februar 2012 (bilag 2), indlæg af 26. juni
2012 (bilag 3), indlæg af 20. september 2012 (bilag 4) samt indlæg af 8. april 2013
(bilag 5), idet de heri anførte anbringender samt de fremlagte beviser i det hele
fastholdes også i forbindelse med behandlingen for ankenævnet.
indledende bemærkninger:
efter vores opfattelse er patent og varemærkestyrelsens konkrete vurdering i re-
lation til varemærkelovens § 15 stk. 1 nr. 2 af om varemærkerne er forvekslelige
forkert. styrelsen tillægger ikke den omstændighed at indsigeres mærke er fuld-
stændig indeholdt i det angrebne mærke sammenholdt med den langvarige brug
af mærket, herunder i danmark samt det faktum, at der er tale om anvendelse for
identiske varer, den fornødne betydning i sin helhedsvurdering. vi mener, at en
helhedsvurdering, således som foretaget af den tyske højesteret i sagen mellem
rooftop-logoet og varemærket cabinet mild, jfr. nedenfor, bør føre til at
der anerkendes, at være en risiko for forveksling med den følge at varemærket
afvises fra registrering efter § 15 stk. 1 nr. 2.
vi er endvidere uenige med styrelsen i, at det ikke på baggrund af beviserne, og
hvad der i øvrigt er almindelig kendt i relation til det omhandlede varemærke,
hvorpå indsigelsen støttes, kan lægges til grund at de/det påberåbte rooftop-
logo er velkendt i danmark.
herudover mener vi, at den fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1,
som foretages i relation til spørgsmålet om retsvirkningerne af at indsigelsen er
                                           - 13 -
baseret blandt andet på et velkendt euvaremærke er forkert. selvom det således
ikke kan anerkendes at eu-varemærket er velkendt i danmark (hvad vi mener
beviserne viser) vil en korrekt retsanvendelse, som følge af eu-varemærkets en-
hedskarakter, føre til at vr 2011 02954 ikke anerkendes til endelig registrering og
at den nedlagte indsigelse tages til følge. det synes at blive anerkendt at det er
dokumenteret at rooftopvaremærket er velkendt i andre eu-medlemslande
og vi mener at dette utvivlsomt kan lægges til grund.
det er i den forbindelse notorisk, at brug af indsigers velkendte eu-varemærke
vil være en utilbørlig udnyttelse at det velkendte varemærkes særpræg eller re-
nommé og retsordenen beskytter gennem varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1 en
indehaver af et velkendt varemærke mod sådan udnyttelse. efter vores opfattelse
har scandinavian tobacco group assens med fuldt kendskab til indsigers vel-
kendte varemærke netop valgt et varemærke, der, fordi det inkorporerer indsi-
gers velkendte varemærke, giver dem en uretmæssig fordel i den relevante om-
sætningskreds i danmark (lukrerer på den goodwill, der gennem mere end 60 år
er oparbejdet i det velkendte varemærke og som indsiger nødvendigvis må vær-
ne).
supplerende bemærkninger
1     forvekslelighed ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
      ved vurderingen af om 2 varemærker er forvekslelige skal der foretages en
      helhedsvurdering af samtlige relevante omstændigheder. af særlig betyd-
      ning er om der foreligger mærkelighed, og om der foreligger vare-lighed.
1.1   vareartslighed ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
      indsigelsen er baseret på vores klients danske varemærkeregistrering vr
      1976 02529 <fig>, eu-varemærkeregistreringer ctm 001701499 <fig> og
      ctm 004179801 <fig> og madrid protokol-varemærkeregistreringer med
      designering af eu mp 1 035 387 <fig> og mp 1 035 388 <fig>. alle registreret
      for varer i klasse 34. der henvises i det hele til de under indsigelsessagen
      fremlagte bilag 1-5 ved brev af 14. februar 2012 (bilag 2 med tilhørende bi-
      lag).
      under henvisning til vores tidligere indlæg af 26. juni 2012 (bilag 3), er det
      notorisk, at der her foreligger vare-lighed, idet det ansøgte og foreløbigt re-
      gistrerede varemærke vr 2011 02954, er ansøgt for identiske varer i klasse
      34.
      det fremgår endvidere af patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 4.
      marts 2014, at det er ubestridt, at der foreligger varesammenfald i relation
      til alle varer omfattet af klagers registrering.
      det skal her særligt holdes i erindring, at der hurtigere statueres mærke-
      lighed når der er tale om identiske varer.
                                        - 14 -
1.2 mærkelighed ad varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
    ved vurdering af mærkelighed, skal der ske en sammenligning af mærker-
    ne i deres helhed. således skal der ikke fokuseres på detaljerne i et mærke,
    men altså på mærket som helhed – og gennemsnitsforbrugerens opfattelse
    heraf. dette fremgår blandt andet af domstolens afgørelse i c-251/95 sabel.
    patent- og varemærkestyrelsen har ved deres afgørelse af 4. marts 2014
    vurderet, at vores klients mærke består af en forholdsvis simpel geometrisk
    figur, som ikke er den mest fremtrædende eller dominerende i ansøgers
    mærke.
    det bestrides, at vores klients roooftop-logo kan beskrives som ”sim-
    pelt”. i øvrigt vil det ikke være det afgørende for, om to mærker ligner hin-
    anden (foreligger der mærke-lighed), idet dette vil være, om vores klients
    varemærke genkendes i det ansøgte varemærke og her indgår som et selv-
    stændigt og let genkendeligt mærkeelement. i modsat fald kunne man tage
    et hvilket som helst ”verdensmærke” og blot tilføje andre mærkeelementer
    med større eller mindre grad af særpræg og så hævde, som her, at der ikke
    foreligger mærke-lighed (og forvekslelighed) henset til de øvrige mærke-
    elementer.
    vi bestrider endvidere patent- og varemærkestyrelsens vurdering af, at
    klagers mærke/figur ikke er det mest fremtrædende element i ansøgers
    mærke. efter vores opfattelse er rooftop-logoet, alene på grund af sin
    størrelse, det klart mest dominerende mærkeelement i ansøgers varemær-
    ke. ansøger genbruger en identisk og fuldstændig ens dimensioneret geo-
    metrisk figur. det bemærkes, at vinklen i den trekant, der dannes i midten,
    tilmed måler det samme (105). dette er naturligvis ikke tilfældigt.
    den gennemsnitlige forbruger har sjældent mulighed for at foretage en di-
    rekte sammenligning af mærkerne og erindrer ikke alle detaljer ved mær-
    kerne men alene det mest distinktive og dominerende ved de enkelte mær-
    ker. størrelsen af den geometriske figur i det anfægtede varemærke og det
    faktum, at en gennemsnitlig forbruger aflæser mærket fra venstre til højre
    er af afgørende betydning. det skal endvidere bemærkes, at den visuelle
    identitet er endnu mere slående på grund af det foreløbigt registrerede
    mærkes dominerende og kontrastfulde anvendelse af farven i blokken. he-
    ste-elementet vil derfor være af væsentlig mindre betydning end den geo-
    metriske figur når en gennemsnitlig forbruger ser mærket.
    under henvisning til vores brev af 14. februar 2012 (bilag 2), indlæg af 26.
    juni 2012 (bilag 3) og indlæg af 8. april 2013 (bilag 5) fastholdes det, at der
    består en meget høj grad af visuel lighed mellem ansøgers foreløbigt regi-
    strerede varemærke og vores klients ældre rooftop-logo.
                                         - 15 -
1.3 forvekslelighed
    patent- og varemærkestyrelsen har ved sin afgørelse af 4. marts 2014 vur-
    deret, at der er en vis synsmæssig lighed mellem mærkerne, men at denne
    lighed er begrænset og ikke tilstrækkelig stor til, at der er risiko for forveks-
    ling af mærkerne.
    vi bestrider, at ligheden mellem mærkerne ikke er tilstrækkelig stor til, at
    der er risiko for forveksling. det skal her særligt tages i betragtning, at der
    er tale om identiske varer, hvorfor der stilles lempeligere krav til mærke-
    lighed, jf. domstolens afgørelse i c-39/97 canon/cannon.
    i betragtning af, at der foreligger varekollision samt høj grad af mærkelig-
    hed, vil der være en risiko for forveksling mellem det ansøgte figurmærke
    og vores klients bestående rettigheder. der vil være en risiko for, at den
    gennemsnitlige forbruger får indtryk af, at ansøgers mærke er en ny variant
    eller et nyt mærke tilhørende klager og ikke to forskellige mærker fra to
    forskellige producenter.
    i denne forbindelse vil vi henlede ankenævnets opmærksomhed på den
    tyske bundesgerichtshofs afgørelse af 5. april 2001 (bilag 5 med tilhørende
    bilag), altså en højesteretsafgørelse. afgørelsen angik klagers rene
    rooftop-logo, ”marlboro-dach”, her i rødt og hvidt, over for et figur-
    mærke lignende scandinavian tobacco groups, ”cabinet mild”, hvor
    roof top-logoet var spejlvendt, også rødt på hvidt, påført forskellig
    skrift og et logo:
       det registrerede varemærke              det ansøgte varemærke
    den tyske højesteret fastslog, at indpakningen for cigaretmærket ”cabi-
    net mild” indeholdt rooftop-logoet, selvom det var spejlvendt, fordi
    forbrugerne benytter sig af selve logoerne til at adskille cigaretmærker.
    landsretten havde vurderet, at der på trods heraf ikke forelå forvekslelig-
    hed imellem varemærkerne. den tyske højesteret var imidlertid uenig og
    fandt, at der netop kunne være en risiko for forveksling på grund af
    rooftop-logoets dominerende karakter. i den sammenhængbemærkes at
    den tyske varemærkelov, ligesom den danske, implementerer ef-
    varemærkedirektivet og at grundlaget for den tyske højesterets afgørelse
    svarer til den danske varemærkelovs § 15. vi gør gældende at varemærke-
    lovens § 15, stk. 1 nr. 2 af patent ankenævnet må fortolkes således som sket
    af den tyske højesteret.
                                      - 16 -
  i øvrigt henviser vi til vores brev af 14. februar 2012 (bilag 2), indlæg af 26.
  juni 2012 (bilag 3) og indlæg af 8. april 2013 (bilag 5) og fastholder, at der
  som følge af det beskyttelsesomfang der skal tildeles klagers rooftop-
  varemærke, foreligger forvekslelighed, og registreringen af vr 2011 02954
  derfor må ophæves.
2 velkendthed ad varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 1 og 4 nr. 1
  varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 stiller krav om to forskellige juridiske
  aspekter. der stilles krav om bevisførelse for velkendthed af mærket samt
  sandsynliggørelse af, at brugen af det yngre varemærke vil medføre en
  utilbørlig udnyttelse af eller skade af det ældre varemærkes særpræg og
  renommé.
  patent- og varemærkestyrelsen vurderede ved deres afgørelse af 4. marts
  2014, at det af vores klient fremlagte bevismateriale ikke løftede bevisbyr-
  den for, at vores klients logo kan anses for at være velkendt i danmark.
  det bestrides, at klagers logo ikke kan anses for at være velkendt i dan-
  mark.
  ansøger bestrider ikke, at varemærket marlboro er velkendt. der kan
  ikke sondres mellem velkendthed for marlboro og rooftop-
  varemærket. rooftop-varemærket er anvendt sammen med marlbo-
  ro-mærket, og over en ligeså lang periode, og er på samme måde som
  ordmærket, indarbejdet og kendt som en oprindelsesangivelse for vores
  klients cigaretter. forbrugerne genkender og opfatter logoet på samme
  måde som ordmærket, og vi mener det er forkert, at frakende det fremlagte
  bevismateriale afgørende værdi i relation til rooftop mærkets velkendt-
  hed i danmark.
  det blev ved vores indlæg af 20. september 2012, særligt bilag 11 og 16 (bi-
  lag 4 med tilhørende bilag) bevist, at klagers logo er velkendt i danmark.
  i jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken
  hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle el-
  ler fremtidige brug af det yngre varemærke medfører en utilbørlig udnyt-
  telse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette
  særpræg eller renommé, jf. intel-sagen (c-252/07).
  patent- og varemærkestyrelsen har tillige ved afgørelsen af 4. marts 2014
  lagt til grund, at velkendthed i en eller flere medlemsstater ikke er nok til at
  statuere velkendthed i hele eu. derfor kommer styrelsen frem til følgende:
  ”det kan ikke udelukkes, at mærket er velkendt i andre eu-lande, fx tysk-
  land, og at mærket således kan være et velkendt eu-varemærke, men da
                                      - 17 -
indsigers mærke ikke er bevist velkendt i danmark, vil denne eventuelle
velkendthed ikke føre til, at der i den danske omsætningskreds vil skabes
en sammenhæng, hvilket udgør en af forudsætningerne for at brugen af det
yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse”.
det bestrides, at velkendthed i en eller flere medlemsstater ikke er nok til at
statuere velkendthed i hele eu.
eu-domstolen har tidligere statueret, at velkendthed i en enkelt eu-
medlemsstat er nok til at statuere velkendthed i hele eu, jf. for eksempel
sag c-301/07, pago, hvor man fandt, at velkendthed i østrig var nok til at
statuere velkendthed i hele eu. i denne konkrete sag er der udover det
fremlagte materiale, der viser en omfattende og langvarig brug af mærket,
også i danmark, fremlagt materiale, der viser at mærket er velkendthed i
italien, polen og tyskland.
det gøres gældende at rooftop mærket er velkendt i alle medlemslande,
herunder danmark og at roof top-logoet nyder en høj grad af velkendt-
hed i eu.
patent- og varemærkestyrelsens fortolkning på dette punkt af varemærke-
lovens § 15, stk. 3 nr. 1 er efter vores opfattelse ikke korrekt. styrelsen an-
vender en ”stat for stat” vurdering som, efter vores vurdering, ikke er for-
enelig med eu-lovgivningen generelt samt eu-praksis, blandt andet til-
kendegivet ved afgørelsen i c-307/01 pago.
af forslaget til pago afgørelsen af generaladvokat e. sharpton fremgår det
af pkt. 48:
” når et nationalt varemærke er »renommeret i medlemsstaten«, kan inde-
haveren i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, opnå beskyttelse, der om-
fatter hele medlemsstatens område (jf. general motors-dommen). når et
ef-varemærke er »velkendt inden for fællesskabet«, indebærer ef-
varemærkets enhedskarakter, at det også er beskyttet inden for hele fælles-
skabets område [og ikke kun i den »væsentlige del« af fællesskabets områ-
de, som dannede grundlag for at afgøre, at det omhandlede varemærke
rent faktisk var et varemærke, som var »velkendt inden for fællesskabet«
som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c)]”.
af pkt. 29 fremgår endvidere følgende:
”forordningen bygger på den præmis, at ef-varemærket har en enhedska-
rakter. efvaremærket blev netop skabt for at give virksomheder adgang til
»varemærker, som gør det muligt for dem at identificere deres varer eller
tjenesteydelser på samme måde i hele fællesskabet, uden hensyn til græn-
ser«. på denne baggrund forekommer det mig, at en argumentation, der fo-
                                                        - 18 -
        kuserer på medlemsstaternes grænser i et forsøg på at fastslå udstræknin-
        gen, hvori et ef-varemærke er velkendt, grundlæggende hviler på en mis-
        forståelse. udgangspunktet må snarere være at se på fællesskabets område
        som en uopdelelig enhed uden hensyn til grænser. i logisk konsekvens heraf
        har det ingen relevans, hvorvidt varemærket er velkendt i en medlemsstat
        eller i et hvilket som helst antal medlemsstater. tilsvarende er det uden re-
        levans, hvorvidt disse medlemsstater er »store«, »mellemstore« eller »små«
        (uanset hvordan disse ord defineres)”.
        er det statueret at et eu-varemærke er velkendt i eu kan indehaveren på-
        beråbe sig § 15 stk. 3 nr. 1 også selvom velkendthed ikke er statueret på
        baggrund af forholdene i danmark.
        der kan være grund til at fremhæve, at det fremgår the max planck insti-
        tute ”study on the over-all functioning of the european trade mark sy-
        stem” af 8. marts 2011, at patent- og varemærkestyrelsen ikke nødvendig-
        vis har taget endelig stilling til spørgsmålet om den rette fortolkning af va-
        remærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1, idet patent- og varemærkestyrelsen i for-
        bindelse med udarbejdelsen af rapporten har givet udtryk for tvivl om-
        kring fortolkningen af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, og det fremgår at
        man (på tidspunktet for rapportens udarbejdelse) var af en modsat opfat-
        telse og her støttede at eu-varemærkets enhedskarakter måtte gå forud for
        en ”stat for stat” vurdering.
        patent- og varemærkestyrelsen udtaler således blandt andet følgende:
        ”as mentioned above, it is the opinion of the dkpto that the concept of
        "substantial part" should be assessed in accordance with advocate general
        sharpston's opinion”.
        det tilføjes at patent og varemærkestyrelsen senere i rapporten er citeret
        for følgende tilføjelse:
        “furthermore, it is the opinion of the dkpto that the finding by the court
        of justice that reputation in one member state is sufficient to establish that
        the ctm has a reputation in the community as a whole may not be con-
        sistent with the decisions in the intel-case and the l'oreal-case and the
        16th1 recital in the preamble to the regulation. in the intel- and l'oreal
        cases the court of justice have established that the assessment of ".. .injury
        consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the
1 the 16th recital in the preamble to the regulation states the following: ‘decisions regarding the validity and
infringement of community trade marks must have effect and cover the entire area of the community, as this is
the only way of preventing inconsistent decisions on the part of the courts and the office and of ensuring that
the unitary character of community trade marks is not undermined. the provisions of council regulation (ec)
no 44/2001 of 22 december 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters (1) should apply to all actions at law relating to community trade marks, save where this
regulation derogates from those rules.’
                                           - 19 -
       repute of the earlier mark, in so far as what is prohibited, is the drawing of
       benefit from that mark by the proprietor of the later mark, the existence of
       such injury must be assessed by reference to average consumers of the
       goods or services for which the later mark is registered”.
       baseret på ovenstående og med henvisning til vores tidligere nævnte brev
       af 14. februar 2012 (bilag 2), indlæg af 26. juni 2012 (bilag 3), indlæg af 20.
       september 2012 (bilag 5) samt indlæg af 8. april 2013 (bilag 5) fastholdes
       det således, at velkendtheden af eu-mærket er tilstrækkelig bevist.
når ovennævnte er sagt fastholdes det at det på baggrund af de fremlagte er
godtgjort, at rooftop logoet er velkendt i danmark og at der allerede som føl-
ge heraf bør foretages en ændret afgørelse i relation til spørgsmålet om mærkets
registrerbarhed efter varemærkelovens § 15 stk. 3 nr. 1.
såfremt ansøger indleverer et indlæg med en imødegåelse af nærværende klage
anmoder vi om at bliver givet lejlighed til at kommentere sådant indlæg forud
for at sagen tages op til afgørelse.
vi skal generelt bemærke, at vi ikke til vores bilag 1-4 har vedlagt de bilag der
henvises til heri, idet vi formoder, at ankenævnet vil modtage hele sagsmateria-
let fra patent- og varemærkestyrelsen. såfremt dette ikke måtte være tilfældet, vil
vi venligst bede om en frist for fremsendelsen af alle de relevante bilag…”
med brev af 1. august 2014 kommenterede zacco denmark a/s på vegne indkla-
gede, scandinavian tobacco group assens a/s klagen således:
”… påstand:
patent- og varemærkestyrelsens afgørelse af 4. marts 2014 fastholdes, således at
dansk varemærkeregistrering nr. vr 2011 02954 super roll <fig> registreres
endeligt i sin helhed.
indsigers påberåbte varemærkerettigheder:
indsiger har under indsigelsen påberåbt sig følgende ældre varemærkerettighe-
der med gyldighed i danmark:
a) dansk varemærkeregistrering nr. vr 1976 02529 <fig>
         registreret 23. juli 1976.
b) eu-varemærkeregistrering nr. 001701499 <fig>
         registreret 13. august 2001.
                                        - 20 -
c) eu-varemærkeregistrering nr. 004179801 <fig>
        registreret 3. april 2006.
d) eu designering af international registrering 1035387 <fig>
        registreret 4. marts 2011.
e) eu designering af international registrering 1035388 <fig>
          registreret 4. marts 2011.
begæring om dokumentation for brug:
indsigers ovennævnte varemærker a) - c) er alle underlagt brugspligt. det bestri-
des, at mærkerne bruges, og klager opfordres til at dokumentere brug af disse
varemærker.
det gøres på vegne mærkeindehaver gældende, at det er i overensstemmelse
med de almindelige forvaltningsretlige principper, at der kan fremsættes an-
modning om dokumentation for brug på et hvilket som helst tidspunkt under
behandlingen af indsigelsessagen, herunder at der kan inddrages nova under
ankesagen, sålænge sagens identitet bevares.
sagens videre behandling vil afhænge af, hvorvidt klager kan dokumentere brug
og dermed hvorvidt klager opretholder indsigermærkerne a)-c) som basis for
indsigelsen (under anke).
vi skal derfor venligst anmode ankenævnet om særskilt at opfordre klager til at
dokumentere brug, forinden vi på vegne mærkeindehaver afgiver endeligt svar
på ankebegrundelsen.
ankenævnets og klagers stillingtagen til ovenstående imødeses…”
med brev af 18. september 2014 fremsendte gorrissen federspiel på vegne kla-
ger, philip morris brands sàrl sine kommentarer til indklagedes kommentarer til
klagen:
”… der henvises til ankenævnets brev af 5. august 2014 vedlagt kopi af ansøgers
indlæg af 1. august 2014 og med orientering om at ankenævnet har imødekom-
met ansøgeres anmodning om afgivelse af yderligere indlæg i sagen.
vi skal her fremkomme med vores bemærkninger til ansøgerens indlæg af 1. au-
gust 2014.
                                          - 21 -
ansøger opfordrer i sit indlæg klager til at dokumentere brug af de varemærker,
for hvilke brugspligten i danmark/eu er indtrådt. det drejer sig nærmere om
dansk varemærkeregistrering nr. vr 1976 02529, eu-varemærkeregistrering nr.
001701499 og eu-varemærkeregistrering nr. 004179801.
det gøres først og fremmest gældende, at opfordringen til klager om at doku-
mentere brug savner hjemmelsgrundlag, og at den derfor må afvises. der er ikke
hjemmel i varemærkeloven eller i ankenævnsbekendtgørelsen til at tillade en
sådan opfordring for ankenævnet. den mulighed, der består til at kræve doku-
mentation for brug af de rettigheder, der udgør indsigelsesgrundlaget – hvor dis-
se er undergivet brugspligt – skal udnyttes, inden patent- og varemærkestyrel-
sen træffer sin afgørelse i sagen.
hvis anmodningen imødekommes, og brugsdokumentation inddrages under
behandlingen for ankenævnet, vil der være tale om at afgørelse træffes på et
fuldstændigt andet grundlag, og sagens identitet vil ikke være bevaret.
det skal i øvrigt bemærkes, at det vil føre til et helt urimeligt resultat, hvis man
som ansøger kan vente med at kræve dokumentation for brug til behandlingen af
en sag for ankenævnet. dette som følge af at fristerne for ankenævnets behand-
ling er meget kortere end de tilsvarende frister for behandlingen hos patent- og
varemærkestyrelsen. en indsiger/klager (og særligt som her, hvor der er tale om
en udenlandsk virksomhed) risikerer derfor at lide et retstab alene som følge af,
at man ikke efterlades den fornødne tid til at indsamle og fremlægge dokumenta-
tion.
anmodningen må derfor afvises.
desværre tillader ankenævnsbekendtgørelsen ikke, at der under en sags forbe-
redelse træffes afgørelse om, hvorvidt klager er forpligtet til at fremlægge
brugsdokumentation i den forstand, at ankenævnet vil tillægge det betydning
for sin afgørelse, hvis brugsdokumentation for de omhandlede varemærker ikke
er fremlagt.
klager har derfor set sig nødsaget til at fremlægge dokumentation for brug af de
omhandlede varemærker, jfr. nærmere nedenfor.
som dokumentation for brugen af ovenævnte varemærker henvises der til sagens
allerede fremlagte dokumenter. særligt henvises til:
interbrand rakings top 100 fremlagt i indlæg af 20. september 2012 som bilag 9,
hvoraf opmærksomheden særligt henledes til side 2, hvor roof top varemær-
ket ses under nummer 17 (2009) samt til siderne 5 og 6, hvoraf roof top mær-
ket kan anes under nummer 18 (2010).
derudover henvises til de billeder af markedsføringsmateriale fremlagt i indlæg
af 20. september 2012 som bilag 16, hvoraf det fremgår af siderne 6-13, at roof
                                          - 22 -
top mærket er brugt på forskellige måder i markedsføringen og salget af cigaret-
ter i danmark.
udover de allerede fremlagte beviser fremlægges endvidere følgende beviser:
markedsføringsmateriale, hvor roof top mærket ses på plakaterne fra 2009,
der her fremlægges som bilag 6 og bilag 7 i ankesagen.
billeder fra salgssteder over hele landet, hvor der er solgt marlboro cigaretter
indeholdende roof top mærkerne:
bilag 8 er et billede af en salgshylde fra irma, frederiksborggade, københavn,
der er taget i 2009.
bilag 9 er et billede af en salgshylde fra superbrugsen, karise, der er taget i 2009.
bilag 10 er et billede af en salgshylde fra 7eleven, herlev, der er taget i 2010.
bilag 11 er et billede af en salgshylde fra ok plus, odense, der er taget i 2010.
bilag 12 er et billede af en salgshylde fra aalborg net kiosken, aalborg, der er
taget i 2011.
bilag 13 er et billede af en salgshylde fra 7eleven, frederiksberggade, køben-
havn, der er taget i 2011.
bilag 14 er et billede af en salgshylde fra 7eleven, hovedbanegården, køben-
havn, der er taget i 2013.
bilag 15 er et billede af en salgshylde fra superbest, struer, der er taget i 2013.
bilag 16 er et billede af en salgshylde fra 7eleven, værløse, der er taget i 2014.
bilag 17 er et billede af en salgshylde fra dagli’brugsen, korsøer, der er taget i
2014.
marlboro cigaretterne indeholdende roof top mærkerne sælges til samtli-
ge grossister over hele danmark. ud fra nedenstående fakturaer, der hver især
fremlægges som bilag ses, at der er solgt forskellige marlboro cigaretter, der
alle indeholder roof top mærkerne. af konkurrencemæssige hensyn er fortro-
lige informationer fjernet fra fakturaerne.
bilag 18 er en faktura af 22. oktober 2009 fra philip morris til reitan distribution
a/s, der distribuerer varer til rema1000 over hele landet.
                                           - 23 -
bilag 19 er en faktura af 10. februar 2010 fra philip morris til metro cash & car-
ry, der sælger cigaretter til mange forskellige selvstændige butikker og kiosker
over hele landet.
bilag 20 er en faktura af 19. april 2011 fra philip morris til supergros a/s, der er
dagrofa’s grossistvirksomhed. supergros distribuerer varer til spar købmænd,
kiwi, superbest, pissifik og pilersuisoq i grønland, poul hansen m.fl. større bu-
tikker på færøerne, mindre butikker i island, 7eleven, tankstationer og forskel-
lige andre mindre købmænd og kiosker over hele landet.
bilag 21 er en faktura af 22. maj 2012 fra philip morris til coop albertslund, der
distribuerer varer til kvickly, superbrugsen og fakta over hele landet.
bilag 22 er en faktura af 17. september 2013 fra philip morris til dansk super-
marked a/s, der distribuerer varer til føtex, bilka og netto over hele lan-
det.
bilag 23 er en faktura af 18. februar 2014 fra philip morris til sügro struer, der
sælger og distribuerer varer til nærkøb og mange andre tankstationer, kiosker
og caféer over hele landet.
der er således dokumenteret brug af roof top mærkerne ved salg af marl-
boro cigaretter indeholdende roof top mærkerne over hele landet, og dette
er dokumenteret med de fremlagte fakturaer. for god ordens skyld gøres det
gældende, at brug af varemærkerne af philip morris aps sker med samtykke fra
klager.
det gøres sammenfattende gældende, at det er indlysende, at klager har opfyldt
brugspligten for euvaremærkeregistrering nr. 004179800 (det mærke som ifølge
styrelsen udviser størst lighed med det ansøgte varemærke), og at dette på bag-
grund af alt fremlagt må lægges til grund, i det omfang at ankenævnet – modsat
vores opfattelse - er af den opfattelse, at dokumentation for brug kan kræves.
afslutningsvist skal det bemærkes, at klager ønsker lejlighed til at kommentere
ansøgerens endelige svar på klagen og ovennævnte…”
 med brev af 20. oktober 2014 fremkom zacco denmark a/s på vegne indklage-
de, scandinavian tobacco group assens a/s, med følgende kommentarer til kla-
gers dokumentation for brug:
”… ansøger henviser til klagers besvarelser af 6. maj 2014 og 18. september 2014,
hvormed fulgte brugsdokumentation for indsigermærkerne:
                                           - 24 -
a)
    dansk varemærkeregistrering nr. vr 1976 02529 <fig>
        registreret 23. juli 1976.
b)
    eu-varemærkeregistrering nr. 001701499 <fig>
       registreret 13. august 2001.
c)
    eu-varemærkeregistrering nr. 004179801 <fig>
       registreret 3. april 2006.
hjemmel – krav om dokumentation for brug
klager bestrider, at ansøger har hjemmel til at kræve fremlæggelse af be-
vis for brug af indsigermærkerne under ankesagen.
hertil skal ansøger gøre gældende, at krav om dokumentation for brug
af indsigermærkerne bør kunne fremsættes på et hvilket som helst tids-
punkt under sagens behandling, herunder under ankesagen, idet ansø-
ger jo under alle omstændigheder har mulighed for at indgive begæring
om administrativ ophævelse af indsigermærkerne – også på dette tids-
punkt af sagens behandling.
hvis ankenævnet finder, at kravet om dokumentation for brug af indsi-
germærkerne under ankesagen udgør nova, for hvilke der er indtrådt
præklusion, vil ansøger være henvist til at indgive de ovenfor nævnte
begæringer om administrativ ophævelse. nærværende sag vil herefter
skulle stilles i bero på udfaldet heraf, og det synes derfor processuelt me-
re formålstjenligt, om spørgsmålet om opfyldelsen af brugspligten kan
behandles under ankesagen.
i øvrigt vil ankenævnet kunne hjemvise sagen til fornyet behandling for
patent- og varemærkestyrelsen, for så vidt angår spørgsmålet om opfyl-
delse af brugspligten, dersom ankenævnet finder dette fornødent.
                                          - 25 -
dokumentation for brug
klager har indsendt bilag 6-23 og har endvidere henvist til tidligere
fremsendt materiale.
på vegne ansøger gøres det gældende, at de fremlagte bilag 8-17 ikke
kan tillægges nogen bevismæssig vægt, idet der er tale om udaterede fo-
tos. bilagene kan således ikke tjene som dokumentation for, at varemær-
kerne har været anvendt indenfor de seneste fem år. det er umuligt ud
fra de indsendte fotos at stadfæste, hvornår eller hvor de er taget.
ydermere gøres det gældende, at marlboro cigaretpakkerne på de
fremlagte fotos i bilag 6, og bilag 8-11 afviger fra varemærkerne a), b) og
c), idet den øverste del af ”roof top varemærket” gennembrydes af en
hvid bjælke. bilagene viser således heller ikke brug af de registrerede va-
remærker. cigaretpakken som helhed er gengivet nedenfor, hvor den
hvide bjælke ses med tydelighed:
det gøres videre gældende, at bilag 18-23 ikke kan tillægges nogen bevismæssig
vægt, idet fakturaerne alene viser ordmærket marlboro, men ikke de om-
handlede figurmærker.
bilagene kan således ikke tjene som bevis for, at de registrerede figurmærker har
været i brug i den relevante periode.
klager henviser herudover til tidligere fremlagte bilag, herunder bilag 9, side 2, 5
og 6. ansøger skal hertil anføre, at der er intet i bilag 9, der viser brug af vare-
mærkerne på det danske marked. interbrand er en international virksomhed, der
udgiver ”interbrand rankings”, men virksomheden har ingen specifik relation til
danmark.
bilag 16 er udarbejdet af klager og påtrykt ”confidential - for internal use on-
ly”. bilaget fremstår således som interne markedsføringsmæssige overvejelser. bi-
laget kan ikke tjene som dokumentation for reel brug af roof top figurmær-
kerne i den relevante periode.
                                          - 26 -
sammenfattende gøres det gældende, at klager efter ansøgers opfattelse ikke har
dokumenteret brug af indsigermærkerne a), b) og c) i den relevante periode.
risiko for forveksling imellem indsigermærkerne og det foreløbigt registrere-
de varemærke varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
klager gør i sin ankebegrundelse gældende, at patent- og varemærkestyrelsen
har foretaget en forkert vurdering i indsigelsesafgørelsen. klager anfører i den
forbindelse, at styrelsen ikke har tillagt det tilstrækkelig vægt, at indsigers mær-
ke(r) 1) er fuldstændigt indeholdt i det angrebne mærke, 2) har været brugt lang-
varigt i danmark og 3) anvendes for de samme varer som det angrebne mærke.
ad 1) indledningsvis bestrides det, at ”indsigers mærke(r) er fuldstændigt inde-
holdt i det angrebne mærke”. hvis det skulle være tilfældet, skulle indsigermær-
ket eu-varemærkeregistrering nr. 00417980 <fig> være registreret ”omvendt”,
i.e.:
det er ikke tilfældet.
samtidig er der tale om et figurligt element i det angrebne mærke, som kun ud-
gør en mindre dominerende del, og som ikke vil blive tillagt afgørende betyd-
ning af den relevante omsætningskreds.
til illustration heraf er nedenfor indsat et fotografi, der viser, hvorledes vare-
mærkerne tager sig ud, når de optræder på varerne i forretningerne (på tobaks-
hylderne).
                                         - 27 -
som tidligere anført vil den relevante omgangskreds hæfte sig ved ordet super
roll og den stejlende bevingede hest (pegasus) med skjold og ikke den om-
stridte geometriske figur.
ad 2) uanset om indsigermærkerne måtte have været brugt langvarigt i dan-
mark eller ej, ændrer dette ikke på, at der ikke er risiko for forveksling imellem
indsigermærkerne og det angrebne mærke. klager har i ikke løftet bevisbyrden
for, at indsigermærkerne nyder udvidet beskyttelse som velkendte varemærker,
jfr nedenfor.
ad 3) uanset om indsigermærkerne og det angrebne mærke måtte blive anvendt
for identiske varer, kan der ikke statueres risiko for forveksling, hvis der ikke er
fornøden mærkelighed. denne er ikke tilstede. det skal i øvrigt tilføjes, at der re-
elt ikke er identitet imellem de omfattede varer, idet indsigermærkerne anvendes
for cigaretter, mens det angrebne mærke anvendes for tobak til rul-selvcigaretter,
jfr vedlagte bilag a.
ansøger er enig med styrelsen i den foretagne vurdering af risikoen for forveks-
ling imellem mærkerne. eu-varemærkekontoret ohim’s opposition division
nåede til samme resultat i deres afgørelse af 30. juli 2013 i sagen mellem samme
parter. en kopi af afgørelsen er indsendt under indsigelsessagen.
utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte eu-varemærker
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1
klager gør gældende, at patent- og varemærkestyrelsen foretager en forkert rets-
anvendelse, idet det bør anerkendes, at indsigermærkerne (eu-varemærkerne)
også er velkendte i danmark, hvis de er velkendte i andre eu-medlemslande.
dette anbringende synes først og fremmest at forudsætte, at det er blevet ende-
ligt statueret på euniveau, at de pågældende varemærker er velkendte eu-
varemærker.
eu-varemærkekontorets opposition division har i opposition b 2 032 012 imel-
lem samme parter taget stilling til og lagt til grund, at indsigers eu-varemærke-
registrering nr. 004179801 <fig> er velkendt. denne vurdering er imidlertid blevet
anfægtet af ansøger under ankesagen, som pt verserer for ohim’s boards of
appeal.
der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt en endelig vurdering af eller
bekræftelse på euniveau af, at indsigermærkerne, herunder eu-varemærke-
registrering nr. 004179801 <fig>, er velkendte eu-varemærker og bør nyde be-
skyttelse i hele eu som velkendte varemærker.
                                           - 28 -
uanset om det måtte blive lagt til grund, at indsigermærkerne er velkendte – som
ohim’s opposition division til dels gjorde det i opposition b 2 032 012 – må det
stadig afvises, at der gennem registrering og brug af det angrebne mærke sker
nogen form for utilbørlig udnyttelse af eller risiko for skade på indsigermærker-
nes særpræg eller renommé.
dette er allerede statueret af ohim’s opposition division i opposition b 2 032
012 og er begrundet i, at der ikke er den fornødne grundlæggende lighed imel-
lem varemærkerne.
herudover gøres det tillige gældende af ansøger, at der for statuering af utilbør-
lig udnyttelse eller risiko for skade på renommé eller særpræg i henhold til prak-
sis fra court of justice of the european union (cjeu) kræves, at indehaveren af
det velkendte varemærke løfter bevisbyrden for, at det velkendte varemærke li-
der/vil lide skade gennem brugen af det angrebne mærke, jfr præmis 35-50 i ved-
lagte dom i sag c 383/12 p fra 14. november 2013 (wolf sagen), bilag b. et så-
dant bevis er ikke ført af klager.
klager gør gældende, at eu-domstolen tidligere har statueret, at velkendthed i
en enkelt medlemsstat er nok til at statuere velkendthed i hele eu og henviser i
den forbindelse til cjeu’s afgørelse i sag c301/07 (pago sagen).
efter ansøgers opfattelse bør konklusionerne i denne afgørelse læses med en vis
tilbageholdenhed; i den pågældende sag udtalte cjeu: ”…in view of the facts of the
main proceedings, the territory of the member state in question (østrig) may be
considered to constitute a substantial part of the territory of the community”.
faktum i hovedsagen vedrørte en varemærkekonflikt imellem to østrigske sel-
skaber, og det kan ikke udelukkes, at dette kan have haft en afgørende betydning
for rettens vurdering, jfr ”in view of the facts of the main proceedings”. afgørel-
sen vedlægges som bilag c.
sammenfattende gøres det gældende, at
* det ikke er dokumenteret, at indsigermærkerne er velkendte eu-varemærker;
* selvom velkendthed lægges til grund, er det ikke godtgjort, at der gennem regi-
  strering og brug af det angrebne mærke vil ske nogen form for utilbørlig udnyt-
  telse af eller risiko for skade på indsigermærkernes særpræg eller renommé;
* det angrebne mærke under alle omstændigheder ikke er ”identisk med eller
  ligner” de ældre eu(indsiger)mærker, jfr ordlyden af varemærkelovens § 15,
  stk. 3, nr. 1.
utilbørlig udnyttelse af klagers velkendte danske varemærke
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.
                                            - 29 -
det fastholdes, at klager ikke har dokumenteret, at indsigermærkerne er vel-
kendte i danmark. ansøger henviser i det hele til det for patent- og varemærke-
styrelsen fremførte, samt til styrelsens vurdering.
klager har ikke fremlagt nye beviser for den påstående velkendthed under anke-
sagen.
vi imødeser kopier af klagers eventuelle supplerende indlæg til besvarelse…”
med brev af 3. november 2014 afgav patent- og varemærkestyrelsen følgende
udtalelse:
”… under henvisning til ankenævnets brev af 20. oktober 2014 skal styrelsen ud-
tale følgende:
klager har bl.a. henvist til, at styrelsen har gjort sig skyldig i en forkert retsan-
vendelse ved at fastslå, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke finder anven-
delse i nærværende sag, idet klager tilsyneladende er af den opfattelse, at styrel-
sen ikke anerkender, at der kan være tale om et velkendt eu-varemærke, når va-
remærket er dokumenteret velkendt i flere lande i eu.
efter styrelsens opfattelse mistolker klager imidlertid det citat fra styrelsens afgø-
relse, som klager selv henviser til i sit indlæg for ankenævnet af 2. maj 2014, idet
der heri står følgende:
”det kan ikke udelukkes, at mærket er velkendt i andre eu-lande, fx tyskland,
og at mærket således kan være et velkendt eu-varemærke, men da indsigers
mærke ikke er bevist velkendt i danmark, vil denne eventuelle velkendthed ikke
føre til, at der i den danske omsætningskreds vil skabes en sammenhæng, hvilket
udgør en af forudsætningerne for at brugen af det yngre varemærke vil medføre
en utilbørlig udnyttelse”.
i dette citat fastslår styrelsen således alene, at det blotte forhold, at indsigers va-
remærke kan anses for at være et velkendt eu-varemærke ikke i sig selv fører til,
at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, finder anvendelse på nærværende sag, idet
bestemmelsens anvendelse tillige forudsætter, at alle øvrige betingelser heri er
opfyldt, herunder at der skabes en sammenhæng mellem mærkerne i den rele-
vante omsætningskreds bevidsthed.
det er styrelsens opfattelse af denne fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 1, er i fuld overensstemmelse med ankenævnets fortolkning heraf, som den-
ne kommer til udtryk i ankenævnets kendelse af 17. februar 2012 i sagen an
                                           - 30 -
2011 00002, skyline, hvilken kendelse styrelsen tillige har henvist til og citeret
fra i den indankede afgørelse.
styrelsen skal følgelig fastholde vurderingen af anvendeligheden af varemærke-
lovens § 15, stk. 3, nr. 1, i nærværende sag.
mht. indklagedes henvisning til, at tre af klagers mærker er underlagt brugspligt
skal styrelsen bemærke, at denne påstand ikke var fremsat under styrelsens be-
handling af sagen, og styrelsen har følgelig ikke haft anledning til at tage stilling
til dette spørgsmål i styrelsens afgørelse af 4. marts 2014.
klager har henvist til, at modpåstanden om manglende ”reel brug” ikke bør ta-
ges til realitetsbehandling af ankenævnet, idet klager bl.a. henviser til, at der er
tale om en ny påstand og sagens identitet dermed er berørt, samt at klager er stil-
let ringere end hvis påstanden var blevet fremsat under sagens behandling ved
styrelsen.
styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at modpåstanden om manglende ”reel
brug” efter varemærkelovens § 23, jf. § 28, stk. 5, efter styrelsens praksis kan
fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt under styrelsens behandling af en
indsigelsessag, og at den relevante periode i påkommende tilfælde beregnes fra
tidspunktet for modpåstandens fremsættelse. ved fastlæggelsen af denne praksis
har styrelsen bl.a. tillagt vægt, at bestemmelsen i varemærkelovens § 23, stk. 2, 2.
pkt., blev indsat for netop at overflødiggøre, at indehaveren af det angrebne
mærke skulle anlægge en ophævelsessag mod indsigers varemærke. det anføres
i den forbindelse i forarbejderne til loven (lovforslag l 18 af 30. oktober 1996), at
en sådan ordning ”vil være både omkostningsbesparende og ressourcebesparen-
de for indehaveren af det yngre varemærke”.
på trods heraf finder styrelsen dog, at det ikke vil være ubetænkeligt generelt at
tillade, at en modpåstand om manglende ”reel brug” kan fremsættes for første
gang under sagens behandling ved ankenævnet. således er der tale om en sær-
skilt påstand, der falder uden for rammerne af den afgørelse, der er truffet af sty-
relsen, ligesom påstanden i sig selv stiller særlige krav til den dokumentation,
som modparten skal fremlægge – for første gang – for ankenævnet.
om end procesbesparende hensyn kan gøre det rimeligt at inddrage nye (min-
dre) påstande i en ankesag, så bør der efter styrelsens opfattelse tages skyldigt
hensyn til bl.a. partens adgang til at fremsætte påstanden tidligere, den byrde på-
standen pålægger modparten og den indvirkning på sagens udfald som påstan-
den evt. kan have.
som anført ovenfor fastholder styrelsen afgørelsen af 4. marts 2014, og såfremt
ankenævnet er enigt med styrelsen i, at det angrebne mærke ikke krænker kla-
gers mærker, må en rimelig afvejning mellem på den ene side hensynet til sagens
identitet og på den anden side procesbesparende hensyn efter styrelsens opfattel-
                                           - 31 -
se føre til, at det er ufornødent at tage indklagedes modpåstand om manglende
”reel brug” til realitetsbehandling.
med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således henstille til ankenæv-
net, at den trufne afgørelse stadfæstes…”
med brev af 25. november 2014 fremkom fremsendte gorrissen federspiel på
vegne klager, philip morris brands sàrl sine kommentarer til indklagedes kom-
mentarer af 20. oktober 2014:
hermed skal vi vende tilbage med klagers bemærkninger til ansøgers ankesvar
af 20. oktober 2014, samt patent- og varemærkestyrelsens høringsvar i sagen af 3.
november 2014.
dokumentation for brug
det fastholdes, at ansøgers påstand og opfordring til klager om at dokumentere
brug savner hjemmel, og der henvises i det hele til vores bemærkninger herom i
indlæg af 18. september 2014.
i den sammenhæng henvises ligeledes til styrelsens høringsvar, hvoraf fremgår:
”på trods heraf finder styrelsen dog, at det ikke vil være ubetænkeligt generelt at
tillade, at en modpåstand om manglende ”reel brug” kan fremsættes for første
gang under sagens behandling ved ankenævnet. således er der tale om en sær-
skilt påstand, der falder uden for rammerne af den afgørelse, der er truffet af sty-
relsen, ligesom påstanden i sig selv stiller særlige krav til den dokumentation,
som modparten skal fremlægge– for første gang – for ankenævnet.”
på baggrund af det anførte, og idet procesbesparende hensyn ikke alene kan føre
til, at reel brug kan kræves dokumenteret, hvor dette vil ændre sagens identitet,
anmoder vi om, at opfordringen herom afvises, og at ankenævnet træffer en af-
gørelse på det foreliggende grundlag.
såfremt ankenævnet – modsat klager og patent- og varemærkestyrelsen – me-
ner, der er hjemmel til at fremsætte påstand om fremlæggelse af brugsdokumen-
tation for ankenævnet og derfor vil tillade, at ansøger kræver brugen dokumen-
teret, gør vi gældende, at den fremlagte dokumentation fuldt ud dokumenterer,
at ctm nr. 001701499 og ctm nr. 004179801 er blevet behørig brugt i danmark.
efter vores opfattelse er det realitetsløst at hævde, at et så ikonisk varemærke
som roof top logoet ikke er anvendt i danmark. brugen kan bekræftes ved en
tilfældig stikprøve af ethvert cigaretudvalg i kiosker og dagligvarebutikker lan-
det over.
ansøgers bemærkninger om, at billedmaterialet ikke er dateret og om, at der er
tale om brug ikke som registreret, må afvises og det må lægges til grund, at de
omhandlede varemærker er brugt i danmark. særligt i relation til synspunktet
om, at der ikke er identitet imellem klagers registrerede varemærker og den
                                          - 32 -
fremlagte dokumentation, idet der optræder ”en hvid bjælke” henover klagers
varemærker, skal det bemærkes, at eu-domstolen i specsavers-sagen, c-252/12 af
18. juli 2013, fandt, at specsavers havde dokumenteret brug for deres logo, uan-
set, at den dokumenterede brug viste det registrerede logo med et ord skrevet
henover, idet det afgørende var, at de distinktive træk af varemærket ikke var
ændret.
efter vores opfattelse er et ord et mere dominerende element end en figur, som
en hvid bjælke, og da den hvide bjælke ikke ændrer de karakteristiske træk ved
klagers registrerede varemærker, er den fremlagte dokumentation alt andet lige
tilstrækkelig og har identitet med klagers varemærker.
forvekslelighedsvurdering efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
ansøger anfører i sit indlæg, at det ikke er korrekt, at det ansøgte varemærke er
fuldstændigt indeholdt i de ældre rettigheder, idet mærket er gengivet ”om-
vendt” i det ansøgte varemærke. hertil er der blot at gentage, at det figurlige
element har helt den samme udformning, som det velkendte roof top logo og,
at dette mærke naturligvis ikke kan bringes uden for beskyttelsessfæren for
roof top logoet blot ved, at det gengives ”omvendt”.
det er endvidere efter vores opfattelse forkert, når ansøger argumenterer for at
de øvrige mærkeelementer er mere dominerende og, at den relevante forbruger-
kreds vil hæfte sig mere ved ”den stejlende hest” henholdsvis ordet super
roll. dette bestrides, idet super roll er beskrivende for produktet (rul selv
cigaretter) og uden særpræg og dermed retlig relevans for forvekslelighedsvur-
deringen, og ”den stejlende hest” indtager alene en sekundær betydning og be-
virker på ingen måde, at roof top logoet ikke fuldt ud genfindes og selvstæn-
digt erkendes i varemærket.
det må fastholdes, at forvekslelighedsvurderingen efter varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2 er en helhedsbedømmelse, og ankenævnet må foretage en reel vur-
dering af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og klagers æl-
dre rettigheder.
vurderingen er naturligvis subjektiv og afhænger af et skøn, men den omstæn-
dighed, at roof top logoet fuldt ud genkendes og er bevaret, som et selvstæn-
digt mærkeelement i det ansøgte varemærke, bevirker efter vores opfattelse, at
den relevante forbrugerkreds nødvendigvis vil forbinde mærkerne. det må ved
udøvelse af det skøn, der skal foretages, tages højde for, at roof top logoet er
et stærkt indarbejdet varemærke som er meget kendt blandt den relevante for-
brugerkreds i danmark, og allerede derfor nyder en udvidet beskyttelse i forbin-
delse med forvekslighedsvurderingen.
denne udvidede beskyttelse har intet med den påberåbte beskyttelse efter § 15,
stk. 3 nr. 1 at gøre, men er en beskyttelse, der skal tilkendes som følge af mærkets
oparbejdede markedsposition og kendskabsgrad hos de relevante forbrugere.
                                         - 33 -
i en på mange måder helt tilsvarende sag i tyskland – afgjort af den tyske bun-
desgerichtshofs – fandt retten da også, at klagers rene roof top-logo, ”marl-
boro-dach”, var forveksleligt med det ansøgte ”cabinet mild” varemærke
(mærkerne gengivet umiddelbart nedenfor)
          det registrerede va-                 det ansøgte
          remærke                              varemærke
den tyske højesteret fastslog således, at indpakningen for cigaretmærket ”cabi-
net mild” indeholdt roof top-logoet, selvom det var spejlvendt (som tilfæl-
det er i forhold til det angrebne varemærke) og selvom det i tyskland ansøgte
varemærke også indeholdte øvrige mærkebestanddele (igen som tilfældet er her).
i øvrigt, og som også fremhævet i vores indlæg af 18. september 2014, havde den
tyske landsret vurderet, at der ikke forelå forvekslelighed imellem varemærker-
ne, men den tyske højesteret fandt, at der netop kunne være en risiko for forveks-
ling på grund af roof top-logoets dominerende karakter. i den sammenhæng
bemærkes, at den tyske varemærkelov, ligesom den danske, implementerer
efvaremærkedirektivet, og at grundlaget for den tyske højesterets afgørelse sva-
rer til den danske varemærkelovs § 15. vi gør gældende, at varemærkelovens §
15, stk. 1 nr. 2 af patent ankenævnet må fortolkes således som sket af den tyske
højesteret.
blandt cigaretrygere (den relevante forbrugerkreds) er det helt almindeligt at
identificere de forskellige cigaretmærker ved anvendelse af de respektive firma-
ers logoer. cigaretfirmaerne anvender deres logoer til at adskille egne produkter
fra andres, også i sammenhæng med andre mærkeelementer, og dette må her til-
lægges afgørende vægt. i forbindelse med udøvelse af skønnet efter § 15, stk. 1
nr. 2 må der fordres en indlevelse i de konkrete omstændigheder, der gør sig
gældende på det område, som mærkerne vedrører.
en helhedsvurdering af mærkerne fører efter vores opfattelse til, at mærkerne
anses som forvekslelige, uanset roof top logoet er spejlvendt i det ansøgte va-
remærke.
vi er i øvrigt uenige med ansøgers bemærkninger om, at der ikke er tale om iden-
tiske varer i varemærkeretlig sammenhæng. patent- og varemærkestyrelsen be-
kræfter da også, at der er tale om identiske varer i deres afgørelse af 4. marts
2014.
for en god ordens skyld bemærkes, at afgørelsen afsagt af ohim’s indsigelses
division er indbragt for ohim’s appeal board og klager forventer, at appelin-
                                          - 34 -
stansen vil tage den nedlagte indsigelse til følge og omgøre den foreløbigt trufne
beslutning.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1
det er vores opfattelse, at den omstændighed, at et eu-varemærke er velkendt
inden for eu, bevirker, at beskyttelsen efter varemærkelovens § 15 stk. 3 kan på-
beråbes, og at klager derfor, såfremt betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 1, i øvrigt er opfyldte, kan forhindre registreringen også med henvisning til
dette indsigelsesgrundlag.
vi fastholder, at det må lægges til grund, at roof top logoet er velkendt i eu.
dette er anerkendt af ohim. roof top logoet er også velkendt i danmark, som
dokumenteret ved de fremlagte bilag. der kan imidlertid ikke for et eu-vare-
mærke, der er velkendt uden for danmark, grundet eu-varemærkets enheds-
karakter, stilles selvstændigt krav om, at velkendthed i danmark dokumenteres.
spørgsmålet om anvendelsen af § 15, stk. 3 afhænger af, om brug af det ansøgte
varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af roof top logoets særpræg
eller renommé, eller brugen vil skade roof top logoets særpræg eller renom-
mé.
betingelserne, sådan som de er fastlagt i praksis, for at anse brug af det ansøgte
mærke som en krænkelse, er efter vores opfattelse opfyldte.
det er vanskeligt at forestille sig hvorledes 3. mands brug af klagers ikoniske
mærke ikke negativt skulle påvirke klagers varemærke, og den skade som 3.
mands brug vil medføre på varemærkets særpræg og renommé, skal ikke tåles.
også af den grund må det fastholdes at indsigelsen skal imødekommes.
i øvrigt fastholdes klagers tidligere fremsatte synspunkter, således som disse er
fremsat i de tidligere fremlagte indlæg for styrelsen og ankenævnet…”
den 4. december 2014 fremsendte zacco denmark a/s på vegne indklagede,
scandinavian tobacco group assens a/s, følgende:
”… under henvisning til ankenævnets skrivelse af 4. november 2014, hvormed
fulgte kopi af styrelsens høringssvar, samt skrivelse af 1. december 2014, skal vi
hermed på vegne indehaver anmode om, at sagen tages op til afgørelse på det fo-
religgende grundlag.
indehaver ønsker ikke at afgive yderligere indlæg eller afholdelse af mundtlige
forhandlinger. vi ser frem til at modtage ankenævnets afgørelse i sagen…”
med brev af 10. december 2014 fremsendte gorrissen federspiel på vegne klager,
philip morris brands sàrl, følgende anmodning om mundtlig forhandling:
                                                - 35 -
      ”… med henvisning til ankenævnets brev af 1. december 2014 vedlagt brev til
      indklagedes fuldmægtig samt til e-mail af 4. december 2014 fra indklagedes
      fuldmægtig, skal vi hermed vende tilbage med følgende bemærkninger:
      det fremgår af e-mailen af 4. december 2014, at indklagede ikke ønsker at indle-
      vere yderligere indlæg og at indklagede ikke ønsker afholdelse af mundtlig for-
      handling.
      klager er ikke enig i, at der ikke er behov for mundtlig forhandling i sagen, og
      skal derfor nu, hvor den skriftlige forberedelse er afsluttet, anmode herom...”
den 22. maj 2015 indgav philip morris stævning til sø- og handelsretten. sagen blev efter et
retsmøde den 20. august 2015 udsat på eu-domstolens afgørelse i sagen iron & smith (c—
125/14).
dokumenter fremlagt i sagen ved sø- og handelsretten
philip morris har under sagen for sø- og handelsretten fremlagt omfattende materiale til
belysning af rooftop mærkets kendskabsgrad i danmark på tidspunktet for scandinavian
tobacco groups indlevering af ansøgning om registrering af super roll varemærket.
af en udskrift fra hjemmesiden www.pmi.com fremgår, at philip morris blev etableret i
danmark i 2001.
philip morris har fremlagt en artikel om marlboros tilblivelse, udgivet i tidsskriftet the new
yorker i 1988 samt artikler fra danske dagblade fra perioden 2007-2011, hvor marlboro
omtales.
philip morris har dernæst fremlagt udpluk af årsrapporter fra det danske datterselskab
philip morris aps for perioden 2000-2015 samt et støttebilag med en oversigt over selskabets
samlede omsætning i samme periode for alle produkter og alene for marlboro.
                                                - 36 -
endvidere er fremlagt en oversigt over markedsføringsomkostninger for perioden 2002-2016
for det danske datterselskab philip morris aps samt oplysninger om omsætning og antal
solgte enheder af marlboro i danmark i perioden 2004-2015.
af en oversigt over marlboros markedsandele i danmark i perioden januar 2007 til juli 2012
fremgår, at markedsandelen i denne periode var mellem 1,4 % og 3,1 %.
som eksempler på salgsaktiviteter og markedsføring i danmark har philip morris fremlagt
billeder af danmarks første formel 1 kører, tom belsø, der i 1970’erne blev sponsoreret af
marlboro. dernæst er fremlagt en oversigt over salgsaktiviteter og salgsudvikling fra 1973 til
1999, herunder en medieplan fra 1999. endvidere er fremlagt billeder fra salgssteder i dan-
mark og fra forskellige markedsføringsevents fra 2000 og fremefter, markedsføringsmateriale
fra 2008 til 2012 samt billeder fra diverse arrangementer, koncerter, festivaler i danmark mv.
og billeder fra diverse salgssteder i danmark fra 2015 til 2017, heraf blandt andet et billede,
hvoraf ses at produktet sælges med rooftop mærket, men uden teksten ”marlboro”.
som eksempler på salg til philip morris’ key accounts samt info om key accounts er frem-
lagt fakturaer af 4. november 1998 og 20. oktober 1999 fra philip morris til deres danske di-
stributør mac baren tobacco company a/s. endvidere er fremlagt en produktoversigt for
philip morris’ key accounts i danmark for 2009, en række fakturaer til danske kunder for
perioden 2007-2015, eksempler på fakturaer fra aps vedrørende salg af marlboro for
perioden 2009-2014 samt distributionsnetværk for reitan distribution, coop denmark a/s,
dagrofa logistik a/s, dagrofa s-engros (foodservice danmark a/s) og dansk supermarked
a/s.
under sagens forberedelse ved sø- og handelsretten blev der efter anmodning fra philip
morris gennemført en markedsundersøgelse vedrørende rooftop mærkets kendskabsgrad i
danmark. i undersøgelsen, der blev foretaget af wilke a/s i perioden 11. – 17. oktober 2016,
deltog 1.041 personer via web interview. målgruppen var personer i danmark, 20 + der ryger
mere end 3 cigaretter dagligt. af undersøgelsen fremgår, at 39 % af de adspurgte uhjulpet
svarede marlboro, da de skulle angive, hvilket tobaksmærke, de forbandt rooftop mærket
                                                 - 37 -
med. 42 % af de adspurgte svarede hjulpet marlboro, da de skulle angive, hvilket af en ræk-
ke oplistede tobaksmærker, de forbandt rooftop mærket med. ankenævnet har ikke deltaget
i udarbejdelsen af det konkrete spørgetema eller rammerne for undersøgelsen i øvrigt og har
forbeholdt sine bemærkninger herom til proceduren.
philip morris har endvidere fremlagt en markedsundersøgelse vedrørende rooftop logoet i
italien, tyskland og polen.
til belysning af rooftop mærkets internationale kendskabsgrad har philip morris fremlagt
brandz top 100 most powerful brands rangliste 2007-2012, hvoraf blandt andet fremgår, at
marlboro indtog en 6. plads i 2007, en 10. plads i 2008, en 10. plads i 2009, en 7. plads i 2010,
en 8. plads i 2011 og en 7. plads i 2012. ved interbrand rankings top 100 brands 2009 og
2010, hvor marlboro, der vises sammen med rooftop mærket, indtog marlboro en 17. plads.
ved brandz top 100 most valuable global brands 2016 indtog marlboro sammen med
rooftop mærket en 12. plads.
ankenævnet for patenter og varemærker har fremlagt uddrag fra statistikbanken, dan-
marks statistik over forbrug af cigaretter i danmark i 2000-2015. af denne fremgår blandt
andet, at der i 2004 blev solgt i alt 8,178 mio. cigaretter i danmark. i 2011 var tallet 6,904 mio.
cigaretter.
slutteligt har philip morris fremlagt en række afgørelser fra eu og andre lande, herunder
afgørelse af 27. februar 2015 fra ohim ’s board of appeal, sag r 1585/2013-1. ohim ’s board
of appeal fandt ikke, at der forelå forvekslingsrisiko mellem rooftop mærket og super roll
mærket efter varemærkeforordningens artikel 8(1) (b), men vurderede, at rooftop mærket er
velkendt i eu og dermed til hinder for registrering af super roll mærket efter forordningens
artikel 8 (5).
ankenævnet for patenter og varemærker har under sagen for sø- og handelsretten
anerkendt, at philip morris’ registrerede eu-varemærke rooftop (eutm 004179807) er
velkendt i eu, men har fortsat bestridt, at det er velkendt i danmark.
                                              - 38 -
 forklaringer
thomas ohlsson har forklaret blandt andet, at han stiftede bekendtskab med marlboro, da
han i 1998 blev ansat som sælger hos mac baren, som blandt andet distribuerede marlboro
cigaretter i danmark. i 1999 blev han ansat som salgskonsulent hos philip morris, og derefter
var han regionschef i 2 år. efterfølgende var han salgschef i danmark i 7 år, og var i disse år
en del af management teamet. omkring 2012 stoppede han i philip morris, men indtrådte i
2013 i en midlertidig stilling som regionschef. senest indtrådte han som key account
manager, og denne stilling bestrider han fortsat.
marlboro var det mest solgte cigaretmærke, da han blev ansat, og det samme gør sig
gældende i dag. forevist en oversigt over salgsudviklingen for perioden 1973 til 1998 har
thomas ohlsson forklaret, at det er den udvikling, som marlboro har haft fra 1973 til 1998
hos mac baren i antallet af solgte cigaretter. marlboro blev solgt i danmark før 1973, men
han kender ikke årstallet.
forevist en faktura udstedt af philip morris til reitan distribution den 2. oktober 2007 har
thomas ohlsson bekræftet, at produkterne, marlboro 100 box 20, marlboro ks box 20,
marlboro ks box 10 og marlboro gold 100 box 20 alle indeholdt rooftop logoet. der sælges
ikke marlboro cigaretter uden rooftop logoet i danmark. ”antal” angiver antallet af
kartoner, og ”enheder” angiver antallet af pakker.
i forbindelse med philip morris´ udvikling af cigaretpakkerne fjernede de for 3 år siden
navnet ”marlboro” på pakkerne. navnet fremgår således ikke længere på cigaretpakkerne.
det har ikke haft nogen effekt på salget, hvilket må betyde, at folk kender produktet. philip
morris har en online platform, hvor de må informere butikkerne om deres produkter. her
benytter de navnet marlboro. i forretningerne er det alene tilladt at have et prisskilt – her står
marlboro og prisen.
forevist en oversigt over philip morris´ key accounts for 2009 har thomas ohlsson forklaret,
at det er udfaldet af en række key account - aftaler. betegnelsen ”pos” står for point of sale.
                                                - 39 -
det er korrekt, at der eksempelvis var 80 kvickly butikker i 2009. betegnelsen ”mandatory”
betyder, at produktet er obligatorisk, og ”optional” betyder, at produktet er valgfrit. på dette
tidspunkt dækkede de 95 % af markedet. i dag er der omkring 5200 salgssteder, hvilket er
færre end tidligere på grund af det stigende antal key accounts.
marlboro er indbegrebet af philip morris. det er deres key produkt, uanset hvilket marked
de er i. marlboro er deres første prioritet blandt andet set i forhold til markedsføringsbudget-
ter. forevist en oversigt over philip morris´ markedsføringsomkostninger for 2002-2016 har
thomas ohlsson forklaret, at en væsentlig del af de anvendte markedsføringsomkostninger
er brugt på marlboro, som var deres første prioritet. når marlboro blev markedsført, skete
det sammen med rooftop mærket. i 2010/2011 skete der en stigning i omkostningerne på
grund af en satsning på festivaler. på dette tidspunkt var det ikke længere tilladt at
reklamere for tobaksprodukter.
medieplanen fra 1999 blev anvendt som præsentation i butikkerne for at vise, hvordan de
dækkede medierne. rooftop logoet var gengivet i bunden af annoncerne sammen med nav-
net marlboro. de lavede tilsvarende medieplaner, indtil det blev forbudt. målgruppen for
deres medieplaner var meget bred.
tidligere var det lovligt at gå rundt og sælge cigaretter med et marlboro mærke på blusen.
det gjorde de blandt andet på festivaler og ved andre events.
rooftop logoet er blevet opbygget i hele verden gennem mange år, og det betyder alt for phi-
lip morris.
marlboro er et meget velkendt produkt på det danske marked. det har en høj kvalitet, og da
det er verdens mest solgte, er det et meget kendt varemærke. kendskabsgraden har aldrig
været et problem for philip morris. derimod har problemet været, om den danske forbruger
ville tage imod marlboro. deres markedsandel er lavere end deres kendskabsgrad blandt
andet på grund af house of prince. hvis markedsundersøgelsen havde omfattet unge og
sociale rygere, ville kendskabsgraden blandt dem - efter hans opfattelse - have været højere,
                                                      - 40 -
end den er i den konkrete markedsundersøgelse. det samme ville have været tilfældet i 2011.
han vil mene, at kendskabsgraden blandt professionelle indkøbere ville have været 100 %.
philip morris har jævnligt gennemført markedsundersøgelser i danmark, som viste en høj
kendskabsgrad på trods af et lavt salg.
rooftop logoet blev tidligere også anvendt på blandt andet lightere, askebægre mv. det gør
de ikke længere. når de annoncerede anvendte de flere af deres rooftop mærker, men det
var typisk det røde logo, der blev anvendt på lightere mv.
parternes synspunkter
for sagsøger, philip morris, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med
sammenfattende processkrift af 30. oktober 2017, hvoraf fremgår bl.a.:
      ”... anbringender
      til støtte for de nedlagte påstande gøres det gældende,
      at    det foreløbigt registrerede varemærke vr 2011 02954 super roll <fig> (bilag 1) er
            registreret i strid med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 3, nr. 1, og § 15,
            stk. 4, nr. 1. og derfor er udelukket fra registrering;
      at    det ansøgte varemærke vr 2011 02954 indeholder et figurligt element der er identisk
            med pmi’s eu-varemærke nr. 004179801, og at det ansøgte varemærke i øvrigt lig-
            ner pmi’s påberåbte rooftop varemærker, og at det - hvilket er ubestridt - søges
            for identiske varer;
      at    det har betydning for vurderingen af og kravet til ’mærkelighed’, at der er tale om
            identiske varer, idet der efter fast praksis i dette tilfælde hurtigere statueres forveks-
            lelighed;
      at    det har betydning for forvekslelighedsvurderingen at pmi har brugt det påberåbte
            varemærke rooftop i danmark i en meget lang periode hvorved mærket har op-
            nået udvidet særpræg;
      at    det påberåbte rooftop varemærke ikke kan beskrives som et simpelt mærke og at
            rooptop logoet øjeblikkeligt genkendes i det ansøgte varemærke, hvor det antager
            den mest dominerende position;
      at    super roll for den danske forbruger er beskrivende for rulle tobak og dermed
            uden relevans for forvekslelighedsvurderingen;
                                             - 41 -
at der efter en helhedsvurdering er risiko for at det ansøgte varemærke vr 2011 02954
   forveksles med pmi’s påberåbte ældre rooftop varemærker, herunder at der an-
   tages at være en forbindelse med de ældre påberåbte varemærker, jf. varemærkelo-
   vens § 15 stk. 1 nr. 2, idet pmi’s rooftop logo er fuldstændig indeholdt i det an-
   søgte mærke og under hensyntagen til at rooftop logoet gennem langvarig og
   omfattende brug har opnået et udvidet særpræg gennem indarbejdelse, herunder i
   danmark, samt idet der er tale om helt identiske varer;
at såvel styrelsens som ankenævnets konkrete forvekslelighedsvurdering i relation til
   varemærkelovens § 15 stk. 1, nr. 2, er forkert, idet der i deres helhedsvurdering af
   spørgsmålet ikke er taget de nødvendige hensyn til den langvarige brug af det mær-
   ke(r) indsigelsen er baseret på, at pmi’s mærke er helt indeholdt i det ansøgte mærke
   samt at der er identitet mellem produkterne;
at statuering af forvekslelighed støttes af både administrativ praksis såvel som rets-
   praksis:
at den fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, som ankenævnet har foreta-
   get i relation til spørgsmålet om retsvirkningerne af at indsigelsen er baseret blandt
   andet på et velkendt eu-varemærke er forkert, idet ankenævnet fortolker varemær-
   kelovens § 15, stk. 3 nr. 1 forkert når ankenævnet i sine præmisser anfører at ”det er
   efter ankenævnets opfattelse en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke vil kunne
   medføre en sådan udnyttelse eller skade på klagers ef-varemærker, at de påberåbte varemær-
   ker er velkendte i den relevante omsætningskreds her i landet”;
at der allerede som følge af den forkerte retsanvendelse (forkert fortolkning af lov-
   grundlaget) er det fornødne grundlag til at tilsidesætte ankenævnets afgørelse;
at det er ubestridt, at rooftop logoet, herunder eu-varemærke nr. 004179801 er et
   velkendt eu-varemærke (det der bestrides er at rooftop logoet er velkendt i
   danmark) og at dette skal lægges til grund ved sagens afgørelse;
at kendskabsgraden til rooftop logoet er så høj, at rooftop logoet må anses for
   velkendt, subsidiært ”kendt af en kommercielt set ikke ubetydelig del af den rele-
   vante omsætningskreds”, her i landet, hvorfor mærket har krav på en udvidet be-
   skyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3;
at kendskabsgraden til rooftop logoet er så høj, at rooftop logoet må anses for
   velkendt her i landet, hvorfor mærket har krav på en udvidet beskyttelse, jf. vare-
   mærkelovens § 15, stk. 4;
at rooftop logoet også var velkendt, subsidiært ”kendt af en kommercielt set ikke
   ubetydelig del af den relevante omsætningskreds”, her i landet, på ansøgningstids-
   punktet for vr 2011 02954;
at der ikke er grundlag for at hævde at den gennemførte markedsundersøgelse ikke
   kan lægges til grund eller for at hævde at de faktuelle omstændigheder i forhold til
   kendskabsgraden af rooftop logoet var væsentligt anderledes på ansøgningstids-
   punktet for vr 2011 02954;
at selv hvis retten måtte komme frem til, at pmi’s eu-varemærker ikke er velkendte i
   danmark (hvilket gøres gældende) vil en korrekt retsanvendelse, som følge af eu-
                                              - 42 -
    varemærkets enhedskarakter, føre til at vr 2011 02954 ikke anerkendes til endelig
    registrering, og at den nedlagte indsigelse tages til følge;
at  ansøger (stg) med fuldt kendskab til pmi’s velkendte rooftop-varemærke netop
    valgt har et varemærke, der, fordi det inkorporerer pmi’s velkendte varemærke, gi-
    ver dem en uretmæssig fordel i den relevante omsætningskreds i danmark, idet det
    ansøgte mærke vr 2011 02954 lukrerer på den goodwill, der gennem mere end 60 år
    er oparbejdet i det velkendte varemærke, og som pmi nødvendigvis må værne;
at  brug af det ansøgte varemærke vr 2011 02954 vil være en utilbørlig udnyttelse at
    pmi’s velkendte rooftop varemærkes særpræg eller renommé eller der er alvorlig
    risiko herfor;
at  brug af det ansøgte varemærke vr 2011 02954 vil medføre en skade af pmi’s vel-
    kendte rooftop varemærkes særpræg eller renommé eller der er alvorlig risiko
    herfor; og
at  retsordenen gennem varemærkelovens § 15 stk. 3 og stk. 4 beskytter en indehaver af
    et velkendt varemærke mod sådan udnyttelse eller skade.
overfor ankenævnets subsidiære påstand om hjemvisning gøres det endvidere gælden-
    de:
at  sø- og handelsretten er kompetent til at træffe afgørelse om anvendelsen af vare-
    mærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 og dette uanset at ankenævnet (sagsøgte), som følge
    af sin urigtige fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 i relation til hvad der
    kræves for at et velkendt eu-varemærke kan forhindre et nationalt varemærke, und-
    lod at tage stilling til, om de øvrige betingelser i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1
    er opfyldte;
at  pmi under sagens behandling for ankenævnet havde fremsat de samme anbringen-
    der i forhold til de øvrige betingelser for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3
    nr. 1 som er fremsat under retssagen;
at  sagen ikke skal hjemvises som følge af at ankenævnet har foretaget en forkert ”alle-
    rede fordi afgørelse” i en situation hvor synspunkterne har været gjort gældende for
    ankenævnet;
at  ankenævnet under nærværende sag har tilkendegivet at man ikke mener det er do-
    kumenteret, at de øvrige betingelser for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3,
    nr. 1 er opfyldte og resultatet af en fornyet behandling i forbindelse med en hjem-
    visning vil derfor være kendt;
at  en hjemvisning således vil kun føre til en unødvendig udsættelse af en endelig mate-
    riel afgørelse af sagen som i sidste ende vil skulle træffes af domstolene (og i første
    instans af sø- og handelsretten); og
at  sagen - uanset om ankenævnet måtte tilkendegive, at man (naturligvis) vil skulle
    vurdere sagen på ny i tilfælde af en hjemvisning - af procesøkonomiske årsager ikke
    bør hjemvises men afgøres af sø- og handelsretten…”
                                                       - 43 -
for sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, er der i det væsentlige procederet i
overensstemmelse med påstandsdokumentet af 30. oktober 2017, hvoraf fremgår bl.a.:
      ”… anbringender
      1.      overordnede bemærkninger
      til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at der ikke er det for-
      nødne grundlag for at tilsidesætte ankenævnet for patenter og varemærkers afgørelse af
      23. marts 2015 (bilag 19), hvorved ankenævnet - i lighed med patent- og varemærkesty-
      relsen - afviste pmi’s indsigelser og opretholdt registreringen af vr 2011 02954 super
      roll (bilag 1).
      som nærmere begrundet i den indbragte afgørelse fandt ankenævnet således, at der ikke
      foreligger risiko for forveksling, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, og at betingelserne i varemærkelo-
      vens § 15, stk. 3, nr. 1, ikke er opfyldte.
      2.      om varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2
      efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, kan et varemærke ikke registreres, hvis der er ri-
      siko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre va-
      remærke, fordi det yngre varemærker er identisk med eller ligner det ældre varemærke,
      og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
      i relation til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, er det ubestridt, at der foreligger vare-
      sammenfald i relation til alle varer omfattet af de af pmi påberåbte figurmærke-
      registreringer og det registrerede varemærke vr 2011 02954 super roll.
      om baggrunden for, at der efter ankenævnets vurdering ikke foreligger risiko for for-
      veksling mellem de af pmi påberåbte figurmærkeregistreringer og det registrerede va-
      remærke vr 2011 02954 super roll, henvises navnlig til det i bilag 18, side 7-9 anførte.
      efter en helhedsbedømmelse af de af pmi påberåbte figurmærkeregistreringer og det re-
      gistrerede varemærke vr 2011 02954 super roll er det således ankenævnets vurde-
      ring, at der kun er en begrænset synsmæssig lighed mellem mærkerne, som ikke er til-
      strækkelig stor til, at der er risiko for forveksling. herved er det tillagt vægt, at de af pmi
      påberåbte mærker har en lav grad af distinktivitet og mærkernes forskellige helhedsind-
      tryk.
      dette er i øvrigt i overensstemmelse med afgørelsen fra ohim’s board of appeal vedrø-
      rende ef-varemærkeregistrering af vr 2011 02954 super roll, fremlagt som bilag 20
      (se punkt 38).
      3.      nærmere om varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1
      3.1     regelgrundlaget
      et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner et
      ældre ef-varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art,
      end for dem, for hvilke det ældre ef-varemærke er registreret, når det ældre ef-
      varemærke er velkendt i eu, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbør-
                                              - 44 -
lig udnyttelse af det ældre ef-varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville
skade dette særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 (og den tilsva-
rende bestemmelse i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 3).
bestemmelsen finder kun anvendelse, hvis alle betingelserne heri er opfyldt, dvs. at de
påberåbte ældre mærker er velkendte i eu, og at brugen af det yngre mærke (vr 2011
02954 super roll) vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre mærkers særpræg
eller renommé, eller en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.
efter ankenævnets opfattelse er det en forudsætning for, at brugen af det yngre mærke
(vr 2011 02954 super roll) vil kunne medføre en sådan udnyttelse af eller skade på
pmi’s ef-varemærker, at de påberåbte mærker er velkendte i den relevante omsætnings-
kreds her i landet, jf. eu-domstolens dom af 18. juni 2009 i sag c-487/07, oreal,
eu:c:2009:378 om den tilsvarende bestemmelse i det dagældende varemærkedirektiv.
dette er på linje med eu-domstolens dom af 3. september 2015 i sag c-125/14, iron &
smith, eu:c:2015:539, præmis 29-34, om fortolkning af varemærkedirektivets artikel 4,
stk. 3, hvorefter der ikke kan foreligge utilbørlig udnyttelse, hvis det ældre ef-
varemærke ikke er tilstrækkeligt kendt i den medlemsstat, hvor det yngre nationale va-
remærke er søgt registreret.
eu-domstolens anvendelse af udtrykket en ”kommercielt set ikke ubetydelig del” i ste-
det for velkendt er ikke udtryk for en væsentlig materiel forskel i forhold til den fortolk-
ning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, som ankenævnet har lagt til grund i den ind-
bragte afgørelse. eu-domstolens bemærkninger i præmis 34 skal således ses i lyset af, at
begrebet velkendt efter fast retspraksis forudsætter en vis grad af kendskab hos den rele-
vante kundekreds, som må anses for nået, når det ældre varemærke er kendt af en bety-
delig del af den relevante kundekreds, jf. præmis 17ff.
endelig er det ikke tilstrækkeligt, at en kommercielt set betydelig del af den relevante
kundekreds i den medlemsstat, hvor det yngre nationale varemærke er søgt registreret,
har kendskab til de ældre ef-varemærker og skaber en sammenhæng mellem dette og
det yngre nationale varemærke, idet det også skal dokumenteres, at brugen af det yngre
varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre ef-varemærkers særpræg el-
ler renommé eller en sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.
3.2     den konkrete vurdering
pmi har ikke dokumenteret, at de af pmi påberåbte ældre ef-varemærker er velkendte
(eller kendt af en kommercielt betydelig andel af den relevante omsætningskreds) i
danmark, jf. herved den nærmere begrundelse i patent- og varemærkestyrelsens afgørel-
se, side 4-7.
de for ankenævnet fremlagte markedsundersøgelser fra andre lande kan ikke tillægges
vægt, idet de fremlagte oplysninger fra andre medlemsstater ikke dokumenterer, at
pmi’s varemærke var tilstrækkeligt kendt i danmark. de pågældende undersøgelser si-
ger således ikke noget om, hvorledes den relevante omsætningskreds i danmark opfatter
mærkerne.
det bestrides i den forbindelse ikke, at de af pmi påberåbte ældre ef-varemærker er vel-
kendte i eu. dette er bare ikke relevant for vurderingen af kendskabsgraden i danmark.
                                              - 45 -
pmi har efter sagens behandling i ankenævnet fremlagt en række bilag om bl.a. omsæt-
ningen og markedsføringen i danmark samt indhentet en markedsundersøgelse om for-
holdene i danmark, der skal underbygge, at de påberåbte varemærker er tilstrækkeligt
kendte i den relevante omsætningskreds i danmark. de pågældende oplysninger kan ik-
ke føre til en tilsidesættelse af ankenævnets afgørelse, idet vurderingen af ankenævnets
afgørelse skal ske ud fra de på afgørelsestidspunktet foreliggende oplysninger.
om bilagene vedrørende bl.a. omsætning og markedsføringsomkostninger i danmark
bemærkes herudover, at de pågældende tal ikke er nærmere fordelt på omsætning og
markedsføringsomkostninger relateret til de enkelte varemærker, og det er heller ikke op-
lyst, hvorledes de pågældende tal står i forhold til andre udbyderes tilsvarende omsæt-
nings- og markedsføringsomkostningstal. endelig ses de pågældende varemærkers mar-
kedsandel i den tilsvarende periode i danmark ikke oplyst.
ankenævnet skal i stedet henvise til uddrag fra statistikbanken, danmarks statistik over
forbrug af cigaretter i danmark i 2000-2015 (bilag a). det fremgår heraf, at der eksempel-
vis i 2004, hvor pmi har oplyst antallet solgte marlboro-cigaretter til 196 mio. stk., blev
solgt næsten 8,2 mia. cigaretter i danmark. med andre ord udgjorde salget af marlboro
under 2,5 % af salget af cigaretter i danmark det pågældende år.
om den indhentede markedsundersøgelse bemærkes, at kendskabsgraden skal doku-
menteres for perioden inden indgivelse af ansøgningen om registrering af det yngre va-
remærke. markedsundersøgelsen af kendskabsgraden til pmi’s ældre varemærke i den
relevante omsætningskreds er også af den grund irrelevant, idet den kun belyser den nu-
værende kendskabsgrad, som kan have ændret sig i forhold til ansøgningstidspunktet.
endvidere bevirker udformningen af spørgsmålene til brug for markedsundersøgelsen,
at markedsundersøgelsen er irrelevant. således er undersøgelsen uegnet til at kunne sikre
en objektiv besvarelse af det grundlæggende spørgsmål om kendskabsgrad på det rele-
vante tidspunkt, og den er ikke tilstrækkelig repræsentativ til, at den kan tillægges be-
tydning i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt pmi’s varemærke var tilstrækkelig kendt i
den relevante omsætningskreds.
i relation til spørgsmål 1-3 indsnævrer disse markedsundersøgelsen i et sådant omfang,
at den efter ankenævnets opfattelse er uden værdi i forhold til at belyse kendskabsgraden
til varemærket i den relevante forbrugerkreds.
i spørgsmål 1 udelukkes forbrugere under 20 år fra undersøgelsen. dette synes ikke vel-
begrundet, idet en markedsundersøgelse for at være retvisende må omfatte alle relevante
forbrugere, herunder idet kendskabsgraden skal måles i forhold til den relevante kreds af
forbrugere, som har den laveste opmærksomhedsgrad.
på tilsvarende vis synes spørgsmål 2 at indsnævre den relevante kreds af forbrugere, idet
litra c ikke fuldt ud er afgrænset i overensstemmelse med de produkter og tjenesteydel-
ser, som varemærket er registret for.
i spørgsmål 3 udelukkes de respondenter, der ikke ryger flere end 3 cigaretter dagligt.
også dette indsnævrer kredsen af forbrugere ubegrundet, jf. bemærkningerne til
spørgsmål 1 og 2. dels indsnævres den adspurgte kreds til personer, der ryger cigaretter,
dels indsnævres denne for snævre kreds yderligere til personer, der ryger mere end et
vist antal cigaretter om dagen.
                                                       - 46 -
       spørgsmål 4, 5 og 7 relaterer sig kun til kendskabet til brandet marlboro, men derimod
       ikke til pakkens logo, som er omdrejningspunktet for sagen.
       hvad angår spørgsmål 6 og 8, så er den angivne figur ikke fuldt ud identisk med det æl-
       dre varemærke. dertil kommer, at spørgsmål 8 spørgsmålet ikke kan anses for tilstrække-
       ligt uhjulpet, idet der er angivet forslag til tobaksmærker i forbindelse med varemærket.
       det er værd at bemærke, at trods den uberettiget indsnævrede kreds af respondenter for-
       binder kun 39 % uhjulpet de påberåbte ef-varemærker med pmi. kun 32 % kender
       uhjulpet marlboro som tobaksmærke.
       for en ordens skyld bemærkes, at de påberåbte varemærker også er registreret for andre
       produkter og tjenesteydelser end cigaretter, hvor kendskabsgraden til pmi’s varemærker
       må formodes at være væsentligt mindre.
       på denne baggrund har pmi ikke dokumenteret, at de af pmi påberåbte ældre ef-
       varemærker er velkendte eller kendt af en kommercielt betydelig andel af den relevante
       omsætningskreds i danmark.
       ankenævnet har ikke taget stilling til, om de øvrige betingelser i varemærkelovens § 15,
       stk. 3, nr. 1, er opfyldt.
       hvis retten måtte nå frem til, at de påberåbte ældre ef-varemærker er tilstrækkeligt
       kendte til at være beskyttet efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, bør sagen hjemvises
       til ankenævnet med henblik på en stillingtagen hertil…”
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
retten finder efter en helhedsvurdering af de foreliggende mærker ikke grundlag for at til-
sidesætte ankenævnets afgørelse om, at der ikke foreligger risiko for forveksling efter vare-
mærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og at denne bestemmelse derfor ikke er til hinder for registre-
ring af scandinavian tobacco groups figurmærke kaldet ”super roll”. der er således ikke
grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse om, at der består en vis synsmæssig lig-
hed mellem mærkerne, men at denne lighed er begrænset og ikke tilstrækkelig stor til, at der
er risiko for forveksling af mærkerne. denne bedømmelse gælder uanset, at retten ikke kan
tiltræde, at rooftop mærket som indarbejdet på det danske marked har en lav grad af dis-
tinktivitet, jf. nærmere om kendskabsgraden i danmark nedenfor.
                                               - 47 -
spørgsmålet bliver herefter, hvilken beskyttelse, om nogen, rooftop mærket (eutm
004179801) nyder på det danske marked i forhold til det yngre super roll mærke i medfør af
bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, om eu-varemærker, som er velkendte i
eu. parterne er for sø- og handelsretten enige om, at rooftop mærket er velkendt i eu.
det følger af præmis 34 i eu-domstolens dom af 3. september 2015 i iron & smith (c-125/14),
at når det ældre eu-varemærke allerede har opnået et renommé inden for en væsentlig del af
unionens område, men ikke hos den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor det yng-
re nationale varemærke, der er berørt af indsigelsen, er søgt registreret, er indehaveren af
eu-varemærket berettiget til den anførte beskyttelse, når det viser sig, at ”en kommercielt set
ikke ubetydelig del af den nævnte kundekreds har kendskab til dette varemærke, skaber en
sammenhæng mellem dette og det yngre varemærke, og at der under hensyntagen til alle de
relevante faktorer i det foreliggende tilfælde enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af
ef-varemærket, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan
krænkelse indtræder i fremtiden.”
det følger af ovenstående og af eu-domstolens dom i øvrigt, at den kendskabsgrad, som
phillip morris skal påvise til det i unionen velkendte rooftop mærke i danmark for at opnå
beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er lavere end den kendskabsgrad, der
kræves for at etablere, at mærket er velkendt, og at det relevante kriterium for det første er,
at ”en kommercielt set ikke ubetydelig del” af den relevante kundekreds i danmark skal
have kendskab til varemærket.
det skal herefter fastslås, i hvilken grad phillip morris har godtgjort kendskab til mærket i
den relevante kundekreds på ansøgningstidspunktet for det yngre mærke, super roll, den
28. juni 2011.
ved bedømmelsen af de foreliggende oplysninger skal der tages hensyn til, at tobaksmarke-
det er særligt derved, at der i en årrække fra statens side har været restriktioner og forbud
vedrørende markedsføringen af tobak.
                                              - 48 -
markedsundersøgelsen fra oktober 2016 viser et uhjulpet kendskab på 39 % og et hjulpet
kendskab på 42 % til rooftop mærket blandt gruppen af respondenter sammensat af perso-
ner over 20 år, som ryger mere end tre cigaretter om dagen. retten finder det ubetænkeligt at
lægge til grund, at disse resultater ikke afviger væsentlig fra situationen i juni 2011. der er
herved lagt vægt på de øvrige oplysninger om mærket og dets langvarige tilstedeværelse på
markedet samt på markedets særlige karakter. det skal om undersøgelsen endvidere be-
mærkes, at målgruppen burde have omfattet en bredere kundekreds, nemlig flere potentielle
kunder, herunder lejlighedsrygere. endelig bemærkes, at kendskabsgraden må siges at være
høj, når den bedømmes i forhold til en markedsandel på omkring 2 – 3 % i et marked, som er
præget af to meget store spillere (begge konkurrenter til phillip morris).
ud over markedsundersøgelsen har retten i bedømmelsen af kendskabsgraden navnlig lagt
vægt på de dokumenterede fortrolige oplysninger om markedsføringsomkostninger i den
relevante periode, som henset til de omtalte forbud og restriktioner for markedsføringen må
karakteriseres som ikke ubetydelige beløb. det må endvidere efter thomas ohlssons forkla-
ring om dokumentationen for tilstedeværelse i detailhandlen lægges til grund som et væ-
sentligt moment, at cigaretter med rooftop mærket sælges i 95 % af de relevante butikker i
danmark, herunder således at distributionen dækker en meget bred del af detailhandlen.
endelig må der lægges vægt på, at marlboro er verdens største cigaretmærke med internati-
onal status som et af verdens mest værdifulde mærker i det hele taget. på den anden side må
det ved bedømmelsen af disse oplysninger erindres, at oplysningerne om markedsførings-
omkostninger også dækker andre mærker hos phillip morris, dog således at en væsentlig del
af markedsføringsomkostningerne ifølge thomas ohlssons forklaring vedrører marlboro.
det må endvidere erindres, at mærket marlboro er et ordmærke forskelligt fra, men dog
meget tæt knyttet til, rooftop mærket. det skal i sidstnævnte forbindelse også bemærkes, at
det efter bevisførelsen må lægges til grund, at phillip morris i de seneste cirka tre år i
danmark uden nedgang i salget har solgt cigaretterne i pakker alene med rooftop mærket,
men uden marlboro navnet. dette siger også noget om mærkets styrke i 2011.
efter en samlet bedømmelse af ovennævnte finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte
ankenævnets vurdering af, at rooftop mærket ikke var velkendt i danmark i juni 2011. men
                                                    - 49 -
retten finder det under hensyn til de særlige forhold for markedsføring af cigaretter godt-
gjort, at rooftop mærket er og også i juni 2011 var kendt af en kommercielt set ikke ubetyde-
lig del af den relevante kundekreds i danmark, og at betingelsen for beskyttelse i varemær-
kelovens § 15, stk. 3, nr. 1, for så vidt er til stede.
retten finder endvidere, at der hos den relevante kundekreds vil skabes en sammenhæng
mellem de to mærker som krævet under varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1. der er ved
bedømmelsen heraf lagt vægt på super rolls brug af den spejlvendte, identiske og ens di-
mensionerede geometriske rooftop figur, som har den stilling på markedet, som er gennem-
gået ovenfor. dertil kommer, at der er en betydelig grad af varesammenfald, ligesom de
snævre rammer for markedsføringen over for samme forbrugergruppe er inddraget. retten
er enig med phillip morris i, at der kan lægges vægt på, at varerne i praksis også kan
opstilles på hovedet, når de markedsføres. efter en helhedsbedømmelse betyder den stejlen-
de hest og de beskrivende ord ”super roll” i super rolls mærke ikke, at man kan nå til et
andet resultat.
retten finder det på ovenstående baggrund endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at
man ved brugen af super roll forsøger at lægge sig i kølvandet på rooftop mærket med
henblik på at drage fordel af rooftops tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på at
udnytte den kommercielle indsats, som phillip morris har ydet for at skabe og vedligeholde
mærkets image.
det følger af ovenstående, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1, er til hinder for registrering
af super roll mærket.
det skal hertil bemærkes, at sø- og handelsrettens afgørelse er truffet med sagkyndige med-
lemmer efter en mundtlig forhandling af de samme spørgsmål, som forelå for ankenævnet,
og at retten i den foreliggende sag ikke finder grund til at hjemvise sagen med henblik på, at
ankenævnet skal tage stilling de spørgsmål om anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 1, som ankenævnet valgte ikke at tage stilling til i sin afgørelse af sagen, og som forelig-
ger fuldt oplyste for retten.
                                               - 50 -
resultatet bliver herefter, at sø- og handelsretten tager phillip morris’ påstand om sletning
af mærket super roll til følge.
ankenævnet for patenter og varemærker skal herefter betale sagsomkostninger til philip
morris med 139.250 kr., hvoraf 40.000 kr. udgør et passende beløb til udgifter til advokat
inkl. moms, 98.750 kr. inkl. moms udgør udgiften til gennemførelse af markedsundersøgelse
og 500 kr. udgør udgiften til retsafgift. retten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på
sagens karakter, omfang og forløb, herunder med afsluttende hovedforhandling på to dage.
                                      thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker skal slette varemærket vr 2011 02954 super
roll <figurmærke> fra varemærkeregistret.
ankenævnet for patenter og varemærker skal inden 14 dage betale 139.250 kr. i sagsomkost-
ninger til philip morris brands sàrl. beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
poul hartvig nielsen                    mads bundgaard larsen                        jens krog
                                            (sign.)
                                         ___ ___ ___
                                udskriftens rigtighed bekræftes
                                   sø- og handelsretten, den
 - 51 -