                             højesterets dom
                           afsagt torsdag den 3. april 2014
sag 282/2009
(2. afdeling)
malaysia dairy industries pte. ltd.
(advokat janne glæsel)
mod
ankenævnet for patenter og varemærker
(kammeradvokaten ved advokat tomas ilsøe andersen)
hovedintervenient til støtte for ankenævnet for patenter og varemærker:
kabushiki kaisha yakult honsha
(advokat mogens yde knudsen)
i tidligere instans er afsagt dom af sø- og handelsretten den 22. oktober 2009.
i pådømmelsen har deltaget fem dommere: lene pagter kristensen, poul søgaard, jon
stokholm, lars hjortnæs og jan schans christensen.
påstande
appellanten, malaysia dairy industries pte. ltd. (mdi), har påstået indstævnte, ankenævnet
for patenter og varemærker, dømt til at anerkende, at varemærkeregistrering vr 2000 03750
registreres endeligt.
ankenævnet for patenter og varemærker har påstået stadfæstelse, subsidiært hjemvisning af
sagen til ankenævnet.
hovedintervenienten, kabushiki kaisha yakult honsha (yakult), har påstået sagen hjemvist
til fornyet behandling, principalt ved ankenævnet for patenter og varemærker, subsidiært ved
sø- og handelsretten. mere subsidiært har yakult påstået stadfæstelse.
                                               - 2 -
mdi har over for ankenævnet for patenter og varemærkers subsidiære påstand og yakults
principale påstand påstået frifindelse.
supplerende sagsfremstilling
yakult udviklede i 1935 en mælkedrik, som i begyndelsen blev solgt i en glasflaske på det
japanske marked. yakult anmodede i 1965 den japanske designer kenmochi om at skabe et
nyt flaskedesign. kenmochi designede en plasticflaske, som mælkedrikken stadig sælges i. på
baggrund af en ansøgning indleveret den 15. september 1965 opnåede yakult designregistre-
ring af denne plasticflaske i japan. yakult begyndte brugen af plasticflasken den 1. oktober
1968.
mdi har siden 1977 produceret og solgt en tilsvarende mælkedrik, der sælges i en plasticfla-
ske, som yakult har gjort gældende er identisk eller næsten identisk med yakults plasticfla-
ske.
mdi opnåede på baggrund af en ansøgning fra 1976 designregistrering af plasticflasken i
england, malaysia og singapore.
i 1977 indleverede yakult en ansøgning om designregistrering af plasticflasken i england, og
i maj 1978 anlagde yakult sag mod mdi ved high court i london. i en erklæring afgivet den
27. december 1978 af administrerende direktør thio keng poon, mdi, til brug for denne sag
er anført bl.a.:
       ”9. in 1973 i visited the office of yakult honsha co. ltd. on 22nd march, 4th
       june, 22nd august and 28th august. i had discussions with several officers of their
       international business department concerning the possibility of their supplying
       technical know-how.
       …
       my discussions with yakult turned out to be fruitless as they did not make any de-
       finite proposal.”
af en erklæring afgivet den 3. januar 1979 af fabrikschef i mdi, aw soon cheong, til brug
for samme sag, fremgår bl.a., at han med mdi’s administrerende direktør, thio keng poon, i
januar 1968 drøftede at etablere en fabrik til fremstilling af mælkeprodukter i malaysia, men
at planerne herom blev midlertidigt skrinlagt i 1970. senere blev projektet genoptaget, og aw
                                                - 3 -
soon cheong blev bedt om at undersøge det lokale marked for helsedrikke og andre drikkeva-
rer emballeret med henblik på umiddelbar indtagelse, idet han var særligt fokuseret på em-
ballagen. han indsamlede, undersøgte omhyggeligt og sammenlignede alle slags flasker og
beholdere for sådanne drikkevarer i singapore og malaysia. blandt de undersøgte flasker og
beholdere udvalgte aw soon cheong ifølge erklæringen en flaske anvendt af brand and co,
som dannede grundlaget for den flaske, han selv designede og anbefalede, at mdi anvendte.
dette accepterede thio keng poon i november 1972. i erklæringen er herudover anført bl.a.:
       ”9. in august 1973 together with mr. thio i visited several factories in japan
       which manufactured lactic acid drinks. these factories were those of nippon
       kogyo kaihatsu kk., lb company ltd., kansai yoguruton company ltd., ya-
       kult honsha company ltd., morinaga milk industries and snow brand milk
       products company ltd. the primary aim of my visits to these factories was to
       gather further insight into the nature of the lactic acid drink product and to assist
       mr. thio in his discussions with the manufactures concerning a possible joint
       ventures or a tie-up relating to know-how. i recall that the discussions with the
       manufacturers all related to the manufacturing process and the subject of product
       containers was never mentioned.”
i 1979 begærede mdi forbud nedlagt i singapore mod, at yakult markedsførte sin mælkedrik
i sin plasticflaske i singapore. high court of singapore tog ikke begæringen til følge. i rettens
afgørelse er anført bl.a.:
       ”15. in view of the evidence of e fujimoto who designed the yakult bottle and in view
             of the extensive advertising by yakult japan and by hong kong yakult co ltd
             (yakult hong kong) i find it surprising that the plaintiffs can claim that the de-
             sign alleged to have been produced by aw soon cheong, the plant manager for
             mdi, and used for the vitagen bottle, was the original design since even from the
             advertisements it appears to be the same as the yakult design. it is inconceivable
             that thio keng poon, the managing director of both mdi and mm, who has been
             interested in the manufacture and sale of milk-based beverages and has business
             interests in hong kong and contacts in japan, was not aware of yakult hong
             kong and that yakult japan and yakult hong kong used the yakult bottle in
             which to market their product. yakult japan sold their drinks in japan in glass
             containers in the ‘60s and beginning in 1966 they began to go over to the yakult
             bottles. yakult hong kong used the yakult bottle since 1971. it is likely that he
             was also aware that in august 1972, yakult japan brought their yakult product in
             their yakult bottle to singapore to conduct a market research project in singapore
             in order to ascertain whether the population in singapore found the taste of the
             yakult product palatable.
       16.   … i do not think that it is possible, on the evidence i have, for the plaintiffs to ac-
             quire any distinctiveness in their bottle. if the plaintiffs’ goods have some distinc-
                                                 - 4 -
             tive feature then this feature is the word ‘vitagen’ which is prominently displayed
             in the container and is used in advertising material concerning such goods. in my
             view the shape of the bottle is not and cannot be distinctive of the goods of the
             plaintiffs as it is a copy of the container which is identified as the yakult con-
             tainer. it would appear that the plaintiffs copied the yakult bottle.”
mdi opnåede på baggrund af en ansøgning fra 1980 varemærkeregistrering af sin plasticfla-
ske i bl.a. malaysia.
den 23. december 1992 fik yakult registreret sin plasticflaske som varemærke i benelux-lan-
dene.
i perioden fra 1992 til 2006 var yakults plasticflaske mønsterregistreret i danmark.
den 31. marts 1993 indgik mdi og yakult den i sø- og handelsrettens dom beskrevne for-
ligsaftale.
i perioden fra den 5. maj til den 3. august 1993 fik yakult registreret sin plasticflaske som
varemærke i østrig, tjekkiet, frankrig, portugal, slovakiet, spanien, tyrkiet, rumænien og
schweiz. yakult opførte endvidere en fabrik i holland, der stod færdig i 1994.
den 2. juni 1995 ansøgte mdi om registrering som tredimensionelt varemærke af sin plastic-
flaske i danmark for varer i klasse 29 og 32. ansøgningen blev afslået af patentdirektoratet
senest ved brev af 2. april 1996 med henvisning til manglende særpræg. denne afgørelse blev
stadfæstet af patentankenævnet den 22. juni 1998.
den 26. juli 1996 rettede yakult nederland b.v. henvendelse til den hollandske ambassade i
københavn i anledning af, at yakult nederland b.v. var ved at undersøge muligheden for i
fremtiden at eksportere yakult-mælkedrikken til bl.a. danmark. af brevet fremgår bl.a., at
yakult nederland b.v. anmodede ambassaden om at være behjælpelig med at opnå godken-
delse af en produktetiket på dansk.
det fremgår af sø- og handelsrettens dom afsagt den 9. juni 2000 i en sag mellem mdi og
patentankenævnet, at yakult den 8. august 1999 fik registreret sin flaske med ordet ”yakult”
påtrykt i klasse 29, 30 og 32.
                                              - 5 -
mdi fik ved dommen afsagt af sø- og handelsretten den 9. juni 2000 medhold i, at det tredi-
mensionelle mærke havde det til registrering fornødne særpræg. varemærket blev herefter
registreret den 15. august 2000.
den 16. oktober 2000 gjorde yakult indsigelse mod mdi’s registrering med den begrundelse,
at yakult havde og gjorde brug af ældre identiske varemærker uden for danmark, og at mdi
på ansøgningstidspunktet kendte eller burde have kendt yakults ældre varemærker, jf. vare-
mærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3.
i 2003 indgik mdi og yakult et forlig, hvorefter begge parter i australien kunne benytte de-
res plasticflasker med henholdsvis vitagen og yakult påtrykt. et tilsvarende forlig blev ind-
gået i 2004 vedrørende new zealand.
patent- og varemærkestyrelsen traf den 14. juni 2005 afgørelse om, at registreringen af
mdi’s mærke kunne opretholdes på trods af yakults indsigelse. af styrelsens afgørelse frem-
går bl.a. følgende:
       ”3.     vurdering og konklusion
       det angrebne mærke:
       det angrebne mærke omfatter varer i klasse 29 og 32.
       indsigers mærke.
       indsigers mærke er registreret i udlandet for bl.a. klasse 29 og 32.
                                                - 6 -
       det angrebne mærke og indsigers mærke ligner hinanden i udpræget grad ligesom mær-
       kerne vedrører identiske varer. de krav der stilles efter varemærkelovens § 15, stk. 3,
       nr. 3, til ligheden mellem mærkerne og varerne ses således at være opfyldt.”
patent- og varemærkestyrelsens begrundelse for at opretholde mærket er gengivet i sø- og
handelsrettens dom.
ved kendelse af 16. oktober 2006 ophævede ankenævnet for patenter og varemærker vare-
mærkeregistreringen. ankenævnets begrundelse for at ophæve registreringen er gengivet i sø-
og handelsrettens dom.
efter eu-domstolens besvarelse af de præjudicielle spørgsmål i den nedenfor nævnte dom af
27. juni 2013 er der for højesteret fremkommet oplysninger om parternes brug af deres fla-
sker samt yakults markedsføring.
mdi har oplyst, at mdi i perioden 2003-2006 solgte sin mælkedrik i plasticflasken påført
vitagen® i danmark og sverige. til dokumentation herfor er alene fremlagt følgende:
mdi’s faktura af 7. august 2006 til china town market, københavn v, hvoraf fremgår bl.a.,
at mdi leverede ni pakker med fem flasker ”vitagen cultured drink” i hver pakke, og at der
var tale om ”sample of no commercial value” og ”value declare for custom purposes only”,
samt fem fakturaer udstedt af mdi i perioden september 2003 til april 2004 til golden bam-
boo chinese restaurant, københavn v, hvoraf tilsvarende formuleringer fremgår.
yakult har om markedsføringen af selskabets flaske i europa forud for mdi’s ansøgning om
varemærkeregistrering i danmark den 2. juni 1995 oplyst, at der i perioden marts 1994 til juni
1995 blev bragt annoncer med yakults flaske i aviser og magasiner i holland, ligesom flasken
var omtalt i avis- og tidsskriftsartikler i holland i perioden april 1993 til juni 1995. der blev i
april og maj 1995 bragt annoncer med flasken i aviser og tidsskrifter i belgien, ligesom fla-
sken var omtalt i avis- og tidsskriftsartikler i belgien i perioden november 1994 til juni 1995.
om salget af sin flaske har yakult oplyst, at selskabet i 1994 solgte i gennemsnit 63.899 fla-
sker om dagen i holland, og at selskabet i 1995 i holland, belgien, luxembourg, frankrig,
spanien, england og irland samlet solgte i gennemsnit 108.139 flasker om dagen.
                                                 - 7 -
retsgrundlaget
i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, hedder det:
       ”stk. 3. et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis
       …
       3)       det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på
                tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres
                gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes
                dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det
                yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde
                eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.”
i forarbejderne til bestemmelsen er anført bl.a., jf. folketingstidende 1996-97, tillæg a, side
982:
       ”til nr. 3.
       varemærkelovens § 15, og herunder den nuværende § 15, stk. 3, er formuleret i nøje
       overensstemmelse med og ved brug af samme systematik som varemærkedirektivets ar-
       tikel 4. dette er sket for at sikre korrekt gennemførelse af direktivet. i sin nuværende
       ordlyd omhandler stk. 3 kun den udvidede beskyttelse, der under visse omstændigheder
       skal tillægges velkendte ef-varemærker. af systematiske grunde er det fundet hen-
       sigtsmæssigt, at den udvidede beskyttelse af andre udenlandske mærker, som forslaget
       indeholder, jf. nedenfor, samles i dette stykke. gennemføres forslaget, vil det altså fort-
       sat være således, at de almindelige regler for, hvornår varemærker er forvekslelige,
       fremgår af § 15, stk. 1. de særlige regler, der gælder for beskyttelsen af visse udenland-
       ske mærker, vil fremgå af stk. 3, og den udvidede beskyttelse, der tilkommer velkendte
       danske mærker, samt beskyttelsen af andre former for nationale, erhvervsmæssige ken-
       detegn, vil fremgå af § 15, stk. 4.
       …
       stk. 3, nr. 3. bestemmelsen svarer til den fakultative bestemmelse i varemærkedirekti-
       vets art. 4, stk. 4, g), men har dog fået et snævrere anvendelsesområde. bestemmelsen
       kan således kun anvendes, hvis det ansøgte mærke er identisk eller næsten identisk med
       det ældre udenlandske mærke, og altså ikke hvis mærkerne blot er forvekslelige. be-
       stemmelsen er samtidig udformet med henblik på udtrykkeligt at opfylde danmarks
       forpligtelser i henhold til pariserkonventionens artikel 6, (g) og svarer i øvrigt til den
       tidligere varemærkelovs § 14, nr. 7.
       erfaringerne har vist et behov for en sådan bestemmelse. i praksis vil bestemmelsen
       formentlig oftest blive anvendt i tilfælde, hvor der har eksisteret en forretningsmæssig
       kontakt mellem varemærkeansøgeren og indehaveren af det udenlandske mærke. dette
       er dog ikke en betingelse. alene det forhold, at ansøgeren har kendskab til det uden-
       landske mærke, og dette er åbenbart, f.eks. fordi ansøgeren selv erkender dette, vil være
                                                    - 8 -
       tilstrækkeligt til at bringe ansøgeren i ond tro. eksempler på de tilfælde, hvor der har
       været forretningsmæssig kontakt mellem parterne, er typisk forhandler- eller agentafta-
       ler eller indledende kontakter med henblik på sådanne aftaler.”
i artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet (direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker) hedder det:
       ”4.    en medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes
              udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det
              omfang:
       …
       g)     varemærket kan forveksles med et varemærke, der blev anvendt i udlandet på tids-
              punktet for indgivelsen af ansøgningen, og som stadig anvendes der, forudsat at
              ansøgeren har indgivet ansøgningen i ond tro.”
højesteret har ved forelæggelsesbeslutning af 29. juni 2012 stillet eu-domstolen følgende
præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkning af artikel 4, stk. 4, litra g), i europa-parla-
mentets og rådets direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om varemærker (varemærkedirektivet):
       ”spørgsmål 1
       er begrebet ond tro i europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/ef af 22. oktober
       2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, artikel
       4, stk. 4, litra g), udtryk for en retsstandard, der kan udfyldes i overensstemmelse med
       national ret, eller er der tale om et eu-retligt begreb, som skal undergives en ensartet
       fortolkning i hele eu?
       spørgsmål 2
       hvis begrebet ond tro i direktiv 2008/95/ef, artikel 4, stk. 4, litra g), er et eu-retligt
       begreb, skal begrebet da forstås således, at det kan være tilstrækkeligt, at ansøgeren på
       ansøgningstidspunktet havde eller burde have kendskab til det udenlandske mærke, eller
       stilles der yderligere krav til ansøgerens subjektive forhold for at nægte registrering?
       spørgsmål 3
       kan en medlemsstat vælge at indføre en særegen beskyttelse af udenlandske mærker,
       som i relation til kravet om ond tro adskiller sig fra artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv
       2008/95/ef, f.eks. ved at stille et særligt krav om, at ansøgeren havde eller burde have
       haft kendskab til det udenlandske mærke?”
i dom af 27. juni 2013 i sag c-320/12 har eu-domstolen besvaret spørgsmålene således:
       ”29      på baggrund af ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares
                med, at artikel 4, stk. 4, i litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at be-
                                      - 9 -
   grebet »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestem-
   melse, udgør et selvstændigt eu-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i uni-
   onen.
   …
34 det skal fastslås, at begrebet »ond tro« fremgår af artikel 51, stk. 1, litra b), i
   forordning nr. 40/94, hvorefter et ef-varemærke erklæres ugyldigt, »når ansøge-
   ren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro«. denne bestemmelse er genta-
   get identisk i artikel 52, stk. 1, litra b), i rådets forordning (ef) nr. 207/2009 af
   26. februar 2009 om ef-varemærker (eut l 78, s. 1), der har ophævet og er-
   stattet forordning nr. 40/94.
35 forordning nr. 207/2009, der supplerer eu-lovgivningen på varemærkeområdet
   ved at indføre en fællesskabsordning for varemærker, forfølger samme formål
   som direktiv 2008/95, dvs. det indre markeds oprettelse og funktion. henset til
   nødvendigheden af et harmonisk samspil mellem de to varemærkesystemer – de
   fællesskabsretlige systemer og de nationale systemer – skal begrebet »ond tro« i
   den forstand, hvori det er anvendt i artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95,
   fortolkes på samme måde som i forbindelse med forordning nr. 207/2009. en
   sådan fremgangsmåde sikrer en sammenhængende anvendelse af de forskellige
   regler i unionens retsorden, der har varemærker til genstand.
36 det fremgår af den retspraksis, der fortolker dette begreb i forbindelse med den
   nævnte forordning, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der fore-
   ligger ond tro, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de
   relevante faktorer i sagen, og som foreligger på tidspunktet for indgivelsen af
   ansøgningen om registrering, såsom bl.a. det forhold, at ansøgeren vidste eller
   burde vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af
   samme eller lignende art. det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en
   tredjemand bruger et sådant tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at
   det kan fastslås, at denne ansøger var i ond tro. der skal desuden tages hensyn til
   den nævnte ansøgers hensigt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om
   registrering af et varemærke, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes
   på baggrund af sagens objektive omstændigheder (jf. i denne retning dom af
   11.6.2009, sag c-529/07, chocoladefabriken lindt & sprüngli, sml. i, s. 4893,
   præmis 37 og 40-42).
37 på baggrund af det ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at arti-
   kel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at det kan
   fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i
   denne bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der ken-
   detegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af regi-
   streringsansøgningen. det forhold, at ansøgeren ved eller bør vide, at en tredje-
   mand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen i udlandet anvender et va-
   remærke, der kan forveksles med det varemærke, som søges registreret, er ikke i
   sig selv tilstrækkeligt til at det kan fastslås, at ansøgeren er i ond tro i den for-
   stand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.
   …
                                              - 10 -
     43     det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 4, stk. 4, litra g), i
            direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke tillader medlems-
            staterne at indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der
            adskiller sig fra den, der er indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på
            det forhold, at ansøgeren havde eller burde have haft kendskab til et udenlandsk
            varemærke.
            …
            på grundlag af disse præmisser kender domstolen (femte afdeling) for ret:
            1)     artikel 4, stk. 4, litra g), i europa-parlamentets og rådets direktiv
                   2008/95/ef af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlems-
                   staternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at begrebet
                   »ond tro« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestem-
                   melse, udgør et selvstændigt eu-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet
                   i den europæiske union.
            2)     artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at for at
                   det kan fastslås, at indgiveren af ansøgningen om registrering af et vare-
                   mærke er i ond tro i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i denne
                   bestemmelse, skal der tages hensyn til alle de relevante faktorer, der ken-
                   detegner den konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af
                   registreringsansøgningen. det forhold, at indgiveren af denne ansøgning
                   ved eller bør vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af an-
                   søgningen i udlandet anvender et varemærke, der kan forveksles med det
                   varemærke, som søges registreret, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at
                   fastslå, at indgiveren af den nævnte ansøgning er i ond tro i den forstand,
                   hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse.
            3)     artikel 4, stk. 4, litra g), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at
                   bestemmelsen ikke tillader medlemsstaterne at indføre en særegen beskyt-
                   telsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra den, der er
                   indført ved denne bestemmelse, og som er støttet på det forhold, at indgi-
                   veren af ansøgningen om registrering af et varemærke havde eller burde
                   have haft kendskab til et udenlandsk varemærke.”
eu-domstolen afsagde den 11. juni 2009 dom i sag c-529/07 (lindt & sprüngli), der er
nævnt i præmis 36 oven for, om ond tros-begrebet i artikel 51, stk. 1, litra b) i forordning nr.
40/94 om ef-varemærker. i denne dom hedder det bl.a.:
     ”37    det skal anføres, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren
            var i ond tro som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94,
            skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante fakto-
            rer i den foreliggende sag.
     38     hvad nærmere angår de faktorer, der er nævnt i de præjudicielle spørgsmål, dvs.
                                     - 11 -
   –      den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i
          mindst en medlemsstat brugte et identisk eller lignende tegn for varer af
          samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn,
          som er søgt registreret
   –      ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i at bruge et sådant
          tegn, og
   –      den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og tegnet, der er søgt
          registreret, nyder,
   skal følgende præciseringer gives.
39 for det første skal det, henset til udtrykket »må vide« i det andet præjudicielle
   spørgsmål, bemærkes, at en formodning for, at ansøgeren havde kendskab til en
   tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lig-
   nende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt regi-
   streret, bl.a. kan følge af et generelt kendskab i den berørte økonomiske sektor
   til en sådan brug, og dette kendskab kan bl.a. udledes af en sådan brugs varig-
   hed. jo ældre denne brug er, jo mere sandsynligt er det således, at ansøgeren på
   tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til et så-
   dant tegn, der blev brugt af tredjemand.
40 det skal imidlertid konstateres, at den omstændighed, at ansøgeren ved eller
   burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat igennem lang tid har brugt
   et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver
   anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, ikke i sig selv er
   tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at ansøgeren var i ond tro.
41 med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro, skal der derfor også tages
   hensyn til ansøgerens hensigt på tidspunktet for indgivelsen af registreringsan-
   søgningen.
42 i denne forbindelse skal det bemærkes, som anført af generaladvokaten i punkt
   58 i forslaget til afgørelse, at ansøgerens hensigt på det relevante tidspunkt er et
   subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstæn-
   digheder.
43 således kan hensigten om at forhindre en tredjemand i at markedsføre en vare
   under visse omstændigheder være et forhold, der viser, at ansøgeren var i ond
   tro.
44 dette er bl.a. tilfældet, når det efterfølgende viser sig, at ansøgeren fik registre-
   ret et tegn som ef-varemærke uden nogen intention om at bruge det, men alene
   med henblik på at forhindre en tredjemands adgang til markedet.
45 i en sådan situation opfylder varemærket således ikke dets grundlæggende funk-
   tion, der er at garantere oprindelsen af den omhandlede vare eller tjenesteydelse
   over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til
   uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller
                                    - 12 -
   tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.4.2004, forenede
   sager c-456/01 p og c-57/01 p, henkel mod khim, sml. i, s. 5089, præmis
   48).
46 endvidere er den omstændighed, at en tredjemand gennem længere tid har brugt
   et tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveks-
   ling med det ansøgte varemærke, og at dette tegn nyder en vis grad af retlig be-
   skyttelse, en af de relevante faktorer for vurderingen af, om der foreligger ond
   tro hos ansøgeren.
47 i dette tilfælde kan ansøgeren således få fordel af de til ef-varemærker knyttede
   rettigheder alene med det formål at skabe illoyal konkurrence over for en kon-
   kurrent, som bruger et tegn, der af egen fortjeneste allerede har opnået en vis
   grad af retlig beskyttelse.
48 det kan dog ikke udelukkes, selv under sådanne omstændigheder, og navnlig
   når flere producenter på markedet bruger identiske eller lignende tegn for varer
   af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn,
   der er søgt registreret, at ansøgeren med registreringen af dette tegn forfølger et
   legitimt formål.
49 dette kan bl.a. være tilfældet, som anført af generaladvokaten i punkt 67 i
   forslaget til afgørelse, når ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registre-
   ringsansøgningen ved, at en tredjemand, der er en ny aktør på markedet, forsø-
   ger at profitere af nævnte tegn ved at kopiere dettes gengivelse, hvilket giver an-
   søgeren anledning til at få dette registreret for at forhindre brugen af denne gen-
   givelse.
50 desuden kan det ansøgte varemærkes karakter, som det også er anført af
   generaladvokaten i punkt 66 i forslaget til afgørelse, også være relevant for vur-
   deringen af, om ansøgeren var i ond tro. i tilfælde, hvor det berørte tegn består i
   selve varens form og udseende, vil det være nemmere at fastslå, at ansøgeren var
   i ond tro, når konkurrenterne som følge af tekniske eller markedsføringsrelate-
   rede faktorer er begrænsede i deres valg af en vares form og udseende, således at
   indehaveren af et varemærke er i stand til at forhindre konkurrenterne i ikke bare
   at bruge et identisk eller lignende tegn, men også i at markedsføre sammenlig-
   nelige varer.
51 desuden kan der i forbindelse med vurderingen af, om ansøgeren er i ond tro,
   tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgi-
   velse af ansøgningen med henblik på dets registrering som ef-varemærke.
52 en sådan grad af velkendthed kan således netop berettige ansøgerens interesse i
   at sikre sig en videre retlig beskyttelse af tegnet.
53 henset til det foregående skal de stillede spørgsmål besvares således, at den
   nationale retsinstans med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos
   ansøgeren, som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er
   forpligtet til at tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den
                                                 - 13 -
                konkrete sag, og som forelå på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om
                registrering af et tegn som ef-varemærke, og navnlig
                –      den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i
                       mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer af
                       samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det
                       tegn, som er søgt registreret
                –      ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge
                       tegnet, og
                –      den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er
                       søgt registreret, nyder.”
i artikel 6 e, artikel 6 g og artikel 10 b i pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse
af industriel ejendomsret (revideret senest den 14. juli 1967), hedder det, jf. bekendtgørelse
nr. 97 af 13. oktober 1970:
       ”artikel 6 e
       a. (1) ethvert varemærke, som på foreskreven måde er registreret i hjemlandet, skal
       med de angivne forbehold modtages til registrering og nyde beskyttelse, således som det
       foreligger i de andre unionslande. disse lande skal dog, førend endelig registrering fo-
       retages, kunne kræve tilvejebragt et bevis for registrering i hjemlandet, udstedt af den
       kompetente myndighed. der skal ikke kunne kræves nogen legalisation af dette bevis.
                •   (2) som hjemland skal anses det unionsland, hvor anmelderen har en regu-
                    lær forretningsvirksomhed af industriel eller kommerciel art, eller - hvis han
                    ikke har en sådan virksomhed - det unionsland, hvor han har sin bopæl, eller
                    hvis han ikke har bopæl i noget unionsland, det land, han tilhører som stats-
                    borger, for så vidt dette er et unionsland.
       b. de i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyl-
       dige i følgende tilfælde:
       1. når de er egnet til at gøre indgreb i rettigheder erhvervet af tredjemand i det land,
       hvor beskyttelsen kræves;
       2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i
       omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse,
       værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig
       sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves;
       3. når de strider mod moralen eller den offentlige orden og især er egnet til at vildlede
       offentligheden. der er enighed om, at et mærke ikke skal kunne anses stridende mod
       den offentlige orden af den grund alene, at det ikke stemmer med en eller anden be-
                                          - 14 -
stemmelse i lovgivningen om varemærker, medmindre selve denne bestemmelse netop
tager sigte på den offentlige orden.
dog er anvendelse af artikel 10 b forbeholdt.
c. (1) ved bedømmelsen af, om mærket er egnet til beskyttelse, skal hensyn tages til
alle foreliggende forhold, navnlig varigheden af den brug, der er gjort af mærket.
         •   (2) varemærker skal i de andre unionslande ikke kunne afslås alene under
             henvisning til, at de i enkeltheder adskiller sig fra de i hjemlandet beskyt-
             tede, når disse enkeltheder blot ikke forandrer mærkernes distinktive karak-
             ter og ej heller ændrer mærkernes identitet i forhold til den i vedkommende
             hjemland foretagne registrering.
d. ingen kan påberåbe sig bestemmelserne i denne artikel, medmindre det mærke, som
kræves beskyttet, er registreret i hjemlandet.
e. dog skal i intet tilfælde fornyelsen af et mærkes registrering i hjemlandet medføre
forpligtelse til at forny registreringen i de andre unionslande, hvor mærket måtte være
blevet registreret.
f. fortrinsretten bibeholdes for mærker, som er anmeldt til registrering inden for den i
artikel 4 fastsatte frist, selv om registreringen i hjemlandet først sker efter udløbet af
denne frist.
…
artikel 6 g
         • (1) hvis den, der er agent eller repræsentant for nogen, som er indehaver af
             et mærke i et af unionslandene, uden nævnte mærkeindehavers samtykke,
             begærer mærket registreret i eget navn i et eller flere af disse lande, har in-
             dehaveren ret til at modsætte sig denne registrering eller at kræve mærket
             udslettet, eller hvis det pågældende lands love tillader det, kræve nævnte re-
             gistrering overdraget til sig, medmindre vedkommende agent eller repræ-
             sentant kan retfærdiggøre sin handling.
         • (2) en mærkeindehaver skal være berettiget til, med det ovenfor i stk. (1)
             nævnte forbehold, at modsætte sig, at hans agent eller repræsentant tager
             hans mærke i brug, hvis han ikke har givet samtykke til en sådan brug.
         • (3) hvert land har ret til i den nationale lovgivning at fastsætte en rimelig
             frist, inden hvilken mærkeindehaveren skal gøre de i nærværende artikel
             omtalte rettigheder gældende.
…
artikel 10 b
         •   (1) unionslandene er pligtige at tilsikre enhver, som tilhører unionen, en
             virksom beskyttelse imod illoyal konkurrence.
         •   (2) ved illoyal konkurrence forstås enhver i konkurrenceøjemed foretagen
             handling, som strider mod hæderlig forretningsskik i industri- og handels-
             forhold.
                                                - 15 -
                 •   (3) særlig skal forbydes:
       1. enhver handling af en sådan art, at den uanset det anvendte middels karakter er egnet
       til at fremkalde forveksling med en konkurrents forretning, hans varer eller hans indu-
       strielle eller kommercielle virksomhed;
       2. alle urigtige angivelser under udøvelse af handelsvirksomhed, for så vidt de er egnede
       til at bringe en konkurrents forretning, hans varer eller hans industrielle eller kommerci-
       elle virksomhed i miskredit;
       3. benævnelser eller angivelser, hvis anvendelse under udøvelse af handelsvirksomhed
       er egnet til at vildlede offentligheden med hensyn til varernes art, fremstilling, karakter,
       anvendelighed eller mængde.”
anbringender
mdi har for højesteret anført navnlig, at der ikke er grundlag for at hjemvise sagen, hverken
til sø- og handelsretten eller til ankenævnet for patenter og varemærker. mdi og ankenæv-
net er enige om, at sagen ikke har skiftet karakter og stadig angår det samme spørgsmål, som
senest sø- og handelsretten har taget stilling til, nemlig om betingelserne for at anvende va-
remærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er til stede. ankenævnet vil som følge af sagsforløbet ikke
opfylde gældende krav til uvildighed, da ankenævnet har gjort gældende, at mdi på ansøg-
ningstidspunktet var i ond tro efter den norm, som er fastlagt i eu-domstolens dom af 27.
juni 2013 i sag c-320/12. hensynet til sagens parter taler også for, at sagen afgøres nu, idet
sagen har verseret i 13 år. endvidere taler procesbesparende hensyn klart for, at sagen afgøres
af højesteret på det foreliggende – nu meget omfattende – grundlag.
mdi har endvidere anført, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og varemærkedirektivets
artikel 4, stk. 4, litra g, ikke finder anvendelse på det foreliggende retstilfælde. begge be-
stemmelser hviler på artikel 6 g i pariserkonventionen om uberettiget registrering af anden
mands mærke som sit eget, og bestemmelserne er blot udvidet til også at omfatte udenlandske
mærker, der er taget i brug i udlandet og fortsat bruges der. formålet med varemærkelovens §
15, stk. 3, nr. 3, er alene at hindre uretmæssig tilegnelse/tyveri af udenlandske mærker – ikke
at regulere en legitim varemærkeindehavers ansøgning om registrering af samme mærke i et
andet konventionsland. det er ubestridt, at mdi i pariserkonventionens forstand er indehaver
af en såkaldt hjemlandsregistrering fra 1980 af det samme mærke som vareudstyrsmærket
ansøgt i danmark den 2. juni 1995. mdi var derfor ikke kun varemærkeansøger i danmark,
men en legitim indehaver af rettigheder til et til vareudstyrsmærket svarende mærke i hjem-
                                                 - 16 -
landet. dertil kommer, at yakult ved parternes forlig i 1993 udtrykkeligt har anerkendt gyl-
digheden af mdi’s mærke i malaysia. efter pariserkonventionens artikel 6 e skal danmark,
jf. varemærkelovens § 36, den såkaldte ”telle quelle” regel, modtage udenlandske mærker
som vareudstyrsmærket til registrering, når de særlige afvisningsgrunde ikke foreligger. det
er ubestridt, at afvisningsgrundene i § 36 – 1) allerede eksisterende rettigheder i territoriet, 2)
manglende særpræg og 3) varemærker, der er i strid med moralen – ikke er aktuelle.
for det tilfælde, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, måtte finde anvendelse, skal ond tros-
begrebet fortolkes i overensstemmelse med den fortolkning af begrebet i varemærkedirekti-
vets artikel 4, stk. 4, litra g, som er fastslået ved eu-domstolens dom i c-320/12. den i denne
dom fastslåede fortolkning af ond tros-begrebet fører hverken efter bestemmelsens ordlyd
eller varemærkelovens forarbejder til en fortolkning ”contra legem” af dansk ret. mdi kan
endvidere under alle omstændigheder påberåbe sig varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra
g, direkte over for ankenævnet i relation til ond tros-begrebet, uanset den indirekte negative
effekt over for yakult. i relation til kriteriet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, om, at det
ansøgte mærke skal være identisk eller næsten identisk, vil det derimod føre til fortolkning
”contra legem”, hvis kriteriet fortolkes i overensstemmelse med forvekslelighedskriteriet i
varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, da forarbejderne til varemærkeloven udtrykke-
ligt angiver en hensigt om at implementere et snævrere kriterium i relation til mærke-ligheds-
bestemmelsen.
bevisbyrden for ond/uhæderlig hensigt påhviler ankenævnet og yakult. mdi’s subjektive
hensigt skal vurderes på grundlag af sagens objektive omstændigheder på ansøgningstids-
punktet den 2. juni 1995 og foretages som en helhedsvurdering af alle relevante faktorer. der
skal derfor føres et klart bevis for, at mdi’s danske varemærkeansøgning havde en kunstig
karakter, og at registrering er sket med det eneste formål at forhindre yakults adgang til mar-
kedet og dermed udtryk for en ikke acceptabel og uhæderlig forretningsmæssig adfærd, jf.
rettens dom af 14. februar 2012 i sag t-33/11 (bigab). yakult har ikke dokumenteret at
have taget et til sit 3d flaskemærke identisk eller næsten identisk mærke i brug i udlandet, der
fortsat anvendes der. yakult har heller ikke for danmark (eller andre lande) dokumenteret
brug af flasken som kendetegn, eller at forbrugerne opfattede 3d flaskemærket som et ken-
detegn endsige som velkendt mærke i 1995. der er intet bevis fremkommet om objektive om-
stændigheder, der dokumenterer eller blot indikerer, at mdi’s danske varemærkeansøgning af
                                                - 17 -
2. juni 1995 afviger fra normal hæderlig kommerciel adfærd. parternes markedsføringsstrategi
er ikke en relevant faktor, og det er derfor sagen uvedkommende, hvad parterne har gjort af
valg med hensyn til at udvikle deres aktiviteter mv. yakults mønstre er uden betydning for
helhedsvurderingen, da de enten er forskellige fra vareudstyrsmærket eller ugyldige ex tunc
på grund af manglende nyhed. hertil kommer den tid, der er passeret, og parternes forlig, der
stadfæster gyldigheden af mdi’s vareudstyrsmærke i malaysia. yakults varemærkeansøgnin-
ger/registreringer på diverse territorier i perioden ultimo 1992-1993 er ikke en relevant objek-
tiv omstændighed på grund af princippet om nationale mærkers geografiske begrænsning.
mdi bestrider, at yakult har løftet bevisbyrden for, at de faktorer, som yakult har påberåbt
sig, kan føre til, at der foreligger ond tro. der er intet juridisk grundlag for at behandle par-
terne forskelligt ved at bedømme mdi’s registrering i danmark som værende uetisk og sam-
tidig anse yakults egne nationale registreringer i december 1992-1993 og senere som værende
etisk uangribelige. yakult har dermed ikke løftet bevisbyrden for, at mdi’s danske varemær-
keansøgning af 2. juni 1995 havde en kunstig, uhæderlig karakter, og at ansøgningen blev
indsendt med det eneste formål at forhindre yakults adgang til markedet.
ankenævnet for patenter og varemærker har til støtte for sin principale påstand anført navn-
lig, at spørgsmålet om, hvorvidt ond tros-begrebet i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, kræ-
ver en vurdering af de subjektive forhold, blev inddraget under skriftvekslingen af sagen for
såvel patent- og varemærkestyrelsen som for ankenævnet og sø- og handelsretten. vurderin-
gen af, om der forelå ond tro, blev ikke ved ankenævnets afgørelse prøvet i bund efter den
fortolkning, som efter eu-domstolens dom af 27. juni 2013 i sag c-320/12 skal lægges til
grund, idet ankenævnet i overensstemmelse med ordlyden af varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 3, ikke fandt grund til at afdække mdi’s onde tro yderligere, da det var statueret, at mdi
havde det fornødne kendskab til yakults figurmærke. parterne har dog forholdt sig til, om
mdi’s subjektive forhold indebar, at denne var i egentlig ond tro, jf. varemærkelovens § 15,
stk. 3, nr. 3. på den baggrund har sagen ikke skiftet grundlæggende karakter, og den angår –
også efter eu-domstolens dom – samme spørgsmål, som ankenævnet tog stilling til under
den administrative behandling af sagen, og som sø- og handelsretten har taget stilling til i
den indankede dom, nemlig om der kan ske endelig registrering af mdi’s vareudstyrsmærke.
afgørelsen for højesteret må i overensstemmelse med sædvanlig praksis træffes på grundlag
af det samlede materiale, der foreligger for højesteret, herunder på grundlag af de nye bevi-
ser, der er fremlagt for højesteret, og under inddragelse af den fortolkning af de eu-retlige
                                               - 18 -
regler, der kan udledes af eu-domstolens dom af 27. juni 2013 i sag c-320/12. højesteret er
ikke afskåret fra at træffe afgørelse om spørgsmål, som ikke fandtes at være af betydning for
sagen i den underliggende instans. dermed kan højesteret træffe afgørelse i sagen ved anven-
delse af det ond tros-begreb, som efter eu-domstolens dom af 27. juni 2013 skal lægges til
grund, selv om hverken ankenævnet eller sø- og handelsretten har truffet afgørelse baseret på
denne fortolkning af ond tros-begrebet. dette må sammenholdes med, at det for højesteret
fremlagte materiale er fyldestgørende og fuldt tilstrækkeligt til, at højesteret kan træffe afgø-
relse om sagens realitet. hensynet til toinstansprincippet må vejes op mod parternes interesse
i at få en endelig afgørelse på en tvist, der har bestået imellem dem gennem en meget lang-
strakt periode. hertil kommer, at vurderingen af ond tros-begrebet i overensstemmelse med
eu-domstolens fortolkning indebærer en sædvanlig ond tros-vurdering, der ikke forudsætter
særlig indsigt i varemærkeretten eller anden specialviden, som de administrative myndigheder
på dette område i særlig grad besidder. der er dermed ikke grundlag for at hjemvise sagen til
fornyet behandling hos ankenævnet.
ankenævnet har endvidere anført, at mdi var i ond tro efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr.
3, således som denne bestemmelse skal fortolkes i lyset af eu-domstolens dom af 27. juni
2013. ved vurderingen af ond tro skal der foretages en helhedsvurdering, hvor samtlige rele-
vante faktorer i den konkrete sag må inddrages, jf. dommens præmis 37. inden for rammerne
af denne helhedsvurdering kan der inddrages bl.a. viden eller burde viden om tredjemands
lignende tegn, hensigten om at forhindre tredjemand i fortsat at bruge tegnet, graden af retlig
beskyttelse af tredjemands tegn, hensyn til det omtvistede tegns oprindelse og til brugen
heraf, siden det blev skabt, samt til den forretningsmæssige logik, der ligger til grund for ind-
givelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som varemærke, jf. sag c-529/07 (lindt &
sprüngli) og sag t-33/11 (bigab).
ankenævnet bestrider, at en design/mønsterrettighed er irrelevant ved den ond tros-vurdering,
der skal foretages efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, jf. varemærkedirektivets artikel 4,
stk. 4, litra g, således som denne bestemmelse skal fortolkes i medfør af eu-domstolens dom
i sag c-320/12. uanset om yakults tidligere registreringer derfor har været grundet i mønster-
/designrettigheder eller egentlige varemærker, er registreringerne væsentlige ved helhedsvur-
deringen af, om mdi har været i ond tro om yakults varemærke ved indgivelse af sin egen
varemærkeansøgning i danmark i 1995. yakults mærke var således ubestridt mdi bekendt på
                                                - 19 -
tidspunktet herfor, og der er også andre omstændigheder, der viser, at mdi med sin varemær-
keansøgning havde til hensigt at forhindre yakult i at foretage en lignende registrering.
til støtte for sin subsidiære påstand har ankenævnet anført, at sagen bør hjemvises til fornyet
behandling hos ankenævnet, hvis højesteret måtte finde, at ankenævnet i forbindelse med sin
retsanvendelse ikke har taget behørigt hensyn til mdi’s og yakults argumenter om ond tro i
den forstand, som dette begreb i overensstemmelse med eu-domstolens dom i sag c-320/12
skal forstås, eller hvis højesteret måtte finde, at det fremlagte materiale har en sådan karakter
eller et sådan omfang, at sagen rettelig bør hjemvises til fornyet behandling i det administra-
tive system.
yakult har til støtte for sine påstande om hjemvisning anført navnlig, at yakult og sagens øv-
rige parter har krav på fuldstændig behandling af en sag som denne i en instans, hvor der er
mulighed for fuldstændig anke af sagen til en højere instans. sagen er i de foregående instan-
ser afgjort på baggrund af en fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, som er i strid
med varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g. der har i de foregående instanser ikke væ-
ret anledning til at føre bevis for andet end mdi’s viden/burde viden, som dette begreb skal
forstås efter eu-domstolens dom i sag c-320/12. spørgsmålet om ond tro i denne forstand
bliver dermed kun prøvet i én instans.
til støtte for påstanden om stadfæstelse har yakult anført navnlig, at yakult er enig i, at høje-
steret i denne sag må tage stilling til, dels om varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, kan fortol-
kes konformt med varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, eller om dette vil være en
fortolkning ”contra legem”, og dels om varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, er en
bestemmelse, som kan tillægges direkte eller indirekte horisontal virkning over for yakult.
yakult bestrider at være en tredjepart svarende til situationerne i sagerne c-194/94 (cia se-
curity), c-77/97 (österreichische unilever) og c-443/98 (unilever italia).
uanset de indgåede forligsaftaler kan yakult påberåbe sig alle relevante faktorer, som tjener
til dokumentation af mdi’s onde tro ved indleveringen af den danske varemærkeansøgning
den 2. juni 1995, herunder mdi’s kendskab til, at yakult i udlandet brugte et nærmest iden-
tisk tegn for en nærmest identisk vare. mdi’s onde tro belyses af, at yakult-plasticflasken er
et anerkendt design, og at yakult ikke blot er en drik, men også en filosofi. mdi indleverede
                                             - 20 -
sin danske varemærkeansøgning af plasticflaskens figur umiddelbart efter, at yakult bragte sit
unikke produkt til europa, og mdi har plagieret yakults plasticflaske. mdi har med vare-
mærkeregistreringen af plasticflaskens figur i danmark fået en fordel i forhold til yakult, som
på ansøgningstidspunktet havde brugt sin designede plasticflaske gennem 27 år og ved egen
fortjeneste havde opnået ”en vis grad af retlig beskyttelse”, jf. sag c-529/07 (lindt & sprüng-
li). mdi’s onde tro belyses endvidere af, at mdi indgav sin danske varemærkeansøgning
umiddelbart efter åbningen af yakults fabrik i holland, hvor danmark så rigeligt lå inden for
den radius, som yakult ville betjene fra fabrikken, og således med en sandsynliggjort hensigt
om at forhindre yakults adgang til det danske marked. varemærkeansøgningen blev tillige
indgivet umiddelbart efter, at yakult havde påbegyndt en særdeles intensiv markedsføring af
sin mælkedrik i plasticflasken i eu og navnlig i benelux-landene, ligesom yakult havde ind-
givet varemærkeansøgninger i adskillige eu-lande. på tidspunktet for mdi’s indgivelse af
varemærkeansøgning havde yakult længe forinden designregistreret plasticflaskens design i
danmark og havde således også eksternt udvist interesse for det danske marked, hvad enten
designregistreringen var gyldig eller ej. at et design kan være en registreringshindring for et
varemærke fremgår direkte af varemærkelovens § 14, nr. 5. det var endvidere ikke nogen
forretningshemmelighed, at danmark og sverige var blandt de lande, som yakult havde tænkt
sig at ekspandere til. mdi’s onde tro belyses også af, at mdi på ansøgningstidspunktet på
grund af holdbarhedsproblemer hverken var i stand til eller havde udsigt til at levere vitagen i
den pågældende plasticflaske i eu. mdi har ikke foretaget nogen reelle tiltag med henblik på
selv at markedsføre og sælge sin mælkedrik i danmark og har således fået registreret et vare-
mærke uden nogen intention om at bruge det, og det har derfor ikke opfyldt dets grundlæg-
gende funktion, jf. sag c-529/07 (lindt & sprüngli), præmis 44 og 45. endelig belyses mdi’s
onde tro af, at hvis mdi får medhold i denne sag, er konsekvensen, at danmark er det eneste
land i eu, hvor mdi vil kunne markedsføre vitagen i den omhandlede plasticflaske. hverken
forretningsmæssigt eller teknisk har mdi været og vil aldrig blive i stand til at fjernbetjene et
så lille marked som danmark med vitagen i den pågældende plasticflaske – andet end med
gratis vareprøver. mdi var og blev ikke en aktør på det danske marked, endsige på det euro-
pæiske marked, og har således ikke med sin danske varemærkeansøgning forfulgt et legitimt
formål over for en ny aktør, jf. sag c-529/07 (lindt & sprüngli), præmis 48 og 49. hvis mdi
får medhold i denne sag, vil danmark endvidere være det eneste land i verden ud over malay-
sia, hvor yakult ikke vil kunne markedsføre sin mælkedrik i den plasticflaske, som yakult fik
designet i 1965. yakult vil af både tekniske grunde og markedsføringsrelaterede faktorer være
                                              - 21 -
forhindret i at anvende en anden beholder i danmark, jf. sag c-529/07 (lindt & sprüngli),
præmis 50. det må indgå i vurderingen af spørgsmålet om ond tro, at mdi valgte at ansøge
om varemærkeregistrering i danmark af plasticflaskens figur uden tekst med deraf følgende
fatal konsekvens for yakult. endelig kan ”den grad af velkendthed” eller mangel på samme,
som et tegn har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen, indgå i vurderingen af ond tro.
for så vidt angår den grad af velkendthed, der knytter sig til yakults tegn, henviser yakult til
de mange artikler og publikationer, hvori yalkult-plasticflasken har været afbilledet, til be-
nyttelsen af flasken i 27 år i betydeligt omfang og uden undtagelser overalt i verden samt til
yakults designregistreringer og varemærkeregistreringer af plasticflaskens figur i adskillige
lande før den 2. juni 1995. mdi’s varemærkeansøgning er på denne baggrund indleveret i ond
tro.
højesterets begrundelse og resultat
sagens baggrund og hovedspørgsmål
den 2. juni 1995 indgav malaysia dairy industries pte. ltd. (mdi) ansøgning om registrering
som vareudstyrsmærke af en plasticflaske til mælkedrik. efter at vareudstyrsmærket var ble-
vet registreret den 15. august 2000 (vr2000 03750), gjorde kabushiki kaisha yakult honsha
(yakult) indsigelse mod registreringen. sagen angår, om ankenævnet for patenter og vare-
mærkers ophævelse af registreringen i indsigelsessagen er sket med rette.
pariserkonventionens artikel 6 e
efter pariserkonventionens artikel 6 e skal et varemærke, der er behørigt registreret i hjem-
landet, ”modtages til registrering og nyde beskyttelse, således som det foreligger i de andre
unionslande”. bestemmelsen, som genfindes i varemærkelovens § 36, angår, hvilke former
for kendetegn der kan udgøre et varemærke, jf. herved varemærkelovens § 2, men giver ikke
krav på at få et varemærke registreret, hvis der i øvrigt er registreringshindringer efter vare-
mærkeloven eller de fællesskabsretlige regler. det kan derfor ikke udledes af pariserkonven-
tionen, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 – eller artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedi-
rektivet (nu direktiv 2008/95/ef) – ikke er anvendelige på udenlandske varemærker, som er
registreret i hjemlandet.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3
                                             - 22 -
efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det
er identisk med eller kun uvæsentligt adskiller sig fra et varemærke, som på tidspunktet for
ansøgningen er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af
samme eller lignende art som dem, det yngre varemærke søges registreret for, og ansøgeren
havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke.
for at registrering af et varemærke kan ophæves efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3,
skal følgende tre betingelser således være opfyldt på ansøgningstidspunktet: (a) et andet va-
remærke skal være taget i brug i udlandet og fortsat anvendes dér for varer eller tjenesteydel-
ser af samme eller lignende art som dem, det yngre varemærke søges registreret for, (b) der
skal foreligge den nødvendige mærke-lighed, og (c) ansøgeren skal have haft eller burde have
haft kendskab til det udenlandske mærke.
ad (a): det må efter oplysningerne i sagen lægges til grund, at yakult påbegyndte brugen af
plasticflasken til sin mælkedrik i 1968, og at den fortsat bruges i en række lande. højesteret
lægger endvidere til grund, at yakult ved markedsføringen af sit produkt konsekvent har brugt
flasken som et markant element, og at flasken dermed i udlandet er blevet et varemærke for
det produkt, som den indeholder. flasken er da også tillige blevet registreret som varemærke i
en række lande. højesteret finder herefter, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger den
nødvendige brug, skal tages hensyn til yakults brug af flasken både med og uden logo. på den
anførte baggrund finder højesteret, at yakult har opfyldt brugsbetingelsen i varemærkelovens
§ 15, stk. 3, nr. 3.
ad (b): højesteret finder efter at have sammenlignet mdi’s flaske med yakults flaske, at
mærke-lighedsbetingelsen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, er opfyldt.
ad (c): eu-domstolen har i sin dom af 27. juni 2013 fastslået, at der ved fortolkningen af
udtrykket ”ond tro” i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g, skal foretages en helheds-
vurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer, som foreligger på tidspunktet for
indgivelsen af ansøgningen om registrering, såsom det forhold, at ansøgeren vidste eller burde
vide, at en tredjemand brugte et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende
art, jf. præmis 36. det forhold, at ansøgeren var eller burde være blevet bekendt med en tred-
                                                 - 23 -
jemands tegn, er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at ansøgeren
var i ond tro.
det fastslås i dommen, at begrebet ”ond tro” i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litra g,
skal fortolkes på samme måde som begrebet ”ond tro” i artikel 52, stk. 1, litra b, i forordning
nr. 207/2009 om ef varemærker, der erstatter den identiske bestemmelse i artikel 51, stk. 1,
litra b, i forordning nr. 40/94, jf. dommens præmis 34 og 35.
om ond tros-begrebet i artikel 51, stk. 1, litra b, i forordning nr. 40/94 har eu-domstolen i
dom af 11. juni 2009 i c-529/07 (lindt & sprüngli), præmis 53, anført, at den nationale rets-
instans med henblik på at vurdere, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, er forpligtet til at
tage hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner den konkrete sag, og som forelå på
tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et tegn som ef-varemærke, og
navnlig (1) den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst
én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art,
hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, (2) ansøgerens
hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og (3) den grad af retlig
beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder.
det fremgår af forarbejderne til varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 (folketingstidende 1996-
97, tillæg a, side 982), at bestemmelsen er udformet med henblik på at sikre en korrekt gen-
nemførelse af artikel 4, stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet. på denne baggrund finder høje-
steret, at udtrykket ”havde eller burde have haft kendskab til” i varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 3, skal fortolkes i overensstemmelse med den forståelse af begrebet ”ond tro” i artikel 4,
stk. 4, litra g, i varemærkedirektivet, som eu-domstolen har fastslået.
det skal herefter bedømmes, om mdi var i ond tro, da selskabet den 2. juni 1995 indgav an-
søgning om registrering som vareudstyrsmærke af plasticflasken til mælkedrik.
højesteret lægger til grund, at yakults plasticflaske er et anerkendt og markant design, som
har været i brug i udlandet siden 1968. det opnåede designregistrering i japan på baggrund af
en ansøgning indleveret i september 1965.
                                              - 24 -
det må endvidere efter oplysningerne i sagen, herunder erklæringerne afgivet af administre-
rende direktør thio keng poon og fabrikschef aw soon cheong i 1978 og 1979, lægges til
grund, at mdi var bekendt med designet af yakults plasticflaske, da aw soon cheong desig-
nede mdi’s flaske. i lyset heraf og under hensyn til flaskens karakteristiske form finder høje-
steret det usandsynligt, at mdi’s flaske havde fået sin udformning, hvis ikke aw soon
cheong havde haft kendskab til yakults flaske. højesteret bemærker endvidere, at mdi i
hvert fald må antages at have haft kendskab til yakults flaske i 1973, hvor mdi tog initiativ
til afholdelse af en række møder med yakult i japan med henblik på at drøfte et eventuelt
fremtidigt samarbejde.
mdi begyndte at anvende plasticflasken til sin mælkedrik i 1977. på baggrund af en ansøg-
ning fra 1980 opnåede mdi varemærkeregistrering af flasken i bl.a. malaysia. det var imid-
lertid først efter, at yakult i december 1992 fik varemærkeregistreret sin flaske i benelux-lan-
dene, og efter at yakult i 1994 havde etableret en fabrik i holland og offentligt tilkendegivet
interesse for at markedsføre og sælge sine produkter i benelux-landene og de nærliggende
markeder, at mdi ansøgte om varemærkeregistrering i danmark. efter oplysningerne i sagen
har mdi på intet tidspunkt haft et egentligt salg af sine plasticflasker med mælkedrikken i
danmark, idet der i 2003-2006 alene var tale om fremsendelse af vareprøver til enkelte dan-
ske virksomheder. der er ikke oplysninger om andre tiltag fra mdi’s side med henblik på at
bringe sine produkter i omsætning på det danske marked, og højesteret finder, at dette bestyr-
ker, at mdi i 1995 ikke havde til hensigt at markedsføre og sælge sine flasker med mælke-
drikken i danmark. det må herefter lægges til grund, at mdi indgav ansøgningen om vare-
mærkeregistreringen med en hensigt om at forhindre yakult i at markedsføre og sælge sine
flasker i danmark og i eventuelt at få registreret sin flaske som ef-varemærke. mdi har hel-
ler ikke i øvrigt givet en legitim forretningsmæssig begrundelse for, hvorfor mdi valgte at
lade plasticflasken registrere som vareudstyrsmærke i danmark.
ud fra en samlet vurdering finder højesteret på denne baggrund, at mdi var i ond tro, således
som dette begreb er fastlagt i eu-domstolens praksis, da selskabet den 2. juni 1995 indgav
ansøgning om registrering af sin plasticflaske til mælkedrik som vareudstyrsmærke.
højesteret stadfæster herefter sø- og handelsrettens dom.
                                              - 25 -
                                     thi kendes for ret:
sø- og handelsrettens dom stadfæstes.
i sagsomkostninger for højesteret skal malaysia dairy industries pte. ltd. betale 150.000 kr.
til ankenævnet for patenter og varemærker og 150.000 kr. til kabushiki kaisha yakult
honsha.
de idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms af-
sigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.
