 -
                                  udskrift
                                       af
                     sø- og handelsrettens dombog
                                  ──────────
den 13. marts 2000 har retten i sag
v-0056-98
hoechst marion roussel s.a.
(advokat per håkon schmidt)
   mod
orifarm a/s
(advokat lennart ricard)
afsagt følgende
                                    d o m:
sagen angår navnlig spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, orifarm a/s (i det følgende: orifarm),
har krænket den ret til varemærkeret surlid, som tilhører sagsøgeren, hoechst marion
roussel s.a. (i det følgende: roussel), ved i forbindelse med parallelimport at have anbragt va-
remærket surlid på et lægemiddelprodukt, som første gang er markedsført af roussel i bl.a.
belgien under navnet rulid, og ved at have ompakket produktet i emballage under orifarms
eget navn og med orifarms figurmærke.
                                               - 2 -
påstande
roussel har nedlagt følgende påstande:
1. det forbydes orifarm at anbringe varemærket surlid på produkter, der indeholder
roxithromycin, og som første gang er markedsført af roussel under et andet navn i andre
lande.
2. det forbydes orifarm at markedsføre et roxithromycin produkt, som første gang er
markedsført af roussel under varemærkerne rulid/surlid i pakninger fremstillet af orifarm
og som udvist af sagens bilag 1 og d.
3. orifarm tilpligtes at betale kr. 650.000,00 med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens
anlæg til betaling sker.
orifarm har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb end påstået i
påstand 3.
sagsfremstilling
roussels produkter rulid og surlid
roussel fremstiller og sælger farmaceutiske produkter herunder produktet roxithromycin, der
er et antibiotikum, som er virksomt mod infektion i luftvejene.
    i belgien, frankrig, grækenland, italien og tyskland markedsfører roussel roxithromycin
under varemærket rulid og i holland, portugal, spanien og østrig under varemærket rulide.
i belgien sælges rulid i pakninger med 10 tabletter á 150 mg.
    efter at patent- og varemærkestyrelsen den 17. marts 1986 havde afslået roussels
ansøgning om registrering i danmark af varemærket rulid under henvisning til ligheden med
varemærket nirulid, som virksomheden merck og co. havde registreret, ligeledes for et
antibiotikum, har roussel den 2. januar 1987 under reg.nr. vr 00.001.1987 fået ordmærket
surlid registreret i danmark som varemærke for klasse 5, der omfatter medicinalprodukter.
roussel markedsfører foruden i danmark sine ro xithromycin-produkter under varemærket
surlid i sverige, island og finland. markedsføringen foretages i danmark af roussels danske
                                               - 3 -
datterselskab, hoechst marion roussel a/s. i danmark sælges surlid i pakninger med 20
tabletter á 150 mg. den ydre pakning er lilla og sølvgrå, der lodret afgrænses af hvide striber,
og varemærket surlid er påtrykt forsidens venstre halvdel. pakningen bærer endvidere
mærket: "roussel" med tilhørende figurmærke.
     roussel sælger produktet roxithromycin i de nævnte europæiske og skandinaviske lande til
forskellige priser for samme antal tabletter. priserne er på et tidspunkt registreret som
varierende fra 111 kr. i finland som den laveste pris til 183 kr. i portugal som den højeste pris.
i danmark var prisen på samme tidspunkt 160 kr. og i belgien 164 kr.
orifarms parallelimporterede produkter
orifarm driver virksomhed med parallelimport af medicinalvarer til danmark. den 1. maj 1996
meddelte sundhedsstyrelsen orifarm tilladelse til at markedsføre surlid, der er
parallelimporteret, ompakket og ommærket fra det udenlandske mærke rulid til det danske
mærke surlid og til de danske ordinationsstørrelser, d.v.s. to blisterpakninger á 10 tabletter á
150 mg i stedet for originalproduktets ene blisterpakning á 10 tabletter á 150 mg, som er
pakningsstørrelsen i bl.a. belgien.
     i august 1996 påbegyndte orifarm parallelimport og markedsføring af produktet i danmark
under navnet surlid uden at indhente samtykke fra roussel til at anvende roussels danske
varemærke surlid.
     i tidsrummet fra august 1996 til august 1997 anvendte orifarm en yderpakning for
produktet, hvor navnet "orifarm" med fede bogstaver var påtrykt pakningens forside i venstre
øverste hjørne. på midten af pakningens forside var trykt "surlid 150 mg" og nedenunder
"roxithromycin". i nederste venstre hjørne var angivet "20 tabletter". på den yderste
fjerdedel af forsidens højre halvdel var trykt orifarms figurmærke (logo), der er en trekant med
dråber hen over. trekanten var trykt i en lilla nuance, dråberne var trykt i hvid, grå og lilla. på
pakningens sider var bl.a. trykt navnet "orifarm" og ordet "surlid" samt orifarms logo i højre
hjørne. på pakningens bagside var i højre halvdel bl.a. trykt "surlid 150 mg" og "importeret
og ompakket af: orifarm a/s". der var endvidere trykt navnet "roussel" uden angivelse af
nogen sammenhæng mellem denne angivelse og produktet. nederst var trykt: "nb. blisterkort
mrk. rulid." i pakningen var lagt to blisterkort påtrykt "rulid 150 mg" og "roussel" samt
roussels logo.
     i tidsrummet fra august 1997 til april 1998 anvendte orifarm en yderpakning, der i forhold
til den tidligere anvendte yderpakning var ændret ved, at navnet "orifarm" på forsidens
øverste venstre hjørne var gjort mindre, at navnet "orifarm" var fjernet fra yderpakningens
                                                - 4 -
sider, at den lilla nuance i orifarms figurmærke var gjort lysere, at ordet "roussel" på bagsiden
var fjernet, og at der i stedet var angivet "producent: n.v. roussel s.a.".
     siden april 1998 har orifarm anvendt en yderpakning for produktet, der i forhold til den tid-
ligere anvendte er ændret ved, at navnet "orifarm" er fjernet fra forsiden, og at der på
forsidens nederste del ud for orifarms figurmærke med små bogstaver er trykt: "surlid er et
registreret varemærke, der tilhører roussel uclaf sa.". på yderpakningens bagside er
producentangivelsen ændret til "erfa s.a.". erfa s.a. har været ejet af roussel og har pro-
duceret roussels lægemiddelprodukt.
     ved skrivelse af 14. november 1997 gjorde roussels advokat indsigelse over for orifarms
anvendelse af varemærket surlid og anmodede orifarm om at ophøre med markedsføringen
af produktet og at trække alle produkter mærket surlid tilbage fra markedet. efter forskellig
korrespondance meddelte orifarm i en skrivelse af 5. januar 1998, at produktet ikke var og
heller ikke ville blive trukket tilbage fra markedet. roussel har herefter den 11. maj 1998
anlagt denne sag mod orifarm.
det er oplyst, at også selskabet paranova a/s siden 1995 har parallelimporteret roussels
lægemiddel roxithromycin til danmark under navnet surlid.
substitutionsordningen
i 1996 var reglerne om generisk substitution reguleret i sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr.
294 af 9. maj 1995 om recepter, navnlig § 8, stk. 2, og stk. 3, og § 37, der var affattet
således:
"...
  § 8.
...
  stk. 2. en receptudsteder kan bestemme, at et ordineret lægemiddel ved udlevering fra
apotek kan erstattes med et andet og billigere lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt
hermed, "generisk substitution". generisk substitution finder sted efter bestemmelserne i § 37.
  stk. 3. det skal tydeligt fremgå af recepten, hvilke(n) ordination(er) der ønskes omfattet af
generisk substitution. dette gøres ved at tilføje "g" umiddelbart efter ordinationen.
...
  § 37. ved ekspedition af ordinationer mærket "g", jf. § 8, stk. 2 og 3, skal apotekeren ud-
levere det billigste lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt med det ordinerede læge-
                                               - 5 -
middel.
  stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor forskellen mellem
forbrugerprisen inklusive receptgebyr på det ordinerede og et ifølge bilag 1 synonymt læge-
middel er mindre end 5 kr.
  stk. 3. uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan apotekeren, såfremt brugeren modsætter sig
substitution, udlevere det ordinerede lægemiddel eller et andet lægemiddel, der ifølge bilag 1
er synonymt med det ordinerede. det udleverede lægemiddel må dog ikke være dyrere end det
ordinerede.
  stk. 4. ved senere ekspedition af recepter på lægemidler, der ifølge recepten må udleveres et
bestemt antal gange, skal apotekeren hver gang udlevere det samme lægemiddel, som blev
udleveret første gang. såfremt der første gang blev foretaget generisk substitution, kan
brugeren dog bestemme, at det ordinerede lægemiddel skal udleveres.
  stk. 5. det skal fremgå af recepten, hvilket lægemiddel der udleveres.
..."
i en erklæring af 19. oktober 1999 til orifarm har lægemiddelstyrelsen bl.a. udtalt følgende
om substitution af lægemidler i august 1996:
"...
hvis et parallelimporteret lægemiddel i august 1996 blev markedsført her i landet under et
andet navn end det direkte forhandlede læge middel, blev de to lægemidler optaget i den
såkaldte g-liste (bilag 1 til receptbekendtgørelsen [bekendtgørelse nr. 294 af 9. maj 1995 om
recepter som ændret ved bekendtgørelse nr. 119 af 4. marts 1996]), der indeholdt lægemidler,
der indbyrdes kunne substitueres, når receptudstederen havde anført et "g" på recepten.
dette indebærer, at et apotek i august 1996 kunne udlevere et receptpligtigt parallelimporteret
lægemiddel med et andet navn end det direkte forhandlede, hvis
1) receptudstederen havde ordineret det parallelimporterede lægemiddel, det vil sige anført
dette præparatnavn på recepten, jf. receptbekendtgørelsens § 8, stk. 1, 1. pkt., eller
2) receptudstederen havde ordineret det direkte forhandlede lægemiddel og tilføjet recepten et
"g", jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2 og 3 (idet vi forudsætter, at det parallelimporterede
lægemiddel var billigere end det direkte forhandlede).
...
                                               - 6 -
ifølge lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistik var 1,3 pct. af alle recepter i august 1996
påført "g".
..."
ved sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 724 af 1. august 1996 om ændring af
bekendtgørelse om recepter blev § 37 med virkning fra den 1. september 1996 affattet så-
ledes:
"...
  § 37. ved ekspedition af recepter mærket med "g", jf. § 8, stk. 2 og 3, skal apotekeren ud-
levere det billigste lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt med det ordinerede læge-
middel.
  stk. 2. bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis prisforskellen mellem det billigste
synonyme lægemiddel og det ordinerede lægemiddel er mindre end
        1)  5 kr., såfremt det ordinerede lægemiddel koster 100 kr. eller derunder,
        2)  5 pct., såfremt det ordinerede lægemiddel koster 100 kr., men under 400 kr., eller
        3)  20 kr., såfremt det ordinerede lægemiddel koster 400 kr. eller derover.
  stk. 3. hvis en ordination omfatter flere lægemidler med samme navn (direkte forhandlede og
parallelimporterede), beregnes prisforskellen efter stk. 2 ud fra det billigste af disse
lægemidler. ved beregningen anvendes forbrugerprisen, jf. bekendtgørelse om beregning af
forbrugerpriser på lægemidler.
  stk. 4. uanset bestemmelserne i stk. 1-3 kan brugeren altid forlange at få udleveret det
ordinerede lægemiddel eller et hvilket som helst lægemiddel, som ifølge bilag 1 er synonymt
med det ordinerede lægemiddel.
  stk. 5. det skal fremgå af recepten, hvilket lægemiddel der udleveres.
..."
forklaringer
allan thorn har bl.a. forklaret, at han er chef for strategisk markedsudvikling i roussels danske
datterselskab. surlid har været markedsført i danmark siden 1989. produktet var inde i en
vækstfase, der imidlertid ophørte i 1997. det er ikke et særlig stort produkt i dag. selskabet
ophørte med investeringen i produktet i 1. kvartal 1997 og har siden ikke foretaget
markedsføring, men alene ydet servicering.
                                               - 7 -
     i perioden 1985 til 1995/1996 blev der årligt investeret penge og forskning i produktet.
datterselskabet havde i denne periode en salgsstyrke, der markedsførte produktet overfor
læger og apotekere, på symposier og ved annoncering. den årlige udgift til salgsstyrken ud-
gjorde ca. 2½ mio. kr. dertil kom et par mio. kr. pr. år til markedsføring af produktet. ca. 60
% af salgsstyrkens arbejde vedrørte surlid. ansvaret for markedsføringen påhviler
datterselskabet.
     vidnet har ikke set annoncering eller anden markedsføring af surlid fra orifarm. vidnet
har heller ikke hørt om, at orifarm har ydet tilskud til forskning i surlid.
     vidnet opfatter orifarms trekantmotiv med dråber på surlid pakningen som en ren
markedsføring af orifarm. man skal lede længe, før man finder oplysningen om producenten af
produktet. det er uden betydning, at orifarm senere har fjernet sit navn fra pakningens forside
og side. orifarms anvendelse af den mørklilla farve kan endvidere give associationer til
roussels produkt.
     efter hans opfattelse har orifarm påført roussels datterselskab et samlet tab på 1.752.159
kr. over perioden 1996 frem til udgangen af juni 1999. roussels indkøbspris er 48,4 % lavere
end den pris, som roussel sælger produktet til. de 48.4 % er den fortjeneste, som selskabet
ville have haft ved at sælge produktet i danmark. det tab, som datterselskabet har haft på
produk tet, er et tab på koncernniveau.
     roussels datterselskab er grossist og køber produktet i belgien hos producentselskabet og
sælger det i danmark. engrosprisen for rulid i belgien er ikke meget forskellig fra
engrosprisen i danmark. da roussels datterselskab satte prisen ned, faldt orifarms salg. dat-
terselskabet kunne ikke have nedsat prisen allerede, da orifarm indførte produktet. man ville
da have skåret direkte i bundlinien. 22 % af datterselskabets samlede omsætning på surlid
blev taget af parallelimportørerne.
     orifarms indkøbspris hos grossisterne i belgien har i perioden fra august 1996 til september
1999 fast ligget på 142,70 kr. orifarm har haft en fortjeneste på 358.757,78 kr. ved at sælge
surlid. hvis roussel havde haft mulighed for at sælge produktet, ville roussel yderligere have
tjent 166.566,70 kr. svarende til forskellen mellem orifarms salgspris i danmark og roussels
salgspris. roussel har således tabt i hvert fald 524.813 kr. på orifarms parallelimport af
surlid.
hans bøgh-sørensen har bl.a. forklaret, at han er direktør i orifarm. de afgørende momenter
for, om orifarm vil parallelimportere et produkt, er prisen og det forhold, om apoteket har det
pågældende produkt på lager. orifarms formål med parallelimporten er naturligvis at tjene
penge. parallelimport har interesse for samfundet og er med til at holde priserne nede.
                                               - 8 -
parallelimport kræver en tilladelse fra lægemiddelstyrelsen, der udøver kontrol med
virksomheden.
    i august 1996 kunne apotekerne kun udskifte det originale produkt med et kopiprodukt,
hvis der var anført "g" på recepten. orifarm overvejede derfor ikke at markedsføre præparatet
under mærket rulid, idet der som følge af de dagældende regler ikke kunne forventes noget
særligt salg. paranova a/s har således haft dårlige erfaringer med at sælge under "g"-
ordningen. i tilfældet opnåede paranova a/s kun en markedsandel på 1 %. orifarm har
endvidere selv en gang forsøgt at markedsføre et produkt med et helt tredie navn, og det blev
en total fiasko.
    hvis orifarm havde importeret og markedsført præparatet under mærket rulid, ville det
være blevet behand let som et kopiprodukt, og efter vidnets opfattelse, som om det var et 2.
klasses produkt. at der stod rulid på produktet, ville i 98,7 % af tilfældene umiddelbart have
umuliggjort salg, idet lægerne kun anførte "g" på recepten i 1,3 % af tilfældene.
    hvis orifarm havde valgt et tredie navn, skulle orifarm selv have markedsført produktet
under dette navn. det gør orifarm aldrig. orifarm har betalt fuld pris for produktet i belgien.
herved betaler orifarm sit bidrag til originalproducentens markedsføring og forskning. an-
vendelse af et tredie mærke ville skulle godkendes af lægemiddelstyrelsen.
    orifarm valgte at trykke navnet orifarm på surlid pakningerne i perioden august 1996 til
april 1998 med henblik på, at apotekerne hurtigt og sikkert kunne identificere produktet.
patienten skal have produktet udleveret så hurtigt og sikkert som muligt. parallelimport påfører
generelt apotekerne en række ulemper. jo flere produkter, jo mere personale er nødvendigt til
at holde styr på det.
    orifarm valgte at trykke logoet med dråber på surlid pakningerne efter at have talt med
apotekerne. apotekerne ekspederer 1.000 til 2.000 recepter om dagen. orifarms pakning
skulle adskille sig fra de øvrige mærkers. apotekerne lagde vægt på, at orifarms pakninger
farvemæssigt lå tæt på de af producenten anvendte farver.
    efter at have læst sø- og handelsrettens dom af december 1997 i boehringer-sagen -
fjernede man navnet orifarm de steder, hvor det var muligt. orifarm rettede endvidere hen-
vendelse til producenterne med forslag til udformningen af pakkerne. producenternes
holdninger var ikke ens. fra april 1998 stod navnet orifarm kun på pakningerne de steder,
hvor det skal stå efter lægemiddelstyrelsens forskrifter. der gik tid med at få indarbejdet
dommens resultat i pakningerne. pakkefirmaet, medipak, der ejes af orifarm, havde en en le-
veringstid på 2 måneder.
    orifarm fjernede ikke logoet med dråbemotivet. apotekerne havde på orifarms forespørgsel
meddelt, at det ville medføre store problemer, hvis dråbemotivet blev fjernet. orifarm sælger
                                                 - 9 -
ca. 430 varenumre. de fleste større apotekere vil føre mere end ét parallelimporteret produkt.
apotekerne ønsker, at produkterne ser ordentlige ud.
     det er lægen, der træffer afgørelse om, hvilket produkt patienten skal have. beslutningen
om køb af surlid er derfor truffet, når recepten kommer ind på apoteket. lægen kan ikke se,
hvordan lægemiddelpakken ser ud. kunden må ikke kunne se de receptpligtige lægemidler på
et apotek.
     det er utænkeligt, at roussel ville acceptere, at orifarm anvendte den originale pakning og
blot satte et klistermærke på. der er vidt forskellige holdninger hos producenterne til, hvordan
de ønsker, at den parallelimporterede pakning ser ud.
     orifarm vil helst undlade at krænke producenterne. orifarm orienterer altid producenterne,
når firmaet påbegynder en parallelimport. 20 til 30 af producenterne er ikke aktive i forbindelse
med orifarms parallelimport. 5 til 6 af producenterne er aktive med at håndhæve deres
produkt. siden orifarm startede med parallelimport, har selskabet været genstand for 10 - 15
sager om fogedforbud.
     orifarm indgår ikke licensaftaler. orifarm køber produkterne hos lægemiddelgrossisterne i
de forskellige lande og betaler fuld pris for produkterne. orifarm køber rulid i belgien til
grossistprisen. det er muligt at forhandle rabatter.
     hvis orifarm ikke havde solgt surlid, ville der have været en anden parallelimportør, der
solgte produktet. apotekerne har pligt til at vælge det billigste produkt. roussel kan derfor ikke
beregne sig et tab på de 166.000 kr.
     medipak leverer til orifarm til markedspriser. medipak havde en egenkapital på 5,4 mio. kr.
i 1998. habico aps er et holdingselskab, hvorunder orifarm hører. overskuddet fra orifarm er
til dels udloddet til habico, der i 1998 havde en egenkapital på godt 37 mio. kr.
erik pfeiffer har bl.a. forklaret, at han er direktør i paranova a/s, der siden 1990 har foretaget
parallelimport af lægemidler.
     paranova a/s har gennem tiden ændret udformningen af pakningerne. da selskabet
begyndte sin virksomhed, var det bærende element ved udformningen af pakningerne, at de
skulle adskille sig fra producentens pakning, og at de skulle være enkle. pakningerne blev
udformet efter et ensartet system. senere ændrede paranova a/s pakningernes design til 2
striber i samme farve som producentens farve. dette blev mødt med kritik fra producenterne,
der beskyldte firmaet for at gemme identiteten på bagsiden. de pakninger, som paranova a/s
har brugt i et stykke tid, er kendetegnet ved en femkant, striber og navnet paranova, der er
trykt på pakkens forside. navnet paranova er i øvrigt trykt på pakken de steder, hvor navnet
skal stå.
                                                - 10 -
    paranova a/s erfarede under "g"-ordningen , at lægerne ikke skrev "g" på recepterne.
ordningen blev lavet om i maj 1997.
    paranova a/s foretager ikke altid ompakning. det har betydning, at pakningen fremtræder
som et kvalitetsprodukt. en stor del af apotekerne bryder sig ikke om påklistrede etiketter. det
er efter hans opfattelse ikke nødvendigt for markedsføringen af produktet surlid at
farvelægge pakningen så omfattende, som orifarm har gjort.
poul erik christensen har bl.a. forklaret, at han er apoteker i herning. det er ikke normalt, at
kunden ser produktet, inden det bliver udleveret. pakningens udseende har primært betydning
for apotekets personale. det har stor betydning i det daglige arbejde, at pakningen let kan
identificeres. pakningens udseende har endvidere betydning for sikkerheden. pakningerne skal
helst være så forskellige som muligt. pakningerne fremfindes visuelt på hylderne.
indlægssedlen skal være på dansk. udenlandsk tekst på pakningen giver ikke apoteket
problemer. hvis pakningen er alt for sammenklistret eller overklistret, kan det have betydning
kvalitetsmæssigt.
    oftest bestiller apotekeren varen efter varenummer. dette gælder også ved elektronisk
bestilling. den, der bestiller varen, ser i så fald ikke emballagen. prisen på produktet er ikke
afgørende. det er lægen, der skal finde det billigste produkt.
anbringender
roussels advokat har gjort gældende, at orifarm ikke er berettiget til at anvende roussels
varemærke surlid ved markedsføring i danmark af parallelimporteret rulid. ommærkningen
krænker derfor roussels varemærket, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1.
    da varen ikke er markedsført i belgien under mærket surlid, afskærer varemærkelovens
§ 6, stk. 1, om konsumption ikke roussel fra at forbyde andres brug af mærket surlid i
danmark.
    reglerne om de frie varebevægelser i ef-traktatens artikel 28 og 30 (tidligere artikel 30 og
36) er ikke til hinder for, at roussel håndhæver sin varemærkeret, idet det ikke var objektivt
nødvendigt at anvende varemærket surlid for at markedsføre det parallelimporterede produkt
i danmark. reglerne om generisk substitution gjorde det således muligt for orifarm at sælge
det parallelimporterede produkt under det varemærke, rulid, som det var solgt under i
belgien. orifarms interesse i at anvende roussels danske varemærke surlid skyldes alene
rent kommercielle hensyn, som efter ef-domstolens praksis ikke kan føre til, at reglerne om de
frie varebevægelser får forrang for nationale varemærkeregler.
                                                - 11 -
    selv om rulid i belgien kun markedsføres i pakninger med 10 stk. à 150 mg, og
ompakning derfor efter retspraksis er lovlig, jf. navnlig ufr 1999.952 h (bayer mod paranova
a/s), giver dette således kun orifarm adgang til ompakning/tillægsetikettering med
genanvendelse af varemærket rulid.
    ved ompakning i en emballage, hvor orifarms navn er givet en fremtrædende placering i
forbindelse med anvendelsen af roussels varemærke surlid, og hvorpå orifarms logo eller
figurmærke er givet en iøjnefaldende placering, har orifarm under alle omstændigheder
krænket roussels ret til varemærket surlid. emballagen giver forbrugeren det indtryk, at
varemærket surlid tilhører orifarm, og at det således er orifarm, der har udviklet og
fremstillet produktet. en sådan form for aggressiv markedføring krænker særskilt roussels
varemærkeret, idet orifarm herved tilegner sig den goodwill, der gennem roussels forsknings-
og markedsføringsindsats er blevet knyttet til varemærket surlid. det er ingen objektiv
nødvendighed for, at orifarm kan markedsføre rulid/surlid i danmark, at orifarm på denne
måde profilerer sit firmanavn og sit figurmærke på roussels bekostning. det er alene rent
kommercielle hensyn, der ligger bag denne fremgangsmåde, og ef-traktatens regler om frie
varebevægelser kan derfor ikke berettige fremgangsmåden. orifarm har herved krænket
roussels rettigheder efter varemærkelovens § 4, og der foreligger tillige en overtrædelse af
markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.
efter varemærkelovens § 43, stk. 1, skal den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en
andens varemærkeret, udrede rimeligt vederlag for udnyttelsen af varemærket samt erstatning
for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.
    roussels samlede tab som følge af orifarms varemærkekrænkelse udgør skønsmæssigt
anslået 650.000 kr. heraf udgør 100.000 kr. tab for markedsforstyrrelse.
    orifarm skal betale roussel et vederlag for den uberettigede brug af roussels varemærke.
dette vederlag må mindst være af samme størrelse som en forhandlingsmæssigt fastlagt
varemærkelicens, der passende kan fastsættes til minimum 15 % af licenstagers omsætning.
orifarms omsætning beregnet som apotekindkøbspris udgør i perioden fra 1996 og frem til i
dag i alt 3.667.889 kr.
    et rimeligt vederlag til roussel for orifarms uretsmæssige brug af varemærket, jf.
varemærkelovens § 43, udgør således 15 % af 3.667.889 kr., d.v.s. 550.183,35 kr. hertil
kommer i erstatning for markedsforstyrrelse et beløb på 100.000 kr.
    det kan ikke lægges til grund, at andre parallelimportører ville have taget hele markedet for
surlid, hvis orifarm ikke havde foretaget parallelimporten og roussel har derfor også tabt
fortjeneste ved ikke selv at sælge de pågældende produkter.
                                              - 12 -
orifarms advokat har gjort gældende, at det under henvisning til ef-domstolens dom af 12.
oktober 1999 (pharmacia & upjohn sa mod paranova a/s) kan fastslås, at roussels benyttelse
af forskellige varemærker for den samme vare bidrager til en opdeling af det indre marked.
    det er objektivt nødvendigt for orifarm at udskifte varemærket rulid med varemærket
surlid for reelt at få adgang til det danske marked.
    i august 1996 kunne apotekere kun udlevere et receptpligtigt parallelimporteret lægemiddel
med et andet navn end det direkte forhandlede, hvis receptudstederen havde ordineret det
parallelimporterede lægemiddel, det vil sige anført dette navn på recepten, jf. § 8, stk. 1, 1.
pkt., i bekendtgørelse nr. 294 af 9. maj 1995 om recepter, eller hvis receptudstederen havde
ordineret det pågældende lægemiddel med tilføjelse af et "g" (generisk subsitution), jf.
bekendtgørelsens § 8, stk. 2 og 3. receptudstederne påførte i praksis ifølge lægemiddelsty-
relsens lægemiddelstatistik kun et "g" på 1,3 % af alle recepter i august 1996. denne
receptudskrivningspraksis udgjorde således en objektiv og ikke en kommerciel hindring.
orifarms emballage udgør endvidere ikke i sig selv nogen krænkelse af roussels
varemærkeret.
    i sagen ufr 1999.953 h havde den ene part bayer bl.a. nedlagt påstand om forbud mod
paranova a/s' markedsføring af lægemidlet adalat i paranova a/s' anvendte pakning, der var
hvid med et logo i to blå farver. logoet var et stiliseret p for enden af en bredere lyseblå stribe
nederst på pakningen. højesteret udtalte bl.a., at den pågældende pakning ikke kunne anses
for en "inadækvat præsentation", og at der ikke forelå særlige forhold, som kunne begrunde, at
paranova a/s' pakning ikke skulle være tilladelig.
    hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven forbyder således den skete brug af
orifarms logo/vare- mærke sammen med roussels. et krav om anvendelse af neutrale pak-
ninger kan ikke udledes af retspraksis. produktets omdømme lider således ikke skade, idet det
står på pakningerne, at orifarm er ompakkende importør, og at roussel ("erfa") er producent.
    om det købende publikum måtte antage, at orifarm er indehaver af varemærket surlid,
må være uden betydning med hensyn til medicinalpræparater, der kun udleveres af apotekere
på recept.
    emballagen på parallelimporterede præparater spiller en betydelig rolle for apotekerne ved
deres identifikation af produkterne, når de skal udlevere dem til indehavere af recepter.
apotekerne, der er de umiddelbare aftagere af varen, bestiller ikke varen efter emballagens
udseende, men derimod efter præparatets varenummer. der foreligger således ingen risiko for
forveksling i den relevante aftagerkreds.
                                                - 13 -
orifarm har hverken forsætligt eller uagtsomt krænket roussels varemærkeret, og orifarm skal
derfor ikke betale vederlag eller erstatning.
    uanset om orifarm måtte have handlet forsætligt eller uagtsomt, er det vederlag, roussel
kræver, ikke rimeligt.
    et vederlag kan ikke være af en størrelse, der overstiger en rent forhandlingsmæssigt
anslået varemærkelicens. en varemærkelicens på 15 % af licenstagers omsætning overskrider i
høj grad det sædvanlige. hertil kommer, at orifarm i forvejen har betalt roussel-koncernen en
højere pris for produkterne, end roussel ville have fået hos en licenstager.
    det gøres endvidere gældende, at roussel ikke har lidt et tab, og navnlig foreligger der ikke
noget afsætningstab eller markedsforstyrrelse. tværtimod har roussel-koncernen tjent på sine
salg til orifarm. en anden parallelimportør ville endvidere have taget hele markedet for sur-
lid, hvis ikke orifarm havde foretaget parallelimporten.
    det kan heller ikke være rimeligt som nævnt i varemærkelovens § 43, stk. 2, at orifarm
forpligtes til at udrede vederlag og/eller erstatning.
subsidiært gøres det gældende, at orifarm efter boehringer-dommen ændrede udformning af
emballager ved at fjerne orifarm-navnet.
    erstatning ud over vederlag ville føre til dobbeltkompensation, da der som nævnt ikke
foreligger nogen yderligere skade.
    ef-domstolens seneste dom vedrørende medicinalproducenters anvendelse af forskellige
varemærker forelå først den 12. oktober 1999, og domstolen har hen ad vejen ændret sin
praksis, således at det kan være ganske svært for parallelimportører og andre at forudsige
retstillingen. om vederlag og eller erstatning kan kræves for perioden indtil dommen af 12.
oktober 1999, skal vurderes i lyset heraf. efter orifarms opfattelse er der ikke grundlag for at
kræve vederlag eller erstatning før denne dato, og for så vidt angår orifarms emballage vil
erstatning i hvert fald tidligst kunne kræves fra sø- og handelsrettens dom i boehringer-sagen
henset til den uklare retstilstand.
sø- og handelsrettens afgørelse
roussel har retten til varemærket surlid. roussel har ikke bragt medicinalproduktet i
omsætning i belgien under mærket surlid, men derimod under sit andet mærke rulid. der
er derfor ikke indtrådt konsumption af retten til varemærket surlid, men alene til
varemærket rulid.
                                              - 14 -
     efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med § 6, stk. 1, indebærer
orifarms markedsføring i danmark af det parallelimporterede medicinalprodukt under mærket
surlid således en krænkelse af roussels ret til dette varemærke, og krænkelsen forstærkes
ved orifarms anvendelse af sit eget paraplymærke og figurmærke i form af et logo med trekant
og dråber sammen med roussels mærke surlid, således at den skete markedsføring tillige
indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 1.
selv om den danske varemærkelov er udfærdiget til gennemførelse af ef-direktiv 89/104/eøf,
må de varemærkeretlige og markedsføringsretlige regler vige, i det omfang de strider mod de
grundlæggende regler i ef-traktatens artikler 28 og 30 om den frie udveksling af varer.
     ef-domstolen har i dom af 11. juli 1996 i de forenede sager c-427/93, c-429/-93 og c-
436/93, bristol- myers squibb m.fl., taget stilling til den situation, hvor der med henblik på
markedsføring af et medicinalprodukt, som af producenten er bragt i omsætning i én
medlemsstat, af en parallelimportør, som køber varen i denne medlemsstat, er foretaget en
ompakning af et lægemiddel og genanbringelse af varemærket på det således ompakkede
produkt med henblik på markedsføring heraf i en anden medlemsstat. det fremgår af dommen,
at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig en sådan ompakning og genanbringelse af
varemærket, hvis det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at
modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en
kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. dette er efter dommen navnlig
tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i
forskellige medlemsstater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for
at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at
den ikke kan berøre produktets originale tilstand (dommens præmis 79, 1. pind). det skal klart
angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og pro-
ducentens navn skal klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at
en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand
til at forstå dem. det ompakkede produkts præsentationsmåde må endvidere ikke være af en
sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens
omdømme (dommens præmis 79, 3. - 4. pind).
ef-domstolen har endvidere ved dom af 12. oktober 1999 i sag c-379/97, pharmacia & upjohn
sa, uddybet denne dom og taget stilling til, om ef-retten er til hinder for en bestemmelse i en
national lovgivning om, at en varemærkeindehaver kan modsætte sig, at en parallelimportør af
lægemidler udskifter det varemærke, som benyttes i eksportmedlemsstaten, med et andet
                                             - 15 -
varemærke, som varemærkeindehaveren benytter ved markedsføring af det samme produkt i
importmedlemsstaten.
    generaladvokat f.g. jacobs havde i sit forslag til afgørelse af den 19. november 1998
udtalt, at det i den tidligere nævnte dom omtalte nødvendighedskriterium bør finde anvendelse
såvel på udskiftning af mærket som på ompakning (punkt 48). hvis en praksis eller regler i im-
portmedlemsstaten har den virkning, at importøren ikke kan markedsføre produkterne under
brug af det varemærke, der er påført i eksportmedlemsstaten, bør varemærkein dehaveren
ikke kunne bruge varemærkeretten til at forhindre importøren i at anbringe det varemærke,
som indehaveren bruger for de samme varer i importmedlemsstaten (punkt 49). særlig for så
vidt angår lægemidler vil udskiftning af varemærket oftere være nødvendigt for at undgå at
skabe usikkerhed i importmedlemsstaten, hvor et identisk lægemiddel typisk forinden er bragt
på markedet under et forskelligt varemærke (punkt 50). udskiftningen af varemærket bør
betragtes som nødvendig, hvor anvendelsen i importmedlemsstaten af det varemærke, der
bruges i eksportmedlemsstaten, ville være egnet til at skabe forvirring blandt forbrugerne og
hos andre relevante grupper, såsom apotekere og læger (punkt 51).
    i sin dom fulgte domstolen dette forslag til afgørelse og udtalte, at der ikke er nogen
objektiv forskel mellem på den ene side genanbringelse af det originale varemærke efter
ompakning og på den anden side udskift- ning af det originale varemærke med et andet, som
kan begrunde, at betingelsen i den tidligere nævnte dom om kunstig opdeling af markederne i
medlemsstaterne anven- des forskelligt i de to situationer (præmis 37).
    de nationale domstole skal undersøge, om de omstændigheder, der forelå på tidspunktet
for markedsføringen, gjorde det objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med
varemærket i importmedlemsstaten med henblik på parallelimportørens markedsføring af den
pågældende vare i denne medlemsstat. denne nødvendigheds- betingelse er opfyldt, såfremt
forbuddet mod, at impor- tøren udskifter varemærket, i det enkelte tilfælde hindrer hans effek-
tive adgang til markedet i importmedlemsstaten. en sådan situation foreligger, såfremt be-
stemmelser eller praksis i importmedlemsstaten er til hinder for, at den pågældende vare
bringes på markedet i denne stat under det varemærke, som den er forsynet med i
eksportmedlemsstaten (præmis 43). nødvendighedsbetin- gelsen vil derimod ikke være op-
fyldt, hvis udskiftningen af mærket udelukkende skyldes, at parallelimportøren søger at opnå
en kommerciel fordel (præmis 44).
efter sagens oplysninger lægges det til grund, at roussel fik afslag på registrering af
varemærket rulid, fordi dette mærke var i strid med et andet, allerede re gistreret varemær-
ke. det må derfor lægges til grund, at dette andet mærke på tilsvarende måde ville være til
                                              - 16 -
hinder for, at orifarm brugte varemærket rulid i danmark.
    efter de oplysninger om den praktiske anvendelse af g-ordningen, som er forelagt for
retten, lægges det endvidere til grund, at g-ordningen på det tidspunkt, der, således som
parterne har forelagt sagen, er relevant for afgørelsen, ikke ville give parallelimporterede
præparater reel adgang til markedet, medmindre de blev markedsført under det samme
mærke, som producenten anvendte ved sin markedsføring i danmark, i dette tilfælde
varemærket surlid.
    retten finder derfor, at det var objektivt nødvendigt for orifarm at markedsføre det pa-
rallelimporterede produkt i danmark under varemærket surlid, og at ef- traktatens artikler
28 og 30 derfor begrænser roussels adgang til at forbyde orifarm at markedsføre det paral-
lelimporterede produkt under dette varemærke. roussels påstand 1 kan herefter ikke tages til
følge.
retten finder, at orifarm har anvendt en emballage til markedsføring af surlid, som
fremtræder på samme måde som de øvrige produkter i orifarms produktlinie, og som
indebærer en sådan profilering af orifarms produkter, at forbrugeren kan få den opfattelse, at
de pågældende produkter, herunder surlid, er udviklet og produceret af orifarm selv. i stedet
for en fuldstændig neutral emballage med almindelige skrifttyper på en hvid bund og med
tydelig angivelse af roussels mærke har orifarm udformet emballagen med tydelig
fremhævelse af orifarms eget paraplymærke og med orifarms figurmærke i form af en trekant
med dråber. denne form for markedsføring er efter rettens opfattelse begrundet i rent kom-
mercielle hensyn og går videre, end hvad der objektivt er nødvendigt i forbindelse med
ompakningen.
    reglerne i ef-traktatens artikler 28 og 30 kan således ikke retfærdiggøre brugen af
roussels varemærke surlid på den måde, hvorpå det er sket ved de pakninger, som
omhandles i sagen. brugen af varemærket surlid under disse omstændigheder er derfor en
overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, og af markedsføringslo vens § 1 om god
markedsføringsskik. retten tager roussels påstand 2 til følge.
ef-domstolen har i sine domme om parallelimport af lægemidler fortolket ef-traktatens
artikler 28 og 30 om de frie varebevægelser, således som disse bestemmelser efter
domstolens opfattelse skal forstås og hele tiden har skullet forstås. der er ikke i nogen af disse
domme gjort begrænsninger i dommenes tidsmæssige virkninger.
    ved den beskrevne markedsføring af de parallelimporterede produkter under anvendelse af
roussels varemærke surlid på en emballage, der tydeligt fremhæver orifarms eget
                                                - 17 -
ordmærke og figurmærke, findes orifarm at have krænket roussels varemærkeret og at have
tilsidesat god markedsføringsskik, og overtrædelsen må under alle omstændigheder tilregnes
orifarm som uagtsom. orifarm skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af
varemærket samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.
     idet der ikke i det oplyste er grundlag for nærmere at fastslå en markedsforstyrrelse,
fastsætter retten ud fra et samlet skøn vederlaget og erstatningen til et beløb på 500.000 kr.
                         thi kendes for ret:
det forbydes sagsøgte, orifarm a/s, at markedsføre et roxithromycin produkt, som første gang
er markedsført af sagsøgeren, hoechst marion roussel s.a., under varemærkerne
rulid/surlid i pakninger fremstillet af sagsøgte og som udvist af sagens bilag 1 og d.
inden 14 dage fra denne doms afsigelse skal sagsøgte betale sagsøgeren 500.000 kr. med
tillæg af sædvanlig procesrente fra den 11. maj 1998, til betaling sker, samt 50.000 kr. i
sagsomkostninger.
uffe thustrup            elmer.          aksel gybel
                                        (sign.)
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                          p. j. v. sø- og handelsretten, den
