 -
                                  udskrift
                                       af
                     sø- og handelsrettens dombog
                                  ──────────
den 20. januar 2000 blev af retten i sagen
v-0063-96
1) astra ab
   (advokat karen dyekjær-hansen)
2) astra danmark a/s
   (advokat karen dyekjær-hansen)
   mod
orifarm a/s
(advokat lennart ricard)
afsagt sålydende
                                     d o m:
denne sag vedrører spørgsmålene, 1. hvorvidt en parallelimportør i forbindelse med ompakning
må anbringe sit eget kendetegn på emballagen sammen med producentens varemærke, 2.
hvorvidt der bør tilkendes vederlag for uberettiget brug af varemærket og i givet fald størrelsen
                                                - 2 -
heraf, og 3. ompakning af produkter til brug for hospitaler.
påstande:
sagsøgerne, 1) astra ab (i det følgende astra) og 2) astra danmark a/s (i det
følgende astra danmark) har nedlagt følgende endelige påstande:
1a) sagsøgte, orifarm a/s, tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til
varemærket plendil ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte
produkter: plendil 2,5 mg x 30 stk., plendil 5 mg x 28 stk. og plendil 10 mg x 28 stk., ligesom
sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte varemærke på nævnte
produkter.
1b) sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket
plendil ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte produkter: plendil
5 mg x 98 stk., plendil 10 mg x 98 stk. og plendil 2,5 mg x 100 stk. i en emballage som vist på
bilag 1 og 24, ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte
varemærke på nævnte produkter i forbindelse med anvendelse af nævnte emballage.
2a) sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket
losec ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte produkter: losec 20
mg 2 x 7 stk., blister, losec 20 mg x 28 stk., losec 40 mg inj.subst x 1 stk. og losec 40 mg
inf.subst x 5 stk., ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af
nævnte varemærke på nævnte produkter.
2b) sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket
losec ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte produkter: losec 20
mg 3 x 10 stk., losec 20 mg 2 x 7 stk., plastbeholder og losec 20 mg 4 x 7 stk., blister, i en
emballage som vist på bilag 2 og 25, ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte
anbringelse af nævnte varemærke på nævnte produkter i forbindelse med anvendelse af
nævnte emballage.
3) sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket
rhinocort ved at anbringe dette varemærke på de af sagsøger udbudte produkter: rhinocort
aqua 100 mikg. x 200 og rhinocort turbohaler 100 mikg x 200, ligesom sagsøgte tilpligtes at
ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte varemærke på nævnte produkter.
                                               - 3 -
4) sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ved udformningen af sin produktlinie over
produkter bærende sagsøgers varemærker har overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 5 samt
tilpligtes at ændre produktliniens udformning.
5) sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 3.125.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra
sagens anlæg, den 10. juni 1996.
6) sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende den ubestemte angivelse
"astra" som producentangivelse på det af sagsøgte under påstand 3 nævnte produkt.
sagsøgte, orifarm a/s (i det følgende orifarm), har nedlagt følgende påstande:
frifindelse overfor påstand 1b, 2b og 4.
frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af sagsøger
overfor påstand 5.
sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor påstand 1a, 2a, 3 og 6. for så vidt angår
påstand 1a, 2a og 3 har sagsøgte begrundet dette med, at det ved højesterets dom af 2. juli
1999 i sagen astra ab m.fl. mod paranova a/s er fastslået, at parallelimportøren ikke uden at
krænke producentens ret kunne foretage ompakning fra én pakningsstørrelse til samme
pakningsstørrelse (såkaldte 1:1 ompakninger). de lægemidler, der indgår i førnævnte
påstande, er netop ompakket således.
sagens omstændigheder:
astra, der er et internationalt medicinalfirma, fremstiller og er indehaver af en række
registrerede varemærker, bl.a. plendil, losec, rhinocort og astra. astra danmark, der er et
datterselskab af astra, er ansvarlig for myndighedskontakt og markedsføring af produkterne i
danmark.
varemærkerne anvendes som betegnelse for følgende farmaceutiske specialiteter: plendil, der
anvendes mod forhøjet blodtryk, losec, der anvendes mod mavesår, og rhinocort, der
                                                - 4 -
anvendes mod indikationen allergisk snue, markedsføres i en række lande, idet sortiment og
pakkestørrelser ikke altid er ens i de forskellige lande.
orifarm har specialiseret sig i parallelimport af medicin og har et stort varesortiment. orifarm
opkøber varerne forskellige steder i udlandet med henblik på markedsføring i danmark. i
konsekvens af det før anførte vil pakkestørrelserne i udlandet ikke altid svare til de her i landet
anvendte.
plendil markedsføres af astra i danmark i pakninger indeholdende et varierende antal tabletter,
bl.a. i pakninger indeholdende 100 depottabletter af 5 mg. yderpakninger af den under sagen
foreviste type, der skal læses, mens de står op, er på forsiden påført "plendil" i en stor skrift og
er herudover karakteristisk ved at være hvid med et blåt rektangel (ca. 1 x 1 cm) nederst på
venstre hjørne af forsiden, ud for hvilket bl.a. med fremhævede, flade bogstaver er anført:
"astra".
det bemærkes, at der ikke under sagen er tvist mellem parterne om orifarms brug af bestemte
farver eller kombinationer heraf.
losec markedsføres af astra i danmark ligeledes i pakninger indeholdende et varierende antal
kapsler, bl.a. i pakninger indeholdende 14 og 28 enterokapsler af 20 mg. disse pakningers
ydre fremtræden har samme karakteristi ka som beskrevet for produktet plendil.
i pakkerne er indlægssedler med brugsanvisninger, oplysninger om bivirkninger, holdbarhed
m.v.
orifarm indkøber i england plendil à 5 og 10 mg i 28 stk.-pakninger, der i danmark ompakkes
til 98 stk.-pakninger indeholdende 4 blisterkort a 7 tabletter. de importerede 28 stk.-pakninger
à 5 og 10 mg ompakkes endvidere til 28 stk. endvidere indkøber sagsøgte plendil à 5 mg i
italien i 28 stk.-pakninger, der ligeledes ompakkes til 28 stk. og 98 stk.
losec indkøbtes af orifarm i italien i 10 stk.-pakninger à 20 mg, der i danmark ompakkedes til
30 stk.-pakninger. losec indkøbtes endvidere i england i 7 stk.- og 28 stk.- pakninger à 20
mg, der i danmark ompakkedes til 14 stk.- og 28 stk.-pakninger. orifarm parallelimporterer
ikke længere losec, idet produktet blev slettet af specialitetsregisteret den 6. april 1998.
                                               - 5 -
rhinocort importeredes fra spanien i sprayflaske à 200 doser og ompakkedes til en sprayflaske
à 200 mg. rhinocort er slettet af specialitetsregistret den 29. december 1997.
det er et fælles træk ved de ompakkede produkters yderpakninger fremlagt som bilag 1, 2, 3
og 25, der for så vidt angår de fleste af de under sagen fremlagte er beregnet til at læses,
mens de ligger ned, at orifarms navn øverst på forsiden er angivet i en særlig skrift med
varenummeret angivet umiddelbart nedenunder. herunder står bl.a. medikamentets
betegnelse (som for astras egne produkter) med fremhævet skrift. på yderpakningen bilag 24
er ikke anført orifarms navn over varenummeret. yderpakningen er herudover karakteriseret
ved at være hvid med en stor farvet trekant placeret i den højre ende af hver af de sider, på
hvilke den forefindes. på de fleste af de under sagen fremlagte pakninger drejer dette sig om
alle sider, undtagen bagsiden. trekantens farve varierer efter produktet. ved siden af og på
trekanten findes på medikamentet plendil nogle større og min dre bobler, på medikamentet
losec kapsler eller rektangler, og på medikamentet rhinocort større og mindre dråber. på
siderne af samtlige pakninger er bl.a. angivet: "importeret og ompakket af orifarm a/s". i
forbindelse hermed er angivet, at produktet er produceret af ab astra koncernen, af astra eller
på licens fra astra.
i pakkerne er indlægssedler med overskriften orifarm med den særlige skrift, hvorunder er
angivet medikamentets navn samt brugsanvisning og en række oplysninger.
orifarm har løbende ændret sit sortiment, idet nogle produkter er udgået, mens andre er
indført. i samme forbindelse har orifarm foretaget ændringer af de ompakkede produkters
yderpakninger. bl.a. har orifarm efter sø- og handelsrettens dom af 22. december 1997 i
sagen boehringer mod orifarm fjernet orifarm-navnet alle steder på pakningerne bortset fra et
enkelt sted som krævet af lægemiddelstyrelsen. de beskrevne fælles karakteristika for de
ompakkede produkters yderpakninger gælder dog både nuværende og tidligere pakninger.
ændringen af sagsøgtes pakninger medførte, at sagsøgerne udvidede deres påstande til også
at omfatte de nye pakninger (sagens bilag 24 og 25).
ved skrivelse af 26. maj 1995 til astra danmark meddelte orifarm, at man ville påbegynde
parallelimport af plendil 5 og 10 mg den 6. juni 1995.
astra danmarks advokat gjorde ved skrivelse af 29. maj 1995 opmærksom på en verserende
                                               - 6 -
sag mellem sagsøger 2 og paranova a/s om ompakning og genanbringelse af varemærket.
ved skrivelse af 12. juni 1995 til astra danmark meddelte orifarm, at man ville påbegynde
parallelimport af losec 20 mg fra den 19. juni 1995.
ved skrivelse af 19. juni 1995 gjorde astra danmarks advokat ligeledes opmærksom på den
verserende sag.
den 10. juni 1996 indgav sagsøgerne stævning i denne sag, der har været udsat på
højesterets domme i bayer- sagen, afsagt den 11. marts 1999, og paranova-sagen, afsagt den
2. juli 1999.
under henvisning til de europæiske fællesskabers domstols dom af 12. juli 1996 i sagen
bristol-myers squibb mod paranova a/s skrev astras advokat den 30. juli 1996 til orifarms
advokat med anmodning om at bekræfte, at de af orifarm importerede produkter påført astras
varemærker fremover kun ville blive markedsført i den originale pakning, hvori de var bragt på
markedet. endvidere anmodede advokaten om, at der i tilfælde af en egentlig ompakning ville
blive fremsendt prøve med henblik på astras godkendelse heraf.
orifarm erklærede i svarskrivelse af 9. august 1996 at ville følge den afsagte dom.
den 12. februar 1998 skrev orifarm til alle medicinalproducenter, herunder astra danmark,
med oplysning om, at man for parallelimporterede og ompakkede produkter overvejede at
påføre yderpakninger et "r" samt anføre navnet på indehaveren af varemærket, således at
ændringen skulle ske i takt med genfremstillingen af emballagen. astra danmark blev samtidig
opfordret til at rette henvendelse, idet det blev oplyst, at ændring af orifarms hidtidige
fremgangsmåde i modsat fald ikke ville finde sted. denne skrivelse vedrørte bl.a. varemærket
plendil. den 5. november 1998 og 15. januar 1999 fremsendtes tilsvarende skrivelser for
henholdsvis rhinocort og losec.
sagsøgte har fremlagt eksempler på, hvorledes parallelimportører i andre europæiske lande
emballerer ompakkede tilsvarende produkter.
der er fremlagt oversigt over orifarms omsætning i årene 1995-1999 af de af sagen omfattede
produkter. det samlede salg opgjort for årene 1995-1999 og angivet som apotekernes
                                               - 7 -
indkøbspriser (aip) udgør 69.613.900 kr. svarende til grossistpriser (gip) 64.877.200 kr. i
oversig ten er der en opdeling efter, om orifarm har ændret eller ikke har ændret pakkestørrel-
sen i forhold til det importerede produkt. førnævnte samlede salg fordeler sig med 16.290.000
kr. (aip) eller 14.968.000 kr. (gip) på ikke ændrede pakkestørrelser (1:1 ompakninger) og
53.324.000 kr. (aip) eller 49.409.000 kr. (gip) på ændrede pakkestørrelser. endvidere var der
en omsætning med hospitaler på 135.000 kr. (aip) eller 125.000 kr. (gip) i losec 40 mg i
inf.subst.
det er med disse tal som udgangspunkt, at astra har opgjort kravet på vederlag. 5% af
69.613.900 kr. svarer til 3.480.695 kr., der med fradrag af 5% grossistrabat svarer til
3.306.660 kr. beløbet er herefter nedrundet til den nedlagte påstand.
endvidere er der fremlagt oversigt over omsætning og overskud for astra ab, astra danmark
a/s henholdsvis orifarm i årene 1995-1998. tallene er angivet i mio. kr.:
         1995      1996    1997    1998 hele perioden
astra ab
samlet
omsætning      31.020   33.800 38.910 49.560 153.290
årets re-
sultat     7.594     8.188   8.839 10.227    34.848
årets re-
sultat i
% af omstn.      24%      24%     23%     21%     23%
astra dan-
mark a/s
samlet        510      510     600    610   2.230
omsætning
årets re-
sultat        4       3     14     1     22
                                                 - 8 -
årets re-
sultat i
% af omstn.      1%      1%       2%       0%      1%
orifarm a/s
samlet
omsætning        38    109      207      290     645
årets re-
sultat       -2     1       3       3      5
årets re-
sultat i
% af omstn.     -5%      1%       2%         1%    1%
omsætning
losec, plen-
dil & rhi-
nocort        7     15       24       12      57
forklaringer:
torben binderup har forklaret, at han er direktør i astra danmark, der er et datterselskab af
astra og bl.a. varetager markedsføring og salg af astras produkter i danmark. i astra danmark
var der før fusionen med selskabet zeneca 230 personer, hvoraf 110 beskæftiger sig med
markedsføring.
det har i dag høj prioritering for astra, at der er en entydig linie for produkterne, således at der
ikke som tidligere er afvigelser i linien de forskellige lande imellem. der bruges betydelige re-
ssourcer på introduktion af nye produkter, primært overfor læger, men i de senere år også
overfor patienter.
de af sagen omfattede produkter, losec, plendil og rhinocort, er alle kendte og indarbejdede
produkter. losec er antagelig det mest kendte og anvendte mavesårsmiddel i verden. plendil er
                                                - 9 -
også kendt, men mest blandt læger.
som følge af de enorme investeringer i nye produkter er værdien af retten til at benytte
varemærker indenfor medicinalindustrien høj. den licens, der skal betales for retten til at
markedsføre og sælge et produkt, afhænger bl.a. af, om produktet er indarbejdet, eller om
man selv skal indarbejde det, af markedet og selve produktet. for et ikke indarbejdet produkt
vil en royalty på 3-5% formentlig være passende. for et indarbejdet produkt som losec skal
der nærmere betales 35-40% i licens.
han kan umiddelbart bekræfte rigtigheden af de tal, der er angivet i oversigten over
omsætning og overskud for astra og astra danmark. han ved ikke, hvor stor fortjenesten er på
astras produkter ved salg i de enkelte lande, når orifarm f.eks. køber i portugal, men der er
ikke tvivl om, at der er en fortjeneste.
astra har ikke svaret på henvendelserne fra orifarm vedrørende dennes overvejelser om at
indføre et "r" på parallelimporterede og ompakkede produkters yderpakninger, fordi astra
allerede før disse skrivelser havde oplyst til orifarm, at orifarm ikke skulle røre varemærket.
det er hans opfattelse, at orifarm overskrider grænsen for nænsom ompakning, hvilket ikke
ville være tilfældet, såfremt orifarm angav producent, produktnavn og parallelimportør og i
øvrigt foretog så neutral ompakning som muligt.
hans bøgh sørensen har forklaret, at han er direktør for orifarm, der siden maj 1995 har
foretaget parallelimport af lægemidler til det danske marked.
i 1993 solgte han en tidligere virksomhed, og kapitalen herfra blev brugt til etablering af
orifarm. han har ikke tidligere haft med lægemidler at gøre.
omsætningen af parallelimporterede lægemidler i danmark generelt er ca. 600 mio. kr. på
årsbasis. parallelimport kræver en såkaldt § 8-tilladelse af lægemiddelstyrelsen. der er faste
regler for distribution, og lægemiddelstyrelsen aflægger ofte kontrolbesøg og har mulighed for
at standse virksomheden. forbrugerrådet interesserer sig tillige for parallelimporten og
priserne, som varerne udbydes til, idet 2/3 af udgiften til medicin dækkes af det offentlige.
da orifarm startede virksomheden, kontaktede man en række apoteker. disse oplyste, at det
var vigtigt, at emballagen var pæn og ordentlig. den skulle også have bestemte farver, som
                                               - 10 -
apotekspersonalet kunne orientere sig efter, når produkterne skulle tages ned fra hylderne, og
den skulle adskille sig fra paranovas. apotekerne syntes tillige, at det var en god idé, at
sagsøgtes navn stod ved siden af varens nummer på emballagen. endvidere var der et hensyn
til patienten, der skal kunne føle sig sikker og tryg ved lægemidlet.
efter afsigelsen af boehringer-dommen i december 1997 blev orifarms pakninger neutraliseret
mest muligt, bl.a. blev orifarm-navnet fjernet alle steder, bortset fra det sted, hvor lægemid-
delstyrelsen krævede navnets placering. endvidere valgte orifarm at fremsende breve til
producenterne med forespørgsel om, hvorvidt der med et "r" skulle markeres på emballagen,
at varemærket ikke tilhørte orifarm, men en lægemiddelvirksomhed. som følge af denne
praksisændring fra orifarms side begyndte apotekerne at klage over, at emballagen var så
neutral, at det gav anledning til fejlekspeditioner m.v. orifarm turde nu ikke forsætte med helt
rensede pakninger, men vendte tilbage til den trekant, der tidligere havde været i logoet, men
som var forladt.
receptpligtige lægemidler er reelt ikke synlige for publikum og ej heller for læger, når disse
orienterer sig i et lægemiddelkatalog ved udskrivning af recepter. de forskellige lægemid-
delvirksomheder er meget uenige om, hvorledes parallelimportører skal udforme emballager.
bl.a. har novo-nordisk lagt stor vægt på, at parallelimportører anvender denne virksomheds
farver af hensyn til patientsikkerheden.
for orifarm har udformningen af emballagen intet at gøre med markedsføring, men vedrører
alene dels sikkerhed og tryghed for patienten, "compliance", dels hensynet til, at apotekerne
kan undgå fejlekspeditioner og forvirring. en række apotekere har overfor orifarm påpeget, at
et let genkendeligt design kan være afgørende for at undgå fejlekpeditioner.
orifarm sælger ikke bare til apotekere, men også til hospitaler, enten direkte eller via
grossister. hospitaler foretrækker medicin i store pakninger, og orifarm har forsøgt at leve op
til hospitalernes ønske herom.
der er 35-50 lægemiddelvirksomheder i danmark, og orifarm har et godt forhold til langt
hovedparten. der er dog 4-5 virksomheder, som orifarm ofte hører fra. orifarm har været
involveret i 15-20 retssager vedrørende parallelimport.
orifarm indgår ikke licensaftaler, men han kan bekræfte, at en licens på 35-40 % af varens
                                               - 11 -
pris er passende for de af sagen omhandlede produkter. når orifarm køber lægemidler i andre
lande, betaler man fuld pris herfor. efter hofmann la roche-dommen fra 1996 er orifarm be-
gyndt at orientere lægemiddelvirksomhederne om den parallelimport, der finder sted. det er
hans opfattelse, at orifarms udformning af emballagen er uden betydning for, hvor stor
omsætningen er, da der er så mange udbydere på markedet.
orifarms samlede omsætning for årene 1995 til 1998 samt 1. halvår af 1999 er ca. 800 mio.
kr. orifarms samlede omsætning er fordelt med ca. 25 % på 1:1-emballager og ca. 75 % på
andre emballager. orifarm har importeret andre af astras produkter end de i oversigten over
orifarms omsætning i årene 1995-1999 anførte. den samlede omsætning af astras
importerede og ompakkede produkter i årene 1995 til 1998 andrager ca. 170 mio. kr. i begyn-
delsem af 90'erne var det særdeles lukrativt at parallelimportere, men orifarm kom igang for
sent.
20-25 % af orifarms produkter bliver tillægsetiketteret. på resten af produkterne bibeholdes -
orifarms logo, herunder trekanten. apotekerne brød sig ikke om emballagen med etikketerne
og bad om at få medicinen ompakket. han mente, at dette var indenfor rammerne af
lovgivningen og praksis. trekanten er et visuelt kendemærke, der gør det nemmere på
apoteket at genkende produktet, men det har ingen markedsføringsmæssig betydning ved
receptpligtig medicin, men derimod ved håndkøbsmedicin. varenummeret på emballagen har
en kontrolfunktion, idet det er det nummer, der bruges ved bestilling af varen. ligeledes bru-
ges det ved kontrol inden udlevering af medicinen.
leif viuf christiansen har forklaret, at han er direktør i amgros, der er en medicingrossist for
de offentlige sygehusejere.
amgros køber medicin til sygehusene, hvilket foregår løbende. virksomheden leverer medicin
til 13 sygehuse og dækker ca. 85 % af det samlede danske forbrug. omsætningen er på 726
mio. kr. årligt.
formålet er altid at skaffe medicinen så billigt som muligt. parallelimport øger konkurrencen og
medfører dels, at amgros kan købe til lavere priser hos parallelimportøren, dels at
originalimportøren sænker prisen for at følge parallelimportøren. amgros handler typisk kun ét
år med parallelimportøren, hvorefter der sker en prissænkning hos originalimportøren, som
man derefter handler med.
                                                - 12 -
for præparatet losec har prisudviklingen fra 1997 været, at originalimportøren i 1998 sænkede
prisen med 25 %, hvorefter parallelimportøren udbød præparatet til en pris, der var 30 %
lavere end i 1997. originalimportøren sænkede herefter prisen med 60 % i forhold til 1997-pri-
sen.
amgros lægger primært vægt på prisen, men ønsker også produkter, der er lette at håndtere
for læger og sygeplejersker. det er lettest for hospitalerne at få store pakninger.
på hospitalet bestilles medicinen fra afdelingen ved en recept, hvorfor der er behov for samme
kontrol, som ved udlevering på et apotek.
jette bokkenheuser har den 25. marts 1999 under en subsidiær afhøring til brug for
højesteret i sagen boehringer mod orifarm (sø- og handelsrettens påankede dom af 22.
december 1997) afgivet forklaring. parterne er enige om, at denne forklaring, der citeres i det
følgende, træder i stedet for forklaring afgivet under denne sag:
"...at hun har været direktør i farmagon a/s, der for få dage siden gik konkurs. vidnet er
uddannet farmaceut i 1975 og har siden da været beskæftiget i lægemiddelbranchen. i 1994
blev vidnet direktør i opg a/s, der skulle parallelimportere lægemidler til danmark. selskabet
havde et hollandsk moderfirma ved navn opg a/s, der sammen med et hollandsk firma
polyfarma stod for parallelimport til holland. da opg a/s begyndte markedsføringen i dan-
mark, anvendte selskabet tillægsetikettering af de parallelimporterede lægemidler. da salget
var småt, foretog opg a/s en undersøgelse af årsagen hertil hos apotekerne. undersøgelsen
viste, at hovedårsagen til det lille salg, var at opg a/s anvendte ometikettering af produkterne
i stedet for ompakning. opg a/s gik derfor over til ompakning af en del af sortimentet og en
del af de nye varer. selskabet spurgte apotekerne, hvilke kriterier der var afgørende for, om
pakningerne var gode. det gennemgående svar var, at pakningerne skulle være nemme at
identificere, så det var nemt for apotekspersonalet at adskille pakninger fra identiske produkter
fra andre firmaer. pakningen skulle også være genkendelig for patienterne. det vil sige, de
skulle kunne genkende pakningen, når de kom for at få produkter, de tidligere havde fået. opg
a/s valgte en pakning, der var hvid med blå top med en smal turkis og rød stribe foroven på
pakningen. alle de produkter, opg a/s ompakkede, blev markedsført i lignende pakninger. den
eneste forskel på pakningerne, der kunne være, var en angivelse af produktets styrke med en
anden farve markeret ved siden af produktets navn. opg a/s har ikke haft kontakt med boeh-
                                              - 13 -
ringer ingelheim a/s i forbindelse med valg af pakningernes udseende. opg a/s har ikke fra
nogen medicinalproducenter fået indsigelser vedrørende udseendet af de pakninger, der
anvendes til ompakkede produkter. disse er kun anvendt i danmark. vidnet bekendt er
ometikette ring ikke noget problem i holland. markedet i holland er forskelligt fra det danske,
fordi det blandt andet spiller ind, at apotekerne må beholde en trediedel af den besparelse, der
opnåes ved at vælge et billigere produkt. det spiller endvidere en rolle, at det i holland er til-
ladt medicinalfirmaerne at give rabatter til apotekerne. da opg a/s gik over fra ometikettering
til ompakning, gav det øget salg. apotekerne har oplyst vidnet, at udenlandsk tekst på
pakningerne medfører usikkerhed hos kunderne. det er ikke så stort et problem med engelsk,
men derimod med fransk, italiensk, spansk og græsk. opg a/s introducerede atrovent på det
danske marked omkring september 1995. på det tidspunkt var der et eller to andre
parallelimporterede atroventer på det danske marked.
procedure:
astra og astra danmark har til støtte for påstandene 1b og 2b anført, at det er
udgangspunktet, at en varemærkeindehaver har eneret til at anbringe varemærket på pro-
duktet og derfor kan modsætte sig, at en importør benytter varemærket på en pakning, som
denne har fremstillet til det originale produkt. det er således også udgangspunktet, at orifarms
ompakning og genanbringelse af astras varemærker på de af orifarm i egne pakninger udbudte
produkter udgør en varemærkekrænkelse. denne retstilstand er fastslået ved højesterets dom
af 2. juli 1999 i sagen astra ab m.fl. mod paranova a/s sammenholdt med de europæiske
fællesskabers domstols dom af 11. juli 1996 i sagen bristol-myers squibb mod paranova a/s.
nævnte udgangangspunkt kan kun fraviges, når samtlige de i sidstnævnte doms
domskonklusion, punkt 3, anførte betingelser er opfyldt. det erkendes, at betingelsen om, at
varens originale tilstand ikke må berøres, er opfyldt i den foreliggende sag. en anden
betingelse er, at ompakning og genanbringelse af varemærket skal være strengt nødvendig for
at markedsføre produktet i importstaten. en sådan nødvendighed foreligger, såfremt ompak-
ning sker for at muliggøre markedsføring af en pakkestørrelse, der svarer til den her i landet
sædvanligvis anvendte ordinationspraksis for en sådan pakning, jf. højesterets dom af 11.
marts 1999 i sagen bayer ag m.fl. mod paranova.
såfremt ompakning overhovedet kan ske, må denne begrænses til det nødvendige og
legitimerer ikke til en videregående ompakning med andre formål for øje end fri va-
                                                - 14 -
rebevægelighed. når orifarm ved ompakningen fremhæver sit navn og særegne trekantslogo
på bekostning af originalproducentens navn og layout, er det således en unødvendig krænkelse
af og et utilladeligt indgreb i astras legitime interesse i at råde over sine varemærker og disses
anvendelse.
i de europæiske fællesskabers domstols dom af 12. oktober 1999 i sagen pharmacia & upjohn
sa mod paranova a/s er det specifikt anført, at nødvendighedsbetingelsen ikke vil være
opfyldt, hvis udskiftningen af varemærket udelukkende kan forklares med, at
parallelimportøren søger en kommerciel fordel. det må lægges til grund, at orifarms
fremgangsmåde ved ompakningen er båret af et hensyn til at være konkurrencedygtig i forhold
til bl.a. paranova. orifarm har med dette hensyn for øje ved produktudformningen indført sin
egen linie i produkterne, idet orifarm ved denne co-branding har søgt at gøre astras
varemærker til sine egne. oplysningerne om, at en særlig markant omhylning letter
apotekernes identifikation af forskellige parallelimportørers sortiment og tillige sker af hensyn
til patientsikkerheden, er uden betydning for orifarms adgang til at foretage ompakning.
sammenfattende foreligger der fra orifarms side en uberettiget ompakning af samtlige
produkter omfattet af påstandene 1b og 2b, idet ompakningen ikke er sket så nænsomt som
muligt.
vurdering af ompakningens nødvendighed må i øvrigt afhænge af, om der er tale om et
produkt, der hovedsageligt udleveres efter recept på apotek, eller om der er tale om
hospitalsprodukter. for så vidt angår sidstnævnte produkter, såsom infusionssubstans, kan der
under ingen omstændigheder være tale om en af afvigende pakkestørrelser udledt reel
nødvendighed af at erstatte til lægsetikettering med egentlig ompakning, hvorfor nødven-
digheden af ompakning for disse produkter i hvert fald ikke kan anerkendes.
astra og astra danmark har til støtte for påstand 4 anført, at den vidtgående ompakning og
selvstændige profilering af orifarms produktlinie tillige udgør en overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 1 og 5.
til støtte for påstand 5 om betaling af erstatning/godtgørelse er anført, at orifarm som mini-
mum er pligtig at betale et vederlag for den uberettigede brug af astras varemærker, jf.
varemærkelovens § 43, og at dette vederlag nødvendigvis må være af en størrelse, der
overstiger en ren forhandlingsmæssigt anslået varemærkelicens. sagsøgte har gjort
omfattende brug af varemærket, som sagsøgte har indordnet under sin egen linie.
                                               - 15 -
udgangspunktet bør derfor være et vederlag på 15 % af omsætningen, hvilket er i
overenstemmelse med boehringer-sagen. subsidiært bør der som følge af orifarms
uberettigede brug af varemærkerne udmåles et beløb som en art royalty. det er en skærpende
omstændighed, at den uberettigede brug kombineres med en helt unødvendig omfattende grad
af egen markedsføring i kombination med astras varemærker, ligesom en sådan brug
berettiger til et selvstændigt vederlag efter varemærkeloven. dertil kommer astras krav på
erstatning for den ved overtrædelse af markedsføringsloven skete skade. vederlagserstat-
ningsbeløbet 3.125.000 kr. fremkommer som 5% af orifarms omsætning af de i sagen
omhandlede produkter med fradrag for grossistrabat. det må være orifarms standpunktsrisiko,
at retspraksis har været uklar, og orifarm har haft mulighed for at indkalkulere et vederlag ved
prisfastsættelsen.
orifarm har taget bekræftende til genmæle overfor påstand 1a, 2a, 3 og 6.
for så vidt angår astra og astra danmarks påstande 1b og 2b anføres, at den foretagne
ompakning er berettiget, også efter den seneste retspraksis.
vedrørende hospitalsprodukter anføres, at i de europæiske fællesskabers domstols dom af 11.
juli 1996 i sagen bristol-myers squibb mod paranova a/s er det fastslået, at en
parallelimportør kan benytte originalproducentens varemærke på et importeret og ompakket
produkt, såfremt 5 nærmere angivne betingelser er opfyldt. det er under denne sag kun
bestridt, at den første betingelse er opfyldt, nemlig at varemærkeindehaverens brug af retten
til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til
en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. det gøres gældende, at
tilstedeværelsen af denne betingelse er godtgjort.
til støtte herfor henvises til højesterets dom af 11. marts 1999 i sagen bayer ag m.fl. mod
paranova. her statuerede retten, at ompakning og genanbringelse af varemærket på et
parallelimporteret lægemiddel ikke kunne forbydes, da ompakningen måtte anses for
nødvendig, hvis der skulle være reel mulighed for parallelimport, og at originalproducentens
salgssystem sammenholdt med påberåbelsen af varemærket derfor bidrog til en kunstig opde-
ling af markederne mellem medlemsstaterne. faktum i denne sag svarer på afgørende punkter,
herunder parallelimportørens fremgangsmåde ved ompakning, til faktum i den foreliggende
sag.
                                               - 16 -
bayer-sagen, hvor højesteret i generelle vendinger fastslog retningslinierne for lovlig
ompakning fra én pakningsstørrelse til en anden, omhandlede kun salg til apoteker. at salg til
hospitaler sker på lidt andre vilkår end til apoteker kan imidlertid ikke føre til, at de af
højesteret opstillede kriterier for nødvendig ompakning ikke kan anvendes ved salg til
hospitaler. der er således også ved salg af hospitalsprodukter tale om involvering af læger og
receptudskrivning. der må for så vidt angår hospitalsprodukter sluttes analogt fra dommen,
der ikke kan fortolkes indkrænkende eller føre til modsætningsslutninger.
vedrørende anvendelse af sagsøgtes kendetegn sammen med sagsøgerens varemærke
anføres, at den af orifarm fore tagne ompakning ikke går videre end hensynet til den fri
varebevægelighed tilsiger. i bayer-sagen accepterede højesteret fremhævelse af paranovas
navn med særlig skrift samt anvendelse af paranovas logo.
at sø- og handelsretten i sin dom af 22. december 1997 i sagen boehringer mod orifarm
fastslog, at det af orifarm på daværende tidspunkt anvendte design var langt mere omfattende
end påkrævet for markedsføringen kan ikke tillægges afgørende vægt i den foreliggende sag.
det primære spørgsmål i denne tidligere sag var 1:1 ompakninger, og design-spørgsmålet blev
ikke indgående procederet. dommen er endvidere appelleret til højesteret og bør derfor ikke
tillægges præjudikatsværdi. i bayer-sagen, hvis faktum principielt ikke adskiller sig fra den
appellerede sag, har højesteret derimod fuldt ud taget designspørgsmålet under pådømmelse.
hertil kommer, at orifarm i tiden efter boehringer-dommens afsigelse ændrede sit design, idet
orifarms navn blev fjernet, således at alene trekantslogoet var tilbage.
på baggrund af de nævnte domme samt de europæiske fællesskabers domstols dom af 11. juli
1996 i sagen bristol-myers squibb mod paranova, der ikke opstiller et krav om
parallelimportørers anvendelse af neutrale pakninger, gøres det gældende, at det af orifarm
anvendte design med eller uden orifarms fremhævede navn ikke krænker astra og astra
danmarks ret, idet ompakningen er tilstrækkeligt nænsom og ikke går videre end hensynet til
fri varebevægelighed tilsiger. det bemærkes særligt vedrørende dommen i upjohn-sagen, at
faktum i denne er så forskelligt fra faktum i den foreliggende sag, at den ikke har relevans.
astra og astra danmark kan ikke lide skade som følge af en forvekslingsrisiko. der er således
ingen risiko for, at forbrugerne med urette antager, at orifarm er rette varemærkeindehaver,
da forbrugerne ikke ser receptpligtige produkter før udlevering på apoteket. heller ikke i
forhold til de umiddelbare aftagere, apotekerne, består der en forvekslingsrisiko, der kan skade
                                                - 17 -
astra, idet apotekerne bestiller efter produktets varenummer, ikke efter dets udseende.
orifarm har for så vidt angår påstand 4 anført, at markedsføringsloven ingen selvstændig
betydning har ved siden af varemærkeloven.
orifarm har for så vidt angår påstand 5 anført, at astra ikke har løftet bevisbyrden for, at
orifarm forsætligt eller uagtsomt har krænket astras varemærkeret. der er herefter ikke noget
ansvarsgrundlag, der kan begrunde erstatning eller vederlag i henhold til varemærkelovens §
43, stk. 1. i den forbindelse bemærkes særligt, at retspraksis på tidspunktet for den af orifarm
foretagne ompakning var uklar, og at der ved uagtsomhedsbedømmelsen skal ske en
sammenligning med det på tidspunktet for handlingen anerkendte handlemønster. det gøres
tillige gældende, at astra og astra danmark ikke har dokumenteret noget tab, endsige
tilstedeværelse af kausalitet, til støtte for erstatningskravet efter varemærkeloven. af samme
grunde er det ej heller rimeligt at tilkende erstatning eller vederlag i medfør af
varemærkelovens § 43, stk. 2.
såfremt orifarm overhovedet skal udrede vederlag eller erstatning, gøres det gældende, at det
krævede beløb ikke er af en rimelig størrelse. et vederlag bør ikke nødvendigvis overstige en
rent forhandlingsmæssigt anslået varemærkelicens. royaltybetragtninger er uanvendelige.
vederlag eller erstatning vedrørende design samt 1:1 ompakninger kan først kræves fra sø- og
handelsrettens dom af 22. december 1997 henholdsvis højesterets dom af 2. juli 1999 i astra-
sagen, hvor retstilstanden på de respektive retsområder blev fastslået. det krævede vederlag
står i åbenbart misforhold til orifarms overskud i perioden 1995-1999 og beløb tilkendt i
tidligere domme, der ej heller giver grundlag for, at vederlag kan fastsættes som en procentdel
af omsætningen. erstatning efter markedsføringsloven vil føre til dobbeltkompensation.
retten skal udtale:
efter de afgivne forklaringer må det lægges til grund, at hospitaler ved køb af medicin lægger
vægt på at kunne købe i store pakninger. det må derfor på hospitalsområdet anses for at være
nødvendigt at foretage ompakning af den parallelimporterede medicin til store pakninger, hvis
der skal være en reel mulighed for parallelimport. ved ordinering af medicinalprodukter
benyttes samme fremgangsmåde, hvadenten der er tale om produkter, der udleveres efter
recept på apotek, eller der er tale om hospitalsprodukter, hvorfor der heller ikke for så vidt
                                               - 18 -
angår emballagens udformning findes grundlag for at differentiere mellem medicin solgt til
apoteker og medicin solgt til hospitaler.
det er ubestridt, at den af orifarm foretagne ompakning udenfor 1:1-området har været
nødvendig for at markedsføre pakkestørrelser, der svarer til de her i landet sædvanligvis
anvendte, og at dette kan ske til varetagelse af hensynet til fri varebevægelighed.
udgangspunktet i varemærkeretten er imidlertid, at indehaveren af et varemærke har en
eneret til at anvende dette, men hensynet til den frie bevægelighed af varer medfører, at en
parallelimportør kan genanbringe varemærket på ompakkede produkter, når
varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de om-
pakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem
medlemsstaterne, jf. afgørelsen i bristol-squibb meyer-sagen. denne afgørelse tager ikke
stilling til, om en parallelimportør på emballagen for de ompakkede produkter må anbringe sit
eget varemærke/kendetegn sammen med producentens varemærke, men udtaler, at -
varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under
brug af varemærket kun må begrænses i det omfang, hvori ompakningen er nødvendig for at
markedsføre produktet i importmedlemsstaten jf. dommens præmis 56. højesteret har i bayer-
sagen ( u 1999, side 952 ) udtalt, at nødvendig for at markedsføre produktet må forstås
således, at parallelimportøren skal have en reel adgang til at markedsføre produktet i
importlandet. den, der foretager ompakningen, skal samtidig gøre mindst muligt indgreb i
varemærkerettens særlige genstand, jf. præmis 46 i ballantine-sagen.
ved sin udformning af emballagen med anvendelsen af trekantslogoet har orifarm efter rettens
opfattelse indført sin egen linie for de importerede og ompakkede produkter og herved
foretaget en egentlig co-branding med de merkantile fordele, der måtte følge heraf. det
ompakkede produkt fremtræder - også uden at sagsøgtes navn er anført på forsiden - lige så
vel som et orifarm produkt som et astra produkt. uanset at sagsøgtes udformning af
emballagen måtte lette apotekernes identifikation af parallelimportørens sortiment, findes
anbringelsen af sagsøgtes trekant ikke at være nødvendig for at give sagsøgte en reel adgang
til markedet. den af orifarm foretagne ompakning er derfor mere omfattende end nødvendigt
for at markedsføre produktet. herefter, og da en eventuel merkantil begrundelse for orifarms
fremgangsmåde ved ompakningen ikke kan føre til et andet resultat, findes orifarms
ompakning uberettiget. astra og astra danmarks påstande 1b og 2b tages derfor til følge.
                                              - 19 -
da den beskrevne fremgangsmåde ved ompakning endvidere udgør en overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 1 og 5, tages påstand 4 ligeledes til følge.
det findes ikke godtgjort, at sagøgte ved at have ompakket og markedsført de omhandlede
medicinalprodukter har handlet forsætligt eller uagtsomt, ligesom sagsøger ikke har godtgjort
at have lidt noget tab. der tilkendes derfor ikke sagsøger vederlag/erstatning i medfør af vare-
mærkelovens § 43, stk. 1 og markedsføringslovens § 13.
under hensyn til omfanget og varigheden af orifarms uberettigede ompakninger, herunder
også 1:1 ompakningerne, findes orifarm at burde udrede et rimeligt vederlag jf.
varemærkelovens § 43, stk. 2, til astra og astra danmark, hvilket skønsmæssigt fastsættes til
1,2 mio. kr.
        thi kendes for ret:
sagsøgte, orifarm a/s, tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til
varemærket plendil ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte
produkter: plendil 2,5 mg x 30 stk., plendil 5 mg x 28 stk. og plendil 10 mg x 28 stk., ligesom
sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte varemærke på nævnte
produkter.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket plendil
ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte produkter: plendil 5 mg x
98 stk., plendil 10 mg x 98 stk. og plendil 2,5 mg x 100 stk. i en emballage som vist på bilag 1
og 24, ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte
varemærke på nævnte produkter i forbindelse med anvendelse af nævnte emballage.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket losec
ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte produkter: losec 20 mg 2 x
7 stk., blister, losec 20 mg x 28 stk., losec 40 mg inj.subst x 1 stk. og losec 40 mg inf.subst
x 5 stk., ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte
varemærke på nævnte produkter.
                                                - 20 -
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket losec
ved at anbringe dette varemærke på følgende af sagsøger udbudte produkter: losec 20 mg 3 x
10 stk., losec 20 mg 2 x 7 stk., plastbeholder og losec 20 mg 4 x 7 stk., blister, i en em-
ballage som vist på bilag 2 og 25, ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte
anbringelse af nævnte varemærke på nævnte produkter i forbindelse med anvendelse af
nævnte emballage.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgers ret til varemærket
rhinocort ved at anbringe dette varemærke på de af sagsøger udbudte produkter: rhinocort
aqua 100 mikg. x 200 og rhinocort turbohaler 100 mikg x 200, ligesom sagsøgte tilpligtes at
ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte varemærke på nævnte produkter.
sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgte ved udformningen af sin produktlinie over
produkter bærende sagsøgers varemærker har overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 5 samt
tilpligtes at ændre produktliniens udformning.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende den ubestemte angivelse
"astra" som producentangivelse på det af sagsøgte under påstand 3 nævnte produkt.
sagsøgte skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse til sagsøgerne, astra ab og astra
danmark a/s betale 1,2 mio. kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 10. juni
1996, til betaling sker.
sagsøgte skal inden samme frist betale 65.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgerne.
              mette christensen
otto christensen                  jørgen nexøe-larsen
                                       (sign.)
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                    p. j. v. sø- og handelsretten, den 20/1-00
