                                          udskrift
                                               af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                              dom
afsagt den 15. august 2007 af sø- og handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident
michael b. elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør aksel gybel og direktør uffe thustrup.
v-140-04                 merck & co. inc. og
                         merck sharp & dohme (filial af merck, sharp & dohme b.v)
                         (advokat thomas weincke)
                         mod
                         paranova danmark a/s og paranova pack a/s
                         (advokat kim jensen)
sagen angår varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporterede lægemidler.
sagsfremstilling
merck sharp & dohme (filial af merck, sharp & dohme b.v) markedsfører efter aftale med
varemærkeindehaveren, merck & co. inc., migrænemidlerne maxalt som tabletter a 10
mg i pakker med 6 stk. og 18 stk. og maxalt smelt som tabletter a 10 mg i pakker med 6
stk. samt propecia (mod hårtab) som tabletter a 1 mg i pakker med 98 stk. i det følgende
omtales de nævnte selskaber under ét som: merck.
       paranova pack a/s har fra et andet ef-land importeret de nævnte lægemidler,
maxalt og maxalt smelt i andre pakningsstørrelser (3 stk.) end dem, der bruges i
                                              2
danmark, ompakket dem i ny emballage med de i danmark godkendte pakningsstørrelser
(dvs. for maxalt og maxalt smelt ved 2:1 og 6:1 ompakning) og uden samtykke fra
merck påført de således ompakkede produkter de varemærker, hvorunder merck
markedsfører lægemidlerne i danmark. paranova danmark a/s har herefter købt
produkterne af paranova pack a/s og videresolgt dem til apotekerne. i det følgende omtales
de nævnte selskaber under ét som: paranova. de nye emballager er udformet i paranovas
eget design, benævner lægemidlerne ved de varemærker, hvorunder merck markedsfører
dem i danmark, og angiver, at de er ”parallelimporteret af paranova danmark a/s,
ballerup”, uden at angive, at det er paranova pack a/s, der har foretaget import og
ompakning. på foranledning af lægemiddelstyrelsen har det siden 2003 været angivet på
produkternes indlægssedler, at de er ”ompakket af paranova pack a/s”, idet en sådan
angivelse på indlægssedlen efter lægemiddellovgivningen kræves, når det selskab, der
foretager frigivelsen efter lægemiddellovgivningen, er forskelligt fra det selskab, der har
tilladelsen til markedsføring.
fogedforbudet
efter begæring af merck har fogedretten i ballerup ved kendelse af 2. november 2004, efter
at merck i forlængelse af fogedrettens kendelse af 26. oktober 2004 havde stillet en sikkerhed
på 0,5 mio. kr., forbudt paranova at sælge og markedsføre følgende produkter i den
udformning, som fremgår af de vedhæftede bilag: maxalt smelt 10 mg 6 stk. (v nr.
015226) (bilag 1), maxalt 10 mg, 6 stk. (v nr. 013695) (bilag 2), maxalt 10 mg, 18 stk. (v nr.
013711) (bilag 3) og propecia 1 mg, 98 stk (v nr. 015196) (bilag 4).
paranovas regnskaber og omsætning af maxalt, maxalt smelt og propecia
det fremgår af fremlagte regnskaber for 2003, at paranova danmark a/s og paranova pack
a/s er 100 % ejede datterselskaber af paranova-gruppen a/s, hvis moderselskab igen er
chista consult aps
       af en fremlagt opgørelse fremgår, at paranova i tidsrummet fra lanceringen i
november 2003, henholdsvis marts 2004 af de omhandlede parallelimporterede lægemidler
                                                3
og indtil fogedforbudet har haft en samlet omsætning på disse produkter på (i grossist
indkøbs priser, gip) 2,375 mio. kr., og parterne er enige om, at den sædvanligt tilkendte
licensafgift i sager om uberettiget ompakning på 5 % i denne sag udgør 118.800 kr.
påstande
merck har nedlagt endelig påstand om, at paranova skal
    -     anerkende at være uberettiget til at ompakke, sælge og markedsføre mercks
          præparater som nævnt i fogedretten i ballerups forbud ved kendelse af 2.
          november 2004, jf. kendelse af 26. oktober 2004, i den udformning, der fremgår af
          sagens bilag 1-4
    -     anerkende, at fogedretten i ballerups forbud ved kendelse af 2. november 2004, jf.
          kendelse af 26. oktober 2004, stadfæstes som lovligt nedlagt og forfulgt
    -     betale 118.800,00 kr. med procesrente fra den 12. november 2004.
paranova har nedlagt påstand om
    -     frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb
    -     ophævelse af fogedforbudet og mercks anerkendelse af sin pligt til at betale
          erstatning for tab og tort.
lægemiddelstyrelsens udtalelser om sampakning (bundling) af lægemidler
parallelimportørforeningen af lægemidler har tidligere i en anden sag ved brev af 31. marts
2003 bedt lægemiddelstyrelsen om at tage stilling til de danske mærkningsregler og
sampakning af parallelimporterede lægemiddelpakninger. det var beskrevet i brevet, at
sampakning fandt sted ved, at de udenlandske pakninger samledes med et omslag, der blev
mærket på dansk og med de af mærkningsbekendtgørelsen krævede oplysninger. omslaget
dækkede ikke de udenlandske pakninger fuldstændigt. de udenlandske pakninger var
urørte og bestod således af den udenlandske ydre emballage med præparatet indeni.
lægemiddelstyrelsen svarede ved brev af 27. juni 2003, at den ikke mente, at denne
fremgangsmåde opfyldte mærkningsbekendtgørelsens regler.
                                                 4
       i forbindelse med nærværende sag har parterne på baggrund af et spørgetema
vedrørende forskellige sampakningsmetoder anmodet lægemiddelstyrelsen om at vurdere,
om      de    heri   beskrevne      eksempler     på    sampakning     opfylder    kravene    i
mærkningsbekendtgørelsen. ved brev af 24. januar 2006 har lægemiddelstyrelsen svaret, at
den ikke ser sig i stand til at vurdere lovligheden af en sammenpakning af et fiktivt produkt
ud fra det tilsendte spørgetema. det ville i givet fald være nødvendigt for styrelsen at være i
besiddelse af en lang række faktiske oplysninger vedrørende konkrete produkter for at
foretage en sådan vurdering. styrelsen har dog samtidig bemærket, at sampakning med
krympefolie i ét tilfælde kan vurderes som lovligt, mens det i et andet tilfælde kan vurderes
som ikke-lovligt, idet vurderingen afhænger af produktet.
parternes synspunkter
mercks advokat har anført, at justifikationssagen er rettidigt anlagt, og at stævningen i
justifikationssagen udgør et fuldt tilstrækkeligt grundlag for rettens stadfæstelse af
fogedforbudet. paranova har hele tiden været fuldt på det rene med, hvad det nærmere var,
merck bad retten tage stilling til, hvilket også fremgår tydeligt af paranovas processkrifter i
sagen. at merck på baggrund af spørgsmål fra retten i medfør af retsplejelovens § 339, stk. 1,
omformulerede sin forbudspåstand, således at det blev klargjort, at der også ønskedes
nedlagt forbud for fremtiden, er alene udtryk for, at merck har ønsket at bidrage til den
klargøring af parternes påstande, som dette ville indebære, og som paranova, om end
modstræbende, også har tilsluttet sig, efter at retten udsatte sagen til en fortsat
domsforhandling med henblik på at give parterne mulighed for at overveje de spørgsmål,
som en rettelse af påstandene gav anledning til. det er i hvert fald under de foreliggende
omstændigheder uden betydning, at mercks forbudspåstand er formuleret som en
anerkendelsespåstand og ikke som en fuldbyrdelsespåstand.
       paranova har krænket mercks varemærkerettigheder ved uden mercks samtykke at
gøre erhvervsmæssig brug af mercks varemærker. efter ef-domstolens praksis skal en
række betingelser være opfyldt, for at hensynet til de frie varebevægelser kan medføre, at en
parallelimportør uden tilladelse fra varemærkeindehaveren gør indgreb i den vare, hvorpå
hans varemærke er anbragt, ved at ompakke den pågældende vare og på ny anbringe
                                                 5
varemærket. ompakning skal være objektivt nødvendig, og ompakkeren skal angives på
yderpakningen, og disse betingelser er ikke opfyldt i denne sag. paranova danmark a/s og
paranova pack a/s er solidarisk ansvarlige for varemærkekrænkelserne, jf. u 2006.3323 h,
hvor paranova pack a/s blev anset solidarisk ansvarlig over for merck med sit
koncernforbundne selskab paranova a/s, som havde stået for markedsføringen, ligesom nu
paranova danmark a/s, og som senere var gået konkurs.
      som det fremgår af denne dom, er det relevant at nedlægge forbud og at kræve
erstatning ikke blot hos ompakkeren, men tillige hos det markedsførende selskab, idet begge
foretager selvstændig varemærkekrænkelse.
      paranova krænker for det første mercks varemærkerettigheder ved at foretage
ompakning og salg af produkterne med mercks genanbragte varemærker uden at anføre
ompakkeren på yderpakningerne. det skal ifølge ef-domstolens praksis oplyses klart og
tydeligt på hver enkelt pakning, hvilken virksomhed der har foretaget ompakningen.
paranova har oplyst, at det er paranova pack a/s, der fysisk har ompakket produkterne,
ligesom paranova har oplyst, at lægemiddelstyrelsen anser paranova pack a/s for det
selskab, der er ansvarlig for frigivelsen af lægemidler til salg, ligesom paranova pack a/s af
lægemiddelstyrelsen er blevet pålagt at være anført på indlægssedler som den, der er
ansvarlig for ompakningen. paranova pack a/s er importør af produkterne og det selskab i
paranova-gruppen, der håndterer ompakningen og genanbringelsen af mercks varemærker,
ligesom dette selskab videresælger produkterne til paranova danmark a/s. paranova pack
a/s skal således angives som ompakker på yderpakningerne.
      paranova krænker       endvidere    mercks   varemærkerettigheder      ved  at  foretage
ompakning og salg af produkterne, idet ompakning og genanbringelse af mercks
varemærker maxalt og maxalt smelt er unødvendig, idet pakningsstørrelsen og dermed
markedsadgangen kan opnås blot ved sampakning af 2, henholdsvis 6, af de importerede 3
stk. pakninger. sampakning opfylder den grundlæggende betingelse om altid at gøre mindst
muligt indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder. lægemiddelstyrelsens brev af 24.
januar 2006 viser, at sampakning efter omstændighederne kan være lovlig, og det må derfor
påhvile paranova at påvise, at sampakning ikke ville være tilstrækkelig i denne sag, hvilken
bevisbyrde ikke er løftet. ef-domstolens dom i sag c-348/04 bekræfter således
generaladvokatens antagelse om, at parallelimportøren har bevisbyrden for, at ompakning er
                                                    6
nødvendig. paranova har ikke foretaget aktive og reelle bestræbelser på at udarbejde en af
lægemiddelstyrelsen godkendt sampakning.
paranovas advokat har frafaldet en oprindelig indsigelse imod, at merck i overensstemmelse
med rettens spørgsmål efter retsplejelovens § 339, stk. 1, ændrede sin påstand, men har gjort
gældende, at mercks oprindelige påstand i justifikationsstævningen ikke opfylder kravene til
påstanden i en justifikationssag, idet den går ud på anerkendelse og ikke på fuldbyrdelse.
efter retsplejelovens § 634 skal rekvirenten dels anlægge en sag om den fordring, for hvilken
forbudet er gjort, dels nedlægge særskilt påstand om stadfæstelse af forbudet. merck
nedlagde imidlertid i sin justifikationsstævning alene påstand om anerkendelse af
stadfæstelse af forbudet, og det er ikke tilstrækkeligt. forbudet skal derfor ophæves.
      paranova har ikke krænket mercks varemærkerettigheder, idet merck ikke skal give
samtykke     til  anvendelse      af  varemærkerne        i    den  fortsatte markedsføring, når
varemærkeretten er konsumeret ved markedsføring af varen i et ef-land.
      paranova har opfyldt ef-domstolens krav om, at den, der har foretaget ompakningen,
skal angives på yderpakningen, idet dette krav ikke skal forstås så bogstaveligt, at det
selskab, som fysisk forestår ompakningen, skal angives.
      ompakning er nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet. det kan paranova
ikke få ved sampakning, jf. herved sø- og handelsrettens dom af 24. januar 2005 i sag v-73-
01. krav om sampakning vil således ikke i alle tilfælde være foreneligt med kravene i
mærkningsbekendtgørelsen, idet resultatet af en bundtning vil kunne blive en pakning, der
fremstår med en rodet, uhomogen og inadækvat præsentation af produktet. paranova skal
ikke pålægges bevisbyrden for, at der ikke findes en sampakningsmetode, som
lægemiddelstyrelsen kan godkende, når det i øvrigt må lægges til grund, at betingelserne
for ompakning med genpåføring af varemærket er opfyldt. ef-domstolens dom i sag c-
348/04 vedrører ikke sampakning.
      merck skal i forbindelse med ophævelse af fogedforbudet betale erstatning for tab og
godtgørelse for tort, jf. retsplejelovens § 648, stk. 1, jf. § 639.
                                                7
sø- og handelsrettens afgørelse
paranova har først under en fortsat domsforhandling, efter at retten havde søgt at klargøre
påstandene i sagen, rejst den indsigelse, at mercks påstand efter sin udformning ikke er
egnet til at afbryde fristen for anlæg af justifikationssag. herefter, og idet paranova efter
indholdet af sine processkrifter og procedure under sagen har været fuldt på det rene med,
hvilke spørgsmål der skulle         tages stilling til    under sagen, har den ændrede
påstandsudformning alene indebåret en rettelse af påstandene, således at de kom til at svare
til det indhold, som parterne selv troede, at de havde. det, som paranova har anført på dette
punkt, kan derfor ikke føre til frifindelse for påstanden vedrørende stadfæstelse af
fogedforbudet.
       når ef-domstolen opstiller som en betingelse for ompakning, at det klart skal angives
på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen, skal dette ses i sammenhæng
med, at ompakningen i sig selv er et indgreb i varemærkerettens genstand og derfor en
krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder, medmindre ompakningen er nødvendig.
       bevisbyrden for, at ompakning er nødvendig, og at betingelserne for indgreb i
varemærkerettens     genstand    er   opfyldt,   hviler   efter  ef-domstolens    praksis på
parallelimportøren. parallelimportøren har den forretningsmæssige tilskyndelse til at udføre
det nødvendige arbejde for at undersøge, om det er nødvendigt at ompakke frem for at
foretage mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. fordi patienterne i den pågældende
medlemsstat er imod ometiketteret eller bundtet emballage, jf. herved også ef-domstolens
dom af 23. april 2002, merck mod paranova, hvis formulering af konklusionen også må
forstås som pålæggende ompakkeren (parallelimportøren) bevisbyrden for, at ompakning er
nødvendig.
       med hensyn til nødvendigheden af paranovas ompakning af maxalt og maxalt smelt
fremgår det af lægemiddelstyrelsens udtalelse af 24. januar 2006, at sampakning med
krympefolie      alt   efter   omstændighederne         kan     være   lovlig,   således   at
mærkningsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt, og således at andre forhold
vedrørende pakningen ikke vurderes at udgøre en patientsikkerhedsmæssig risiko.
       idet paranova herefter ikke har godtgjort, at de parallelimporterede lægemidler ikke
ville kunne tillades markedsført uden ompakning, tages første og andet led af mercks
                                                   8
endelige påstand til følge, ligesom merck frifindes for paranovas påstande om ophævelse af
forbudet og om erstatning og godtgørelse herfor.
      da betingelserne for ompakning ikke har været opfyldt, skal paranova danmark a/s
og paranova pack a/s betale vederlag med 118.800 kr. som påstået, idet der mellem parterne
er enighed om, at beløbet svarer til den licensafgift, som efter fast praksis skal betales i disse
sager.
      i sagsomkostninger skal paranova til merck betale 30.000 kr., hvoraf 6.180 kr. er til
dækning af retsafgifter, mens det resterende beløb er til dækning af advokatudgifter. ved
fastsættelsen af sagsomkostninger har retten taget hensyn til, at der under sagen har været
afholdt yderligere retsmøder, men at begge parter har været medvirkende hertil, således at
der ikke gives merck dækning for de yderligere omkostninger herved.
                              thi kendes for ret
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal anerkende at være uberettiget til at
ompakke, sælge og markedsføre merck & co. inc. og merck sharp & dohmes præparater
maxalt, maxalt smelt og propecia i den udformning, der fremgår af sagens bilag
1-4, og at fogedretten i ballerups forbud ved kendelse af 2. november 2004, jf. kendelse af 26.
oktober 2004, stadfæstes.
      paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal inden 14 dage til merck & co. inc.
og merck sharp & dohme betale 118.800 kr. med procesrente fra den 12. november 2004
samt 30.000 kr. i sagsomkostninger.
aksel gybel                          michael b. elmer                          uffe thustrup
                                        (retsformand)
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                                 p.j.v. sø- og handelsretten, den
 9