v005500c - has
                                                 udskrift
                                                       af
                                  sø- & handelsrettens dombog
                                                ____________
                                      afsagt den 7. juli 2005
       v-55-04                        toyota danmark a/s
                                      (advokat frank bøggild)
                                      mod
                                      horskjær automobiler a/s
                                      (advokat tage engelbrecht svendsen)
                                                     d o m:
       indledning
       toyota danmark a/s er et datterselskab i toyota koncernen (i det følgende under ét toyota),
       som er indehaver af flere registrerede varemærker, herunder ordmærket toyota.
              horskjær automobiler a/s (i det følgende horskjær automobiler) var i 21 år autoriseret
       toyota forhandler i silkeborg, men samarbejdet blev opsagt af toyota til ophør den 30. april
       2003, således at der i dag ingen kommercielle relationer er mellem parterne.
              denne sag drejer sig om, hvorvidt horskjær automobiler har krænket toyotas rettigheder
       til varemærket toyota.
       påstande
                                                - 2 -
toyota har nedlagt følgende påstande:
    1. horskjær automobiler a/s skal anerkende at være uberettiget til ved salg og markeds-
       føring af biler, biltilbehør, bilreservedele og værkstedsydelser at anvende ”toyota” som
       forretningskendetegn på den måde, der er vist i bilag 4 a-g, herunder i sammensætnin-
       gen ”deres lokale toyota-specialist”, ”silkeborgs lokale toyota værksted”, ”toyota
       silkeborg”, og ”toyota speciale”.
    2. horskjær automobiler a/s skal betale 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg
       den 23. april 2004.
    3. fogedretten i silkeborgs kendelse af 16. april 2004 stadfæstes.
horskjær automobiler har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1 for så vidt angår
bilag 4d-4g, men har i øvrigt påstået frifindelse samt ophævelse af fogedretten i silkeborgs
kendelse af 16. april 2004. horskjær automobiler har endvidere nedlagt selvstændig påstand
om, at toyota skal betale 100.000 kr. med procesrente fra den 9. juni 2004.
varemærkeregistreringer
toyota har registreret eu-ordmærket toyota og følgende eu-figurmærke for alle relevante
vareklasser, herunder biler, reservedele og reparation af biler.
ordmærket toyota er tillige registreret i danmark for klasse 12, biler og reservedele.
horskjær automobilers markedsføring
                                             - 3 -
horskjær automobiler har ud for sin forretning benyttet følgende skilte:
billedet er fremlagt som bilag 4a.
af bilag 4b-4c fremgår, at horskjær automobiler på sin vinduesfacade har skrevet toyota spe-
ciale, hvor ordet ”toyota” står skrevet med et ”y”, der fremstår mere skråt end i toyotas ord-
mærke, på samme måde som det fremgår af skiltet på bilag 4a. ud for horskjær automobilers
facade er der ophængt røde flag påtrykt horskjær automobilers logo i hvidt.
       horskjær automobiler har benyttet toyotas faktura og kuvert med originalt toyota
logo henholdsvis den 5. august 2003 og den 5. december 2003, hvilket fremgår af bilag 4d og
4g.
       der har i midtjyllands avis været indrykket en annonce (bilag 4e), der tillige er sendt ud
som direct mail den 13. november 2003. af annoncen fremgår følgende: ”silkeborgs lokale
toyota værksted ligger hvor det har ligget i 23 år ”nemt og bekvemt” ”. i forbindelse med den-
ne tekst er der et billede af horskjær automobilers forretning samt oplysning om adresse og
telefonnummer m.v.
       af horskjær automobilers hjemmeside den 2. maj 2005 fremgik, at der ikke længere stod
”toyota speciale” på butiksfacaden. der blev stadig brugt røde flag med påtrykt hvidt logo. på
                                                        - 4 -
hjemmesiden stod bl.a. ”velkommen til horskjær automobiler a/s … din lokale toyota spe-
cialist.” toyota var skrevet med store bogstaver i rødt.
       ved søgning på eniro.dk den 2. maj 2005 under ”toyota silkeborg” fremkom bl.a. en an-
nonce for horskjær automobiler, og på hjemmesiden bilzonen.dk fremstod horskjær automo-
biler fortsat som autoriseret toyota forhandler.
       bilag 8 er et billede af et sandwichskilt, der er fotograferet uden for horskjær automobi-
lers forretning den 2. maj 2005. på skiltet er påtrykt toyotas ordmærke og logo sammen med et
tilbud på sommerdæk.
fogedforbud
den 16. april 2004 nedlagde fogedretten i silkeborg følgende forbud:
       ”det forbydes rekvisitus, horskjær automobiler a/s, at benytte betegnelsen/logoet ”toyota”, som
       vist på bilag [4a-4c], som forretningskendetegn i forbindelse med markedsføring og/eller salg af bi-
       ler, tilbehør, bilreservedele og værkstedsydelser.
                forbuddet er betinget af, at rekvirenten, toyota danmark a/s, inden 5 dage over for foged-
       retten stiller en sikkerhed på 200.000 kr.”
af retsbog af 23. april 2004 fremgår det, at den krævede sikkerhed er stillet, og at forbudet her-
efter er effektivt.
forklaringer
forhandlerchef klaus frederiksen har forklaret, at toyota i dag er den anden mest producerede
bil i verden. der blev i 2004 solgt 22.000 toyota biler i danmark, og der er i dag 56 autorisere-
de toyota-forhandlere og 5 toyota-reparatører i danmark.
       i 2004 anvendte toyota 80 mio. kr. på markedsføring i danmark.
       toyota er ifølge flere internationale analyseinstitutter et af de 10 mest anerkendte vare-
mærker i verden, og toyotas markedsværdi er på flere hundrede milliarder kroner. som følge
heraf bruges der mange penge på at værne om mærket, herunder også regulering af forhandler-
nes brug af varemærket. der er udarbejdet en designmanual med præcise regler for brug af
toyotas varemærker.
       horskjær automobilers brug af toyotas varemærker er ikke tilfredsstillende. på det store
skilt hvor der står ”deres lokale toyota specialist”, fremstår ”toyota”, som om der er en fejl i
y’et og t’et i navnet. på det mindre sandwichskilt er der derimod tale om en korrekt version af
                                                - 5 -
både toyotas navn og logo. både fakturaen og kuverten, som horskjær automobiler har benyt-
tet, ligner nøjagtig toyotas standardfaktura og -kuvert.
        billedet af horskjær automobilers skilt vedr. sommerdæk, der fremgår af bilag 8, er taget
i starten af maj 2005 af en lokal silkeborg fotograf.
        i forbindelse med denne sag har toyota kontaktet bilzonen samt eniro, som har oplyst, at
der foreligger en aftale med forhandleren om, at forhandleren hvert år skal bekræfte, at det sta-
dig forholder sig som anført i annoncerne.
        hovedparten af toyotas forhandlere markedsfører sig som toyota efterfulgt af det by-
navn, hvor den pågældende forhandler er beliggende.
        han har svært ved at sætte værdi på toyotas tab på grund af horskjær automobilers ad-
færd, men han har selv fået én personlig henvendelse fra en kunde, som var i tvivl om, hvorvidt
horskjær automobiler var autoriseret forhandler. han husker ikke kundens navn.
        siden fogedretskendelsen den 16. april 2004 har han ikke løbende fulgt med i horskjær
automobilers markedsføringstiltag, men der er lejlighedsvis taget stikprøver, senest for 2-3
uger siden, for at gøre status på horskjær automobilers markedsføring.
direktør ole horskjær har forklaret, at sandwichskiltet, der fremgår af bilag 4a, er blevet sat ud
fra tid til anden, men skiltet var taget væk og blev ikke længere brugt, da fogedsagen startede.
        han brugte i en periode efter samarbejdets ophør fakturaer fra toyota, da han på den kor-
te omstillingstid på 4-5 uger ikke havde nået at udarbejde nye fakturaer. han husker ikke,
hvornår brugen heraf blev indstillet.
        han har aldrig fået nogen henvendelse fra toyota vedr. afvikling af forretningen. der har
kun efterfølgende været en distriktschef for at snuse samt en fotograf. horskjær automobiler
har afviklet forretningen så godt den kunne, men toyota brugte tiden på den nye og ikke den
gamle forhandler.
        annoncen, der fremgår af bilag 4e, blev indrykket én gang i midtjyllands avis. annon-
cen blev indrykket, idet toyota danmark havde udleveret hele horskjær automobilers kunde-
kartotek til den ny forhandler, hvorfor horskjær automobiler ønskede hurtigt fortælle kunder-
ne, at virksomheden stadig drev forretning. annoncen er tillige sendt som direct mail til det
antal kunder, som er opført i kunderegisteret, hvilket er mere end 1000, men mindre end 5000.
        horskjær automobiler har gjort alt for at fortælle sine kunder, at virksomheden stadig er
på markedet, og stadig kan servicere toyotabiler, men hvis kunderne har spurgt, om horskjær
automobiler stadig er autoriseret forhandler, har man loyalt forklaret, at dette ikke er tilfældet.
                                                - 6 -
       skiltet om sommerdæk, der fremgår af bilag 8, er et gammelt skilt, som han ikke har væ-
ret opmærksom på. det ville have været rart, hvis en driftschef fra toyota havde fortalt, hvad
der var galt.
       et bureau i thisted varetager virksomhedens annoncering på internettet, herunder på bil-
zonen. han har bedt personalet om at rette misforståelser for over et år siden.
       logoet på de røde flag består af et ”o” og et ”h” for ole horskjær.
       i 2002, som var det sidste hele år, hvor horskjær automobiler var toyota forhandler,
havde virksomheden et overskud på 1,8 mio. kr. det efterfølgende år havde virksomheden et
lige så stort underskud. i 2004 var der igen et overskud på mellem en halv til trekvart mio. kr.
       over 50% af de biler, der er til reparation, er toyota-biler. virksomheden har stadig toy-
ota-værktøj, og det er muligt at købe kurser på teknisk skole, ligesom det er muligt at købe de
nødvendige toyota-reservedele.
parternes synspunkter
toyotas advokat har gjort gældende, at toyota har rettighederne til at anvende varemærket
toyota i alle relevante klasser, herunder ved salg og markedsføring af biler, biltilbehør, bil-
reservedele og øvrige værkstedsydelser m.v.
       på grund af toyota-koncernens betydelige størrelse, intense brug og mangeårige mar-
kedsføring af varemærket toyota er betegnelsen i dag særdeles indarbejdet og velkendt i
både danmark og resten af verden og nyder derfor en udvidet kendetegnsbeskyttelse, jf. vare-
mærkelovens § 4, stk. 1 og 2, samt markedsføringslovens §§ 1 og 5. der blev således alene i
danmark anvendt 80 mio. kr. på markedsføring i 2004.
       efter den 30. april 2003, hvor parternes samarbejde ophørte, bestod der ikke nogen kom-
mercielle relationer mellem dem. alligevel fortsatte horskjær automobiler med i 2003 og 2004
at bruge betegnelserne ”toyota”, ”toyota speciale”, ”deres lokale toyota specialist” og ”sil-
keborgs lokale toyota værksted”, som vist i bilag 4a-4g. horskjær automobiler fortsatte endda
i et vist omfang krænkelserne frem til 2. maj 2005, ved bl.a. fortsat annoncering på internettet
under brug af toyotas varemærker. herved har horskjær automobiler krænket toyotas rettig-
heder og desuden snyltet på toyotas goodwill, hvilket er i strid med markedsføringslovens §§ 1
og 5, og således ikke hjemlet i varemærkelovens § 5.
       retspraksis er i overensstemmelse hermed, idet ef-domstolens dom af 23. februar 1999 i
sagen c-63/97, bayerische motorenwerke ag, bmw og bmw nederland bv, i præmis 50 og
51 har fastslået, at direktivets artikel 7 er til hinder for, at indehaveren af varemærket bmw
kan forbyde en tredjemand at anvende varemærket til at gøre offentligheden bekendt med, at
                                                 - 7 -
han er specialiseret i eller specialist i salg af brugte bmw biler bl.a. på betingelse af, at den
måde, hvorpå mærket benyttes i reklameøjemed, ikke i henhold til artikel 7, stk. 2 udgør skellig
grund til, at indehaveren af mærket kan modsætte sig brugen af mærket. i den forbindelse kan
det netop udgøre skellig grund, at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en måde, som
kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og vare-
mærkeindehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens
forhandlerorganisation.
        horskjær automobiler har ligeledes skabt det vildledende indtryk, at forretningen fortsat
er autoriseret toyota-forhandler/-reparatør eller i øvrigt har en kommerciel forbindelse til toy-
ota-koncernen, hvilket er i strid med markedsføringslovens § 2.
       det er uden betydning for sagen, om der har været en dialog mellem parterne om afvik-
lingen af det tidligere samarbejde. horskjær automobiler er opsagt med et års varsel, og har
derved haft rigelig tid til at indrette sig herpå.
       horskjær automobiler har været i ond tro, da horskjær automobiler åbenlyst har forsøgt
at fastholde det indtryk, at horskjær automobiler stadig er autoriseret toyota forhandler.
       forbudet er herefter nedlagt med rette, og horskjær automobiler skal betale erstatning og
rimeligt vederlag til toyota, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2, og varemærkelovens § 43.
       der er ikke grundlag for betaling af erstatning til horskjær automobiler.
horskjær automobilers advokat har gjort gældende, at horskjær automobiler har været beret-
tiget til at henvise til toyotas navn i annoncer og ved skiltning på den måde, der fremgår af
bilag 4a-4c.
       der er ikke ved den anvendte skiltning eller reklame skabt indtryk af, at horskjær auto-
mobiler er autoriseret toyota-forhandler eller reparatør, eller at der i øvrigt er en kommerciel
forbindelse mellem parterne.
       det bestrides, at horskjær automobiler har snyltet på toyotas goodwill, og det bestrides,
at horskjær automobiler har været i ond tro. det skal herved tages i betragtning, at horskjær
automobiler, 4 uger før parternes samarbejde ophørte, forventede at sælge forretningen, hvilket
imidlertid blev forhindret af toyota, da toyota ikke ville godkende den af horskjær automobi-
ler foreslåede køber. det tog herefter tid for horskjær automobiler at indrette sig på den nye
situation, men virksomheden har på bedste vis forsøgt at gøre dette på en loyal og korrekt må-
de.
       horskjær automobiler har derfor for så vidt angår forholdene anført i bilag 4a-4c ikke
overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2, og 5, og skal derfor ikke betale erstatning eller veder-
lag til toyota.
                                              - 8 -
      det bemærkes, at horskjær automobiler er berettiget til at reklamere med, at forretnin-
gen er toyota specialist, jf. herved bmw sagen og varemærkelovens § 5. der er talte om en
korrekt og loyal forbrugeroplysning, da forretningen har været autoriseret forhandler i 21 år.
       for så vidt angår bilag 4d-4g har horskjær automobiler erkendt, at der foreligger en
overtrædelse, men det bestrides, at der skal betales erstatning herfor. bilag 8 bør ikke tillægges
betydning, da bilaget er fremlagt på et meget sent tidspunkt, uden horskjær automobiler har
haft mulighed for at forberede sig på dette bilag.
      såfremt retten finder, at horskjær automobiler har handlet erstatningspådragende, gøres
det gældende, at toyota ikke har dokumenteret noget tab.
      derimod skal toyota betale en skønsmæssig erstatning opgjort til 100.000 kr. til
horskjær automobiler, da fogedforbudet er nedlagt med urette, hvilket har påført horskjær
automobiler betydelige omkostninger og tab.
sø- og handelsrettens afgørelse
toyota har rettighederne i danmark til at anvende varemærket toyota i de relevante vare-
klasser, herunder ved salg og markedsføring af biler, tilbehør og værkstedsydelser. retten fin-
der, at betegnelsen toyota nyder en udvidet kendetegnsbeskyttelse, jf. varemærkelovens § 4,
stk. 1 og stk. 2, samt markedsføringslovens §§ 1 og 5. toyota kan derfor forbyde tredjemand,
der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af dette mærke, jf. varemærkelovens
§ 4.
      retten finder endvidere, at horskjær automobiler ved sin brug af betegnelsen toyota i
markedsføringen af sin forretning, som anført i bilag 4a-g, har krænket toyotas varemærkeret-
tigheder, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2. varemærket toyota anvendes i horskjær auto-
mobilers markedsføring på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig
forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, nemlig at horskjær automobiler
tilhører toyotas forhandlerorganisation.
      endelig finder retten, at horskjær automobilers brug af varemærket toyota skyldes et
ønske om at udnytte det renommé, der er knyttet til navnet. brugen er således vildledende og i
strid med god markedsføringsskik og dermed tillige en overtrædelse af markedsføringslovens
§§ 5 og 1.
      horskjær automobilers brug af varemærket toyota som sket er ikke berettiget efter be-
stemmelserne i varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 3. horskjær automobiler anvender således
ikke toyota-navnet blot for at oplyse, at man forhandler brugte toyota-biler eller reparerer
                                                - 9 -
biler af mærket toyota, hvilket horskjær automobiler ville være berettiget til, jf. bmw-
dommen, sag c 63/97, dom af 23. februar 1999, saml.1, s. 905.
       forbudet er derfor nedlagt med rette, og horskjær automobiler skal betale vederlag til
toyota, jf. varemærkelovens § 43, der skønsmæssigt fastsættes til 30.000 kr.
       sagsøgerens påstande tages herefter til følge som nedenfor bestemt, og der er ikke grund-
lag for den selvstændige påstand, sagsøgte har nedlagt.
                                t h i k e n d e s f o r r e t:
horskjær automobiler a/s skal anerkende at være uberettiget til ved salg og markedsføring af
biler, biltilbehør, bilreservedele og værkstedsydelser at anvende ”toyota” som forretningsken-
detegn på den måde, der er vist i bilag 4 a-g, herunder i sammensætningen ”deres lokale toyo-
ta-specialist”, silkeborgs lokale toyota værksted”, toyota silkeborg” og toyota speciale”.
horskjær automobiler a/s skal til toyota danmark a/s betale 30.000 kr. med procesrente fra
sagens anlæg den 23. april 2004.
fogedrettens kendelse af 16. april 2004 stadfæstes.
horskjær automobiler skal til toyota danmark a/s betale sagens omkostninger med 30.000
kr., hvilket tillige dækker omkostninger i forbindelse med fogedsagen.
                                    michael b. elmer
    hans jørgen nielsen                                          uffe thustrup
                                           (sign.)
                                        ___ ___ ___
                             udskriftens rigtighed bekræftes
                             p.j.v. sø- og handelsretten, den
