v0136000 - lb
                                          udskrift
                                              af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                        ____________
                                  afsagt den 11. februar 2005
v 136/02 og v 77/03          astrazeneca ab og
                             astrazeneca a/s
                             (advokat katja høegh)
                               mod
                             paranova danmark a/s og
                             paranova pack a/s
                             (advokat kim jensen)
                                            d o m:
astrazeneca ab og astrazeneca a/s’ (i det følgende: astra) er indehaver af varemærkerne
oxeol (i frankrig) og bambec (i danmark) for lægemidler.
              paranova danmark a/s og paranova pack a/s (i det følgende: paranova) har
opkøbt oxeol i frankrig, ompakket dem i forholdet 3,5:1, påsat betegnelsen bambuterol
paranova, skrevet, at det svarer til bambec og derefter solgt de således ompakkede og
ommærkede produkter i danmark.
              sagen drejer sig om, hvorvidt paranova herved har krænket astras rettigheder,
om paranovas ompakning og ommærkning skal forbydes, og om paranova skel betale veder-
lag og erstatning til astra.
påstande
                                               - 2 -
astra har nedlagt følgende påstande:
    1. paranova skal anerkende at være uberettiget til at udbyde, markedsføre og sælge, her-
        under eksportere, det 10 mg, henholdsvis 20 mg blisterprodukt, som astra og hermed
        koncernforbundne selskaber markedsfører i frankrig under varemærket oxeol, i
        ommærket stand under angivelsen: bambuterol paranova, som det fremgår af de pak-
        ninger, der er fremlagt som sagens bilag 13 og 15, henholdsvis 14 og 17,
    2. paranova skal tilbagekalde samtlige produkter som nævnt i påstand 1, som er frem-
        sendt til distribution, og som beror hos grossister eller apoteker,
    3. paranova skal betale 35.808 kr. i erstatning og vederlag med procesrente af 23.340 kr.
        fra den 19. august 2003 og af 12.468 kr. fra den 5. februar 2004.
    4. ballerup fogedrets forbud af 13. juni 2003 stadfæstes.
paranova har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at ballerup fogedrets
forbud af 13. juni 2003 ophæves, og at astra skal anerkende pligt til at betale erstatning for
tab og tort ved forbudet.
astras produkt
astra udvikler, producerer og markedsfører sammen med koncernforbundne selskaber bl.a. et
lægemiddel mod astma. i frankrig markedsføres produkterne i 30 stk. pakninger med 2 bli-
sterkort i hver æske under det i frankrig registrerede varemærke oxeol. i danmark bliver
begge produkter markedsført i 100 stk. pakninger under det i danmark registrerede varemær-
ke bambec. pakningerne er, bortset fra de forskellige mærker, ens i frankrig og danmark.
de er hvide og har en blå bort nederst på pakningen med astras navn og logo.
      paranova har siden august 2002 parallelimporteret oxeol, taget de 2 blisterpakninger
à 15 stk. ud hver original æske med 30 stk. og indlagt 7 blisterkort à 15 stk. i en ny æske (med
105 stk.), som er hvid med en blå bort i hver ende og med angivelsen bambuterol paranova i
stedet for varemærket oxeol. det angives på æsken, at lægemidlet er parallelimporteret og
ompakket af paranova, at bambuterol paranova svarer til bambec, og at producenten er
astrazeneca mont, hvilket tillige fremgår af blisterkortets forside, hvor der også står bambu-
terol paranova, medens der på blisterkortets bagside står oxeol og astra.
                                                - 3 -
fogedforbudet
fogedretten i ballerup har den 13. juni 2003 på astras begæring nedlagt forbud mod parano-
vas udbud, markedsføring, salg, herunder eksport, af det blisterprodukt, astra markedsfører i
frankrig under varemærket oxeol i ommærket stand under varemærket/navnet bambuterol
paranova. paranova fik samtidig påbud om at tilbagekalde samtlige produkter, der var frem-
sendt til distribution og beroende enten hos grossister eller apoteker. kendelsen indeholder
følgende begrundelse:
      ”det kan lægges til grund, at varemærket oxeol ® ikke er registreret som varemærke i
      danmark, ligesom det kan lægges til grund, at produktet benævnt som oxeol ikke sæl-
      ges af astra her i landet.
             det kan videre lægges til grund som ubestridt, at paranova har adgang til at om-
      pakke oxeol til 105 stk. pakninger for at få adgang til det danske marked, og at para-
      nova uden astras samtykke har anbragt varemærket bambec ® på deres pakninger.
             efter fogedrettens opfattelse har anbringelse af det i danmark registrerede vare-
      mærke bambec ® alene til formål at formå forbrugeren til at købe det i danmark
      ukendte produkt oxeol, i hvilken forbindelse bemærkes, at paranova ikke har påvist, at
      produktet ikke kan sælges i danmark under det importerede varemærke oxeol.
             under disse omstændigheder finder fogedretten, at paranova har krænket astras
      varemærkerettigheder til bambec ®.
             uanset at ef-domstolen stiller krav om, at det efter ompakningen på den nye em-
      ballage skal angives, hvem der har foretaget ompakningen, og uanset at lægemiddellov-
      givningen kræver, at selskabsnavnet anføres efter det generiske navn, finder fogedretten,
      at paranovas pakninger udgør en krænkelse af astras rettigheder efter markedsføringslo-
      ven, særligt § 1 og 2. fogedretten har i denne forbindelse særligt lagt vægt på, at navnet
      paranova er stærkt dominerende på pakningen, hvilket efterlader et indtryk af, at der er
      tale om et paranova-produkt.
             herefter og idet det ikke skønnes, at lovens almindelige regler om straf og erstat-
      ning yder astra tilstrækkeligt værn af deres rettigheder, ligesom formålet vil forspildes,
      hvis paranovaselskaberne kan fortsætte salget, indtil der er truffet endelig afgørelse ved
      domstolene, og idet de øvrige betingelser i retsplejelovens §§ 642 og 643 findes opfyldt,
      tages astras påstande til følge som nedenfor bestemt.
             for så vidt angår paranova pack a/s skal fogedretten bemærke, at forbude-
      ne/påbuddet også nedlægges overfor dette selskab…
             spørgsmålet om sagsomkostninger henskydes til justifikationssagen.”
                                              - 4 -
markedsføringen efter fogedforbudet
paranova har siden fogedforbudet mod astras protest markedsført produkterne i en ændret
form, hvor henvisningen til bambec var fjernet, hvor skrifttypen, hvormed paranova var
skrevet efter bambuterol, var formindsket, og hvor den oprindelige blisterbagside med mær-
kerne oxeol og astra var overklæbet med en hvid etiket.
parternes synspunkter
astras advokat har gjort gældende, at paranova ikke har godtgjort, at det er nødvendigt at fo-
retage ompakning for, at paranova kan få effektiv adgang til det danske marked med oxeol,
som paranova har parallelimporteret fra frankrig. paranova har således ikke godtgjort, at der
var noget hinder for at markedsføre de parallelimporterede produkter i danmark i de originale
pakninger under bibeholdelse af astras emballagedesign og det originale mærke oxeol,
blot med tillægsetikettering og danske indlægssedler.
      paranova har ved at erstatte astras originale æsker med paranovas æsker i paranovas
design søgt at få produkterne til at fremstå som en del af paranovas egen produktlinie. selv
om ompakning antoges at være nødvendig, er denne således ikke foretaget så skånsomt som
muligt.
      angivelsen bambuterol paranova indeholder ganske vist et generisk navn på indholds-
stoffet, bambuterol, men navnet er sammenstillet med paranova på en så iøjnefaldende måde,
at produktet fremtræder som paranovas, hvilket imidlertid ikke er tilfældet, idet der er tale om
et rent astra-produkt. paranova snylter herved på astras gode navn og på den forsknings- og
udviklingsindsats, som ligger bag udviklingen af oxeol/bambec.
      det har intet med forbrugeroplysning at gøre, når paranova på æskerne har angivet, at
bambuterol paranova svarer til bambec. paranova har tværtimod søgt herved at skaffe sig
en kommerciel fordel. astra har ikke solgt de pågældende lægemidler under varemærket
bambec, og paranova er derfor uberettiget til at bruge dette varemærke, jf. varemærkelo-
vens § 4.
      paranovas ompakning har en skadelig effekt på astras produktidentitet og er samtidig
illoyal, idet den svækker tilknytningen til astras brugere ved at lade dem tro, at produkterne
er fra paranova. paranova benytter med andre ord astras produkter til at skabe sin egen dis-
tinktive generiske produktidentitet, hvilket ligesom hele ompakningen og ommærkningen er i
                                              - 5 -
strid med markedsføringslovens § 2 om vildledende reklame og i strid med god markedsfø-
ringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.
       paranova skal derfor betale vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 2, og erstatning
efter markedsføringslovens § 13, svarende til 5% af paranovas samlede omsætning af produk-
tet.
paranova har gjort gældende, at det hverken efter dansk eller europæisk ret er en varemærke-
krænkelse at fjerne et varemærke, og at astra ikke kan kræve, at astras varemærke forbliver
på varen, efter varen er bragt i omsætning, jf. konsumptionsreglen i varemærkelovens § 6.
dette er blevet bekræftet af den engelske court of appeal i sin dom af 5. marts 2004, der, selv
på baggrund af ef-domstolens udtalelser i boehringer ingelheim-sagen, statuerede, at fjernel-
se af et varemærke ikke i henhold til engelsk ret var en varemærkekrænkelse.
       ef-domstolens retspraksis vedrører ikke tilfælde, hvor parallelimportøren efter ompak-
ning har omdøbt det parallelimporterede produkt til et generisk navn som her. paranova skal
derfor ikke godtgøre, at det er nødvendigt at ompakke og ommærke produkterne for at få ef-
fektiv adgang til det danske marked.
       paranova ville have været berettiget til at ompakke til samme pakningsudformning, hvis
paranova havde genanbragt eksportlandets varemærke oxeol i stedet for bambuterol para-
nova, og det kan ikke være en krænkelse af markedsføringsloven, at paranova i stedet har
valgt at anvende den generiske betegnelse for lægemidlet i stedet for oxeol og i overens-
stemmelse med lægemiddellovgivningens krav ladet den generiske betegnelse efterfølge af sit
navn.
       angivelsen af, at bambuterol paranova svarer til lægemidlet bambec, er blot en ob-
jektiv information til forbrugeren og indebærer ikke nogen erhvervsmæssig brug af bam-
bec. anførelsen krænker derfor ikke astras varemærkeret.
       der er således hverken varemærke- eller markedsføringsretligt noget til hinder for para-
novas ompakning til og markedsføring af bambuterol paranova, og der er derfor ikke noget
grundlag for, at paranova skal betale erstatning til astra. på den baggrund er fogedforbudet af
13. juni 2003 nedlagt med urette, og paranova skal derfor have erstatning for tab og tort.
sø- og handelsrettens afgørelse
varemærkelovens § 6 gennemfører rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaterne lovgivning om varemærker (89/104/eøf) artikel 7 om kon-
                                              - 6 -
sumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, og skal fortolkes i lyset af denne
bestemmelse og i overensstemmelse med ef-domstolens praksis herom.
       ef-domstolens dom af 23. april 2002 i sag c-143/00, boehringer ingelheim kg mod
swingward ltd m.fl., angik ompakning af lægemidler, herunder ”…tilfælde [hvor] varen
[var] blevet ompakket i æsker i parallelimportørens design, der ikke [var] forsynet med vare-
mærket. i stedet [var] varens artsbetegnelse blevet angivet på æsken…” (se dommens præmis
7).
       ef-domstolen fremhævede, at det er dens faste praksis, at ”… varemærkets hovedfunk-
tion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige
bruger, idet denne skal sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden
risiko for forveksling.
       denne garanti for oprindelsen indebærer, at forbrugeren eller den endelige bruger kan
være sikker på, at en mærkevare, som tilbydes ham, ikke på et tidligere omsætningstrin har
været genstand for et indgreb, som er foretaget af en tredjemand uden varemærkeindehave-
rens tilladelse, og hvorved varens oprindelige tilstand er påvirket.
       den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver anvendelse af
mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører således til det
særlige formål med varemærkeretten (også kaldet »varemærkerettens særlige genstand«), og
det er derfor ifølge artikel 30, første punktum, tef begrundet at tilkende indehaveren en ret
til at modsætte sig, at en importør af en mærkevare efter en ompakning af denne og uden in-
dehaverens tilladelse anbringer mærket på den nye emballage…” (præmis 12-13).
       i præmis 30 udtalte domstolen, at ”… varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig
ompakningen af lægemidler, der er forsynet med hans varemærke, under hensyn til risikoen
for oprindelsesgarantien henhører under det særlige formål med varemærkeretten. ifølge den-
ne retspraksis er det ompakningen af lægemidler, forsynet med varemærket, der i sig selv er
til skade for det særlige formål med varemærkeretten, og det er ikke nødvendigt i den forbin-
delse at foretage en vurdering af, hvilke konkrete virkninger parallelimportørens ompakning
har haft.”
       endvidere udtalte domstolen i præmis 34, at ”[d]et fremgår således af fast retspraksis, at
den ændring, som enhver ompakning af et lægemiddel forsynet med et varemærke indebærer,
og som i sagens natur medfører en risiko for at skade lægemidlets oprindelige tilstand, kan
forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre ompakningen er nødvendig for at kunne mar-
kedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i
øvrigt er beskyttet…”.
                                              - 7 -
      ved denne dom har ef-domstolen således fastslået, at fjernelse af et varemærke i form
af ompakning i sig selv udgør en krænkelse af varemærkeindehaverens ret og kun skal accep-
teres af varemærkeindehaveren, i det omfang det er nødvendigt for at give parallelimportøren
effektiv adgang til det pågældende marked.
      paranova findes ikke at have godtgjort, at det var nødvendigt for at få effektiv adgang til
det danske marked for de omhandlede produkter at foretage den skete ompakning. denne in-
debar ikke blot, at emballagen fuldstændig mistede sin astra-identitet i form af astras æske-
design, paraplymærket astra og astras originale franske varemærke oxeol, men tillige,
at produktet blev indlagt i æsker med paranova-identitet i form af paranovas æskedesign, pa-
raplymærket paranova og det nye navn/mærke bambuterol paranova. denne ompakning og
ommærkning findes at stride mod astras varemærkerettigheder og mod markedsføringslovens
§§ 1-2.
      paranovas angivelse af, at bambuterol paranova svarer til lægemidlet bambec, fin-
des endvidere at krænke astras rettigheder til det danske varemærke bambec. angivelsen
kræves ikke efter lægemiddellovgivningen, og en konkurrents angivelse heraf kan ikke ret-
færdiggøres af hensynet til forbrugerne, som i stedet på apoteket kan få vejledning om pro-
duktets brug, herunder om, til hvilke andre lægemidler det svarer.
      retten tager herefter astras påstande til følge, idet det vederlag og den erstatning, som
paranova skal betale til astra efter varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13, fast-
sættes til det påståede beløb på 35.808 kr., hvilket beløb parterne er enige om svarer til 5 % af
paranovas omsætning af produktet.
               sagsomkostningerne omfatter også fogedsagen.
                             thi kendes for ret
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal anerkende at være uberettiget til at udby-
de, markedsføre og sælge, herunder eksportere, det 10 mg, henholdsvis 20 mg, blisterprodukt,
som astrazeneca abs og astrazeneca a/s og hermed koncernforbundne selskaber markeds-
fører i frankrig under varemærket oxeol, og som hidrører fra sagsøgerne og hermed kon-
cernforbundne selskaber i ommærket stand under varemærket/navnet bambuterol paranova,
som det fremgår af de pakninger, der er fremlagt som sagens bilag 13 og 15, henholdsvis bi-
lag 14 og 17.
                                                - 8 -
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal tilbagekalde samtlige de nævnte produk-
ter, som er fremsendt til distribution og beror enten hos grossister eller apoteker.
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal inden 14 dage til astrazeneca ab og
astrazeneca a/s betale 35.808 kr. med procesrente fra den 19. august 2003 af 23.340 kr. og
fra den 5. februar 2004 af 12.468 kr. samt sagens omkostninger med 45.000 kr.
ballerup fogedrets forbud af 13. juni 2003 stadfæstes.
        uffe thustrup                          elmer.                       allan suhrke
                                               (sign.)
                                            ___ ___ ___
                                udskriftens rigtighed bekræftes
                                 p.j.v. sø- og handelsretten, den
