 -
                                  udskrift
                                      af
                     sø- og handelsrettens dombog
                                  ──────────
den 3. juli 2001 blev af retten i sagen
v-0109-98
cine craft limited
(advokat christian levin nielsen)
   mod
patentankenævnet
(kammeradvokaten v. stig grønbæk jensen)
afsagt sålydende
                                    d o m:
sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et den 22. september 1995 anmeldt figurmærke
"private corner video entertainment" krænker sagsøgeren, cine craft limiteds,
registrerede figurmærke, et hjerte samt angivelsen af ordet "private", og om ordet "private"
i sig selv nyder beskyttelse.
påstande:
sagsøger, cine craft limited (herefter cine craft), har nedlagt påstand om, at dansk
varemærkeregistrering vr 1995 07313 private corner video entertainment <figurmær-
                                                 - 2 -
ke> udslettes.
sagsøgte, patentankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse.
sagsfremstilling:
cine craft fik den 19. oktober 1973 registreret nedenfor gengivne figurmærke i klasse 16 for
aviser, tidsskrifter, bøger, fotografier og spillekort samt i klasse 41:
billedet udgik hurtigt i markedsføringssammenhænge, hvorefter kun ordet private anvendes.
selskabet producerer og sælger film og tidsskrifter indenfor pornobranchen, hvilket det
begyndte med under firmanavnet private press ab i begyndelsen af 1970'erne i sverige.
det omtvistede mærke, der er anmeldt af lz 2000 aps den 22. september 1995 og foreløbigt
registreret den 27. oktober 1995 i klasse 9 for videofilm samt i klasserne 41 og 42 er det
nedenfor gengivne figurmærke:
                                              - 3 -
den foreløbige registrering af figurmærket blev offent liggjort den 22. november 1995 i dansk
varemærketidende.
mærket anvendes som forretningskendetegn på en forretning beliggende istedgade 26, hvor
der forevises video i lukkede kabiner.
ved skrivelse af 18. januar 1996 til patentdirektoratet protesterede cine craft mod
ovennævnte registrering.
den 13. september 1996 traf patentdirektoratet afgørelse, hvorefter den af cine craft nedlagte
indsigelse ikke tages til følge med følgende begrundelse:
"...
der foreligger sammenfald af tjenesteydelser omfattet af registreringerne i klasse 41. det er
derimod direktoratets opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden i deres helhed og på en
sådan måde, at der er risiko for forveksling."
den 13. november 1996 indbragte sagsøgers patentagent patentdirektoratets afgørelse for
patentankenævnet, der den 10. august 1998 stadfæstede denne i henhold til de anførte
grunde.
cine craft har under sagen gjort gældende, at der er solgt tidsskrifter og videofilm i danmark
under navnet private før 22. september 1995, samt at ordet private er et velkendt mærke i
danmark, og begge dele er bestridt af patentankenævnet.
cine craft har i den forbindelse fremlagt forskellig korrespondance samt tidsskrifter og
videofilm.
ero-film a/s udgav med overskriften private, tourist guide to the sex life of -
copenhagen 1973-74 en brochure. den svenske varemærkefuldmægtig b. nihlmark ab
gjorde ved skrivelse af 15. februar 1974 på vegne private press ab ero-film opmærksom på,
at ordet private var et beskyttet mærke, der anvendtes på tidsskrifter, hvorfor ero-film ikke
måtte udgive spillekort under denne betegnelse. ero-film gjorde ved skrivelse af 18. februar
1974 opmærksom på, at de ikke havde udgivet og ikke påtænkte at udgive spillekort under
                                               - 4 -
mærket private.
af corporate profile, udgivet af cine craft i år 2000, fremgår om videomarkedet bl.a.:
"...
our product and services have dramatically increased these past few years, notably since berth
milton made his influence felt in 1991 with the introduction of private to the video age, and our
total product range is now available in traditional outlets in over 35 contries including sweden,
denmark ...
tv home shopping
in november 1998, it gave us great satisfaction to enter the tv home shopping market in
sweden, engaging in the sale of proprietary products, including vide- os, magazines and adult
pleasure products under the brand the private collection. this new sales development, has
been so well received that we have already announced that we are expanding the tv home
shopping program to other territories and formats in 1999, and the process began in denmark
in may 1999..."
af de fremlagte magasiner er private nr. 125, 126 og 127 udgivet før den omtvistede dato
22. september 1995. prisen er på alle tidsskrifter angivet i svensk, dansk, norsk og finsk
valuta.
af private nr. 127 fremgår en udgivelseskalender for året 1995 samt en prisliste fra private
shop, hvor man foruden andre varer ligeledes kan købe private videofilm. priserne på
produkterne er kun angivet i svensk valuta.
af faktura dateret 18. januar 1995 fremgår det, at rodox trading, københavn, har købt 6.000
eksemplarer af ovennævnte tidsskrift - private nr. 127.
fremlagte avisartikler omhandlende private i form af filmanmeldelser er dateret senere end
den omtvistede dato.
i super ps nr. 1 fra 1995, der udgives i danmark, er en artikel om en produktion af en
private film - la dolce vita.
                                               - 5 -
i mega express nr. 1 1995, der udgives i danmark, er en artikel om private magazines 30 års
jubilæum.
af en artikel i super rapport, nr. 1 1996, fremgår om private bl.a.:
"...
sidste år var et stort år for det svenske pornoselskab milcap publishing ab, bedre kendt som
private. ikke alene var det selskabets 30 års jubilæum (læs derom i forrige nummer af super
rapport), men det var også året, da private lancerede en ny serie af eksotiske, erotiske
spillefilm produceret for høje budgetter".
i samme blad er der tillige en anmeldelse af en private video.
private udsendte ved årsskiftet 1992/93 en nytårshilsen til sine kunder. nytårshilsenen gav
yderligere oplysninger om, at det var muligt at få tilsendt bladet hjem. på bestillingskuponen,
som skulle sendes til p.s.i. ab, stockholm, var det tillige muligt at bestille private video
magazine nr. 1. teksten er på svensk, og priserne er udelukkende i svenske kroner.
der er fremlagt adskillige covers til private videokassetter. kun af et af disse covers fremgår
en tidsmæssig angivelse før den omtvistede dato, idet der på private video magazine nr. 11
står copyright 1995. kasetten har kun svensk tekst og har ligeledes kun svensk mærkeangi-
velse i form af betegnelsen pvm-11-se i modsætning til flere af de øvrige fremlagte covers, der
har betegnelsen dk samt dansk tekst på coveret.
der er fremlagt en bekræftelse om køb af sagsøgers produkter fra rodox trading v. kjeld
madsen, dateret 22. november 1999:
"...
vi kan hermed oplyse, at vi siden begyndelsen af 70'erne har importeret og forhandlet private
produkter her i landet. i starten kom importen fra sverige, mens den i de seneste år er
kommet fra spanien. deres varemærke har altid været, som det er nu".
der er ligeledes fremlagt bekræftelse fra dansk centralagentur dca a/s ved per olsen dateret
den 7. december 1999, hvoraf fremgår, at selskabet har importeret bladet private i mere end
15 år.
                                                - 6 -
procedure:
cine craft har anført, at ordet private er anvendt fra begyndelsen af 1970'erne. dette er
dokumenteret gennem korrespondance med ero-film, gennem erklæringer fra rodox
trading og dca a/s samt tillige gennem artikler, hvor journalisternes anvendelse af ordet
private og deres omtale af private produkter klart angiver, at mærket har været kendt i
danmark i en lang årrække.
der er udgivet bøger og tidsskrifter før 22. september 1995, og da man ved køb af
tidsskrifterne har kunnet bestille videoer, har private været på det danske marked, før det
omtvistede figurmærke blev registreret.
cine craft har et registreret figurmærke, men ordet private, der indgår i dette figurmærke,
har i sig selv det til registrering fornødne særpræg.
ordet er suggestivt og er ikke beskrivende for bestemte varer eller tjenesteydelser, og der er
intet til hinder for, at et suggestivt mærke kan tillægges varemærkebeskyttelse i medfør af
varemærkelovens ⌡ 4, og at mærket er suggestivt, er ikke det samme som, at mærket er
svagt med et deraf følgende snævrere beskyttelsesområde.
det omtvistede figurmærke har eksakt samme grafiske udformning af ordet private, som cine
crafts figurmærke, hvilket øger risikoen for forveksling.
om forvekslelighed anføres, at når det første ord i både cine crafts mærke og det omtvistede
mærke er "private", kan der opstå forveksling, idet de øvrige ord i det omtvistede mærke
"corner video entertainment" er almindelige beskrivende ord.
mærkedominanten i både cine crafts figurmærke og i det omtvistede mærke er private, og
det følger af praksis, at et dominerende ord i et figurmærke, som i sig selv har fornødent
særpræg enten umiddelbart eller efter ind arbejdning nyder beskyttelse som ordmærke.
om varesammenfald anføres, at der ikke kun er varesammenfald i forhold til klasse 41,
hvorunder udlejning af videofilm henhører, men tillige i klasse 9, hvorunder salg af videofilm
henhører, idet der ikke er forskel på salg og udlejning af videofilm.
                                                - 7 -
patentankenævnet har anført, at der ikke er forvekslelighed mellem figurmærkerne.
det er et grundlæggende princip, at der skal foretages en helhedsvurdering af figurmærkerne,
hvorunder varelighed og forvekslelighed er det centrale.
om varelighed anføres, at der kun er varesammenfald i klasse 41 for så vidt angår det af cine
craft registrerede figurmærke. men sagsøgers registrerede figurmærke anvendes ikke, idet
cine craft alene anvender en del heraf i særlig grafisk udformning som et ordmærke.
det er ikke dokumenteret under sagen, at cine craft har anvendt ordet private i danmark
hverken for bøger, magasiner eller videofilm forud for 22. september 1995.
de fremlagte anmeldelser af private film i danske blade er alle dateret efter den 22. september
1995.
det fremgår derimod af cine crafts corporate profile, at der først i maj 1999 blev taget initiativ
til at påbegynde markedsføring af videofilm i danmark.
da der er varesammenfald i klasse 41, og idet cine craft har et registreret figurmærke, må det
vurderes, hvorvidt der foreligger mærkelighed.
for at et ord i et figurmærke skal nyde selvstændig beskyttelse, skal dette ord i sig selv have
særpræg og være en dominerende del af mærket.
private er et almindeligt ord, og et naturligt ord indenfor branchen, og det har ikke det til
registrering fornødne særpræg. det dominerende i det omtvistede mærke er "private corner",
som giver associationer til et privat hjørne i modsætning til "private", der beskriver en tilstand.
de dominerende mærkeelementer i figurmærkerne er derfor hverken visuelt eller auditivt
forvekslelige.
private er yderligere et svagt mærke grænsende til det deskriptive for varer og tjenesteydelser
af den karakter som omhandlet i sagen.
                                               - 8 -
private er registreret i utallige ordkombinationer, og der kan ikke gives monopol til en enkelt
erhvervsdrivende alene til dette ord. private anvendes også i udstrakt grad indenfor branchen
som fx. private club, private show og private bar.
når mærket er svagt, indsnævres beskyttelsen heraf, hvorfor der kun kan opnås beskyttelse i
forhold til mærker, som ved en helhedsbedømmelse giver risiko for forveksling.
de to mærker har ikke en identisk figurlig udformning, bortset fra, at begge figurmærker
anvender samme standard skrifttype for så vidt angår ordet private.
når der ikke forligger forvekslelighed mellem de to figurmærker, og idet cine craft ikke har
løftet bevisbyrde for, at ordet private er anvendt i danmark forud for 22. september 1995,
foreligger der ingen krænkelse af cine crafts figurmærke.
rettens begrundelse og resultat:
ved bedømmelsen af vareartsligheden finder retten, at der i nærværende sag ikke er forskel på
salg og udlejning af videofilm rubriceret under henholdsvis vareklasse 9 og vareklasse 41,
hvorfor en krænkelse af cine crafts figurmærke i vareklasse 41 tillige vil medføre, at der
foreligger en krænkelse af figurmærket i vare- klasse 9.
cine craft har gennemført en indenfor branchen massiv markedsføring i forhold til videofilm af
sit figurmærke for så vidt angår en del af figurmærket - ordet private.
ved bedømmelsen af mærkeligheden for figurmærkerne som helhed er det rettens opfattelse,
at ordet private er det dominerende og karakteristiske i begge figurmærker, som, når der
bortses fra det registrerede, men ikke anvendte hjerte, begge kun indeholder ord. private
findes dog ikke i sig selv at have et sådan særpræg, at det kan opnå beskyttelse tilsvarende et
ordmærke.
begge figurmærker anvender samme typografi for ordet private, og private er fremhævet i
forhold til de øvrige ord i figurmærket private corner video entertainment, hvilket bevirker, at
der er risiko for forveksling.
                                                 - 9 -
uagtet at den af cine craft anvendte del af figurmærket er et svagt mærke med en meget
begrænset beskyttelse, findes dette mærke under hensyn til, at samme typografi er anvendt,
at være krænket, når tillige henses til at der er tale om vareartslighed og markedsføring
indenfor samme branche.
sagsøger har siden 70'erne markedsført sine produkter under navnet private, og nogle af
disse produkter har været importeret til danmark inden den 22. september 1995. selvom der
ikke foreligger fuldt tilstrækkelig dokumentation for, at samtlige produkter har været mar-
kedsført i danmark før den 22. september 1995, findes der at foreligge en krænkelse af
sagsøgers registrerede varemærke, hvoraf sagsøgte har anvendt den karakteristiske del i sit
varemærke.
sagsøgers påstand om udslettelse tages derfor til følge.
                          thi kendes for ret
dansk varemærkeregistrering vr 1995 07313 private corner video entertainment
<figurmærke> udslettes.
sagsøgte, patentankenævnet, betaler inden 14 dage kr. 40.000 i sagsomkostninger til
sagsøger, cine craft limited.
                                   mette christensen
jørgen andersen                          claus jepsen
                                        (sign.)
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                          p. j. v. sø- og handelsretten, den
