                             højesterets dom
                           afsagt torsdag den 30. april 2015
sag 286/2013
(1. afdeling)
orifarm a/s
og
orifarm supply a/s
(advokat kim jensen for begge)
mod
merck sharp & dohme b.v.,
merck sharp & dohme corp.
og
msd danmark aps
(advokat jeppe brinck-jensen for alle)
i tidligere instans er afsagt dom af sø- og handelsretten den 19. november 2013.
i pådømmelsen har deltaget fem dommere: poul søgaard, jytte scharling, thomas rørdam,
poul dahl jensen og jan schans christensen.
påstande
appellanterne, orifarm a/s og orifarm supply a/s (herefter under ét orifarm), har nedlagt
påstand om 1) ophævelse af sø- og handelsrettens dom og 2) frifindelse.
de indstævnte, merck sharp & dohme b.v., merck sharp & dohme corp. og msd dan-
mark aps (herefter under ét msd), har over for orifarms påstand 1 nedlagt påstand om, at
sø- og handelsrettens dom ikke ophæves, subsidiært at sagen hjemvises til sø- og handels-
retten til fornyet behandling.
                                                - 2 -
msd har over for orifarms påstand 2 påstået stadfæstelse, dog således at dommens bestem-
melser om betaling af 219.697,31 kr. og 4.014,71 kr. udgår, og at orifarm a/s i stedet skal
anerkende, at msd har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, beregnet
som 5 % af orifarms uberettigede omsætning af produkterne nuvaring®, cera-
zette®, diprophos® og singulair®, subsidiært en lavere procentsats.
orifarm har over for msd’s påstand om krav på vederlag påstået frifindelse, subsidiært beta-
ling af et beløb beregnet efter en lavere procentsats end 5 %.
anbringender
orifarm a/s og orifarm supply a/s har til støtte for påstanden om ophævelse af sø- og han-
delsrettens dom anført bl.a., at der efter forløbet i sø- og handelsretten med udtagningen af de
sagkyndige retsmedlemmer, deres baggrund og som følge heraf ikke mindst rettens begrun-
delse for sit resultat er begået grove rettergangsfejl. orifarm har ikke fået en retfærdig retter-
gang for en uafhængig og upartisk domstol, jf. artikel 47, stk. 2, i den europæiske unions
charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonventions
artikel 6, fordi de sagkyndige retsmedlemmer ikke var uafhængige og upartiske, jf. også kra-
vene i retsplejelovens § 66, jf. § 61, til dommeres fuldstændige upartiskhed. begge de sag-
kyndige retsmedlemmer har en lægefaglig baggrund og en mangeårig ledelseskarriere fra læ-
gemiddelindustrien, ligesom de begge bl.a. har været formand for lægemiddelindustrifor-
eningen (lif). præmisserne i sø- og handelsrettens dom dokumenterer, at de sagkyndige
retsmedlemmer ikke har kunnet løsrive sig fra deres fortids tankegods. de sagkyndige
retsmedlemmers medvirken medfører, at sø- og handelsretten ved sagens afgørelse ikke op-
fyldte danmarks internationale forpligtelser til at sikre uafhængige og upartiske domstole,
og/eller at der foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om de sagkyndige
retsmedlemmers fuldstændige upartiskhed. orifarm nedlægger ikke påstand om hjemvisning
af sagen til sø- og handelsretten, da sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at højesteret kan reali-
tetsbehandle og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. orifarm har ingen interesse i en
tids- og ressourcekrævende ny behandling af sagen i sø- og handelsretten.
orifarm har til støtte for frifindelsespåstanden gentaget sine anbringender for sø- og handels-
retten og har i øvrigt navnlig anført, at sø- og handelsretten støtter sin afgørelse på forhold,
                                               - 3 -
som ikke er retligt funderede, og som ikke har været genstand for bevisførelse, idet retten har
lagt vægt på, at det for læger, andre professionelle behandlere, forhandlere, distributører og
patienter, der har berøring med lægemidlet, vil være naturligt at søge oplysninger om læge-
midlets oprindelse mv. retten har derved set bort fra det helt grundlæggende forhold, at op-
rindelsesgarantien knytter sig til selve varemærket og ikke, hvilken tilfældig juridisk enhed
der (for tiden) måtte være indehaver af varemærket. rettens begrundelse og resultat er udtryk
for en fejlagtig retsopfattelse og retsanvendelse. rettens bemærkning om, at orifarms fort-
satte brug af helt hvide emballager på længere sigt vil kunne skabe en ny form for forret-
ningskendetegn, som vil ophæve neutraliteten, falder endvidere uden for rammerne af for-
handlingsprincippet, jf. retsplejelovens § 338, da dette synspunkt ikke var gjort gældende af
msd.
der er hverken i varemærkedirektivet eller varemærkeloven krav om, at det sammen med va-
remærket skal angives, hvem eller hvilken juridisk enhed der er rettighedsindehaver. tilsva-
rende er der intet krav om, at symbolet ® angives i forbindelse med varemærket. højesteret
har i dom af 3. december 2008 (ufr 2008.617) fastslået, at fjernelse af et varemærke som
udgangspunkt ikke i sig selv er egnet til at skade varemærkets eller indehaverens omdømme.
tilsvarende gør sig gældende for det forhold, at indehaveren af varemærket ikke anføres.
msd har ikke godtgjort skade på varemærkets eller indehaverens omdømme. det kan ikke
tillægges betydning ved sagens afgørelse, at orifarms navn er angivet flere steder på den ydre
og indre emballage, da disse oplysninger er påkrævet efter mærkningsreglerne. en rimelig og
proportional vederlagsbetaling bør i givet fald ikke overstige 1 % af omsætningen.
merck sharp & dohme b.v., merck sharp & dohme corp. og msd danmark aps har om
orifarms påstand om ophævelse af sø- og handelsrettens dom anført bl.a., at det er ubestridt,
at de to sagkyndige retsmedlemmer ikke tidligere har haft at gøre med den konkrete tvist. det
forhold, at de sagkyndige retsmedlemmer var tilknyttet lægemiddelindustriforeningen (lif) i
1997-1999 henholdsvis 2003-2008, og at det ene medlem var ansat i merck, sharp & dohme
i 1990-1994, kan efter højesterets retspraksis ikke føre til, at der kan rejses tvivl om deres
upartiskhed i sagen. sø- og handelsrettens præmisser dokumenterer ikke, at de sagkyndige
medlemmer konkret har været påvirket af uvedkommende hensyn. såfremt højesteret måtte
komme frem til, at de sagkyndige retsmedlemmer var inhabile, må højesteret i overensstem-
melse med praksis hjemvise sagen til fornyet behandling ved sø- og handelsretten.
                                             - 4 -
msd har til støtte for stadfæstelsespåstanden og påstanden om krav på vederlag henvist til de
samme anbringender, som blev gjort gældende for sø- og handelsretten.
supplerende sagsfremstilling
habilitetsspørgsmålet
sø- og handelsretten besluttede den 20. februar 2013, at der skulle medvirke to sagkyndige
medlemmer ved hovedforhandlingen af sagen.
ved brev af 22. marts 2013 underrettede sø- og handelsretten parterne om, at retten som sag-
kyndige dommere havde udtaget kjeld birch og karin verland.
orifarm fremsatte ved brev af 8. april 2013 indsigelse mod udtagelsen af de to sagkyndige
dommere. af brevet fremgår bl.a.:
      ”det fremgår af biografierne i sø- og handelsretten 150 år, karnov 2011, for de ud-
      tagne dommere, at de begge har en lægefaglig baggrund, at de begge har en mangeårig
      ledelseskarriere fra lægemiddelindustrien, og at de begge bl.a. har været formand for
      lægemiddelindustriforeningen (lif).
      medlemmerne af lif har siden introduktionen af parallelimport af lægemiddler til dan-
      mark i 1989 haft et kommercielt modsætningsforhold til parallelimportører, herunder
      orifarm, og der har i de forgangne ca. 20 år været ført et stort antal retssager mod pa-
      rallelimportører, herunder orifarm, for påståede varemærkekrænkelser. disse er også
      blevet ført af de lægemiddelvirksomheder, som de udtagne dommere har været ansat i.
      dertil kommer for karin verlands vedkommende, at hun ifølge biografien har været an-
      sat hos i sagsøgerne fra 1990-1994.
      på denne baggrund fremsætter orifarm indsigelse mod udtagelsen af kjeld birch og
      karin verland som sagkyndige dommere i sagen. til støtte herfor gøres gældende, at
      der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om deres fuldstændige
      upartiskhed, jf. rpl. § 61.”
ved brev af 19. april 2013 til sø- og handelsretten oplyste msd’s advokat, at msd ikke
havde bemærkninger til orifarms brev af 8. april 2013.
ved mail af 2. maj 2013 til sø- og handelsrettens vicepræsident lotte wetterling oplyste ori-
farms advokat, at orifarm efter omstændighederne frafaldt sin indsigelse mod de udtagne
sagkyndige dommere. af mailen fremgår bl.a.:
                                             - 5 -
      ”det betyder ikke, at vores bekymring er forduftet, men at vi ikke har nogen interesse i
      en ”principiel” afgørelse. vi har endvidere lagt vægt på, at du har forståelse for det øn-
      skelige i, at de sagkyndige dommeres kompetencer normalt bør diskuteres i det forbere-
      dende retsmøde, således at en sag ikke sættes på spidsen ved, at en senere udtagning
      nøvendiggør en formel protest mod enkeltdommeres mulige inhabilitet. din tiltræden i
      sø- og handelsretten efter det forberedende retsmøde, gjorde det ikke muligt i denne
      sag.”
af sø- og handelsrettens retsbog af 3. maj 2013 fremgår bl.a.:
      ”advokat kim jensen har i brevet af 8. april 2013 på vegne af de sagsøgte fremsat ind-
      sigelser mod de udtagne sagkyndige dommeres habilitet.
      retsformanden har forelagt indsigelserne for de sagkyndige dommere og har tillige
      drøftet spørgsmålet med parternes advokater telefonisk.
      efter rettens mundtlige tilkendegivelse har advokat kim jensen ved mailen af 2. maj
      2013 meddelt, at de sagsøgte efter omstændighederne frafalder indsigelserne mod de
      udtagne sagkyndige dommere.”
det er oplyst, at kjeld birch var formand for lægemiddelindustriforeningen (lif) i 1997-
1999.
det er endvidere oplyst, at karin verland var salgs- og marketingdirektør i merck, sharp &
dohme i 1990-1994, og at hun var formand for lægemiddelindustriforeningen (lif) i 2003-
2008.
procesaftale
parterne har efter sø- og handelsrettens dom indgået en procesaftale om vederlagsberegning.
det fremgår heraf bl.a.:
      ”…hvis msd måtte vinde sagen, er parterne enige om, at udgangspunktet for msd’s
      eventuelle vederlagskrav er 1) offentligt tilgængelige omsætningstal i dansk læge-
      middel informations (dli) statistikker 2) grossisternes indkøbspris (gip), og at 3)
      fradraget i apotekernes indkøbspris (aip) er 7,2 % for at beregne gip.”
                                              - 6 -
retsgrundlag
varemærkeforordningen
artikel 13 i rådets forordning (ef) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om ef-varemærker ly-
der:
      ”artikel 13
      konsumption af de rettigheder, der er knyttet til ef-varemærket
      1. de til ef-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde
      brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er
      markedsført inden for fællesskabet under dette varemærke.
      2. stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig
      fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller for-
      ringet, efter at de er markedsført.”
artikel 7 i europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008 om ind-
byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker (varemærkedirektivet)
indeholder en tilsvarende bestemmelse.
eu-domstolen har i en række afgørelser fortolket varemærkedirektivets artikel 7.
i eu-domstolens dom af 11. juli 1996 i de forenede sager c-427/93, c-429/93 og c-436/93
(bristol-myers squibb m.fl.), præmis 67-70, 74-76 og 79, udtalte domstolen:
      ”yderligere krav, parallelimportøren skal opfylde
      67 når ompakningen er foretaget således, at det i emballagen indeholdte produkts origi-
      nale tilstand ikke er berørt, er varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti sik-
      ret. forbrugeren eller den endelige bruger vildledes ikke med hensyn til produkternes
      oprindelse, men modtager rent faktisk produkter, som udelukkende er fremstillet under
      varemærkeindehaverens kontrol.
      68 det må imidlertid konstateres, at selv om det under disse forhold, for at sikre de frie
      varebevægelser, er påkrævet at fastslå, at varemærkeindehaveren ikke kan påberåbe sig
      sin varemærkeret for at modsætte sig, at en importør markedsfører ompakkede produk-
      ter under varemærket, indebærer dette, at importøren tillægges en beføjelse, som under
      normale omstændigheder er forbeholdt varemærkeindehaveren selv.
                                         - 7 -
69 af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte
denne mod ethvert misbrug bør denne beføjelse derfor, som domstolen har udtalt i
hoffmann-la roche-dommen, kun tilkendes under forudsætning af, at importøren op-
fylder visse yderligere krav.
70 under hensyn til varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den ende-
lige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig
for ompakningen, skal det oplyses på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen.
…
74 som det følger af præmis 11 i pfizer-dommen, a.st., kan det også kræves, at det klart
er angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten
kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattel-
sen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under
importørens kontrol.
75 selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af pro-
duktet, kan det ikke udelukkes, at varemærkets omdømme og dermed varemærkeinde-
haverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af
det ompakkede produkt. i så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der
har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig mar-
kedsføring af produktet. ved bedømmelsen af, om det ompakkede produkts præsenta-
tionsmåde er egnet til at skade mærkets omdømme, skal der tages hensyn til produktets
art og til det marked, det er bestemt til.
76 for så vidt angår lægemidler må det konstateres, at der er tale om et følsomt område,
hvor aftagerkredsen er specielt krævende med hensyn til produktets kvalitet og integri-
tet, og at produktets præsentationsmåde vil kunne indgive offentligheden tillid i denne
henseende. en defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en, der fremtræder
ufærdig, vil således kunne skade varemærkets omdømme.
…
79 under hensyn til det anførte må det andet spørgsmål i sag c-427/93 og c-429/93, det
tredje og fjerde spørgsmål i sag c-427/93 samt det andet, tredje, fjerde og femte
spørgsmål i sag c-436/93 besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 2, skal fortolkes
således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et
lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på det,
medmindre
- det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig
markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig op-
deling af markederne mellem medlemsstaterne. dette er navnlig tilfældet, når indehave-
ren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlems-
stater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markeds-
føre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den
ikke kan berøre produktets originale tilstand. denne betingelse indebærer imidlertid
ikke, at det skal godtgøres, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en
opdeling af markederne mellem medlemsstaterne
                                               - 8 -
     - det påvises, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts
     originale tilstand. dette er navnlig tilfældet, når importøren kun har foretaget handlin-
     ger, der ikke indebærer nogen risiko for berøring af den originale tilstand, f.eks. udtaget
     blisterkort, flasker, hætteglas, ampuller eller aerosoler fra den originale ydre emballage
     og anbragt dem i en ny ydre emballage, anbragt selvklæbende mærkater på produktets
     indre emballage eller indlagt en ny indlægsseddel eller en tillægsartikel i emballagen.
     det tilkommer den nationale retsinstans at efterprøve, at det i emballagen indeholdte
     produkts originale tilstand ikke indirekte er blevet berørt, bl.a. som følge af, at det om-
     pakkede produkts ydre eller indre emballage eller en ny indlægsseddel ikke indeholder
     visse vigtige oplysninger eller indeholder urigtige oplysninger, eller fordi en tillægsarti-
     kel, som importøren har indlagt i emballagen, og som er bestemt til brug i forbindelse
     med benyttelsen eller doseringen af produktet, ikke er i overensstemmelse med den af
     producenten forudsatte anvendelsesmåde eller dosering
     - det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af pro-
     duktet, og producentens navn klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en
     sådan måde, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af op-
     mærksomhed, er i stand til at forstå dem. endvidere skal det, i tilfælde hvor der indlæg-
     ges en tillægsartikel, som ikke hidrører fra varemærkeindehaveren, angives, hvorfra ar-
     tiklen stammer, på en sådan måde at ethvert indtryk af, at varemærkeindehaveren er an-
     svarlig herfor, undgås. det er derimod ikke nødvendigt at angive, at ompakningen er fo-
     retaget uden varemærkeindehaverens samtykke
     - det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan
     være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. emballagen
     må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig, og
     - importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter vare-
     mærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompak-
     kede produkt.”
i eu-domstolens dom af 23. februar 1999 i sag c-63/97 (bmw), præmis 51-53 og 55, udtalte
domstolen:
     ”51 i denne forbindelse kan det udgøre en skellig grund i henhold til direktivets artikel
     7, stk. 2, at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en måde, som kan give indtryk
     af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkein-
     dehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens
     forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksom-
     heder.
     52 en sådan reklame er ikke nødvendig for at sikre fortsat markedsføring af de varer,
     der er markedsført under mærket i fællesskabet af indehaveren eller med hans sam-
     tykke, og således for at sikre, at formålet med konsumptionsreglen i direktivets artikel 7
     nås. endvidere overtræder en sådan reklame forpligtelsen til at handle på en måde, der
     er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, og skader varemærkets
     værdi ved en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. den strider
                                               - 9 -
      også imod varemærkerettighedens særlige genstand, som i henhold til domstolens prak-
      sis navnlig består i at beskytte indehaveren mod konkurrenters misbrug af varemærkets
      status og omdømme (jf. bl.a. dom af 17.10.1990, sag c-10/89, hag ii, sml. i, s. 3711,
      præmis 14).
      53 hvis der derimod ikke er nogen risiko for, at offentligheden bibringes den opfattelse,
      at der foreligger en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af
      mærket, er den blotte omstændighed, at forhandleren drager fordel af brugen af mærket
      ved, at den i øvrigt korrekte og loyale salgsreklame for de varer, der er dækket af vare-
      mærket, giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, ikke en skellig grund i henhold
      til direktivets artikel 7, stk. 2.
      …
      55 spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervs-
      mæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, er et spørgsmål om
      de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen
      til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag.”
i eu-domstolens dom af 26. april 2007 i sag c-348/04 (boehringer ii), præmis 40-47 og 52-
53, udtalte domstolen:
      det første spørgsmåls litra c) og det andet spørgsmåls litra d) vedrørende betingelsen,
      hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karak-
      ter, at den kan være skadelig for varemærkets omdømme
      40 det fremgår af denne doms præmis 21 og 32, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104
      skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren retmæssigt kan modsætte sig fortsat
      markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny
      emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på pro-
      duktets emballage, medmindre fem betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at
      det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den
      kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. emballa-
      gen eller etiketten må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde
      ufærdig.
      41 det skal anføres, at – som boehringer ingelheim m.fl. såvel som kommissionen har
      gjort gældende – betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke
      må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemær-
      keindehaverens omdømme, ikke kan begrænses til de tilfælde, hvor pakningen er de-
      fekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig.
      42 ved i præmis 76 i dommen i sagen bristol-myers squibb m.fl. at fastslå, at en em-
      ballage, der er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, kan være skadelig for
      varemærkets omdømme, anførte domstolen alene visse tilfælde, hvor en inadækvat
      præsentationsmåde af det ompakkede produkt kan være skadelig for varemærkets eller
      varemærkeindehaverens omdømme.
                                           - 10 -
43 et ompakket lægemiddel kan således præsenteres på en inadækvat måde og kan der-
for være skadelig for varemærkets omdømme, bl.a. i tilfælde af, at emballagen eller eti-
ketten, selv om den hverken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, er
af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi, ved at skade det præg af pro-
fessionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som
det kan gøre krav på i den relevante kundekreds (jf. i denne retning dommen i sagen
bristol-myers squibb m.fl., præmis 76, og dom af 4.11.1997, sag c-337/95, parfums
christian dior, sml. i, s. 6013, præmis 45).
44 det første spørgsmåls litra c) og det andet spørgsmåls litra d) skal derfor besvares
med, at betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må
være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkein-
dehaverens omdømme, som er en nødvendig betingelse for, at varemærkeindehaveren
ikke i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 retmæssigt kan modsætte sig fortsat
markedsføring af et lægemiddel, når
parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemær-
ket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, ikke er begrænset
til tilfælde, hvor ompakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig.
det første spørgsmåls litra d) og det andet spørgsmåls litra e) vedrørende de omstæn-
digheder, der kan være til skade for varemærkets omdømme
45 som kommissionen med rette har gjort gældende i sit skriftlige indlæg, kan den om-
stændighed, at parallelimportøren ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske
(”de-branding”), eller på denne anbringer sit eget logo, et firmadesign eller ”udstyr”,
eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye
ydre æske (”co-branding”), eller den omstændighed, at han anbringer en ny etiket på en
sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller
hvis den nye etiket ikke angiver, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeinde-
haveren, samt hvis parallelimportørens navn er trykt med store bogstaver, i princippet
være til skade for varemærkets omdømme.
46 spørgsmålet om, hvorvidt omstændighederne, som fremgår af denne doms foregå-
ende præmis, kan være til skade for varemærkets omdømme, er imidlertid, lige som
spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæs-
sig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og derfor kan udgøre
en skellig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. dom af 23.2.1999,
sag c-63/97, bmw, sml. i, s. 905, præmis 51 og 55), et spørgsmål om de faktiske for-
hold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstæn-
digheder, der foreligger i den enkelte sag.
47 på den baggrund skal det første spørgsmåls litra d) og det andet spørgsmåls litra e)
besvares med, at spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren
- ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske for produktet (”debranding”), eller
- anbringer sit eget logo, et firmadesign eller ”udstyr” eller anvender et udstyr, der be-
nyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (”cobranding”), eller
                                               - 11 -
       - anbringer en ny etiket på denne æske på en sådan måde, at den helt eller delvist skju-
       ler varemærkeindehaverens varemærke, eller
       - ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeinde-
       haveren, eller
       - trykker parallelimportørens navn med store bogstaver,
       kan være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold,
       som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændighe-
       der, der foreligger i den enkelte sag.
       det første spørgsmåls litra a) og e) og det andet spørgsmåls litra b) vedrørende bevis-
       byrden
       …
       52 i betragtning af det foregående skal det konstateres, at det i situationer som de i ho-
       vedsagerne foreliggende, når det er fastslået, at de parallelt importerede lægemidler er
       blevet ompakket, påhviler parallelimportørerne at bevise, at de betingelser foreligger,
       der er nævnt i denne doms præmis 32, og som, hvis de er opfyldt, forhindrer varemær-
       keindehaverne i retmæssigt at modsætte sig den fortsatte markedsføring af disse læge-
       midler (jf. analogt class international-dommen, præmis 74).
       53 vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke vil skade
       den originale tilstand af produktet i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at pa-
       rallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan
       formodes, at denne betingelse er opfyldt. det samme gælder i endnu højere grad betin-
       gelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan ka-
       rakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens om-
       dømme. når importøren fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste
       betingelse, tilkommer det i givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at
       bedømme, om ompakningen kan være skadelig for hans og varemærkets omdømme, at
       bevise, at dette omdømme har lidt skade. ”
højesterets begrundelse og resultat
orifarms påstand om ophævelse
orifarm a/s og orifarm supply a/s (under ét orifarm) har for højesteret anført bl.a., at
kjeld birch og karin verland, der var sagkyndige medlemmer af sø- og handelsretten, var
inhabile, og at sø- og handelsrettens dom derfor skal ophæves.
efter retsplejelovens § 66, jf. § 61, må ingen handle som sagkyndigt retsmedlem, hvis der
uden for de tilfælde, der er nævnt i § 60, foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse
tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. som senest anført i højesterets kendelse
af 14. januar 2014 (ufr 2014.1094) har bestemmelsen i § 61 et dobbelt formål, nemlig dels at
                                              - 12 -
undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn,
dels at undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til upartiskheden hos den
person, der skal medvirke i sagen. det sidstnævnte indebærer, at et sagkyndigt retsmedlem er
inhabil, hvis der på grund af den pågældendes tilknytning til sagen eller sagens parter kan
rejses tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. for at føre til inhabilitet skal
tvivlen være rimeligt begrundet i objektive omstændigheder. § 61 skal i øvrigt fortolkes i lyset
af artikel 6, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvorefter enhver har ret
til rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, og den hertil relaterede praksis fra den
europæiske menneskerettighedsdomstol.
kjeld birch var formand for lægemiddelindustriforeningen (lif) 1997-99, og karin verland
var formand for foreningen 2003-2008. karin verland var endvidere ansat som salgs- og
marketingdirektør i merck, sharp & dohme 1990-94. karin verlands ansættelse i merck,
sharp & dohme ophørte næsten 20 år, før hun blev udtaget som sagkyndig dommer i sagen,
og hun og kjeld birch fratrådte posten som formand for lægemiddelindustriforeningen (lif)
henholdsvis ca. 5 år og ca. 14 år, før de blev udtaget som sagkyndige dommere. herefter, og
da der ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om kjeld birchs
og karin verlands fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 66, jf. § 61, finder højeste-
ret, at kjeld birch og karin verland ikke var inhabile. det bemærkes, at orifarm efter over
for sø- og handelsretten at have rejst spørgsmål om de to sagkyndige dommeres habilitet fra-
faldt inhabilitetsindsigelsen.
højesteret finder herefter, at der ikke er grundlag for at ophæve dommen.
sagens varemærkeretlige spørgsmål
sagens hovedspørgsmål er, om merck sharp & dohme b.v., merck sharp & dohme corp.
og msd danmark aps (under ét msd) kan kræve, at orifarm, der er parallelimportør af læ-
gemidler, ved ompakningen af de omhandlede lægemidler skal anføre på emballagens yder-
side, at msd er indehaver af varemærkerne. det er uomtvistet, at de fire eu-varemærker,
som sagen drejer sig om, tilhører msd, og at selve det forhold, at orifarm har ompakket læ-
gemidlerne, ikke udgør en krænkelse af msd’s varemærkerettigheder.
                                              - 13 -
fire dommere – poul søgaard, jytte scharling, thomas rørdam og jan schans christensen –
udtaler herefter:
det er fastslået i eu-domstolens praksis, at det under hensyn til varemærkeindehaverens inte-
resse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at vare-
mærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, skal oplyses på emballagen, hvem der har
foretaget ompakningen, jf. dom af 11. juli 1996 i sagerne c-427/93 m.fl. (bristol-myers
squibb), præmis 70. det kan også kræves, at det klart er angivet på den ydre emballage, hvem
der har fremstillet produktet, idet producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den
endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at
produktet er fremstillet under importørens kontrol, jf. præmis 74. selv når det er angivet på
emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det ikke udelukkes, at
varemærkets og varemærkeindehaverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en
inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. i så fald har varemærkeindehaveren en
legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne mod-
sætte sig markedsføring af produktet, jf. præmis 75.
det fremgår af eu-domstolens dom af 26. april 2007 i sag c-348/04 (boehringer ii), præmis
45-47, at den omstændighed, at parallelimportøren i forbindelse med ompakning fjerner va-
remærkeindehaverens varemærke (”debranding”), kan være til skade for varemærkets om-
dømme, og at det samme kan være tilfældet, hvis en etiket, der klistres på den originale pak-
ning, helt eller delvis skjuler varemærket eller ikke angiver, at varemærket tilhører varemær-
keindehaveren. det fremgår endvidere, at det efter en konkret vurdering vil kunne være til
skade for et varemærkes omdømme, hvis det anvendes på en sådan måde, at det giver indtryk
af, at der består en særlig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren.
spørgsmålet om, hvorvidt præsentationsmåden kan være til skade for varemærkets om-
dømme, beror på en vurdering af de faktiske forhold, som den nationale ret skal foretage.
det er i højesterets dom af 3. december 2007 (ufr 2008.617) fastslået, at fjernelse af et va-
remærke som udgangspunkt ikke i sig selv er egnet til at skade varemærkets eller varemær-
keindehaverens omdømme. sagen vedrørte en situation, hvor parallelimportøren ved import
af et lægemiddel fra udlandet havde ompakket lægemidlet og markedsført det i danmark un-
der et andet produktnavn. i forbindelse med ompakningen var medicinalfirmaets varemærker
                                              - 14 -
(produktnavn og logo) og firmanavn fjernet fra yderpakningen. det var på yderpakningen
angivet, at lægemidlet var produceret af medicinalfirmaet, og at det var parallelimporteret og
ompakket af parallelimportøren. højesteret fandt, at en sådan debranding ikke indebar en
krænkelse af medicinalfirmaets varemærkeret.
i den foreliggende sag har orifarm i forbindelse med ompakningen af de fire omhandlede
produkter foretaget en delvis debranding, idet alene produktnavnet, men ikke msd’s logo
eller anden angivelse af, at msd er varemærkeindehaver, er påført yderpakningen, som her-
udover indeholder oplysning om orifarm som parallelimportør og ompakker og om msd
eller et selskab i msd-koncernen som producent. produktnavnet er påført med store bogsta-
ver, mens oplysningerne om parallelimportøren og producenten er påført med lille skrift.
vi finder, at en sådan form for delvis debranding, når den ses i sammenhæng med oplysnin-
gerne om parallelimportøren og producenten, er egnet til at skabe tvivl hos brugere om, hvem
der er indehaver af varemærket (produktnavnet), og kan give indtryk af, at der er en særlig
forbindelse mellem orifarm og msd.
herefter tiltræder vi, at orifarm har krænket msd’s varemærkerettigheder ved ikke at anføre
på ydersiden af emballagen, at varemærket (produktnavnet) vedrørende de fire omhandlede
produkter tilhører msd.
for så vidt angår spørgsmålet om vederlag har msd for højesteret ændret sine påstande om
betaling af 219.697,31 kr. og 4.014,71 kr. til en anerkendelsespåstand.
vi finder, at msd i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i
forbindelse med parallelimport af medicin har krav på vederlag efter varemærkelovens § 43,
stk. 1, nr. 1, beregnet som i alt 5 % af orifarms uberettigede omsætning af produkterne nu-
varing®, cerazette®, diprophos® og singulair®.
vi stemmer herefter for at tage msd’s påstande til følge.
dommer poul dahl jensen udtaler:
                                                - 15 -
når der ved parallelimport af lægemidler foretages ompakning med brug af det originale va-
remærke (produktnavn) på den nye emballage, er der efter eu-domstolens praksis krav om,
at det på emballagen klart angives, hvem der har foretaget ompakningen, og hvem der har
produceret lægemidlet, jf. herved eu-domstolens dom af 11. juli 1996 i sagerne c-427/93
m.fl. (bristol-myers squibb). kravet om angivelse af producenten er efter dommens præmis
74 begrundet i, at ”producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bru-
ger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er
fremstillet under importørens kontrol.”
efter eu-domstolens praksis er der ikke noget absolut krav om, at det på den nye emballage
skal angives, hvem der er indehaver af varemærket, uanset om denne måtte være en anden end
producenten. spørgsmålet om, hvorvidt parallelimportørens brug af varemærket på den nye
emballage uden samtidig angivelse af navnet på varemærkeindehaveren udgør en varemærke-
krænkelse, beror på en konkret vurdering af, om en sådan præsentationsmåde kan være til
skade for varemærkets omdømme, jf. eu-domstolens dom af 26. april 2007 i sag c-348/04
(boehringer ii), præmisserne 45-47. dette er tilfældet, hvis angivelserne på den nye
emballage kan give indtryk af, at parallelimportøren er indehaver af varemærket eller har en
særlig tilknytning til dette, jf. højesterets dom af 21. september 2009 (ufr 2009.2956).
på de fire lægemidler, som denne sag angår, har orifarm anført varemærket (produktnavnet)
på forsiden af den ydre pakning. der er ikke på forsiden i øvrigt anført navne, logoer, forret-
ningskendetegn eller andet, der kan forbinde varemærket med en bestemt virksomhed. på si-
den af tre af pakningerne og på bagsiden af den fjerde pakning er med mindre skrift angivet
producenten af lægemidlet: på pakningen med nuvaring® er nv organon angivet som
producent, og på pakningerne med cerazette®, singulair® og diprophos® er
som producent angivet henholdsvis organon ireland ltd, merck sharp & dohme b.v. og
schering-plough labo n.v. på alle fire pakninger er i umiddelbar tilknytning til angivelsen af
navnet på producenten med samme skrifttyper anført orifarm som importør og ompakker.
efter min opfattelse er angivelserne på de fire pakninger ikke egnet til at give indtryk af, at
orifarm er indehaver af varemærkerne eller har en særlig tilknytning til disse. orifarm har i
overensstemmelse med de krav, der er opstillet i eu-domstolens praksis, oplyst navnet på
producenten, og efter præmis 74 i bristol-myers squibb-dommen har denne angivelse bl.a. til
                                             - 16 -
formål at sikre, at forbrugeren ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af va-
remærket. på de ydre pakninger har orifarm alene angivet sig som importør og ompakker og
har ikke påført eget mærke, logo eller forretningskendetegn på emballagen. under disse
omstændigheder finder jeg, at orifarms anbringelse af varemærkerne (de originale produkt-
navne) på den nye emballage ikke udgør en varemærkekrænkelse.
jeg stemmer derfor for at tage orifarms frifindelsespåstand til følge.
afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.
konklusion og sagsomkostninger
højesteret stadfæster herefter dommen som nedenfor bestemt.
efter sagens udfald skal orifarm til msd betale sagsomkostninger for højesteret med 58.880
kr., hvoraf 50.000 kr. er til dækning af udgifter til advokat, og 8.880 kr. er til dækning af rets-
afgift.
                                     thi kendes for ret:
sø- og handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at dommens bestemmelser om beta-
ling af 219.697,31 kr. og 4.014,71 kr. udgår, og at orifarm a/s skal anerkende, at merck
sharp & dohme b.v, merck sharp & dohme corp. og msd danmark aps har krav på
vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som i alt 5 % af orifarms uberet-
tigede omsætning af produkterne nuvaring®, cerazette®, diprophos® og sin-
gulair®.
i sagsomkostninger for højesteret skal orifarm a/s og orifarm supply a/s inden 14 dage
efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk til merck sharp & dohme b.v, merck sharp
& dohme corp. og msd danmark aps betale i alt 58.880 kr. beløbet forrentes efter ren-
telovens § 8 a.
