                                             dom
afsagt den 3. februar 2006 af sø- og handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident mi-
chael b. elmer, og de sagkyndige medlemmer, hans jørgen nielsen og uffe thustrup.
v-33-04                              peter tholstrup
                                     (advokat susie p. arnesen)
                                     mod
                                     ankenævnet for patenter og varemærker
                                     (advokat søren holm serup)
indledning og påstande
sagen drejer sig, om hvorvidt ordmærket pasta basta, der er registreret for klasse 42 og
bruges for restaurationsvirksomhed mv. er til hinder for registrering i danmark under ma-
drid protokollen af et figurmærke med teksten pasta pasta for visse fødevarer og færdigretter
og for forskellige former for reklame- og forretningsvirksomhed.
peter tholstrup har nedlagt påstand om, at patentankenævnet skal anerkende, at varemærke-
registrering mp721522 pasta pasta er ugyldig for klasse 30: ”nutrients made of flour; pasta;
                                              - 2 -
spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta” og for klas-
se 35: ”advertising; business management; business administration; office functions;”, sub-
sidiært, at registreringen er ugyldig for klasse 30: ”nutrients made of flour; pasta; spaghetti;
ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta”, mere subsidiært, at
registreringen er ugyldig for klasse 30: ”ready-made meals consisting mainly of nutrients
made of flour.”
ankenævnet for patenter og varemærker (i det følgende: patentankenævnet) har påstået frifin-
delse.
pasta basta
peter tholstrup, som siden 1986 har drevet restaurant pasta basta i valkendorfsgade i kø-
benhavn, registrerede den 2. maj 1988 ordmærket pasta basta for klasse 42.
       restauranten udbyder bl.a. forskellige pastaretter à la carte og en buffet kaldet pasta
basta bordet med pastasalater. restauranten har været omtalt i pressen, herunder aviser
og dameblade. tine tholstrup, der er gift med peter tholstrup, har udgivet 7 kogebøger,
herunder ”den store pasta basta” og ”mere pasta basta”. restauranten er omtalt i forskellige
danske og udenlandske rejse- og spiseguides og omtalt på www.aok.dk.
       siden sin åbning har restauranten også solgt mad ud af huset, både mere individuelt
bl.a. i form af bakker med pastasalat, og til selskaber og større arrangementer. restauranten
sælger også råvarer som pasta, vilde ris, parmesan, pesto, olivenolie og svampe ud af huset.
pasta pasta mv.
restauranter med navne, hvori pasta og basta indgår, er ifølge google ganske udbredte. en
søgning på engelsk på ordene: pasta basta restaurant giver således 46.600 hits, og et gennem-
syn af disse viser, at sådanne restauranter findes i en lang række byer, herunder i new york
(basta pasta), amsterdam (pasta e basta), wien (pasta e basta), københavn (pasta basta), os-
lo og bergen (pasta basta).
                                                  - 3 -
       efter ansøgning af 14. september 1999 har pasta basta as, der i norge driver pasta ba-
sta restauranter, fået registreret et figurmærke med teksten pasta pasta i norge. samtidig har
patent- og varemærkestyrelsen gennem wipo modtaget meddelelse om, at der er indgivet
ansøgning om international registrering af dette mærke under madrid protokollen med de-
signering af bl.a. danmark. i overensstemmelse hermed skete der offentliggørelse i dansk
varemærketidende for den 21. februar 2001 af registreringen af figurmærket pasta pasta for
klasse 30: ”nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of
nutrients made of flour; pasta”, klasse 35: ”advertising; business management; business ad-
ministration; office functions” og klasse 42: ”restaurants; professional consultancy; non-
business”
       den 19. april 2001 fremsatte peter tholstrup indsigelse over for registreringen under
henvisning til, at pasta pasta figurmærket var forveksleligt med hans registrerede ordmærke
pasta basta.
       patent- og varemærkestyrelsen tog den 9. juli 2002 peter tholstrups indsigelse delvist
til følge og ophævede registreringen for klasse 30 og for klasse 42: ”professional consultancy,
non-business”.
       efter at peter tholstrup havde klaget, traf patentankenævnet den 9. januar 2004 afgø-
relse om, at registreringen skulle ophæves for klasse 42, men i øvrigt opretholdes. det hed-
der i afgørelsen bl.a.:
          ”ankenævnet tiltræder, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for brug
          af indsigermærkerne for klasse 30. det angrebne mærke opretholdes derfor for de
          ansøgte varer og tjenesteydelser i klasse 30.
          …
          ankenævnet finder endvidere, at det angrebne mærke risikerer at blive forvekslet
          med indsigermærkerne pasta basta (ordmærker), der er registreret for tjeneste-
          ydelser i klasse 42, og at det angrebne mærke derfor bør ophæves for alle tjeneste-
          ydelser i klasse 42.
          herefter bestemmes:
          det angrebne mærke mp721522 pasta pasta <fig> nægtes registrering for alle
          varer i klasse 42, men registreres endeligt for følgende varer:
          klasse 30: nutrients made of flour; pasta; spaghetti; ready-made meals consisting
          mainly of nutrients made of flour; pasta.
          klasse 35: advertising; business management; business administration; office func-
          tions.”
                                              - 4 -
under sagen har peter tholstrup fremlagt erklæringer fra nyhavns restauratør- og arbejds-
giverforening, danmarks restauranter & caféer og copenhagen this week, hvoraf det
fremgår, at pasta basta er velkendt og indarbejdet i danmark som mærke for henholds-
vis restaurationsvirksomhed og salg af mad ud af huset.
forklaringer
peter tholstrup har forklaret, at hans restauration pasta basta ved sin åbning lancerede et
pastakoncept, som ikke tidligere var set i danmark. han er overbevist om, at restauranten er
meget velkendt blandt danskere og udlændinge, herunder særligt skandinaver. stort set alle
kender ifølge hans egne undersøgelser restauranten og dens adresse i valkendorfsgade. re-
stauranten har omkring 100.000 gæster om året. hans hustrus kogebøger indeholder pasta
basta opskrifter og er trykt i flere oplag, ligesom de har ligget på bestseller-listen.
rene nouard har forklaret, at han har været ansat i restaurant pasta basta siden 1986. re-
stauranten må efter hans opfattelse betragtes som en institution i københavn på linie med
café sommersko. dette skyldes bl.a., at restauranten har åbent til kl. 03:00 på hverdage og til
kl. 05:00 i weekenden. restauranten har igennem årene fået megen presseomtale og har ca.
10.000 gæster om måneden. siden åbningen har restauranten solgt færdigretter ud af huset
som take-away og udbringning, ligesom de har solgt pasta, olivenolie, soltørrede tomater og
vilde ris.
anders hovmand har forklaret, at han er uddannet kok og tjener. han var med til at åbne re-
staurant pasta basta og arbejdede dér, indtil han blev selvstændig i 1987. restauranten er
kendt bl.a. på grund af sin aktive markedsføring og sine lange åbningstider. restauranten
solgte i 1986, da han arbejdede der, også mad ud af huset, herunder bakker med pasta fra
pasta basta bordet. endvidere solgte man pakker med parmesan, vilde ris, brød og
karl johan-svampe, og disse pakker var forsynet med håndskrevne etiketter med et pasta
basta-stempel.
                                             - 5 -
casper santin har forklaret, at han styrede driften af restaurant pasta basta fra 1997 til
april 2004. restauranten er meget velkendt i den almene befolkning. bl.a. har han oplevet, at
folk bruger udtrykket, at de skal ind og have ”pasta basta”. det er usædvanligt, at en re-
staurant er så velkendt. andre restauranter skifter hyppigt ejer, navn og stil, men pasta
basta har kørt med samme koncept siden åbningen i 1986. da han arbejdede i restauran-
ten, solgte de også færdigretter ud af huset, ligesom man solgte bl.a. brød og parmesan.
lars klint har forklaret, at han er lektor på arkitektskolen. han designede pasta basta-
logoet efter et udkast fra peter tholstrup. han har derudover lavet brevpapir for ”pasta
basta delikatesse” og har formentlig i starten eller midten af 1990’erne lavet de etiketter,
restauranten har brugt bl.a. på pakker med soltørrede tomater, vilde ris og pesto. derudover
har han arbejdet på et koncept med navnet ”pasta-away”.
parternes synspunkter
peter tholstrups advokat har gjort gældende, at figurmærket med teksten pasta pasta er for-
veksleligt med ordmærket pasta basta, som må anses for velkendt både som følge af om-
tale i pressen og som følge af fru tine tholstrups pasta basta kogebøger. de fremlagte
brancheerklæringer dokumenterer også mærkets velkendthed. det må efter bevisførelsen
lægges til grund, at pasta basta mærket tillige anvendes for peter tholstrups virksom-
hed med salg af mad ud af huset og salg af ikke tilberedte fødevarer i form af bl.a. pasta, vil-
de ris og brød. pasta basta as var i ond tro, da dette selskab indgav ansøgning om registre-
ring i danmark. dette illustreres af ligheden mellem selskabsnavnet og peter tholstrups va-
remærke, ligesom selskabet i norge driver restauranter med navnet pasta basta.
patentankenævnets advokat har gjort gældende, at peter tholstrup ikke har godtgjort at have
drevet virksomhed, som omfattes af klasse 30. der er alene fremlagte enkelte fakturaer for
salg af mad ud af huset. peter tholstrup har heller ikke dokumenteret, at mærket pasta
basta nyder udvidet beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. det er ikke til-
strækkeligt at henvise til, at restauranten er omtalt i forskellige rejse- og spiseguides, idet
disse omtaler de fleste københavnske restauranter og ikke kun pasta basta. brug af pasta
                                              - 6 -
pasta for varer og tjenesteydelser i klasse 30 og 35 vil endvidere ikke indebære nogen utilbør-
lig udnyttelse af pasta basta mærket.
sø- og handelsrettens afgørelse
retten finder, at der er stærk lighed, grænsende til identitet, mellem mærkerne pasta ba-
sta og pasta pasta, idet den lydmæssige forskel på p og b i det andet ord af disse mærker er
ganske ringe, og idet lyden af disse konsonanter i hvert fald ved visse udtaleformer (næsten)
ikke er til at skelne fra hinanden.
        retten finder det godtgjort, at peter tholstrup sideløbende med sin restaurations-
virksomhed siden åbningen af restauration pasta basta har solgt både tilberedte og ikke
tilberedte fødevarer fremstillet af mel, herunder pasta og brød, ud af huset under mærket
pasta basta, som bl.a. har været anvendt på etiketter på emballagen hertil. retten finder,
at denne brug af ordmærket pasta basta for disse varer er til hinder for, at pasta pasta re-
gistreres for de samme eller lignende varer i klasse 30, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2,
og retten ophæver derfor registreringen af mærket herfor, jf. varemærkelovens § 29, jf. § 28,
stk. 1.
        sammensætninger af ordene pasta og basta skaber et sjovt ordspil og er nærliggende
betegnelser for restauranter og andre virksomheder, der sælger pasta og lignende fødevarer,
og for kogebøger. restauranter med navne som pasta e basta, basta pasta og pasta basta er
ganske udbredte, og ordsammensætningen er herhjemme også indgået i titler på kogebøger.
        restaurant pasta basta i valkendorfsgade i københavn har ligget på samme sted
og haft samme koncept siden 1986 og må anses kendt både i branchen og af et publikum i
det københavnske natteliv.
        restaurantens navn er imidlertid som nævnt en nærliggende ordsammensætning, som
skaber et sjovt ordspil, og som også er indgået i titlen på flere kogebøger. det er muligt, at en
bredere del af befolkningen, herunder uden for københavn, kender ordsammensætningen
pasta basta, men peter tholstrup findes ikke at have godtgjort, at et kendskab til denne ord-
sammensætning hos en bredere befolkning skyldes hans restaurant i københavn og ikke blot
er udtryk for, at ordsammensætningen skaber et nærliggende ordspil, som folk kan huske,
                                                 - 7 -
også fordi de er indgået i titler på kogebøger, der har været solgt gennem bogklubber og lig-
get på bestseller listen.
       på denne baggrund findes varemærket pasta basta ikke velkendt her i landet, og
brugen af figurmærket pasta pasta for et reklamebureau eller for andre af de tjenesteydelser,
der er omfattet af registreringen for klasse 35, vil ikke medføre nogen utilbørlig udnyttelse af
peter tholstrups varemærkes renommé eller skade særpræget eller renomméet, jf. varemær-
kelovens § 4, stk. 2, og § 15, stk. 4, nr. 1.
       der er således ikke grundlag for at ophæve registreringen af pasta pasta for de tjeneste-
ydelser, for hvilke det er registreret i klasse 35.
       peter tholstrups subsidiære påstand tages herefter til følge, således at registreringen af
figurmærket pasta pasta ophæves for varer i klasse 30.
       efter sagens resultat bør hver part bære sine egne sagsomkostninger.
                                 thi kendes for ret
ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at varemærkeregistrering
mp721522 pasta pasta er ugyldig og skal ophæves for klasse 30: “nutrients made of flour; pa-
sta; spaghetti; ready-made meals consisting mainly of nutrients made of flour; pasta”.
       hver part bærer sine egne sagsomkostninger.
uffe thustrup                           michael b. elmer                 hans jørgen nielsen
                                         (retsformand)
