- asn
                                    udskrift
                                        af
                       sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
                                      dom
afsagt den 24. april 2007 af sø- og handelsretten sammensat af retsformanden,
vicepræsident michael b. elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør otto raben og
direktør allan suhrke.
v94/04                             rolls-royce plc
                                   og
                                   rolls-royce motor cars ltd.
                                   (advokat christian l. bardenfleth)
                                   mod
                                   pr chokolade a/s
                                   (advokat hans christian ohrt)
påstande
rolls-royce plc og rolls-royce motor cars (i det følgende: rolls-royce) har nedlagt
påstand om, at pr chokolade a/s (i det følgende: pr chokolade) skal anerkende at
være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet pr figurmærke
som vist i sagens bilag 15, 29 og h for produktion, salg og markedsføring af
chokolade og dermed beslægtet virksomhed og betale 1 mio. kr. med procesrente af
                                         - 2 -
100.000 kr. fra den 8. juli 2004 og af 900.000 kr. fra den 28. juni 2006, subsidiært et
mindre beløb.
pr chokolade har påstået frifindelse.
rolls-royce
rolls-royce plc og rolls-royce motor cars ltd. er producenter af henholdsvis
flymotorer og biler, som i over 100 år er blevet solgt under varemærket rolls-royce.
       virksomhederne, som blev grundlagt i 1906 af charles rolls og henry royce,
blev i 1971 rekapitaliseret og opdelt i to selvstændige selskaber, således at rolls-
royce plc producerer flymotorer, mens rolls-royce motor cars ltd. producerer
biler. selskaberne ejes i dag af bmw ag, der ligeledes producerer flymotorer og
biler.
       rolls-royce plc er indehaver af rettighederne til figurmærkerne rr og rr
rolls-royce, der vises her:
figurmærkerne blev registreret første gang i henholdsvis 1936 og 1976 for blandt
andet klasse 7: forbrændingsmotorer og dele deraf samt foranderlige gear, der er
dele af maskiner til flyvemaskiner, og klasse 12: motorkøretøjer og chassis dertil,
forbrændingsmotorer og dele deraf samt foranderlige gear, der er dele af maskiner
til motorkøretøjer.
       rolls-royce plc har registreret figurmærket rr rolls-royce som eu-
varemærke i 1998 og 1999, blandt andet for klasserne 7 og 12. rolls-royce motor
                                          - 3 -
cars ltd. har endvidere i 2005 registreret figurmærkerne rr og rr rolls-royce som
eu-varemærker for klasse 12: biler eller dele deraf.
       rr rolls-royce er endvidere registreret som figurmærke i de fleste af verdens
varemærkeregistre.
       til at belyse bekendthedsgraden af rr rolls-royce figurmærket blev der i
2005 og 2006 foretaget to såkaldte omnibusundersøgelser af gfk danmark a/s. i
den første undersøgelse blev figurmærket vist uden ordene rolls og royce. af
undersøgelsens konklusion fremgår det, at 38 % af respondenterne uhjulpet
svarede, at de kendte figurmærket, og at 82 % heraf forbandt figurmærket med
rolls-royce. i den anden omnibusundersøgelse blev rr rolls-royce figurmærket
forevist i sin helhed, dvs. med ordene rolls og royce, hvorefter 82 % af
respondenterne oplyste, at de kendte mærket, heraf forbandt 95 % mærket med
biler.
pr chokolade
pr chokolade blev stiftet i 1996 af preben rasmussen og er importør og producent
af chokolade. virksomheden har siden 1999 brugt figurmærket pr, som vises her,
og som i sagen er vist i bilag 15, 29 og h:
forklaringer
                                           - 4 -
preben rasmussen, der er bestyrelsesformand for pr chokolade, har forklaret, at 80
% af selskabets omsætning ligger på business to business-markedet. derudover
forhandles chokoladen i ca. 50 vin- og specialbutikker i danmark. pr figurmærket
optræder på varedeklarationen og bruges tillige på vareprøver og brevpapir. han
designede sammen med sin hustru figurmærket i 1999. da de lavede det, kendte
han rolls-royce´s figurmærker, idet han havde dem i sin underbevidsthed og
vidste, at de bestod af to r´er, men brugte det ikke som direkte forlæg. pr-logoet
fremtræder typisk på sort eller brun bund med guldtryk. kunder har en enkelt gang
eller to fortalt ham, at logoet ligner rolls-royce´s. de bruger ikke pr figurmærket så
meget mere, men har lavet et nyt, som er mere moderne.
       i 1999 eller 2000 leverede pr chokolade gennem en grossist chokolade til
rolls-royce marine a/s. det fremgik af følgesedlen og varedeklarationen, at
produktet stammede fra pr chokolade.
       selskabets omsætning i årene 2000 til 2005 var i alt ca. 68 mio. kr. i 2006 var
selskabets omsætning ca. 29 mio. kr., heraf godt 25 mio. kr. i danmark, og
bruttoavancen ca. 10 mio. kr. der har været en pæn vækst i selskabet, hvis
omsætning ikke er faldet, efter at det er begyndt at bruge det nye logo.
parternes synspunkter
rolls-royce´s advokat har gjort gældende, at rolls-royce ubestridt gennem
registrering og ibrugtagning er indehaver af ordmærket rolls-royce og
figurmærket rr rolls-royce i danmark og eu. pr chokolade har erkendt, at
ordmærket er velkendt. gennem den årelange brug og indarbejdelse samt
mærkernes status som verdensmærker må figurmærket endvidere antages også at
være velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. dette understøttes af de to foretagne
markedsundersøgelser og fremgår endvidere af litteraturen, der flere steder omtaler
rr og rr rolls royce figurmærkerne som nogle af de bedst kendte mærker i hele
verden.
       rolls-royce´s registrering er foretaget i sort og hvid og dækker derfor alle
farvesammensætninger. det er uden betydning for vurderingen af ligheden mellem
mærkerne, at pr chokolades figurmærke indeholder ordene luksus/belgisk og
                                          - 5 -
chokolade i stedet for rolls og royce, idet det afgørende er, at pr figurmærket er
opbygget med slående lighed med rr og rr rolls royce figurmærkerne.
      pr chokolades figurmærke er egnet til at give indtryk af, at de varer, som pr
chokolade markedsfører, hidrører fra rolls-royce, og pr chokolades anvendelse af
sit mærke indebærer derfor en utilbørlig udnyttelse af rr og rr rolls-royce
figurmærkernes særpræg og renommé og strider mod rolls-royce´s rettigheder, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 2.
      det bestrides, at rolls-royce plc og rolls-royce motor cars gennem
passivitet skulle have mistet retten til at gøre sine rettigheder gældende. det må
således lægges til grund, at pr chokolade begyndte at anvende sit figurmærke i
1999. rolls-royce reagerede på anvendelsen den 12. marts 2004, efter at rolls-
royce´s danske advokat tilfældigt så en varebil med pr figurmærket på gaden i
københavn i 2004. der er ingen dokumentation for, at rolls-royce er blevet bekendt
med pr chokolades anvendelse af pr figurmærket forinden, idet salget af
chokolade til et dansk datterselskab i koncernen dels er udokumenteret, dels uden
betydning, idet dette selskab ikke er indehaver af varemærkerne.
      overtrædelsen er sket forsætligt eller uagtsomt, idet brugen af pr
figurmærket i hvert fald er fortsat, efter at pr chokolade er blevet gjort opmærksom
på ligheden med rolls-royce´s mærker, og idet pr chokolade har designet sit
figurmærke med rolls-royce´s mærke ”i underbevidstheden”. pr chokolade skal
derfor betale vederlag til rolls-royce efter varemærkelovens § 43, idet det erkendes,
at rolls-royce ikke kan dokumentere at have lidt et tab ved pr chokolades brug af
varemærket. det må efter preben rasmussens forklaring lægges til grund, at pr
chokolade har haft en samlet omsætning i perioden 2000-2006 på mindst 95 mio. kr.
rolls-royce plc og rolls-royce motor cars giver aldrig licens til anvendelsen af
sine figurmærker, og pr chokolade skal derfor betale et betydeligt vederlag, der
passende kan beregnes ud fra en hypotetisk licenssats på 1,2 % af omsætningen,
hvilket svarer til 1 mio. kr.
      ved fastsættelsen af sagsomkostninger må der tages hensyn til, at
omkostningerne til de to omnibusundersøgelser, som er foretaget under sagen, har
været 71.000 kr. ekskl. moms.
                                          - 6 -
pr chokolades advokat har gjort gældende, at rr rolls royce figurmærket ikke er
velkendt i danmark. den første markedsundersøgelse viste, at alene 38 % af de
adspurgte uhjulpet svarede, at de havde kendskab til mærket, og af disse 38 %
vidste kun 82 %, hvad mærket/produktet hed. den anden undersøgelse omfattede
en forevisning af både figurmærket og ordmærket, og undersøgelsens resultat
godtgør derfor alene ordmærkets velkendthed. for at et varemærke kan anses for
velkendt, må det også kræves, at offentligheden ser mærket i virkeligheden. rolls
royce har hverken foretaget salg eller markedsføring i danmark inden for de
seneste 5 år.
       pr chokolades brug af figurmærket indebærer heller ikke nogen utilbørlig
udnyttelse af rolls-royce figurmærkets særpræg eller renommé og kan ikke antages
at skade dette. der skabes ikke hos pr chokolades kundekreds nogen
sammenhæng mellem mærkerne, der heller ikke kan forveksles. navnlig er der
forskel på teksten i de to mærker.
       pr chokolade har anvendt figurmærket siden 1999. senest i 2002, men
muligvis allerede et par år tidligere, solgte pr chokolade varer med pr
figurmærket på emballagen til rolls-royce marine a/s. salget skete via en
forhandler, men kom i stand efter en direkte henvendelse fra rolls-royce marine
a/s. først i 2004 modtog pr chokolade en henvendelse fra rolls-royce, der derfor
ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre pr chokolades
brug af pr figurmærket, jf. varemærkelovens § 9.
       rolls-royce er i givet fald alene berettiget til et beskedent vederlag.
sø- og handelsrettens afgørelse
rolls-royce er indehavere af registreringerne i danmark og eu af rolls-royce
figurmærket, der tillige er registreret i en lang række lande over hele verden.
figurmærkerne har endvidere siden 1904 været taget i brug for biler og flymotorer,
og der er uanset og måske netop på grund af bilmærkets begrænsede udbredelse og
salg, specielt i danmark, efter rettens opfattelse gennem indarbejdelse blevet knyttet
en ganske særlig aura af prestige, luksus og kvalitet til dette mærke, som efter
rettens opfattelse uden tvivl er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, hvilket også
finder støtte i markedsundersøgelserne.
                                        - 7 -
       pr chokolades figurmærke har ud fra en helhedsvurdering en høj grad af
lighed med det registrerede og ibrugtagne figurmærke. det bemærkes herved, at
den væsentligste forskel mellem mærkerne er den manglende nedstreg i det første,
forreste bogstav, der i pr chokolades mærke er et p i stedet for et r og forskellen på
teksten. det er uden betydning, at pr chokolade bruger mærket i guldtryk på mørk
bund, idet rolls-royce’s registreringer dækker alle farver. pr chokolades brug af
sit figurmærke, der i høj grad ligner rolls-royce´s velkendte figurmærke, indebærer
en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé, og rolls-royce kan
derfor forbyde pr chokolades brug af mærket.
       det lægges herved til grund, at rolls-royce har rejst indsigelse overfor pr
chokolades brug af sit mærke, ret hurtigt efter at rolls-royce blev bekendt med
mærkets eksistens og anvendelse og således ikke har udvist passivitet. rolls-royce
har ikke haft særlig mulighed for at blive opmærksom på eksistensen af pr
chokolades figurmærke, idet 80 % af pr chokolades salg har været business to
business, navnlig til firmagaver og med private label, mens resten har været
eksporteret eller solgt gennem et begrænset antal detailforretninger inden for vin og
tobak. sagkyndigt medlem af retten, allan suhrke, der i mange år har arbejdet i
chokolade- og sukkervarebranchen, oplyser i den forbindelse, at han ikke forud for
denne sag har haft kendskab til pr chokolade og dette selskabs figurmærke, der
således ikke kan anses for kendt, selv for en branchekyndig. også under hensyn til
usikkerheden om tidspunktet herfor og de nærmere omstændigheder herved finder
retten ikke at kunne lægge vægt på pr chokolades i øvrigt udokumenterede
angivelse af at have solgt chokolade til rolls-royce marine a/s, som vel er et
datterselskab i rolls-royce-koncernen, men som ikke er indehaver af varemærket.
       uanset om preben rasmussen har frembragt pr chokolades figurmærke med
direkte forlæg i rolls-royce´s figurmærke, eller om han blot har haft det i sin
underbevidsthed, således som han har forklaret, må det lægges til grund, at pr
chokolade er fortsat med brugen af dette figurmærke, efter at pr chokolade som
forklaret af preben rasmussen i nogle tilfælde var blevet gjort opmærksom på
ligheden med rolls-royce´s mærker. krænkelsen findes derfor at måtte tilregnes pr
chokolade som forsætlig eller uagtsom, jf. varemærkelovens § 43.
       ved fastsættelsen af vederlaget må der lægges vægt på, at rolls-royce aldrig
meddeler licens til brug af sine varemærker, og at pr chokolades oparbejdelse af
                                         - 8 -
sin betydelige virksomhed i høj grad må antages at have sammenhæng med, at pr
chokolade har markeret sig i kundernes bevidsthed ved at bruge sit figurmærke,
som ”spiller på” en åbenbar lighed med rolls-royce´s figurmærke, hvortil der som
ovenfor nævnt er knyttet en ganske særlig aura af prestige, luksus og kvalitet. efter
et samlet skøn fastsættes vederlaget herefter til 250.000 kr.
      pr chokolade skal i sagsomkostninger betale i alt 125.000 kr. til rolls-royce,
heraf 6.460 kr. til dækning af retsafgift, 71.000 kr. til dækning af udgifter til de
afholdte markedsundersøgelser og resten til dækning af rolls-royce´s udgifter til
advokat.
                          thi kendes for ret
pr chokolade a/s forbydes at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet pr
figurmærke som vist i sagens bilag 15, 29 og h for produktion, salg og
markedsføring af chokolade og dermed beslægtet virksomhed.
pr chokolade a/s skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse til rolls-royce plc
og rolls-royce motor cars ltd. betale 250.000 kr. med procesrente af 100.000 kr. fra
den 8. juli 2004 og af 150.000 kr. fra den 28. juni 2006 samt i sagsomkostninger
125.000 kr.
      otto raben                      michael b. elmer        allan suhrke
                                         (retsformand)
                                        (sign.)
                                     ___ ___ ___
                          udskriftens rigtighed bekræftes
                          p.j.v. sø- og handelsretten, den
 - 9 -