 - mcj
                                      udskrift
                                           af
                         sø- og handelsrettens dombog
                                      ──────────
den 12. juli 2001 blev af retten i sagen
v-0081-00
société des produits nestlé s.a.
(advokat christian levin nielsen)
   mod
patentankenævnet
(kammeradvokaten v. advokat stig grønbæk jensen)
afsagt sålydende
                                         d o m:
sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger varesammenfald eller varelighed i vareklasse 31
begrænset til henholdsvis kattemad og ikke-medicinsk kosttilskud til dyr, samt om to figurmærker
registreret i ovennævnte vareklasser er forvekslelige.
påstande:
sagsøgeren, société de produits nestlé s.a. (herefter nestlé), har påstået
principalt: foreløbig varemærkeregistrering vr 01 871
                                                    - 2 -
          1997 afslås fra endelig varemærkeregistre          ring
subsidiært: foreløbig varemærkeregistrering vr 01 871
1997 registreres med begrænset varefortegnelse til klasse 33: ikke-medicinsk kosttilskud til dyr, nemlig
hvidløg i pastaform.
sagsøgte, patentankenævnet, har påstået frifindelse.
sagsfremstilling:
nestlé har den 20. november 1992 fået registreret to figurmærker under vr 10 590 1992 og vr 10 591
1992 i klasse 31: kattemad. begge figurmærker indeholder billedet af et kattehoved samt ordet
gourmet. ovenover ordet er tre stjerner, og ordet samt stjernerne er indsat i en boks, hvis kanter
består af en tyk streg samt en indvendig tyndere streg. forskellen på de to figurmærker er kattehovedets
placering i forhold til ordet.
i forbindelse med nestlés ansøgning om ovennævnte regi- streringer fremsendte patentdirektoratet den
18. juni 1990 en skrivelse, hvoraf fremgår bl.a.:
"...
...at ordet "gourmet" er uegnet til registrering for flere varer i klasserne 29, 30 og 31, idet mærket kan
angive, at der er tale om varer af en særlig høj kvalitet, der henvender sig til kræsne madkendere. det er
dog direktoratets opfattelse, at dette ikke gælder varearten "dyrefoder", hvor mærket har det til regi-
strering fornødne særpræg".
den 24. oktober 1996 ansøgte jan lund jensen (herefter ansøger) om registrering af et figurmærke med
et stiliseret hvidløg øverst, her under teksten pet-gourmet samt teksten bedre helse for dyr
nederst. mærket er udført med baggrundsfarven grøn samt med sort tekst.
under den indledende behandling af ansøgningen fremsendte patentdirektoratet den 31. januar 1997 en
skrivelse til ansøgeren, hvoraf fremgår, at registrering ikke umiddelbart kan foretages, idet figurmærket
kan forvek sles med varemærkerne vr 10.590 1992 og vr 10.591 1992 begge tilhørende nestlé.
yderligere fremgår af skrivelsen bl.a.:
"...
vi har ved vurderingen af forveksleligheden navnlig lagt vægt på, at varemærkerne synsmæssigt og
lydligt ligner hinanden, samt at de ønsker varemærket regi- streret for de samme varer eller
tjenesteydelser som de registrerede varemærker.
                                                      - 3 -
...
vi kan kun registrere deres varemærke, hvis de begrænser ansøgningen, eller indsender samtykke fra in-
dehaverne af de nævnte varemærker..."
figurmærket blev offentliggjort i varemærketidende den 21. maj 1997, og det fremgår heraf, at
figurmærket er registreret i klasse 31: ikke-medicinsk kosttilskud til dyr.
den 15. juli 1997 fremsendte nestlés varemærkefuldmægtig indsigelse mod en endelig registrering af
ansøgers varemærke, idet nestlé var af den opfattelse, at der forelå varelighed mellem kattemad og ikke-
medicinsk kosttilskud til dyr, samt at der tillige forelå mærkelighed, idet ordet gourmet har det til regist-
rering fornødne særpræg, hvorfor nestlés eneret krænkes.
den 8. september 1997 fremsendte ansøger skrivelse til patentdirektoratet, hvoraf fremgår bl.a.:
"...
vedr. indsigelse pet-gourmet bedre helse for dyr
vi har i brev af 21/3-97 begrænset vores kosttilskudsprodukt til udelukkende hvidløg som varemærke-
ansøgning. produktet kan ikke bruges som dyrefoder og derfor ikke i konflikt med indsigers produkt.
med hensyn til selve varemærket er der for det første ingen lighed med et billede af et hvidløg og en kat,
ligesom pet-gourmet bedre helse for dyr heller ikke er sammenlignligt med tre stjerner og gourmet."
patentdirektoratet fremsendte kopi af skrivelsen til nestlés varemærkefuldmægtig med bemærkning om,
at forberedelsen var afsluttet, og at sagen blev taget op til afgørelse.
i skrivelse af 30. september 1997 bad nestlés varemærke fuldmægtig patendirektoratet, inden der blev
truffet afgørelse, om at fremsende dokumentation for, at varefortegnelsen for ansøgers varemærke var
begrænset til "hvidløg". patentdirektoratet besvarede skrivelsen, men traf den 6. november 1997
afgørelse i sagen, hvorefter nestlés indsigelse ikke blev taget til følge.
af begrundelsen for afgørelsen fremgår bl.a.:
"...
for så vidt angår spørgsmålet om vareartskollision er det direktoratets opfattelse, at der ikke er tale om
direkte sammenfald mellem kattemad og ikke-medicinsk kosttilskud til dyr, men alene om ligeartede
varer.
det angrebne mærke er et figurmærke, hvor ordet gourmet indgår i sætningen "pet-gour
                                                    - 4 -
met bedre helse for dyr", der er placeret under afbildningen af et stort hvidløg. mærket er registreret
i farver.
indsigers mærker er også figurmærker. mærkerne består dels af det for dyrefoder særprægede ord
gourmet, dels af flere figurlige elementer, nemlig en dobbelt optrukket ramme rundt om 3 femtakkede
stjerner og om ordet gourmet, og af en kat placeret hhv til venstre for og under rammen.
det forhold, at begge figurmærker indeholder ordet gourmet, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at be-
virke, at der foreligger mærkelighed. det afgørende er, om mærkerne i deres helhed ligner hinanden.
det er direktoratets opfattelse, at der synsmæssigt er så stor forskel i helheden af mærkerne, både med
hensyn til de sproglige og figurlige elementer, at der, når mærkerne betragtes i deres helhed, ikke er
mærkelighed. dette sammenholdt med, at registreringerne alene vedrører ligeartede varer medfører, at
mærkerne ikke kan anses for forvekslelige, og indsigelsen tages derfor ikke til følge."
da nestlés varemærkefuldmægtig fortsat efter ovennævnte afgørelse var i tvivl om, hvorvidt der var
foretaget en begrænsning af varefortegnelsen i ansøgers varemærkeregistrering, fremsendtes henholdsvis
den 18. november 1997 og den 4. december 1997 skrivelse herom til patentdirektoratet, som ved
skrivelse af 11. december 1997 oplyste, at det efter telefonisk aftale mellem sagsbehandleren og ansøger
var aftalt, at varefortegnelsen er "klasse 31: ikke-medicinsk kosttilskud til dyr".
den 5. januar 1998 indbragte nestlés varemærkefuldmægtig sagen for patentankenævnet. foruden en
principial påstand om, at ansøgers varemærkeregistrering afslås, nedlagdes en subsidiær påstand om, at
varefortegnelsen begrænses til "klasse 31: ikke-medicinsk kosttilskud til dyr, nemlig hvidløg i pastaform."
i patentankenævnets afgørelsesmateriale er foruden det under patentdirektoratets sagsbehandling
fremlagte materiale tillige en skrivelse fra patentdirektoratet af 2. marts 1999, hvoraf fremgår bl.a.:
"...
direktoratet er fortsat af den opfattelse, at de omhandlede mærker ikke er forvekslelige, selv med det
påklagede mærkes eksisterende varefortegnelse. det følger heraf, at såfremt varefortegnelsen begrænses
yderligere, som anført i klageskrivelsens subsidiære påstand, vil forvekslingsrisikoen være så meget desto
mindre.
vi skal på den baggrund henstille, at den trufne afgørelse stadfæstes."
den 15. marts 2000 nedlagde ansøger en subsidiær påstand, hvorefter varefortegnelsen begrænses til
"ikke- medicinsk kosttilskud til dyr i form af pasta/flydende form".
                                                     - 5 -
den 17. maj 2000 stadfæstede patentankenævnet patentdirektoratets afgørelse med følgende
begrundelse:
"...
ankenævnet bemærker indledningsvist, at indklagede ikke deltog i den mundtlige forhandling for
ankenævnet. nævnet har efter den mundtlige forhandling forelagt klagers subsidiære påstand om en
begrænsning af det ansøgte mærke til "ikke-medicinsk kosttilskud til dyr, i form af pasta i hvidløgsform"
for indklagede, idet indklagede ifølge sagens akter tidligere skulle have erklæret sig indforstået med en
sådan begrænsning af det ansøgte varemærke. der har imidlertid ikke kunnet opnås enighed mellem
parterne om den foreslåede begrænsning. af de af patentdirektoratet anførte grunde tiltræder
ankenævnet i øvrigt, at der ikke er mærkelighed mellem de 2 varemærker."
herefter anlagde nestlé den 13. juli 2000 sag ved sø- og handelsretten.
procedure:
nestlé har anført, at ordet gourmet har varemærkeretligt særpræg for vareklassen "dyrefoder", hvilket
støttes af patentdirektoratet i skrivelse af 18. juni 1990.
ved ansøgers indgivelse af ansøgning om varemærkeregi- strering behandledes ansøgningen også korrekt
af patentdirektoratet, idet myndigheden i skrivelse af 31. januar 1997 påpeger, at der er
prioritetsrettigheder, som ansøger skal tage højde for, idet det ansøgte figurmærke både synsmæssigt og
lydmæssigt er forveksleligt med néstles registrerede figurmærker, samt idet figurmærket søges re-
gistreret indenfor samme varegruppe.
det er ordet gourmet, der er mærkedominanten i både nestlés og ansøgers figurmærker, og da
gourmet indgår i nestlés figurmærker, har sagsøger eneret hertil i medfør af prioritetsreglen for
vareklassen "dyrefoder". det medfører ingen ændring heri, at ansøgers figurmærke tillige indeholder
ordet pet, idet dette blot understøtter, at der er tale om vareartslighed.
patentdirektoratet rådede herefter telefonisk ansøger til at ændre varebetegnelsen til "ikke-medicinsk
kosttilskud til dyr". men der er fortsat vareartslighed mellem denne betegnelse og kattemad, idet begge
dele falder ind under overbegrebet i vareangivelsen: "næringsmidler til dyr, respektivt dyrefoder", idet
kosttilskud til dyr er en del af vareangivelsen dyrefoder, hvilket følger af nice-arrangementet.
samtidig er registrering af ansøgers figurmærke indeholdende det stiliserede hvidløg i strid med
                                                    - 6 -
varemærkelovens ⌡ 14, stk. 1, nr. 2, idet varebetegnelsen i registreringen rækker ud over varens art,
hvorfor det må præciseres, at varen består af eller indeholder hvidløg, idet mærket ellers er egnet til at
vildlede med hensyn til det, der indeholdes i varen.
patentdirektoratet har ikke behandlet ansøgningen korrekt, idet ansøger selv i brev af 8. september 1997
op lyste, at ansøgningen var begrænset udelukkende til hvidløg. alligevel traf patentdirektoratet afgørelse
uden at tage hensyn til denne begrænsning.
patentankenævnet har ved afgørelsen været opmærksom på forholdet og har derfor også telefonisk
kontaktet ansøger. men på baggrund af den - fejlagtige - vejledning der allerede var givet af
patentdirektoratet om varebetegnelsen "ikke-medicinsk kosttilskud til dyr", fastholdt ansøger nu sin
oprindelige påstand. såfremt den subsidiære påstand, nedlagt af ansøger den 15. marts 2000, var
imødekommet, ville nestlé have accepteret denne.
patentankenævnet har om den absolutte registreringshindring i varemærkelovens ⌡ 14, stk. 2, nr. 1,
anført, at det følger af lovmotiverne, at det skal være utvivlsomt, at mærket vil vildlede forbrugeren, før
det vil være omfattet af ⌡ 14, stk. 2, nr. 1. netop fordi ansøger har begrænset angivelsen til ikke-
medicinsk kosttilskud til dyr uden angivelse af form og indhold af dette kosttilskud, er mærket ikke
stridende mod ⌡ 14, stk. 2, nr. 1.
om den relative registreringshindring i form af forvekslelighed har patentankenævnet anført, at der skal
anlægges en helhedsbedømmelse af varemærkerne. der foreligger ikke varesammenfald, idet der alene
er tale om ligeartede varer uden nogen form for kollision.
det er alene et indicium for lighed, at begge produkter rummes i samme vareklasse efter nice-
arrangementet af 15. juni 1957, idet dette kun er vejledende.
det centrale er, i hvilken udstrækning produkterne er gensidigt substituerbare i konkurrencemæssig
henseende. produkterne kan supplere hinanden, men de kan ikke erstatte hinanden, idet kosttilskud ikke
kan erstatte kattemad.
om mærkelighed anføres, at der ved helhedsvurderingen skal lægges vægt på den synsmæssige,
lydmæssige og begrebsmæssige lighed, herunder på de elementer, der har dominans og særpræg i
mærkerne.
patentankenævnet er enig i, at gourmet har særpræg indenfor vareklassen: dyrefoder. der er derimod
ikke enighed om, at ordet er mærkedominant i det ansøgte figurmærke. såfremt der kun er tale om et
ordelement - her gourmet - der indgår i begge mærker, mens der i øvrigt er tilstrækkelig synsmæssig
                                                     - 7 -
forskel mellem mærkerne, foreligger der ikke forvekslelighed, når man er udenfor varekollisionsområdet.
gourmet har ikke dominans i ansøgers figurmærke, da der her er tale om en ordkonstallation "pet-
gourmet". bindestregen bevirker, at ordet fremstår som ét. der er således tale om et to-stavelsesord
overfor et tre-stavelsesord, og såfremt praksis fra rene ordmærker anvendes, vil der ikke være tale om
en forvekslingsrisiko.
ansøgers mærke indeholder foruden ordet "pet-gourmet" tillige sloganet "bedre helse for dyr" samt det
stiliserede hvidløg, hvilket bevirker, at der ikke er risiko for forveksling i forhold til den figurlige
udformning, idet nestlés kattehoved og kasse optrukket med streger samt de tre stjerner klart adskiller
sig fra ansøgers figurmærke.
om patentdirektoratets og patentankenævnets behandling af sagen anføres, at patentdirektoratet på
lovlig vis har vejledt ansøgeren, og at patentdirektoratets brev af 31. januar 1997 er en foreløbig
vurdering af sagen, der ikke præjudicerer den videre sagsbehandling, herunder at det er
patentankenævnets afgørelse og ikke den underordnede myndigheds afgørelse, der kan indbringes til prø-
velse ved domstolene.
rettens begrundelse og resultat:
der foreligger ikke varesammenfald mellem vareklasse 31: kattemad og vareklasse 31: ikke-medicinsk
kosttilskud til dyr. derimod foreligger der vareartslighed, også selv om produkterne ikke umiddelbart kan
substituere hinanden, idet ansøgers produkt også anvendes til katte.
umiddelbart er de to figurmærker ikke visuelt forvekslelige i forhold til det stiliserede hvidløg og katteho-
vedet, men idet ordet "gourmet" har særpræg indenfor vareklassen og tillige må betegnes som værende
særdeles dominerende både i nestlés figurmærke og i ansøgers figurmærke, findes der at opstå en risiko
for forveksling. de øvrige elementer i begge figurmærker, således både hvidløget, kattehovedet, samt
sloganet "bedre helse for dyr" må anses for svage i helhedsindtrykket.
at ansøgers figurmærke består af ordet "pet-gourmet" medfører ikke større adskillelsesevne, idet ordet
"pet" tværtimod må anses for værende en særdeles kendt betegnelse for kæledyr, hvorunder katte
henhører, og dermed snarere bekræfter en sammenhæng til sagsøgers vare.
da der således er risiko for forveksling mellem figurmærkerne, og idet varerne er af lignende art, tages
nestlés principale påstand til følge, jf. varemærkelovens ⌡ 15, stk. 1, nr. 2.
                                                 - 8 -
                          t h i k e n d e s f o r r e t:
foreløbig varemærkeregistrering vr 01 871 1997 afslås fra endelig registrering.
sagsøgte, patentankenævnet, betaler inden 14 dage kr. 30.000 i sagsomkostninger til sagsøger, société
des produits nestlé s.a.
                                   mette christensen
niels hofman laursen                jørgen sieverts
                                        (sign.)
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                          p. j. v. sø- og handelsretten, den
