- evh
                                            udskrift
                                                 af
                            sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                          kendelse
afsagt den 15. december 2015
v-28-14
                                     sandoz a/s
                                     (advokat anders valentin)
                                     mod
                                     1) glaxosmithkline pharma a/s
                                     2) glaxo group limited
                                     (advokat janne glæsel)
kendelsen angår, om denne sag i medfør af ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1,
skal udsættes på afgørelsen af to udslettelsessager, der verserer ved ohim (eu’s varemær-
kemyndighed) om de sagsøgtes ef-farvevaremærke med ansøgningsnummer 003890126.
spørgsmålet er efter ønske fra parterne udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens § 253,
og er afgjort på skriftligt grundlag, efter at parterne har afgivet omfattende processkrifter.
                                               -2-
parternes påstande vedrørende spørgsmålet om udsættelse
sandoz a/s (sandoz) har endeligt påstået, at sagen skal udsættes, indtil udslettelsesssagerne
0000009715 og 0000009716, der verserer ved harmoniseringskontoret (ohim), vedrørende
varemærkeregistrering ctm 003890126, er afgjort endeligt ved ohim.
glaxosmithkline pharma a/s og glaxo group limited (gsk) har påstået frifindelse, således
at sagen fremmes ved sø- og handelsretten.
sagens baggrund og hidtidige forløb ved sø- og handelsretten
sagen blev anlagt af sandoz den 19. maj 2014 med påstand om, at gsk skal anerkende, at
sandoz’ markedsføring og salg af produktet airflusal® forspiro i form af en lilla inhalator
[som vist i bilag 2] ikke udgør en krænkelse af nogen gsk tilkommende enerettigheder til
farven lilla.
gsk afgav foreløbigt svarskrift den 4. juli 2015, alene med påstand om frifindelse, og sagens
forberedelse blev efter parternes fælles ønske i øvrigt udsat, idet gsk den 2. juni 2014 havde
anlagt sag om midlertidigt forbud mod sandoz, også ved sø- og handelsretten (sag a-21-14),
om en lignende inhalator.
de omhandlede inhalatorer bruges til patienters indtagelse af medicin mod astma og kol.
i forbudssagen nedlagde gsk en række påstande navnlig med henblik på at forbyde sandoz’
salg og markedsføring af den pågældende inhalator i eu og danmark med den begrundelse,
at inhalatoren, der også var lilla, krænkede gsk’s produkt seretide®diskos®, der er beskyttet
ifølge et ef-farvemærke, registreringsnummer 003990126.
forbudssagen blev forhandlet mundtligt, og retten afsagde kendelse den 8. oktober 2014,
hvorefter anmodningen om midlertidigt forbud ikke blev imødekommet.
                                                  -3-
gsk kærede ikke rettens kendelse i forbudssagen.
forberedelsen af denne sag blev herefter genoptaget, og i et processkrift af 4. november 2014
præciserede og udvidede gsk sine påstande således, at gsk nu også nedlagde selvstændige
påstande om, at sandoz skulle anerkende, at sandoz krænker gsk’s rettigheder i eu og
danmark ved bl.a. at sælge og markedsføre den omhandlede inhalator.
gsk afgav endeligt svarskrift i sagen den 21. november 2014.
sandoz afgav replik den 29. januar 2015, og sagen blev herefter udsat på gsk’s overvejelser
om syn og skøn.
ved brev af 9. marts 2015 anmodede sandoz imidlertid retten om at udsætte sagen i medfør
af ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, under henvisning til, at der verserer to ud-
slettelsessager ved ohim (eu’s varemærkemyndighed) om gsk’s omhandlede varemærke.
gsk afgav duplik i sagen den 13. marts 2015 som planlagt, men protesterede samtidig imod,
at sagen blev udsat.
på et telefonretsmøde den 25. marts 2015 blev det aftalt, at spørgsmålet om, hvorvidt sagen
skal udsættes på afgørelsen af de to udslettelsessager ved ohim, skulle udskilles til særskilt
behandling og afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, og at retten kunne træffe afgørelse herom
på skriftligt grundlag, efter at hver part havde afgivet et skriftligt indlæg.
efter modtagelsen af parternes indlæg meddelte retten følgende i retsbogen af 15. juni 2015:
   ”retten er enig med sandoz a/s i, at sagen, som den nu foreligger efter de ændrede påstande, fal-
   der inden for anvendelsesområdet for varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1.
   henset til sagens karakter og værdi for parterne er retten dog indstillet på at imødekomme gsk’s
   anmodning om herefter at få adgang til at komme med yderligere bemærkninger om, hvorvidt der
                                                   -4-
    imidlertid foreligger sådanne ”særlige årsager” i denne sag, at sagen alligevel ikke skal udsættes,
    jf. gsk’s processkrift side 5 nederst.
    retten finder det ikke fornødent at beramme en særskilt mundtlig forhandling herom som ønsket
    af gsk, men parterne kan afgive hver et processkrift herom indenfor følgende frister: …”
efter ønske fra gsk bekræftede retten efterfølgende skriftligt, at rettens tilkendegivelse om,
at sagen falder inden for anvendelsesområdet for ef-varemærkeforordningens artikel 104,
stk. 1, ikke havde karakter af en (særskilt) afgørelse, der kan danne grundlag for appel, og at
retten naturligvis vil træffe en formel afgørelse også om dette (del)spørgsmål, hvis gsk’s
advokat i det supplerende processkrift om ”særlige årsager”, som der nu var givet frist til,
ikke ønskede at tage rettes tilkendegivelse herom til efterretning, men ville fastholde sit
synspunkt om, at artikel 104, stk. 1, ikke fandt anvendelse. retten oplyste samtidig, at dette i
så fald ville blive som en del af rettens samlede afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt sagen
skal udsættes på de verserende udslettelsessager ved ohim.
retten vil således i denne kendelse endeligt træffe afgørelse både om, hvorvidt sagen falder
inden for anvendelsesområdet for ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, og om der
i så fald foreligger sådanne ”særlige årsager”, at sagens behandling alligevel skal fortsættes,
jf. også ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1.
efter ønske fra parterne blev der afholdt et nyt telefonretsmøde den 26. august 2015, hvor det
blev aftalt, at begge parter på grund af sagens store økonomiske værdi og betydning for par-
terne skulle have lejlighed til at komme med yderligere supplerende processkrifter, inden
retten traf afgørelse, og der blev aftalt frister herfor.
efterfølgende blev det imidlertid aftalt med parterne at udsætte fristerne for de afsluttende
processkrifter med henblik på at afvente, at østre landsret traf afgørelse i en kæresag også
om ef-varemærkeforordningen art. 104, stk. 1, som sø- og handelsretten havde afgjort ved
kendelse den 6. november 2014 (sag v-80-13), og som begge parter havde henvist til.
                                                  -5-
østre landsret afsagde kendelse i kæresagen den 20. november 2015 og stadfæstede herved
den kærede kendelse ”i henhold til sø- og handelsrettens begrundelse”. af sø- og handels-
rettens begrundelse fremgik blandt andet følgende:
   ”det følger af ef-varemærkeforordningens art. 104, stk. 1, at den foreliggende sag herefter som
   udgangspunkt skal udsættes, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling.
   bestemmelsen har til formål at undgå, at forskellige instanser træffer modstridende afgørelser ved-
   rørende ef-varemærker. anvendelsesområdet for, hvornår der foreligger ”særlige årsager”, må
   derfor være snævert.”
parterne har herefter afgivet afsluttende skriftlige indlæg om eventuel udsættelse af denne
sag som aftalt, og retten kan nu endeligt træffe afgørelse herom.
oplysninger i sagen
det faktiske tidsforløb i sagen kan kort listes op således:
     20.1.2014: sandoz påbegynder markedsføring af sit produkt.
     13.5.2014: gsk sender advarselsbrev til sandoz.
     19.5.2014: sandoz anlægger denne sag med påstand om ”ikke-krænkelse”.
     2.6.2014:    gsk anlægger forbudssag ved sø- og handelsretten.
     4.7.2014:    gsk afgiver foreløbigt svarskrift med påstand om frifindelse.
                   sagen udsættes pga. forbudssagen.
     14.8.2014: sandoz indbringer de to udslettelsessager for ohim.
     8.10.2014: retten afsiger kendelse i forbudssagen. der nedlægges ikke forbud.
                   gsk kærer ikke kendelsen, og denne sag genoptages.
     4.11.2014: gsk afgiver processkrift med selvstændige påstande om krænkelse.
     21.11.2014: gsk afgiver endeligt svarskrift.
     29.1.2015: sandoz afgiver replik.
     9.3.2015:    sandoz anmoder om, at sagen udsættes på udslettelsessagerne ved ohim.
     13.3.2015: gsk afgiver duplik og protesterer samtidig imod udsættelse af sagen.
                                                -6-
parterne har herefter afgivet hver i alt 4 omfattende processkrifter om spørgsmålet om,
hvorvidt sagen skal udsættes i medfør af ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, og
rettens afgørelse heraf har været udsat på den ovennævnte kæresag i østre landsret.
parternes synspunkter
begge parter har som nævnt afgivet flere processkrifter om spørgsmålet om udsættelse og
har her begrundet deres synspunkter særdeles omfattende og blandt andet også henvist til
flere fremlagte afgørelser fra eu-domstolen og en række udenlandske retsafgørelser.
parternes hovedanbringender kan opsummeres således:
sandoz har til støtte for, at sagen skal udsættes, anført, at sagen er omfattet af anvendelses-
området for ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, fordi sagen skiftede karakter til
at angå krænkelse, da gsk den 4. november 2014 nedlagde sine selvstændige påstande om
krænkelse. sagen angik derfor krænkelse, da sandoz den 9. marts 2015 fremsatte anmodning
om udsættelse af sagen på at afvente de to udslettelsessager, som sandoz havde indbragt for
ohim allerede i august 2014. anvendelsesområdet for bestemmelsen om ”særlige årsager”,
der kan begrunde, at behandlingen af sagen alligevel skal fortsættes, er meget snævert, og
ingen af de særlige årsager, gsk har anført, falder indenfor denne undtagelsesbestemmelse.
gsk har til støtte for, at sagen ikke skal udsættes principalt anført, at sagen ikke er omfattet
af anvendelsesområdet for ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, fordi sagen blev
anlagt af sandoz i maj 2014 som en sag om ”ikke-krænkelse”, og fordi sandoz først indbragte
de to udslettelsessager for ohim den 14. august 2014, dvs. efter sagens anlæg. subsidiært er
det anført, at der foreligger sådanne ”særlige årsager” i sagen, at betingelserne for alligevel
at fortsætte sagens behandling er opfyldt, jf. artikel 104, stk. 1. det er navnlig fremhævet, at
behandlingen af udslettelsessagerne ved ohim kan tage op til 10-12 år, og at det i forhold til
denne konkrete sag vil føre til et urimeligt og helt uforholdsmæssigt stort tab for gsk, da det
omhandlede produkt er et særlig værdifuldt medicinsk produkt med begrænset livscyklus.
                                                -7-
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
anvendelsesområdet for ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1
med hensyn til om sagen falder inden for anvendelsesområdet for ef-varemærkeforord-
ningens artikel 104, stk. 1, bemærkes, at det er korrekt, som anført af gsk, at sager angående
”ikke-krænkelse” ikke kan udsættes i medfør af denne bestemmelse, da det følger direkte af
ordlyden af artikel 104, stk. 1, at en ef-varemærke-domstol skal udsætte afgørelsen af søgs-
mål om krænkelse af ef-varemærker, jf. artikel 96, ”bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at
der ikke foreligger krænkelse”.
det er tillige korrekt, at sandoz’ påstand ved denne sags anlæg den 19. maj 2014 angik ”ikke-
krænkelse”.
efter indholdet af ef-varemærkeforordningens artikel 104, stk. 1, er det afgørende for, om en
sag falder inden for bestemmelsens anvendelsesområde, imidlertid ikke alene påstandene
ved sagens anlæg, men sagens karakter på det tidspunkt, hvor der anmodes om udsættelse.
som beskrevet ovenfor om sagens baggrund og hidtidige forløb ved sø- og handelsretten
kan det lægges til grund, at sandoz indbragte de to omhandlede udslettelsessager for ohim
(eu’s varemærkemyndighed) den 14. august 2014, og at denne sag ændrede karakter til angå
krænkelse, da gsk i et processkrift af 4. november 2014 nedlagde selvstændige påstande om
krænkelse.
sagen angik således krænkelse, da sandoz den 9. marts 2015 anmodede om udsættelse, og
udslettelsessagerne var indbragt for ohim allerede knap tre måneder inden gsk nedlagde
sine påstande om krænkelse.
som følge heraf falder sagen inden for anvendelsesområdet for ef-varemærkeforordningens
artikel 104, stk. 1.
                                                 -8-
”særlige årsager” til at fortsætte behandlingen af sagen
retten skal herefter tage stilling til gsk’s subsidiære påstand om, at der foreligger sådanne
”særlige årsager”, at sagens behandling alligevel skal fortsættes her ved retten.
herom bemærkes først, at formålet med ef-varemærke-forordningens artikel 104, stk. 1, er
at undgå, at forskellige instanser træffer modstridende afgørelser om ef-varemærker. reglen
om ”særlige årsager” er en undtagelse hertil, og begrebet ”særlige årsager” må derfor have et
snævert anvendelsesområde, jf. også sø- og handelsrettens kendelse af 6. november 2014 i
sag v-80-13 som stadfæstet af østre landsret ved kendelse af 20. november 2015.
efter det foreliggende findes ingen af de særlige årsager, gsk har påberåbt sig til støtte for,
at denne konkrete sag ikke skal udsættes, at falde indenfor dette snævre anvendelsesområde.
retten har herved navnlig lagt vægt på, at gsk’s synspunkt om, at udsættelse af denne sag
vil have en særlig indgribende betydning for gsk, fordi sagsbehandlingstiden ved ohim
kan vare helt op til 10-12 år, og det omhandlede produkt er et meget værdifuldt medicinsk
produkt med begrænset livscyklus, i princippet kan anføres for hovedparten af medicinske
produkter. dette synspunkt kan derfor ikke i sig selv udgøre en ”særlig årsag”.
retten har endvidere lagt vægt på, at gsk som beskrevet ovenfor om sagens baggrund og
hidtidige forløb ved sø- og handelsretten valgte først at nedlægge selvstændige påstande
om krænkelse den 4. november 2014, selv om gsk havde haft lejlighed hertil allerede fra den
19. maj 2014, hvor sandoz anlagde denne sag, og i forbindelse med, at gsk den 2. juni 2014
selv anlagde en sag om midlertidigt forbud mod sandoz, som denne sag blev udsat på. gsk
valgte imidlertid alene at påstå frifindelse i det foreløbige svarskrift af den 4. juli 2014, og
denne beslutning kan ikke efterfølgende komme sandoz til skade på den måde, at sandoz,
som anført at gsk, må anses for at have tilrettelagt denne sag på en så udspekuleret måde, at
det vil være urimeligt over for gsk at give sandoz medhold i anmodningen om udsættelse.
                                                 -9-
retten imødekommer herefter sandoz’ anmodning om udsættelse af sagen, indtil ohim har
afgjort de to udslettelsessagerne om gsk’s omstridte ef-varemærke, jf. nærmere nedenfor.
                                     herefter bestemmes:
denne sag udsættes, indtil udslettelsesssagerne 0000009715 og 0000009716, der verserer ved
harmoniseringskontoret (ohim), vedrørende varemærkeregistrering ctm 003890126, er af-
gjort endeligt ved ohim.
                                         lotte wetterling
                                              (sign.)
                                           ___ ___ ___
                                  udskriftens rigtighed bekræftes
                           sø- og handelsretten, den 15. december 2015
