v0117001 - jf
                                   udskrift
                                        af
                    sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
den 18. november 2005 blev af retten i sagen
v-117-03
h. lundbeck a/s
(advokat jacob s. ørndrup)
   mod
orifarm a/s
(advokat jens jakob bugge)
afsagt sålydende
                                 k e n d e l s e:
den 1. september 2004 traf sø- og handelsretten afgørelse om forelæggelse af
spørgsmål for ef-domstolen. retten bestemte at en af orifarm a/s fremsat an-
modning om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for ef-domstolen skulle
tages til følge.
af kendelsen fremgår bl.a. at orifarm a/s anmodede retten om at stille en ræk-
ke præjudicielle spørgsmål til ef-domstolen i medfør af tef art. 234. spørgsmå-
lenes hovedemne var om det af ef-domstolen udviklede nødvendighedskriterium
i forbindelse med varemærkedirektivets art. 7, stk. 2, finder anvendelse i den
situation hvor en parallelimportør af lægemidler foretager ompakning og herefter
genanbringer varemærket samt påsætter eget kendetegn m.v. på emballagen,
dvs. foretager co-branding og anden markering af eller tilføjelse af egne grafiske
elementer.
                                        - 2 -
orifarm a/s havde under behandlingen af spørgsmålet om forelæggelse nedlagt
påstand om at sagen skulle udsættes på forelæggelse af præjudicielle spørgsmål
for ef-domstolen i medfør af tef art. 234 på baggrund af temaerne angivet i
orifarms forslag til spørgsmål som anført i svarskrift af 19. marts 2004, subsidi-
ært at sagen udsættes på ef-domstolens afgørelse af præjudiciel forelæggelse
fra supreme court of judicature, court of appeal (england).
h. lundbeck a/s havde nedlagt påstand om at orifarms begæring om forelæg-
gelse for ef-domstolen nægtedes fremme.
sagens omstændigheder
lundbeck har i stævningen nedlagt følgende påstande:
orifarm tilpligtes at anerkende at orifarm er uberettiget til at markedsføre og
sælge cipralex® tabletter 10 mg 28 stk. i emballage svarende til sagens bilag 4.
orifarm tilpligtes at anerkende at orifarm er uberettiget til at markedsføre og
sælge cipralex® tabletter 10 mg 56 stk. i emballage svarende til sagens bilag 5.
orifarm tilpligtes at anerkende at orifarm er uberettiget til at markedsføre og
sælge cipralex® tabletter 10 mg 98 stk. i emballage svarende til sagens bilag 6.
orifarm tilpligtes at anerkende at orifarm er uberettiget til at markedsføre og
sælge noritren® tabletter 50 mg 100 stk. i emballage svarende til sagens bilag
23.
orifarm tilpligtes at betale kr. 100.000,00 til lundbeck med procesrente fra sa-
gens anlæg den 8. oktober 2003. lundbeck gør bl.a. gældende at orifarm for
nogle af ompakningernes vedkommende har foretaget en uberettiget co-
branding ved at forsyne dem med striber i forskellige farver.
orifarm har påstået frifindelse under henvisning til at benyttelsen af striberne er
retmæssig. orifarm har også anført at selskabets udformning af pakningerne er
sket efter aftale med eller accept fra lundbeck.
lundbeck udvikler, fremstiller og markedsfører en lang række lægemidler til be-
handling af sygdomme i centralnervesystemet, herunder lægemidlerne cipralex
                                           - 3 -
og noritren. markedsføringen varetages i danmark af lundbecks datterselskab,
lundbeck pharma a/s. lundbeck er indehaver af varemærkerettigheder til nav-
nene cipralex og noritren.
orifarm driver virksomhed med parallelimport af lægemidler til danmark og mar-
kedsfører blandt andet parallelimporterede pakninger med cipralex tabletter 10
mg 28, 56 og 98 stk. samt parallelimporterede pakninger med noritren tabletter
50 mg 100 stk.
ved brev af 23. maj 2003 til lundbeck pharma meddelte orifarm at man inden
for den nærmeste fremtid ville påbegynde markedsføring af parallelimporterede
pakninger med cipralex tabletter 10 mg 28, 56 og 98 stk. pakningerne med 56
og 98 tabletter skulle ompakkes til nye æsker, mens pakningen med 28 stk.
skulle markedsføres i den oprindelige æske der var blevet påført en etiket der
dækkede samtlige sider undtagen endestykkerne.
lundbeck protesterede med brev af 6. juni 2003 mod den påtænkte udformning
af emballagerne. lundbeck anførte at pakningerne med 56 og 98 stk. kun kunne
godkendes såfremt nogle blå og gule striber blev fjernet. den udformning som
orifarm påtænkte, var ulovlig co-branding. lundbeck kunne heller ikke godkende
ompakningen af æsken med 28 piller. begrundelsen var at ompakning af denne
størrelse ikke var nødvendig for at kunne markedsføre den i danmark.
i brev af 12. juni 2003 anførte orifarm bl.a. at lægemiddelbekendtgørelsen i § 7,
stk. 2, fastsatte at der til tydeliggørelse af forskelle mellem lægemiddelpakninger
skal anvendes forskellig skriftstørrelse, farver, forskellig pakningsudformning
eller lignende. endvidere henviste orifarm til at lundbeck ikke tidligere havde
gjort indsigelse mod udformningen af emballagen. orifarm meddelte at man var
villigt til at fjerne de blå og gule striber indtil sø- og handelsretten havde taget
stilling til emballageudformningen. orifarm vedlagde kopier af de emballager
man ville anvende i stedet for de tidligere. endvidere ville orifarm ændre ometi-
ketteringen af 28 stk.-pakningen.
herefter meddelte lundbeck i brev af 13. juni 2003 at man havde noteret sig at
orifarm fjernede striberne. lundbeck gav endvidere udtryk for at man forvente-
de at orifarm tilbagekaldte de hidtil anvendte pakninger fra grossister og apote-
ker. med hensyn til 28 stk.-pakningen ønskede lundbeck at få forevist en kopi af
den påtænkte nye udformning.
                                          - 4 -
i et andet brev af 6. juni 2003 til lundbeck meddelte orifarm at man ville påbe-
gynde markedsføring af parallelimporterede pakninger med noritren tabletter 50
mg 100 stk. med brevet var vedlagt en prøvepakning af den emballage orifarm
påtænkte at bruge.
lundbeck protesterede i brev af 13. juni 2003 imod den påtænkte udformning af
emballagen. det blev i den forbindelse gjort gældende at det ikke var nødvendigt
at ompakke produktet fordi det indkøbtes i samme pakningsstørrelse i lund-
becks eksportland (finland). ompakning var derfor ikke lovlig. det blev endvide-
re gjort gældende at pakningen på grund af co-branding med anvendelse af gule
og blå striber var ulovlig.
i brev af 16. juni 2003 accepterede orifarm at undlade ompakning. endvidere
ville orifarm fjerne striberne ”indtil retspraksis er afklaret”.
i brev af 18. juni 2003 fremsatte lundbeck krav om vederlag efter varemærke-
lovens § 43 for den periode de efter lundbecks opfattelse uretmæssige noritren-
og cipralex-pakninger var blevet markedsført i danmark
orifarm fastholdt i brev af 24. juni 2003 at striberne på emballagen ikke udgjor-
de en varemærkekrænkelse. man ville ikke tilbagekalde de allerede solgte pro-
dukter. man var indstillet på at fjerne striberne hvis tvisten derved kunne løses i
mindelighed.
orifarms forslag til spørgsmål til ef-domstolen
     1. finder det af ef-domstolen opstillede nødvendighedskriterium i forbindel-
        se med parallelimport af medicin anvendelse i den situation hvor betin-
        gelsen for at tillade en parallelimportør at foretage ompakning af et læ-
        gemiddel og genanbringe varemærket er opfyldt, men hvor varemærke-
        indehaveren protesterer mod markedsføringen af det ompakkede produkt
        med det genanbragte varemærke i en ny pakning hvorpå parallelimportø-
        ren har påført grafiske elementer, herunder eksempelvis farvede striber,
        jf. bilag 5,6 og 23. dette bedes vurderet i relation til tef artikel 28 og 30
        samt varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, vedrørende ”skellig grund”
        for varemærkeindehaverens indsigelse mod markedsføring af de pågæl-
        dende varer.
     2. ef-domstolen anmodes om at oplyse om en parallelimportørs blotte påfø-
        relse af grafiske elementer i form af striber eller andre grafiske elemen-
                                     - 5 -
   ter, jf. bilag 5, 6 og 23, på et ompakket eller tillægsetiketteret produkt og
   under forudsætning af at påførelsen af sådanne grafiske elementer er
   sædvanlig i lægemiddelbranchen, kan antages at medføre alvorlig skade
   på varemærkeindehaverens eller dennes varemærkes omdømme, jf. prin-
   cippet i varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2 (”skellig grund”), og om
   påførelsen heraf således er i strid med nævnte direktiv.
3. ef-domstolen anmodes om at oplyse om der ved vurderingen af hvorvidt
   der må antages at være en risiko for at der antages at foreligge en kom-
   merciel forbindelse mellem en parallelimportør og forhandler af ompakke-
   de eller tillægsetiketterede medicinske produkter og varemærkeindehave-
   ren, hvorved parallelimportøren på de ompakkede eller tillægsetikettere-
   de produkter har anvendt grafiske elementer som omtalt i spørgsmål 2,
   skal tages udgangspunkt i køberkredsens beskaffenhed, og i bekræftende
   fald, har det da betydning såfremt der er tale om receptpligtig medicin,
   og det som følge af nationale udleveringsregler er læger som foretager
   valget af medicinen?
4. ef-domstolen anmodes om at oplyse om det for besvarelsen af spørgsmål
   3 har betydning at det er sædvanligt at lægemidler har påført farvede
   grafiske elementer på lægemiddelpakningerne?
5. ef-domstolen anmodes om at oplyse om det forhold at en parallelimpor-
   tør af medicinske produkter måtte have søgt at opnå en fælles produkt-
   designlinie for selskabets forskellige markedsførte parallelimporterede
   medicinalprodukter, og at parallelimportøren dermed kan have en ekstra
   fordel ved anvendelsen af et bestemt grafisk design, har nogen selvstæn-
   dig betydning for vurderingen af om der foreligger ”skellig grund” i vare-
   mærkedirektivets artikel 7, stk. 2’s forstand, således at varemærkeinde-
   haveren som følge heraf kan modsætte sig at parallelimportøren påfører
   sådanne grafiske elementer på pakningen af det ompakkede produkt?
6. ef-domstolen anmodes om at oplyse om det forhold at en varemærkein-
   dehaver risikerer at hans medicinalprodukt markedsføres af forskellige
   parallelimportører med forskellige grafiske udformninger på pakningen,
   medfører en sådan risiko for udvanding af varemærkeindehaverens va-
   remærkerettigheder at varemærkeindehaveren kan påberåbe sig vare-
   mærkedirektivets artikel 7, stk. 2, og på baggrund heraf forhindre at en
   parallelimportør anvender grafiske elementer på de ompakkede eller til-
   lægsetiketterede lægemiddelprodukter.
                                            - 6 -
     7. ved besvarelsen af foregående spørgsmål 6 bedes ef-domstolen oplyse
         om køberkredsens beskaffenhed har betydning for vurderingen af risikoen
         for udvanding af varemærkeindehaverens varemærkeret, herunder bedes
         det oplyst om det har betydning at det er læger som på baggrund af spe-
         cialistviden og professionelt ansvar som skal ordinere receptpligtig medi-
         cin?
     8. ef-domstolen anmodes om at oplyse om det er en forudsætning for at
         der foreligger risiko for udvanding af varemærket i et sådant omfang at
         der foreligger ”skellig grund” til at modsætte sig parallelimportørens brug
         af grafiske elementer at påførelsen af disse udgør hovedårsagen til risiko-
         en for udvanding?
     9. ef-domstolen anmodes om at oplyse om det for besvarelsen af spørgsmål
         2-8 ovenfor har betydning at parallelimportørerne i henhold til ef-
         domstolens faste praksis vedrørende parallelimport og ompakning af me-
         dicin er forpligtet til tydeligt at anføre navnet på såvel producenten som
         parallelimportøren/ompakkeren på det ompakkede eller tillægsetikettere-
         de produkt?
orifarm begrundede navnlig sin anmodning om forelæggelse (anmodning om en
vejledende udtalelse) med efta-domstolens dom af 8. juli 2003 i sagen e-3/02 i
anledning af en forespørgsel fra den norske højesteret. højesterets spørgsmål og
efta-domstolens besvarelse gengives ikke her.
sø- og handelsretten afslog den 15. december 2003 en anmodning om tilladelse
til at stille de tilsvarende præjudicielle spørgsmål for ef-domstolen i sagen v 12-
02.
den engelske supreme court of judicature, court of appeal, har den 17. juni
2004 i en række sager mellem producenter af medicinalprodukter og parallelim-
portører om blandt andet co-branding besluttet at forelægge præjudicielle
spørgsmål til ef-domstolen vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets
art. 7, stk. 2. retten fandt at der var tvivl om fortolkningen af eu-retten, blandt
andet fordi den danske, tyske, østrigske og svenske højesteret havde anlagt en
anden fortolkning end efta-domstolen. de engelske sager vedrørte bl.a. tilfælde
af co-branding af parallelimporterede lægemidler. den nærmere udformning af
spørgsmålene blev foreløbig overladt til parterne.
                                          - 7 -
i court of appeals afgørelse anførte lord justice jacob vedrørende forelæggel-
sesspørgsmålet bl.a.:
     85. it follows from what i have said that if it were left to me i would allow
         the appeals (which relate to reboxed products) and dismiss the cross-
         appeals concerning restickered boxes. but this i would only do if the law
         were free from doubt - acte clair. but i have no doubt there is doubt.
         despite years of repackaging cases in the ecj, i am afraid it is neces-
         sary to refer the matter yet again. both sides initially submitted that the
         position was clear (in their respective favours) but said if it was not,
         with great reluctance, that there should be a reference. that is the posi-
         tion.
    86. i say that because there is a substantial disparity of views across the
         eu. on the claimants’ side it is pointed out that a number of national
         courts of member states at the highest level have adopted the "neces-
         sity" test espoused by them and accepted by laddie j. the cases are:
         orifarm v astrazeneca danish supreme court, 4th january 2002; eurim-
         pharm v boehringer ingelheim federal supreme court of germany 11th
         july 2002 and schuber verpacking ii, austrian supreme court, 30th ja-
         nuary 2001. in addition the swedish court of appeal has taken a similar
         view in a brief interlocutory decision, beecham v netpharma, 16th april
         2000.
…
     91. this shows four courts reading the bms conditions one way - in the case
         of two of them admittedly before the first ecj ruling in this case. on the
         other hand the efta court of appeal, concerned with exactly the same
         problem, has come to the opposite conclusion in a judgment of 8th july
         2003, paranova v merck.
…
    94. moreover, it is important to observe what the position of the commission
         was in this case. the efta court sets it out at para. 28:
        "the commission of the european communities submits that the neces-
        sity test applies to the act of repackaging, not to the presentation of the
        repackaged product. under the trade mark’s function of origin, however,
        the proprietor may oppose the presentation of the products if the presen-
                                         - 8 -
        tation is liable to damage the distinctive character of the trade mark or if
        the presentation of the repackaged goods is liable to damage the reputa-
        tion of the trade mark and its owner. in circumstances where it is estab-
        lished that the marketing of the repackaged goods is customary in the re-
        seller’s sector of trade, the recognition of "legitimate reasons" depends
        upon whether the use of the trade mark seriously damages its reputa-
        tion."
    95. the commission’s view accords with that of the efta court. it is diamet-
        rically opposed to that of the views of the national courts i have men-
        tioned. a reference is necessary.
    …
        conclusion
   114. in the result i would dismiss the cross-appeals about passing off and an
        injunction requiring notice. i would reject the cross-appeal on the factual
        necessity to rebox. i would defer judgment on the form of the reboxing
        and on the form of the re-labelled products complained of until after the
        ecj has ruled on the questions referred. as to the form of these, i would
        hope that the parties could agree them. they need to be as short and
        precise as possible. if they are agreed then i expect they will be referred
        as agreed, although it would be necessary for the court to approve them.
        if there is disagreement then a short hearing may be necessary. …”
de spørgsmål som court of appeal senere besluttede at forelægge for ef-
domstolen var følgende:
ompakkede produkter
1.  såfremt en parallelimportør i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel,
     der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale, indre emballage,
     men i en ny ydre æske, der er påtrykt en tekst på importmedlemsstatens
     sprog (et ”ompakket produkt”), spørges:
    a) bærer importøren bevisbyrden for, at den nye emballage opfylder hver af
        de betingelser, der er angivet i de forenede sager c-427/93, c-429/93 og
        c-436/93, bristol-myers squibb m.fl., eller bærer varemærkeindehaveren
        bevisbyrden for, at disse betingelser ikke er blevet opfyldt, eller varierer
        bevisbyrden fra betingelse til betingelse, og i så fald hvorledes?
                                       - 9 -
   b) finder den første betingelse, der er opstillet i bristol-myers squibb m.fl. -
       dommen, som fortolket i sag c379/97, upjohn, og sag c-143/00, boeh-
       ringer, og hvorefter det skal godtgøres, at det er nødvendigt at ompakke
       produktet for ikke at hindre en effektiv adgang til markedet, udelukkende
       anvendelse på selve ompakningen (som antaget af efta-domstolen i sag
       e-3/02, paranova inc. mod merck & co. inc.), eller finder den også an-
       vendelse på den nærmere fremgangsmåde og form for ompakning, som
       parallelimportøren har foretaget, og i så fald hvorledes?
   c) er den fjerde betingelse i bristol-myers squibb m.fl.-dommen, nemlig at
       det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karak-
       ter, at den kan være skadelig for varemærket eller varemærkeindeha-
       verens omdømme, kun tilsidesat, hvis emballagen er defekt, af ringe kva-
       litet eller fremtræder ufærdig, eller omfatter den alt, hvad der skader va-
       remærkets omdømme?
   d) hvis spørgsmål 1, c), besvares således, at den fjerde betingelse tilside-
       sættes af alt, hvad der skader varemærkets omdømme, og hvis enten i)
       varemærket ikke er anbragt på den nye ydre æske (”de-branding”), eller
       ii) parallelimportøren enten anbringer sit eget logo eller firmadesign eller
       udstyr, eller han anvender et udstyr, der benyttes for en række forskelli-
       ge produkter, på den nye ydre æske (”co-branding”), spørges, om sådan-
       ne former for udformning af æsken skal anses for skadelige for varemær-
       kets omdømme, eller om dette er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres
       af den nationale ret?
   e) hvis spørgsmål 1, d), besvares med, at det er et faktisk spørgsmål, spør-
       ges, hvem der bærer bevisbyrden?
ometiketterede produkter
2. såfremt en parallelimportør i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel,
    der er indført fra en anden medlemsstat i sin originale indre og ydre embal-
    lage, hvorpå parallelimportøren har anbragt en yderligere ydre etiket, der er
    påtrykt en tekst på importmedlemsstatens sprog (et ”ometiketteret” pro-
    dukt), spørges:
   a) finder de fire betingelser i bristol-myers squibb m.fl.-dommen overhove-
       det anvendelse?
                                         - 10 -
    b)   hvis svaret på spørgsmål 2, a), er bekræftende, spørges, om importøren
        bærer bevisbyrden for, at den ometiketterede emballage opfylder hver af
        betingelserne i bristol-myers squibb m.fl.-dommen, eller bærer varemær-
        keindehaveren bevisbyrden for, at disse betingelser ikke er blevet opfyldt,
        eller varierer bevisbyrden fra betingelse til betingelse?
    c)   hvis spørgsmål 2, a), besvares bekræftende, spørges, om den første be-
        tingelse i bristol-myers squibb m.fl.-dommen, som fortolket i upjohn-
        dommen og boehringer-dommen, nemlig at det skal godtgøres, at det er
        nødvendigt at ompakke produktet, for at en effektiv adgang til markedet
        ikke hindres, udelukkende finder anvendelse på ometiketteringen i sig
        selv, eller finder den også anvendelse på den nærmere fremgangsmåde
        og form for ometikettering, som parallelimportøren har anvendt?
    d) hvis spørgsmål 2, a), besvares bekræftende, spørges, om den fjerde be-
        tingelse i bristol-myers squibb m.fl.-dommen, nemlig at det ompakkede
        produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan
        være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme,
        kun er overtrådt, hvis emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller frem-
        træder ufærdig, eller omfatter den alt, hvad der skader varemærkets
        omdømme?
    e) hvis spørgsmål 2, a), besvares bekræftende, og spørgsmål 2, d), besva-
        res med, at den fjerde betingelse tilsidesættes af alt, der er til skade for
        varemærkets omdømme, spørges, om det i denne forbindelse er til skade
        for et varemærkes omdømme, hvis enten i) den tilføjede etiket er an-
        bragt på en sådan måde, at den helt eller delvis skjuler et af varemærke-
        indehaverens varemærker, eller ii) den tilføjede etiket ikke angiver, at det
        pågældende varemærke er et varemærke, der ejes af varemærkeindeha-
        veren, eller iii) parallelimportørens navn er trykt med store bogstaver?
i den engelske forelæggelsessag er skriftvekslingen for ef-domstolen efter par-
ternes oplysninger afsluttet. der forventes berammet en mundtlig forhandling
inden for en kortere tid, og ef-domstolens dom i sagen kan forventes inden for
12 til 18 måneder.
den østrigske højesteret har den 29. juni 2005 besluttet at forelægge følgende
spørgsmål for ef-domstolen:
        1.
                                       - 11 -
        a. sind art. 7 der markenrl /[varemærkedirektivet] und die dazu ergan-
gene rechtsprechung des eugh dahin auszulegen, dass der nachweis, wonach
die geltendmachung der marke zu einer künstlichen marktabschottung beitragen
würde, nicht nur für das umverpacken an sich, sondern auch für die gestaltung
der neuen verpackung erbracht werden muss?
        für den fall der verneinung dieser frage:
        b. ist die gestaltung der neuen verpackung am grundsatz des ge-
ringstmöglichen eingriffs zu messen oder (nur) daran, ob sie geeignet ist, den
ruf der marke und ihres inhabers zu schädigen?
retten stillede endvidere et spørgsmål om parallelimportørens meddelelsespligt.
det fremgår af afgørelsen at retten, der var bekendt med den engelske afgørelse
fra court of appeal om forelæggelse, efter østrigsk procesret i en sag om et fore-
løbigt retsmiddel ikke kunne sætte sagen i bero på forelæggelsen fra court of
appeal. det var derfor ikke muligt at undlade at forelægge spørgsmålet om em-
ballagens udformning selv om der i forvejen verserede en forelæggelsessag.
ef-domstolens justitssekretær meddelte den 3. oktober 2005 at sagen vedrø-
rende forelæggelsen fra den østrigske højesteret (sag c-276/05) ved præsiden-
tens afgørelse af 20. september 2005 var blevet udsat indtil efter dom i sagen c-
348/04 (forelæggelsen fra court of appeal).
                                        ***
retten var ved afsigelsen af kendelsen af 1. september 2004 ikke bekendt med
formuleringen af spørgsmålene fra court of appeal der blev offentliggjort i den
europæiske unions tidende den 6. november 2004.
ved kendelsen af 1. september 2004 bestemte retten som anført at den af ori-
farm a/s fremsatte anmodning om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for
ef-domstolen skulle tages til følge.
begrundelsen herfor var følgende:
højesteret har i dommene i ufr 2002.696, ufr 2002.1523 og ufr 2003.630 fast-
slået at det af ef-domstolen udviklede nødvendighedskriterium finder anvendel-
se ved co-branding således at en parallelimportørs anbringelse af sit kendetegn
sammen med producentens varemærke på en medicinpakning kun må ske når
                                       - 12 -
det må anses for nødvendigt for at give parallelimportøren effektiv adgang til det
danske marked. højesteret anfører således i dommen i ufr 2002.696:
”efter ef-domstolens praksis må ved parallelimport varemærkerettighedsindeha-
verens beføjelse til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter un-
der brug af varemærket kun begrænses i det omfang, hvori den ompakning, im-
portøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmed-
lemsstaten, jf. ef-domstolens dom af 11. juli 1996 i de forenede sager c-
427/93, c-429/93 og c-436/93, bristol-myers squibb, præmis 56. om angivel-
sen af importøren eller af dennes logo eller andre kendetegn, der forbinder den-
ne med varemærket, er berettiget, skal bedømmes efter, hvad der er nødvendigt
for at give parallelimportøren en effektiv adgang til det danske marked, jf. ef-
domstolens dom af 12. oktober 1999 i sag c-379/97, upjohn, præmis 43 og 44.
med hensyn til ometikettering har ef-domstolen fastslået, at den, der foretager
en ometikettering, skal gøre mindst muligt indgreb i varemærkerettens særlige
genstand, jf. ef-domstolens dom af 11. november 1997 i sag c-349/95, loen-
dersloot, præmis 46.
ved bedømmelsen af, om orifarms branding som beskrevet i påstand 1b og 2b
var i strid med astrazenecas varemærkeret, er det således afgørende, om denne
branding var nødvendig for, at orifarm kunne markedsføre produktet på det
danske marked.
i orifarms oprindelige ompakninger af plendil, losec og rhinocort var navnet
»orifarm« anført på pakningen med store typer, ligesom orifarms trekantslogo
med tabletter, dråber m.v. var anbragt på pakningen umiddelbart i forbindelse
med varemærket. orifarm placerede sig herved med en særlig tilknytning til va-
remærket, hvilket ikke var nødvendigt for, at orifarm kunne markedsføre pro-
dukterne.
præmis 43-44 i upjohn-sagen lyder således:
”43. det følger af det anførte, at de nationale domstole skal undersøge om
de omstændigheder, der forelå på tidspunktet for markedsføringen, gør det
objektivt nødvendigt at udskifte det originale varemærke med varemærket
i importmedlemsstaten med henblik på parallelimportørens markedsføring
af den pågældende vare i denne stat. denne nødvendighedsbetingelse er
opfyldt, såfremt forbuddet mod, at importøren udskifter varemærket, i det
enkelte tilfælde hindrer hans effektive adgang til markedet i importmed-
lemsstaten. dette er tilfældet, såfremt bestemmelser eller praksis i im-
                                         - 13 -
portmedlemsstaten er til hinder for, at den pågældende vare bringes på
markedet i denne stat under det varemærke, den er forsynet med i eks-
portmedlemsstaten. en sådan situation foreligger, såfremt en forbrugerbe-
skyttelsesbestemmelse forbyder brugen i importmedlemsstaten af det va-
remærke, der benyttes i eksportmedlemsstaten, fordi det kan vildlede for-
brugerne.
44. derimod vil nødvendighedsbetingelsen ikke være opfyldt, hvis udskift-
ningen af mærket udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren
søger en kommerciel fordel.”
i ef-domstolens dom af 11. juli 1996, bristol-myers squibb mod paranova a/s
(c-427/93) og c. h. boehringer sohn, boehringer ingelheim kg og boehringer
ingelheim a/s mod paranova a/s (c-429/93) og bayer aktiengesellschaft og
bayer danmark a/s mod paranova a/s (c-436/93) fastslog domstolen i konklu-
sion 3 bl.a.:
    -  artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemær-
       keindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et læge-
       middel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt vare-
       mærket på det, medmindre
    -
    -
    -  det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompak-
       ningen af produktet, og producentens navn klart angives, idet disse angi-
       velser skal være trykt på en sådan måde, at en person med en normal
       synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand til at
       forstå dem. endvidere skal det, i tilfælde hvor der indlægges en tillægsar-
       tikel, som ikke hidrører fra varemærkeindehaveren, angives, hvorfra ar-
       tiklen stammer, på en sådan måde at ethvert indtryk af, at varemærkein-
       dehaveren er ansvarlig herfor, undgås. det er derimod ikke nødvendigt at
       angive, at ompakningen er foretaget uden varemærkeindehaverens sam-
       tykke
    -  det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karak-
       ter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehave-
       rens omdømme. emballagen må således ikke være defekt, af ringe kvali-
       tet eller fremtræde ufærdig, og
                                               - 14 -
     -
af domstolens dom af 23. april 2002 i sagen c-143/00 (boehringer ingelheim)
fremgår af præmis 14-16 at ompakning skal være nødvendig for at parallelim-
portøren kan markedsføre produktet i importstaten, og fremtrædelsesmåden må
ikke være skadelig for varemærkets omdømme.
domstolen har endvidere i en række sager uden for lægemiddelområdet taget
stilling til fortolkningen af begrebet ”skellig grund” i art. 7, stk. 2. det fremgår
således af dommen af 23. februar 1999 i sagen c-63/97 (bmw), præmis 51, at
”skellig grund” kan foreligge når et varemærke anvendes af en forhandler i den-
nes reklame på en måde som kan give det indtryk at der består en erhvervs-
mæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren. i dior-
dommen af 4. november 1997 i sagen c-337/97 fastslog domstolen i præmis 48
at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte sig at en forhandler der sædvan-
ligvis markedsfører artikler af samme art, men ikke nødvendigvis af samme kva-
litet, i overensstemmelse med de fremgangsmåder der er sædvanlige i forhand-
lerens branche, bruger et varemærke til at gøre offentligheden bekendt med
videreforhandlingen af varerne, medmindre det godtgøres at denne brug tilføjer
varemærkets omdømme alvorlig skade.
i efta-domstolens dom af 8. juli 2003 i sagen e-3/02 hedder det i præmis 44 at
nødvendighedskravet er relevant for spørgsmålet om parallelimportørens ret til
ompakning som sådan, hvor varemærkeindehaverens adfærd og faktiske eller
retlige handelshindringer forhindrer effektiv adgang til markedet i importstaten.
hvor retten til ompakning er utvivlsom, kan nødvendighedskravet ikke være af-
gørende ved fortolkningen af om indehaveren har berettiget grund til at mod-
sætte sig markedsføringen af produktet, jf. varemærkedirektivets artikel 7 (2). i
præmis 47 anfører efta-domstolen at den nationale domstol ved anvendelsen af
direktivets artikel 7 (2) ikke kan begrænse sig til at foretage den omtalte nød-
vendighedstest mekanisk, men må foretage en omhyggelig interesseafvejning,
jf. efta-domstolens ovenfor gengivne præmisser.
som anført af den engelske court of appeal har flere domstole, herunder den
danske højesteret som det fremgår af ovenstående1, med hensyn til den præ-
sentation parallelimportøren giver det ompakkede produkt, gået ud fra at vare-
mærkerettighedsindehaverens beføjelse til at modsætte sig markedsføring af
1
  i dommen har court of appeal dog gengivet en del af sø- og handelsrettens præmisser med angi-
velse af at det er en del af højesterets præmisser.
                                       - 15 -
ompakkede produkter under brug af varemærket kun må begrænses i det om-
fang hvori den ompakning importøren har foretaget, er nødvendig for at mar-
kedsføre produktet i importmedlemsstaten.
                                          *
uanset om co-branding eller anden tilføjelse af grafiske elementer til det ompak-
kede eller ommærkede produkt, som er foretaget af parallelimportøren, skal
vurderes ud fra nødvendighedskriteriet, dvs. om brandingen mv. har været nød-
vendig for at give det parallelimporterede produkt effektiv markedsadgang, eller
om vurderingen skal foretages ud fra en interesseafvejning, må det stå fast at
det indgreb i en varemærkeret som en co-branding eller lignende kan medføre,
skal være mindst muligt. det må videre stå fast at det tilkommer de nationale
domstole at vurdere og afgøre om det indgreb i varemærkerettigheden som en
co-branding kan indebære, er berettiget efter de af ef-domstolen fastlagte reg-
ler om parallelimport. denne afgørelse skal træffes efter en vurdering af de om-
stændigheder der har ført til co-brandingen, begrundelsen herfor og den måde
på hvilken den er foretaget. der skal således ikke ske en ”mekanisk” anvendelse
af nødvendighedskriteriet.
det kunne derfor antages at besvarelsen af spørgsmål som de foreslåede ikke
kan anses for nødvendige til sagens afgørelse. på den anden side må det som
antaget af den engelske court of appeal, jf. dommens præmis 85 og følgende,
erkendes at der kan rejses en vis tvivl om indholdet af ef-retten for så vidt an-
går co-branding og anden markering fra parallelimportørens side. hertil kommer
at det vil være af praktisk betydning for retslivet at få afklaret hvilke kriterier og
retlige argumentationer der er relevante ved afgørelsen af spørgsmål om co-
branding og anden supplerende markering fra parallelimportørens side.
retten fandt derfor at der burde stilles spørgsmål til ef-domstolen om parallel-
importørens adgang til supplerende grafiske angivelser.
da spørgsmålene der vil blive stillet i den engelske sag, var ukendte, og da par-
terne havde en selvstændig interesse i at kunne stille spørgsmål der er relevante
for deres sag, fandt retten ikke at det var hensigtsmæssigt at lade sagen bero på
besvarelsen af spørgsmålene fra court of appeal.
sagens videre gang
                                         - 16 -
parternes advokater har i tiden siden kendelsen af 1. september 2004 ikke gjort
fremskridt med hensyn til indholdet af eller formuleringen af de spørgsmål der
skal stilles til ef-domstolen.
påstande
lundbeck har nu nedlagt påstand om at sagen udsættes indtil ef-domstolen har
afsagt dom i domstolens sag c-348/04.
orifarm har nedlagt påstand om at den af sø- og handelsretten afsagte kendelse
om forelæggelse for ef-domstolen effektueres uden udsættelse på en afgørelse
fra ef-domstolen i sag c-348/04.
mundtlig forhandling om spørgsmålet fandt sted den 1. november 2005.
parternes procedure
lundbecks hovedanbringender til støtte for udsættelse efter retsplejelovens §
345:
1. først når ef-domstolen har afsagt dom i sag c-348/04, vil det kunne afgøres
om der overhovedet er behov for at stille præjudicielle spørgsmål i nærværende
sag og i givet fald hvilke. det spørgsmål der er relevant for nærværende sag, er
allerede er stillet til ef-domstolen i sag c-348/04, se særlig spørgsmål 1 b. der
er som udgangspunkt ikke behov for at stille andre spørgsmål til ef-domstolen
end dette. sø- og handelsretten og parterne risikerer under alle omstændighe-
der at forelæggelseskendelsen og de skriftlige og mundtlige indlæg fokuserer på
det forkerte og dermed reelt er uden værdi hvis kendelsen og indlæggene afgi-
ves inden man kender ef-domstolens dom i sag c-348/04.
efter retsplejelovens § 345 kan retten kan udsætte behandlingen af en sag, når
dette findes påkrævet, herunder for at afvente en administrativ eller retlig afgø-
relse, der vil kunne få indflydelse på sagens udfald. i denne sag er forholdet det
at besvarelsen af de af court of appeal forelagte spørgsmål ikke blot ”vil kunne”
få indflydelse på sagen udfald - de vil med sikkerhed få indflydelse på sagens
udfald.
                                       - 17 -
2. under alle omstændigheder er det sikkert at der vil blive afsagt dom i sag c-
348/04 før ef-domstolen besvarer præjudicielle spørgsmål i nærværende sag.
sagen c-348/04 indgik til ef-domstolen den 12. august 2004. skriftvekslingen i
sagen er afsluttet, og sagen afventer berammelse af mundtlig forhandling
hvis der stilles spørgsmål i den foreliggende sag vil den ikke blive forenet med
sag c-348/04. ef-domstolen forener ikke sager der er indgået med mere end
ca. seks måneders mellemrum. der kan her henvises til anderson og demetriou,
references to the european court, london 2002, s. 288. ef-domstolen har alle-
rede udsat en østrigsk præjudiciel forelæggelse på dom i sag c-348/04 og dom-
stolen vil i givet fald på samme måde udsætte spørgsmål i den foreliggende sag
på dom i sag c-348/04.
hvis der skal stilles spørgsmål i den foreliggende sag, vil der gå måneder med
diskussion af formuleringen af de præjudicielle spørgsmål og forelæggelsesken-
delsen.
3. som anført ovenfor tilsiger procesøkonomiske hensyn, at præjudiciel forelæg-
gelse i nærværende sag udsættes indtil ef-domstolen har afsagt dom i sag c
348/04. sagen har en sagsgenstand på 100.000 kr. gennemførelse af en præju-
diciel forelæggelse vil skønsmæssigt indebære sagsomkostninger, herunder sær-
ligt advokatomkostninger, for hver af parterne i størrelsesordenen 1 mio. kr.
ekskl. moms, hvortil kommer ressourceforbrug hos sø- og handelsretten og hos
parterne selv. sådanne omkostninger bør ikke afholdes, når der under alle om-
stændigheder vil blive afsagt dom i sag c-348/04, før ef-domstolen besvarer
præjudicielle spørgsmål i nærværende sag, og når der er en helt overvældende
sandsynlighed for at ef-domstolens dom i sag c-348/04 enten helt vil overflø-
diggøre præjudiciel forelæggelse i nærværende sag, eller vil gøre det klart at der
alene er behov for nogle få supplerende spørgsmål. i praksis er procesøkonomi-
ske hensyn tillagt betydning (u 1999.1196 h og u 2001.1535 h), og det bør og-
så ske i denne sag.
orifarm har gjort gældende at sø- og handelsretten allerede har truffet afgørelse
om forelæggelse. retten har således allerede taget stilling til at retsplejelovens §
345 ikke kan begrunde en udsættelse. der er ikke kommet nye forhold frem som
kan begrunde en udsættelse.
                                         - 18 -
oplysningerne om det forventede tidsforløb før ef-domstolens afgørelse i den
engelske forelæggelsessag, understøtter orifarms påstand. det må forventes at
der tidligst foreligger en afgørelse i begyndelsen af 2007.
ingen af parterne kan få indflydelse på fremdriften i sagen forelagt af den engel-
ske domstol for ef-domstolen. man kan således risikere at sagen bliver udsat
ganske betydeligt, eller at den forliges eller af andre grunde slet ikke gennemfø-
res.
sagsgenstandens størrelse eller omkostningerne ved forelæggelsen er uden be-
tydning også henset til den principielle problemstilling og sagens præjudikatvirk-
ning i forhold til en række andre sager om samme problemstillinger og det for-
hold at det er sagsøger som har fremsat et krav.
det er usikkert om ef-domstolens afgørelse i den engelske sag vil gøre en fore-
læggelse i nærværende sag ufornøden. den foreliggende sag vil blive meget væ-
sentligt forsinket hvis ef-domstolen svar ikke er fyldestgørende i forhold til den-
ne sags problemstilling med hensyn til brug af grafiske elementer.
orifarm finder at det forhold at sagen har verseret for retten siden 7. oktober
2003, taler for at forelæggelsen gennemføres. sagen har verseret siden kendel-
sen af 1. september 2004 uden at have flyttet sig en centimeter.
uanset ef-domstolens svar er forsinkelse uundgåelig idet der i nærværende sag
ønskes stillet en lang række supplerende spørgsmål vedrørende fortolkningen af
direktivet og udtrykket "skellig grund" som ikke er stillet under den engelske
sag.
rettens afgørelse
orifarm har under sagen anført at rettens kendelse af 1. september 2004 er af-
sagt med kendskab til spørgsmålene fra court of appeal, idet orifarms advokat
har oplyst at have sendt spørgsmålene til retten med brev af 8. juli 2004. et
brev af denne dato ses ikke indgået i den foreliggende sag, og rettens kendelse
af 1. september 2004 er som det anføres i kendelsen, truffet uden kendskab til
formuleringen af de spørgsmål som court of appeal stillede.
sagen har verseret gennem længere tid uden at parterne er kommet til enighed
om de spørgsmål der bør stilles. uenigheden har ikke været forelagt for retten.
                                         - 19 -
der har således ikke været nogen fremdrift i sagen siden kendelsen af 1. sep-
tember 2004.
det har vist sig at court of appeal har forelagt spørgsmål der er sammenfalden-
de med de mulige spørgsmål som begrundede rettens kendelse af 1. september
2004 om forelæggelse. dette vedrører især court of appeals spørgsmål 1. b) og
spørgsmål 2. c). besvarelse af disse spørgsmål kan forventes at foreligge inden
for et års tid. det er muligt, men ikke særlig sandsynligt at der efter besvarelsen
af spørgsmålene vil vise sig at være behov for at stille yderligere spørgsmål i den
foreliggende sag. under alle omstændigheder vil det ikke være meningsfyldt at
tage stilling til sådanne eventuelle supplerende spørgsmål inden ef-domstolens
besvarelse i sagen c-348/04 foreligger.
en forelæggelse af de spørgsmål der var centrale for beslutningen om at tillade
at der blev stillet spørgsmål til ef-domstolen, vil med sikkerhed medføre at ef-
domstolen udsætter sø- og handelsrettens forelæggelse på afgørelsen i c-
348/04. når denne afgørelse foreligger, vil det herefter være nødvendigt med en
revurdering af hvilke spørgsmål i den foreliggende sag det fortsat vil kunne være
af betydning at få besvaret.
da en forelæggelse på nuværende tidspunkt således ikke er hensigtsmæssig,
                                      bestemmes:
sagen udsættes på ef-domstolens dom i sagen c-348/04.
                                      jens feilberg
                                           (sign.)
                                       ___ ___ ___
                             udskriftens rigtighed bekræftes
                               p.j.v. sø- og handelsretten,
