v005700r - has
                                   udskrift
                                        af
                    sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
                          afsagt den 19. november 2004
sag v 57/03               aalborg industries a/s
                          (advokat christian l. bardenfleth)
                           mod
                          ankenævnet for patenter og varemærker
                          (advokat stig grønbæk jensen)
                                    dom:
indledning
den 31. oktober 2001 indleverede aalborg industries en ansøgning om registrering
af varemærket ”aalborg” <w> for klasse 7 og 11, begge for kedler. den 18. januar
2002 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse om nægtelse af registrering på
grund af manglende særpræg. afgørelsen blev indbragt for ankenævnet for patenter
og varemærker (i det følgende: ankenævnet), der den 18. marts 2003 stadfæstede
afgørelsen med følgende begrundelse:
                                             - 2 -
              ”ordmærket aalborg uden tilføjelse af nogen art findes som ud-
       gangspunkt at mangle særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, da det udeluk-
       kende består af navnet på en af landets største byer.
              for at opnå fornødent særpræg gennem den brug, der er gjort af ordmær-
       ket, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3, må det dokumenteres, at ansøgeren har
       gjort intensiv brug af betegnelsen aalborg uden tilføjelser, hvilket anke-
       nævnet ikke finder tilstrækkeligt dokumenteret.
              det reelle friholdelseskrav for stednavnet aalborg understreges af, at or-
       det indgår i navnene på en række selskaber...”
påstande
under anbringende af, at ”aalborg” i sig selv har eller ved indarbejdelse har fået
tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som varemærke for kedler mv., har aal-
borg industries a/s (i det følgende: aalborg industries) nedlagt påstand om, at an-
kenævnet skal anerkende, at dansk varemærkeansøgning va 2001 04126 aal-
borg <w> skal føres til endelig registrering.
       ankenævnet har påstået frifindelse.
sagsfremstilling
aalborg industries er et moderselskab i en international koncern med hovedsæde i
aalborg, der siden 1919 har designet og produceret marine- og industrikedler. sel-
skabet blev i 1987 i forbindelse med lukningen af aalborg værft a/s udskilt som et
selvstændigt selskab, og i 1994 tog selskabet navneændring fra aalborg boilers a/s
til det nuværende navn aalborg industries a/s.
       aalborg industries registrerede i 1976 ”aalborg boilers” som varemærke i
danmark. varemærkeregistreringen er løbende blevet fornyet og udløber i 2006. i
forbindelse med, at alle koncernrelaterede selskaber i 1998 undergik navneændring
til aalborg industries, søgte og fik aalborg industries ordene ”aalborg boilers”,
”aalborg industries” og ”aalborg heaters” registreret som ef-varemærker for kedler
mv. i 2003 er også ”aalborg” blevet registreret som ef-varemærke for kedler mv.,
men registreringen er efterfølgende begæret ophævet af aalborg engineering a/s.
       aalborg industries har brugt følgende figurmærke (i det følgende: boblelogo-
et):
                                          - 3 -
boblelogoet bruges på aalborg industries hjemmeside. det fremgår af billeder i ny-
hedsbreve, at logoet findes på aalborg industries’ kedler sammen med undervare-
mærket ”mission”. der vises i årsrapporten for 2002 en del af aalborg industries’
kedler. de registrerede varemærker nævnes ikke i teksten i sammenhæng med de
viste kedler. det gør i stedet ”mission”.
      der er for retten fremlagt en række breve fra aalborg industries’ udenlandske
kunder, hvoraf fremgår, at disse kunder kalder aalborg industries for ”aalborg”.
      endvidere er fremlagt en brancheerklæring fra dansk kedelforening, hvoraf
det fremgår, at foreningen kan bekræfte, at kendetegnet aalborg industries både ale-
ne og i boblelogoet har været brugt i en lang årrække af aalborg industries. ifølge
brancherklæringen betyder dette, at kendetegnet ”aalborg” i branchen anses for at
være aalborg industries’ varemærke. endvidere erklærer brancheforeningen, at
”aalborg” er stærkt indarbejdet og velkendt i omsætningskredsen her i landet for
produktion og salg af kedler.
      stednavnet ”aalborg” indgår efter det oplyste i 160 selskabsnavne i danmark.
parternes synspunkter
aalborg industries’ advokat har gjort gældende, at ”aalborg” ikke betegner kedler-
nes geografiske oprindelse eller angiver en åbenbar sammenhæng mellem kedlerne
og byen aalborg. der er absolut ingen sammenhæng mellem kedler og aalborg, og
omsætningskredsen, der i denne branche er fagligt kyndig og meget snæver, antager
hverken aktuelt eller potentielt, at der en sådan sammenhæng, en opfattelse, som de-
les med kontoret for harmonisering i det indre marked, der har registreret ”aal-
borg” som ef-varemærke.
      det er uden betydning for vurderingen af spørgsmålet om særpræg, at aalborg
er danmarks 4. største by, og at ”aalborg” indgår i en række selskabsnavne og va-
remærker. registreringssystemets klasseopdeling dækker tilstrækkeligt det behov,
der måtte være eller opstå for at sikre, at aalborg industries ikke får monopol på
                                         - 4 -
brugen af ”aalborg”. ”aalborg” har derfor i sig selv tilstrækkeligt særpræg til at
kunne blive registreret, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1.
       endvidere er ”aalborg” fremhævet i boblelogoet, som konsekvent er brugt i alt
markedsføringsmateriale, og ”aalborg” er derudover blevet brugt sammen med de
rent beskrivende ord ”industries”, ”boilers” og ”heaters”. det er dokumenteret, at
aalborg industries’ kunder kæder ”aalborg” sammen med aalborg industries. ind-
arbejdelsen understøttes og bekræftes af brancheerklæringen fra den eneste branche-
forening i danmark, hvoraf det fremgår, at branchen selv har accepteret aalborg
industries’ eneret til ”aalborg”. dette bevirker, at ”aalborg” ved indarbejdelse har
fået tilstrækkeligt særpræg til at kunne blive registreret, jf. varemærkelovens § 13,
stk. 3.
patentankenævnets advokat har gjort gældende, at varemærket ”aalborg” mangler
særpræg, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, allerede fordi aalborg er danmarks 4.
største by. det kan derfor ikke udelukkes, at den danske omsætningskreds, der ken-
der byen aalborg, vil kunne forestille sig, at kedler hidrører herfra. behovet for at
friholde ”aalborg” fra varemærkeregistrering understreges af, at der er over 160 sel-
skaber, i hvis navn ”aalborg” indgår.
       eftersom de danske domstole og myndigheder ved administrationen af de nati-
onale varemærkeregler ikke er bundet af kontoret for harmonisering i det indre
markeds praksis i relation til ef-varemærker, er det uden betydning for sagen, at
kontoret for harmonisering i det indre marked har registreret ”aalborg” som ef-
varemærke, en registrering, der i øvrigt efterfølgende er begæret ophævet.
       ”aalborg” er uden selvstændigt særpræg, og der skal derfor en meget stærk
indarbejdelse til, førend mærket vil kunne blive registreret på grundlag af indarbej-
delse.
       aalborg industries har ikke fremlagt anden dokumentation for indarbejdelse
end korrespondance mv. fra udenlandske forretningsforbindelser og en brancheer-
klæring, der indholdsmæssigt er tynd og intetsigende. derudover har aalborg in-
dustries på ingen måde dokumenteret brug af ”aalborg” i sit markedsføringsmateria-
le til danske eller udenlandske kunder uden, at ”aalborg” har stået i forbindelse med
”industries”, ”heaters” eller boilers”.
       der er således ikke noget grundlag for, at tilsidesætte ankenævnets kendelse af
18. marts 2003, hvor varemærkeregistrering blev afvist.
                                                - 5 -
sø- og handelsrettens afgørelse
det findes ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at ”aalborg” er således indarbejdet i den
relevante omsætningskreds, at ”aalborg” i sig selv er egnet til at identificere kedler
som hidrørende fra aalborg industries og dermed til at adskille aalborg industries’
kedler fra andre virksomheders kedler.
      varemærkelovens § 13 gennemfører rådets første direktiv af 21. december
1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
(89/104/eøf) artikel 3, stk. 1 om registreringshindringer og skal fortolkes i lyset af
denne bestemmelse og i overensstemmelse med ef-domstolens praksis herom.
      ef-domstolen har i dom af 4. maj 1999 i de forenede sager c 108/97 og c
109/97, windsurfing chiemsee, udtalt at:
              ”…ifølge direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), udelukkes fra registrering
      beskrivende mærker, nemlig mærker, som udelukkende består af tegn eller an-
      givelser, der kan tjene til at betegne egenskaberne ved de kategorier af varer el-
      ler tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering (præmis 24).
              direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger herved et mål af almen inte-
      resse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer
      eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af
      alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udfor-
      mede mærker. denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller
      angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som
      varemærke (præmis 25).
              hvad nærmere angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den
      geografiske oprindelse af kategorier af varer, for hvilke der ansøges om registre-
      ring af varemærket, navnlig geografiske navne, består der en almen interesse i
      at udelukke enerettigheder over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til
      eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende ka-
      tegorier af varer, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præfe-
      rencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følel-
      ser (præmis 26)…
              det bemærkes dernæst, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke be-
      grænser sig til kun at forbyde registrering af geografiske navne som varemærker
      i de tilfælde, hvor de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et
      omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer, og som derfor
      frembyder en forbindelse med dette efter de relevante omsætningskredses me-
                                             - 6 -
      ning, nemlig i handelen og hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af va-
      rer på det område, for hvilket der ansøges om registrering (præmis 29).
              det fremgår af selve ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c), der henviser til
      »angivelser, der ... kan tjene til at betegne ... (den) geografiske oprindelse«, at
      der også skal udelukkes enerettigheder for geografiske navne, der kan bruges af
      virksomhederne som angivelser af den pågældende kategori af varers geografi-
      ske oprindelse (præmis 30).
              den kompetente myndighed skal derfor i medfør af direktivets artikel 3,
      stk. 1, litra c), vurdere, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om regi-
      strering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de rele-
      vante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågælden-
      de kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan for-
      bindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden (præmis 31).
              ved vurderingen af, om dette geografiske navn i sidstnævnte tilfælde ef-
      ter de relevante omsætningskredses mening kan betegne oprindelsen af den ka-
      tegori af varer, som der er tale om, skal der navnlig tages hensyn til det større
      eller mindre kendskab, som sidstnævnte har til et sådan navn, samt til egenska-
      berne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer
      (præmis 32).
              det bemærkes herved, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), i princippet
      ikke er til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendt i de
      relevante omsætningskredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse
      for et geografisk sted, eller endog af navne, for hvilke det på grund af egenska-
      berne ved det angivne sted (f.eks. et bjerg eller en sø) ikke er sandsynligt, at de
      relevante omsætningskredse vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori
      af varer hidrører fra dette sted (præmis 33)…
              det følger af det ovenfor anførte, at anvendelsen af direktivets artikel 3,
      stk. 1, litra c), ikke afhænger af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtve-
      jende behov for at udelukke enerettigheder (»freihaltsbedürfnis«)…(præmis 35)
              endelig skal det bemærkes, at selv om den i direktivets artikel 3, stk. 1,
      litra c), omhandlede angivelse af den pågældende vares geografiske oprindelse i
      sædvanlige tilfælde ganske vist er angivelsen af det sted, hvor varen er fremstil-
      let, eller hvor den ville kunne være fremstillet, kan det ikke udelukkes, at for-
      bindelsen mellem kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre
      tilknytningsmomenter, f.eks. den omstændighed, at varen er blevet udviklet og
      designet på det pågældende geografiske sted (præmis 36)”.
som det fremgår af domstolens praksis skal der ved vurderingen af, om et stednavn
kan registreres som varemærke, tages stilling til, om de relevante omsætningskredse
                                          - 7 -
opfatter eller i fremtiden vil kunne opfatte en kvalitets- eller egenskabsmæssig for-
bindelse mellem stedet og den pågældende kategori af varer. ved denne vurdering
skal der tages hensyn til de relevante omsætningskredses kendskab til stednavnet, til
egenskaberne ved det sted, som det pågældende navn angiver, og til den pågældende
kategori af varer.
       der er ikke særlige geografiske eller andre forhold i aalborg, der medfører, at
kedler, der designes eller produceres netop i aalborg, herunder af eventuelle andre
virksomheder, har særlige egenskaber eller kvaliteter. kedler designet eller fremstil-
let i aalborg adskiller sig således ikke grundlæggende fra kedler fremstillet eller de-
signet andre steder i danmark eller den øvrige verden, og stednavnet aalborg angi-
ver således ingen bestemte egenskaber ved kedler.
       ordmærket ”aalborg” savner således ikke særpræg for de varer, for hvilke der
er søgt registreret, og ansøgningen om registrering skal derfor tages til følge som
nedenfor bestemt.
                      thi kendes for ret
ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende, at dansk varemærkeansøg-
ning va 2001 04126 aalborg <w> føres til endelig registrering.
       ankenævnet for patenter og varemærker skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i
sagsomkostninger til aalborg industries a/s.
       uffe thustrup                                        ole lundsgaard andersen
                                         elmer.
   rolf malling petersen                                          bjarne egedal
                                         (sign.)
                                      ___ ___ ___
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                           p.j.v. sø- og handelsretten, den
