mc
                                     udskrift
                                          af
                    sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 27. februar 2009 blev af retten i sagen
v‐122‐07
a.møller v/
anita paludan møller
mod
dansk supermarked a/s
(advokat claus barrett christiansen)
afsagt sålydende
                                        d o m:
indledning og påstande
denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det af a. møller registrerede
figurmærke indeholdende ordene ”churros spanske vafler” er til hinder for, at
dansk supermarked a/s kan markedsføre og sælge et produkt under navnet
churros.
                                          - 2 -
a. møller har nedlagt følgende endelige påstande:
1. dansk supermarked a/s tilpligtes at anerkende krænkelse af a. møllers
registrerede rettigheder til kendetegnet churros.
2. dansk supermarked a/s og dennes underafdelinger, netto a/s, føtex a/s, bilka
a/s, tilpligtes at anerkende, at disse har været uberettiget til hverken helt eller
delvist at markedsføre og sælge produktet churros.
3. dansk supermarked a/s tilpligtes at anerkende, at dennes markedsføring og salg
af produktet churros er i strid med markedsføringslovens §§ 1, 2, 5 og 18.
4. dansk supermarked a/s og dennes underafdelinger, netto a/s, føtex a/s, bilka
a/s, forbydes enhver anvendelse af betegnelsen churros i forbindelse med
kommerciel omsætning, herunder fremstilling, indkøb, import, distribution,
markedsføring og salg, af det i bilag 4 og bilag 14 gengivne produkt samt tilpligtes
at tilbagekalde og tilintetgøre produktet og materialer, der anvender betegnelsen
churros for så vidt angår de i bilag 2 anførte varer inden for klasse 29 og 30.
5. dansk supermarked a/s tilpligtes at anerkende håndhævelsen af trussel fremført
mod a. møller af det i bilag 12 gengivet.
6. dansk supermarkeds repræsentant pålægges en bøde for videregivelse af
fortrolige oplysninger.
dansk supermarked a/s har nedlagt påstand om frifindelse over for påstand 1 ‐ 6.
sagen er anlagt den 13. december 2007.
retten har i medfør af retsplejelovens § 366 og med parternes samtykke bestemt, at
sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling.
sagens faktum
                                          - 3 -
anita møller driver virksomhed med salg af forskellige madvarer på festivaler,
markeder og til private fester.
      a. møller har fra begyndelsen af 2003 gjort brug af ordet churros, da hun
forpagtede en forretning, lune spanskrør churros, i tivoli. a. møller fik med
virkning fra 3. juni 2005 under vr 2005 03920 registreret det nedenfor viste
figurmærke i klasse 29 fastfood og i klasse 30 omfattende bl.a. brød og konditori‐ og
konfekturevarer.
a. møller har siden 2005 udbredt konceptet og produktet på markeder og til
arrangementer samt på skanderborg festivalen.
      i en tilbudsavis for uge 48 i 2007 markedsførte netto churros i den nedenfor
gengivne form:
                          bilag 4
                                            - 4 -
      a. møller gjorde i brev af 3. december 2007 indsigelse over for dansk
supermarked a/s, idet hun fandt, at nettos markedsføring krænkede hendes
varemærke og koncept, og foreslog, at parterne fandt en løsning.
      i brev af 4. december 2007 afviste dansk supermarked a/s, at der forelå en
krænkelse af varemærket, og henviste a. møller til at rette et evt. krav mod
leverandøren, anbo foods.
      a. møller havde i brev af 27. november 2007 gjort indsigelse over for
producenten, gedesco, barcelona og foreslog en forhandling. efter yderligere
korrespondance bestred gedescos advokat i brev af 19. december 2007 (bilag 12), at
der forelå en krænkelse, og anførte bl.a.:
      ”we hope this facsimile letter has been useful to clarify that “churros” is a generic
      term and you may not forbid its use in commerce.
      we have been advised that you are threatening gedesco’s client in denmark, basing
      your claim in supposed and inexistent senority of its name churros in that country.
      we summon you to stop these actions immediately or we will be obliged to begin
      legal actions against you in order to obtain reparations for all damages by your rash
      acts and for withdrawing your trademark registration.”
      den 17. juli 2007 ansøgte a. møller om registrering af ordmærket churros.
dette blev afslået ved brev af 25. april 2008 fra patent‐ og varemærkestyrelsen med
begrundelsen, at det manglede særpræg, fordi det var egnet til at angive varens art.
i maj 2008 annoncerede netto på ny i en tilbudsavis med churros.
      a. møller rejste ved ohim indsigelse mod registrering af ordmærket señor
churros. ved ohims afgørelse af 27. oktober 2008 fik a. møller medhold i, at señor
churros ikke kunne registreres i klasse 29, 30, 43 og 11, idet der forelå risiko for
forveksling. om churros kan anses for generisk i danmark anføres i præmis 40:
      conceptually, the word ”churros” does not have any meaning in danish, nor is it
      likely that its meaning in spanish will be understood by the danish public. the
      expression “spanske vafler (spanish waffles) is generic and will naturally be
      perceived as such by the danish public. …”
den 2. februar 2009 fik a. møller, efter at hun have rettet telefonisk henvendelse
herom til patent‐ og varemærkestyrelsen, en endelig registrering af ordmærket
churros i klasse 11, 12, 16 og 39 og en foreløbig registrering af samme ordmærke i
klasse 29, 30 og 35. der er rejst indsigelse mod registreringen i klasse 29, 30 og 35.
                                           - 5 -
       i sagen er af dansk supermarked a/s fremlagt udskrifter fra en række danske
og udenlandske hjemmesider om churros, deres oprindelse og fremstilling af dem,
samt hjemmesider fra virksomheder som fremstiller maskiner til brug for
produktion af ”churros”.
parternes argumentation
a. møller har anført, at hendes varemærke er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk.
2, idet det har været brugt siden 2003 ved forskellige events, arrangementer og
festivaler samt i tivoli, ligesom det er kendt gennem mund‐til‐mund metoden.
       det er ubestridt, at der er tale om varer af samme art, selvom der er tale om
henholdsvis et frisklavet og frossent produkt. dansk supermarked a/s har dog søgt
at skabe en association til, at deres produkt er frisklavet ved at pynte det med friske
bær. der kan derfor opstå risiko for forveksling, idet forbrugeren kan tro, at der er
en forbindelse mellem a. møllers produkt og dansk supermarked a/s’ produkt.
       a. møller har opnået eneret til betegnelsen churros, som er det dominerende
element i det registrerede figurmærke. dernæst har a. møller eneret til ordmærket
churros i klasserne 11, 12, 16, 29, 30, 35 og 39. dansk supermarked a/s kunne
endvidere siges at have krænket a. møllers rettigheder i klasse 16 (for produktets
emballage), klasse 35 (for reklamer, også online) og klasse 39(for distribution af
produktet).
       det er ikke godtgjort, at churros er en generisk betegnelse i danmark, hvor
produktet sælges under navnene spanskrør eller spanske vafler. der henvises
herom til afgørelsen af 27. oktober 2008 fra ohim. patent‐ og varemærkestyrelsen
har også ændret holdning, idet der nu er sket registrering af ordmærket churros, og
patent‐ og varemærkestyrelsen har anset protestsagen som afsluttet.
       ved at anvende ordet churros skabes der en risiko for forveksling, idet en
forbruger kunne forledes til at tro, at der er en forbindelse mellem de to produkter,
især når henses til, at forbrugerne ikke ser produkterne samtidigt
       dansk supermarked a/s har krænket a. møllers varemærke ved i sin
markedsføring at have anført ordet churros og utilbørligt udnyttet a. møller
markedsføring og dermed handlet i strid med god markedsføringsskik. dansk
supermarked a/s har anvendt en emballage i orange, der ligger nært op ad a.
møllers røde farve i varemærket, især når denne farve ses i sollys udendørs.
                                          - 6 -
endvidere skaber billedet af frisk frugt på dansk supermarked a/s’ emballage en
association til et frisk produkt. når henses til, at churros er det dominerende i det
registrerede varemærke, er dansk supermarked a/s’ markedsføring egnet til at
fremkalde forveksling med a. møllers produkt, hvorfor dansk supermarked a/s
har overtrådt markedsføringslovens § 1 og § 18.
       dansk supermarked a/s’ omfattende krænkelse af a. møllers
varemærkerettigheder har foregået på a. møllers eneste eksisterende marked og
dermed en trussel for selve eksistensgrundlaget for hendes virksomhed. dansk
supermarked a/s har en sådan dominerende størrelse og har rådighed over større
ressourcer, som de kan vælge at bruge til at underminere den konkurrencefordel,
som a. møller burde have haft ved et registreret varemærke. det er vigtigt at sende
et signal til koncerner, der bremser innovation ved misbrug af deres dominerende
stilling, jf. rådets direktiv 2004/48.
       dansk supermarked a/s må derfor forbydes at anvende ordet churros, jf.
varemærkelovens § 4, stk. nr. 2 og markedsføringslovens § 18, jf. § 5, stk. 2, nr. 4.
       vedrørende påstand 5 gøres det gældende, at brevet af 19. december 2007 fra
gedesco’s advokat indeholder en trussel mod hendes varemærkerettigheder og
hendes virksomhed, hvilken trussel dansk supermarked a/s må tillægges en del af
ansvaret for, da dansk supermarked a/s ikke har taget afstand herfra. der henvises
til rådets direktiv 2004/48 angående håndhævelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder, hvori fremhæves betydningen af beskyttelse af sådanne
rettigheder.
       vedrørende påstand 6 gøres det gældende, at sagsøgte har lækket fortrolige
oplysninger fra en anden verserende sag, forhalet processen og ikke opretholdt
normal retsprocedure til skade for a. møller, og at videregivelsen af oplysningerne
er i strid med straffelovens § 152 b, idet sagerne ikke er sammenlagt.
dansk supermarked a/s har anført, at dansk supermarked a/s ikke har krænket
a. møllers varemærke eller forretningskendetegn.
       det bestrides, at a. møllers varemærke er indarbejdet i en sådan grad, at det
kan anses for velkendt i relation til varemærkelovens § 4, stk. 2.
       det gøres gældende, at churros er en generisk betegnelse, der dækker over et
bagværk af spansk oprindelse. efter omfanget og karakteren af de fremlagte
                                           - 7 -
udskrifter fra internettet, der omfatter både danske og udenlandske hjemmesider,
må dette anses for godtgjort. dette støttes tillige af patent‐ og varemærkestyrelsens
afgørelse i forbindelse med a. møllers anmodning om registrering af churros
som ordmærke. det må lægges til grund, at a. møller ved at acceptere den delvise
registrering har givet afkald på registrering i klasse 29 og 30. da churros må anses
for en generisk betegnelse, kan det ikke beskyttes som varemærke, jf.
varemærkelovens § 3, stk. 2, jf. § 13, stk. 2, nr. 2.
       da såvel ordet churros som spanske vafler er beskrivende for det produkt, der
sælges, må beskyttelsen af a. møllers varemærke begrænses til meget nærliggende
efterligninger af figurmærkets visuelle udtryk. der er derfor heller ikke risiko for
forveksling mellem den af dansk supermarked a/s anvendte betegnelse churros og
a. møllers varemærke.
       den af dansk supermarked a/s anvendte betegnelse på produktet afbilledet i
bilag 4 har alene ordbestanddelen ”churros” til fælles med a. møllers
varemærke, hvorfor det ikke kan anses for en overtrædelse af varemærkelovens § 4,
stk. 1, da churros må anses for en generisk betegnelse,
       det bestrides, at der foreligger en krænkelse af a. møllers
forretningskendetegn, idet et eventuelt særpræg alene kan henføres til det visuelle
udtryk og ikke til ordbestanddelen i kendetegnet. dansk supermarked a/s har
derfor ikke overtrådt markedsføringslovens § 1, 5 og 18. heller ikke det forhold, at
dansk supermarked a/s har markedsført sit produkt under angivelse af, at
produktet kan indtages sammen med de samme produkter, som a. møller nævner,
kan medføre, at der foreligger en krænkelse.
       markedsføring og salg af produktet afbilledet i bilag 4 udgør derfor ikke en
overtrædelse hverken af varemærkeloven eller markedsføringsloven.
       vedrørende påstand 5 gøres det gældende, at dansk supermarked ikke rette
sagsøger, da ytringer ikke af fremsat af dem, men af deres leverandør.
       vedrørende påstand 6 gøres gældende, at dansk supermarked a/s ikke er
rette sagsøgte.
rettens begrundelse og resultat
ad påstand 1‐4:
                                          - 8 -
anita møllers registrerede mærke et figurmærke bestående af et rødt rektangel,
hvori der er foruden en komet med teksten spanske vafler, er ordet churros.
       det findes ikke godtgjort, at a. møllers varemærke er indarbejdet, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 2.
       churros er et dominerende element i figurmærket..
       churros er på spansk en generisk betegnelse for friturestegte ringe af
beignetdej. ved søgning på internettet på churros fremkommer 841.000 hits,
herunder 9.360 hits på dansk.
       når henses til, at der er tale om en generisk betegnelse for et produkt, som må
kunne produceres, importeres og sælges af alle, er der et behov for friholdelse af
ordet på linje med en række udenlandske betegnelser på fødevarer, som er blevet en
sædvanlig bestanddel af varer i danmark, og som har beholdt deres navn på
oprindelseslandets sprog som f. eks. croissant. dette gælder også, selvom ordet ikke
er et dansk ord. a. møller kan derfor ikke have eneret til at anvende ordet churros,
der er navnet på varen.
       dansk supermarked a/s’ har derfor ikke krænket af a. møllers registrerede
varemærke.
       den emballage, som dansk supermarked a/s har anvendt ved salget, eller
den annonce, som dansk supermarked a/s har haft indrykket, er hverken i farve,
grafik eller på anden måde forvekslelig med a. møllers varemærke, hvorfor der
heller ikke foreligger en krænkelse af markedsføringslovens § 1, 2, 5 og 18.
       dansk supermarked a/s kan efter det ovenfor anførte ikke forbydes enhver
anvendelse af ordet churros ved salg af de nævnte produkter og skal heller ikke
tilbagekalde og tilintetgøre produktet og materialer.
       herefter frifindes dansk supermarked a/s for påstand 1‐4.
ad påstand 5:
da det ikke er godtgjort, at dansk supermarked a/s har været bekendt med
indholdet af brevet inden dets afsendelse og ikke har medvirket til dets
fremsendelse, og da der i en situation som den foreliggende ikke kan pålægges
ansvar for undladelse, frifindes dansk supermarked a/s:
ad påstand 6:
                                        - 9 -
allerede fordi dansk supermarkeds repræsentant ikke er sagsøgt under sagen,
afvise påstanden.
efter sagens omfang og resultat skal a. møller i sagsomkostninger betale 15.000 kr.
til dansk supermarked a/s.
                                 thi kendes for ret
dansk supermarked a/s frifindes for påstand 1‐ 5.
påstand 6 afvises.
i sagsomkostninger betaler a. møller 15.000 kr. til dansk supermarked a/s.
aksel gybel                  mette christensen             jens zimmer christensen
                                        (sign.)
                                     ___ ___ ___
                          udskriftens rigtighed bekræftes
                          p.j.v. sø- og handelsretten, den
