v0177000 - haf
                                     udskrift
                                          af
                     sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
                             afsagt den 11. februar 2005
sag v-177-02                pfizer aps
                            pfizer ireland pharmaceuticals
                            pfizer inc.
                            (advokat gitte holtsø)
                            mod
                            paranova danmark a/s
                            paranova pack a/s
                            (advokat kim jensen)
                                        d o m:
pfizer aps, pfizer ireland pharmaceuticals og pfizer products inc. (i det følgende:
pfizer) er indehaver af varemærkerne tahor (i eu), zarator (i eu og i
danmark), norvas (i spanien) og norvasc (i danmark), alle for klasse 5
(farmaceutiske produkter).
      paranova danmark a/s og paranova pack a/s (i det følgende: paranova) har
opkøbt pfizer-produkter, som var bragt i omsætning under et af disse mærker i en
anden eu-medlemsstat, ompakket dem i forholdet 1:1 og 3:1, påsat varemærkerne
zarasterol eller norvadipin og derefter markedsført de således ompakkede og
ommærkede produkter i danmark.
                                          - 2 -
       sagen drejer sig om, hvorvidt paranova herved har krænket pfizers rettigheder,
om paranovas ompakning og ommærkning af disse produkter skal forbydes, og om
paranova skal betale vederlag til pfizer efter varemærkelovens § 43.
påstande
pfizer har nedlagt følgende påstande:
    1.         paranova skal anerkende at være uberettiget til at ompakke, sælge,
        markedsføre og eksportere pfizers produkter, som er importeret fra en
        medlemsstat af eu eller eøs, på en måde, hvor varemærkerne zarasterol og
        norvadipin anbringes på pfizers produkter, jf. bilag 1-3.
    2.         paranova skal betale pfizer 700.000 kr. i vederlag med sædvanlig
        procesrente fra sagens anlæg den 27. december 2002, til betaling sker.
    3.         fogedretten i ballerups forbud af 17. december 2002, jf. østre
        landsrets kendelse af 8. august 2003, stadfæstes.
paranova har nedlagt påstand om frifindelse og om ophævelse af det forbud, som er
nedlagt af fogedretten i ballerup den 11. december 2002, jf. østre landsrets
kendelse af 8. august 2003.
pfizers varemærker
pfizer er indehaver af eu-varemærkerne tahor og zarator, begge for klasse 5
(farmaceutiske produkter). zarator er også registreret som dansk varemærke for
klasse 5. pfizer anvender disse ordmærker til at markedsføre receptpligtige
lægemidler til sænkning af kolesterolindholdet i blodet, hvis aktive stof er
atorvastatin. tahor sælges i frankrig i pakninger a 28 stk. zarator sælges i
danmark i pakninger a 30 og 100 stk.
       pfizer er ligeledes indehaver af varemærket norvas i spanien og
varemærket norvasc i danmark, begge ligeledes for klasse 5. pfizer anvender
disse ordmærker til at markedsføre et receptpligtigt lægemiddel til behandling af
blandt andet forhøjet blodtryk, hvis aktive stof er amlodipin. norvas
markedsføres i spanien i pakninger a 30 stk. norvasc sælges i danmark i
pakninger a 30 og 100 stk. der er 2 styrker, 5 og 10 mg. fra april 2001 til februar
                                              - 3 -
2004 har norvas uden indsigelse fra pfizer været parallelimporteret fra spanien i
pakninger à 30 stk. og markedsført i danmark af orifarm a/s.
       pfizers produkter sælges i æsker med pfizers design. den ene ende af æsken er
mørkeblå og den anden, bredere, hvid, således at der er en lyseblå stribe ved
overgangen mellem de to forskelligt farvede ender.
paranovas ompakning og ommærkning
paranova har opkøbt 28 stk. pakninger med tahor i frankrig og 1:1 ompakket
lægemidlet til en ny emballage. sagens bilag 1 viser den nye emballage, som er
forsynet med paranovas varemærke zarasterol og paranovas logo og æskedesign
med en tynd mørkeblå og grøn stribe. der står på æsken, at produktet er
parallelimporteret og ompakket af paranova, og at zarasterol svarer til lægemidlet
zarator, hvilket tillige fremgår af indlægssedlen. blisterpakningerne er de
originale tahor pakninger, hvorpå paranova har trykt batch nr., udløbsdato samt
sit varemærke zarasterol.
       paranova har opkøbt 30 stk. pakninger med norvas i spanien, taget
blisterkortene ud af den oprindelige æske og 3:1 ompakket lægemidlet ved at
indlægge det hertil svarende større antal blisterpakninger i en ny æske med 90 stk.
sagens bilag 2-3 viser den nye emballage, som er forsynet med paranovas
varemærke norvapidin og paranovas logo og æskedesign med striber i forskellig
farve, afhængig af lægemidlets styrke. der står på æsken, at produktet er
parallelimporteret af paranova, og at norvapidin svarer til lægemidlet norvasc,
hvilket tillige fremgår af indlægssedlen. blisterpakningerne er de originale norvas
pakninger, hvorpå paranova har trykt batch nr., udløbsdato samt sit varemærke
norvapidin.
       paranovas omsætning af de ompakkede produkter i tiden indtil det straks
nedenfor omtalte fogedforbud har i alt udgjort 13.258.400 kr.
fogedforbudet
den 9. december 2002 nedlagde fogedretten i ballerup følgende forbud:
       ”det forbydes rekvisiti, paranova danmark a/s og paranova pack a/s, at sælge,
       markedsføre og eksportere parallelimporteret zarator/tahor 40 mg, 28 tabletter, varenr.
                                                - 4 -
      007132, i pakninger, der er ompakket på en måde, som fremgår af vedhæftede bilag 1,
      hvis rekvirenten inden den 19. december 2002 stiller en sikkerhed på 500.000 kr.
      det forbydes rekvisiti, paranova danmark a/s og paranova pack a/s, at sælge,
      markedsføre og eksportere parallelimporteret norvasc/norvas 5 mg, 90 tabletter,
      varenr. 008905, i pakninger, der er ompakket på en måde, som fremgår af vedhæftede
      bilag 2, hvis rekvirenten inden den 19. december 2002 stiller en sikkerhed på 4 mio. kr.
      det forbydes rekvisiti, paranova danmark a/s og paranova pack a/s, at sælge,
      markedsføre og eksportere parallelimporteret norvasc/norvas 10 mg, 90 tabletter,
      varenr. 008916, i pakninger, der er ompakket på en måde, som fremgår af vedhæftede
      bilag 3, hvis rekvirenten inden den 19. december 2002 stiller en sikkerhed på 5 mio. kr.
      det påbydes rekvisiti, paranova danmark a/s og paranova pack a/s, at tilbagekalde
      samtlige produkter, … der er fremsendt til distribution og beroende enten hos grossister
      eller apoteker, hvis rekvirenten inden den 19. december 2002 har stillet ovennævnte
      sikkerheder.”
pfizer stillede den krævede sikkerhed den 17. december 2002.
forbudet blev stadfæstet af østre landsret den 8. august 2003.
forklaringer
lene bryderup har forklaret, at pfizer har haft stor succes, både i danmark og på
verdensplan, med tahor og zarator. der er stor genkendelighed af
varemærket. pakningen med 100 stk. er den mest anvendte. zarator er et
fantasinavn, der intet har at gøre med produktets indhold.
      norvasc var indtil marts 2004, hvor pfizers patent udløb, det bedst
sælgende pfizer produkt i danmark. norvasc er ligeledes efter hendes opfattelse
et fantasinavn. både norvasc og zarator kunne være brugt som betegnelser
for helt andre lægemiddelprodukter.
      orifarm påbegyndte parallelimport og markedsføring af norvas i danmark
fra april 2001, og markedsføringen skete uden ommærkning, idet orifarm
markedsførte produktet under det samme varemærke, som det var solgt under i
eksportlandet, nemlig norvas. efter nedlæggelsen af forbudet har paranova
markedsført de pågældende pfizer produkter under deres oprindelige mærker, og
dette salg går, så vidt hun ved, glimrende.
                                          - 5 -
parternes synspunkter
pfizers advokat har gjort gældende, at pfizer er indehaver af de registrerede eu-
varemærker zarator og tahor og af de danske varemærker zarator og
norvasc. pfizer har ved orifarms markedsføring i danmark af norvas fået
varemærkeret også til dette mærke, der i øvrigt er næsten identisk med pfizers
registrerede danske varemærke norvasc. brug af et varemærke, som sker med
indehaverens samtykke, ligestilles med indehaverens egen brug, jf. varemærkelovens
§ 3, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med § 25, stk. 3.
       paranova har krænket pfizers varemærkerettigheder og overtrådt
markedsføringslovens §§ 1-2 ved at tage lægemidlerne ud af deres originale
emballage og lægge dem ind i en ny emballage uden pfizers varemærker, ved at
markedsføre dem i ny emballage i paranovas design, med paranovas logo og under
paranovas varemærker og ved på emballage og indlægsseddel at angive, at de således
ompakkede og ommærkede lægemidler svarer til de varemærker, hvorunder pfizer
sælger de originale lægemidler i danmark.
       ef-domstolen har i sin praksis sat snævre grænser for parallelimportørers
adgang til ompakning og ommærkning, og efter denne praksis går den ompakning og
ommærkning, som paranova har foretaget, langt ud over, hvad der er tilladt af
hensyn til varernes frie bevægelighed, jf. herved bl.a. ef-domstolens dom af 11. juli
1996 i de forenede sager c-427, 429 og 436/93, bristol-myers squibb m.fl. mod
paranova a/s. ompakningen og ommærkningen har på ingen måde været nødvendig
for at få effektiv adgang til det danske marked med de pågældende lægemidler.
       paranova havde uden vanskeligheder kunnet sælge både tahor og norvas
på det danske marked under de originale varemærker og i de samme
pakningsstørrelser som i de lande, hvorfra de er parallelimporteret. ompakningen og
ommærkningen har alene haft til formål at skaffe paranova en kommerciel fordel ved
at markedsføre produkterne som sine egne.
       paranova burde således have parallelimporteret de pågældende lægemidler
under bibeholdelse af de originale pakninger og de originale varemærker, således at
paranova kun havde tilføjet dansksproget indlægsseddel samt den påkrævede
tillægsetikettering. en sådan parallelimport måtte pfizer da også acceptere, da
orifarm importerede norvas i 2001-2004.
                                          - 6 -
       paranovas ompakning og ommærkning af pfizers produkter er tillige i strid
med markedsføringslovens § 1, idet paranova har markedsført pfizers produkter
under en reelt helt ny brand identitet. den foretagne markedsføring er endvidere
vildledende, jf. markedsføringslovens § 2, idet den er egnet til at give forbrugere det
indtryk, at der er tale om andre produkter end dem, de kender som pfizers.
       paranova foretager endvidere ulovlig co-branding, ved at anvende sit eget
varemærke zarasterol sammen med pfizers varemærke tahor på
blisterpakningerne og ved på emballage og indlægssedler at anføre, at zarasterol
svarer til zarator, henholdsvis at norvapidin svarer til norvasc. når denne
oplysning gives af en konkurrent under de foreliggende omstændigheder, er der ikke
tale om nogen neutral og objektiv forbrugeroplysning, men derimod snyltning på
pfizers varemærker.
       paranovas anvendelse af varemærkerne zarasterol og norvapidin udgør
endvidere i sig selv en varemærkekrænkelse i henhold til varemærkelovens § 4, stk.
1, nr. 2. der er produktidentitet, og varemærkerne ligner hinanden, således at der er
risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem
mærkerne. det er i den forbindelse uden betydning, at pfizer i sin tid ikke
protesterede mod paranovas registrering af varemærkerne, idet det er paranovas brug
af varemærkerne for netop disse produkter, som udgør varemærkekrænkelsen,
hvilket er særlig tydeligt under de omstændigheder, hvorunder zarasterol og
norvadipin er brugt i denne sag.
       paranovas krænkelser er langt mere vidtrækkende end de krænkelser, der har
dannet grundlag for højesterets praksis, hvorefter der udmåles erstatning svarende til
5% af paranovas omsætning i danmark på de pågældende produkter.
paranovas advokat har gjort gældende, at paranova har været berettiget til at
ompakke pfizers produkter til ny emballage med paranovas eget logo og egne
varemærker.
       det er nødvendigt for paranova at markedsføre produkterne under ét
varemærke i stedet for de forskellige varemærker, som paranova køber dem under i
de forskellige lande, hvorfra paranova parallelimporterer de produkter, som paranova
markedsfører som zarasterol og norvadipin.
       når pfizer har markedsført produkter i et eu-land, må de finde sig i, at andre
køber dem og gør med dem, hvad de vil, jf. varemærkelovens § 6, og hverken
                                          - 7 -
ompakningen eller fjernelsen af pfizers varemærker udgør nogen
varemærkekrænkelse.
       paranovas ompakning og ommærkning er heller ikke i strid med
markedsføringslovens §§ 1-2. folkesundheden er vigtig. paranova har søgt at give
forbrugerne oplysning om, hvad produktet svarer til.
        det er ikke er co-branding at anvende varemærkerne zarasterol og norvapidin
sammen med tahor og norvas på blisterpakningerne. det er et krav i henhold
til lægemiddellovgivningen, at disse mærker anføres på pakningerne sammen med
batch nr. og udløbsdato.
       pfizer ikke har registreret varemærket norvas i danmark eller eu og kan
ikke erhverve ret til dette ordmærke i danmark alene på grund af orifarms
markedsføring af norvas i danmark i 2001-2004. pfizer har endvidere ikke gjort
indsigelse mod paranovas registrering af zarasterol og norvadipin. zarasterol ligner
ikke zarator og norvadipin ikke norvasc eller norvas så meget, at brugen
af disse mærker for tilsvarende produkter er en varemærkekrænkelse.
       pfizer har ikke har mistet noget salg. apotekerne skal udlevere det billigste
produkt uanset dettes varemærke.
sø- og handelsrettens afgørelse
det lægges ved afgørelsen til grund, at parallelimporteret tahor og zarator
ville kunne sælges i danmark i de oprindelige pakningsstørrelser, og at det hverken
var nødvendigt at foretage ompakning eller ommærkning for at få effektiv adgang til
det danske marked for sådanne parallelimporterede produkter.
       paranova kunne således have nøjedes med at foretage tillægsetikettering,
indlægge dansksprogede indlægssedler og påtrykke emballage, indlægsseddel og
blisterpakninger de oplysninger, som kræves efter lægemiddellovgivningen.
       at ompakning ikke var nødvendig for at få effektiv markedsadgang, illustreres
af, at orifarm i 2001-2004 parallelimporterede og i danmark markedsførte
norvas, som er et af de to lægemidler, som denne sag drejer sig om, under det
originale mærke og i den pakningsstørrelse, hvori orifarm havde købt dette
lægemiddel i spanien.
       paranova findes at have krænket pfizers varemærkerettigheder og at have
overtrådt marekedsføringslovens §§ 1-2 ved at udtage lægemidlerne af den originale
pfizer-pakning, ved at indlægge dem i en ny paranova-pakning, til dels i andre
                                          - 8 -
pakningsstørrelser (3:1), ved at markedsføre dem under paranovas egne varemærker
zarasterol og norvadipin, ved at angive, at de pågældende lægemidler svarer til
zarator, henholdsvis norvasc, og ved på blisterkortene at trykke zarasterol,
henholdsvis norvadipin ved siden af pfizers varemærker zarator, henholdsvis
norvas.
      det bemærkes herved, at orifarms markedsføring med pfizers samtykke i
2001-2004 af parallelimporteret norvas findes at have stiftet ret for pfizer til
mærket norvas i danmark, jf. varemærkelovens § 25, stk. 3.
      paranova har under de beskrevne omstændigheder anvendt sine varemærker for
produkter, hvorfra paranova har fjernet pfizers varemærker. i hvert fald under disse
omstændigheder findes brugen af de lignende mærker zarasterol og norvadipin at
krænke pfizers rettigheder til zarator, norvas og norvasc.
              pfizers påstande tages herefter til følge, således at vederlag og
erstatning i overensstemmelse med den praksis, højesteret har fastlagt i disse sager,
udmåles til et beløb, der svarer til 5% af paranovas omsætning på de pågældende
produkter eller 650.000 kr.
      sagsomkostningerne omfatter også fogedsagen.
                          thi kendes for ret
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal anerkende at være uberettiget til
at ompakke, sælge, markedsføre og eksportere pfizer aps, pfizer ireland
pharmaceuticals, og pfizer products inc.s produkter, som er importeret fra en
medlemsstat af eu eller eøs, på en måde, hvor varemærkerne zarasterol og
norvapidin anbringes på pfizers produkter, jf. sagens bilag 1-3.
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal til pfizer aps, pfizer ireland
pharmaceuticals, og pfizer products inc. betale 650.000 kr. med sædvanlig
procesrente fra den 27. december 2002, samt sagens omkostninger med 100.000 kr.
fogedretten i ballerups forbud af 17. december 2002, jf. østre landsrets kendelse af
8. august 2003, stadfæstes.
                               - 9 -
 uffe thustrup                                      allan suhrke
                              elmer
torben svanberg                                  jørgen gawinetski
                              (sign.)
                           ___ ___ ___
                udskriftens rigtighed bekræftes
                p.j.v. sø- og handelsretten, den
