v016100l - haf
                                          udskrift
                                                af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                    afsagt den 14.oktober 2005
v-161-03                             asani holdings ltd.
                                     (advokat per hansen)
                                     mod
                                     holbech holding aps
                                     (advokat claus spangenberg)
                                             dom
indledning og påstande
den 8. oktober 2002 har holbech holding aps (i det følgende: holbech holding) med virkning
fra ansøgningens dato, den 21. september 2002, fået følgende figurmærke med teksten asa-
ni registreret for klasse 25: lingeri, undertøj, nattøj, badetøj (vr 2002 03513):
                                            - 2 -
den 7. februar 2003 har holbech holding endvidere fået det samme figurmærke registreret
under madrid-protokollen for klasse 25: lingerie, underwear, swimwear, med designering af
østrig, benelux, finland, tyskland, island, norge og sverige og med notifikationsdato den
15. maj 2003 (wipo 800 654).
      asani holdings limited (i det følgende: asani holdings) har under denne sag nedlagt
påstand om, at holbech holding skal anerkende, at retten til varemærket asani som ord-
mærke og figurmærke for klasse 25: lingeri, undertøj, nattøj og badetøj tilkommer asani
holdings, og at registreringerne vr 2002 03513 og wipo 800 654 skal udslettes eller ophæ-
ves, subsidiært at holbech holding skal underskrive de erklæringer og øvrige dokumenter,
som er nødvendige for, at de nævnte registreringer overføres til asani holdings mod refusi-
on af registreringsgebyrerne.
      holbech holding har nedlagt påstand om frifindelse.
tidligere registreringer af figurmærker med teksten asani
den 22. juli 1996 ansøgte holbech a/s om eu-registrering af et med vr 2002 03513 og wipo
800 654 identisk figurmærke for klasse 25: clothing made of jersey and knitted fabrics, in
particular underwear, night-dresses and pyjamas. efter at ohim (office for harmonization
in the internal market) havde rykket for registreringsgebyr, og dette ikke var blevet betalt,
meddelte ohim den 29. september 1999 holbech a/s, at ansøgningen blev betragtet som til-
bagekaldt.
      et med vr 2002 03513 og wipo 800 654 identisk figurmærke (vr 1992 01593) var regi-
streret for klasse 25: dameundertøj, korsettering og nattøj fra den 20. marts 1992 til den 20.
                                               - 3 -
marts 2002, hvor asani holdings registrering ophørte på grund af manglende betaling af
fornyelsesgebyr. holbech a/s og scanlace a/s havde tidligere været registreret som indeha-
vere af mærket.
      et andet figurmærke med teksten asani og et noget ældre udseende var registreret
for klasse 25: trikotage (beklædning), særlig natkjoler og pyjamas (vr 1952 01244) fra den 6.
september 1952 til den 6. september 2002, hvor asani holdings registrering ophørte på
grund af manglende betaling af fornyelsesgebyr. scanlace a/s, holbech a/s og asani inter-
national ltd. havde tidligere været registreret som indehavere af mærket.
parterne
asani holdings er et selskab, som er registreret på british virgin islands, og som har forret-
ningssted i hong kong og er kontrolleret af steen rasmussen, der tillige kontrollerer selska-
berne asani australia pty ltd. og asani international ltd.
      holbech holding ejes af henrik holbech og er stiftet den 16. oktober 2000 ved apport-
indskud af hans aktier i holbech a/s. henrik holbech er direktør for begge selskaber.
      holbech a/s blev stiftet i 1994 under navnet asani aps og solgte i danmark lingerivarer
indkøbt i fjernøsten under figurmærket asani på licens fra den daværende varemærkeinde-
haver asani international ltd. steen rasmussen indtrådte senere i 1994 som bestyrelsesfor-
mand i selskabet, der i februar 1996 blev omdannet til et aktieselskab under navnet asani
(danmark) a/s. indtil december 1998 ejedes selskabet herefter af asani australia pty ltd.
med 25 %, asani holdings med 26 % og henrik holbech med 49 % af aktiekapitalen. på
grund af samarbejdsproblemer mellem henrik holbech og steen rasmussen blev der den 9.
juni 1998 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor aktionærerne bl.a. besluttede at
afvikle selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, ligesom steen rasmussen udtrådte af besty-
relsen. i den forbindelse blev der bl.a. indgået følgende aftale mellem aktionærerne:
      ”… asani-navnet er i dag registreret ved patentdirektoratet i dk med selskabet som ejer.
      …
                                                 - 4 -
       steen rasmussen har bedt om en transferering af mærket til asani holdings ltd., hong
       kong, fra hvem det blev overdraget i forbindelse med registreringerne i europa. dette
       skal være gennemført senest 01.09.98 uanset om eu-registreringen er på plads eller ej. …”
mellem asani holdings – i aftalen benævnt asani holdings ltd. og med en nærmere angi-
ven adresse i hong kong - og asani australia pty ltd. på den ene side og henrik holbech
på den anden blev der med virkning fra den 31. december 1998 truffet aftale om, at henrik
holbech skulle erhverve 98 % af aktierne i selskabet, der i 1999 ændrede navn til holbech
a/s. af aftalen af 31. december 1998 fremgik tillige følgende:
       ”… parterne er enige om, at alle rettigheder til selskabsnavnet og varemærket ”asani” og
       selskabsnavne eller varemærker, hvori …”asani” … indgår tilhører [asani holdings].
       hverken [henrik holbech] eller [holbech a/s] skal således være berettiget til at benytte
       … ”asani” … i nogen sammenhæng …”
denne aftale blev underskrevet af alfred yeung på vegne asani holdings, af steen rasmus-
sen på vegne asani australia pty ltd. og af henrik holbech. forinden var en næsten iden-
tisk aftale indgået mellem parterne, hvor steen rasmussen havde underskrevet på vegne
asani holdings.
       asani holdings gav tilladelse til, at varemærket asani blev anvendt i 1999 af holbech
a/s i forbindelse med salg af selskabets restlager.
forklaringer
steen rasmussen har forklaret, at han i dag bor i australien, og at han ikke har boet i dan-
mark i de seneste 38 år. da han registrerede sit selskab, asani holdings, på british virgin is-
lands, boede han i hong kong, hvor det var en almindelig måde at etablere selskaber på.
henrik holbech var med til at bestemme, at selskabet skulle placeres på british virgin is-
lands.
       alfred yeung er en del af ledelsen i selskabet, og efter at have flyttet forretningsadresse
flere gange har selskabet i dag kontorfællesskab på queens road i hong kong sammen med
alfred yeung.
                                            - 5 -
      han har ikke kendskab til andre selskaber med navnet asani, men han har flere andre
selskaber, herunder 2-3 i australien, samt asani international ltd., som er registreret i hong
kong.
      asani er indehaver af varemærket asani. han fik retten til varemærket omkring
1988/1989, hvor han var adm. direktør for et tøjfirma i australien. i den forbindelse var han
på en udstilling i paris, hvor han mødte palle baunsgaard fra scanlace a/s. palle baunsgaard
spurgte, om han ville se scanlace a/s’ produktion i viborg, idet scanlace a/s ønskede at
sælge blonder til australien og hong kong. efter et par måneders forhandling nåede de til
en aftale. han skulle hjælpe scanlace a/s til et salg på 18 mio. kr. i hong kong, og scanlace
a/s skulle overføre varemærket asani til asani international ltd. i hong kong. de disku-
terede tillige muligheden for at sælge asani-produkter i danmark, og han blev anbefalet at
kontakte henrik holbech.
      asani aps blev stiftet i 1994 med henrik holbech og et selskab kontrolleret af ham
som anpartshavere. opgavefordelingen var således, at henrik holbech tog sig af salget,
mens han stod for produktionen, da han havde alle kontakterne i hong kong. kunderne, der
aftog asani-produkter, var fdb samt føtex og bilka, og i 1995-1996 var der en omsætning
på omkring 12-14 mio. kr. selskabet købte for omkring 1 mio. kr. blonder af scanlace a/s.
frem til 1999 havde selskabet nok solgt for omkring 20-30 mio. kr., hvoraf 5-6 mio. kr. ved-
rørte asani-produkter til fdb og føtex.
      i 1997 blev to varemærker, indeholdende navnet asani, registreret som tilhørende
asani (danmark) a/s. asani-produkter solgtes flere steder i europa, og henrik holbech
havde oplyst, at det var nemmere at administrere salget, hvis varemærkerne blev registreret i
danmark. det var ikke meningen, at varemærkerne skulle tilhøre asani (danmark) a/s.
      i 1998 indgik han aftale med henrik holbech om overdragelse af aktierne i asani (dan-
mark) a/s til henrik holbech, som det var umuligt at videreføre samarbejdet med.
      det blev besluttet at afhænde restlageret for at betale selskabets gæld, og at henrik
holbech måtte benytte asani-varemærket i ét år til dette formål. der var aldrig tvivl om, at
asani var hans og asani holdings eget varemærke, og dette blev skrevet ind i aftalen. asa-
ni holdings ønskede at bruge varemærket mere udbredt, og selskabet havde planer om en
omfattende introduktion af mærket i bl.a. danmark, hvor han ikke har brugt det siden 1999.
                                                - 6 -
      han havde ikke kendskab til, at varemærkerne skulle fornys, idet han ikke havde fået
dette oplyst af hverken henrik holbech eller palle baunsgaard fra scanlace a/s.
      han blev i 2003 opmærksom på, at hans varemærke var taget i brug af andre.
henrik holbech har forklaret, at han har beskæftiget sig med afsætning af tekstiler fra asien i
europa i 20 år.
      asani aps blev stiftet af steen rasmussen og ham selv med det formål at få liv i det
gamle asani-mærke, hvilket lykkedes. mærket ejedes dengang af scanlace a/s, og asani
aps fik rettighederne til navnet efter aftale mellem steen rasmussen og scanlace a/s. der
var en gentleman-agreement om, at selskabet måtte anvende varemærket i danmark under
forudsætning af, at scanlace a/s’ blonder blev anvendt til tøjet.
      licensaftalen blev indgået mellem asani international ltd. og asani aps, der betalte
royalty i hvert fald i ét regnskabsår.
      da samarbejdet mellem ham og steen rasmussen begyndte at gå dårligt, ønskede han
samarbejdet ophævet på en generalforsamling i 1998.
      aktieoverdragelsesaftalen blev udfærdiget i to versioner, idet steen rasmussen var
ked af, at han i den første version havde underskrevet på vegne asani holdings. den anden
version blev derfor underskrevet af alfred yeung i hong kong.
      da han fortsatte selskabet, var han i en periode nødt til at bruge varemærket for at få
afviklet et varelager, som han ikke var interesseret i at købe. efter den 31. december 1998
brugte han ikke længere varemærkerne.
      han forestod overførslen af varemærket. hverken asani australia pty ltd. eller asani
holdings havde interesseret sig for eu-registreringen. han videresendte et brev fra ohim af
30. marts 1999 vedr. betaling af registreringsafgift til en adresse i hong kong. i øvrigt anså
han det ikke for at være hans opgave at videresende korrespondance til asani holdings.
      holbech holding blev stiftet i 2001 af strategiske årsager. holbech holding lever af si-
ne aktiver, og der er ingen drift i selskabet.
      i forbindelse med, at fdb i 2001/2002 anmodede ham om at være leverandør på et va-
remærke, som kunne bruges til ”promotion”, kom han i tanke om asani-mærket. han kon-
taktede derfor telefonisk patent- og varemærkestyrelsen, som oplyste, at mærket ikke længe-
re var registreret, idet registreringen var udløbet på grund af manglende betaling. da mær-
                                              - 7 -
ket således var frit tilgængeligt, valgte han den 21. september 2002 at lade holbech holding
ansøge om registrering. den tidligere registrering udløb i marts 2002, men havde frist til be-
taling af fornyelsesgebyret indtil den 20. september 2002.
       holbech holding modtager som vederlag for brugen af varemærket asani 2 % af om-
sætningen af varer med dette mærke. vederlaget for regnskabsåret 2003/2004 var i alt på
63.000 kr. i de første 9 måneder af 2004/2005 har vederlaget været på i alt 38.000 kr.
       fdb designer i vid udstrækning selv produkterne. der er ikke andre kunder i dan-
mark end fdb, der har fået lov til at bruge varemærket asani.
parternes synspunkter
asani holdings advokat har gjort gældende, at rettighederne til varemærket asani tilhører
asani holdings. ved aktieoverdragelsesaftalen af 1998 blev der er indgået en klar aftale her-
om mellem asani holdings og henrik holbech, og holbech holding må i dette tilfælde
identificeres med henrik holbech, der er direktør og eneanpartshaver i selskabet, og med
det i aftalen omtalte selskab holbech a/s, idet dette er nødvendigt for at modvirke omgåelse
af aftalens klare og entydige bestemmelser. holbech holdings brug af varemærket har derfor
været uberettiget.
       det fremgår tillige af referatet for den ekstraordinære generalforsamling, at parterne
var enige om, at asani-varemærket efter ophøret af deres samarbejde skulle tilhøre asani
holdings.
       det er uden betydning, at holbech a/s i en tidsbegrænset periode kunne benytte va-
remærket, da tilladelsen hertil netop var tidsbegrænset og indgået alene med henblik på, at
holbech a/s kunne afhænde sit restlager af disse varer. efter udløbet af denne overgangspe-
riode på et år måtte varemærket ikke benyttes af holbech eller hans selskaber.
       henrik holbechs kontraktlige forpligtelse til at afstå fra enhver anvendelse af vare-
mærket asani er ikke tidsmæssigt begrænset og er ikke betinget af, at asani holdings an-
vender varemærket eller anvender dette på nogen bestemt måde. det er uden betydning for
dette aftalemæssige forbud mod, at holbech og hans selskaber benytter navnet, om vare-
mærket er registreret eller ej.
                                              - 8 -
       asani holdings havde i øvrigt også varemærkeret som følge af asani holdings brug af
varemærket varemærket, dvs. i 5 år fra 1999.
       registreringerne vr 2002 03513 og wipo 800 654 er herefter i strid med varemærkelo-
vens § 15, stk. 1, nr. 1, og skal ophæves i medfør af varemærkelovens § 28. subsidiært må va-
remærkerne overføres til asani holdings.
       asani holdings har den fornødne retlige interesse i at få sine påstande påkendt.
holbech holdings advokat har gjort gældende, at holbech holding er registreret ejer af figur-
mærket vr 2002 03513 og wipo 800 654, idet registreringerne af varemærket er tilvejebragt i
overensstemmelse med gældende lov.
       asani holdings kan ikke støtte ret på de to tidligere danske varemærkeregistreringer,
vr 1952 01244 og vr 1992 01593, som begge var ophørt, før holbech holding ansøgte om
registrering. da asani holdings registreringer ophørte, blev det muligt for enhver og herun-
der også for holbech holding at ansøge om registrering af det figurmærke, som nu ikke
længere var registreret i varemærkeregistret. i øvrigt ville registreringerne under alle om-
stændigheder være bortfaldet den 31. december 2003 på grund af manglende brug af vare-
mærkerne i tiden efter den 31. december 1998, jf. varemærkelovens § 25.
       asani holdings har ikke været indehaver af ordmærket asani, da de to tidligere dan-
ske varemærkeregistreringer begge alene angik figurmærker. det må i den forbindelse til-
lægges processuel skadesvirkning, at asani holding har undladt at dokumentere, at asani
holding var indehaver af ordmærket asani.
       asani holding kan ikke i forhold til holbech holding støtte ret på aktieoverdragelses-
aftalen mellem asani holding og henrik holbech, idet holbech holding ikke er part i denne
aftale. der er ikke grundlag for at statuere identitet mellem henrik holbech og holbech
holding. tilsidesættelse af gyldigt etablerede selskabsskel bør kun undtagelsesvist accepte-
res, f.eks. ved overtrædelse af skattelovgivningen. holbech holding har ikke forsøgt at omgå
aktieoverdragelsesaftalen. asani holdings er end ikke selv part i aftalen, og trods opfordring
hertil har asani holdings ikke dokumenteret at være identisk med det selskab af samme
navn, der er nævnt i aftalen.
       endvidere er aftalens forbud mod brug af navnet asani bortfaldet ud fra et forud-
sætningssynspunkt. det var således en afgørende forudsætning for holbech a/s og henrik
                                             - 9 -
holbech, at asani holdings var indehaver af rettighederne til varemærket asani, og at asa-
ni holdings havde en reel forretningsmæssig interesse i at benytte varemærket.
       da holbech holdings varemærke ikke er registreret i strid med varemærkelovens § 15,
er der ikke hjemmel til at begære ophævelse heraf, jf. varemærkelovens § 28. asani holdings
har ikke godtgjort, at et ældre eksisterende mærke har været brugt i overensstemmelse med
varemærkelovens § 25, jf. varemærkelovens § 28, stk. 5. det bestrides, at varemærkelovens §
28 eller § 29 hjemler adgang til at kræve ophævelse af en wipo-registrering, og det bestrides,
at der er hjemmel til at pålægge holbech holding at overføre sine varemærkeregistreringer
til asani holdings.
       endelig gøres det gældende, at asani holdings savner retlig interesse i at gøre krav på
varemærket asani. asani holdings har således ladet eu-varemærkeansøgningen bortfalde
samt ladet varemærkeregistreringerne vr 1952 01244 og vr 1992 01593 ophøre ved ikke at
betale de nødvendige gebyrer. asani holdings har ikke benyttet varemærket asani over-
hovedet i perioden fra den 31. december 1998 og frem til dato.
sø- og handelsrettens afgørelse
det lægges til grund, at det sagsøgende selskab i denne sag, asani holdings ltd., er det sel-
skab, som den 31. december 1998 sammen med asani australia pty ltd.. indgik aftale med
henrik holbech om, at alle rettigheder til selskabsnavnet og varemærket asani og alle sel-
skabsnavne og varemærker, hvori asani indgår, tilhører asani holdings, og at hverken
henrik holbech eller holbech a/s er berettiget til at benytte asani i nogen sammenhæng.
asani holdings har således retlig interesse i at påtale overtrædelser af denne aftale.
       henrik holbech og holbech a/s var allerede ifølge aftalen af 31. december 1998 uberet-
tiget til at benytte asani i nogen sammenhæng i forhold til asani holdings, og henrik hol-
bech og holbech a/s kan under de foreliggende omstændigheder ikke slippe uden om den-
ne forpligtelse ved at indskyde holbech a/s i det af henrik holbech 100 % procent ejede og
kontrollerede holdingselskab, som derefter søger at tilegne sig varemærket.
       holbech holdings registrering og brug af mærket var imidlertid også i strid med asani
holdings rettigheder ifølge varemærkeloven til varemærket asani, idet asani holdings
havde erhvervet retten til dette varemærke ved aktionæraftalen af juni 1998 og ved at gøre
                                               - 10 -
brug heraf i 1998-1999. det bemærkes herved, at også holbech a/s’ brug af asani-mærket i
1999 i forbindelse med afviklingen af restlageret indebar, at asani holdings brugte sit mær-
ke, idet holbech a/s brugte mærket efter aftale med asani holdings. retten til et figurmær-
ke, som består af et ord, skaber samtidig varemærkeret til dette ord. uanset at registreringen
af varemærket ophørte i 2002 som følge af manglende betaling af fornyelsesgebyr, havde
asani holdings således erhvervet ret til figur- og ordmærket asani som følge af brugen
heraf indtil 1999, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, og denne ret var ikke ophørt den 29.
december 2003, hvor asani holdings anlagde denne sag.
      de figurmærker, som holbech holding i 2002 og 2003 har fået registreret som vr 2002
03513 og wipo 800 654, er identiske med asani holdings figur- og ordmærke asani, og
holbech holding har ubestridt brugt mærkerne for samme varer som asani holdings. hol-
bech holding har således krænket asani holdings ved brug erhvervede ret til figur- og
ordmærket asani ved den 22. september 2002 at lade mærket registrere og ved mod beta-
ling af licensafgift at have tilladt andre at producere lingeri mv. under dette mærke.
      holbech holding skal således i overensstemmelse med asani holdings påstand aner-
kende, at retten til varemærket asani som ordmærke og figurmærke inden for klasse 25:
lingeri, undertøj, nattøj og badetøj, tilhører asani holding, og at registreringerne vr 2002
03513 og wipo 800 654 skal udslettes eller ophæves.
      retten finder, at asani holdings burde have interesseret sig noget mere for, hvordan
det gik med selskabets varemærkeregistreringer, og navnlig have sikret sig, at asani hol-
dings modtog meddelelser eller opkrævninger vedrørende selskabets varemærkeregistrerin-
ger. ved ikke at gøre dette har asani holdings et vist medansvar for, at holbech holding
kunne få gennemført de varemærkeregistreringer, som sagen angår, og dermed for, at tvi-
sten er opstået. hver part skal bære derfor sine egne sagsomkostninger.
                                 thi kendes for ret
holbech holding aps skal anerkende, at retten til varemærket asani som ordmærke og fi-
gurmærke for klasse 25: lingeri, undertøj, nattøj og badetøj tilkommer asani holdings ltd.,
og at registreringerne vr 2002 03513 og wipo 800 654 skal udslettes eller ophæves.
                                            - 11 -
hver part bærer sine egne sagsomkostninger.
                                      michael b. elmer
     uffe thustrup                                             jette gemzøe
                                            (sign.)
                                         ___ ___ ___
                              udskriftens rigtighed bekræftes
                              p.j.v. sø- og handelsretten, den
