v0064000 - jf
                                     udskrift
                                         af
                    sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 23. juni 2004 blev af retten i sagerne
v-64-03
novo nordisk a/s
(advokat katja høegh)
  mod
1) paranova danmark a/s
 (advokat kim jensen)
2) paranova pack a/s
 (advokat kim jensen)
v-66-03
novo nordisk a/s
(advokat katja høegh)
  mod
1) orifarm a/s
 (advokat jens jakob bugge)
2) medipack a/s
 (advokat jens jakob bugge)
                                          - 2 -
afsagt sålydende
                                          dom:
i sagen v 64/03 har novoen novo nordisk a/s nedlagt påstand om at de sagsøgte
paranova danmark a/s og paranova pack a/s, herefter paranova, skal anerkende i
forbindelse med parallelimport af novos produkter under foretagelse af tillægseti-
kettering eller fuld ompakning eller ommærkning under anvendelse af novos va-
remærke at være forpligtet til
1. at notificere novo om i hvilket land produkterne er indkøbt, til hvilket marked
   parallelimporten vil blive foretaget, samt hvilke pakningsstørrelser der er tale om,
2. på begæring at fremsende en egentlig prøvepakning og produktprøve som giver
   mulighed for at kontrollere både yder- og inderpakning samt indlægsseddel, og
   herunder sikre at originalproduktets originale tilstand ikke er berørt, samt at den
   foretagne ompakning ikke skader varemærkets renommé,
3. at give novo 15 arbejdsdage fra modtagelsen af notifikation ledsaget af prøvepak-
   ning til påbegyndelsen af det planlagte salg,
4. i de tilfælde hvor der bliver foretaget en fuld ompakning og/eller ommærkning at
   begrunde og dokumentere nødvendigheden heraf,
5. at foretage notifikation under overholdelse af ovenstående betingelser hver gang
   paranova ændrer pakkepraksis, herunder skifter oprindelsesland, stykstørrelse
   og/eller ændrer pakningslayout med hensyn til de ovennævnte parallelimporterede
   produkter hidrørende fra novo.
i processkrift 2 af 29. marts 2004 har novo over for paranova nedlagt en række på-
stande 6-12, betegnet som supplerende påstande. påstandene vedrører angivelige
overtrædelser af novos varemærkerettigheder idet paranova i en række nærmere
angivne tilfælde på nærmere angivne måder skal have undladt at foretage hvad der
efter novos opfattelse er forskriftsmæssig notifikation.
 paranova har principalt påstået afvisning af påstandene 1-5, subsidiært frifindelse.
                                           - 3 -
i sagen v 66/03 har novo nedlagt samme påstande 1-5 over for de sagsøgte orifarm
a/s og medipack a/s (herefter orifarm) som novo har nedlagt over for paranova i
sagen v 64/03. orifarm har påstået afvisning af påstandene 1-5, subsidiært frifindel-
se. i processkrift 2 af 29. marts 2004 har novo over for orifarm ligeledes nedlagt en
række påstande 6-9, betegnet som supplerende påstande. påstandene vedrører som i
sagen v 64/03 angivelige overtrædelser af novos varemærkerettigheder idet orifarm
i en række nærmere angivne tilfælde på nærmere angivne måder skal have undladt at
foretage hvad der efter novos opfattelse er forskriftsmæssig notifikation.
ved kendelse af 5. januar 2004 bestemte retten at paranovas og orifarms påstande
om afvisning begrundet i formuleringen af novos påstande 1-5 skulle tages under
særskilt forhandling. forhandlingen fandt sted den 11. maj 2004.
under deldomsforhandlingen var det novos påstand at påstandene 1-5 skulle tages
under realitetsbehandling.
endvidere var det novos påstand at påstandene 6-12, respektive 6-9 skulle antages til
realitetsbehandling. retten tilkendegav at påstandene kunne nedlægges da sagens
forberedelse, for så vidt angår andet end spørgsmålet om realitetsbehandling af no-
vos påstande 1-5, ikke var afsluttet på det tidspunkt påstandene 6-12 (6-9) blev ned-
lagt. forhandlingen vedrørte derfor i alt væsentligt spørgsmålet om påstandene 1-5 i
de to sager kunne admitteres.
paranovas anbringender
paranova bestrider at sagen, som anført af novo, vedrører spørgsmål om sikring af at
paranova overholder de krav til notifikation som ef-domstolen har opstillet for pa-
rallelimportører af lægemidler. sagen drejer sig om forhold som ef-domstolen alle-
rede har taget stilling til, og som giver novo tilstrækkelig mulighed for at varetage
sine varemærkerettigheder. novos påstande relaterer sig til forhold i fremtiden hvor-
for novo ikke kan være vidende om hvorvidt paranova konkret vil overholde de noti-
fikationskrav som ef-domstolen har opstillet.
der eksisterer ikke en retsuvished der kan medføre at nova kan kræve dom for de
nedlagte påstande 1-5, jf. ufr 1970.290 sh, ufr 1937.856 ø.
                                          - 4 -
novos påstande 1-5 er af en sådan generel, abstrakt, ukonkret og uaktuel karakter at
de ikke kan være genstand for domstolsprøvelse, jf. ufr 2000.974 ø, ufr
1998.1322 h, ufr 1991.641 h, ufr 1981.930 ø og ufr 1973.694 h. dette syns-
punkt støttes af at novo har anlagt en identisk retssag mod parallelimportøren ori-
farm a/s med ganske samme påstande. hvis novos påstande var konkret begrunde-
de, havde det næppe været muligt at nedlægge samme påstande i to sager.
til støtte for frifindelsespåstanden, som i øvrigt ikke behandles i denne dom, har
paranova bl.a. gjort gældende:
novos påstande angår en fortolkning af varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, som
alene ef-domstolen er kompetent til at foretage. ef-domstolen har allerede fortol-
ket varemærkedirektivet og opstillet de krav om notifikation som kan stilles til en
parallelimportør af lægemidler, jf. sag c-143/00 boehringer, c-427/94 m.fl. bristol-
myers squibb, c-102/77 hoffmann-la roche.
paranova har opfyldt de notifikationskrav som ef-domstolen har opstillet. domsto-
len har ikke stillet krav om at parallelimportøren skal oplyse, hvor produkterne er
købt, hvilken pakningsstørrelse der er tale om, eller at notifikation skal ske hver gang
pakkepraksis ændres. paranova har indført en praksis hvor der sendes en prøvepak-
ning indeholdende yderpakning, blisterpakning og indlægsseddel til varemærkeinde-
haveren. paranova overholder den af domstolen fastsatte notifikationsfrist, som ikke
er absolut. det fremgår af paranovas notifikationsbreve hvilket marked notifikatio-
nen angår, og årsagen til ompakning/ommærkning fremgår af notifikationsbrevene
og den tilhørende prøvepakning.
orifarms anbringender
novos påstand 1-5 relaterer sig ikke til konkrete produkter og handlinger. domstole-
ne kan alene afsige domme om konkrete sager og kan ikke afgive abstrakte udtalelser
eller responsa. påstandene derfor skal afvises.
med påstand 1-5 eftersøger novo en stillingtagen fra sø- og handelsretten til hvor-
ledes ef-domstolens praksis vedrørende notifikation generelt skal fortolkes.
                                          - 5 -
om novos påstand 1 har orifarm anført at det ikke fremgår af påstanden at det hæv-
dede oplysningskrav relaterer sig til en konkret tvist mellem parterne i forhold til
konkrete produkter eller handlinger. novo har som bilag 3 og 4 fremlagt kopi af bre-
ve fra handelsselskabet af 5. januar 2002 og har i replikken anført at disse reelt do-
kumenterer at sagen vedrører en konkret aktuel retstvist. bilag 3 og 4 er breve fra
handelsselskabet af 5. januar 2002 (tidligere orifarm a/s) af henholdsvis den 19.
august og 9. december 1997. med sin formulering af påstand 1 forsøger novo at få
sø- og handelsretten til at fremkomme med en generel, abstrakt udtalelse vedrørende
fortolkningen af reglerne for notifikation under henvisning til breve som er dateret 6
år tilbage i tiden, uden at novo i øvrigt har påvist at der senere, før eventuelt i for-
bindelse med den foreliggende sag, har været fremsat indsigelse fra novos side med
hensyn til indholdet af disse notifikationer.
handelsselskabet af 5. januar 2002 er ikke part i retssagen. handelsselskabet af 5.
januar 2002 hed tidligere orifarm a/s, men sagsøgte 1, orifarm a/s, har intet har at
gøre med dette selskab.
novos påstand 2 vedrører krav om notifikation som er fastslået af ef-domstolen, og
som er ubestridt af orifarm. det fremgår således af ef-domstolens faste praksis at
en parallelimportør på begæring skal fremsende prøvepakning og produktprøve, lige-
som det er fastslået i ef-domstolens praksis at originalproduktets originale tilstand
ikke må være berørt, samt at den foretagne ompakning ikke må skade varemærkets
renommé. novo har dermed ikke en retlig interesse i at opnå dom efter påstand 2.
i påstand 3 er der ikke henvist til konkrete tvister hvorfor der ikke kan afsiges dom
herom. spørgsmålet om notifikationsfristens længde skal besvares ud fra en konkret
afvejning, jf. også ef-domstolens afgørelse i sag c-143/00 boehringer & ingelheim
m.fl. mod swingward ltd. m.fl., præmis 67. formuleringen af novos påstand 3 har
antagelig sin baggrund i ef-domstolens afgørelse i sag c-143/00 boehringer & in-
gelheim m.fl. mod swingward ltd. m.fl. det fremgår af præmis 67 i denne dom at
man i den konkrete sag på baggrund af sagens oplysninger antog at en periode på 15
hverdage kunne udgøre en rimelig notifikationsfrist, når parallelimportøren har valgt
at underrette varemærkeindehaveren under samtidig fremsendelse af en prøvepak-
ning af det ompakkede lægemiddel. det fremgår videre af præmis 67 at fristen er
                                             - 6 -
vejledende, og at det står parallelimportøren frit for at sætte en kortere frist, ligesom
varemærkeindehaveren kan anmode om en længere tid til at reagere end indrømmet
af parallelimportøren.
med formuleringen af påstand 3 søger novo at få sø- og handelsretten til helt gene-
relt at tage stilling til hvad der må anses for en rimelig frist, uanset at ef-domstolen
udtrykkeligt har anført at der skal ske en konkret afvejning, og at de 15 hverdage
alene var relevant i den konkrete sag.
novo har hverken i påstanden eller i øvrigt i sagsfremstillingen kunnet henvise til
forhold hvor orifarm konkret har tilsidesat en frist, idet der i det hele taget ikke er
henvist til en konkret notifikation fra orifarms side. der foreligger derfor ikke en
konkret tvist. det er åbenlyst at der ikke kan afsiges dom efter indholdet af påstand 3,
og at de sagsøgtes afvisningspåstand i relation hertil derfor må tages til følge.
heller ikke i påstand 4 og 5 er henvist til konkrete tvister hvorfor også disse påstande
må afvises. om disse påstande anføres at novo her forsøger at få sø- og handelsret-
ten til at tage stilling til fortolkningen af eu-retten på et område hvor der ikke fore-
ligger nogen retspraksis. det kan således utvivlsomt lægges til grund at ef-
domstolen ikke i sin hidtidige praksis har stillet krav om at en parallelimportør i for-
bindelse med notifikation skal fremkomme med en begrundelse og dokumentation
for opfyldelsen af ef-domstolens nødvendighedsbetingelse.
de krav ligger i påstand 4 og 5 må i givet fald må afklares ved en præjudiciel fore-
læggelse for ef-domstolen.
hertil kommer at novo ikke har henvist til et konkret tilfælde hvor sagsøgte skulle
have undladt at opfylde et påstået begrundelses- og dokumentationskrav i relation til
opfyldelsen af nødvendighedskriteriet i forbindelse med notifikation, hvorfor det
også her er åbenlyst at novo med formuleringen af påstand 4 og 5 forsøger at få sø-
og handelsretten til at tage stilling til et abstrakt juridisk problem, og det er der ikke
hjemmel til.
det blotte forhold at orifarm bestrider at eu-retten kan fortolkes som hævdet af no-
vo, medfører ikke at dette kan gøres til genstand for en retssag.
                                            - 7 -
orifarm har endvidere erklæret at de til enhver tid vil overholde gældende retspraksis
og regler, jf. fx brev af 14. marts 2003 fra orifarm a/s (bilag 6) hvorved meddeltes
at orifarm-koncernen ville foretage samtlige notifikationer i overensstemmelse med
de regler og retningslinier som kan udledes af retspraksis.
påstand 1-5 er således ikke konkrete og aktuelle og må derfor afvises. novos påstand
6-9 kan ikke reparere på manglerne ved påstand 1-5.
novos anbringender
novo har gjort gældende at der foreligger en konkret, aktuel og reel retstvist om for-
tolkningen af de notifikationskrav der er fastsat i ef-domstolens retspraksis. novo
har en klar retlig interesse i at få disse krav påkendt.
til støtte for at påstandene 1-5 tages under realitetsforhandling anføres at de sagsøgte
eller markedsføringsansvarlige selskaber inden for den koncern som de sagsøgte til-
hører, tidligere i en lang række tilfælde har optrådt retsstridigt i forbindelse med noti-
fikation af påtænkt parallelimport, således som novo har gjort gældende i proces-
skrifterne i sagen. de sagsøgte foretager løbende parallelimport af nye produkter,
herunder af novos, og vil i den forbindelse skulle foretage notifikation. novo har på
trods af gentagne forsøg herpå ikke kunnet opnå en tilkendegivelse fra de sagsøgte
om at de i fremtiden vil respektere kravene til notifikation som er opstillet i retsprak-
sis. sagsøgtes processkrifter viser at der er konkret tvist mellem parterne om forståel-
sen af kravene til notifikation. novo har en retlig interesse i at få afklaret denne
uenighed med henblik på at sikre at de sagsøgte i fremtiden vil respektere de fastsatte
krav til notifikation. det vil være i overensstemmelse med udviklingen i retspraksis
at påstandene 1-5 tages under påkendelse. novo har i den forbindelse henvist til
dommene i ufr 1996.1300 h, ufr 1986.652 h og u 1961.269 ø.
rettens afgørelse
som det fremgår af sagens processkrifter og bilag, og som det nu også kan udledes af
novos påstande 6-12, respektive 6-9, er sagens baggrund en række tilfælde hvor no-
vo finder at paranova eller orifarm ikke har opfyldt de krav man efter novos opfat-
telse kan stille til notifikation i forbindelse med parallelimport af lægemidler. på-
standene 1-5 som novo har nedlagt over for paranova og orifarm, vedrører imidler-
                                           - 8 -
tid ethvert, også fremtidigt, tilfælde af parallelimport af lægemidler. påstandene ved-
rører efter deres indhold således ikke konkrete tilfælde af uenighed mellem sagens
parter om notifikation vedrørende nærmere bestemte partier af parallelimporterede
medicinske produkter.
hvorvidt de af novo hævdede betingelser til notifikation, der angives at være opstil-
let på grundlag af ef-domstolens afgørelser og præmisserne til disse, kan finde an-
vendelse i tilfælde af parallelimport af lægemidler, må prøves i forhold til omstæn-
dighederne i forbindelse med importen af og notifikationen om ompakningen af de
pågældende produkter.
novos påstande 1-5 kan derfor ikke tages under påkendelse.
                                   thi kendes for ret:
sagerne v-64-03, novo nordisk a/s mod paranova danmark a/s og paranova pack
a/s, og v-66-03, novo nordisk a/s mod orifarm a/s og medipack a/s, afvises for
så vidt angår novo nordisk a/s’ påstande 1-5 i sagerne.
sagens behandling fortsættes vedrørende påstandene 6-12 som novo nordisk a/s
har nedlagt over for paranova danmark a/s og paranova pack a/s i sagen v-64-03,
og påstandene 6-9 som novo nordisk a/s har nedlagt over for orifarm a/s og me-
dipack a/d i sagen v-66-03.
                                       jens feilberg
                                          (sign.)
                                       ___ ___ ___
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                           p.j.v. sø- og handelsretten, den
