v011200l - kj
                         udskrift
                             af
              sø- & handelsrettens dombog
                        ____________
den 2. maj 2003 blev af retten i sagen
v-112-02
farmaceutisk laboratorium ferring a/s
(advokat louise unmack rygaard)
   mod
ankenævnet for patenter og varemærker
(kammeradvokaten ved
 advokat marlene christiansen)
hoved. 1) wyeth (tidligere american home products
          corporation)
          (advokat jens jakob bugge)
afsagt sålydende
                          d o m:
denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt hovedinter-
venienten, wyeths, registrering af varemærket pertanza
strider mod sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring
a/s’, varemærkeret til pentasa, der ligesom pertanza er
betegnelsen for et farmaceutisk præparat.
                           - 2 -
påstande
sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s, har ned-
lagt påstand om, at sagsøgte, ankenævnet for patenter og
varemærker, tilpligtes at anerkende, at varemærkeregi-
strering vr 2000 03070 pertanza <w> ophæves og udslettes
af varemærkeregisteret.
sagsøger har endvidere nedlagt påstand om frifindelse,
for så vidt angår hovedintervenienten, wyeths, påstand.
sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, har ned-
lagt påstand om frifindelse.
hovedintervenienten, wyeth, har principalt nedlagt på-
stand om, at sagsøger tilpligtes at anerkende, at vare-
mærkeregistreringen vr 2000 03070 pertanza <w> ikke skal
slettes af varemærkeregisteret.
subsidiært har hovedintervenienten nedlagt påstand om
frifindelse overfor sagsøgers påstand overfor ankenævnet
for patenter og varemærker.
sagsfremstilling
sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s, er inde-
haver af varemærket pentasa, der er registreret den 27.
juni 1980 i klasse 05: farmaceutiske præparater mod auto-
immune sygdomme, kemiske antikonceptionelle midler. præ-
paratet er receptpligtigt og anvendes i behandlingen af
mave-tarmsygdomme.
hovedintervenienten, wyeth (tidligere american home pro-
ducts corporation), fik den 3. juli 2000 registreret va-
remærket pertanza i klasse 05: farmaceutiske præparater.
                           - 3 -
præparatet er et antidepressivt middel, som ikke er re-
ceptpligtig, men for tiden kan det kun fås på recept.
sagsøger indgav ved skrivelse af 6. september 2000 indsi-
gelse mod hovedintervenientens registrering af varemærket
pertanza under henvisning til, at det krænkede sagsøgers
rettigheder vedrørende varemærket pentasa. den 10. januar
2001 traf patent- og varemærkestyrelsen afgørelse om, at
indsigelsen ikke kunne tages til følge. sagsøger indbrag-
te afgørelsen for sagsøgte, ankenævnet for patenter og
varemærker. under sagens behandling for ankenævnet be-
grænsede hovedintervenienten varefortegnelsen til ”re-
ceptpligtige farmaceutiske præparater”. ved kendelse af
10. juni 2002 stadfæstede sagsøgte patent- og varemærke-
styrelsens afgørelse med følgende begrundelse:
    ”ankenævnet udtaler:
    ved helhedsvurderingen af, om der er risiko for
    forveksling mellem det angrebne mærke pertanza og
    indsigermærket pentasa finder ankenævnet, at pa-
    tent- og varemærkestyrelsen med rette har lagt
    vægt på, at ingen af de tre stavelser i ordene er
    identiske. hertil kommer, at indehaveren af det
    angrebne mærke pertanza under ankesagen har be-
    grænset mærkets varefortegnelse til receptplig-
    tige farmaceutiske præparater. endvidere findes
    det dokumenteret, at mærkebestanddelen penta an-
    giver, at et stof indeholder et antal på fem af
    en kemisk bestanddel, og således må anses for
    svag. der findes ikke gjort gældende, at mærke-
    bestanddelen pertan har tilsvarende meningsbæ-
    rende indhold.
    af de ovennævnte anførte grunde finder ankenævnet
    ved en samlet vurdering, at der ikke er risiko
    for forveksling mellem de to mærker. ankenævnet
    tager derfor indklagedes påstand til følge og
    stadfæster den påklagede afgørelse, dog – i over-
    ensstemmelse med indklagedes påstand for anke-
    nævnet – med varefortegnelsen begrænset til re-
    ceptpligtige farmaceutiske præparater i klasse
    5.”
                           - 4 -
der er mellem sagsøger og hovedintervenienten afsagt dom
den 20. februar 2002 af cour d´appel de paris om den sam-
me varemærkeretlige konflikt som i denne sag. ved dommen
fik sagsøger medhold.
procedure
sagsøger har anført, at der foreligger forvekslingsrisi-
ko, og at der ved farmaceutiske produkter bør anvendes en
streng forvekslingsbedømmelse. tidligere varemærkeretlig
praksis vedrørende farmaceutiske produkter har tilladt,
at varemærkerne lå tæt på hinanden ud fra en betragtning
om, at det sædvanligvis er fagfolk, der anviser produk-
terne, men den seneste praksis er gået bort herfra be-
grundet i, at forveksling på dette område kan være fa-
talt. lægerne indtaler ofte recepter etc. på bånd eller
telefonisk til apoteket, hvorved der kan ske fejl, når
flere produkter har meget enslydende varemærker. patient-
sikkerhedsmæssige hensyn er således blevet tillagt større
vægt end tidligere.
det bestrides, at pentasa er beskrivende og dermed et
svagt varemærke. pentasa er et rent fantasiord, idet det
intet siger om, hvad præparatet kan anvendes til. penta,
der på græsk betyder 5, relaterer ikke på nogen måde til
præparatets kemiske opbygning, idet aminogruppen ikke er
placeret i 5. position, og idet præparatet alene inde-
holder en aminogruppe. hvis man lagde til grund, at der
var tale om et svagt varemærke som følge af indsættelsen
af et græsk tal, ville det indebære, at alle varemærker
med anvendelse af græske talord var svage, hvilket ikke
er tilfældet efter praksis. pentasa er således et stærkt
varemærke.
det må lægges til grund, at der er vareartslighed, da
begge produkter er registreret i vareklasse 5, farma-
                           - 5 -
ceutiske præparater. når der er vareartlighed, antages
det, at der som udgangspunkt er forvekslelighed mellem to
varemærker, hvis to stavelser i ordmærkerne er identiske
eller ligner hinanden. de to varemærker har ens vokalop-
bygning, der er konsonantlighed, og udtalen ligger tæt op
ad hinanden. visuelt ligner de to varemærker hinanden,
idet der er henholdsvis 7 og 8 bogstaver, og alle bogsta-
verne i pentasa er indeholdt i pertanza på nær s, der i
denne sammenhæng ligger nært op ad z. når der både er vi-
suel og auditiv lighed, er udgangspunktet, at der må sta-
tueres forvekslelighed, uanset at der ikke er identiske
stavelser. hverken målgruppen for produkterne eller andre
momenter ses at kunne medføre en fravigelse af udgangs-
punktet, hvorved bemærkes, at recepter telefoneres til
apotekerne, og der kan også skrives utydeligt, hvilket
indebærer en risiko for patienterne. til risikovurde-
ringen bemærkes, at sagsøgtes produkt lovligt kan sælges
uden recept, uanset at det ikke sker for tiden.
sagsøgte har anført, at ved vurderingen af, om vare-
mærkerne er forvekslelige, indgår det med en betydelig
vægt, om der er mærke- og varelighed. der er kun delvis
varelighed, da pentasa er receptpligtigt, mens pertanza
formelt ikke er receptpligtigt, uanset at det kun sælges
efter recept. om der er mærkelighed beror på en konkret
vurdering af udtale og stavemåde, hvor det visuelle ind-
går med størst vægt. de to varemærker har ingen stavelser
til fælles, hvorfor udgangspunktet er, at der ikke er
synsmæssig forvekslelighed. pertanza indeholder et karak-
teristisk bogstav z, og den 1. stavelse i varemærkerne
ender på henholdsvis n og r. der lægges dernæst vægt på,
hvorvidt den dominerende del af ordet er beskrivende, da
det i bekræftende fald indebærer, at der er tale om et
svagt varemærke. i pentasa er penta den dominerende del.
penta er et almindeligt anvendt ord indenfor lægemid-
delindustrien, idet der i the merck index over ”chemi-
                           - 6 -
cals, drugs og biologicals” er 5 spalter med omkring 60
betegnelser i hver spalte, som begynder med penta. i læ-
gemiddelkataloget er desuden anført en række varemærker,
som begynder på penta. henset hertil er det uden betyd-
ning, om penta er beskrivende i den af sagsøger anvendte
sammenhæng. sagsøgers varemærke er under disse omstændig-
heder svagt. der er således ikke grundlag for at fravige
udgangspunktet, hvorfor der ikke kan statueres forveksle-
lighed med hensyn til synsindtrykket. for så vidt angår
det auditive er der stor forskel i udtalen. det yderlige-
re bogstav i pertanza gør en forskel i rytmen ved udta-
len, og trykket i de to ord ligger på henholdsvis 2. og
3. stavelse. der er således heller ikke lydmæssig lighed.
målgruppen tillægges endvidere betydning. i denne sag er
det fagfolk, da præparaterne er receptpligtige, hvilket
mindsker forvekslingsrisikoen betydeligt. ud fra en sam-
let helhedsvurdering kan der derfor ikke statueres for-
vekslelighed.
den franske afgørelse kan ikke tillægges betydning under
denne sag, da præparaterne ikke er receptpligtige i fran-
krig. det må desuden antages, at udtalen af de to ord er
anderledes på fransk end på dansk.
hovedintervenienten har udover det af sagsøgte anførte
gjort gældende, at det er af betydning, at ordmærkerne
adskiller sig i ordlængden, hvor der er henholdsvis 7 og
8 bogstaver. der er et z i sagsøgtes varemærke, hvilket
er et usædvanligt bogstav og dermed med til at adskille
de to varemærker fra hinanden. efter praksis er det ud-
gangspunktet, at der mindst skal være to fælles stavelser
for at statuere forvekslelighed. der er ingen identiske
stavelser. det forhold, at der er tale om medi-
cinalprodukter er uden betydning. om produkterne er for-
vekslelige er en varemærkeretlig vurdering, hvor eventuel
medicinsk risiko er en sundhedsmæssig vurdering, som me-
                           - 7 -
dicinalmyndighederne må tage stilling til, når der søges
om tilladelse til at markedsføre et præparat i danmark.
en gennemgang af praksis viser, at ud fra en helheds-
vurdering kan der ikke statueres forvekslelighed mellem
de af denne sag omfattede varemærker.
retten skal udtale
efter varemærkelovens § 4, stk. 1, kan indehaveren af et
varemærke forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af
tegn, der ligner varemærket, når varen er af samme eller
lignende art, og der er risiko for forveksling.
ved vurderingen af, om varemærkerne i den foreliggende
sag er forvekslelige, lægges det til grund, at ”penta”,
som er den dominerende del af pentasa, ikke er beskriv-
ende i relation til præparatet, og at der er en væsentlig
vareartlighed mellem parternes produkter, da der er tale
om medicinalpræparater, som kun kan fås på recept.
for så vidt angår den auditive og visuelle forvekslings-
risiko, bemærkes det, at begge varemærkeord består af tre
stavelser, at 5 af bogstaverne i de to ord på henholdsvis
7 og 8 bogstaver er ens, at s og z i sidste stavelse ikke
adskiller sig ved udtale, og at vokalerne har ens place-
ring og rækkefølge i ordene. udtalen af ordene har samme
rytme, og udtalen af r og n i 1. stavelse er ikke særlig
distinkt. der er således en betydelig visuel og auditiv
lighed mellem de to varemærker.
da produkterne kun kan fås på recept, er det afgørende,
om der er risiko for forveksling af produkterne hos læ-
ger, lægesekretærer, apoteker og patienter. kommunika-
tionen mellem de implicerede vil ofte ske telefonisk,
hvilket i praksis kan medføre forveksling mellem de to
produktnavne.
                                 - 8 -
efter en samlet vurdering finder retten, at der er risiko
for forveksling mellem varemærkerne. sagsøgtes brug af
mærket pertanza er derfor i strid med sagsøgers varemær-
keret til pentasa, hvorfor sagsøgers påstand over for
sagsøgte tages til følge, og sagsøger frifindes for ho-
vedintervenientens selvstændige påstand.
                    thi kendes for ret:
sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærker, tilplig-
tes at anerkende, at varemærkeregistrering vr 2000 03070
pertanza <w> ophæves og udslettes af varemærkeregisteret.
sagsøger, farmaceutisk laboratorium ferring a/s, fri-
findes for hovedintervenienten, wyeths, påstand.
sagsøgte og hovedintervenienten betaler in solidum inden
14 dage sagens omkostninger med 13.500 kr. til sagsøger.
                      mette christensen
jørgen gawinetski                                  mogens trepka
                                (sign.)
                             ___ ___ ___
                  udskriftens rigtighed bekræftes
                  p.j.v. sø- og handelsretten, den
