     -
                                            udskrift
                                                af
                           sø- og handelsrettens dombog
                                            ──────────
    den 11. juni 2002 blev af retten i sagen
    v-0001-01
    jysk el - jel v/
    peter baunsgaard
       mod
    conoco inc. usa
    (advokat jens jakob bugge)
    afsagt sålydende
                                              d o m:
    denne sag vedrører en fortolkning af en erklæring samt spørgsmålet om, hvorvidt varemærket jel kan
    ophæves på grund af manglende opfyldelse af brugspligten.
    påstande
    sagsøger, jysk el - jel v/ peter baunsgaard har nedlagt følgende påstande:
1.sagsøgte, conoco inc., usa, tilpligtes at meddele samtykke til sagsøger for registrering af varemærket jel i
                                                       - 2 -
    klasse 37, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed hos patent- og vare-
    mærkestyrelsen.
2.sagsøgte tilpligtes at anerkende at have fraskrevet sig retten til at begære varemærket jel ophævet/ud-
    slettet hos patent- og varemærkestyrelsen.
    sagsøgte, conoco inc., har nedlagt følgende påstande:
1.overfor sagsøgers påstand 1 nedlægges påstand om frifindelse.
2.overfor sagsøgers påstand 2 nedlægges påstand om frifindelse.
3.sagsøgte nedlægger selvstændig påstand om, at sagsøgerens registrering af ordmærket jel, jf. varemærke-
    registrering 0501/1982, ophæves.
    jysk el - jel v/peter baunsgaard har nedlagt påstand om frifindelse over for conoco inc.s selvstændige
    påstand.
    sagsfremstilling
    om varemærkeregistreringer og aftaler herom
    jysk el - jel v/ peter baunsgaard er et enkeltmandsfirma, som driver ingeniør- og installationsvirksomhed
    fra peter baunsgaards privatadresse.
    conoco inc. er en multinational koncern, som i danmark siden 1978 har drevet virksomhed med
    betjening og eftersyn af automobiler samt salg af brændstof under navnet jet.
    den 29. januar 1982 fik peter baunsgaard registreret ordmærket jel (vr 00.501 1982) i klasse 37 for
    bygge-, installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed.
    den 1. september 1982 rettede hofman-bang & boutard som varemærkeagent for conoco inc.
    henvendelse til peter baunsgaard med anmodning om samtykke til registrering af jet i klasse 37 for
    betjening og eftersyn af automobiler på servicestationer. anmodningen fremkom på baggrund af, at
    varemærkemyndighederne i forbindelse med ansøgning om registrering af varemærket jet havde
    modholdt peter baunsgaards varemærke.
    den 4. maj 1983 afgav conoco inc. følgende deklaration:
                                                                           - 3 -
                                                  "c o u n t e r    declaration
                       we, the undersigned, conoco inc., 1000 south pine street, ponca city oklahome, usa, do hereby declare
                       that as mr. peter baunsgaard, 5, gyldenløvesgade, 8200 århus n, denmark, is giving his written consent
                       to the registration in denmark of the trade mark jet label in respect of the following list of services:
 ervicing of automobiles in filling stations. (the registration does not cover and will never be used in connection with electrical
                       installations and electrical services connected herewith).
           1)that we shall only use our trade mark jet in denmark in respect of the mentioned services. ...
           2)that we shall never enforce the rights obtained through this consent against mr. peter bauns- gaard.
           3)that we will always be willing to grant our written consent to the registration of the trade mark jel or similar
                       designations in the name of peter baunsgaard in respect of all classes, if so desired (not included,
                       however, the trade mark jet)."
                       den 29. maj 1983 meddelte peter baunsgaard samtykke til registrering af varemærket jet i klasse 37:
                       betjening og eftersyn af automobiler på servicestationer. på samtykkeerklæringen er tilføjet:
                       "samtykkeerklæringen er gives med forbehold jvf. "counter declaration" af 4 maj -83."
                       det er oplyst af peter baunsgaard, at der i den forbindelse blev givet et vederlag for samtykket. dette er
                       ikke blevet bestridt af conoco inc.
                       den 4. juni 1996 skrev christian kragelund fra chas. hude a/s som varemærkeagent for jet til peter
                       baunsgaard:
                       "...
                       for mine ovennævnte klienter har jeg anmeldt ordet jet til registrering i danmark for følgende vare-
                       fortegnelser:
olie; fedtstoffer; smøreolie; brændstof; motorbrændstoffer; gas; gasolie; petroliumsprodukter og andre produkter afledet af de
                       forannævnte varer.
service stationer, reparationsvirksomhed af køretøjer; vask og vedligeholdelse af køretøjer.
                       under ansøgningens behandling i varemærkedirektoratet har man henvist til deres ældre registrering af
                                                     - 4 -
ordet jel.
i den anledning har mine klienter anmodet mig om at rette henvendelse til dem med henblik på at opnå
samtykke til registrering af mærket jet, hvorfor jeg herved skal forespørge, hvorvidt de ser dem istand
til at imødekomme mine klienters ønske.
..."
peter baunsgaard krævede herefter et vederlag på ca. 25.000 kr. for at meddele samtykke til registrering
af jet i de nævnte vareklasser, hvilket conoco inc. ikke ville acceptere.
om begæring om ophævelse af varemærket jel
ved brev af 13. maj 1997 anmodede christian kragelund som varemærkeagent for conoco inc.
patentdirektoratet om ophævelse af varemærkeregistreringen af jel for de varer, for hvilke mærket ikke
havde været brugt i de forudgående 5 år.
peter baunsgaard bestred over for patentdirektoratet, at varemærket jel ikke skulle være brugt, og
henviste til bl.a. deklarationen af 4. maj 1983 fra conoco inc. og fornyelsen af varemærkeregistreringen.
den 31. august 1999 traf patentdirektoratet afgørelse om ophævelse af varemærket jel på grund af
manglende brug. afgørelsen begrundes således i et brev af samme dag til peter baunsgaards advokat:
"det fremsendte materiale viser, som tidligere påpeget af patentdirektoratet, alene oplysninger om deres
klients brug af jel som kendetegn for sit firma. der ses ikke i materialet en direkte tilknytning mellem
varemærket og de tjenesteydelser, mærket er registreret for.
den med brev af 23. maj 1999 fremsendte "kontraerklæring" af 27. maj 1983, afgivet af conoco inc., i
forbindelse med deres klients samtykke til registrering af firmaet conoco's varemærke jet label i 1983,
er ikke relevant for denne sag. i den nævnte sag afgav conoco inc. en erklæring om, at firmaet altid ville
være villig til at give samtykke til deres klients eventuelle senere registreringer af varemærket jel.
som det fremgår af anmoders brev af 26. maj 1997 er den aktuelle ophævelsesbegæring imidlertid indgi-
vet, fordi deres klient ikke har ønsket at give samtykke til registrering af conoco's varemærke va 1996
00261 jet.
den fremsatte begæring tages derfor til følge, og registreringen ophæves."
afgørelsen blev af peter baunsgaard påklaget til patentankenævnet, som satte sagen i bero på afgørelse
                                                      - 5 -
af nærværende retssag.
om brugen af varemærket jel
jysk el - jel blev den 16. januar 1981 registreret i handelsregistret for aarhus, og registreringen blev for-
nyet i 1991.
den 19. december 1996 udstedte told- og skatteregion århus et bevis for registrering hos told & skat for
firmaet "pb administration /peter baunsgaard".
der er i øvrigt om brugen af jel de sidste 5 år forud for ophævelsesbegæringen af 13. maj 1997 fremlagt
en erklæring af 8. oktober 1997 fra firmaet tkl a/s århus, hvor det anføres:
"på given foranledning, skal det herved bekræftes at jysk el, jel har været kunde hos os siden
01.03.1981 og fra denne dato har ovenstående drevet forretning under benyttelse af firmanavnet jysk el,
og ved benyttelse af logo jel."
peter baunsgaard har tillige fremlagt avisannoncer fra maj og oktober 2000 for jysk el-jel samt en
kvittering for køb af en bil til jysk el-jel, dateret 11. maj 2000.
forklaring
christian kragelund har forklaret, at han er cand. jur. og sagsbehandler i chas. hude.
han fik primo 1996 til opdrag fra conoco inc. at udvide registreringen af varemærket jet i klasse 4 og
37. patentdirektoratet modholdt da varemærket jel. han fandt ikke umiddelbart jel forvekslelig med jet.
han undersøgte sagen og så, at peter baunsgaard i 1983 havde givet samtykke til registreringen af jet.
for at fremme udvidelsen af varemærkeregistreringen bad han derfor peter baunsgaard om et nyt
samtykke, men han kunne ikke komme overens med peter baunsgaard, som ville have en stor
kompensation. der var drøftelser om et beløb i størrelsesordenen 10.000 kr., som conoco inc. nok ville
imødekomme, men peter baunsgaard forhøjede beløbet.
han vurderede derefter, om der var alternativer, og fandt, at jel kunne ophæves på grund af manglende
brug. begæring herom blev derfor indgivet.
han har ikke kendskab til, at peter baunsgaard har været fuldtidsansat som elinstallatør.
procedure
                                                     - 6 -
peter baunsgaard har anført, at den af conoco inc. afgivne counter declaration er bindende for conoco
inc. og fører til, at conoco inc. må dømmes efter de nedlagte påstande 1 og 2.
deklarationen er i kraft, eftersom han i 1982 afgav det ønskede samtykke, og der er ikke andre
forudsætninger for deklarationens gyldighed. at der skulle være flere forudsætninger, er en
efterrationalisering fra conoco inc.s side. det er således ikke en forudsætning, at han har gjort brug af
varemærket jel. endvidere er varemærkeregistreringen af jel retskraftig, såfremt dette skulle antages at
være en forudsætning for deklarationens gyldighed. der er ikke sket misligholdelse af deklarationen fra
hans side. han har ikke afvist at give samtykke til conoco inc.s varemærkeansøgning, men har betinget
et samtykke af en økonomisk kompensation. der er ikke nogen forudsætning i deklarationen om, at han
ikke må betinge yderligere samtykke til registrering af betaling af et pengebeløb. det kan ikke komme
bag på conoco inc., at der bliver krævet en økonomisk kompensation, ligesom første gang han gav
samtykke.
patentdirektoratets afgørelse om ophævelse af varemærket jel bevirker ikke, at conoco inc. ikke
længere er forpligtet efter deklarationen.
deklarationen kan ikke læses derhen, at conoco inc. kun skal støtte en udvidet registrering af
varemærket jel og ikke skal støtte en eventuel nyregistrering af jel. pligten til at hjælpe ved registrering
af jel gælder i alle situationer.
det bestrides, der kan ske ophævelse af varemærket jel. deklarationen binder conoco inc. til at afstå fra
at begære varemærket jel ophævet, da retten hertil er fraskrevet i deklarationen. baggrunden for hans
betingede samtykke til registreringen i 1982 var, at han ville sikre sig, at det ikke på noget som helst
tidspunkt kunne give problemer for varemærket jel, at varemærket jet blev registreret. dette var
baggrunden for udfærdigelsen af counter declaration. han var på det tidspunkt fuldtidsansat og vidste
ikke, hvor lang tid der ville gå, inden han begyndte at bruge varemærket, og det er uden betydning, at
der er gået lang tid, inden han har anvendt varemærket. der har været en nedsat brug af varemærket i
en periode på lidt under to år på grund af sygdom.
conoco inc.s advokat har anført, at baggrunden for deklarationen var, at conoco inc. i 1982 blev
modholdt registreringen af jel og derfor rettede henvendelse til peter baunsgaard om samtykke, hvilket
førte til deklarationens afgivelse. i 1996 ville conoco inc. gøre re-
gistreringen af jet mere tidssvarende, men fik ikke samtykke hertil af peter baunsgaard.
det følger af en fortolkning af deklarationen, at krav om yderligere betaling forudsætningsvist er i strid
med deklarationen.
                                                     - 7 -
det er en forudsætning for deklarationen, at varemærket jel er retskraftig. risikoen for denne
forudsætnings svigten påhviler sagsøger. denne forudsætning er bristet efter patent- og varemærke-
styrelsens ophævelse af varemærket. dette følger også af en fortolkning af deklarationens punkt 3, som
endvidere forudsætter, at det er registreringen af jel fra 1982, som skal være i kraft, for at der er tilsagn
om støtte til udvidelse af regi- streringen. conoco inc. vil derfor ikke være forpligtet til at acceptere en
nyregistrering af varemærket jel, hvis registreringen ophæves på grund af manglende brug.
det skal også tages i betragtning i forbindelse med sagen, at varemærkerne ikke er forvekslelige, at der
ikke er vareartslighed, og at det kan lægges til grund, at jet er velkendt.
conoco inc. er derfor ikke forpligtet til at meddele samtykke som anført i sagsøgers påstand 1.
brugspligtreglerne blev vedtaget i 1991 og var således ikke gældende, da deklarationen blev afgivet.
brugspligten er indført, da det ikke ønskes, at varemærker, der ikke bruges, skal hindre nye
varemærkeregistreringer, og begæringen om ophævelse af jel er da også blevet imødekommet af patent-
og varemærkestyrelsen. der kan ikke i deklarationen indlægges en forpligtelse til at afstå fra at kræve
jel ophævet, hvis betingelserne er tilstede. det er ikke de rettigheder, der opnås efter deklarationen,
som anvendes til at begære jel ophævet - det er de generelle regler om brugspligt. der er ikke tale om,
at conoco inc. har fraskrevet sig rettigheder, som senere er tillagt ved lovgivning.
conoco inc. er derfor berettiget til at søge at få registreringen af jel ophævet som følge af manglende
brug og må derfor frifindes for sagsøgers påstand 2.
conoco inc. har retlig interesse i at søge varemærket jel ophævet på grund af manglende opfyldelse af
brugspligten. trods opfordringer er peter baunsgaard ikke fremkommet med andet materiale om
opfyldelse af brugspligten end det fremlagte. registreringen i handelsregistret viser ikke en brug af
varemærket jel, og erklæringen fra told- og skat nævner ikke jysk el-jel, men et andet firma.
erklæringen fra tkl a/s viser blot, at jel anvendes som firmanavn, hvilket ikke bestrides. der er ikke i
øvrigt fremlagt dokumentation for brug af jel for den relevante periode, da brug efter begæring om op-
hævelse ikke kommer i betragtning, jf. varemærkelovens § 28, stk. 3. der er muligt dokumenteret et
sygefravær for peter baunsgaard på en måneds tid, men brugspligtsperioden forlænges så blot
tilsvarende. der er derfor ikke ført bevis for en reel brug af varemærket i brugsperioden, hvorfor det må
ophæves.
rettens afgørelse
reglerne om brugspligt for varemærker blev indført ved varemærkeloven af 6. juni 1991 og var derfor
                                                      - 8 -
ikke gældende, da counter declaration af 4. maj 1983 blev afgivet. parterne kan derfor ikke
forudsætningsvist have taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til at begære varemærket jel
ophævet af varemærkeregisteret skulle være udelukket for conoco inc.s vedkommende.
efter en fortolkning af aftalen er det alene de rettigheder, der er opnået ved peter baunsgaards samtykke
til registreringen af jet i 1982, som conoco inc. ikke må anvende mod peter baunsgaard. derfor findes
conoco inc., som i 1996 har indgivet ansøgning om en udvidet registrering af varemærket jet, ikke efter
deklarationen at være afskåret fra at begære varemærket jel ophævet.
conoco inc. frifindes derfor for sagsøgers påstand 2.
der er ikke ført bevis for, at varemærket jel har været i brug i en 5-årsperiode forud for begæringen om
ophævelse af varemærket. selv om det blev antaget, at 5-årsperioden skulle kunne forlænges en kortere
periode på grund af sygdom, er brugspligten for varemærket ikke opfyldt. retten ophæver derfor re-
gistreringen af varemærket jel som angivet i conoco inc.s selvstændige påstand.
jysk el - jel v/ peter baunsgaards påstand om, at conoco inc. tilpligtes at meddele samtykke til
registrering af varemærket jel må herefter behandles på baggrund af, at varemærkeregistreringen fra
1982 er ophævet.
i deklarationen afgives et løfte om, at conoco inc. altid vil være villig til at give samtykke til peter
baunsgaards registrering af varemærket jel eller lignende i alle klasser, for så vidt det ikke vil stride mod
varemærkeregistrering af jet.
den afgivne counter deklaration blev afgivet på baggrund af, at peter baunsgaard havde meddelt
samtykke til registreringen af jet i klasse 37. peter baunsgaard havde således ved afgivelsen af
deklarationen opfyldt sin del af den aftale, der lå til grund af afgivelse af deklarationen. deklarationen må
forstås på denne baggrund. deklarationen er ikke efter sin ordlyd eller efter en fortolkning heraf
begrænset, således at senere ophævelse af varemærkeregistreringen jel fritager conoco inc. for de
forpligtelser, der følger af deklarationen. at der i deklarationen skulle ligge en forudsætning fra conoco
inc.'s side herom, må afvises efter baggrunden for deklarationens tilblivelse, og en sådan forudsætning
ville i givet fald heller ikke have været kendelig for peter baunsgaard.
da retten ligesom conoco inc.s advokat ikke finder, at der er vareartslighed mellem bygge-, reparations-
og installationsvirksomhed og de varer og tjenesteydelser, som dækkes af den nuværende registrering af
jet i klasse 37 samt den udvidelse af registreringen, som conoco inc. har ansøgt om i 1996, tages
sagsøgers påstand 1 til føl ge.
                                                    - 9 -
                                     thi kendes for ret:
sagsøgte, conoco inc. usa, tilpligtes at meddele samtykke til sagsøger, jysk el jel v/peter baunsgaard
for registrering af varemærket jel i klasse 37, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og
installationsvirksomhed hos patent- og varemærkestyrelsen.
conoco inc. frifindes for jysk el - jel v/ peter baunsgaards påstand 2.
jysk el - jel v/ peter baunsgaards registrering af ordmærket jel (vr 00.501 1982) ophæves.
hver af parterne bærer egne sagsomkostninger.
                                      mette christensen
otto raben                                                      klaus stampe tønnes pedersen
                                           (sign.)
                              udskriftens rigtighed bekræftes
                             p. j. v. sø- og handelsretten, den
