                       højesterets kendelse
                           afsagt fredag den 25. april 2014
sag 58/2014
tivoli a/s
(advokat jens jakob bugge)
mod
pressalit group a/s
(advokat claus barrett christiansen)
i tidligere instans er afsagt dom af sø- og handelsretten den 12. marts 2014.
tivoli a/s har ved ankestævning af 26. marts 2014 anket dommen til højesteret.
denne kendelse angår, om betingelserne for anke til højesteret i retsplejelovens § 368, stk. 4,
2. pkt., er opfyldt.
i påkendelsen har deltaget fem dommere: børge dahl, lene pagter kristensen, jon stokholm,
poul dahl jensen og jens peter christensen.
påstande
tivoli a/s har nedlagt påstand om, at højesteret antager ankesagen til realitetsbehandling.
pressalit group a/s har oplyst, at selskabet ikke har bemærkninger til, om betingelserne for
anke til højesteret er opfyldt.
sagsfremstilling mv.
ved sø- og handelsrettens dom af 12. marts 2014 fandt retten, at tivoli a/s havde været be-
rettiget til som sket at ophæve en licensaftale fra 2003 med pressalit group a/s som licensta-
                                                  - 2 -
ger om brug af varemærket tivoli i forbindelse med markedsføring af toiletsæder, og pres-
salit group a/s blev bl.a. dømt til at betale 50.000 kr. til tivoli a/s for uberettiget brug af
varemærket tivoli.
af sagsfremstillingen i sø- og handelsrettens dom fremgår bl.a.:
       ”licensaftalen
       …
       3. brug af licensgivers varemærke
       …
       3.3. licensen gives for følgende varer:
       klasse 11 – toiletsæder. licenstager kan ikke bruge varemærket for andre varer og tje-
       nesteydelser. licenstager er alene berettiget til at bruge varemærket for toiletsæder.
       3.4. licenstager er uberettiget til at lade varemærket eller enhver anden betegnelse eller
       virksomhedsnavn indeholdende varemærket eller dermed forvekslelige betegnelser re-
       gistrere, medmindre licensgiver forudgående har givet skriftlig tilladelse hertil.
       3.5. licenstager er ikke berettiget til at bruge betegnelsen tivoli som en del af li-
       censtagers navn.
       3.6. licenstager skal bruge varemærket på en sådan måde, at dette ikke udvandes …
       aktivt skal søge at forhindre, at varemærket bliver en generel betegnelse indenfor områ-
       det toiletsæder…
       3.7. herudover må licenstager ikke anvende varemærket som en del af et sammensat
       mærke udover tivoli med tilføjelse af et nummer eller anden lignende identifikation (pt
       anvendes numrene 2 315/316, 2 323/324 samt 55/56).
       …
       7. licensafgift
       7.1. licensafgiften udgør årligt 5 % af selskabets fakturerede omsætning på produkter
       solgt under anvendelse af varemærket på det danske marked. varer, der eksporteres,
       medregnes ikke.
       8. opgørelse over salg
       8.1. licenstager er forpligtet til årligt og senest 30 dage efter udløbet af hvert kalenderår
       at fremsende opgørelse over realiseret licensgivende omsætning under anvendelse af
       varemærket på det danske marked som anført i pkt. 7.1 til licensgiver samt afregne det
       skyldige beløb til licensgiver. det skyldige beløb forrentes fra forfaldstidspunktet med
       diskontoen + 6 %.
       …
       13. misligholdelse
                                                - 3 -
      13.1. hver af parterne er berettiget til at ophæve nærværende aftale og kræve erstatning
      som følge af den anden parts væsentlige misligholdelse. ophævelse på grund af mang-
      lende betaling eller anden misligholdelse, der kan afhjælpes, kan dog først ske 14 dage
      efter forgæves påkrav om afhjælpning af misligholdelse med præcis angivelse af den
      påberåbte misligholdelse og af, at manglende opfyldelse af påkravet kan medføre op-
      hævelse.”
      …
      tivoli ophævede den 7. september 2011 licensaftalen…”
i sø- og handelsrettens begrundelse og afgørelse hedder det bl.a.:
      ”prægningen af ”tivoli 2” på pressalit’s toiletsæder fremstår ikke udelukkende som
      brug af ord, men må også opfattes figurligt, især på grund af udformningen af 2-tallet
      omkring i’et, og er desuden forvekslelig med tivolis meget kendte grandjean logo.
      denne anvendelse af ordmærket ”tivoli” er derfor i strid med licensaftalen.
      anvendelsen af ordet tivoli sammen med ordet pressalit som f.eks. i ”pressalit tivoli”
      udgør sammensatte varemærker og er derfor ligeledes i strid med licensaftalens pkt. 3.7.
      …
      efter stemmetallet findes pressalits anvendelse af ordene soft, soft d og soft universal
      efter ordet tivoli herefter ikke at være i strid med licensaftalens pkt. 3.7.
      sammenfattende finder retten, at pressalit har handlet i strid med licensaftalen i et så-
      dant omfang, at tivoli havde ret til at ophæve aftalen som sket den 7. september 2011,
      og således at ophævelsen havde virkning efter den i aftalen indeholdte frist på 14 dage,
      dvs. fra den 21. september 2011.
      …
      vedrørende de krænkelser af tivolis rettigheder, der ligger før tidspunktet for ophævel-
      sen af licensaftalen, finder retten efter det foreliggende, at tivoli har udvist en så stor
      grad af passivitet med hensyn til at håndhæve parternes aftale og gøre indsigelser imod
      pressalits faktiske brug af ordmærket tivoli, som det må lægges til grund, at tivoli i
      vidt omfang var bekendt med, at der ikke er grundlag for at pålægge pressalit at betale
      vederlag til tivoli for denne periode.
      …
      med hensyn til tivolis krav om afregning af licens for eksportsalg i perioden efter afta-
      lens ophør bemærker retten, at licensaftalen som nævnt alene omfattede salg i danmark,
      og at der efter aftalens ophør ikke har været en varemærkeregistrering af ordet tivoli i
      klasse 11 udenfor danmark. herefter, og da det heller ikke er godtgjort, at der skulle
      være indgået en aftale herom mellem parterne, er der ikke grundlag for at pålægge pres-
      salit at betale licensafgift for eksportsalg til tivoli for denne periode.”
                                                 - 4 -
ved ankestævning af 26. marts 2014 ankede tivoli a/s sø- og handelsrettens dom til høje-
steret og nedlagde i det væsentlige de samme påstande som for sø- og handelsretten, herun-
der en påstand om betaling af 20 mio. kr. for retsstridig brug af varemærket tivoli.
tivoli a/s’ synspunkter
tivoli a/s har til støtte for, at betingelserne for anke til højesteret er opfyldt, jf. retsplejelo-
vens § 368, stk. 4, 2. pkt., anført bl.a., at sø- og handelsrettens dom rejser et principielt
spørgsmål om, hvorvidt det har afgørende betydning for passivitetsvurderingen, om ond tro
hos varemærkekrænkeren relaterer sig til krænkerens registrering af et varemærke eller til
krænkerens brug af et varemærke uden registrering. varemærkelovens § 9 må i relation til
spørgsmålet om passivitet fortolkes i overensstemmelse med varemærkelovens § 8 og vare-
mærkedirektivets artikel 9, og det vil være i strid med eu-retten, hvis de to situationer be-
handles forskelligt. sø- og handelsrettens dom rejser tillige et principielt spørgsmål om,
hvorvidt der ved passivitetsvurderingen kan lægges vægt på, at parterne har indgået en licens-
aftale, herunder om licensaftalen pålægger varemærkeindehaveren en udvidet undersøgelses-
pligt.
tivoli har endvidere anført, at sø- og handelsrettens manglende tilkendelse af vederlag for
eksportsalg indebærer, at varemærkeindehaveren stilles ringere i en situation, hvor der har
været en aftale, der er ophørt, end hvis der ikke var indgået nogen aftale, og der er intet
grundlag i varemærkeloven eller i øvrigt for at behandle disse to situationer forskelligt. sø- og
handelsrettens krav om udenlandsk varemærkeregistrering som forudsætning for vederlag for
eksportsalg er en nyskabelse i dansk ret, som vil have vidtrækkende betydning for retsanven-
delsen og retsudviklingen. sagen omfatter også andre principielle spørgsmål af generel betyd-
ning for retsanvendelsen og retsudviklingen, herunder om fortolkningen af varemærkelovens
§ 40 i lyset af eu-domstolens dom af 23. april 2009 i sag c-59/08, copad. sagen har i øvrigt
en sådan karakter, størrelse og kompleksitet, at der foreligger ”andre særlige grunde”, som i
sig selv kan begrunde, at sagen kan ankes til højesteret.
retsgrundlaget
af retsplejelovens § 368, stk. 4, 2. pkt., som affattet ved lov nr. 84 af 28. januar 2014 om æn-
dring af retsplejeloven m.v. (sagstilgangen til højesteret), fremgår, at domme, der er afsagt af
sø- og handelsretten, kan ankes til højesteret,
                                                 - 5 -
       ”hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og
       retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, eller hvis andre
       særlige grunde i øvrigt taler for, at sagen behandles af højesteret som 2. instans.”
af forarbejderne til bestemmelsen, jf. lovforslag l 96 af 11. december 2013, folketingsti-
dende 2013-14, tillæg a, bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 14 (§ 368, stk. 4-6), frem-
går, at
       ”anke til højesteret af domme afsagt af sø- og handelsretten som udgangspunkt skal
       opfylde de krav, der med forslaget til retsplejelovens § 226, stk. 1 (lovforslagets § 1, nr.
       8), er opstillet for at henvise en sag fra byret til landsret med deraf følgende adgang til
       direkte anke til højesteret…
       der kan dog inden for sø- og handelsrettens særlige sagsområde være sager, hvor der
       kan siges at være andre særlige grunde, herunder sagens internationale karakter, der vil
       kunne tale for, at sagen skal kunne afgøres af højesteret som 2. instans. det foreslås
       derfor, at det almindelige kriterium for behandling i højesteret som 2. instans – at sagen
       er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen
       eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt – i forhold til sager fra sø- og
       handelsretten suppleres med en mulighed for anke til højesteret, når der foreligger ”an-
       dre særlige grunde” hertil.”
af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 8 (§ 226, stk. 1) fremgår endvidere:
       ”vurderingen af, om en sag har ”principiel karakter”, forudsættes at være den samme
       som hidtil. det drejer sig således navnlig om sager, der vedrører lovfortolkning, eller
       som i øvrigt angår et principielt retligt spørgsmål. uden for kategorien af sager af prin-
       cipiel karakter falder således fortsat f.eks. sager, hvis afgørelse hovedsagelig beror på en
       konkret bevismæssig vurdering eller på en skønsmæssig afvejning af en række momen-
       ter, hvor denne afvejning er uden vidererækkende betydning.
       henvisning kan kun ske, hvis sagen ud over sin principielle karakter også har en generel
       betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller en væsentlig samfundsmæssig
       rækkevidde i øvrigt. der vil efter omstændighederne være tale om en skønspræget vur-
       dering, hvor det navnlig må indgå, om sagen efter sin karakter er egnet til at sikre, at
       domstolsreformens mål vedrørende højesterets rolle kan sikres, og derfor bør kunne
       indbringes for højesteret som 2. instans uden særlig tilladelse.”
højesterets begrundelse og resultat
den uoverensstemmelse mellem parterne, som sø- og handelsretten har taget stilling til i
dommen, angår i første række, om tivoli a/s havde ret til at hæve licensaftalen. afgørelsen
                                                - 6 -
af denne tvist må antages i det væsentlige at bero på en konkret fortolkning af den indgåede
licensaftale samt en konkret bedømmelse af parternes adfærd.
sagen angår i anden række det økonomiske opgør mellem parterne i forbindelse med tivolis
ophævelse af licensaftalen, herunder om tivoli har udvist retsfortabende passivitet i forbin-
delse med håndhævelsen af licensaftalen, og om tivoli er berettiget til vederlag for eksport-
salg. en afgørelse af disse spørgsmål må antages i det væsentlige at bero på en konkret vurde-
ring af de faktiske omstændigheder, herunder aftaleforholdet mellem parterne, bedømt i lyset
af det relevante retsgrundlag. som sagen foreligger, er der ikke, hvad disse spørgsmål angår,
grundlag for at antage, at en afgørelse af sagen vil være af principiel karakter og have generel
betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig række-
vidde i øvrigt.
der ses heller ikke at foreligge andre særlige grunde, der taler for, at sagen bør kunne ind-
bringes for højesteret som 2. instans.
på denne baggrund finder højesteret, at betingelserne for anke til højesteret ikke kan anses
for opfyldt, jf. retsplejelovens § 368, stk. 4, 2. pkt.
højesteret afviser derfor anken, jf. retsplejelovens § 368, stk. 6, 2. pkt., jf. stk. 4, 2. pkt.
                                        thi bestemmes:
denne anke afvises fra højesteret.
