v008900u - lb
                                     udskrift
                                         af
                       sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 16. august 2004 afsagde retten i sagen
v-89-02
imagine films entertainment inc.
 (advokat mads marstrand-jørgensen)
 mod
imagine aps
(advokat morten falcon)
følgende
                                       d o m:
indledning og påstande
denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, imagine films entertainment inc., har
varemærkeret til imagine og i givet fald, om sagsøgte, imagine aps, krænker den-
ne ret.
sagsøgeren, imagine films entertainment inc. har nedlagt påstand om, at sagsøgte
tilpligtes at udslette selskabsnavnet imagine fra erhvervs- og selskabsstyrelsen,
og at sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at bruge betegnelsen
imagine for varer og tjenesteydelser i klasserne 9 og 41.
sagsøgte, imagine aps, har nedlagt påstand om frifindelse.
                                             - 2 -
sagens omstændigheder
sagsøgeren er et amerikansk selskab, der producerer spillefilm. fra 1989 og til no-
vember 2002 har selskabet produceret 35 film, bl.a. cry baby, the doors, backdraft,
my girl i og ii, far & away, apollo 13, the nutty professor i og ii, liar liar, ed
tv, the grinch, a beautiful mind og 8 mile. disse film har været vist i danske bio-
grafer, distribueret især igennem det amerikanske selskab united international pictu-
res (uip). en del af filmene har tillige været udsendt på video og nogle vist på tv.
til brug for markedsføringen af spillefilmene bliver der til hver film produceret en
filmplakat. nederst på plakaterne er sagsøgerens navn og logo angivet sammen med
blandt andet skuespillernes og instruktørens navne. også på covers til udlejningsfilm
er sagsøgerens navn og logo angivet.
sagsøgte er et dansk selskab, der producerer reklamefilm. selskabet fik registreret
selskabsnavnet imagine film aps den 27. november 1996. den 3. december 2001
blev navneændringen til imagine aps registreret i erhvervs- og selskabsstyrelsen.
siden 1997 har sagsøgte været optaget i fi-håndbogen, der er en håndbog for film-
branchen.
i sommeren 2000 blev sagsøgte kontaktet af medieselskabet egmont entertainment,
som var interesseret i at købe navnet imagine. på baggrund af denne henvendelse
skrev sagsøgte den 7. juli 2000 til uip danmark:
               ”…vi erindrer dog, at i på et tidspunkt, gennem jeres advokat,
               kontaktede os i forbindelse med et forsøg på at få registreret
               imagine for jeres amerikanske samarbejdspartner. er det sta-
               digvæk aktuelt, og kunne i være interesserede i at byde med på vo-
               res navn?”
den 8. august 2000 skrev chas hude til sagsøgte på vegne af universal studios, der
er moderselskab til sagsøgeren, at universal studios gerne ville høre nærmere om
sagsøgtes tilbud om overdragelse af imagine film. chas hude forespurgte i sam-
me anledning, om navnet var registreret og i givet fald hvor. den 19. november 2001
meddelte egmont entertainment til chas hude, at selskabet ikke længere var
interesseret i varemærket imagine. den 3. juni 2002 anlagde sagsøger sag.
                                         - 3 -
forklaringer
vini christensen har forklaret, at hun er personlig assistent for den administrerende
direktør i uip danmark. uip danmark distribuerer film for det amerikanske moder-
selskab uip til de danske biografer. uip er et selskab, der udlejer film til biografer i
europa og østen og ejes i fællesskab af universal og paramount. sagsøgerens film er
siden 1986 blevet lejet ud til biografer gennem paramount og dermed også gennem
uip.
uip danmarks opgave er blandt andet at sørge for trykning af filmplakater på dansk.
uip danmark får et oplæg til en plakat, med besked, om hvilke logoer der skal være
på og eventuelt, om filmtitlen skal oversættes. sagsøgerens navn har stået på alle
plakater for film, sagsøgeren har produceret. inden selve filmene vises en kort film-
sekvens med sagsøgerens logo, som er en dråbe, der falder ned. hverken biograf
eller tv må klippe logoet væk.
hun hørte første gang om sagsøgte for 3 år siden, hvor uip blev tilbudt at købe nav-
net imagine. hun har ikke ud over denne sag haft kontakt med chas hude.
peter kim danielsen har forklaret, at han er direktør og eneanpartshaver i sagsøgte.
i 1992 begyndte han som selvstændig med at producere reklamefilm. dette udvikle-
de sig til et samarbejde med en svensk instruktør. samarbejdet ophørte som følge af
tragiske omstændigheder i 1996, og han skulle herefter finde ny platform at viderefø-
re reklameproduktionen på.
han tog derfor kontakt til et reklamebureau og bad dem om at udtænke et nyt kon-
cept og navn til sit selskab, som stadigvæk skulle producere reklamefilm. han blev
præsenteret for konceptet imagine, der havde udgangspunkt i john lennons sang.
han syntes, konceptet og navnet var godt, og bad reklamefolkene undersøge, at der
ikke var noget til hinder for, at han brugte navnet. han undersøgte selv om, der var
selskaber med det navn i de gule sider, erhvervs- og selskabsstyrelsen og fi-bogen
og fandt ingen. han betalte 50.000 kr. for konceptet.
han kendte ikke til sagsøger i 1996 og har på trods af, at han tit går i biografen aldrig
lagt mærke til sagsøgers logo før filmene, på rulleteksterne eller på plakaterne.
                                         - 4 -
sagsøgte er et kendt produktionsselskab inden for reklamebranchen, som samarbej-
der med kendte skandinaviske instruktører, så som lars von trier og lone scherfig.
selskabet markedsfører sig over for reklamebranchen, filmbranchen og de 100 stør-
ste annoncørers marketingschefer og direktører ved at sende direkte mails og show
reels. sagsøgte har produceret ca. 200 film siden 1996.
sagsøgte er registreret i fi-bogen, som reklamebranchen bruger meget, og de gule
sider. sagsøgte vandt årets arnold i 1998 for sin stimorol reklame og året efter for
sin ecco reklame. årets arnold uddeles af dansk reklamefilm og er reklamever-
dens svar på oscar. begivenhederne blev begge år transmitteret på tv2.
i 1999 blev sagsøgte kontaktet af chas hude, idet de på vegne af uip var interesseret
i at købe navnet imagine. han var på daværende tidspunkt ikke interesseret i at
sælge og afslog derfor tilbuddet. da han senere fik samme henvendelse fra egmont,
henvendte han sig til uip for eventuelt at få en højere pris for navnet.
helle schmidt har forklaret, at hun er film- og markedsdirektør i nordisk films bio-
grafer. hun har kendt sagsøgeren siden 1989, da de kom med deres første film, wil-
low. sagsøgeren har herefter produceret mange film. nordisk films biografer får alle
film fra uip, og derfor udstedes fakturaerne af uip.
alle film fra uip begynder med visning af uip-logoet og herefter producentens.
nordisk films biografer markedsfører filmene ved plakater i biografer, annoncer i
aviser, og gennem deres biozone-klub. hun har ikke bemærket sagsøgers logo på
plakaterne.
christian jay har forklaret, at han siden 1998 har været ansat i tetra scandinavia,
som tekster biograffilm. han kender sagsøgeren, der er et amerikansk produktions-
selskab, idet han har tekstet mange af deres film. sagsøgerens navn og logo står i
begyndelsen af deres film. han kender ikke reklamebranchen og kender derfor ikke
til sagsøgte.
anne marie hørsman har forklaret, at hun er redaktør for fi-håndbogen. det dan-
ske filminstitut er en statsinstitution, der skal formidle og fremme danske film.
                                           - 5 -
håndbogen er en slags de gule sider for filmbranchen. den bliver udgivet en gang
om året og har eksisteret i ca. 20 år og indeholder oplysninger om alle, der direkte
ernærer sig indenfor filmbranchen. den består af en navnedel, hvor fotografer, in-
struktører mv. er opremset, og en fagdel, hvor der er enkelte udenlandske selskaber
nævnt. principielt skal alle anmode om at blive optaget i håndbogen.
mikkel berg har forklaret, at han de sidste 6 år har været marketingsdirektør for
nordisk film. han har tidligere været i reklamebranchen og kender derfor sporadisk
til sagsøgte. han var ikke klar over, at der er et produktionsselskab i usa, der hed-
der nogenlunde det samme. der er rigtig mange produktionsselskaber i branchen,
men det, der er det interessante, er selve filmen.
parternes synspunkter
sagsøgers advokat har gjort gældende, at sagsøgerens navn og logo siden 1990 har
været anført på plakater og på video- og dvdcovers. derudover har sagsøgerens navn
og logo været vist som en kort filmsekvens før selve visningen af spillefilmene både
i biograferne og på tv. denne brug har været kontinuerlig og intensiveret frem til nu.
sagsøgeren har således stiftet varemærkeret til imagine ved ibrugtagning, jf. va-
remærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
der er såvel navne- og branchelighed mellem sagsøgerens og sagsøgtes kendetegn,
og der er derfor stor risiko for forveksling mellem sagsøgeren og sagsøgte. derud-
over er sagsøgerens varemærke indenfor branchen velkendt. sagsøgtes brug af
imagine er derfor i strid med sagsøgerens varemærkeret.
sagsøgte har været i ond tro omkring brugen af imagine, idet sagsøgte utvivlsomt
burde være bekendt med sagsøgerens brug af imagine, både på grund af sit branche-
kendskab og på grund af varemærkets kendthedsgrad. selvom det statueres, at sag-
søgte ikke burde have haft kendskab til sagsøgeren, har sagsøgeren reageret mod
sagsøgtes brug 3-4 år efter sagsøgtes ibrugtagning af imagine, hvilket ikke er til-
strækkeligt til at statuere retsfortabende passivitet, jf. varemærkelovens § 9.
sagsøgtes advokat har gjort gældende, at sagsøgeren i gennemsnit har udsendt 3
film om året. sagsøgerens navn har i forbindelse hermed været anført på plakater,
                                        - 6 -
rulletekster og trailere sammen med så mange andre navne. benævnelsen af sagsøge-
ren har alene været af pligt og ikke for at understrege et varemærke. der er ikke på
nogen måde sket en isoleret markedsføring af sagsøgeren, og den almindelige bio-
grafgænger udenfor branchen opfatter ikke imagine som sagsøgerens varemærke.
sagsøgerens brug af imagine i danmark har således ikke været tilstrækkelig til at
opnå varemærkeretlig beskyttelse.
sagsøgte har ligesom den brede offentlighed ikke haft kendskab til sagsøgeren. sag-
søgte købte konceptet imagine af nogle professionelle og undersøgte sammen med
dem, om der var rettigheder, som var til hinder for sagsøgtes brug af imagine.
sagsøgte har således ikke været i ond tro på tidspunktet for registreringen af sit sel-
skabsnavn i erhvervs- og selskabsstyrelsen.
sagsøgte har i modsætning til sagsøgeren brugt sit kendetegn markant blandt andet
ved at lade sit selskabsnavn registrere i erhvervs- og selskabsstyrelsen i 1996 og
senere i diverse fagbøger, ligesom uddelingen af årets arnold i 1998 og 1999 var en
begivenhed, som begge år blev transmitteret i tv. sagsøgeren burde derfor have haft
kendskab til sagsøgte. sagsøgeren har i hvert fald fra 1999, hvor sagsøgeren kontak-
tede sagsøgte med tilbud om at købe sagsøgtes navn, haft kendskab til sagsøgte. da
sagsøgte i 2000 forespurgte, om sagsøgeren stadigvæk var interesseret i at købe nav-
net imagine, valgte sagsøgeren en forhandlingsmæssig dialog og kom ikke med
nogen indsigelser mod sagsøgtes brug af imagine. sagsøgeren har hermed ikke
inden rimelig tid foretaget sig nødvendige skridt ved først at udtage stævning i 2002,
og sagsøgeren må derfor tåle sagsøgtes brug af imagine, jf. varemærkelovens § 9.
rettens begrundelse og resultat
sagsøgeren har siden 1990 haft sit navn og logo imagine på danske filmplakater
for film produceret af dem, og disse plakater har været hængt op i landets biografer.
endvidere har imagine været nævnt på coveret af udlejningsfilm, og alle spille-
film, som sagsøgeren har produceret, indledes med en mindre filmsekvens, hvor
imagine præsenteres for publikum. retten finder det hermed godtgjort, at sagsøge-
ren siden 1990 har brugt sit navn og varemærke i et tilstrækkeligt omfang til at være
beskyttet af varemærkelovens bestemmelser.
                                         - 7 -
sagsøgerens navn kan ikke siges at være et bredt kendt navn, og slet ikke for folk
udenfor spillefilmbranchen. peter kim danielsen har alene beskæftiget sig med rek-
lamefilm. under hensyn hertil og til, at sagsøgerens brug af imagine i danmark har
været yderst begrænset, findes det godtgjort, at sagsøgte ved registrering af sit sel-
skabsnavn ikke havde kendskab til sagsøgeren.
efter peter kim danielsens forklaring lægges det til grund, at sagsøgerens modersel-
skab gennem deres fuldmægtig, chas hude, havde henvendt sig til sagsøgte om køb
af selskabsnavnet imagine i 1999. sagsøgeren findes hermed at have haft kendskab
til sagsøgte siden 1999. sådan som sagen er forelagt, har sagsøgeren ikke dokumen-
teret, at de i 1999 og igen i 2000 reagerede på navneligheden på anden måde end ved
forhandlinger om køb af navnet, førend sagen blev anlagt i 2002. under disse om-
stændigheder finder retten, at sagsøgeren har udvist en sådan passivitet, at sagsøge-
ren ikke nu kan forhindre sagsøgtes brug af imagine som selskabsnavn og varemær-
ke, hvorfor sagsøgte skal frifindes.
                                  thi kendes for ret:
imagine aps frifindes.
imagine films entertainment inc. skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale kr.
13.500 til imagine aps.
    kai wöldike bested             mette christensen             aksel gybel
                                         (sign.)
                                      ___ ___ ___
                            udskriftens rigtighed bekræftes
                   p.j.v. sø- og handelsretten, den 16. august 2004
