v011300d - lr
                                    udskrift
                                        af
                     sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
den 30. marts 2005 blev af retten i sagen
v-113-01
det berlingske officin a/s
(advokat morten stadil)
  mod
metroxpress danmark a/s
(advokat janne glæsel)
afsagt sålydende
                                      d o m:
indledning og påstande
sagens spørgsmål er, om metro express a/s (i det følgende: metroxpress) har
krænket det berlingske officin a/s’ (i det følgende: berlingske) rettigheder til mær-
ket ”metro” gennem benyttelsen af mærket ”metroxpress”, og om metroxpress har
benyttet ordet ”metro” på en måde, der støder mod berlingskes ret.
berlingske har nedlagt følgende påstande:
    1. metroxpress forbydes at anvende ”metroxpress” som navn for metroxpress’
        gratisomdelte avis.
                                          - 2 -
    2. metroxpress tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende ”me-
        tro” som navn eller forretningskendetegn for metroxpress’ gratisomdelte
        publikation ”metroxpress”, herunder i forbindelse med omtale, markedsfø-
        ring og uddeling af metroxpress’ publikation.
metroxpress har nedlagt påstand om frifindelse.
sagsfremstilling
berlingske er moderselskab i berlingske-koncernen, som driver medievirksomhed i
danmark og blandt andet udgiver dagbladet berlingske tidende.
efter ansøgning af 20. marts 1991 fik berlingske den 31. januar 1992 registreret et
figurmærke, hvori blandt andet indgår ordet ”metropol”. den 14. december
1994 indgav berlingske ansøgning til patentdirektoratet om registrering af ordmær-
ket ”metro” i vareklasse 16: aviser, tidsskrifter og bøger. mærket blev registreret
den 21. juli 1995 med udløb den 21. juli 2005. tillige efter ansøgning af 14. decem-
ber 1994 fik berlingske registreret mærkerne ”metropolitan”, ”berlingske
metropol” og ”metropolen”. den 27. november 2000 fik berlingske regi-
streret ordmærket ”metro” tillige for klasse 09: elektroniske publikationer, herun-
der aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribue-
ret on-line eller via multimedienetværk.
metroxpress er et datterselskab i metro-international-gruppen. gruppen udgiver
gratisaviser i en række byer fordelt på 17 lande. avisen har navnet metro i 14 lande.
det første land, gratisavisen udkom i, var sverige i 1995. i danmark hedder udgivel-
sen metroxpress, og avisen udkom første gang den 3. september 2001.
den 9. december 1994 indgav kinnevik a/s, som er koncernforbundet med metrox-
press, ansøgning om registrering af mærket ”metro” i danmark. ansøgningen
blev senere tilbagekaldt. koncernens første registrering af metro mærket skete i sve-
rige, hvor det svenske selskab, tidnings ab metro, som er koncernforbundet med
metroxpress, efter ansøgninger af 9. februar 1995 fik registreret rettighederne til
”metro” som ordmærke den 1. marts 1996 og som figurmærke den 19. april 1996.
                                             - 3 -
ved brev af 5. maj 1999 rettede tidnings ab metros advokat henvendelse til ber-
lingske med krav om, at berlingske overdrog retten til varemærket metro til tidnings
ab metro under henvisning til, at berlingske måtte have været bekendt med metro-
udgivelsen i sverige på det tidspunkt, hvor berlingske ansøgte om registrering af
mærket i danmark samt, at det var en fejltagelse, at kinnevik a/s´ ansøgning om
registrering, der var først i tid, blev tilbagekaldt.
i et brev af 29. juni 1999 svarede berlingskes advokat, at tidnings ab metro ikke
havde krav på overtagelse af varemærkeregistreringen, da berlingskes registrering
ikke var sket på baggrund af kendskab til udgivelsen af en metroavis i andre lande.
den 10. juni 1999 indgav mtg a/s, som er koncernforbundet med metroxpress,
ansøgning til patentdirektoratet om registrering af mærket ”metro fm”. den 30. ok-
tober 2000 ansøgte tidnings ab metro om registrering af figurmærket ”metro”, med
o´et udformet som en globus. den 6. april 2001 ansøgte tv3 a/s, som er koncern-
forbundet med metroxpress, om registrering af figurmærket ”metro.com” og figur-
mærket ”metro.dk” begge med o´et i ”metro” udformet som en globus. den 12. juli
2001 indgav administrerende direktør i metroxpress, per mikael jensen, ansøgning
om registrering af ordmærkerne ”metroexpress” og ”metrox”. ordmærket
”metroxpress” er senere overdraget til metroxpress. berlingske har protesteret
mod alle de ovennævnte ansøgninger, og patent- og varemærkestyrelsens behand-
ling af ansøgningerne er sat i bero blandt på udfaldet af nærværende retssag.
der er fremlagt en række aviser, uddrag af aviser, udskrifter fra internettet mv., der
illustrerer berlingskes anvendelse af metro mærket. på bagsiden af 1. sektion af ber-
lingske tidende den 4. september 1997 er der skrevet ”metro” med store typer, og
der er et fotografi af københavns rådhustårn i t´et. på forsiden af berlingskes metro
sektion fra den 4. august 2000 og fire andre metrosektioner frem til den 31. august
2001 er ”metro” skrevet med store typer, blå skrift og med gule stjerner i bogstaver-
ne. der er endvidere en henvisning til det berlingske ejede aok.dk, med følgende
tekst ”metro på nettet: www.aok.dk”. i sektionen fra den 31. august 2001 er der
øverst på siderne inde i sektionen angivet ”metro www.aok.dk”. på forsiden af ber-
lingske tidende fredag den 23. juni 2000 og otte andre fredage frem til den 20. april
2001 er der henvist til metro sektionen med store rubrikker bestående af både bille-
der og tekst. af berlingskes guide sektion fra den 26. april 2002 samt af forsiden på
                                           - 4 -
berlingske tidende samme dag fremgår det, at fredagstillægget denne dag ændrer
navn til guide. på udskrift af berlingske tidendes hjemmeside den 15. marts 2002
ses blandt andet en henvisning til metrosektionen. på udskrift af aok´s hjemmeside
den 15. marts 2002 er der et link til berlingske tidendes metro sektion under logoet
”berlingskemetro”.
der er fremlagt en række aviser, uddrag af aviser og udskrifter fra internettet, som
illustrerer metroxpress´ markedsføring mv. i første udgivelse af metroxpress den
31. august 2001 er navnet skrevet med lille begyndelsesbogstav, og teksten er hvid
med grøn baggrund. i metroxpress fra den 2. oktober 2001 fylder navnet mindre,
men det har tilsvarende udseende. på udskrift af metroxpress´ hjemmeside den 15.
marts 2002 er blandt andet afbilledet et kreditkort med påtegningen ”club metro”,
hvor o´et er udformet som en globus. endvidere er der et link til ”club metro i ver-
den”. i udskrift fra hjemmesiden af 29. august 2002 er øverst på siden skrevet ”me-
trophilharmonic”, hvor o´et i metro er udformet som en globus, og ”metro” er skrevet
på en væsentlig mørkere baggrund, end ”philharmonic” er skrevet på. kreditkortet og
linket til club metro i verden er tillige på udskriften. i bladet markedsførings udgave
af 20. januar 2004 fremgår under overskriften ”metro-tillæg skal styrke øresundsin-
tegrationen”, at mediekoncernen metro vil lancere et nyt månedsblad ”metroøre-
sund”, som vil udkomme sammen med metroxpress i københavn og metro i skåne.
i artiklen, der er med dansk tekst, er påtrykt et billede af en avisforside med angivel-
se af ”metroøresund” som navn for avisen.
under sagen er der fremlagt udskrifter af artikler fra publikationerne ”resumé” af 3.
november og 24. november 1994, ”tt” af 28. november 1994, ”presstext” af 29.
november 1994 og ”affärsvärlden” af 7. december 1994. det fremgår af artiklerne,
at der fra foråret 1995 udgives en gratisavis med navnet ”metro” i stockholm.
der er endvidere fremlagt en artikel fra mandagmorgen med undersøgelse af brand
(mærke) værdi, hvor metroxpress´ er vurderet til at have høj mærkevitalitet (sær-
præg og relevans) og noget under middel mærkestyrke (anseelse og dominans). der
er fremlagt en reklame for berlingske tidende, der har været opsat i lufthavne og
togstationer, hvor blandt andet metrosektionen er afbilledet på en grøn baggrund,
gallupundersøgelse af læsertal for blandt andet berlingske tidende, en page traffic
analyse udarbejdet af berlingske tidende, hvoraf fremgår, hvor mange procent af
                                                 - 5 -
læserne der ser de enkelte sider/sektioner, læsertal for berlingske tidende i 2. halvår
1997 opgjort af gallup, læsertal for berlingske tidende og aok.dk for februar, marts
og maj måned 2002, uddrag af ordbøger, avisartikler fra diverse bladhuse skrevet i
anledning af lanceringen af metroxpress og endelig udskrift af endeligt registrerede
varemærker i danmark begyndende med ”metro”.
forklaringer
søren østergaard sørensen har forklaret, at han i det væsentligste kan vedstå sin
forklaring, som han afgav under den tidligere domsforhandling den 15. august 2003 i
denne sag. af protokolleringen fremgår følgende:
      ”[at han] blev ansat hos berlingske i 1991 som journalist, og at han nu er medlem af koncern-
      ledelsen som strategi- og projektchef.
      det berlingske officin ansøgte den 14. december 1994 om registrering af varemærkerne ”me-
      tropolitan”, ”berlingske metropol”, ”metro” og ”metropolen”. ”metropol” er navnet på et an-
      noncesamarbejde, som har fungeret siden 1992, mellem berlingske, de tre stiftstidender og
      jydske vestkysten. ”metropol” fandtes dækkende for salg af annoncer i de store danske metro-
      poler. hjemmesiden www.metropol.dk er den overordnede paraply for metropolsamarbejdets
      internetaktiviteter. beslutningen om brugen af ”metropol” gav ideen til registrering af de be-
      slægtede mærker. varemærkeregistreringerne skete på et tidspunkt, hvor samarbejdet overve-
      jede udgivelsen af en fælles metropolavis, der også skulle være på internettet.
      han har været med i overvejelserne omkring berlingskes anvendelse af metro mærket. ber-
      lingske begyndte at bruge mærket i 1997 på bagsiden af 1. sektion. formålet var, at avisen
      skulle knytte sig tættere til hovedstaden og markere, at det er en københavneravis, hvilket skete
      med anvendelsen af ”metro”, som er et ord, der forbindes med hovedstæder eller byer af tilsva-
      rende størrelse. med til at slå tilknytningen til københavn fast var fotografiet af rådhustårnet i
      et af bogstaverne i layoutet på bagsiden. 90 % af læserne bor i og omkring københavn. plan-
      lægningen af anvendelsen af ”metro” begyndte før end i 1997. det var ikke med i overvejel-
      serne i 1997, at der fandtes en gratisavis i andre storbyer med navnet ”metro”. der var imidler-
      tid nok nogle hos berlingske, som kendte til udgivelsen af metroavisen i sverige fra 1994. me-
      trobagsiden var en samling af små skæve historier med udgangspunkt i københavn. placerin-
      gen på bagsiden er en stærkere placering end placeringen som navn for en sektion, idet bagsi-
      den er der hver dag og ikke blot en gang om ugen. berlingske ophørte med brugen på bagsiden
      i 1998, idet bagsiden er dynamisk, hvilket blandt andet markeres med jævnlige ændringer.
      endvidere havde man overvejelser om at bruge navnet til stof om byen. det førte senere til sek-
      tionen med navnet ”metro”, da man gav ”gå i byen” sektionen et mere moderne udtryk. for at
      markedsføre metro sektionen blev der henvist til den på forsiden, hvilket også var med til at
                                                 - 6 -
       gennemføre strategien om at knytte hele avisen tættere til københavn. metrosektionen blev
       kraftigt markedsført bl.a. ved omdeling af sektionen på cafeer mv. sektionerne i avisen har ik-
       ke i særlig høj grad specielle målgrupper, hvilket skyldes praktiske hensyn og hensynet til an-
       noncørerne. samarbejdet mellem hjemmesiden www.aok.dk, som er ejet af berlingske, og me-
       trosektionen blev gradvis udviklet med krydshenvisninger og krydsmarkedsføring. da urban
       begyndte at udkomme i september 2001, indgik den i samarbejdet. anledningen til lanceringen
       af urban var, at metroxpress medførte konkurrence på vitale dele af annoncemarkedet. navn-
       lig annoncer fra detailhandlerne blev der konkurrence om. urban var vejen til slagkraftig kon-
       kurrence på dette marked. der havde imidlertid også tidligere været overvejelser omkring ud-
       givelsen af et produkt som urban. konkurrencen medførte lavere priser på annoncer. metro-
       sektionen skiftede navn til ”guide” i 2002 som følge af, at man frygtede, at der kunne ske for-
       veksling med metroxpress, når der skete krydshenvisninger i aok og urban. berlingske tiden-
       de er et massemedie og har i vidt omfang samme læsermålgruppe som gratisbladene. navnet
       ville være blevet videreført, hvis ikke metroxpress var kommet. han er ikke bekendt med for-
       vekslinger i anledning af metroxpress og berlingskes anvendelse af ordet ”metro”. express er
       et almindeligt navn på avismarkedet. der findes på verdensplan de første 50 aviser, som har
       navn efter en by med express sat bagefter.”
søren østergaard sørensen har supplerende forklaret, at de indgik annoncesamarbej-
det for at fremme reklameomsætningenen i de store danske byer. de indgav ansøg-
ningen om mærket ”metro” i forlængelse af dette samarbejde, fordi de ville knytte
berlingske tættere til københavn. mærket ”metro” havde en modernitet, som var
interessant for berlingske, men hvad udkommet skulle være, var ikke klart, da ber-
lingske indgav ansøgningen. den markedsmæssige fokus var på daværende tidspunkt
rettet mod det danske marked.
det var først i 1995, at metroavisen begyndte at udkomme i sverige. han er ikke
bekendt med, om berlingske og metrokoncernen i 1995 drøftede et samarbejde ved-
rørende ”metro”. publikationen ”resumé” er et svensk fagblad, som iagttager udvik-
lingen på det svenske mediemarked. ”tt” er det svenske telegrambureau, der svarer
til det danske ”ritzau”. ”affärsvärlden” er et svensk erhvervsmagasin. han kan ude-
lukke, at han var bekendt med artiklerne eller udgivelsen i sverige, da berlingske
indgav sin ansøgning om ”metro”. de svenske publikationer blev ikke anvendt som
led i berlingskes konkurrentovervågning på daværende tidspunkt.
bladet ”markedsføring” henvender sig til beslutningstagere i medieverdenen. initia-
tivet til en artikel i dette blad kan komme både fra journalisten og fra aktører i mar-
kedet.
                                                  - 7 -
berlingske og metroxpress henvender sig til samme målgruppe. den eneste forskel
er, på hvilket tidspunkt af døgnet aviserne læses. berlingske har ikke mistet oplag
efter lanceringen af metroxpress. berlingske anvender ikke længere mærket ”me-
tro”.
per mikael jensen afgav forklaring under den tidligere domsforhandling i denne
sag. af protokolleringen, som per mikael jensen skriftligt har bekræftet rigtigheden
af, fremgår følgende:
       ”[…] at han er uddannet journalist og har været administrerende direktør for metroxpress, si-
       den avisen begyndte at udkomme i danmark. han blev ansat i koncernen to måneder før lance-
       ringen.
       koncernen havde på tidspunktet for lanceringen af metroxpress gratisaviser i 19 byer fordelt
       på 14 lande. i dag udkommer avisen i 25 byer fordelt på 16 lande. det samlede oplag på ver-
       densplan er 4,5 millioner eksemplarer, heraf 200-220.000 i danmark. avisen ser ens ud i alle
       landene. navnet ”metro” bruges i alle på nær tre byer. det drejer sig om to aviser i chile, der
       har fået navnet ”publi metro”, da bystyret mener, at navnet er i strid med navnet på tognettet,
       og tilsvarende i polen, hvor avisen har fået navnet ”metropol”. koncernen bruger helst navnet
       ”metro”, og da det var registreret af berlingske som varemærke i danmark, kontaktede man en
       ekspert på varemærkeretsområdet, som konkluderede, at navnet metroxpress ikke var i strid
       med rettighederne til metro mærket. i 1994 planlagdes den første gratisavis i sverige, og det
       blev i begyndelsen af november samme år publiceret i flere svenske aviser, at stockholm skulle
       få sin første gratisavis, som skulle hedde ”metro”. den 9. december 1994 indgav kinnevik a/s
       ansøgning til patentdirektoratet om registrering af metro mærket i danmark. ved en fejl blev
       ansøgningen tilbagekaldt. han ved ikke, hvordan fejlen skete. den 10. juni 1999 indgav kon-
       cernen ansøgning til patentdirektoratet om registrering af mærket ”metro fm”. i sverige har
       koncernen en radiostation, der sender under dette navn. det er planen at lave en paneuropæisk
       station med navnet ”metro fm”.
       metroxpress er især tænkt som et tilbud til en gruppe mennesker, der ikke længere læser avis.
       endvidere er konceptet nært knyttet til transport. avisen uddeles navnlig på stationer, universi-
       teter, cafeer og handelspladser. målgruppen er alle læsende danskere, men kernegruppen er
       dem, der tager kollektiv trafik og er under 30-40 år. metroxpress er den avis, hvis læserskare
       svarer bedst til gennemsnitsbefolkningen i danmark, idet de andre aviser har flest læsere over
       40 år. metroxpress udfylder et hul i markedet, da mange unge læsere ikke køber aviser som
       tidligere. berlingskes metro guide og metroxpress kan ikke sammenlignes, idet guiden har
       stof om københavn, mens metroxpress har stof fra hele verdenen. metroxpress har ikke været
       ude for annoncører, som troede, at metroxpress tilhørte berlingske. en stor del af læserne har
       forkortet navnet til ekspressen, hvilket navnlig er tilfældet i jylland.
                                                  - 8 -
       metroxpress fik straks mange læsere i danmark, og det gik også godt med annoncørerne. ber-
       lingske reagerede med udgivelsen af urban samt udtalelser fra orklas formand, der proklame-
       rede, at urbans erklærede mål var at slå metroxpress af banen. politiken udtalte, at udgivelsen
       af en gratisavis var en fordel for eksisterende dagblade, idet det ville være med til at opdrage
       læsere til avislæsere. metroxpress blev lanceret på et tidspunkt, hvor avisbranchen i forvejen
       var økonomisk presset, og annoncepriserne lå lavt. derfor skete der ikke meget med annonce-
       markedet, da den kom på gaden. det var først, da urban begyndte at udkomme, at annoncepri-
       serne faldt mærkbart. metroxpress klagede til konkurrencestyrelsen over berlingskes dump-
       ning af priserne, da berlingske har en dominerende stilling i ht-området. konkurrencestyrel-
       sen pålagde urban at stoppe den aggressive prispolitik på annonceområdet. påbudet er nu ud-
       løbet, og konkurrencestyrelsen overvejer, om det skal forlænges. der verserer en erstatnings-
       sag anlagt af metroxpress mod berlingske som følge af den unfair konkurrence. ved lancerin-
       gen af metroxpress var det væsentligt med uddelere af avisen, og man havde omkring 200 ud-
       delere. efter et par måneder gik man ned til 60 uddelere, og i dag er der 10-15 i københavn.
       det er under 10 % af aviserne, som hånduddeles. i dag gøres det alene for synlighedens skyld.
       han ved ikke, om enkelte uddelere har brugt navnet ” metro” i forbindelse med uddelingen,
       men instruksen til dem har været, at de skulle anvende det fulde navn. efter indsigelsen i pro-
       cesskriftet fra berlingske er dette blevet indskærpet over for vikarbureauet, hvorfra uddelerne
       kommer.
       på metroxpress´ hjemmeside reklameres der blandt andet for club metro, som er en læser- og
       loyalitetsklub. læserklubben har dette navn i hele verden. endvidere er der en reklame for me-
       trophilharmonic orkesteret. det er et symfoniorkester på 150 mand, som jan hugo stenbeck
       købte, da der var meget dårlige forhold for musikere i moskva. dirigenten samlede orkesteret,
       som først fik sit navn efter, at stenbeck havde givet sit tilsagn om støtte.”
søren riis har forklaret, at han blev ansat i 2002 som salgsdirektør og har siden maj
2004 været administrerende direktør i metroxpress. han har været i branchen i en
længere årrække.
i 1994 var han mediechef i mediecom. han var bekendt med lanceringen af ”metro”
i sverige allerede omkring årsskiftet til 1995. det er næppe sandsynligt, at ”toppen” i
større bladhuse og interesseforeninger, som naturligt orienterer sig i branchen, var
ubekendt med lanceringen.
metroxpress er et nyhedsoplæg. berlingske er en avis i traditionel forstand. der er
stor forskel på berlingske og metroxpress’ målgruppe. der er mellem 30.000 og
40.000 mennesker, som dagligt læser begge aviser. han har ikke været ude for, at
kunderne har forvekslet aviserne.
                                          - 9 -
det har hele tiden været hensigten, at den særlige øresunds-sektion skulle hedde
metroxpressøresund i danmark, hvilket den da også gør i dag. det forsideeksem-
plar, som fremgår af bladet ”markedsføring”, kommer sandsynligvis fra metrox-
press, og baggrunden for, at navnet er forkert angivet som metroøresund, er for-
mentlig, at der i den indledede arbejdsfase er lavet en ”dummy”, som skulle bruges
både i danmark og sverige. i sverige skulle tillægget hedde metroøresund.
metroxpress udgives i dag i ca. 220.000 eksemplarer i danmark. på verdensplan
udgives avisen dagligt i 5 - 5,5 mio. eksemplarer i 17 forskellige lande og 50-70 by-
er.
procedure
berlingskes advokat har anført, at berlingske har ret til metro varemærket som følge
af sin registrering af rettighederne hos patentdirektoratet den 21. juli 1995. ”metro”
er ikke et svagt varemærke for en avis. ”metro” betyder undergrundsbane eller stor-
by, og varemærket er således ikke beskrivende, når det anvendes om en avis, hvor-
ved bemærkes, at det ved registreringen må være lagt til grund, at mærket ikke er
omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2. at mærket er anvendt for andre virksom-
heders produkter, medfører ikke i sig selv, at det ikke har særpræg. afgørelsen af,
om varemærket har særpræg, skal vurderes i forhold til den konkrete vare. mærket
har således oprindeligt særpræg.
hvis det lægges til grund, at varemærket ikke havde oprindeligt særpræg, da har va-
remærket fået det fornødne særpræg ved den indarbejdelse af mærket, som er sket
ved anvendelsen siden 1997, jf. herved u 1977.743 v. af pagetraffic analyser kan
udledes, at der er mindst 400.000 læsere, som dagligt har set varemærket, mens ber-
lingske brugte det på bagsiden. det er tillige anvendt som reklamationsnavn på forsi-
den, som ses af 480.000 læsere om dagen, og som navn for en sektion, der havde
275.000 læsere om dagen. endvidere er navnet anvendt i internetudgaven, som havde
besøg af 1 ½ mio. læsere om dagen i anvendelsesperioden. dette kan sammenholdes
med søren østergaard sørensens forklaring om den intensive markedsføring for at
markere tilknytningen til hovedstaden, og at mærket associeres med berlingskes me-
dievirksomhed.
                                          - 10 -
registreringen strider ikke mod varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet denne be-
stemmelse først trådte i kraft i 1996. i øvrigt kunne berlingske ikke på ansøgnings-
tidspunktet i december 1994 vide noget om planerne om at lancere en gratisavis med
navnet ”metro”, idet metro først udkom i 1995, hvorved bemærkes, at det ikke er
dokumenteret, at berlingske da vidste noget om lanceringen af metroavisen i sveri-
ge. under alle omstændigheder var mærket ikke taget i brug i udlandet på ansøg-
ningstidspunktet. endvidere var det en hel gruppe af navne, som blev anmeldt til
registrering, og søren østergaard sørensen har givet en troværdig forklaring om bag-
grunden herfor. der er ikke tale om en defensiv registrering. hvis man havde kendt
til kinnevik a/s´ ansøgning, havde der jo ikke været grund til at indgive en ansøg-
ning, der var senere i tid. selv om tidnings ab metro skulle have haft krav på over-
dragelse af varemærket, da er denne ret fortabt som følge af passivitet, jf. varemær-
kelovens § 9.
berlingskes rettigheder er ikke bortfaldet som følge af ophøret med anvendelsen af
varemærket, idet ophøret ifølge søren østergård sørensens forklaring alene skyldes
risikoen for forveksling med metroxpress efter dens lancering. berlingske vil såle-
des gerne have muligheden for at genoptage brugen. det følger endvidere af vare-
mærkelovens § 25, at retten ikke er bortfaldet, idet der ikke er forløbet 5 år siden, at
berlingske ophørte med brugen af varemærket i 2002.
anvendelsen af mærket metroxpress udgør ifølge varemærkelovens § 4 en krænkel-
se af varemærket metro, idet varemærkerne er forvekslelige. efter praksis beror for-
vekslelighedsbedømmelsen på et helhedsindtryk, der består af flere momenter. syns-
indtrykket tillægges betydning, hvorved bemærkes, at tilføjelsen af ”xpress” til ”me-
tro” ikke er egnet til at adskille varemærkerne fra hinanden. selve x´et tilføjer ikke
særpræg, idet det alene fungerer som en opdeling af varemærket i to dele. at ”me-
tro” skrives med lille i avisen, understreger denne opdeling. ”metro” er den domine-
rende del af varemærket, idet ”xpress" er beskrivende ifølge søren østergaard sø-
rensens forklaring om, at express en sædvanlig betegnelse for en avis. endvidere
henviser ”metro” i metroxpress til togrejsen, hvorfor der kan ses bort fra endelsen
”xpress”. kernen i det er, at man ønsker at kalde sin gratisavis ”metro” som i de
øvrige lande i verden, men grundet berlingskes rettigheder kan man ikke det, hvorfor
man vælger at lave en tilføjelse, som ikke ændrer ved det overordnede indtryk af
                                          - 11 -
”metro” som varemærket. dette bekræftes af den tidligere tilbagetrukne ansøgning
om ”metro” som varemærke samt anmeldelsen af ”metro fm” og ”metro.dk” etc.
som varemærker. endvidere er det hovedreglen, at når et tostavelsesvaremærkeord
indgår i et firestavelsesvaremærkeord, da er de to varemærker forvekslelige. i hel-
hedsbedømmelsen indgår endvidere lydbilledet, hvor trykket i metroxpress ligger på
”metro”, hvilket understøtter forveksleligheden.
endelig indgår eventuel varelighed i bedømmelsen. når der er varelighed, slækkes
kravene for at statuere forvekslelighed. i denne sag er der varelighed, idet der er tale
om aviser, som har samme målgruppe, da der overordnet set kæmpes om læsere i det
storkøbenhavnske område og de samme annoncekroner. at berlingske har lanceret
urban er ikke udtryk for, at aviserne har forskellige målgrupper. det er blot en styr-
kelse af berlingskes kamp for annoncekronerne.
der er risiko for, at læsere mfl. vil antage, at der er en forbindelse mellem de to va-
remærker som nævnt i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, idet ”xpress” som anført
intet tilføjer til varemærket metro. det fremstår derfor nærliggende at tro, at me-
troxpress er tilknyttet berlingske. det var også derfor, at berlingske ophørte med
brugen af metro mærket, hvor det bemærkes, at på metroxpress hjemmeside er ”me-
tro” fremhævet i ”metrophilharmonic”, og der reklameres for et ”club metro” kre-
ditkort samt læserklubben ”club metro”, hvor der ingen henvisninger er til, at det er
navne, som indgår i koncernen og således ikke vedrører metroxpress.
konklusionen på helhedsbedømmelsen er, at varemærkerne er forvekslelige, hvorfor
der må gives berlingske medhold i påstand 1.
for så vidt angår påstand 2 har sagsøgeren anført, at metro mærket er brugt på me-
troxpress´ hjemmeside vedrørende kreditkort, metrophilharmonic orkestret, club
metro, og metroxpress har angivet at ville anvende mærket metroøresund, hvilket
også er i strid med berlingskes varemærkeret. der er ikke tale om en begrænset an-
vendelse. da der er tale om brug af et identisk varemærke til markedsføring af varer
af samme art, er der ikke krav om forvekslelighed.
metroxpress’ advokat har anført, at det beror på en helhedsbedømmelse, hvorvidt
mærket metroxpress udgør en krænkelse af metro mærket. ved denne bedømmelse
                                         - 12 -
må der lægges vægt på, at ”metro” er et svagt varemærke, hvilket blandet andet føl-
ger af, at der er 131 varemærkeregistreringer i danmark, hvori ”metro” indgår i for-
skellige klasser, og der er også andre registreringer end berlingskes i vareklasse 16.
de 84 af mærkerne har ”metro” som den første del af varemærket. at varemærket er
svagt, er ikke det samme som, at det ikke kan registreres, hvorfor registreringen ikke
er udtryk for, at varemærket ikke er svagt. endvidere er varemærket suggestivt, hvil-
ket også gør det svagt, og giver det en meget snæver beskyttelse. det følger af prak-
sis, at man ikke kan sætte sig på rettighederne til et sædvanligt ord, hvilket metro
mærket er. mærket er også svagt som følge af, at det beskriver liv i hovedstaden samt
betyder undergrundsbane. også per mikael jensens forklaring om, at metroxpress
navnlig i jylland kaldes expressen, understøtter, at metro mærket er svagt, da læser-
ne fokuserer mest på endelsen. at varemærket er svagt indebærer, at beskyttelsen
ikke kan udstrækkes til det tilfælde, hvor der er tilføjet et ord, som adskiller det fra
det beskyttede varemærke. ud over, at varemærket er svagt, bemærkes, at varemær-
kerne ikke er forvekslelige. x er et sjældent anvendt bogstav på dansk, og det funge-
rer ikke som en opdeling af ordet i metroxpress. det bevirker, at de to varemærker
adskiller sig væsentligt fra hinanden. det er alene en hovedregel, at der statueres for-
vekslelighed, når et varemærke på to stavelser er indeholdt i et firestavelsesord. den-
ne hovedregel finder alene anvendelse, når varemærkerne er quasiidentiske, hvilket
ikke er tilfældet i denne sag. visuelt drages læseren mod x´et, således at hverken
”metro” eller ”press” bliver visuelt dominerende. endvidere er der indsat en globus i
metroxpress, og navnet står i et grønt felt. metroxpress skrives med lille, og det er
hvid skrift på grøn baggrund. det forholder sig lige omvendt med berlingskes vare-
mærke, hvor det var blå bogstaver på en hvid baggrund, stort begyndelsesbogstav,
stjerner på en nattehimmel og rådhustårnet, hvorfor der visuelt er en markant forskel.
i praksis er det den visuelle fremtoning, der lægges mest vægt på i forveksleligheds-
bedømmelsen. lydmæssigt er der en markant forskel i den naturlige udtale, idet der
ikke er tryk på første stavelse i metroxpress. ”metro” er således ikke dominerende,
hvorfor de to varemærker også adskiller sig væsentligt i udtalen. ”xpress” er ikke
beskrivende, idet ordet ikke er et synonym for en avis. endvidere har man ikke an-
vendt den gængse stavemåde. både ”metro” og ”xpress” er suggestive ord, hvor
”xpress” er stærkere end ”metro”. tager man to suggestive ord og sætter dem sam-
men til et samlet kunstord, får man et stærkt varemærke. i en analyse fra mandag
morgen er metroxpress vurderet som et stærkt varemærke. efter praksis er kunstord
ikke forvekslelige med ord med betydning. det er en del af metroxpress´ strategi at
                                         - 13 -
skille sig ud. omverdenen er ikke i tvivl om forskellen mellem berlingske og me-
troxpress, og hvilke produkter der hører til de to steder. metro produktet var vel-
kendt, inden det kom til danmark. metroxpress har således en legitim interesse i at
anvende ”metro” i sit navn, da navnet er anvendt af koncernen i hele verden under
behørig hensyntagen til ikke at krænke eksisterende rettigheder i de enkelte lande.
endvidere brugte berlingske kun metro mærket i en ganske kort periode og kun som
navn for et avistillæg, hvorimod metroxpress anvendes som navn på en gratisavis.
der er heller ikke vareartlighed og samme aftagerkreds. berlingske tidendes læsere
er hovedsagelig over 40 år, og metroxpress´ læsere er hovedsagelig under 40 år, og
metroxpress er beregnet til læsning under transport, og avisen vil med sin målgruppe
ikke tage kunder fra de traditionelle aviser. metroxpress distribueres også anderle-
des. endvidere er der forskellen i vareart, idet metroxpress ikke er en avis i traditio-
nel forstand, men snarere en trykt radioavis. dette er også dokumenteret ved berling-
skes egen lancering af gratisavisen urban. der er et vist overlap i læserskaren til par-
ternes aviser, men det er to forskellige medier.
helhedsbedømmelsen efter varemærkelovens § 4 fører på baggrund af det anførte til
den konklusion, at der ikke foreligger en krænkelse, jf. herved u 1956.993 s.
der er fremlagt korrespondance mellem parterne fra 1995, og det har formodningen
for sig, at der har været kontakt forinden. søren østergaard sørensen forklarede, at
berlingske tidende på ansøgningstidspunktet måtte have kendskab til, at metro var
på vej som gratisavis i sverige. per mikael jensen forklarede, at dette stod i svenske
aviser allerede i november 1994. kinnevik a/s havde også indsendt ansøgning om
registrering af metro mærket syv dage, inden berlingske gjorde det. ikke før 1997
anvendte berlingske varemærket aktivt. efter 1998 gik der igen to år, inden berling-
ske anvendte varemærket på ny. berlingske har anført, at ophøret med brugen skyl-
des frygt for forveksling med metroxpress, hvilket ikke kan lægges til grund. det må
også antages at hænge samme med, at der er kommet en metro i københavn. disse
forhold tyder på, at der var tale om en defensiv registrering uanset søren østergaard
sørensens forklaring. formålet har primært været at forhindre konkurrenter i at an-
vende varemærket i danmark. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, var ikke trådt i
kraft i 1994, men efter principperne i bestemmelsen er berlingskes registrering af
varemærket således ikke sket med rette. bestemmelsen er udtryk for almindelig god
                                           - 14 -
skik, og principperne fandt derfor også anvendelse, allerede inden bestemmelsen
trådte i kraft. berlingske var bekendt med brugen af metro world-wide og tiltagene
vedrørende brug af varemærket i danmark, da berlingske ansøgte om registrering af
metro i danmark, hvorfor der ikke kan støttes ret på varemærkeregistreringen i for-
hold til metroxpress. det er af vital betydning for metroxpress, at metro kan anven-
des som en del af et varemærke, jf. herved almindelige retsgrundsætninger og mar-
kedsføringslovens § 1. henset hertil kan den registrerede varemærkeret ikke gøres
gældende.
over for berlingskes påstand 2 gøres det gældende, at metroxpress ikke bruger va-
remærket metro i en avisudgivelse, og berlingske har ikke registreret varemærket for
underholdning og annoncer. annoncen om club metro er i øvrigt loyalt gengivet
over for den internationale klub. anvendelsen af betegnelsen metroøresund var en
fejl begået af den pågældende journalist. der er således ikke tale om illoyal anven-
delse af varemærket, hvor man prøver at liste det ind ad bagdøren. metroxpress har
heller ikke interesse heri, idet der er brugt masser af reklamekroner på at reklamere
for varemærket metroxpress. metroxpress bruger således ikke metro mærket på
varemærkemæssig måde i vareklasse 16.
retten skal udtale
efter bevisførelsen finder retten ikke, at der er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at
fastslå, at berlingske var bekendt med den påtænkte anvendelse af mærket metro i
sverige eller i andre lande, da berlingske indgav varemærkeansøgningen om bl.a.
metro.
på den baggrund er der ikke grundlag for en stillingtagen til, om principperne i va-
remærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, eller almindelige retsgrundsætninger og markeds-
føringslovens § 1 kan finde anvendelse ved vurderingen af, hvorvidt registreringen
var berettiget, eller om den kan gøres gældende overfor metroxpress. der ses i øv-
rigt ikke at være grundlag for at tilsidesætte registreringen.
ad påstand 1:
                                          - 15 -
retten finder ikke, at ”metro” er beskrivende for en avis, hvorfor berlingskes metro
varemærke har oprindeligt særpræg. uagtet at aviserne distribueres på forskellig må-
de, og at der kun er delvist sammenfald af læserkredsen, finder retten, at der er va-
reartlighed mellem berlingskes produkter og metroxpress.
2 dommere (aksel gybel og uffe thustrup) udtaler:
selv om varemærket metro har oprindeligt særpræg, bør den beskyttelse, som regi-
streringen skal nyde – dog alt afhængig af den konkrete anvendelse - ikke være for
vid, når der henses til den omfattende anvendelse af ordet metro i almindelig sprog-
brug samt for registreringer i såvel vareklasse 16 og andre vareklasser.
tilføjelsen xpress findes efter den anvendte stavemåde i sig selv også at have oprin-
deligt særpræg og kan ikke anses som beskrivende for en avis. da sammensætningen
af ordene metro og xpress findes hverken synsmæssigt eller lydmæssigt at frembyde
forvekslelighed med berlingskes mærke, er der efter en samlet vurdering ikke til-
strækkeligt grundlag for at fastslå, at der er en sådan risiko for forveksling, at anven-
delsen af metroxpress’ mærke strider mod berlingskes rettigheder til varemærket
metro. som følge heraf skal metroxpress frifindes for påstand 1.
1 dommer (mette christensen) udtaler:
de to første stavelser i de omtvistede varemærker er identiske, og ved udtale af me-
troxpress er der et ensartet tryk på de to ord i metroxpress. der foreligger derfor
såvel visuel som auditiv forvekslelighed. hertil kommer, at tilføjelsen xpress, der er
et anvendt navn for avis, har karakter af at være beskrivende. på den baggrund findes
de to varemærker at være forvekslelige, idet der vil være en risiko for, at der antages
at være en forbindelse mellem varemærkerne, såfremt berlingske genoptager brugen
af sit varemærke. som følge heraf tages berlingskes påstand 1 til følge.
der gives dom efter stemmeflertallet.
ad påstand 2:
                                         - 16 -
ved den af metroxpress foretagne afbildning af club metro kortet på metroxpress´
hjemmeside, bjælken på metroxpress´ hjemmeside med teksten ”club metro i ver-
den” og annoncen på metroxpress´ hjemmeside for metrophilharmonic orkesteret,
finder retten, at metroxpress har foretaget en omtale og markedsføring vedrørende
sin danske udgivelse metroxpress, der strider mod berlingskes varemærkeret.
herefter gives der berlingske medhold i påstand 2, idet der dog sker frifindelse for så
vidt angår den del af påstanden, som vedrører uddeling, da der ikke er ført bevis for,
at metroxpress har anvendt mærket metro i den forbindelse.
                              thi kendes for ret
metroxpress a/s tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende ”metro”
som navn eller forretningskendetegn for metroxpress’ gratisomdelte publikation
”metroxpress”, herunder i forbindelse med omtale og markedsføring af metrox-
press’ publikation.
i øvrigt frifindes metroxpress a/s.
hver part bærer egne omkostninger.
                                   mette christensen
aksel gybel                                                             uffe thustrup
                                         (sign.)
                                      ___ ___ ___
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                           p.j.v. sø- og handelsretten, den
