                                       udskrift
                                            af
                        sø- & handelsrettens dombog
                                      ____________
                                          dom
afsagt den 25. august 2009
v‐15‐08
                                  cykelexperten v/henrik dambo nielsen
                                  (advokat frank iburg)
                                  mod
                                  ankenævnet for patenter og varemærker
                                  (kammeradvokaten v/advokat tomas ilsøe andersen)
                                  biintervenient:
                                  cykelexperten.dk a/s
                                  (advokat janne glæsel)
indledning og påstande
sagen angår sagsøgte, ankenævnet for patenter og varemærkers afgørelse af 7. december
2007, der stadfæstede patent‐ og varemærkestyrelsens registrering af figurmærket cykelex‐
                                              ‐2‐
perten.dk (vr 2005 00052), imod hvilken sagsøgeren, cykelexperten v/henrik dambo niel‐
sen havde rejst indsigelse.
cykelexperten v/ henrik dambo nielsen, har nedlagt påstand om, at ankenævnet for pa‐
tenter og varemærker skal tilpligtes at anerkende, at henrik dambo nielsen ved brug har
indarbejdet navnet cykelexperten, hvorfor han ved denne indarbejdelse har opnået eneret til
anvendelse af navnet cykelexperten.
ankenævnet for patenter og varemærker har nedlagt påstand om frifindelse.
cykelexperten.dk a/s er indtrådt som biintervenient i sagen til støtte for ankenævnets på‐
stand.
oplysninger i sagen
indledning
henrik dambo nielsen startede egen virksomhed som cykelhandler ultimo 1995 og fik i den
forbindelse registreret figurmærket cykelexperten (vr 1994 08482) i vareklasse 12
(cykler). forretningen havde oprindeligt adresse på østervold 1, 8900 randers.
cykelexperten.dk a/s, jernbanevej 2, 2600 glostrup, blev etableret af brian jespersen den 1.
august 2004. virksomheden beskæftiger sig med detailhandel med nye og brugte cykler,
herunder via internettet. cykelexperten.dk fik efter en ansøgning, indgivet den 19. december
2004, den 5. januar 2005 registreret figurmærket cykelexperten.dk (vr 2005 00052) i klasse 12
(cykler), klasse 35 (detailhandel med nye og brugte cykler ‐ også online) og klasse 37 (repa‐
ration og vedligeholdelse af nye og brugte cykler).
henrik dambo nielsens figurmærke (vr 1994 08482) fremstår således:
                                               ‐3‐
cykelexperten.dk’s figurmærke (vr 2005 00052) fremstår således:
parterne er enige om, at figurmærkerne ikke er forvekslelige.
henrik dambo nielsen rejste i skrivelse af 21. marts 2005 til patent‐ og varemærkestyrelsen
indsigelse imod registreringen af cykelexperten.dk a/s’ figurmærke, idet han gjorde gæl‐
dende have opnået varemærkeret til ordet cykelexperten gennem 10 års indarbejdelse,
hvorfor registrering af cykelsexperten.dk a/s’ varemærke ikke gyldigt kunne finde sted.
til brug for sagen har indhentede henrik dambo nielsenen erklæring af 22. december 2005
fra danske cykelhandlere v/ direktør erik oddershede. erklæringen har følgende ordlyd:
      ”… på given foranledning skal vi hermed bekræfte, at cykelexperten v/ henrik dambo
      nielsen har været indmeldt i brancheorganisationen cykelhandlernes centralforening
      under navnet cykelexperten og med adressen østervold 1, 8900 randers den 18. de‐
      cember 1996. vi er vidende om, at henrik dambo nielsen har markedsført sin forret‐
      ning under navnet cykelexperten fra denne dato.…”
den 21. september 2006 traf patent‐ og varemærkestyrelsen afgørelse om, at henrik dambo
nielsens indsigelse ikke kunne tages til følge. af afgørelsens begrundelse fremgår følgende:
      ”… indsiger har hverken ved registrering af figurmærket cykelexperten, vr 1994
      08482, eller ved indarbejdelse opnået eneret til ordet ”cykelexperten”.
      da orddelen i det angrebne mærke efter styrelsens opfattelse er uden det fornødne
      særpræg til særskilt at kunne registreres, da varemærkeretten udelukkende omfatter
      mærket i den viste udformning og i sin helhed, og da mærkerne ikke figurligt ligner
      hinanden er der ikke risiko for forveksling med indsigers figurmærke cykel exper‐
      ten. indsigelsen tages derfor ikke til følge, og registreringen opretholdes …”
                                              ‐4‐
ankenævnet for patenter og varemærker stadfæstede den 7. december 2007 patent‐ og va‐
remærkestyrelsens afgørelse.
ved afgørelse af 21. december 2005 bestemte klagenævnet for domænenavne, at der ikke
kunne gives henrik dambo nielsen medhold i, at brian jespersen skulle overdrage domæ‐
nenavnet ”cykeleksperten.dk” til henrik dambo nielsen. en anmodning fra henrik dambo
nielsen om under henvisning til en række nye bilag at få genoptaget sagen ved klagenævnet
for domænenavne blev afslået ved klagenævnets brev af 6. april 2006.
øvrige oplysninger
henrik dambo nielsen har henvist til forskelligartet materiale i mapper. i en mappe (be‐
nævnt bilag 1), der efter det oplyste omfatter bilag, som også indgik i ankenævnet for pa‐
tenter og varemærkers sagsbehandling, ses i tilfældig orden bl.a. billeder af butiksfacade og
facadedør med det registrerede figurmærke, fotos af cykler, markedsføringsmateriale med
brug af figurmærket, også brugt i den variant, at mærket er ”bredt ud” i en sammenhæn‐
gende linie med billedet af cyklen placeret imellem ”cykel” og ”experten”, udskrifter
fra internettet fra google, udskrifter af e‐mail korrespondance, der viser køberinteresse fra
norge og farum, codan‐police fra 1999 vedr. forsikring af bil under navnet ”cykelexperten
v/henrik nielsen, østervold 1, randers, faktura fra 1998 fra radio abc til ”cykel experten”
vedr. ”speakspot‐produktion”, faktura af 1. marts 1999 fra biketoyz til ”cykelexper‐
ten/alansbikebix”, kontokort fra udlejer vedr. lejemålet molsgade 1, århus, med beboeran‐
givelse: ”cykeleksperten”, diverse leverandørfakturaer fra 1995, 1996, 1998 og 1999 – alle
stilet til cykelexperten i forskellige stavevarianter, datalønseddel fra 1999 med cykelex‐
perten i randers som udbetaler, erklæring af 20. december 2005 fra aarhus shotokan karate‐
do om, at ”cykelexperten” har været og stadig er sponsor for foreningen, hjemmesideud‐
skrifter (2006) med angivelser af ”cykelexperten” i form af det registrerede figurmærke og
som forretningsnavn, udateret fotokopi af en artikel i randers‐posten om henrik dambo
nielsens åbning af ”stor cykelforretning i randers”, butiksfacade og butiksskilt, molsgade i
århus 2005, med eksponering af butiksnavnet alan’s bike bix, udskrift fra internettet,
hjemmesiden www.alansbikebix.dk, visende alan’s bike bix‐logoet med henvisning til bu‐
                                                ‐5‐
tikken cykelexperten, molsgade 1, århus c, fotos af vinduesudstilling i butikken i molsgade
med prisskilte med det registrerede ”cykelexperten”‐logo på.
i to bind (side 1 ‐ 422), samlet benævnt bilag 2, findes materiale (væsentligst fakturaer og
kontoudtog) overvejende fra 1998‐1999, men enkelte fra årene efter.
i et bind (side 1 ‐ 234), benævnt bilag 3, ses flere fakturaer og en mængde markedsførings‐
materiale i form af ”flyers”, væsentligst fra 1996 ‐ 1999, med brug af ”cykelexperten” som
navn og logo.
i et bind (side 1 – 252), benævnt bilag 3a, ses markedsføringsmateriale i form af en tilbudsli‐
ste og en lang række ”flyers”, fra perioden 2000 – 2005 med brug af ”cykeleksperten” som
navn og logo.
i et bind (side 1 – 51), benævnt bilag 4, er samlet diverse materiale, lidt spredt fra forskellige
år, men i væsentligt omfang fra 1999, f.eks. momsangivelser (til cykelexperten), abonne‐
mentskort fra falck (til cykeleksperten), diverse fakturaer (fra nybolig, energi danmark,
vægtafgift etc.) til ”cykelexperten” eller ”alan’s bike bix v/cykelexperten”, en række løn‐
sedler, bogføringsbilag mv.
i et omslag, benævnt bilag 5, er samlet diverse materiale uden struktur, f.eks. farvefotos af
butiksrude, markedsføringsmateriale, eksempler på forveksling mellem parterne etc.
sammenhæftet og benævnt bilag 6 er fremlagt et eksempel på forveksling mellem parterne,
et foto af varebil bagfra, en regning til en kunde fra ”cykelexperten”, peter fabersvej 7, år‐
hus v, og en kassebon vedr. køb hos ”cykelexperten, toftevej 11, egå.
forklaringer
henrik dambo nielsen har forklaret, at han har arbejdet med cykler i hvert fald siden mid‐
ten af 1970’erne. han startede sin forretning under navnet ”cykelexperten” på adressen
                                                 ‐6‐
østervold 1, randers i 1994/95. butikken lukkede i 1999. pr 1. januar 1999 flyttede han til
molsgade 1 i århus. siden starten af 2003 har han også solgt og repareret cykler fra adressen
peter fabers vej 7 i århus, og siden 2004 har han haft lidt salg og reparationer fra toftevej i
egå. der er ikke virksomhed længere på randersvej, men han har haft lidt reparation og
halvfabrikation på den adresse.
butiksfacaden, vist på bilag 1 side 17, er fra randers‐tiden. den er på 350 m² og en af dan‐
marks største. der var allerede fra starten stor interesse for forretningen, der dengang solgte
250‐300 cykler om året.
i 1996‐97 kørte ‐ som rullende reklame ‐ en reklamefilm for butikken et lille halvt års tid på
canal digital. filmen var sponsoreret af everton cykler. han indkøbte 300 everton‐cykler og
satte efter aftale med everton mærket ”cykelexperten” på. det, at figurmærket med cyklen i
reklamefilmen er skrevet ud i en linie, havde han forinden forhørt sig om i varemærkestyrel‐
sen, som havde sagt, at det kunne han godt gøre, da der ikke var andre, som gjorde brug af
navnet ”cykelexperten”.
han var den første, som solgte cykler over internettet. han husker ikke præcist, hvornår han
fik en egentlig web‐shop, men det var omkring 2005/2006, muligvis november 2006.
den brochure, som ses på bilag 1, side 52, blev postomdelt i hele østjylland.
i 1995‐99 havde han et fem sekunders radiospot i radio abc, som kørte nærmest uendeligt.
en hurtigtalende speak sagde: ”kom ind til cykelexperten – eksperten i cykler på øster‐
vold”. forretningen, der også blev omtalt i en artikel i randers posten i 1995, blev hurtigt
kendt.
han deltog i 1995 og 1996 i et markedsføringssamarbejde, der hedder ”bikers best”, hvor
han i et katalog, som blev sendt ud i randers‐området, gjorde reklame for sine tilbehørsva‐
rer.
                                                ‐7‐
fakturaen af 1. marts 1999 (bilag 1, side 56) er fra biketoyz aps, hvis ejer er ham, der oprin‐
deligt startede alans bike bix i 1988. at alans bike bix er angivet som debitor på fakturaen,
der er stilet til randers‐butikken, skal bare ses som en note, så han kan se, hvilken butik sal‐
get er sket til. han lavede på et tidspunkt et cykelbrand ved navn ”alans bike bix”. det var
vist først i århus‐tiden. han har aldrig haft et firmanavn, der heder alans bike bix.
da han startede århus‐butikken, købte han et kæmpe‐lager fra alans bike bix og bl.a. også
diverse rolsted‐cykler. han byttede også varer med blandt andre sin bror. han havde et
kæmpelager på randersvej 520. forretningen har åbent hverdage kl. 12.30‐17.30 og lørdag kl.
10‐12. forretningen sælger rigtigt mange cykler, og der kan sælges 6‐8 cykler på en lørdag.
han kender ikke sine omsætningstal. det gik forrygende godt i randers. i århus går det lidt
op og ned, men bedre og bedre. der sælges mange specialvarer.
århus‐forretningen er hovedsponsor for karateklubben aarhus shotokan karate‐do. cykel‐
experten‐logoet hænger ved klubbens indgangsdør. der er mange af klubbens medlemmer,
der køber cykler i forretningen.
patentdirektoratet foretog på hans foranledning i 1997 en scanning i udlandet, idet det var
hans plan at få sit varemærke registreret i eu.
cykelexperten‐logoet øverst på vinduesfacadepartiet, som bl.a. ses på billedet (bilag 1, side
137), har set sådan ud, siden butikken i århus startede i 1999. alans bike bix‐logoet med
bjegtinder, som ses under cykelexperten‐logoet, satte han på med klistermærkater i
1999/2000. prisskiltene med cykelexperten‐logoet, som ses på billedet (bilag 1, side 141) er
dem, som altid benyttes. der er vel samlet 25‐30 prisskilte i butikken. selve indgangsdør‐
partiet med alans bike bix over døren (side 104 i bilag 1) ser også sådan ud i dag.
hans udgifter til avis‐ og ugebladsannoncer har i perioden 1994‐2005 udgjort 4‐500.000 kr. i
alt. de reklameflyers, som der er fremlagt mange eksempler på, laver han selv. de bliver for
de flestes vedkommende udleveret i butikken, men de omdeles også på torvet og gennem
brevsprækken. det står han selv og nogle venner for. der udleveres flere hundrede om da‐
                                                  ‐8‐
gen en kunde kan godt tage 10 styk. med sig. i perioden 1996‐1999 blev der lavet 215 for‐
skellige flyers, i perioden 2000 – 2005 var tallet 249 forskellige.
han er ofte ude for, at der sker forvekslinger mellem hans forretning og cykelexperten.dk
a/s. folk spørger til produkter, som de har set på cykelexperten.dk’s hjemmeside. der efter‐
spørges også f.eks. 6 års garanti, men han giver kun 2 års garanti.
parternes synspunkter
cykelexperten v/henrik dambo nielsen har anført, at det er godtgjort, at han har drevet
virksomhed under betegnelsen ”cykelexperten” kontinuerligt fra 1994 og til dato. han har
distribueret reklamemateriale, markedsført sig via radiospots og reklamefilm og deltaget i
markedsføringssamarbejde. der har således været tale om en kraftig branding. cykelexper‐
ten havde som mærke allerede særpræg, da det blev taget i brug, idet det allerede da var
egnet til at adskille henrik dambo nielsens varer og ydelser fra andres. det må have betyd‐
ning, at betegnelsen optræder i bestemt form. cykelexperten kan sammenlignes med navne
som tøjexperten, tyrkiet experten, expert radio, skoringen og hifi klubben. der henvises
til ufr 2008.241 s (lån & spar bank).
henrik dambo nielsen kan derfor forbyde biintervenienten, der er inden for samme branche
som henrik dambo nielsen, at anvende mærket erhvervsmæssigt. risikoen for forveksling
er stor, hvilket der har været mange eksempler på i praksis.
der er, uanset om sagen tabes, ikke grundlag for at pålægge henrik dambo nielsen sagsom‐
kostninger til biintervenienten.
ankenævnet for patenter og varemærker har anført, at nævnets kendelse af 7. december
2007 er lovlig og gyldig, og patent‐ og varemærkestyrelsens afgørelse af 21. september 2006
om opretholdelse af registreringen af figurvaremærket ”cykelexperten.dk” er truffet med
rette. i kravet om, at et varemærke skal have fornødent særpræg, for at det kan registreres,
ligger, at det skal være egnet til at adskille et produkt fra andre produkter inden for samme
                                                 ‐9‐
vareklasse. mærker, som udelukkende er af beskrivende karakter, er udelukket fra registre‐
ring. et varemærke opnår ikke særpræg, bare fordi det har været i brug i lang tid.
ordet cykelexperten er almindeligt beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser,
jf. varemærkelovens § 13, og har ikke særpræg. ”cykelexperten” angiver, at cyklerne repare‐
res eller sælges af en person, der er ekspert i cykler. det gør ikke i sig selv nogen forskel, at
”cykelexperten” er stavet med ”x”.
der skal derfor en meget kraftig indarbejdelse til, for at cykelexperten som ord kan antages
at have opnået det nødvendige særpræg. omsætningskredsen for ”cykler” er meget bred, og
indarbejdelsen skal være landsdækkende. der må stilles betydelige krav til beviset for til‐
strækkelig indarbejdelse, og denne bevisbyrde har henrik dambo nielsen ikke løftet.
der foreligger ingen markedsundersøgelser til illustration af bekendthedsgraden af beteg‐
nelsen ”cykelexperten”, og henrik dambo nielsens markedsføringsudgifter er udokumen‐
terede. der foreligger heller ikke brancheerklæringer om indarbejdelse, og henrik dambo
nielsen har ikke oplyst omsætningstal.
cykelexperten.dk a/s har som biintervenient udtalt sig til støtte for ankenævnet for paten‐
ter og varemærkers påstand og bl.a. anført, at henrik dambo nielsens eget slogan: ”cyke‐
lexperten – experten i cykler” illustrerer graden af mærkets beskrivende karakter. henrik
dambo nielsen har ikke konsekvent benyttet ”cykelexperten”, men har også gjort brug af
mærket ”alans bike bix”, som også er eksponeret over århus‐butikkens facadedør. det er
væsentligst det registrerede figurmærke, som henrik dambo nielsen har gjort brug af. kra‐
vene til mærkets indarbejdelse er store. det bemærkes hertil, at der næsten ikke foreligger
noget illustrerende materiale for perioden 2001/2002 til 2004/2005. det omtvistede spørgsmål
har været gennem tre instanser med samme udfald: patent‐ og varemærkestyrelsen, anke‐
nævnet for patenter og varemærker og ankenævnet for domænenavne. ved fastsættelse af
sagens omkostninger bør dette sagsforløb tages i betragtning, sammenholdt med biinterve‐
nientens betydelige interesse i sagens udfald.
                                               ‐ 10 ‐
sø‐ og handelsrettens afgørelse
ordet ”cykelexperten”, der er et fremtrædende mærkeelement i henrik dambo nielsens
registrerede figurmærke, må anses for beskrivende for detailhandel med cykler. da ordet i
den anførte relation således savner særpræg, kan varemærkeret til ordet alene stiftes, såfremt
det i kraft af indarbejdelse kan antages at have opnået særpræg.
de bilag, som henrik dambo nielsen har fremlagt til illustration af brugen af mærket gen‐
nem ca. 11 år i forbindelse med sine forretninger i randers og århus, giver nok grundlag for
at antage en vis bekendthedsgrad lokalt, men dokumenterer ikke i sig selv, at mærket skulle
være mere almindeligt kendt i omsætningskredsen som kendetegn for henrik dambo niel‐
sens varer og tjenesteydelser. retten er således uden oplysninger om markedsandele og
salgs‐ og omsætningstal og dokumentation for bekendthedsgrad og markedsføringsomkost‐
ninger.
retten er således enig i de af patent‐ og varemærkestyrelsen og ankenævnet for patenter og
varemærker trufne afgørelser, og ankenævnet frifindes derfor for henrik dambo nielsens
påstand.
henrik dambo nielsen skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger til ankenævnet for
patenter og varemærker som neden for bestemt. under hensyn til biintervenientens væsent‐
lige interesse i sagens udfald, findes henrik dambo nielsen, jf. retsplejelovens § 252, stk. 4,
endvidere at burde betale sagsomkostninger til biintervenienten. sagsomkostningsbeløbet fast‐
sættes til 10.000 kr.
                                       thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker frifindes.
                                              ‐ 11 ‐
cykelexperten v/henrik dambo nielsen skal inden 14 dage betale 20.000 kr. i sagsomkost‐
ninger til ankenævnet for patenter og varemærker og 10.000 kr. til cykelexperten.dk. sag‐
somkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.
                                   claus forum petersen
kai wöldike bested                                                         allan suhrke
                                            (sign.)
                                         ___ ___ ___
                              udskriftens rigtighed bekræftes
                              p.j.v. sø- og handelsretten, den
