 -   husk bilag 1
                                  udskrift
                                     af
                    sø- og handelsrettens dombog
den 21. maj 2002 blev af retten i sagen
v-0030-00
dansk eternit a/s
(advokat christian levin nielsen)
   mod
skanit eternit v/
carsten nørgaard
afsagt sålydende
                                               - 2 -
                                       d o m:
sagen vedrører væsentligst spørgsmålet, om varemærket eternit er degenereret, og om
sagsøger, dansk eternit a/s, i modsat fald kan hindre sagsøgte, skanit eternit v/carsten
nørgaards brug af varemærket eternit for fibercementplader og i sagsøgtes firmanavn.
påstande
sagsøger, dansk eternit a/s, har nedlagt følgende påstande:
1.sagsøgte, skanit eternit v/carsten nørgaard, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at
     anvende kendetegnet eternit som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som
     forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.
2.sagsøgte tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik ved at
     anvende kendetegnet eternit som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som
     forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.
3.sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale kr. 50.000,00, subsidiært et efter rettens skøn
     fastsat mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 10. marts 2000.
sagsøgte, skanit eternit v/carsten nørgaard, har nedlagt påstand om frifindelse.
sagsfremstilling
varemærkeregistreringer
eternit er registreret den 30. august 1913 som figurmærke (vr 00.576 1913) for
virksomheden eternit-werke ludwig hatschek aktiengesellschaft, østrig. registreringen er
blevet forlænget til den 30. august 2003. varemærket er registreret bl.a. i klasse 17:
kautsjukvarer (ikke indeholdt i andre klasser), stenvarer af asbest i form af plader og rør, og i
klasse 19: stenvarer, herunder kunststenvarer såsom asbestcementprodukter, navnlig i form
af plader og rør, varer af glas, ler og andre keramiske masser til bygningsbrug.
det fremgår af patentdirektoratets fornyelse af varemærket af 12. juli 1993, at dansk eternit-
                                                - 3 -
fabrik a/s har fået tillagt enelicens (enebenyttelsesret) til varemærket "ifølge overenskomst af
10 okt 1967".
ved varemærkeregistreringerne vr 1969 01064 og vr 1969 01278 er henholdsvis den 18. april
1969 og den 9. maj 1969 i bl.a. klasserne 17 og 19 registreret et figurmær ke med de
udformninger, der fremgår af bilag 1 til dommen.
registreringerne er fornyede frem til henholdsvis 18. april 2009 og 9. maj 2009.
registreringerne er foretaget for eternit-werke ludwig hatschek aktiengesellschaft, østrig,
men der er givet licens til dansk eternit-fabrik a/s. det fremgår af udskrift af 15. juni 2000 fra
patent- og varemærkestyrelsen, at licenshaver på varemærket vr 1969 01064 er overgået fra
dansk eternit-fabrik a/s til dansk eternit a/s den 15. juni 2000. efter det oplyste er licensen
også for så vidt angår de øvrige to varemærker nu hos dansk eternit a/s.
i en udateret oversigt over varemærkeregistreringer for eternit-werke ludwig hatschek
aktiengesellschaft, østrig, ""eternit" marken - ausland", fremgår det, at eternit er
registreret med fire varemærkeregistreringer i danmark samt med flere internationale
registreringer.
om øvrig brug af ordet eternit
det fremgår af forsiden af en brochure fra april 1984 for eternit (bølgeplader) profil b12, at
ordet eternit er skrevet med store bogstaver med anden skrifttype end registreret som
varemærke og med tilføjelse af (r).
i den store danske encyklopædi, 1996, anføres om eternit:
"eter'nit(r), (af lat. aeternus `evig' og -it), handelsbetegnelse for en række
    asbestcementprodukter. se også asbest og arbejdsmedicin."
af byggedataudskrift af 17. marts 1998 fra eta danmark, som er en privat
godkendelsesinstans, fremgår det, at eternit er anført for følgende produkter:
    "eternit bølgeplader med trædesikkert underlag
                                               - 4 -
     eternit bølgeplader profil b5
     eternit bølgeplader profil b5, b6, b7, og b9
     eternit bølgeplader profil b6
     eternit bølgeplader profil b6
     eternit bølgeplader profil b7
     eternit bølgeplader profil b9
     eternit facadeplader, type a
     eternit skifre
     eternit skifre"
alle produkter er godkendt af eta. for eternit bølgeplader profil b9 anføres det i godkendelsen
bl.a.:
"emne: brandmæssigt egnet tagdækning, ...
     ...
     betegnelse:
     eternit bølgeplader profil b9
     godkendelsesindehaver:
     dansk eternit a/s
     ...
godkendelse:
     eternit bølgeplader profil b9 godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge
                                                                                 byggelovgivnin
                                                                                 gen stilles krav
                                                                                 om, at
                                                                                 tagdækninger
                                                                                 skal være
                                                                                 udført som
                                                                                 brandmæssigt
                                                                                 egnet
                                                                                 tagdækning,
                                                                                 klasse t
                                                                                 tagdækning.
                                                - 5 -
godkendelsen meddeles på betingelse af, at oplægning sker i nøje overensstemmelse med
     anvisningerne fra dansk eternit a/s.
..."
en anden bølgeplade er godkendt af eta under betegnelsen "ivarcem bølgeplader type
p6r og type p9r".
det fremgår af fremlagt korrespondance, at dansk eternit ved advokat har påtalt andre
virksomheders anvendelse af eternit, således
-ved brev af 17. december 1999 til hbk danmark. hbk danmark beklagede ved brev af 31.
     december 1999 anvendelsen af betegnelserne eternit b5, b6 & b9, og bekræftede, at
     betegnelserne ikke ville blive benyttet i fremtiden,
-ved brev af 4. februar 2000 til dansk sømimport a/s og o.l.t a/s. firmaernes advokat
     meddelte ved brev af 17. februar 2000, at dansk sømimport a/s og o.l.t a/s omgående
     ville indstille al brug af varemærket eternit i forbindelse med markedsføring m.v. på det
     danske marked. brevet fortsætter: "for god ordens skyld skal jeg meddele, at selskaberne
     ikke ubetinget er enige i, at der ikke er sket degenerering af varemærket eternit, men at
     disse for nærværende har valgt ikke at "tage kampen op"."
skanit eternits anvendelse af betegnelsen eternit og dansk eternits reaktion herpå.
på forsiden af jyllands-posten den 18. februar 2000 havde skanit eternit indrykket følgende
annonce:
     "danmarks billigste kvalitets
     eternitplader
     nye, grå b5, b9 og b10 eternitplader til omgående levering/afhentning.
     ...
     skanit eternit
     ..."
ved brev af 14. februar 2000 rettede dansk eternits varemærkeagent henvendelse til skanit
eternit:
"...
                                                - 6 -
fra vor klient har vi modtaget kopi af forsiden af jyllandsposten af 13. februar 2000, hvor de
     uberettiget benytter varemærket eternit. det er vor opfattelse, at deres anvendelse af
     betegnelsen "eternit" er en overtrædelse af såvel vor klients varemærkeret som af
     markedsføringsloven.
...
som følge af det anførte skal vi derfor anmode dem om senest
                        den 21. februar 2000, kl. 12.00
overfor vort kontor skriftligt at bekræfte, at
1.de straks efter modtagelsen af dette brev indstiller al brug af varemærket eternit i
     forbindelse med markedsføring m.v. på det danske marked.
2.de erklærer dem indforstået med, at alt materiale, hvorpå de har anvendt varemærket
     eternit destrueres.
..."
ved brev af 25. februar 2000 svarede advokat chr. haahr hansen på vegne skanit eternit, at
han ikke var enig i, at der forelå en krænkelse, da varemærket eternit alene kan opnå
beskyttelse en vis årrække, samt at der alene er tale om en varemærkeregistrering, hvorved
der ikke opnås eneret til ordet. han oplyste, at sagsøgte ikke var uvillig til at ophøre med
brugen af ordet eternit, men krævede en økonomisk godtgørelse bl.a. til omtrykning af
brochurer.
ved brev af 3. marts 2000 svarede dansk eternits varemærkeagent, at man ikke var enig i
sagsøgtes advokats juridiske betragtninger angående anførte:
"at eternit ikke er en produktbetegnelse. dertil kommer at vore klienter anvender eternit
     som en del af firmanavnet "dansk eternit a/s" og "dansk eternit holding a/s", hvorved
     deres klient, ved at anvende eternit som forretningskendetegn, tillige handler i strid med
     asl § 153 og lev § 6.
     ..."
forklaringer
kurt v. madsen har forklaret, at han er underdirektør i dansk eternit holding a/s og har bl.a.
ansvaret for koncernens immaterialretligheder.
                                                - 7 -
varemærket eternit har dansk eternit a/s i licens fra eternit-werke ludwig hatschek
aktiengesellschaft, østrig. betegnelsen eternit bruges for alle sagsøgerens
fibercementprodukter, som kan opdeles i bølgeplader til tagbeklædning, i skiferplader og i
facadeplader til facadebeklædning. produkterne sælges under varemærket eternit og ikke
under andre varemærker. betegnelserne b5 og b6 m.v. var oprindeligt udtryk for pladernes
profiler.
på markedet for fibercementplader er der to større konkurrenter, iversen og klaus lyngbæk,
som importerer og sælger fibercementplader under egne mærker.
det er frivilligt, om et firma vil søge at opnå godkendelse fra eta, da byggelovgivningen ikke
stiller krav om godkendelse, men alene krav til materialet. kravet for godkendelse er, at
materialet er brandmæssigt egnet til bygninger.
ca. 37-39% af nybyggede tage i perioden 1997-2000 blev udført i fibercement, og ud af dette
har dansk eternit en andel på ca. 90% af nybyggede fibercementtage, efter hvad han kan
udlede fra danmarks statistik. dansk eter nits andel ved udskiftning og renovering er stort set
den samme. de sidste 10% af markedet for fibercementplader udgøres af importerede plader.
dansk eternit reagerer overfor mulige varemærkekrænkelser ved at bede eventuelle krænkere
om at indstille brugen mod, at dansk eternit frafalder retsforfølgning. alle øvrige krænkere har
accepteret.
skanit eternits annonce i jyllands-posten var den første annoncering, som er ham bekendt
med fra dette firma. han har ikke kunnet mærke skanit eternits eksistens på markedet, men
skanit eternit har deltaget i en fagmesse, fredericia byggemesse, i marts 2000, hvor skanit
eternit markedsførte fibercement under betegnelsen eternit.
problemet med andres brug af eternit er, at eternit står for et kvalitetsprodukt. dansk
eternit giver en holdbarhedsgaranti på 15 år og afholder løbende omkostninger til godkendelser
og til sikring af kvaliteten af produktet. varemærkekrænkelser kan forlede køberen til at tro, at
der købes samme kvalitetsprodukt og kan forbinde eternit med et ringere produkt. det vides
ikke, om skanit eternits produkt er ringere, men kvaliteten er ikke dokumenteret.
at man også kan møde betegnelsen eternit i indien og i andre lande, hænger sammen med, at
                                               - 8 -
et globalt selskab, etex-gruppen, har ret til at bruge varemærket og anvender betegnelsen
eternit for fibercementprodukter over- alt. der er tre internationale varemærkeregistreringer på
eternit, og de, der sælger lokalt, får ofte licens til at bruge varemærket.
carsten nørgaard har forklaret, at han begyndte at importere "eternitplader" 14 dage efter
stormen i 2000, da dansk eternit ikke kunne levere. han kunne skaffe plader gennem et firma
i gibraltar, maryhill trading ltd., som har en filial i flensborg. han fungerer som konsulent for
dette firma.
det er korrekt, at han har været på messe i fredericia i marts 2000. han brugte først navnet
skanit eternit, men har nu lavet nye brochurer, hvor der kun står skanit tagplader.
ud over ham er der et par stykker mere, som sælger plader på samme måde, og pladerne
bliver godkendte i eu i bruxelles.
han sælger ud over tagpladerne vinduer og rullegardiner. han vil ikke oplyse sin årlige
omsætning eller de mængder af tagplader, han sælger. ud over anvendelsen i jyllands-posten,
på messen og i brochurer vil han ikke oplyse, hvor han ellers har anvendt ordet eternit.
procedure
dansk eternit har anført, at dansk eternit som licenshaver har retten til at anvende
varemærket eternit og til at påtale varemærkekrænkelser. figurmærket eternit består ikke
af andre elementer end ordet eternit. selv om der er tale om et figurmærke, skal der foretages
en almindelig mærkelighedsbedømmelse, da eternit i figurmærket er dominant. eternit har
særpræg for tagplader, idet eternit ikke er beskrivende, men er et fantasiord. eternit er
endvidere anvendt som ordmærke og er et indarbejdet og velkendt varemærke, som nyder en
udvidet beskyttelse. da der foreligger forvekslelighed og vareartslighed, er skanit eternits
anvendelse af eternit en krænkelse af varemærkeretten.
varemærkeretten er løbende fornyet, og det er ukorrekt, at figurmærkeretten kun skulle kunne
beskyttes i 35 år.
det er endvidere ukorrekt, at maryhill ltd. skulle have tilladelse til at bruge varemærket
eternit.
                                               - 9 -
skanit eternit er ligeledes som forretningskendetegn forveksleligt med eternit, da der er tale
om identiske ord, og da skanit ikke har adskillelsesevne i forhold til det velkendte eternit.
der er forvekslelighed, og det kunne også blive antaget, at der er en sammenhæng mellem
mærkerne. efter § 6 i lov om erhvervsdrivende virksomheder skal virksomheders navne
endvidere tydeligt adskille sig fra hinanden. skanit eternit må derfor ophøre med anvendelsen
af eternit i firmanavnet.
markedsføringslovens §§ 1 og 5 fører også til tilsvarende resultater.
eternit er ikke degenereret, jf. varemærkelovens § 28, stk. 2 nr. 2. eternit anvendes
internationalt, men dette er som varemærke efter licens og ikke som betegnelse for eller
synonymt med fibercementplader. der stilles strenge krav til beviset for degeneration.
bevisbyrden for degenering påhviler skanit eternit, og der er intet fremlagt til dokumentation
heraf.
efter varemærkelovens § 43 har varemærkeindehaveren krav på vederlag uden, at der skal
være dokumenteret et tab. der er sket markedsforstyrrelse i forbindelse med annoncen i
jyllands-posten og fremmødet på fredericia byggemesse, og krænkelsen har haft en vis
grovhed, da den er fortsat efter dansk eternits henvendelse, hvorfor sagsøger tillige har krav
på erstatning, jf. markedsføringslovens § 13. det må komme skanit eternit til skade, at
carsten nørgaard ikke vil oplyse sine omsætningstal, hvilket gør det umuligt at beregne et
vederlag- og erstatningskrav.
skanit eternit har anført, at der foreligger en dom vedrørende maggiterninger, hvorefter
knorr ikke kunne få beskyttet en varemærkeret længere end 35 år. skanit eternit køber
fibercementpladerne af maryhill trading ltd., der kalder pladerne eternitplader, hvorfor skanit
eternit også må være berettiget til at bruge navnet. betegnelsen eternitplader bruges generelt
om tagbeklædning af den art.
rettens bemærkninger
dansk eternit har gennem licens eneret til anvendelse af figurmærkerne eternit i danmark.
da ordet eternit ikke er beskrivende for fibercementplader, findes figurmærkeretten at være
suppleret af en ordmærkeret, stiftet ved ibrugtagning, som må tilkomme licenshaveren for
                                             - 10 -
figurmærkerne.
registreringen af figurmærkerne er forlængede til henholdsvis 30. august 2003, 18. april 2009
og 9. maj 2009. de foretagne forlængelser af registreringer er ikke forhindret af
begrænsninger i beskyttelsesperioden.
der er ingen dokumentation fremlagt til støtte for, at varemærkeretten skulle være
degenereret.
skanit eternit har efter det fremlagte anvendt eternit i forbindelse med fibercementplader,
der ikke er fremstillet af varemærkeindehaveren eller en af dennes licenstager. da eternit
anvendes som varemærke for fibercementplader, findes brugen af eternit i forbindelsen
andres fibercementplader forveksleligt med ordmærket eternit. ordet eternitplader findes
endvidere forveksleligt med figurmærkerne eternit (vr 1969 01064 og vr 1969 01278), idet
ordet eternit er den dominerende del af figurmærkerne. da der tillige foreligger vareartslighed,
har skanit eternits brug af udtrykket eternitplader krænket de varemærkerettigheder, dansk
eternit har licens til.
i firmanavnet skanit eternit er optaget varemærket eternit i strid med lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder, § 6, stk. 2.
efter markedsføringslovens § 5 må erhvervsdrivende ikke anvende andre erhvervsdrivendes
forretningskendetegn.
herefter findes skanit eternit at være uberettiget til at anvende eternit som
forretningskendetegn, varemærke og som led i firmanavnet, hvorfor dansk eternits påstand 1
tages til følge i det omfang, påstanden vedrører anvendelse af kendetegnet som led i
erhvervsmæssig virksomhed.
skanit eternits anvendelse af varemærket eternit er til dels sket efter, at dansk eternit har
rettet henvendelse til skanit eternit om brugen. skanit har herved tillige handlet i strid med
markedsføringslovens § 1, hvorfor dansk eternits påstand 2 også tages til følge.
der foreligger ikke dokumentation for, at dansk eternit har lidt noget tab i anledning af
sagsøgtes uberettigede brug af ordmærket eternit. sagsøgtes uberettigede brug af sagsøges
                                               - 11 -
varemærke berettiger sagsøger til vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1. da annoncen
samt sagsøgtes deltagelse i messen i fredericia har skabt en markedsforstyrrelse, har sagsøger
tillige et krav herpå, jf. markedsføringslovens § 13. retten finder, at dansk eternits
vederlagskrav og krav på erstatning for markedsforstyrrelse skønsmæssigt kan fastsættes til
kr. 25.000.
                                thi kendes for ret:
sagsøgte, skanit eternit v/carsten nørgaard, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at
anvende kendetegnet eternit som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som
forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik ved at
anvende kendetegnet eternit som led i sin erhvervsvirksomhed, det være sig som
forretningskendetegn, varemærke og som firmanavn.
sagsøgte tilpligtes til sagsøger, dansk eternit a/s, at betale kr. 25.000 med tillæg af sædvanlig
procesrente fra 10. marts 2000.
i sagsomkostninger betaler sagsøgte inden 14 dage til sagsøger kr. 20.000.
                                 mette christensen
vagn jacobsen                                                 otto raben
                                       (sign.)
                      - 12 -
 udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. sø- og handelsretten, den
