                             højesterets dom
                         afsagt fredag den 31. oktober 2014
sag 85/2013
(2. afdeling)
a,
glerup teknik aps,
glerup polen aps og
gipo sp. z.o.o.
(advokat hanne weywardt for alle)
mod
jw industri a/s
(advokat arne ruskjær)
i tidligere instans er afsagt dom af sø- og handelsretten den 10. april 2013.
i pådømmelsen har deltaget fem dommere: niels grubbe, thomas rørdam, hanne schmidt,
lars hjortnæs og jan schans christensen.
påstande
appellanterne, a, glerup teknik aps, glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. har nedlagt på-
stand om, at indstævnte, jw industri a/s, skal ophøre med at bruge ordmærket gipo, figur-
mærket gipo innovativ proces optimering, domænenavnet gipo.dk og selskabsnavnet gipo,
og at jw industri skal betale 400.000 kr. til a med tillæg af procesrente.
subsidiært har appellanterne påstået, at jw industri skal anerkende, at glerup polen aps og
gipo sp. z.o.o. har ret til at bruge ordmærket gipo og figurmærket gipo innovativ proces
optimering.
                                               - 2 -
jw industri a/s har påstået stadfæstelse.
parterne er enige om, at spørgsmålet om rettighederne til solidworks-licenserne ikke indgår i
sagen for højesteret.
supplerende sagsfremstilling
der er fremlagt fakturaer, som viser, at gipo a/s har anvendt gipo-logoet og gipo.dk fra
den 14. november 2003.
der er fremlagt et bilag, som viser 3 skærmbilleder (”screendumps”) fra en backup cd af 28.
november 2003, der indeholder en kopi af glerup teknik aps’ hjemmeside. det første
skærmbillede viser glerup tekniks logo, det næste viser både glerup tekniks logo og gipo-
logoet, og det tredje skærmbillede viser alene gipo-logoet. appellanterne har om skærmbil-
lederne oplyst, at glerup tekniks hjemmeside pr. 25. marts 2003 blev ændret, således at
hjemmesiden først viste glerup tekniks logo og efter ca. 2 sekunder skiftede (”fadede”) over
til gipo-logoet.
af skrivelse af 25. februar 2004 til emv a/s’ kunder fremgår bl.a., at selskabet har skiftet
navn til gipo a/s og har fået a som ny ejer. i skrivelsens øverste højre hjørne er gipo-lo-
goet anvendt.
af aktionæroverenskomsten af 2. juli 2008 mellem glerup teknik aps og erik dahl holding
aps samt disse selskabers eneejere a og b vedrørende gipo a/s fremgår bl.a.:
      ”4.     formål
      4.1.    formålet med denne aktionæroverenskomst er at regulere samarbejdet i selska-
              bet, herunder særligt:
      -       i hvilket omfang der skal erlægges arbejdsindsats i selskabet.
      …
      6.      arbejdsindsats i selskabet
      6.1.    der er mellem aktionærerne og de ansatte, a og b, enighed om, at b er forpligtet
              til at anvende sin fulde arbejdskraft til fremme af selskabet og dettes aktiviteter.
              a er ansat på vilkår, at han skal bruge min. 50 % af sin arbejdsindsats/-tid i
              gipo a/s. resterende arbejdsindsats/-tid skal a bruge i sit polske selskab. det
              er dog en forudsætning for denne arbejdsdeling, at a gennem sit polske selskab
                                               - 3 -
             foretager projektleverancer (ikke komponentleveringer) til norden eller til nor-
             diske selskaber i polen via gipo a/s. endvidere må der ikke sælges projektle-
             verancer til nuværende eller tidligere kunder hos gipo a/s. tidligere kunder
             afgrænses som anført under punkt 18.2. det forudsættes således, at b og a aktivt
             deltager i salg og akkvisition udadtil mod eksisterende og potentielle kunder
             samt indadtil. den enkelte ansattes arbejdsområde/arbejdsforpligtelser er i øvrigt
             aftalt i særskilt ansættelsesaftale.
     6.2.    en ansat (b og/eller a) må ikke, bortset fra as aktiviteter gennem sit polske sel-
             skab, jf. ovenfor under pkt. 6.1., uden samtykke fra den anden ansatte påtage sig
             hverv udenfor selskabet, offentlige eller private, lønnede eller ulønnede, med så
             væsentlig en arbejdsbyrde, at dette kan gå ud over arbejdsindsatsen i selskabet.
             det samme gælder kollegiale tillidserhverv. samtidig med afgørelse om evt.
             samtykke træffes bestemmelse om, hvorvidt det indtjente honorar skal indgå i
             selskabets indkomst, eller hvorvidt dette skal tilfalde den pågældende direkte.
     …
     18.     konkurrerende virksomhed
     18.1. så længe aktionærerne er direkte eller indirekte aktionærer, eller så længe ”de
             ansatte” (b og/eller a) er ansat i selskabet, må aktionærerne eller ”de ansatte”
             ikke direkte eller indirekte personligt eller gennem et selskab eller andre juridi-
             ske personer drive eller tage ansættelse i en virksomhed, der konkurrerer med
             selskabets virksomhed på det pågældende tidspunkt.
     18.2. i en periode på 2 år efter at aktionær-statusen ophører og/eller den ”ansattes” an-
             sættelse i selskabet ophører, må den pågældende aktionær/og eller ansatte ikke
             tage direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt eller udføre arbejde for til
             nogle af selskabets kunder. selskabets kunder defineres som fysiske eller juridi-
             ske personer, der har købt ydelser hos selskabet indenfor de sidste tre år at regne
             fra det tidspunkt, hvor aktionærstatusen ophører og/eller den ”ansattes” ansæt-
             telse ophører.
     …
     18.5. specielt er det dog aftalt, at a har ret til at arbejde for sit polske selskab, jf. foran
             under pkt. 6.1., uden at ovennævnte konkurrence-/kundeklausul træder i kraft,
             forudsat at a/det polske selskab kun agerer på markedet i h.t. pkt. 6.1., eller ved
             salg gennem gipo a/s.”
af udateret fællesbrochure for gipo a/s og gipo sp. z.o.o. fremgår bl.a.:
             ”hvor er vi og hvad laver vi?
             i herning/danmark har vi administration, salg, design, udvikling, konstruktion,
             el/plc-styringer, service, montage og projektstyring. i polen producerer vi vor
             transportudstyr og specialmaskiner. vi tester udstyret begge steder. installati-
             onsafdelingen er sammensat af medarbejdere fra begge afdelinger.
             …
             ét firma – flere afdelinger
                                                - 4 -
                …
                gipo sp.z.o.o. – vor produktion
                gipo sp.z.o.o. er et selvstændigt datterselskab, der med investering i nye cnc
                styrede maskiner kan udføre mange forskelligartede metalarbejder – både dre-
                jede, fræsede, laserskårne, svejsede og bukkede emner.
                gipo’s nye investering i et fleksibelt pulverlakeringsanlæg gør, at vi udfører alt
                arbejde internt.
                i vor produktion bruger vi kun kvalitetsdele fra anerkendte leverandører, som le-
                ver op til vore høje krav!”
på brochurens sidste side er påført både gipo a/s’ og gipo sp.z.o.o.’s kontaktoplysninger,
herunder de to selskabers navne samt gipo.dk ved det danske selskabs navn.
anbringender
parterne har til støtte for deres principale påstande gentaget deres anbringender for sø- og
handelsretten.
a, glerup teknik aps, glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. har til støtte for deres subsidi-
ære påstand anført, at glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. har en selvstændig ret til gipo
som ordmærke og til gipo innovativ proces optimering som figurmærke. disse varemærker
eksisterer sammen med gipo a/s’ varemærkerettigheder, jf. principperne i varemærkelovens
§ 9.
gipo sp. z.o.o. har ageret selvstændigt på det danske marked fra stiftelsen af selskabet den 5.
juli 2006 og til fogedforbuddet blev nedlagt den 10. oktober 2011, hvilket gipo a/s har væ-
ret bekendt med. glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. blev således drevet sideløbende med
gipo a/s i perioden fra 2006 til 2011 med aktiviteter i danmark, uden at gipo a/s gjorde
indsigelse herimod. tværtimod indebar aktionæroverenskomsten fra 2. juli 2008 mellem gle-
rup teknik aps og erik dahl holding aps en konkret opgavefordeling mellem selskaberne.
først efter, at jw industri købte ”alle aktiver” i gipo a/s fra selskabets konkursbo, mere end
5 år efter stiftelsen og påbegyndelse af driften i glerup polen aps og gipo sp. z.o.o., blev
disse selskabers brug af gipo-varemærkerne anfægtet. jw industris passivitet indebærer, at
der ikke længere kan gøres indsigelse over for glerup polen aps’ og gipo sp. z.o.o.’s brug
af varemærkerne, der består som sameksisterende rettigheder.
                                              - 5 -
jw industri a/s har over for appellanternes subsidiære påstand anført, at gipo a/s og gipo
sp. z.o.o. har været underlagt samme ejerinteresse og ledelse i perioden fra 2006 til 2011,
hvor den samtidige brug har fundet sted. anvendelsen er sket i fælles økonomisk interesse. i
denne situation er der ikke det fornødne beskyttelsesbehov for tildeling af en lovbestemt sa-
meksistensret, da rettighederne i stedet kunne være fordelt mellem parterne ved formel aftale.
varemærkelovens § 9 forudsætter, at der er modstående interesser, hvilket ikke er tilfældet.
glerup polen aps’ og gipo sp. z.o.o.’s samtidige anvendelse af gipo-varemærkerne hviler
på en ubeskyttet brugsret, som bortfaldt i forbindelse med konkursen. selskaberne har derfor
ikke opnået en ret til sameksistens.
højesterets begrundelse og resultat
sagens baggrund og hovedspørgsmål
sagen angår et salg af aktiver fra konkursboet efter gipo a/s til jw industri a/s. hoved-
spørgsmålet er, om jw industri ved købet har erhvervet retten til nogle varemærker med den
konsekvens, at a, der var en af de to aktionærer i gipo a/s, er afskåret fra at anvende vare-
mærkerne selv eller gennem de selskaber, som han er ejer af.
det fremgår af forklaringerne for sø- og handelsretten, at jw industri modtog kompensation
fra konkursboet, efter at problemet med rettighederne til varemærkerne, navn mv. var blevet
rejst over for kurator. der foreligger ikke nærmere oplysninger om indholdet af aftalen om
kompensation, og den eventuelle betydning af kompensationen indgår ikke i denne sag.
retten til varemærkerne
efter oplysningerne i sagen lægger højesteret til grund, at figurmærket gipo blev skabt i for-
året 2003, og at emv a/s i september samme år skiftede navn til gipo a/s. det må endvi-
dere lægges til grund, at gipo a/s i hvert fald fra den 14. november 2003 anvendte figur-
mærket på sine fakturaer, og at glerup teknik aps senest fra den 28. november 2003 an-
vendte figurmærket på sin hjemmeside.
                                                - 6 -
højesteret finder, at der ved den anførte ibrugtagning er etableret varemærkeret til mærket
gipo både som ordmærke og som figurmærke, men at det ikke ud fra oplysningerne er mu-
ligt at afgøre, hvilket af de to selskaber der har taget varemærket i brug først. fra foråret 2003
ejede a 100 % af anparterne i glerup teknik aps, der ejede 100 % af aktierne i gipo a/s.
højesteret finder det mest nærliggende, at det var as hensigt, at gipo-varemærkerne skulle
anvendes af begge selskaber.
i 2004 erhvervede b gennem sit holdingselskab 50,2 % af aktierne i gipo a/s. i 2006 stifte-
des gipo sp. z.o.o., som tilhørte a 100 % gennem glerup teknik aps og gipo polen aps
(nu glerup polen aps). det må lægges til grund, at b var bekendt med og accepterede det
polske selskabs brug af varemærket gipo. højesteret lægger herved vægt på, at aktionær-
overenskomsten mellem a og b vedrørende gipo a/s udtrykkeligt forudsætter, at gipo sp.
z.o.o. konkurrerer med gipo a/s, og at det polske selskab kontinuerligt har anvendt gipo-
varemærket ved faktureringer, herunder over for gipo a/s. hertil kommer, at den fælles bro-
chure, som gipo a/s og gipo sp. z.o.o. har udsendt, viser selskabernes nære samarbejde.
højesteret finder på den anførte baggrund, at gipo a/s, glerup teknik aps, glerup polen
aps og gipo sp. z.o.o., hver især var berettiget til at gøre brug af ordmærket gipo og figur-
mærket gipo innovativ proces optimering, herunder i engelsk oversættelse som gipo inno-
vative process optimizing. ingen af selskaberne var således berettiget til at forhindre de øv-
rige selskaber i at bruge varemærkerne, hvilket gipo a/s’ konkurs og konkursboets efterføl-
gende salg af selskabets aktiver til jw industri ikke ændrer ved.
de øvrige rettigheder
i lyset af det ovenfor anførte finder højesteret, at gipo a/s var berettiget til at anvende ordet
gipo i sit navn. denne ret må anses for overdraget til jw industri ved dette selskabs køb af
aktiver fra konkursboet. glerup teknik aps, glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. er ligele-
des berettiget til at anvende gipo i deres navn. det anførte gælder tillige for binavne.
domænet gipo.dk blev oprindelig registreret af a. højesteret lægger til grund, at det i en år-
række frem til konkursen blev anvendt af gipo a/s, der i denne periode betalte alle gebyrer
for domænet. højesteret finder på denne baggrund, at domænet tilhørte gipo a/s og må an-
ses for overdraget til jw industri ved salget af aktiver fra konkursboet.
                                             - 7 -
erstatningskravet
med hensyn til erstatningskravet på 400.000 kr. finder højesteret, at det ikke er godtgjort, at
a har lidt noget tab.
konklusion
højesteret tager appellanternes subsidiære påstand til følge.
endvidere stadfæster højesteret de dele af fogedforbuddet, hvorefter det dels forbydes a at
anvende eller på anden måde disponere over varemærket gipo, dels forbydes a, glerup tek-
nik aps og glerup polen aps at anvende eller på anden måde disponere over domænet
gipo.dk, som a endvidere skal slette registreringen af.
i øvrigt ophæver højesteret fogedforbuddet og frifinder parterne for hinandens påstande.
den for fogedretten stillede sikkerhed på 400.000 kr. frigives.
efter sagens udfald skal jw industri i delvise sagsomkostninger for fogedret, sø- og handels-
retten og højesteret til dækning af advokatomkostninger betale i alt 100.000 kr. til appellan-
terne.
                                     thi kendes for ret:
jw industri a/s skal anerkende, at glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. har ret til at bruge
ordmærket gipo og figurmærket gipo innovativ proces optimering.
det af fogedretten i herning i sag nr. fs 4412/2011, 4413/2011 og 4119/2011 den 10. oktober
2011 nedlagte fogedforbud stadfæstes delvis som lovligt gjort og forfulgt, dels for så vidt an-
går forbuddet mod, at a anvender eller på anden måde disponerer over varemærket gipo,
dels for så vidt angår forbuddet mod, at a, glerup teknik aps og glerup polen aps anven-
der eller på anden måde disponerer over domænet gipo.dk, som a endvidere skal slette regi-
streringen af.
                                              - 8 -
i øvrigt ophæves fogedforbuddet og den for fogedretten stillede sikkerhed på 400.000 kr. fri-
gives.
parterne frifindes for hinandens øvrige påstande.
i sagsomkostninger for fogedret, sø- og handelsretten og højesteret skal jw industri a/s til
a, glerup teknik aps, glerup polen aps og gipo sp. z.o.o. betale i alt 100.000 kr.
det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms
afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.
