                                          udskrift
                                              af
                         sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                             - j
den 15. april 2008 blev af retten i sagen
v‐70‐06
h‐d michigan, inc.
(advokat annemette ellermann)
mod
mc parts ved frank jensen
(advokat steffen schleimann)
afsagt følgende
                                            dom:
1. indledning og påstande
1.1. sagens hovedspørgsmål er om er om h‐d michigan, inc., herefter hd, kan forbyde mc
     parts ved frank jensen, herefter mcp, at benytte hd’s varemærke harley‐david‐
     son som forretningskendetegn og varemærke.
1.2. hd’s påstande:
                                               - 2 -
     1. mcp tilpligtes at anerkende at den af fogedretten i gladsaxe den 18. maj 2006
     gennemførte bevissikringsforretning som ændret ved østre landsrets kendelse af 18.
     august 2006 er lovlig foretaget.
     2. mcp tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐davidson
     som varemærke, herunder som del af varemærke, for ʺbeklædningsgenstande, jakker,
     bukser, handsker, t‐shirts, sweatshirts og hættetrøjer”.
     3. mcp tilpligtes at ophøre med brug af harley‐davidson som varemærke,
     herunder som del af varemærke, for ʺbeklædning og beklædningsgenstandeʺ.
     4. mcp tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐davidson
     som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for ʺdetailhandel
     med motorcykler, motorcykeldele og ‐tilbehørʺ.
     5. mcp tilpligtes at ophøre med brug af harley‐davidson som forretningskende‐
     tegn, herunder som del af forretningskendetegn for ʺdetailhandel med motorcykler,
     motorcykeldele og ‐tilbehørʺ.
     6. mcp tilpligtes at betale kr. 50.000,00 med procesrente fra sagens anlæg den 22. juni
     2006, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, i rimeligt vederlag til hd for
     uberettiget brug af varemærket harley‐davidson, samt kr. 100.000,00 med
     procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, i erstatning
     til hd for markedsforstyrrelse.
     7. mcp tilpligtes at betale kr. 75.000,00 med procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et
     mindre beløb efter rettens skøn, til dækning af hd’s omkostninger i forbindelse med
     gennemførelse af den forudgående bevissikring samt efterfølgende opbevaring af de
     bevissikrede varer.
1.3. mcp’s påstand er frifindelse, for påstand 6 og 7 subsidiært betaling af mindre beløb.
2. sagsfremstilling
2.1. parterne
parterne er hd som er kendt som producent af motorcykler og dele hertil samt accessories til
motorcyklister, og mcp som driver virksomhed med salg af, fortrinsvis brugte, hd‐
motorcykler, reservedele til disse samt accessories.
                                              - 3 -
2.2. varemærkeregistreringer
hd har bl.a. registreret følgende varemærker:
1. dansk varemærke vr 1985 01515, harley‐davidson <w> for en række nærmere
angivne beklædningsgenstande i klasse 25, herunder jakker og benklæder samt handsker.
2. dansk varemærke vr 1991 08463, harley‐davidson <w> for en række
beklædningsgenstande i klasserne 18 og 25.
3. europæisk varemærke 001536309 <fig> med ansøgningsdato 25. februar 2000 (shield and
bar) i bl.a. klasse 18 og 25 som vist her gengivet efter mærke anbragt på
beklædningsgenstand:
mærket anvendes på en lang række beklædningsgenstande som er vist i harley‐davidson
european motor clothes catalogue.
4. europæisk varemærke 000502559 <fig> med ansøgningsdato 21. marts 1997 (shield and
bar uden tekst) i bl.a. klasse 18 og 25.
parterne er enige om at dette varemærke har prioritet forud for ibrugtagningen af mcp’s
nedenfor anførte varemærke ligeledes gengivet efter mærke anbragt på
beklædningsgenstande. det omstridte mærke vises overvejende som harley mc parts
davidson i tandhjul med skjold og barre, men er nogle gange vist med yderligere tekst
som fx her. mærket er overvejende orange med harley davidson i orange‐gylden skrift
og med mc parts i en blågrå skrift.
                                              - 4 -
2.3. brevveksling i 1998
den 18. juni 1998 rettede budde schou for harley‐davidson gmbh henvendelse til mcp “ …
i anledning af deres retsstridige brug af betegnelsen harley‐davidson forhandler” hvilken
anvendelse man ønskede bragt til ophør. i brevet henvistes til at mcp efter en
korrespondance mellem firmaet og et advokatfirma sommer allerede havde forpligtet sig til
at ophøre med annoncering af mcp som harley‐davidson forhandler.
      mcp svarede den 26. juni 1998 at man gerne ville have ”uddybet hvor det er at (d)eres
klient mener at jeg har brugt betegnelsen harley‐davidson forhandler uberettiget …”. mcp
anførte også at man ”fandt det underligt at man vil forbyde mig at bruge denne betegnelse
for min forretning, da det eneste jeg laver er salg af både nye og brugte harley‐davidson
motorcykler samt reservedele og tilbehør til samme”. på brevpapirets hoved var vist det
ovenfor anførte varemærke (harley mc parts davidson).
      budde schou oplyste i brev af 23. juli 1998 bl.a. at navnet harley‐davidson var et
beskyttet navn og varemærke, og at hd gik målrettet imod enhver uberettiget brug af
betegnelsen harley‐davidson som forretnings‐ eller firmabetegnelse. formålet var at sikre at
kun autoriserede forhandlere benyttede forretningsbetegnelsen harley‐davidson.
      mcp svarede den 24. juli 1998 fortsat på brevpapir udvisende varemærket harley
mc parts davidson at firmaet ikke gav udtryk for at være autoriseret forhandler og
tilbød fremover at kalde sig ”harley‐davidson forhandler, ikke autoriseret”.
      eventuel videre korrespondance er ikke oplyst.
                                             - 5 -
      korrespondance fra 1995 som er omtalt i budde schous brev af 18. juni 1998, er ikke
fremlagt.
2.4. suspension af frigivelse.
toldskat vestjylland meddelte den 10. maj 2005 action sport at hd havde anmodet
toldmyndighederne om at tage nogle harley‐davidson jakker i bevaring. efter flere
anmodninger om forlængelse af fristen for indlevering af anmodning om suspension
meddelte toldskat den 22. juni 2005 at jakkerne var blevet frigivet til almindelig
toldbehandling med henblik på udlevering til action sport. i hvert fald en del af disse varer
blev videresolgt til mcp der har en samhandel med action sport.
2.5. prøvekøb og bevissikring
hd foretog den 21. april 2006 køb hos mcp af varer (jakke, bukser og handsker) med mcp’s
logo (med harley‐davidson). indkøbene er forevist i retten og sammenholdt med
originale hd‐varer. hd indgav begæring om bevissikring, og fogedretten i gladsaxe
bestemte den 18. maj 2006 at der skulle foretages en bevissikring hos mcp. den sagkyndiges
rapport omfatter i alt 397 beklædningsgenstande som fortsat opbevares på lager. afgørelsen
blev kæret til østre landsret der den 18. august 2006 stadfæstede fogedrettens afgørelse
”dog at beslaglagte varer frigives til kærende [mcp] med undtagelse af repræsentative
eksempler på produkter, handsker, jakker, bukser og t‐shirts påført varemærker, der
indeholder navnet ”harley‐davidson””. mcp har ikke fremsat anmodning om udlevering af
ikke repræsentative genstande.
2.6. capʹs danmark a/s
dette selskab er autoriseret hd‐forhandler og har salgssted i århus og københavn. der er
herudover to autoriserede forhandlere, custom cycle harley‐davidson aps (rødding) og
harley‐davidson aalborg. cap’s aarhus a/s har et ikke ubetydeligt salg af reservedele mv.
til mcp. cap’s aarhus a/s har i en periode indtil 2006 anvendt et logo med cap’s og med
harley‐davidson i en bjælke herunder og over angivelsen aarhus‐denmark.
2.7. hd’s opgørelse af krav
hd’s krav fremkommer således:
                                                              - 6 -
                                                                         samlet om‐          samlet      samlet
                                                                         sætning            vederlag     fortjeneste
   1) 155 stk. roadstorm‐jakker med det krænkende varemærke
 fogedretten har bevissikret 111 stk., og det lægges                       kr.       60.500                  kr.      31.900
 således til grund, at der er solgt 44 stk. roadstorm‐
 jakker med det krænkende varemærke.
 roadstorm‐jakkerne er indkøbt til kr. 650 og videre‐
 solgt til kr. 1.375, altså med en omsætning på kr. 60.500 og en
 fortjeneste til sagsøgte på kr. 725/jakke.
 2) 50 stk. motorcykelbukser med det krænkende varemærke
 heraf har fogedretten bevissikret 5 par bukser, og det                          kr. 31.500                       kr. 18.000
 lægges til grund, at der er solgt 45 par motorcykel‐
 bukser indkøbt til kr. 300/par og videresolgt til skøns‐
 mæssigt kr. 700/par.
 3) 230 par handsker med det krænkende logo
 ingen handsker er bevissikret. det skønnede salg af                             kr. 46.000                       kr. 28.750
 handsker udgør 230 par til en indkøbspris på kr. 75/par og en salgspris
 på kr. 200/par.
 samlet omsætning 1) ‐ 3):                                                 kr.      138.000
 vederlag 1) ‐ 3): 15% af kr. 138.00                                                          kr. 20.700
 samlet fortjeneste 1) ‐ 3)                                                                                 kr.       78.650
 4) 65 hættetrøjer, 1.32 sweatshirts, 81 t‐shirts
 fogedretten bevissikrede, som fremgår af den sag‐
 kyndiges         redegørelse,      s. 40 i ekstrakten,       tillige 65
 stk. hættetrøjer, 132 sweatshirts og 81 t‐shirts, samt
 en enkelt fleecejakke og en enkelt læderjakke, hvilket
 indikerer, at sagsøgte tillige har solgt sådanne varer
 og opnået en fortjeneste derved.
 omsætningen for solgte varer ansættes skønsmæs‐
 sigt til                                                                       kr. 100.000
 vederlag: 15% af kr. 100.000                                                                 kr. 15.000
 fortjenesten herved ansættes skønsmæssigt til                                                              kr.       40.000
 samlet omsætning 1) ‐ 4)                                                       kr. 238.000
 samlet vederlag 1) ‐ 4)                                                                      kr. 35.700
 samlet omsætning 1)‐4)                                                                                          kr. 118.650
beløbene er inklusive moms.
2.8. hd’s omkostninger.
hd har oplyst at have haft følgende udgifter (inkl. moms) i anledning af bevissikringen:
        kørsel af varer fra mcptil schurgard lager                                              kr.        1.959,00
        prøvekøb                                                                                kr.        1.375,00
        it‐sagkyndig bistand                                                                    kr.        5.381,00
        opbevaring schurgard herlev                                                             kr.       15.557,00
        i alt                                                                                  kr.        24.272,00
                                                - 7 -
3. forklaringer
3.1. thomas magnusson har forklaret at han er network manager for bl.a. danmark med
     ansættelse i hd europe (uk). han har haft denne stilling fra 2004. han arbejdede fra
     2000 for hd i norge. han beskæftiger sig bl.a. med juridiske forhold og
     forhandlerrelationer. der er ingen ansatte i hd’s danske selskab. der er blevet solgt hd‐
     motorcykler i danmark siden 1910, og den første distributør blev antaget i 1916. hd har
     ”fra starten” også produceret motorcykelbeklædning. hd var det største
     motorcykelmærke i danmark indtil efter 2. verdenskrig. det var og må fortsat betragtes
     som velkendt. der kom fra 1970’erne en opblomstring for motorcykler i danmark og
     andre dele af den vestlige verden.
           hd anvender ca. 2 mio. kr. om året til markedsføring i danmark. i europa
     anvender hd adskillige hundrede tusind euro til beskyttelse af sine varemærker.
           cap’s danmark var autoriseret forhandler i danmark fra 1999 til 2006 og afløste en
     anden distributør der havde forhandlingen fra 1986 til 1999. hd har ikke
     kapitalinteresser i cap’s danmark.under cap’s danmark var der to autoriserede
     forhandlere, cap’s copenhagen og cap’s aarhus, med hvem man havde udførlige
     kontrakter. der var derudover rabataftaler med andre forhandlere. aftalerne blev
     fornyet en gang om året. mcp har ikke været autoriseret som forhandler, men mcp har
     en rabataftale med cap’s danmark. mcp kan som andre foretage reparationer af hd‐
     motorcykler, men ved større reparationer hvortil der kræves specialudstyr, som mcp
     ikke har, kan det ske at hd’s garanti bortfalder.
           mcp har aldrig haft tilladelse til at sætte harley‐davidson i sit varemærke
     eller forretningskendetegn. cap’s danmark havde en sådan tilladelse, men den er nu
     bortfaldet.
           det forekommer sjældent at hd giver licens til benyttelse af selskabets varemærke
     og i så fald kun under meget streng kontrol.
           der var vidnet bekendt ingen opfølgning på korrespondancen i 1998 mellem budde
     schou og mcp. det kan skyldes forhold i forbindelse med distributørskiftet. vidnet har
     ikke kendskab til en tidligere korrespondance fra 1995. cap’s danmark overvejede en
     licensaftale med mcp, men det blev ikke til noget.
                                               - 8 -
           suspensionssagen fra 2005 blev ikke fulgt op, fordi sagen havde et beskedent
     omfang.
           cap’s danmark køber reservedele og beklædning mv. hos hd for 16 mio. kr. om
     året. så vidt vidnet ved, køber mcp for 2‐4 mio. kr. om året hos cap’s danmark.
3.2. frank jensen har forklaret at han i 1991 påbegyndte sin forretning i søborg, hvor han
     fortsat er, med salg og reparation af hd‐motorcykler. han beskæftigede sig også med
     hd‐motorcykler før den tid, for han var i 1979‐1991 ansat i dansk motorcyklekompagni
     der forhandlede hd‐motorcykler. der var nogle konflikter med ejeren af dette selskab
     da han forlod det og begyndte for sig selv. det var en del af baggrunden for at hd var
     efter ham med hensyn til betegnelsen ”harley‐davidson forhandler”. der var
     korrespondance herom såvel i 1992 som i 1995. den korrespondance opbevarer han ikke
     længere. efter 1998 indgik han på at betegne sig som forhandler af brugte hd‐
     motorcykler, men logoet benyttede han fortsat. han udfører ikke længere service; den
     del af forretningen er udliciteret.
            han sælger 200‐300 hd‐motorcykler om året, fortrinsvist brugte. han sælger ikke
       andre motorcykler end hd‐motorcykler. bortset fra cap’s danmark er han den
       absolut største hd‐forhandler i danmark. han køber årlig for 2‐3 mio. kr. reservedele
       og beklædning fra cap’s danmark. det meste er reservedele, ca. 70%. beklædningen
       udgør 8‐10%, måske noget mere. han køber omkring 80% af sine reservedele fra cap’s
       danmark. han har også købt en del via en bekendt med forbindelser til pakistan hvor
       de kan levere en jakke svarende til hd’s jakke for 1.200 kr., mens hd tager 4.800 kr.
       der er mange for hvem det ikke er overkommeligt at købe en hd‐beklædning
       bestående af jakke og bukser mv. for omkring 8.000 kr. de køber så hans billigere
       produkter i stedet for, men der går jo på den måde ikke noget fra hd.
       beklædningssalget er upåvirket af det logo der er på tøjet.
            af de 44 jakker der angives solgt i hd’s oversigt, er ikke alle solgt; en del er givet
       som tilgift i forbindelse med større salg af reservedele. jakken sælges for 1.200 kr. den
       pris på 1.375 der fremgår af et bilag, må være for jakke og handsker. bukser sælger han
       for 750 kr. og handsker for 150‐175 kr. alle priser er inklusive moms. hans nettoavance
       af salg på ca. 8 mio. kr. er omkring 10%.
                                               - 9 -
            han blev af action orienteret om standsningen i tolden af visse jakker. der gik
    nogen tid, og så blev de frigivet. det er formentlig de jakker med hensyn til hvilke der
    senere blev foretaget bevissikring.
            han har anvendt sit mærke som fremgår af bl.a. brevpapiret, siden 1992. det
    anvendes med små variationer i form af tilskrifter omkring varemærket. han har ved
    mærket nogle gange anført et ®, men det er for sjov. mærket med harley mc parts
    davidson er ikke registreret eller søgt registreret.
            han markedsfører sin virksomhed via nettet; det koster 3.000 kr. om året. han har
    tidligere averteret, bl.a. på de gule sider, men det er han holdt op med.
            han havde forhandlinger med michael hos cap’s danmark om hvordan han
    skulle betegne sig. michael meddelte at mcp kunne kalde sig ”authorized part dealer
    only”. den betegnelse brugte han fra 2001/2002 til 2004.
4. parternes argumenter
4.1. hd
påstand 1: som indehaver af varemærkeretten til harley‐davidson er hd berettiget til
at påtale uretmæssig brug af mærket. hd havde ved sine prøvekøb gjort det sandsynligt at
mcp på sit forretningssted solgte produkter under det krænkende varemærke og dermed
krænkede hds varemærkeret. bevis for krænkelserne var på mc parts’ adresse.
gennemførelse af bevissikringsforretningen var nødvendig for at klarlægge
omfanget af mc parts’ krænkelse og opgøre hd’s erstatningskrav, jf. retsplejelovens § 653,
stk. 1, og stk. 2, nr. 7.
       påstand 2‐5: det registrerede og velkendte varemærke harley‐davidson giver
hd ret til at forbyde mcp at gøre erhvervsmæssig brug af harley‐davidson som vare‐
mærke, del af varemærke og forretningskendetegn for de varer hd’s varemærkeregistrerin‐
ger omfatter, herunder beklædning og detail‐handelsvirksomhed med motorcykler og mo‐
torcykeldele. mcp’s brug af harley‐davidson i sit eget varemærke på beklædning og
som forretningskendetegn for detailhandel, motorcykler og motorcykeldele rettet mod en
kundekreds der er sammenfaldende med hd’s, skaber en nærliggende risiko for forveksling
af mærkerne.
                                                - 10 -
       brugen af harley‐davidson som en del af mcp’s eget varemærke uden samtykke
fra hd er ikke hjemlet efter varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 3, eller ef‐varemærkeforordnin‐
gens art. 12(c). det er tilladt at henvise til de produkter man i øvrigt er berettiget til at sælge
og således gøre brug af anden mands varemærke, men sådan brug skal have form af en loyal
henvisning. mcp’s brug af harley‐davidson går langt ud over grænserne for den tilla‐
delige henvisning. den ”disclaimer” der ligger i at mcp anvender eget logo og eget navn i
det samlede logo, gør ikke benyttelsen af harley‐davidson berettiget, jf. fx rolex‐dom‐
men (u 2000.2300 s)
       hd har ikke givet samtykke til mcp’s brug af harley‐davidson, og det var og er
mcp klar over.
       mcp’s brug af logoet indeholdende harley‐davidson på beklædning skete første
gang i 2005, og passivitetsbetragtninger kan ikke føre til at hd skulle være afskåret fra at
håndhæve sin varemærkeret over for mcp for så vidt angår tekstiler. det gælder uanset at
der ikke blev taget retslige skridt mod det første, mindre parti tilbageholdte varer til action
sport.
       generelt gøres det gældende at hd ikke har udvist passivitet i forhold til mcp’s uret‐
mæssige brug og utilbørlige udnyttelse af det velkendte harley‐davidson i mcp’s for‐
retningskendetegn. mcp må hele tiden have været klar over at benyttelsen af harley‐
davidson som del af logoet ikke var tilladeligt, og hd har ikke givet mcp rimelig anled‐
ning til at tro at hd ville affinde sig med benyttelsen. der kan i den forbindelse henvises til
grammy‐dommen u 2000.2469 h. ved bedømmelsen af om der foreligger passivitet, må der
lægges megen vægt på at mcp ikke på noget tidspunkt kan have været i god tro med hensyn
til benyttelsen af harley‐davidson. endvidere må man se på baggrunden for korre‐
spondancen i 1998 som var en uenighed om mcp’s ret til at betegne sig som hd‐forhandler.
       endvidere gøres det gældende at mcp’s benyttelse af harley‐davidson som for‐
retningskendetegn på butiksfacade samt på beklædning er vildledende og i strid med god
markedsføringsskik og derfor udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og 18. det
har ingen betydning for sagen at mcp som forklaret har udliciteret sit værksted. mcp driver
fortsat virksomhed inden for motorcykelområdet.
       påstand 6: mcp har med forsæt krænket hd’s varemærkeret ved brug af harley‐
davidson som en del af sit eget varemærke for bl.a. jakker og handsker der i deres stil
                                             - 11 -
fremtræder som efterligninger af hd’s tilsvarende produkter som mcp sælger i sin forret‐
ning side om side med billigere produkter som mcp uberettiget har forsynet med et logo in‐
deholdende harley‐davidson. mcp skal derfor betale et rimeligt vederlag for udnyttel‐
sen af varemærket og betale erstatning for den yderligere skade, herunder markedsforstyr‐
relse, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelovens § 43. ved fastsættelse af erstat‐
ningen for den yderligere skade som krænkelsen har medført for hd, skal tages hensyn til
mcp’s uberettigede fortjeneste, jf. varemærkelovens § 43, stk. 2. i øvrigt henvises til oversig‐
ten over hd’s krav der tillige støttes på markedsføringslovens § 20.
       påstand 7: hd skal have godtgjort sine omkostninger ved at efterforske mcp’s kræn‐
kelser, herunder omfanget af disse og er berettiget til at få dækket sine omkostninger til gen‐
nemførelse af bevissikrings‐forretningen, jf. den fremlagte oversigt. det gøres gældende at
omkostningerne til transport og opbevaring mv. er uafhængige af antallet af genstandene for
bevissikring.
4.2. mcp
det centrale i sagen er påstand 4 og 5 som retter sig mod et mærke som mcp har benyttet
siden 1992 som en betegnelse for det der er kernen i frank jensens virksomhed. hd har
været bekendt hermed i hvert fald fra 1998, det er dokumenteret, men henvisningen til
korrespondancen i 1995 i forbindelse med frank jensens forklaring giver et godt grundlag
for at antage at hd har været bekendt med at mcp benyttede det omstridte logo som
betegnelse for sin virksomhed, lige fra han startede den.
       benyttelsen er upåtalt. budde schou gjorde indsigelse mod anvendelsen af betegnelsen
”forhandler”, man havde ikke indvendinger mod brevhovedet med det omstridte logo. dette
må binde hd. budde schou var varemærkeagent for et selskab i hd‐koncernen, og må
antages med åbne øjne at have accepteret benyttelsen af harley‐davidson i logoet. efter
det der er oplyst, må det antages at korrespondancen endte med et for begge parter
tilfredsstillende resultat, nemlig at mcp afstod fra at benytte betegnelser der kunne føre til
den urigtige antagelse at mcp var autoriseret af hd.
       hd er på nuværende tidspunkt afskåret fra at gøre indsigelse mod mcp’s logo som
mcp gennem en lang årrække (med hd’s viden) har indarbejdet. mcp er den største leve‐
randør af reservedele til harley davidson motorcykler i danmark (når bortses fra importø‐
                                             - 12 -
ren, caps motorcycles a/s), og det er usandsynligt at hd ikke var bekendt med mcp’s logo
og den benyttelse af det der fandt sted.
       hd har endvidere været vidende om og ved sin adfærd accepteret frigivelsen af de
jakker der var genstand for bevissikringen, og hd er dermed afskåret fra at kræve disse va‐
rer beslaglagt.
       hertil kommer at der har været løbende samhandel mellem mcp og cap’s der har
repræsenteret hd i danmark. det er helt usandsynligt at cap’s ikke skulle have været
opmærksom på at mcp benyttede logoet med harley‐davidson.
       subsidiært gøres gældende at tilføjelsen af hd’s produktnavn (harley davidson) alene
er af beskrivende karakter. kun gennem angivelse af dette navn kan mcp beskrive sin virk‐
somheds karakter. dette er en berettiget henvisning, jf. varemærkelovens § 5, nr. 3, der
henvises i denne forbindelse til praksis omkring dette spørgsmål, bmw‐dommen (ef‐
domstolens dom af 23. februar 1999 i sag c‐63/97) og den endnu mere vidtgående dom
höltershoff‐freiesleben (ef‐domstolens dom af 14. maj 2002 i sag c‐2/00).
       det gøres videre gældende at mcp ikke krænker hd’s varemærke da mcp’s logo
adskiller sig markant fra hd’s logo. den relevante lighed er angivelsen harley‐
davidson som mcp efter det oven for anførte er berettiget til at benytte.
       mcp har ikke draget utilbørlig fordel af anvendelse af hd’s navn i forbindelse med
den af mcp drevne virksomhed og i forbindelse med mcp’s brug af eget logo,
       mcp vil lide et uforholdsmæssigt tab, dersom mcp afskæres fra fortsat at anvende det
logo, som mcp– med hd’s vidende – gennem en lang årrække har indarbejdet og markeds‐
ført sin forretning under.
       de i påstand 6 og 7 anførte beløb er udokumenterede og bestrides fra mcp’s side. be‐
løbet anført i påstand 6 udgør ikke et rimeligt vederlag hverken for uberettiget brug eller
markedsforstyrrelse.
       bevissikringssagen gik ud over hvad der var berettiget, således som det fremgår af
østre landsrets kendelse, og kun omkostninger til hvad der var berettiget efter denne ken‐
delse, kan kræves erstattet, bevissikringens lovlighed i øvrigt forudsat.
5. rettens afgørelse
                                             - 13 -
påstand 1: af de af hd anførte grunde tages påstanden til følge.
påstand 4 og 5: påstandene vedrører aktuel og fremtidig brug af harley‐davidson som
forretningskendetegn, dvs. især mcp’s benyttelse af harley‐davidson i logoet, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 4.
       repræsentanter for hd har været bekendt med mcp’s anvendelse af harley‐
davidson i sit logo i hvert fald siden 1998 uden at reagere herpå. denne forsømmelighed
fra hd’s side med at sikre sig at selskabets kendetegn blev respekteret, kan dog ikke føre til
at det tillades mcp at anvende hd’s varemærke og kendetegn efter reglen i varemærkelov‐
ens § 9. korrespondancen i 1998 mellem mcp og hd’s varemærkeagent vedrørte mcp’s
betegnelse som hd forhandler, og vedrørte således ikke specifikt varemærket indeholdende
hd’s navn. der er således ikke omstændigheder i korrespondancen eller i øvrigt i andre
omstændigheder der har kunnet give mcp grund til at tro at hd var indforstået med anven‐
delsen af hd’s navn og varemærke, og der må foreligge vægtige grunde for at det kan anta‐
ges at en varemærkeindehaver skal finde sig i at et mærke bestående af firmanavnet kan
benyttes af en anden. der er ikke nedlagt påstand om at mcp skal anerkende at have været
uberettiget til at bruge harley‐davidson som forretningskendetegn, herunder som del
af forretningskendetegn, men alene om at mcp skal anerkende at være uberettiget til at
bruge harley‐davidson, dvs. at påstanden ikke indebærer en stillingtagen til den
anvendelse der har fundet sted, men alene den aktuelle (og fremtidige) anvendelsen.
       benyttelse af betegnelsen harley‐davidson som angivelse af forretningsområde
eller varesortiment kan være berettiget hvis benytteren driver forretning med salg af hd‐
produkter, herunder reservedele og accessories. en sådan benyttelse skal være neutral og må
ikke give anledning til den misforståelse at benytteren under en eller anden form har en
særlig stilling i forhold til varemærkeindehaveren, jf. ef‐domstolens dom af 23. februar 1999
i bmw‐sagen, sag c‐63/97 præmis 47 ff. med henvisning til dior‐dommen, dom af 4. novem‐
ber 1997 i sag c‐337/95. mcp’s benyttelse af harley‐davidson i sit logo (forretnings‐
kendetegn) går langt videre end tilladt efter disse retningslinjer og er derfor heller ikke
berettiget efter varemærkelovens § 5, nr. 3. det forhold at mcparts tillige angives i mærket,
                                              - 14 -
er ikke tilstrækkeligt til at ophæve varemærkekrænkelsen, jf. princippet i rolex‐dommen
nævnt ovenfor og arsenal‐dommen, ef‐domstolens dom af 12. november i sag c‐206/01.
       hd skal derfor have medhold i påstand 4 og 5.
påstand 2 og 3: påstandene vedrører benyttelsen af varemærket harley‐davidson i
mcp’s logo mv., og retten skal derfor ikke tage stilling til om logoet i øvrigt kan være i strid
med hd’s varemærkerettigheder.
       der er klar lighed mellem mcp’s logo og hd’s varemærker bestående af eller inde‐
holdende harley‐davidson, da dette ordmærke, respektive denne bestanddel af figur‐
mærket, i sin helhed indgår i mcp’s logo.
       benyttelsen er som anført ovenfor ikke berettiget efter varemærkelovens § 5, nr. 3, og
den af hd udviste forsømmelighed med at sikre selskabets rettigheder kan ikke føre til at
der ikke skal gives hd medhold, jf. ovenfor. der skal dog foretages en begrænsning af
afgørelsen til at vedrøre varer der ikke er bragt i omsætning med samtykke fra hd, jf.
varemærkelovens § 6.
påstand 6: mcp har ikke haft talmæssige indvendinger mod hd’s opgørelse for så vidt
angår de tre første poster angivelse af vareantal, men har bestridt at der er dokumentation
for salgspriser og fortjeneste.
       retten kan tiltræde at en del af mcp’s omsætning har fortrængt hd‐produkter, men
ikke i forholdet 1:1. den tabte avance skal opgøres uden moms. endvidere er vederlaget på
15% efter rettens erfaringer på området sat alt for højt. ved udmåling af vederlag skal det
også tages i betragtning at benyttelsen af harley‐davidson har været tolereret af hd,
og at vederlaget alene vedrører varemærkebenyttelsen, ikke en benyttelse af hd’s designs til
de pågældende varer. på dette grundlag kommer retten frem til at vederlag og erstatning
skønsmæssigt og under ét skal sættes til 50.000 kr.
påstand 7: hd’s opgørelse kan i det væsentlige tiltrædes. tilbageholdelsen af samtlige varer
har dog ikke været berettiget efter østre landsrets kendelse af 18. august 2006, og hd har
ikke godtgjort at opbevaringen af et antal repræsentative varer ikke kunne gøres billigere
end opbevaring af det samlede parti. posten skal herefter godtgøres med 15.000 kr.
                                             - 15 -
sagsomkostninger skal erstattes med 25.000 kr. med tillæg af 5.000 kr. for fremmøde i
fogedretten og af 4.260 kr. i godtgørelse af retsafgift.
                                      thi kendes for ret:
   1. mc parts ved frank jensen skal anerkende at den af fogedretten i gladsaxe den 18.
       maj 2006 som ændret ved østre landsrets kendelse af 18. august 2006 gennemførte
       bevissikringsforretning er lovlig foretaget.
   2. mc parts ved frank jensen skal anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐
       davidson som varemærke, herunder som del af varemærke, for beklædningsgen‐
       stande, jakker, bukser, handsker, t‐shirts, sweatshirts og hættetrøjer medmindre va‐
       rerne er bragt i omsætning med samtykke fra harley‐davidson, inc.
   3. mc parts ved frank jensen skal ophøre med brug af harley‐davidson som va‐
       remærke, herunder som del af varemærke, for beklædning og beklædningsgenstande
       medmindre varerne er bragt i omsætning med samtykke fra harley‐davidson, inc.
   4. mc parts ved frank jensen skal anerkende at være uberettiget til at bruge harley‐
       davidson som forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn,
       for detailhandel med motorcykler, motorcykeldele og ‐tilbehør.
   5. mc parts ved frank jensen skal ophøre med brug af harley‐davidson som
       forretningskendetegn, herunder som del af forretningskendetegn, for detailhandel
       med motorcykler, motorcykeldele og ‐tilbehør.
   6. inden 14 dage skal mc parts ved frank jensen til harley‐davidson, inc. betale 50.000
       kr. med procesrente fra den 22. juni 2006.
                                       - 16 -
7. inden samme frist skal mc parts ved frank jensen til harley‐davidson, inc. betale
   15.000 kr. med procesrente fra den 22. juni 2006.
8. inden samme frist skal mc parts ved frank jensen til harley‐davidson, inc. i
   sagsomkostninger betale 34.260 kr. sagsomkostningsbeløbet skal forrentes efter
   rentelovens § 8 a.
  lisbeth friis                     jens feilberg               henrik ypkendanz
                                       (sign.)
                                    ___ ___ ___
                         udskriftens rigtighed bekræftes
                         p.j.v. sø- og handelsretten, den
