- mae
                                          udskrift
                                                af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                         kendelse
afsagt den 18. januar 2016.
a-30-14
                                     1) novartis ag
                                     (advokat johan løje)
                                     2) novartis healthcare a/s
                                     (advokat johan løje)
                                     mod
                                     orifarm generics a/s
                                     (advokat jens jakob bugge)
sagens baggrund og parternes påstande
forbudssagens hovedspørgsmål er, om betingelserne for nedlæggelse af midlertidigt forbud
efter retsplejelovens kapitel 40 er opfyldt, herunder om novartis ag og novartis healthcare
a/s har en gyldig varemærkeret til det transdermale plaster exelon og i givet fald om ori-
farm generics a/s krænker denne ret.
                                               -2-
novartis har nedlagt følgende påstande:
1.    orifarm forbydes at udbyde, markedsføre, distribuere og sælge, herunder importere og
      eksportere eller på anden måde at bringe plastre som vist i bilag 41 på markedet i
      danmark og sverige.
      subsidiært
      orifarm forbydes at udbyde, markedsføre, distribuere og sælge, herunder importere og
      eksportere eller på anden måde at bringe plastre som vist i bilag 41 på markedet i
      danmark.
2.    beslaglæggelse af eventuelt lager af de af anmodning 1 omfattede produkter.
orifarm har nedlagt følgende påstande:
til sagsøgernes påstand 1:   nægtes fremme (frifindelse).
til sagsøgernes påstand 2:   næstes fremme (frifindelse).
oplysninger i sagen
parterne
novartis ag er et schweizisk selskab, der på internationalt plan producerer farmaceutiske
præparater og er en del af novartis-gruppen. novartis ag blev etableret i 1996 ved en fusion
mellem ciba-geigy og sandoz.
novartis ag beskæftiger sig udover salg og markedsføring tillige med forskning og udvik-
ling af nye farmaceutiske produkter.
                                               -3-
novartis healthcare a/s er novartis ag’s (i det følgende begge benævnt ”novartis”) danske
datterselskab, som står for markedsføring og salg af moderselskabets produkter i danmark.
orifarm generics a/s (i det følgende ”orifarm”) er et dansk selskab, som blev etableret i 1994,
og som beskæftiger sig med parallelimport af farmaceutiske produkter i europa samt im-
port, salg og markedsføring af generika.
produkterne
exelon-plasteret
i danmark markedsfører og distribuerer novartis exelon-plasteret til behandling af mild til
moderat demens af alzheimers-typen. plasteret er transdermalt, findes i størrelserne 5, 10 og
15 cm² og indeholder forskellige dosis af det aktive stof rivastigmin. plasteret ser således ud:
exelons udseende udgøres af en gennemsigtig, firkantet form, som er et beskyttende lag,
samt af en hudfarvet, rund form i midten, som er selve plastret. den hudfarvede runde form
er omkranset af 15 små prikker (på det mindste af plastrene), der forekommer i regulære in-
tervaller og sammen danner en cirkelform. afstanden mellem det cirkulære plaster og kan-
ten på det firkantede beskyttelseslag er 0,5 cm på de fire smalleste steder.
exelon-plasteret blev lanceret i 2008, og novartis var indtil 2014 eneste udbyder af transder-
male plastre til behandlingen af alzheimers sygdom i danmark.
                                                -4-
den 25. oktober 2012 indgav novartis en ansøgning om registrering af et eu-varemærke, der
skulle omfatte exelon-plasterets udseende. den 22. marts 2013 opnåede novartis registrering
af eu-varemærket med ctm-registering nr. 11293362.
nedenfor ses plasteret som afbildet i eu-varemærkeregistreringen:
den koreanske virksomhed sk chemicals indgav herefter en klage til office for harmoniza-
tion in the internal market (”ohim”) med påstand om, at eu-varemærket var ugyldigt.
ved afgørelse af 4. september 2014 fandt ohim’s cancellation division, at eu-varemærket
var ugyldigt, idet plasterets udseende og elementer i det væsentlige var nødvendige for at
opnå et teknisk resultat. novartis påklagede denne afgørelse til ohim’s board of appeal.
den 7. august 2015 traf ohim’s board of appeal afgørelse, hvori novartis’ klage blev afvist.
denne afgørelse har novartis indbragt for retten (general court) i medfør af artikel 65(5) i
varemærkeforordningen. søgsmålet er tillagt opsættende virkning.
den 23. november 2012 indgav novartis en ansøgning om registrering af exelon-plasterets
udseende (i beskyttende plastikfilm) til patent- og varemærkestyrelsen.
i brev af 10. juli 2013 afslog patent- og varemærkestyrelsen novartis’ ansøgning med den
begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede særpræg. denne afgørelse blev af novartis
påklaget til ankenævnet for patenter og varemærker.
                                                       -5-
ved afgørelse af 9. april 2014 fandt ankenævnet for patenter og varemærker, at plasteret ik-
ke kunne registreres som følgende af manglende særpræg. denne afgørelse blev herefter af
novartis indbragt for sø- og handelsretten, som afsagde dom den 22. juni 2015.
af sø- og handelsrettens afgørelse fremgår blandt andet følgende:
      ”retten er enig i, at det ansøgte figurmærke savner særpræg og i styrelsens og ankenæv-
      nets begrundelser herfor.
      retten finder således, at runde plastre kan betegnes som en grundform inden for læge-
      midler, og er enig i, at der allerede findes en række runde plastre til medicinske formål på
      markedet. retten er også enig i, at de 15 ”prikker” eller fordybninger i foliet rundt om
      plastret ikke i sig selv er tilstrækkelige til at kunne udgøre kendetegnsbærende elemen-
      ter.
      vedrørende spørgsmålet om varemærket er indarbejdet, bemærker retten, at der ved
      denne vurdering ikke kun skal tages hensyn til kendskabet hos speciallæger, der udskri-
      ver recept på exelon plastrene, men at det relevante marked skal defineres ud fra kunde-
      gruppen med den laveste opmærksomhed. i forhold til exelon omfatter det alle de så-
      kaldte ’care givers’, der til daglig håndterer plastrene, dvs. sygeplejersker, plejehjemsassi-
      stenter, hjemmeplejere og andet sundhedspersonale samt pårørende til patienter, der
      fortsat bor hjemme. de fremlagte markedsundersøgelser omfatter ikke alle disse kunde-
      grupper og angår i øvrigt slet ikke danmark. undersøgelserne kan derfor ikke tillægges
      nogen særlig vægt, og forklaringen fra peter drøidal kan ikke i sig selv udgøre tilstræk-
      keligt bevis for indarbejdelse i danmark.”
orivast
orivast-plasteret er ligesom exelon-plasteret et transdermalt plaster til behandling af alz-
heimers sygdom, der indeholder det aktive stof rivastigmin.
den 21. marts 2013 fik orifarm tilladelse af det europæiske lægemiddelagentur til at mar-
kedsføre orivast. herefter fik orifarm norsk markedsføringstilladelse den 19. april 2013,
dansk markedsføringstilladelse den 29. april 2013 og svensk markedsføringstilladelse den 16.
maj 2013.
i februar 2014 lancerede orifarm det orivast-plaster, som sagen drejer sig om, på markedet i
danmark. plasteret var imidlertid kun på markedet indtil den 6. august 2014, hvor det blev
erstattet af et nyt plaster med et ændret design.
                                                    -6-
nedenfor ses et billede af orivast taget på en grøn baggrund:
orivast kan karakteriseres som bestående af en gennemsigtig, firkantet form, der er det be-
skyttende lag, samt en lysegrå, rund form, der er selve plastret. rundt om den lysegrå, runde
form er der (på det mindste af plastrene) 20 små prikker. afstanden mellem det cirkelforme-
de plaster og det firkantede beskyttelseslag er på de fire smalleste steder 0,5 cm.
tvisten og novartis’ tiltag med henblik på at beskytte sine rettigheder
orifarm har i en årrække solgt exelon-plastrene via parallelimport, men i løbet af februar
2014 blev novartis klar over, at orifarm havde lanceret det generiske produkt orivast.
i brev af 21. februar 2014 fra johan løje på vegne af novartis til orifarm anførtes blandt an-
det:
      ”jeg retter henvendelse til dem på vegne mine klienter novartis ag, 4002 basel, schweiz
      og novartis healthcare a/s, edvard thomsens vej 14, 3. sal, 2300 københavn s, idet mi-
      ne klienter er blevet bekendte med, at de i forbindelse med markedsføring og salg af et
      rivastigmin-baseret produkt til behandling af demens af alzheimerstypen, anvender et
      plaster, som er stort set identisk med det plaster, som min klient har anvendt siden 2007
      og som min klient har registreret som varemærke i eu.
      …
      deres markedsføring af produkter til brug for behandling af den samme sygdom som
      mine klienters exelon-medicinalprodukt under anvendelse af et plaster, hvis overord-
      nede fremtoning er næsten identisk med den overordnede fremtoning af mine klienters
      plaster, må anses for at ske med hensigt til at drage fordel af mine klienters velkendthed
      og høje kvalitet i markedet. dette vil uvægerligt lede til forveksling af produkternes op-
      rindelse i markedet, og derfor udgøre en grov krænkelse af min klients rettigheder efter
      markedsføringslovens § 1 og 18.
      baseret på ovenstående skal jeg derfor kræve, at de straks standser enhver import, mar-
      kedsføring, distribution og salg af orivast.”
                                                -7-
i brev af 6. marts 2014 besvarede orifarm henvendelsen fra johan løje og benægtede heri
enhver form for krænkelse af novartis’ rettigheder til designet og varemærket for exelon-
plastret.
i brev af 3. juli 2014 skrev johan løje på vegne af novartis atter til orifarm. orifarm besva-
rede ikke denne henvendelse, hvorefter forbudssag blev anlagt den 11. august 2014.
novartis har oplyst at have opnået registrering af plasteret som varemærke i blandt andet
tyskland, norge, tyrkiet og benelux-landene, og derudover, at novartis i tyskland ved
higher regional court of hamburgs afgørelse af 13. februar 2014 fik medhold i, at exelon-
plasteret havde oprindeligt særpræg, hvorefter der kunne nedlægges forbud mod salg og
markedsføring af krænkende produkter. denne afgørelse henviste blandt andet til spørge-
undersøgelser, som novartis havde fået foretaget.
i nærværende sag har novartis fremlagt spørgeundersøgelser fra henholdsvis tyskland, po-
len og spanien. spørgeundersøgelserne blev stilet til speciallæger med det formål at doku-
mentere plasterets indarbejdelse. undersøgelserne er udarbejdet af eksterne markedsbureau-
er og den gennemgående konklusion i de tre spørgeundersøgelser er, at speciallægerne i for-
holdsmæssig stor grad havde kendskab til exelon-plasteret og dets udseende.
tidligere forbudssag mellem parterne om samme plastre
udover varemærkeretten er novartis for exelon indehaver af europæisk patent nr. dk/ep 2
29 2 219 t3, der har prioritet fra den 1. december 2005, samt af to identiske brugsmodeller
med registreringerne br 2013 0014 og br 2013 00059, der indeholder samme krav som paten-
tet og begge har prioritet fra den 1. december 2005.
disse tre rettigheder var genstand for en tvist mellem novartis og orifarm, som blev afgjort
ved kendelse af 12. august 2014, hvorefter sø- og handelsretten fandt det sandsynliggjort, at
orifarm ved salg og markedsføring af begge plastre (det nu udgåede plaster og det nye pla-
                                                  -8-
ster) krænkede såvel novartis’ patent som brugsmodeller, hvorefter der overfor orifarm
blev nedlagt midlertidigt forbud mod at sælge og markedsføre de to plastre.
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaring af peter droeidal, ulrik ernst rasmussen, peter høeg
og susanne christensen.
peter droeidal har forklaret blandt andet, at han er uddannet cand.merc. han har været an-
sat i alt ni år hos novartis, hvoraf han i de sidste tre år har været ansat som country mana-
ger hos novartis denmark.
i danmark er det en specialistopgave at behandle alzheimers sygdom. sygdommen diagno-
sticeres af speciallæger centralt fra såkaldte hukommelsesklinikker efter henvisning fra egen
læge. der er i danmark ca. 150 af sådanne speciallæger. behandlingen af patienterne sker li-
geledes fra hukommelsesklinikkerne af et tværfagligt team bestående af hovedsageligt syge-
plejersker og sygehjælpere. en praktiserende læge kan forlænge en allerede eksisterende re-
cept, men kan ikke ændre behandlingen.
alzheimers sygdom er en sygdom, der hæmmer patientens kognitive evner, hvorved patien-
ten får behov for meget støtte og hjælp i dagligdagen. forudsigelighed og rutiner er afgøren-
de for alzheimers-patienter, og alle ændringer i hverdagen kan medføre usikkerhed og uro
hos patienten.
alzheimers-patienter plejes af de såkaldte care-givers, som bliver uddannet eller på anden
måde instrueret i, hvordan de skal håndtere patienterne og den medicinske behandling. ca-
re-givers kan også være en ægtefælle eller andre pårørende, hvis patienten ikke bor på pleje-
hjem. grundet sygdommens karakter er det sjældent patienten selv, der tager sin medicin.
der findes to forskellige former for lægemidler, som ordineres alt efter sværhedsgraden af
sygdommen. exelon anvendes til behandling af patienter med en mild til moderat grad af
                                               -9-
demens relateret til alzheimers sygdom. behandlingen kan ske både med piller og ved brug
af plastre. novartis forhandler også exelon i pilleform.
fordelen ved brug af plaster til behandlingen af alzheimers sygdom er, at det giver en mere
fordelt optagelse af lægemiddelet. derved bliver eventuelle bivirkninger udjævnet, og læ-
gemiddelets effektivitet bliver øget.
da novartis lancerede exelon på markedet i 2007, brugte de mange ressourcer på markeds-
føring og igangsatte en klassisk udrulning af produktet med information til læger, deltagelse
i kongresser, afholdelse af foredrag samt udarbejdelse af en række materialer om produktet
og dets anvendelse til såvel brugere som læger og care-givers. han vil tro, at novartis i alt
har brugt omkring 20 mio. kr. på markedsføringen af exelon, hvilket dækker over både mar-
kedsføringen ved lanceringen og den efterfølgende markedsføring.
novartis har udarbejdet en medicinhåndbog, som er en slags brugervejledning til exelon. i
tilknytning hertil er der også udarbejdet en medicindagbog, som er et slags medicinerings-
skema, der kan anvendes til at holde styr på de daglige doseringer. medicindagbogen er ble-
vet meget populær og er indarbejdet af mange care-givers i sygdomsbehandlingen. der er så
vidt han ved ikke andre producenter, der har udviklet et lignende koncept til håndtering af
den medicinske behandling. medicinhåndbogen kan også anvendes til orivast, idet orivast-
plastre indeholder samme doseringer af det aktive stof, rivastigmin.
exelon-plastrets udformning er et resultat af bevidste valg. han er ikke bekendt med desig-
nets tekniske forhold, men designet er velovervejet, og han har ikke indtryk af, at der var
lignende plastre på markedet, da de lancerede exelon. det nærmeste man kom rent design-
mæssigt var det såkaldte scopoderm-plaster til behandling af sø- og køresyge, der tillige var
produceret af novartis.
patienter og pårørende, der er med ved udredningen af sygdommen, vil se plasterets design
som noget af det første, når patienten har fået den endelige diagnose. både patienter og care-
givers vil derfor kunne genkende exelons design.
                                                  - 10 -
novartis’ markedsandel for så vidt angår exelon i både pille- og plasterform, er på omkring
20 mio. om året. markedsandelen er værdimæssigt på omkring 70 %, mens den volumen-
mæssige andel er på omkring 10 %. exelon i plasterform udgør ca. 10 % af exelon-salget,
mens exelon i pilleform udgør resten. novartis opfatter i øvrigt parallelimporterede produk-
ter som værende en del af deres egen markedsandel.
når parallelimporterede produkter introduceres, falder salget af det originale produkt, og
når et generisk produkt introduceres, falder salget af parallelimporterede produkter. det er
således klart, at det altid er det billigste produkt, der sælger bedst. kunderne er grundet pa-
rallelimporten vant til at se novartis’ produkt med orifarms label eller emballage.
orifarm kunne udnytte del fordel, de havde ved at have parallelimporteret exelon, da de
lancerede orivast. orifarm havde stor erfaring med produktet og lancerede et kopi-produkt
på markedet, som mange care-givers kan forveksle med exelon.
ulrik ernst rasmussen har forklaret blandt andet, at han er ceo hos orifarm generics a/s
og er uddannet cand. merc.
orifarm beskæftiger sig med produktion og salg af generika, som markedsføres, når patenter
udløber. orivast er et generika og er et indlicenseret produkt. orifarm har således købt ret-
tighederne til at få produktet produceret og har efterfølgende opnået markedsføringstilladel-
se i danmark. orifarm er én blandt mange licenstagere til produktet, og licenshaver er det
koreanske firma sk chemicals. orifarm har dog haft indflydelse på selve emballagen, idet
denne er udarbejdet i tråd med orifarms design-linje.
det essentielle for orifarm er alene, hvorvidt de kan sælge et produkt med samme funktion
og effektivitet som det originale produkt. grundet apotekernes prissystem vil generiske pro-
dukter ofte have en andel på 65-70 % af markedet. orifarm har en designlinje for deres gene-
riske produkter, mens de typisk blot påsætter en label, når der er tale om parallelimportere-
de produkter.
                                               - 11 -
orivast blev introduceret på markedet i februar 2014, og efterfølgende blev produktet tillige
lanceret i sverige og norge. orifarms forretning henvender sig primært til danmark, sverige
og norge.
den 6. august 2014 blev det nye orivast-plaster lanceret. han ved ikke, hvorfor sk chemi-
cals besluttede at ændre plasterets udseende, således at det udgåede plaster blev afløst af det
nye. udskiftningen skete i hele eu, og orifarm havde ingen indflydelse herpå. både det nye
og det gamle plaster er omfattet af fogedforbuddet af 12. august 2014. orifarm vil ikke gen-
lancere det udgåede plaster, såfremt forbuddet måtte blive ophævet. en genlancering ville i
øvrigt ikke kunne lade sig gøre, da plasteret ikke produceres længere.
orifarm har ikke udarbejdet en patientdagbog ligesom novartis, og producerer ej heller no-
get vejledningsmateriale til pårørende. orifarm vedlægger alene den påkrævede indlægs-
seddel til orivast.
peter høeg har forklaret blandt andet, at han er overlæge på neurologisk afdeling ved ros-
kilde sygehus. han er uddannet speciallæge i neurologi med subspeciale i demens. han be-
skæftiger sig dels med klinisk arbejde, dels med forskning og undervisning på københavns
universitet. det kliniske arbejde består udelukkende af udredning af patienter, der mistæn-
kes for at have én af formerne for demens. der er omkring 200 forskellige demenssygdom-
me, og alzheimers sygdom er kun én af dem.
udredningen starter typisk ved, at patienten får en henvisning fra sin praktiserende læge til
en speciallæge. der vil som oftest blive taget blodprøver, lavet hukommelsestest og foretaget
en skanning, og når patienterne henvises til hans afdeling, skal de tage stilling til, hvilken
sygdom, der er tale om, og hvilken behandling, der kan tilbydes.
der findes i dag fire typer antidemensmedicin til behandling af alzheimers sygdom og to
grupper af aktive stoffer i præparaterne. præparaterne ordineres altid af en speciallæge.
                                                - 12 -
præparaterne fås både som tabletter, kapsler og plastre, men ham bekendt er der kun én
producent af plastre.
den indledende behandling af en patient sker ved, at en læge udsteder en recept på medici-
nen, hvorefter en sygeplejerske står for at give de nødvendige instruktioner om medicinen
og dens eventuelle bivirkninger. i den forbindelse viser sygeplejersken, hvis medicinen er
valgt i plasterform, plasteret frem. til brug for demonstration af plasteret, og af hvordan det
påsættes, har afdelingen placebo-plastre, dvs. plastre uden aktivt stof. derudover får patien-
ten skriftlige vejledninger om exelon-plasteret, hvori blandt andet forklares om brugen samt
om, hvor og hvornår plasteret bør påsættes. en brugervejledning, udarbejdet af novartis,
udleveres også til patienten. hver gang der optrappes i medicindosis, bliver patienten ind-
kaldt til et møde, hvor både en læge, en sygeplejerske, patienten og en pårørende deltager.
hele forløbet er i øvrigt som udgangspunkt ambulant. hvis optrapning af medicinen forlø-
ber uden komplikationer, vil opfølgningsforløbet på hans afdeling ofte være på et halvt års
tid, hvorefter den videre opfølgning vil overgå til den praktiserende læge.
patienten kan i nogle tilfælde selv tage medicinen, men skal oftest grundet sygdommens ka-
rakter have hjælp hertil. hvis medicinen gives i plasterform er det som regel en pårørende
eller en care-giver, der påsætter plasteret.
han fik kendskab til exelon kort efter, at det kom på markedet. han er ikke selv meget i be-
røring med plastrene, idet det oftest er sygeplejerskerne, der forestår den praktiske indføring
i brugen af plasteret.
exelon-plasteret ligner ikke andre plastre, han kender til. det er karakteristisk med perfore-
ringen om selve plasteret, og en sådan har han ikke set på andre plastre. perforeringen har så
vidt han ved det formål at forhindre ”cold-flow”-effekten.
han husker ikke at have set orivast-plasteret før. da der på plasteret står rivastigmin, kan
han regne ud, at det indeholder samme aktive stof som exelon.
                                                - 13 -
farven og prikkerne på de to plastre er forskellige, men ellers ligner de hinanden. forskelle-
ne gør dog, at han ikke har svært ved at se forskel på de to plastre.
det er karakteristisk for demenspatienter, at de er særligt krævende. en stor del af patienter-
ne har en ringe sygdomsindsigt, og det er vanskeligt at yde behandling til patienter, der ikke
mener at fejle noget. behandlingen forudsætter derfor en fælles pædagogisk indsats, ligesom
at tryghed og forudsigelig er altafgørende, idet en patient, der oplever utryghed og mange
forandringer, vil være mindre tilbøjelig til at acceptere behandlingen.
han kender en hel del til udredning og behandling af demens i andre lande, og navnlig i den
vestlige verden er der stort set ens behandlingsprincipper. derudover er der fastlagt fælles
eu-guidelines. behandlingen i forskellige lande vil naturligvis afhænge af økonomiske for-
hold, tilskudsregler og adgang til teknik, men principperne for behandlingen er stort set ens.
blandt andet tyskland har meget ens regler for behandling og ordinering af medicin.
susanne christensen forklarede blandt andet, at hun er specialistsygeplejerske på neurolo-
gisk afdeling ved roskilde sygehus, hvor hun arbejder sammen med peter høeg. hun har
derudover både en master- og en diplomuddannelse, og har fungeret som demenskoordina-
tor.
på roskilde sygehus arbejder hun med udredning af demenspatienter. hendes opgave er at
tage imod patienter, afholde samtale med pårørende samt foranledige samarbejde med
kommunen.
når en patient er udredt, får hun besked fra lægen om, hvilken medicin, der er ordineret, og
der afholdes et indledende informationsmøde om behandlingen, hvor patienten og den på-
rørende gives de nødvendige informationer om præparatet. hvis der er ordineret exelon-
plastre, viser hun omhyggeligt til patienten og den pårørende, hvordan og hvor plasteret bør
påsættes. det er hovedreglen, at patienterne ikke selv påsætter plastrene, men at enten en
pårørende eller care-giver tager sig af dette. til at vise, hvor på kroppen plasteret kan påsæt-
tes, anvender hun et placebo-plaster, altså et exelon-plaster uden aktivt stof, i kombination
                                              - 14 -
med en illustration udarbejdet af novartis, hvoraf fremgår en krop med felter, der angiver
områderne, hvor plasteret bør placeres.
i forbindelse med opstart af behandlingen tager hun kontakt til kommunens demenskoordi-
nator, som hjælper med at instruere hjemmehjælpere i behandlingen med plastre. hjemme-
hjælperne får ikke reel undervisning i håndtering af medicinen, men mere instruks i, hvor-
dan de bør kommunikere med patienterne.
alzheimerpatienter kræver særlig omsorg, idet de har bedst af forudsigelighed i hverdagen.
den største udfordring i hjemmeplejen for alzheimerpatienter er den store udskiftning
blandt hjemmehjælperne, hvilket kan være hårdt for både patienterne og deres pårørende.
uforudsigelighed medfører ofte, at patienterne er mindre villige til at tage imod den medi-
cinske behandling.
hun stiftede bekendtskab med exelon-plasteret, da det kom frem, og hun og hendes kolleger
blev endvidere stillet en række spørgsmål af novartis i forbindelse med udviklingen af pla-
stret, idet novartis ønskede sygeplejerskers input hertil. hun erindrer også, at der på et tids-
punkt kom en konsulent fra novartis på besøg, som fortalte om exelon i tablet-form, hvilket
var udtryk for almindelig kundepleje.
hun har set behandlingsvejledningen udarbejdet af novartis, men det er ikke én, hun selv
har brugt meget. hun ved dog, at novartis i forbindelse med udviklingen af vejledningen
havde kontakt til både patienter og sygeplejersker og tog deres input til sig.
hun ser ofte exelon-plasteret i forbindelse med sit arbejde, men ikke så ofte som tidligere,
idet økonomiske hensyn bevirker, at der ofte ordineres præparater i tablet-form.
exelon-plasteret ser karakteristisk ud med den stiplede cirkel og hudfarven. hun kender ik-
ke til mange præparater i plasterform. hun ville aldrig tage fejl af exelon-plasteret, da nav-
net står trykt uden på. hun er ikke bekendt med, om den stiplede cirkel har en reel betyd-
                                                     - 15 -
ning for plasteret, men hun ved, at plasteret ligeså godt kunne være firkantet som cirkelfor-
met.
hun har ikke før set orivast-plasteret. det ligner exelon-plasteret meget bortset fra farven.
hun har hørt ganske lidt om navnet orivast og mener, at det ligesom exelon indeholder det
aktive stof rivastigmin.
parternes synspunkter
for novartis er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument
af 20. november 2015, hvoraf blandt andet fremgår:
       ”1.1   novartis’ plaster kan varemærkebeskyttes
       1.1.1 ctmr
       novartis’ første påstand er, at exelon-plastrets udseende kan nyde varemærkebeskyt-
       telse, primært fordi ohim har accepteret at registrere udseendet og sekundært på basis
       af omfattende brug, jf. varemærkelovens § 3.
       orifarm påstår, at novartis’ varemærke ikke kan varemærkebeskyttes, da varemærkets
       udseende udelukkende er resultatet af en teknisk funktion, jf. art. 7(1)(e) ctmr.
       art. 7(1)(e) derfor må fortolkes mere snævert. hvis en bestemmelse som ikke kan over-
       kommes gennem brug fortolkes for bredt vil den indebære urimelige begrænsninger i
       muligheden for at skabe mærker ikke alene gennem registrering men også gennem brug.
       derfor må enhver tvivl om omfanget af denne bestemmelse føre til, at et mærke skal regi-
       streres, selv om det ultimative omfang af beskyttelsen af varemærket bliver begrænset.
       ordet ”teknisk resultat” omfatter ikke alle former af varer, som eventuelt også har en
       teknisk baggrund. i den forbindelse må udtrykket ”teknisk resultat” fortolkes i lyset af
       art. 4 ctmr i henhold til hvilken et varemærke kan bestå af ethvert tegn, som kan gengi-
       ves grafisk især….. eller varens form eller emballage. da varens form altid har en vis form
       for teknisk baggrund, begrundelse eller formål, vil det være umuligt at registrere, selv
       om det er udtrykkelig nævnt i art. 4 ctmr, en hvilken som helst form af varen eller dens
       emballage, hvis teknisk resultat skal forstås som teknisk formål, baggrund eller begrun-
       delse.
       yderligere refererer bestemmelsen alene til et teknisk resultat. den refererer ikke til et
       æstetisk resultat. den refererer heller ikke til et økonomisk resultat. derfor kan det
       forhold, at brugen af en bestemt form af varen kan føre til en økonomisk fordel for
       konkurrenten ikke tages i betragtning. faktisk kan et varemærke ligesom alle andre
       registrerede ip-rettigheder altid forhindre en konkurrent i at bruge økonomisk
                                            - 16 -
fordelagtige oprindelsesangivelser. brugen af det registrerede mærke kan være
økonomisk interessant for konkurrenten, især når kopiering fører til udviklings- og
produktionsbesparelser, men det er ikke et argument, som kan anvendes i forbindelse
med registreringen af et varemærke.
ved anvendelse af 7 (1)(e)(ii) er det nødvendigt at udfinde det essentielle karakteristika
ved den konkrete form. i den forbindelse har ef-domstolen i deres afgørelse om lego-
klodsen (c-48/09 p, lego-klods) udtalt, at det er nødvendigt at foretage en visuel analyse.
alene elementer, som kan ses, kan tages i betragtning ved vurdering af de essentielle
elementer ved den konkrete form.
dette betyder, at hvis orifarm og novartis leverer forskellige sæt karakteristiske detaljer
eller forskellige måder at vurdere dem på fra hver deres synsvinkel, må domstolen for-
sigtigt og grundigt overveje, hvilke karakteristika, som er faktisk er essentielle og på
hvilken måde det bedst lader sig vurdere, hvilke specifikke kriterier der må tages i be-
tragtning ved en sådan ekspertvurdering (visuel analyse eller detaljeret eksamination).
ved denne vurdering er det nødvendigt, at domstolen overvejer de essentielle karakteri-
stika baseret på en vurdering af, om disse karakteristika virkelig er essentielle eller ikke
og baseret på en visuel analyse alene og ikke på en teknisk vurdering.
…
1.1.2 novartis’ plaster
for at kunne afgøre, hvorvidt de essentielle elementer i sagsøgers varemærke udgør en
teknisk funktion, er det nødvendigt at udpege disse elementer. undtagelsen i ctmr er
ikke gældende, hvis varemærket inkorporerer mindst et essentielt ikke-funktionelt ele-
ment som for eksempel et dekorativt eller kreativt element, som spiller en vigtig rolle i
varemærkets fremtoning.
plastrets firkantede beskyttende lag
det faktum, at sagsøgers varemærke består af et karakteristisk firkantet beskyttende lag
har ingen teknisk funktion eller forklaring. det beskyttende lag kunne således lige så
godt have været rundt eller have haft enhver anden form. dette understøttes af billeder-
ne, som både novartis og orifarm har fremlagt og som viser, at der er utallige plastre på
markedet med forskellige beskyttende lag.
faktisk er eksistensen af konkurrerende transdermale plastre, som har et beskyttende lag
i en anden form, særligt firkantet-agtigt eller rektangulære former og ovale former, eller
plastre med intet synligt beskyttende lag overhovedet, en tydelig indikation af, at de en-
ten ikke er nødvendige eller har nogen fordele frem for en anden form. det beskyttende
lags udseende er således udelukkende baseret på dekorative og kreative valg, som har
haft en effekt på udseendet af sagsøgers varemærke.
det hvide/grålige overlappende beskyttende lag
det samme gør sig gældende for den karakteristiske hvide/grålige stribe i baggrunden af
mærket. det er muligvis tilfældet, at nogle plastre viser et overlappende lag, således at
                                                - 17 -
det er muligt at ”komme i kontakt med” den klistrende side på plastret. dette er dog ikke
nødvendigvis tilfældet, da nogle plastre ikke har en sådan feature og måden, hvorpå
denne placering og fremtoning er skabt er ikke afhængig af nogen tekniske overvejelser.
…
varemærket beskytter ikke de overlappende plastiklag, men et varemærke som vist
ovenfor. dette varemærke har en lodret hvid stribe på midten. hvorfor der er en hvid
stribe, er irrelevant for bedømmelsen af, hvorvidt varemærket har en teknisk funktion
udelukkende på grund af sin form eller ej. den hvide stribe er faktisk ikke nødvendig for
at opnå en teknisk funktion. endnu en gang er dette essentielle karakteristiske element
ikke nødvendigt for at opnå et teknisk resultat.
dog er hverken farven eller placeringen nødvendig. derudover skaber brugen af sådanne
beskyttende lag ikke automatisk en sådan hvidlig stribe.
det cirkulære område i midten
det cirkulære område (selve plastret) i midten af sagsøgers varemærke udgør heller ikke
nogen teknisk funktion i sig selv. fremtoningen er således kun resultatet af et dekorativt
eller kreativt valg fra novartis’ side. fremtoningen kunne med andre ord lige så godt væ-
re firkantet eller oval.
plastret, som i nærværende sag skal forudsættes brugt til behandling af alzheimers syg-
dom, er således ikke bedre fastgjort til kroppen (og vil heller ikke tilpasse sig bedre) i re-
lation til kroppens naturlige bevægelse i situationer, hvor det er cirkulært i modsætning
til, hvis det havde andre fremtoninger. det kan ligeledes overvejes, om ikke et hvilket
som helst plaster ville være cirkulært i det omfang, at denne form var den optimale form
i relation til at tilpasse sig kroppens bevægelser. dette er åbenbart ikke tilfældet, hvilket
fremgår af de fremlagte bilag det er således ganske åbenlyst, at plastrets form i sig selv er
irrelevant, og at det således ikke understøtter en teknisk funktion. ellers ville alle plastre
være cirkulære, hvilket langt fra er tilfældet. dertil kommer, at sagsøgers plaster er meget
lille, hvilket er årsagen til, at plastret kan påsættes kroppen flere forskellige steder uden
at komme i kontakt med områder på kroppen som er i stor bevægelse. det giver således
ingen mening, at argumentere for, at plastret er cirkulært for at modstå kroppens bevæ-
gelse. når man tænker på, at plastret skal påsættes den øvre del af patientens krop, nem-
lig ryggen eller brystet, er det tydeligt, at kroppens bevægelser ikke er et tema for sådan
et lille plaster.
orifarm er ikke kommet med nogen indikationer for, hvorfor de mener, at runde former
har en bedre klæbeevne end andre former. faktisk forholder det sig omvendt: det er al-
mindelig kendt, at i tilfælde af, at man skærer sin finger, så vil plastre med en rund form
altid falde af hurtigt, hvorimod de lange rektangulære plastre opnår meget bedre resulta-
ter med beskyttelsen af såret.
i denne henseende må det endnu en gang understreges, at i det omfang retten finder det
nødvendigt at gennemgå spørgsmålet om funktionalitet, så må retten udvise rettidig om-
hu med at fastlægge mærkets essentielle karakteristika indenfor bedømmelsen af art.
7(1)(e)(ii) ctmr.
                                              - 18 -
farven på det cirkulære område
den nuværende registrering er registreret i farver og skal anvendes i den farve, som vises
i registreringen. hvis dette er korrekt, vil det dog være utilstedeligt blot at se bort fra far-
ven, når man bedømmer registrerbarheden af mærket. dette stemmer ikke overens.
som følge deraf er det karakteristiske element det cirkulære område i en særlig farve i
midten. dette cirkulære område i en særlig farve i midten er ikke nødvendigt for at opnå
et teknisk resultat. det rigtige tekniske spørgsmål vedrørende farve ville være: er der en
forbindelse mellem farven og ydelsen/funktionen af produktet? svaret er tydeligvis nega-
tivt og derfor er farven ikke nødvendig for at opnå et teknisk resultat, men i stedet et re-
levant særpræget karakteristisk element ved registreringen.
de små prikker rundt om det centrale cirkulære område
hvad angår de små prikker rundt om det cirkulære område, så hævder sagsøgte, at disse
er nødvendige for at opnå et teknisk resultat. ifølge sagsøgte så er prikkernes eneste for-
mål at forhindre, at den yderste emballage under oplagring og transport kommer i kon-
takt med den del af plastret, som indeholder medicin, for således at undgå det såkaldte
cold-flow. selvom det skulle være tilfældet, at prikkerne skulle forhindre det såkaldte
cold-flow, så kan antallet af prikker, deres udseende og placering ikke forklares som en
teknisk funktion.
yderligere, og som i afgørelserne repræsentationen af overfladen med sort prikker og
rubik’s cube fra ef domstolen, er det ikke tilladt ved hjælp af reverse engineering at
vurdere om disse 15 prikker faktisk er til for at have et specielt formål, herunder formålet
om at undgå den såkaldte cold-flow effekt. dertil kommer, at de små prikker vist på va-
remærket skal bedømmes i henhold til ctmr art. 7 (1)(e)(ii), og kun en sådan afbildning
af små prikker skal tages med i overvejelserne om, hvorvidt en sådan afbildning er nød-
vendig for at opnå en teknisk funktion.
konkurrerende produkter anvender andre former uden prikker, netop henset til at der
ikke kan argumenteres for det tekniske resultat som opnås på grund af prikkerne, kan
opnås ved hjælp af alternative former, da de fleste plastre ikke har disse prikker overho-
vedet. derfor er det ikke muligt at argumentere for at denne karakteristiske detalje er
nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
men selvom det var korrekt at spacers er nødvendige for at undgå det såkaldte cold-flow
effekt – som er tvivlsomt, da de fleste transdermale plastre ikke indeholder spacers over-
hovedet – betyder dette ikke, at de små cirkler udelukkende er til at opnå et teknisk resul-
tat. der kan være et betydeligt forskelligt antal af spacers, disse kan have forskellige for-
mer og disse kan være arrangeret i forskellige positioner og stadig opnå samme tekniske
resultat (forudsat at dette tekniske resultat eksisterer).
…
varemærket er ikke bare varemærkets firkantede dæklag, det hvide/grålige overlappen-
de plastik lag eller det cirkulære område i midten af varemærket. varemærket består af
den samlede del af de enkelte dele eller sammensætningen af de enkelte dele. novartis
kræver således ikke beskyttelse af varemærkets enkelte dele, som beskrevet ovenfor, men
                                             - 19 -
derimod af det samlede indtryk, som skabes hos den relevante forbruger når denne ser
varemærket og forbinder det med sagsøgers virksomhed og produkt.
derfor er sammensætningen af de enkelte dele i sagsøgers (figur)varemærke illustreret
ovenfor således også egnet som varemærke. varemærket er således en kombinationen af
adskillige elementer og kombinationen af disse har ikke noget at gøre med tekniske funk-
tioner, men repræsenterer i stedet en særpræget sammensætning.
…
1.1.3 novartis’ ctm registrering er stadig gyldig
orifarm har anført, at der ikke længere gælder en formodning for, at eu varemærkeregi-
streringen er gyldig - uanset, at novartis har appelleret harmoniseringskontorets afgø-
relse. novartis bestrider dette anbringende. eu varemærkeregistreringen er gyldig,
medmindre den endeligt kendes ugyldig, hvilket ikke er tilfældet. faktisk kan novartis
fremlægge dokumentation for, at ohim anser varemærkeregistreringen for gyldig.
dansk lov må fortolkes i overensstemmelse med eu-praksis, og det fremgår af omfatten-
de retspraksis, at domstolen ikke kan anlægge en strengere standard ved vurdering af
spørgsmålet om særpræg i nærværende sag, end den ville kunne i forbindelse med vur-
dering af særpræget i relation til ordmærker for eksempel.
det betyder yderligere, at domstolen må acceptere varemærket til registrering i det om-
fang det er muligt at vise blot det mindste niveau af særpræg. yderligere er det væsent-
ligt at tage karakteren af de varer i betragtning, som varemærket er ansøgt for, og den
forventede reaktion hos gennemsnitsforbrugeren.
faktisk fremstår det ansøgte design ikke umiddelbart som et plaster, men mere som en
sammensætning af et antal geometriske figurer, som for eksempel en farvet firkant, en
cirkel, en streg og en række små prikker, der omkranser cirklen.
i nærværende sag omfatter ansøgningen alene meget specialiserede farmaceutiske pro-
dukter til behandling af en stærkt specialiseret sygdom, og designet omfattet af ansøg-
ningen omfatter ikke alene den aktive ingrediens, men også den form i hvilken den for-
ventes anvendt såvel som fremtoningen af den umiddelbare emballage.
1.1.4 novartis’ plaster har opnået beskyttelse gennem omfattende brug
som det fremgår af varemærkelovens § 3, kan varemærkebeskyttelse også opnås ved om-
fattende brug af et kendetegn. det er novartis’ påstand, at den omfattende og unikke
brug af plastret siden 2008 har medført, at plastret har opnået varemærkebeskyttelse i
danmark.
ved sin langvarige og fortsatte brug af deres særprægede plaster siden 2008 har novartis
opnået rettigheder til designet i form af et uregistreret varemærke for exelon-plastret.
plastrets udseende er særpræget på grund af det usædvanlige forhold mellem den firkan-
tede form og det runde område og udseendet på cirklen af prikker, som omkranser det
runde område sammen med den lodrette hvidlige stribe.
                                              - 20 -
alle disse elementer er særprægede og gør exelon-plastret nemt at genkende blandt de
andre produkter til behandling af demens relateret til alzheimers sygdom. siden formen
af plastret, som argumenteret for nedenfor, ikke er et resultat af et funktionelt behov eller
krav, men er et resultat af et antal valg foretaget af sagsøger, er det forventeligt, at gen-
nemsnitsforbrugeren i nærværende sag vil anse formen af plasteret og de andre øvrige
figurative elementer som en del af et distinktivt element, der karakteriserer medicin hid-
rørende fra sagsøger. det er faktisk meget nærliggende, at den relevante forbruger, som
udelukkende har anvendt sagsøgers plaster i forbindelse med behandling af den relevan-
te sygdom i en længere årrække vil associere den faktiske form på plasteret med den me-
dicin, som hidrører fra sagsøger og som sådan er formen på plasteret blevet et særpræget
element i det tilfælde, at det ikke allerede blev betragtet som et særpræget element.
i de markedsundersøgelser, som novartis har fremlagt vedrørende exelon-plasteret og
et plaster, som er identisk med orivast-plasteret troede et stort antal læger, som be-
handlede alzheimer patienter korrekt, at novartis’ originale plaster kom fra novartis,
men også – fejlagtigt – at orifarms design (anonymiseret) også kom fra rekvirenten.
plastret er søgt registreret for behandling af en højt specialiseret sygdom. det farmaceuti-
ske marked er internationalt, og i det mindste indenfor den europæiske union eksisterer
der ikke forskelle mellem de forskellige markeder i relation til niveauet af uddannelse, af
læger og plejepersonale af betydning. der eksisterer heller ikke forskelle i måden hvorpå
den medicin, der er ordineret eller måden hvorpå alzheimer-relateret demens behandles.
af disse grunde må brugerundersøgelsen anses for særdeles relevante også i danmark,
både fordi markedet må anses for næsten identisk med de undersøgte markeder og også
fordi de resultater, der fremgår af undersøgelsen er særdeles overbevisende og viser, at
det er meget sandsynligt næsten evident, at et tilsvarende resultat ville kunne opnås i
danmark.
varemærket har tilstrækkeligt naturligt særpræg, men i det omfang domstolene ikke er
enige heri, skal domstolene anerkende den undersøgelse, der er fremlagt som bevis for
det forhold, at fremtoningen af plasteret må anses for særdeles distinktivt blandt gen-
nemsnitsforbrugeren og at det ansøgte mærke derfor besidder fornødent særpræg er-
hvervet gennem brug til at kunne registreres og håndhæves. denne påstand vil blive
yderligere underbygget gennem vidneforklaringer ved hovedforhandlingen.
1.2    orifarms plaster krænker novartis’ plaster i henhold til ctmr art. 9 (1) (b) og (2).
de relevante kriterier, som skal anvendes, når det skal fastslås om eksklusive rettigheder
er blevet krænket er: 1) forvekslelighed, 2) varesammenfald og 3) fastlæggelse af den re-
levante personkreds. graden af beskyttelse tildelt indehaveren af et tidligere varemærke
går hånd i hånd med mærkets særpræg.
1.2.1 forvekslelighed
beskyttelsen af et registreret varemærke bør også gælde i sager, hvor der er sammenfald
mellem mærket og symbolet og varer eller serviceydelser. der burde gives en fortolkning
af begrebet sammenfald, når det kommer til forvekslelighed. forvekslelighed og forståel-
sen af denne afhænger af mange elementer og særligt af markedets anerkendelse af va-
remærket, sammenkædningen med det brugte eller registrerede mærke, graden af sam-
menfald mellem varemærket og symbolet og mellem udpegede varer eller serviceydelser,
                                             - 21 -
udgør den specifikke betingelse for en sådan beskyttelse, jf. kendelse af 7. juni 2010, r
1132/2009-01, click2pay (fig. mark)/click&play (fig. mark.).
…
den firkantede form på det beskyttende lag, tilstedeværelsen, formen, arrangering, antal
og placering af cirklerne og det cirkulære område i midten af orifarms plaster er identisk
eller særdeles lig med novartis’ varemærke.
toningen af det cirkulære område i midten af rekvisitus’ plaster er ikke identisk med to-
ningen af rekvirentens varemærke, men meget tilsvarende. det skal bemærkes, at ori-
farm har valgt en farve, som minder om den farve, som novartis har brugt. derudover er
farven på orifarms plaster en smule transparent, hvilket resulterer i, at toningen er iden-
tisk med farven på varemærkeregistreringen, når den holdes i hånden.
ved at sammenligne de elementer, som rekvirenten har anvendt siden 2008 og de ele-
menter, som rekvisitus har anvendt, kan det fastslås, at rekvisitus’ brug af nøjagtig de
samme elementer, som gør rekvirentens varemærke særpræget og identificerer rekviren-
tens produkt. dette medfører, at den gennemsnitlige forbruger ikke vil være i stand til at
skelne produkter fra hinanden, og at der er en stor risiko for forvekslelighed.
som beskrevet i afsnittet om det relevante marked er der et meget bredt udvalg af for-
skellige former og designs tilgængelige på markedet for transdermale plastre i alminde-
lighed ingen af plastrene er ens og vigtigst af alt, så er der ikke nogen af plastrene, som er
magen til novartis’.
de forskellige designs og størrelser på de tilgængelige plastre gør det klart, at konkurren-
terne er interesserede i at designe deres plastre med en anden fremtoning med henblik på
at sikre, at patienten genkender deres plaster. anvendelse af forskellige plaster-designs
kan også bruges til at øge patientsikkerheden ved at adskille et produkt fra et andet.
da novartis-plastrets særprægede udseende skiller sig ud i sammenligning med plastre
fra andre producenter, er det tydeligt, at den relevante personkreds vil betragte formen
og udseendet af plasteret som en indikation på oprindelse og ikke blot som en enhed,
selv hvis det relevante marked blev som en helhed for alle farmaceutiske produkter.
da begge produkter derudover indeholder det aktive stof rivastigmin, så gør teksten på
orifarms plaster intet for at adskille orifarms produkt fra novartis’ produkt eller vare-
mærke.
orifarm påstår, at selve navnet og pakningsudformningen, har større indflydelse på for-
brugerens opfattelse af plastrets oprindelse end selve plastrets udseende. dette bestrides
af novartis, da plastret i den inderste indpakning normalt vil blive fjernet fra sin ydre
emballage, når det er blevet købt og blive placeret i beholdere eller noget lignende, som
er særlig udviklet til at sikre korrekt anvendelse af medicinen. ofte vil plastrene således
ikke blive opbevaret sammen med den yderste emballage.
derudover fremvises plasteret uden indpakningen af lægen og/eller specialisten første
gang det ordineres, på grund af vigtigheden af hvordan det påføres og bruges korrekt.
ofte vil lægen/specialisten foretage en demonstration af påførelsen af plasteret, som be-
skrevet nedenfor under punkt 2.2.2.
                                             - 22 -
1.2.2 den relevante personkreds
den relevante personkreds’ sandsynlige opfattelse af de stridende varemærker spiller en
vigtig rolle i undersøgelsen af forveksleligheden. i denne undersøgelse er referenceper-
sonen, i henhold til retspraksis, en forholdsvis velinformeret og opmærksom og forsigtig
forbruger af de relevante varer eller services, jf. domme af 16. juli 1998, c-210/96, gut
springenheide, 22. juni 1999, c-342/97, lloyd schuhfabrik, og 21. oktober 2004, c-64/02,
das prinzip der bequemlickeit.
den relevante personkreds i nærværende sag vil hovedsaglig være professionelle inden-
for behandling af demens og i mindre udstrækning forbrugerne, og produktet exelon
er meget velkendt blandt neurologer, sygeplejere, patienterne selv og deres familiemed-
lemmer.
sagsøgers plaster bliver udskrevet af læger, såsom neurologer, geriatrikere og psykiatere
i starten af behandlingsforløbet, da disse normalt er personerne, som konstaterer, at pati-
enten har fået alzheimers. efterfølgende er det normalt, at praktiserende læger overtager
udskrivningen af plastret. i forbindelse med udskrivningen af plastret vil både patienten
og patientens sundhedspersonale og/eller familie blive introduceret til plastret, herunder
hvordan dette påsættes de korrekte steder på kroppen. plastret bliver normalt påsat af
enten patientens familiemedlem eller sundhedspersonale.
når man tager højde for den relevante personkreds i denne særlige situation, er det dog
nødvendigt at udelukke patienterne på grund af følger af den sygdom, de behandles for.
derudover vil plejepersonale og familiemedlemmer, som hjælper patienten ikke selv
træffe valget af behandlingsmiddel, når der bruges exelon, og derfor kan de ikke anses
som en del af den relevante personkreds, som sø- og handelsretten fejlagtig fastslog i sin
afgørelse af 22. juni 2015.
i de markedsundersøgelser, som novartis har fremlagt vedrørende exelon-plastret og
et plaster magen til orivast-plastret tilskrev et stort antal læger, som er involveret i be-
handling af alzheimer-patienter, ikke blot det originale plaster fra novartis til novartis,
men troede også fejlagtigt at orifarms ligeledes anonymiserede plaster også kom fra no-
vartis.
i henhold til en afgørelse udstedt af appeldomstolen i hamburg (higher regional court)
er farverne grundlæggende og vil følgelig ikke være nok til at skelne orifarms plaster fra
novartis’ plaster.
1.2.3 varesammenfald
det er relevant at se på sammenfald mellem varer eller serviceydelser mellem stridende
varemærker, når man tager forveksleligheden i betragtning. jo mere varerne ligner hin-
anden, jo mindre skal sammenfaldet af symboler være for at bevise forvekslelighed.
varerne er identiske. begge produkter anvendes til behandling af demens relateret til
alzheimers sygdom.
generel vurdering
                                               - 23 -
ved en generel vurdering lægges der vægt på forveksleligheden mellem plastrene. set fra
et overordnet synspunkt er orifarms plaster mærke identisk med novartis’ plaster, da
farverne er meget ens og det grafiske udtryk er identisk. orifarms plaster kopierer såle-
des særprægede features fra novartis’ plaster og deres ctm-registrering.
selv selve størrelsen på plastrene med de individuelle doseringer er blevet tilpasset iden-
tisk – helt ned til den sidste millimeter.
det må anses for en skærpende omstændighed, at orifarms plaster ikke viser nogen va-
remærker, angivelse af producent eller anden oprindelse. de to størrel-
ser/doseringsversioner er tværtimod kun mærket henholdsvis “rivastigmin 4,6 mg/ 24t”
og “rivastigmin 9,5 mg/24t”. selv hvis de gjorde, ville det ikke være nok til at adskille de
to plastre fra hinanden, da det overordnede udseende på de to plastre med alle de sær-
prægede features vil være de mest prominente og let-genkendelige kendetegn for den re-
levante personkreds.
orifarm har ændret udseendet på deres plastre og har tilføjet et antal prikker langs de fire
kanter på det firkantede beskyttende lag. det er diskutabelt, hvorvidt denne ændring fø-
rer til, at der ikke længere består forvekslingsrisiko, da novartis’ varemærke stadig kan
ses i orifarms ændrede plaster med tilføjelse af yderligere prikker langs de fire kanter på
det firkantede beskyttende lag. novartis’ varemærke fremgår således tydeligt, når man
ser på orifarms plaster og det faktum, at prikkerne udgør et væsentligt og meget synligt
element af novartis’ varemærke fører til en situation, hvor tilføjelsen et mindre antal lig-
nende prikker ikke skaber et andet udtryk set med den gennemsnitlige forbrugers øjne.
ingen er berettiget til at bruge et identisk varemærke eller et forveksleligt varemærke,
hvis der er en risiko for, at slutbrugeren kan forveksle de to varemærker eller kan foran-
lediges til at tro, at der er en forbindelse mellem varerne, der markedsføres under de om-
tvistede varemærker. i denne sag vil den slående lighed mellem de to plastre sandsynlig-
vis foranledige slutbrugeren til at tro, at der er forbindelse mellem plastrene.
orifarms brug af designet, udgør således en klar og grov overtrædelse af eu-
varemærkeforordningens art. 9, da plastrets design synes at være identisk med novartis’
varemærke og begge plasterdesigns anvendes til identiske produkter.
derfor udgør import, markedsføring, udbyden til salg og salg af plastret med disse ka-
rakteristika en krænkelse af rekvirentens tidligere varemærkerettigheder i henhold til
eu-varemærkeforordning art. 9 (1) (b) og (2).
1.3     orifarms plaster krænker også novartis’ rettigheder til plastret i henhold til vare-
        mærkelovens § 4
novartis gør gældende, at de har opnået varemærkeret ved brug af et antal af de design-
elementer, som rekvirenten har brugt og stadigvæk bruger i deres markedsføring i dan-
mark.
fra et overordnet synspunkt er orifarms plaster identisk med novartis’ plaster, da far-
verne er meget ens og det grafiske udtryk er identisk. orifarms plaster kopierer således
særprægede features fra novartis’ plaster og deres ctm-registrering.
                                              - 24 -
orifarms brug af designet udgør således en klar og grov overtrædelse af varemærkelo-
vens § 4. derfor udgør import, markedsføring, udbyden til salg og salg af plastret med
disse karakteristika en krænkelse af novartis’ tidligere varemærkerettigheder i henhold
til varemærkelovens § 4.
1.4     orifarms plaster krænker novartis’ rettigheder i henhold til markedsføringslovens
        §1
orifarms opførsel udgør også en klar og grov overtrædelse af markedsføringslovens § 1
angående god markedsføringsskik.
i denne sag er det indlysende, at novartis har været det eneste selskab, som har brugt et
plaster med det udseende som det i denne sag omhandlede siden 2008. derudover må
designet/udseendet på plastret betragtes som værende meget særpræget for det produkt,
som er et farmaceutisk produkt til behandling af demens relateret til alzheimers sygdom.
plastret er ikke et almindeligt plaster men et plaster med et særpræget design.
det overordnede visuelle indtryk af novartis’ plaster er unikt, da det adskiller sig væ-
sentligt fra lignende produkter på markedet for transdermale plastre. det unikke indtryk
er endda stærkere, når det kommer til medicin til behandling af demens, da novartis’
alzheimer-plaster var den eneste tilgængelige plasterform på markedet i tiden fra den
første lancering i 2008 og frem til januar-februar 2014.
som angivet ovenfor, er novartis’ særprægede plaster let-genkendeligt på alzheimer-
markedet. derudover har mærket været en integreret del af alzheimer-markedet siden
2008. udseendet på novartis’ plaster er således synonymt med novartis’ virksomhed.
plastret er synligt både i forbindelse med demonstrationer, som udføres af neurologer for
patienten/sygeplejeren før recepten udskrives (på grund af produktets særlige profil) og
mens det bruges, det vil sige når produktet skal påsættes patientens hud.
tekniske særpræg er ikke beskyttet under markedsføringslovens § 1 i sig selv. domstole-
ne tilbyder dog beskyttelse af tekniske produkter, i det omfang de indeholder blot det
mindste element af design over de tekniske særpræg.
tekniske produkter undergives i vid udstrækning en formgivningsmæssig bearbejdelse,
der samtidig sikrer både funktionalitet og fremtoning. det fremgår således også af rets-
praksis, at formgivningsmæssige elementer i en teknisk betinget genstand meget vel kan
nyde markedsføringsretlig beskyttelse. således fremgår det af retspraksis, at domstolene
yder beskyttelse til tekniske produkter, hvis de indeholder et minimum af overskydende
formgivning ud over teknikken. med andre ord er kravene til beskyttelse efter markeds-
føringsloven beskedne.
der findes andre plastre med samme formål, som ikke har det samme udseende. det ville
være muligt at finde en anderledes form til plasterlaget eller en anderledes form til det
beskyttende lag, at gøre det beskyttende lag ikke-transparent eller at lave et design til de
forskellige størrelser plastre og beskyttende lag, som adskiller sig fra et visuelt perspek-
tiv, f.eks. ved at lægge det beskyttende lag meget tættere på selve plastret.
                                               - 25 -
overtrædelse af markedsføringslovens § 1 kræver ond tro eller i det mindste grov uagt-
somhed. præcedens viser, at retten vil lægge mindre vægt på ligheden mellem de om-
stridte designs jo mere målrettet den overlagte kopiering har været.
designet på orifarms plaster udgør en illoyal opførsel på markedet og er en overtrædelse
af god markedsføringsskik. orifarm markedsfører et produkt med et design/udseende,
som er identisk med novartis’ udbredte design. som det fremgår af sagsfremstillingen, så
har novartis haft en storstilet markedsføring af dette produkt i danmark siden 2008.
det statistiske materiale viser et meget omfattende salg af exelon-produktet under an-
vendelse af det særprægede plasterdesign. det er også et faktum, at ingen andre har an-
vendt præcis samme udformning af plastre for nogen andre sygdomme, hvilket klart in-
dikerer, at den omstridte fremtoning ikke er en normal eller forudsigelig fremtoning, som
anvendes for plastre i forbindelse med behandling af sygdomme.
det er novartis’ opfattelse, at orifarm ønsker at snylte på novartis’ indarbejdede good-
will og på denne måde opnå hurtigere adgang til markedet og overtage yderligere en del
af novartis’ markedsandel for og over den normale andel, som normalt opnås ved gene-
risk substitution.
dette er i særdeleshed sandt, når man tager i betragtning, at novartis’ reaktion har foran-
lediget orifarm til at skabe et lettere ændret udseende på plastret vist på bilag x. denne
handling viser i sig selv, at orifarm bevidst har forsøgt at positionere sig selv på linje
med novartis ved at kopiere novartis’ design til at begynde med. derudover viser det
også, at orifarm nemt kunne have valgt at skabe et andet udseende til plastret fra begyn-
delsen af, hvis de havde ønsket at skabe deres eget design.
orifarm må have ment, at designet på novartis’ plaster var værdifuldt for dem, da de
kom ind på markedet. dette kan kun være sandt i det omfang plasterdesignet anses for at
være kreativt og særpræget og det udgør således et stærkt argument i novartis’ favør.
som et bevis på at plastrets udseende muligvis er beskyttet i henhold til markedsførings-
lovens § 1 har novartis fremlagt undersøgelser foretaget i tyskland, spanien og polen,
som viser, at de læger og plejepersonale som blev spurgt om deres erindring om novar-
tis’ plaster, forbandt plastret med novartis og novartis’ produkter.
det er vigtig at notere sig, at markedsandelen for exelon produktet i danmark har væ-
ret meget højere i løbet af årene end den tilsvarende markedsandel i tyskland og spanien
og at produktet ordineres på recept i alle landene. desuden er tilgangen til behandling af
alzheimer relateret demens den samme i alle tre lande. desuden blev exelon produk-
tet introduceret i danmark før det blev sat på markedet i henholdsvis tyskland og spani-
en. af disse grunde er undersøgelserne meget kompatible med nærværende sag og an-
vendelige i relation til at fastslå, at plastret er særdeles velkendt i danmark på det rele-
vante marked og blandt de relevante forbrugere. kendskabet og anerkendelsen af exe-
lon plastret i danmark må derfor anses for endnu større end i spanien og tyskland.
det bemærkes dog, at orifarm ikke har foretaget nogen selvstændig produktudvikling,
men efterlignet novartis’ gennem mange år udviklede og markedsførte plaster, som ori-
farm nu prøver at fortrænge fra markedet. i den forbindelse gøres det gældende, at be-
skyttelsessfæren i markedsføringslovens § 1 ikke alene omfatter det udviklede produkt,
                                              - 26 -
men også markedsføringsindsatsen, som for sagsøger – ubestrideligt – har været særdeles
omfattende og omkostningstung.
orifarms plaster er uden særpræg i forhold til novartis’. plastrene fremstår identiske.
orifarms plaster indeholder ikke nogle videregående selvstændige elementer, som kunne
tjene til at adskille orifarms plaster fra novartis’. det bestrides ikke, at skriften på pla-
strene er forskellig, men forskellen er ikke af betydning. exelon-mærket er lidet frem-
trædende og ændrer ikke ved fremtoningen. desuden er det faktum, at de to plastre har
to forskellige inskriptioner ikke nok til at undgå forvekslingsrisiko mellem de 2 plastre.
der eksisterer således en praktisk kommerciel identitet mellem plastrene. novartis er ik-
ke i tvivl om, at denne identitet mellem plastrene bevidst er søgt af orifarm for at kunne
drage illoyal fordel og snylte på novartis’ kendetegn/plaster, og de betydelige markeds-
føringsmæssige foranstaltninger og omkostninger, som sagsøger har investeret i sit pro-
dukt. det parasitære element i sagsøgtes markedsføring er således helt åbenbart.
det novartis kræver beskyttet er således selve plastrets fremtoning og den meget betyde-
lige markedsføring af produktet, som er foregået siden 2007 og frem til dato.
yderligere skal det bemærkes, at der findes utallige andre måder, hvorpå orifarm kunne
have udformet sit plaster på, og samtidig have udnyttet de egenskaber som sagsøgers
plaster også besidder. orifarm har altså ikke været tvunget til at lave en teknisk ringere
løsning ved ikke at kopiere novartis plaster.
orifarm har stadig ikke givet nogen begrundelse for, hvorfor orifarm har valgt at frem-
stille et plaster, som er tilnærmelsesvist identisk med novartis’. dette skyldes måske den
kendsgerning, at orifarm bevidst har søgt at kopiere novartis’ design og form for netop
at udnytte novartis’ enestående position på markedet og exelon plastrets renommé.
det kan jo som netop bevist ikke skyldes, at novartis’ plaster er et udtryk for den optima-
le tekniske løsning. i den forbindelse er det værd at bemærke, at plastrene henvender sig
til præcist det samme og yderst begrænsede marked – nemlig medicin til behandling af
alzheimers. dette gør også orifarms plaster endnu mere påfaldende. det må med andre
ord udelukkes som en tilfældighed, at plastrene er nærmest identiske.
orifarm har således bevidst søgt at skabe et produkt som kunne substitueres med novar-
tis’ plastre for at kunne udnytte novartis’ førende markedsposition og snylte på exe-
lon plastrets renommé, som novartis har investeret en formue i. orifarms plaster er
utvivlsomt produceret uden nogen nævneværdig selvstændig indsats, og fremstår af
samme årsag ikke som et selvstændigt og individuelt udviklet produkt modsat novartis’.
de enkelte ”forskelle” er i den forbindelse helt ubetydelige og bidrager ikke til at adskille
orifarms plaster fra novartis’. orifarm kunne således have udformet sit plaster på ad-
skillige andre måder. sagsøgtes plaster adskiller sig derfor ikke på netop de punkter, som
giver sagsøgers plaster særpræg, men forsøger i stedet at overtage disse.
det er åbenlyst, at orifarm har været helt klar over eksistensen af novartis’ produkt samt
det særprægede plasters udseende, da orifarm har parallelimporteret det originale pro-
dukt til danmark i adskillige år forud for lanceringen af orivast-plastret. derudover er
det meningen, at kopieringen af designet skal drage fordel af novartis’ gode rygte og
kvalitetsforventninger på markedet. det vil uundgåeligt føre til tvivl om oprindelsen på
markedet, og udgør således en grov krænkelse af novartis’ rettigheder i henhold til mar-
kedsføringslovens § 1.
                                             - 27 -
ligesom ved vurderingen af forveksleligheden i relation til en varemærkekrænkelse, så
er forskellene mellem plastrenes udseende små og af mindre betydning.
farveforskellene på de to plastre kan i teorien spille en rolle i krænkelsesvurderingen
under markedsføringslovens § 1. i denne sag synes farverne dog ikke at være meget for-
skellige fra hinanden, når man sammenligner det originale plaster, som markedsføres og
sælges i danmark med orifarms plaster. derudover er novartis’ plastre ikke grundlæg-
gende i deres visuelle udseende karakteriseret ved hudfarven på det cirkulære område,
men af det faktum, at det cirkulære område i midten er tydeligt adskilt og differentieret
fra det transparente, firkantede bageste lag.
derudover, så har orifarm designet det cirkulære område i deres plaster på en semi-
transparent måde for i særdeleshed at få dette til at til at være næsten identisk med no-
vartis’ plaster, når dette holdes i hånden. den relevante personkreds vil således ikke anse
et plaster med eksempelvis et hvidt cirkulært område i stedet for et hudfarvet cirkulært
område, som et plaster af anden oprindelse.
den relevante personkreds vil betragte selve plastret (cirkulære område i midten og det
beskyttende lag) som en helhed, da selve plastret er det, som adskiller produktet fra an-
dre behandlinger af demens relateret til alzheimers sygdom.
at tilføre et varemærke til et kopiprodukt spiller måske en lille rolle i vurderingen af for-
veksleligheden mellem det originale produkt og et kopiprodukt.
den relevante personkreds vil ikke tage sådan information på orifarms plastre i betragt-
ning i deres helhedsindtryk af designet/udseendet, da det udelukkende er af beskrivende
karakter og derfor ikke siger noget om plastrets oprindelse. det er derfor irrelevant for
denne sag. som forklaret ovenfor, så ville denne påskrift, selv hvis den ikke var beskri-
vende, stadig ikke blive bemærket af den relevante personkreds, som i stedet ville foku-
sere på plastrenes designelementer for at adskille disse.
orifarm har derfor markedsført et produkt til brug for behandling af den samme sygdom
som novartis’ exelon plaster ved at bruge et plaster, hvis overordnede udseende er
næsten identisk med det overordnede udseende på novartis’ plaster.
endelig er det veletableret, at forskellene mellem emballagedesignet på de originale pro-
dukter og emballagedesignet på kopiprodukterne er af mindre relevans når man betrag-
ter anliggender omkring krænkelse. derfor gør emballeringen af orivast-produktet og
anvendelsen af orivast-varemærket på den yderste emballering af det krænkende
produkt ikke kopiproduktet lovligt. emballagen er ikke synlig, når kopiproduktet an-
vendes af patienten eller påsættes af sygeplejeren og af den årsag er det uden relevans at
konstatere, hvorvidt orivast-plastret udgør en billig kopi eller ej.
det kan således konstateres, at der er en betydelig forvekslingsrisiko og et betydeligt
sammenfald af plastrenes udformning/fremtoning. yderligere, må det anses for utvivl-
somt, at orifarms plaster, på grund af den nærgående efterligning, vil blive forvekslet
med novartis’. dette er tillige understøttet af både de tyske og spanske undersøgelser,
som beskrevet nærmere ovenfor. endelig skal det bemærkes, at hensynet til en sund og
loyal konkurrence utvivlsomt også tilsiger, at orifarms opførsel må anses for en klar
overtrædelse af novartis’ rettigheder i henhold til markedsføringsloven.
                                               - 28 -
orifarms’ plaster udgør således en klar og grov overtrædelse af markedsføringslovens §
1.
1.5    orifarms plaster krænker også novartis’ rettigheder i henhold til markedsførings-
       lovens § 18
som nævnt ovenfor, har udseendet på det originale plaster særpræg og er i stand til at
afgøre produktets oprindelse. formålet med plastrets udseende er at indikere produktets
oprindelse og som sådan er det originale plaster beskyttet af markedsføringslovens § 18
som et forretningskendetegn.
som det ligeledes er angivet ovenfor, er orivast-plastret næsten identisk med det ori-
ginale plaster og er blevet udviklet til at drage uretmæssig fordel af det originale pro-
dukt.
af den grund udgør orivast-plastret også en grov krænkelse af det originale plaster i
henhold til markedsføringslovens § 18.
2.      betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud
2.1    betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud er opfyldt
novartis gør gældende, at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud i henhold til
retsplejelovens § 413, stk. 1 – 3 er opfyldt, da novartis kan bevise eller sandsynliggøre, at
novartis er indehaver af varemærkerettighederne til det pågældende varemærke og at
import markedsføring og salg af plastret lanceret af orifarm udgør en krænkelse af no-
vartis’ rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 1 og 18
samt ctmr art. 9.
novartis er bekendt med, at der for tiden udstedt et forbud mod det pågældende plaster
på basis af krænkelse af novartis’ patentrettigheder. da orifarm imidlertid alene er holdt
inde med at bruge plastret som følge af forbuddet, må det dog forventes, at orifarm gen-
optager og fortsætter denne krænkende adfærd, såfremt fogedforbuddet hæves, og at
novartis’ rettigheder vil være fortabt, hvis novartis henvises til at rejse et civilretligt krav
for at påberåbe sig sit krav. orifarm har aldrig fremlagt en processuel erklæring om, at de
vil holde sig fra at markedsføre det omtvistede plaster. derfor er det faktum, at orifarm i
en periode har markedsført det omtvistede plaster, ikke tilstrækkeligt til, at orifarm nu
kan undgå den igangværende retssag.
skulle det usandsynlige ske, at retten hæver forbuddet mod orifarm, så skal novartis
betale erstatning til orifarm i det omfang, at novartis ikke kan bevise, at de kunne have
forhindret markedsføring og salg af det omtvistede plaster baseret på andre rettigheder
tilhørende novartis.
…
novartis’ rettigheder kun kan sikres ved et forbud, idet det kan tage flere år, før en ende-
lig dom er tilgængelig og den efterfølgende håndhæves.
novartis har valgt at adskille håndhævelsen af deres rettigheder, da det virker mere pas-
sende på grund af de særlige omstændigheder der foreligger i den aktuelle sag.
                                             - 29 -
novartis har således en juridisk interesse i, at konflikten også afgøres hvad danmark
angår.
hvad angår sagen om sverige har novartis netop opnået endeligt forbud baseret på sine
patentrettigheder. uanset gør de samme argumenter som anført ovenfor sig gældende
her, som for danmark. derudover bemærkes det, at så længe novartis’ eu
varemærkeregistrering ikke er endeligt ugyldiggjort, så er novartis indehaver af en
gyldig varemærkeregistrering, som i sig selv må anses for værende gyldig og eksigibel
ved de nationale ef varemærkedomstole i henhold til ctmr art 99 (1). skulle det
usandsynlige ske, at novartis’ eu varemærkeregistrering udslettes, så kan orifarm
anmode om en genoptagelse af forbudssagen for på denne måde at få retten til at tage
stilling til, om fogedforbuddet fortsat er berettiget. endelig vil en ophævelse af novartis’
eu varemærkeregistrering ikke have nogen indflydelse på de påstande, som er fremsat
på basis af markedsføringslovens § 1.
orifarm har anført, at kravet i retsplejeloven § 413, nr. 2 ikke er opfyldt, da orifarm ikke
siden den 18. august 2014 har markedsført det gamle plaster.
dette anbringende er ikke relevant, da det "gamle" plaster ikke markedsføres på grund af
forbuddet mod orifarms plastre som sådan - både det gamle og det nye plaster. således
kunne orifarm faktisk markedsføre det "gamle plaster" i det øjeblik forbuddet løftes, hvis
dette skulle ske. desuden er det novartis’ opfattelse at orifarm stadig ville markedsføre
det "gamle" plaster, hvis de ikke var blevet mødt af et forbud, især da de sandsynligvis
har lagre af produkter, der stadig kan markedsføres.
…
en udtalelse fra orifarm om, at ’det "gamle" plaster ikke markedsføres mere’ er ikke til-
strækkeligt grundlag til at lægge til grund, at det ikke er sandsynligt, at modpartens ad-
færd nødvendiggør nedlæggelse af fogedforbud *…+ orifarm skal bevise, at det "gamle"
plaster ikke vil blive markedsført igen, og orifarm har ikke fremlagt nogen beviser til
støtte for deres påstand.
novartis har selvfølgelig en interesse i at modarbejde et muligt erstatningskrav, også
selvom det under nuværende sag kun relaterer sig til tab af omsætning i relation til det
“gamle plaster” og ikke tab af omsætning i relation til det ”nye plaster”. det er et
spørgsmål om at reducere mulige tab, hvilket er en anerkendt lovlig grund. …
det faktum, at orifarm ikke er forhindret i at kræve erstatning for tab af omsætning med
hensyn til det “nye plaster”, ændrer ikke situationen.
desuden er novartis ikke enig med orifarm i, at ordlyden i replikken kan betragtes som
en bindende processuel erklæring, eftersom det er anført, at orifarms "nye" plaster meget
vel kunne være en krænkelse af novartis’ rettigheder.
udtalelsen sigter kun mod at præcisere rækkevidden af den nuværende varemærke-
/markedsførings-sag for at sikre, at de to plastre ikke forveksles.
desuden er udtalelsen fremsat under forbudssagen, så selvom den fejlagtigt kan misfor-
stås som en processuel erklæring, bør den i så fald kun være begrænset til forbudssagen
                                                     - 30 -
       baseret på novartis’ varemærkerettigheder og rettigheder efter markedsføringsloven,
       men ikke i tilfælde af en eventuel hovedsag på samme fundament.
       desuden er udtalelsen i replikken helt klart en hensigtserklæring og ikke en processuel
       erklæring. for at være en bindende processuel erklæring, bør erklæringen være klar og
       udtrykke en egentlig handling for at medføre juridiske forpligtelser. på grund af sin art,
       kan en hensigtserklæring ikke have styrke til at være en bindende processuel erklæring.
       2.2    novartis har handlet rettidigt for at opnå fogedforbud
       orifarm har udtalt, at novartis har fortabt retten til at anlægge sag mod orifarm på basis
       af krænkelser på grund af mangel på handling, og hævder at novartis måtte have været
       bekendt med udseendet på orivast-plastret, da det blev registreret hos de medicinal-
       myndighederne i marts 2013. novartis blev dog først opmærksom på at orivast-
       plasteret blev udbudt til salg på markedet i begyndelsen af 2014, og den mulige passivi-
       tetsvurdering skal foretages fra den første markedsføring af orifarms produkt den 3. fe-
       bruar 2014.
       novartis havde ikke mulighed for at kende til den konkrete udformning af orifarms pla-
       ster inden det blev markedsført.
       det faktum, at orifarm har anmodet om godkendelse af orivast-plastret for næsten et
       år siden, er ikke til hinder for, at novartis tager midlertidige forholdsregler nu. den rele-
       vante dato er den dato, hvor orifarm påbegynder markedsføring og/eller salg af kopi-
       produktet på markedet, og det er først sket indenfor de sidste par uger.
       sagsøger anlagde sag den 11. august 2014. i forløbet frem hertil foregik der en skriftud-
       veksling mellem parterne.
       2.3    sikkerhedsstillelse
       med henvisning til den åbenlyst ulovlige karakter af orifarms markedsføring anmoder
       novartis om, at dette krav afvises af den simple grund, at det omtvistede produkt på nu-
       værende tidspunkt ikke er på markedet i danmark eller i sverige, og at sagsøgte således
       ikke vil lide noget tab i danmark, når retten udsteder forbuddet. i den udstrækning situa-
       tionen ændrer sig, kan sagsøgte anmode retten om at genoverveje udstedelsen af en ga-
       ranti.
       i det omfang retten ikke vil acceptere den ovenfor anførte argumentation, bestrider no-
       vartis de tal, der er fremlagt af orifarm som spekulationer uden værdi.
       2.4    omkostninger
       i det omfang retten udsteder et forbud, anmoder novartis retten om at træffe beslutning
       om tildeling af omkostninger til novartis på baggrund af sagens omfang og omstændig-
       heder.”
for orifarm er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument
af 20. november 2015, hvoraf blandt andet fremgår:
                                               - 31 -
”1.1 indledning
1.1          sagens problem
novartis ag og novartis healthcare a/s' (omtales herefter samlet som "novartis") påstande
vedrører et særligt medicinsk plaster, orivast, som orifarm generics a/s (herefter "orifarm")
markedsførte indtil august 2014.
novartis gør på den ene side gældende, at dette plaster krænker novartis' rettigheder i medfør
af forordning nr. 207/2009 ("varemærkeforordningen"), varemærkeloven og markedsføringslo-
ven, og at der på dette grundlag skal nedlægges et midlertidigt forbud, jf. retsplejelovens § 413,
jf. § 411.
orifarm gør på den anden side gældende, at novartis' påberåbte rettigheder efter varemærke-
forordningen, varemærkeloven og markedsføringsloven ikke kan danne grundlag for et forbud,
og at forbudsbetingelserne i øvrigt ikke er opfyldt.
1.2          de af orifarm markedsførte produkter (orivast-plasteret)
det er for bedømmelsen af novartis' påstande vigtigt at holde sig for øje, at orifarm har mar-
kedsført to versioner af orivast-plasteret; (1) et gammelt plaster som blev markedsført fra fe-
bruar til august 2014, og (2) et nyt plaster, som blev markedsført i danmark fra august 2014 og
indtil novartis fik nedlagt forbud mod salget under henvisning til sine patentrettigheder.
novartis' påstande retter sig alene mod et udgået produkt: det gamle plaster (som er afbildet i
bilag 41 og bilag a). dette plaster omtales herefter som "det udgåede plaster", mens det plaster,
som blev lanceret i stedet, omtales som "orifarms nye plaster".
orifarms nye plaster er - indtil for nyligt - blevet markedsført i sverige, og det vil blive mar-
kedsført i danmark, når forbuddet i patentsagen skulle blive ophævet.
for så vidt angår orifarms nye plaster har novartis erklæret, at man ikke vil "håndhæve" sine
rettigheder over for dette plaster i denne forbudssag.
sagen er altså den, at novartis' påstande ikke retter sig mod det plaster, som orifarm har til
hensigt at markedsføre i danmark og sverige.
novartis' påstande retter sig alene mod dette plasters forgænger - det udgåede plaster.
2.           novartis' varemærkerettigheder
2.1          ef-varemærkerettigheder
den 25. oktober 2012 indgav novartis ag ansøgning om at få registreret et ef-varemærke på
udseendet af et medicinsk plaster (den beige cirkel i billedet nedenfor), når dette var placeret i
en beskyttende plasticfilm (den grå firkant i billedet nedenfor med en cirkel af "knopper"). no-
vartis opnåede den 13. marts 2014 registrering heraf:
                                              - 32 -
…
2.2           danske varemærkerettigheder
den 23. november 2012 indgav novartis ansøgning til patent- og varemærkestyrelsen om regi-
strering af plasterets udseende (ligeledes i den beskyttende plasticfilm) som dansk varemærke.
ved brev af 10. juli 2013 afslog patent- og varemærkestyrelsen novartis' ansøgning med den
begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede særpræg. novartis påklagede denne afgørel-
se til ankenævnet for patenter og varemærker.
ankenævnet for patenter og varemærker traf den 9. april 2014 afgørelse, hvorved patent- og
varemærkestyrelsens afgørelse blev opretholdt, dvs. at ankenævnet for patenter og varemær-
ker ligeledes vurderede, at plasteret ikke kun registreres som varemærke.
novartis indbragte herefter ankenævnet for patenter og varemærkers afgørelse for sø- og
handelsretten.
ved dom af 22. juni 2015 i sag v-33-14 gav sø- og handelsretten ankenævnet for patenter og
varemærker (og patent- og varemærkestyrelsen) medhold i, at exelon-plasterets udseende ikke
kunne registreres som dansk varemærke.
…
situationen er altså den, at samtlige tre danske instanser har været enige om, at det medicinske
plasters udseende (i den beskyttende plasticfilm) ikke har det fornødne særpræg til at kunne
udgøre et varemærke.
3.      novartis' rettigheder efter markedsføringsloven
novartis gør gældende, at exelon-plasterets udseende har et sådant fremtrædningsmæssigt
særpræg, at det nyder selvstændig beskyttelse mod efterligninger efter markedsføringslovens §
1, og at det udgåede plaster udgør en retsstridig efterligning.
dette bestrides.
det exelon-plaster, som novartis har solgt i danmark siden 3. december 2007, er afbildet i bilag
7:
som det ses ovenfor, er det markedsførte exelon-plaster forskelligt fra novartis' ef-
varemærkeregistrering, jf. bilag 17):
                                                - 33 -
4.      retlig interesse
idet novartis – som beskrevet i afsnit … "de af orifarm markedsførte produkter (orivast-
plasteret)" ovenfor - ikke har nedlagt påstand vedrørende orifarms nye plaster, og idet novartis
samtidig har erklæret ikke at ville nedlægge forbuds- eller påbudspåstand vedrørende orifarms
nye plaster, må der tages stilling til novartis' retlige interesse i at få forbudt salg, markedsføring
m.v. af det udgåede plaster.
i replikken anfører novartis, at formålet med nærværende sag er at afskære orifarm fra at kræ-
ve erstatning, hvis det forbud, som pt. er nedlagt med henvisning til novartis' patentrettighe-
der, ophæves som uretmæssigt gjort.
novartis' rationale er tilsyneladende det, at hvis sø- og handelsretten – i nærværende sag – for-
byder orifarm at sælge det udgåede plaster, kan orifarm ikke kræve erstatning for sit tabte salg i
medfør af det uretmæssige forbud (i patentsagen), da orifarm – som følge af et forbud baseret
på novartis' varemærkerettigheder – alligevel ville have været afskåret fra at sælge det udgåede
plaster.
novartis ses dog ikke at have taget højde for det forhold, at forbuddet i patentsagen både om-
fatter det udgåede plaster og orifarms nye plaster.
dette betyder, at selv hvis novartis skulle få medhold i, at orifarm – pga. novartis' rettigheder
efter varemærkeforordningen og markedsføringsloven - ikke må sælge m.v. det udgåede plaster,
vil orifarm stadig kunne indtale et erstatningskrav for det tabte salg af orifarms nye plaster i
danmark, hvis forbuddet i patentsagen skulle blive ophævet.
orifarms nye plaster blev lanceret den 6. august 2014 i stedet for det udgåede plaster, og ori-
farms erstatningskrav for perioden fra 14. august 2014 (hvor forbuddet i patentsagen blev ned-
lagt) og indtil det tidspunkt, hvor forbuddet i patentsagen skulle blive ophævet, kan således
opgøres alene ud fra det tabte salg af orifarms nye plaster.
om der nedlægges forbud mod det udgåede plaster eller ej, vil altså ikke have nogen som helst
betydning for opgørelsen af orifarms erstatningskrav.
denne sag er derfor uden realitet, og det turde være åbenbart, at novartis ikke har den fornød-
ne retlige interesse i at få forbudt salget af det udgåede plaster. allerede af denne årsag må no-
vartis' påstande afvises.
5.             forbudsbetingelserne er ikke opfyldt
5.1            indledning
det følger af varemærkelovens § 43c, stk. 2, at de sædvanlige forbudsbetingelser skal være op-
fyldt, før end sø- og handelsretten kan nedlægge midlertidigt forbud i overensstemmelse med
novartis' påstand 1.
                                                - 34 -
5.2            den første forbudsbetingelse
5.2.1          novartis' varemærkeret
det følger af retsplejelovens § 413, nr. 1, at novartis i det mindste skal sandsynliggøre at have
den ret, der søges beskyttet ved forbuddet.
novartis' skal altså føre bevis for, 1) at den påberåbte ret er gyldig og 2) at denne ret krænkes af
orifarm.
5.2.2 gyldighed
det følger af varemærkeforordningens artikel 99 ("formodning om gyldighed – realitetsindsi-
gelse") (materialesamlingen s. 25), at ef-varemærkedomstolene anser et ef-varemærke for gyl-
digt, medmindre dets gyldighed anfægtes af sagsøgte med et modkrav om fortabelse eller
ugyldighed.
orifarm gør gældende, at formodningsreglen i varemærkeforordningens artikel 99 ikke frata-
ger sø- og handelsretten muligheden for at tage stilling til, om novartis har den ret, som påstås
krænket. det følger derimod af retsplejelovens § 411, jf. § 413, nr. 1, at sø- og handelsretten skal
tage stilling til, om novartis har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet.
for så vidt angår østre landsrets afgørelse i ufr 2008.2086ø, gør orifarm ikke gældende, at af-
gørelsen kan overføres 1:1 til denne sag. men afgørelsen illustrerer, at danske domstole kan
nægte at nedlægge forbud, hvis sagsøgte kan skabe berettiget tvivl om et ef-varemærkes gyl-
dighed.
novartis har i processkrift i da også erklæret sig enig i, at sø- og handelsretten skal foretage en
vurdering af, om novartis påberåbte ef-varemærke kan anses for gyldigt eller ej.
                                                    ***
orifarm gør gældende, at det påberåbte ef-varemærke ikke kan anses for værende gyldigt.
det bemærkes i den forbindelse, at novartis' ef-varemærke allerede er blevet erklæret ugyldigt
af 1) kontoret for harmonisering i det indre marked ("ohim") - hvilken afgørelse efterfølgende
er blevet stadfæstet af 2) ohims board of appeal -, og at både 3) patent- og varemærkestyrel-
sen og 4) ankenævnet for patenter og varemærker har nægtet at lade et tilsvarende varemærke
registrere i danmark, hvilken afgørelse er blevet stadfæstet af 5) sø- og handelsretten ved dom
af den 22. juni 2015.
det er altså tale om den helt særlige situation, at novartis har tabt samtlige sager, hvori en
domstol/klagemyndighed er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt plasterets udseende kan
udgøre et varemærke med virkning for danmark.
der er allerede på dette grundlag skabt en meget betydelig usikkerhed om, hvorvidt novartis'
ef-varemærke overhovedet er gyldigt og kan håndhæves med virkning for danmark, jf. vare-
mærkelovens § 2, stk. 2 og § 2, stk. 1, jf. § 13, stk. 1. og varemærkeforordningens artikel 7(1)(b),
7(1)(e)(ii) og 7(3).
navnlig er der skabt betydelig usikkerhed om, hvorvidt følgende omstændigheder har som
konsekvens, at novartis' ef-varemærke vil blive erklæret for endeligt ugyldigt inden for den
nærmeste fremtid:
                                                  - 35 -
       ef-varemærket består udelukkende af en udformning af varen, som er nødvendig for at
        opnå et teknisk resultat, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2, varemærkeforordningens artikel
        7(1)(e)(ii), og
       ef-varemærket mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 2, stk. 1, og varemærkeforord-
        ningens artikel 7(1)(b).
5.2.3 varemærkelovens § 2, stk. 2, varemærkeforordningens artikel 7(1)(e)(ii)
det følger af varemærkelovens § 2, stk. 2, og varemærkeforordningens artikel 7(1)(e)(ii), at der
ikke kan erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af en udformning af varen,
som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
…
orifarm gør gældende, at de væsentligste funktionelle træk ved udformningen af novartis' pla-
ster udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat.
…
til støtte for orifarms anbringende henvises til præmisserne i ohim's afgørelse af 4. september
2014, hvorved novartis' ctm-registrering blev erklæret ugyldig med henvisning til, at alle væ-
sentlige funktionelle træk ved plastrets udseende var nødvendige for at opnå et teknisk resultat.
endvidere henvises til afgørelse af 7. august 2015 fra ohims board of appeal, hvor board of
appeal afviste novartis' klage over ohims afgørelse.
særligt om "prikkerne"/forhøjningerne, der udgør en del af den beskyttende plastfolie, gør ori-
farm gældende (som også påpeget af ohim), at disse prikker er nødvendige for at opnå et tek-
nisk resultat.
prikkerne har således den eneste funktion, at de forhindrer, at plastfolien kommer i kontakt
med selve plastret under opbevaring og transport. denne adskillelse er vigtig, fordi der ellers
kan opstå den såkaldte "cold flow"-effekt mellem plasteret og plastfolien, som kan forkorte pla-
sterets holdbarhed.
en sådan teknisk løsning har da også tidligere været patentbeskyttet af et selskab i novartis-
koncernen. i bilag aj gives følgende beskrivelse af opfindelsen:
"formålet opnås på overraskende måde ved, at der på den del af bærelaget, som rager ud over hæfteklæbe-
fladen, er anbragt påsatte eller ud fra fladen dannede forhøjninger på den ene side af bærelaget, på hvilken
også substratstykket er anbragt, og som virker som afstandsholdere mellem bærelaget og posen." [ori-
farms understregninger]
dette patent (bilag aj) giver bl.a. følgende eksempel på, hvordan forhøjningerne (mærket som
nr. "33" i illustrationen) kan placeres på bærelaget (mærket som nr. "31" i illustrationen) (dvs.
plastfolien) i forhold til substratstykket (mærket som nr. "32" i illustrationen) (dvs. selve plaste-
ret):
                                               - 36 -
når formålet med forhøjningerne er at forhindre, at den ydre emballage kommer i berøring
med selve plastret, bør forhøjningerne i sagens natur placeres tæt på selve plastrets yderkant, jf.
bl.a. figur 6 fra bilag aj:
når plastret er rundt, vil forhøjningerne naturligt også placeres langs plasterets periferi, jf. også
eksemplet i figur 5 fra bilag aj, som vist nedenfor:
forhøjningerne på novartis' ef-varemærke har således alene til formål at udøve en teknisk
funktion.
…
denne "profile ring" er i patentet vist med følgende tegning:
bilag am illustrerer (lige som bilag aj), at forhøjningerne (og disses placering) alene har til
formål at sikre, at plastfolien ikke kommer i berøring med selve plasteret.
novartis kan derfor ikke påberåbe sig varemærkerettigheder til de afbildninger af plastrene,
som er fremlagt som bilag 7, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2, jf. § 2, stk. 2, og varemærkeforord-
ningens artikel 7(1)(e)(ii), og plasterets udseende kan derfor ikke – selv ved intensiv indarbej-
delse – udgøre et varemærke, jf. varemærkelovens § 3, stk. 2 og varemærkeforordningens arti-
kel 7(3)
…
det følger heraf - som også fastslået af ohim (i 2 instanser) - at novartis' ef-varemærke ikke
kan anses for gyldigt.
                                                  - 37 -
5.2.4 varemærkelovens § 2, stk. 1, og varemærkeforordningens artikel 7(1)(b)
for det tilfælde, at sø- og handelsretten - til forskel fra den europæiske varemærkemyndighed,
ohim, og dennes board of appeal - skulle nå frem til, at novartis' varemærke ikke er omfattet
af bestemmelserne i varemærkelovens § 2, stk. 2 og varemærkeforordningens artikel 7(1)(e)(ii),
gør orifarm gældende, at novartis' varemærke mangler særpræg, jf. varemærkelovens § 2, stk.
1 og varemærkeforordningens artikel 7(1)(b).
orifarm henviser i den forbindelse til afgørelserne fra patent- og varemærkestyrelsen, anke-
nævnet for patenter og varemærker og sø- og handelsretten. i alle tre tilfælde blev det fastslået,
at novartis' plaster mangler særpræg, dvs. kommerciel adskillelsesevne.
det følger af eu-domstolens praksis, at en gennemsnitsforbruger ikke er vant til at udlede va-
rens oprindelse af dens form, og at det derfor kun er et varemærke, som afviger betydeligt fra
normen eller branchesædvanen, der vil kunne have det fornødne særpræg til at kunne udgøre
et varemærke, …
der skal derfor foretages en vurdering af, om novartis' ef-varemærke afviger betydeligt fra
normen eller branchesædvanen. hvis dette ikke er tilfældet, savner novartis ef-varemærke
særpræg.
orifarm gør gældende, at novartis' ef-varemærke i betydelig grad ligner andre plastre, som
anvendes til medicinske formål, og som allerede findes på markedet, hvorfor varemærket sav-
ner særpræg, jf. forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) – c).
…
novartis' plasters udseende har således ikke det fornødne særpræg, og orifarm gør gældende,
at novartis ikke har løftet sin bevisbyrde for, at varemærket har opnået særpræg (ved indarbej-
delse) på ansøgningstidspunktet, og at der ej heller er sket efterfølgende indarbejdelse, jf. va-
remærkeforordningens artikel 52(2).
orifarm henviser i denne forbindelse til sø- og handelsrettens dom af 22. juni 2015 i sag v-33-
14, hvor sø- og handelsretten udtalte følgende om de markedsundersøgelser, som novartis
havde fremlagt til støtte for sit anbringende om indarbejdelse:
       "vedrørende spørgsmålet om varemærket er indarbejdet, bemærker retten, at der ved denne vurde-
       ring ikke kun skal tages hensyn til kendskabet hos speciallæger, der udskriver recept på exelon pla-
       strene, men at det relevante marked skal defineres ud fra kundegruppen med den laveste opmærk-
       somhed. i forhold til exelon omfatter det alle de såkaldte ’care givers’, der til daglig håndterer pla-
       strene, dvs. sygeplejersker, plejehjemsassistenter, hjemmeplejere og andet sundhedspersonale samt
       pårørende til patienter, der fortsat bor hjemme. de fremlagte markedsundersøgelser omfatter ikke
       alle disse kundegrupper og angår i øvrigt slet ikke danmark. undersøgelserne kan derfor ikke til-
       lægges nogen særlig vægt …" [orifarms understregninger]
det er de selvsamme markedsundersøgelser, der er fremlagt i denne sag, og disse markedsun-
dersøgelser kan ej heller tillægges nogen betydning i denne sag.
hvis sø- og handelsretten måtte finde, at disse undersøgelser kan tillægges betydning ved
vurderingen af indarbejdelse, gøres det gældende, at undersøgelserne ikke udgør tilstrækkelig
                                              - 38 -
dokumentation for indarbejdelse. hertil kommer, at novartis herudover har undladt at frem-
lægge tilstrækkelige beviser for indarbejdelse, som kunne have været med til at løfte novartis'
(tunge) bevisbyrde.
det må derfor lægges til grund, at der ikke er sket indarbejdelse, og at novartis ej heller har
etableret et dansk varemærke gennem ibrugtagning.
det bemærkes i samme forbindelse, at de fremlagte markedsundersøgelser ej heller er egnede
til at udgøre bevis for, at ef-varemærket kan anses for "velkendt", idet markedsundersøgelserne
ikke dokumenterer, at plasterets udseende er kendt af en betydelig del af den relevante offent-
lighed, herunder fordi markedsundersøgelserne slet ikke involverer patienter og "care-givers",
jf. gengivelsen ovenfor fra sø- og handelsrettens dom af 22. juni 2015 i sag v-33-14.
5.2.5 krænkelse
det følger af varemærkeforordningens artikel 9(1)(b) (materialesamlingen s. 21), at novartis
kan forbyde orifarm at sælge m.v. det udgåede plaster, hvis der er risiko for forveksling mellem
novartis' ef-varemærke og det udgåede plaster.
orifarm fastholder, at det udgåede plaster ikke krænkede novartis' ef-varemærke, idet
       novartis' ef-varemærke (i bedste fald) har ringe særpræg,
       der er forskel mellem novartis' ef-varemærkes og det udgående plasters udseende, og
       der ikke er risiko for forveksling mellem novartis' ef-varemærke og det udgåede plaster.
5.2.5.1        særpræg
som anført ovenfor, gør orifarm gældende, at novartis' plaster mangler særpræg.
hvis sø- og handelsretten skulle nå frem til, at novartis' plaster har tilstrækkeligt særpræg til
at kunne udgøre et varemærke, gør orifarm dog gældende, at dette særpræg er så begrænset, at
novartis' varemærke har et ganske snævert beskyttelsesomfang, hvilket betyder, at blot små
forskelle mht. mærke-lighed vil medføre, at der ikke er nogen forvekslingsrisiko.
5.2.5.2        mærke-lighed
det er disse mærker, som skal sammenlignes (det bemærkes, at billederne af det udgåede plaster
er taget på grøn baggrund):
som det ses heraf, er der bl.a. følgende forskelle:
-       plastfolien på det udgåede plaster var helt gennemsigtig, mens plastfolien i novartis' ef-
        varemærke er omtalt (og afbildet) i registreringen som havende farven "grå", jf. print fra
        ohim af den 9. september 2014.
                                                - 39 -
-       selve det udgåede plaster var semi-transparent, mens plasteret i novartis' ef-varemærke
        er omtalt (og afbildet) i registreringen som havende farven "beige", jf. print fra ohim af
        den 9. september 2014.
-       det udgåede plaster havde en dominerende sort tekst med angivelse af det aktive stof
        samt styrke (rivastigmine 9,5 mg/24h henholdsvis rivastigmine 4,6 mg/24h),
        mens plasteret i novartis' ef-varemærke ikke er påtrykt tekst.
-       det udgåede plaster (4,6 mg) (se til venstre ovenfor) havde betydeligt flere prikker (20)
        end novartis' ef-varemærke (15).
-       det udgåede plaster (9,5 mg) (se i midten ovenfor) havde betydeligt flere prikker (26) end
        novartis' ef-varemærke (15), ligesom at selve plasteret (den runde del) var betydeligt
        større end novartis' ef-varemærke.
henset i øvrigt til, at plastrets form er dikteret af ønsket om at nå et teknisk resultat, samt til
formens i øvrigt i givet fald særdeles beskedne særpræg, jf. det ovenfor anførte om manglende
særpræg, vil disse forskelle (mellem det udgåede plaster og novartis' ef-varemærke) medføre, at
der ikke er risiko for forveksling mellem de to, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra
…
hertil kommer, at gennemsnitsforbrugeren i forbindelse med vurderingen af receptpligtige læ-
gemidler lægger afgørende vægt ikke på lægemidlets form, men på lægemiddel-navn, pak-
ningsudformning samt farve herpå, ligesom samme gennemsnitsforbruger har en skærpet op-
mærksomhed ved lægemidler …
som bilag af-ag er fremlagt kopi af det ydre pakningsmateriale vedrørende det udgåede pla-
ster. som det ses heraf, var pakningerne for det udgåede plaster meget særprægede/markante
og stærkt afvigende fra novartis' tilsvarende pakningsmateriale for exelon (se bilag 17, eks-
trakten s. [625]). dette skal tillægges betydning ved forvekslelighedsvurderingen.
5.2.5.3        helhedsvurdering
(a)            vurderingen af en påstået forvekslingsrisiko
en mulig forvekslingsrisiko må bygge på den forudsætning, at såvel det påberåbte varemærke
som det påstået krænkende "mærke" – i den relevante offentligheds optik – faktisk også tjener
som et varemærke og dermed som angivelse af varens kommercielle ophav. orifarm bestrider,
at dette er tilfældet for så vidt angår novartis' ef-farvefigurmærke.
nærmere består en forvekslingsrisiko i, at to anvendte mærker er så ens, at det er sandsynligt,
at den relevante offentlighed vil antage, at den konkurrerende vare stammer fra den samme
virksomhed, som står bag varemærket, eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet
med varemærkeindehaveren.
vurderingen af den påståede forvekslingsrisiko hos den relevante offentlighed skal bero på en
global vurdering (helhedsvurdering), idet der skal tages højde for alle relevante faktorer i for-
hold til den konkrete sag og til købssituationen, herunder plastrenes pakningsmateriale, idet
det bemærkes, at den gennemsnitlige forbruger normalt opfatter et mærke som en helhed og
ikke vil analysere dets forskellige detaljer …
                                                - 40 -
sammenligningen skal foretages ved at vurdere de pågældende mærker i deres helhed…
(b)            "den relevante offentlighed"
for at kunne vurdere forvekslingsrisikoen, må det derfor først undersøges, hvem der skal anses
for at udgøre "den relevante offentlighed".
det følger af retspraksis fra eu-domstolen, at den relevante offentlighed er slutbrugeren, men
at for så vidt angår receptpligtige lægemidler kan den relevante offentlighed udvides til også at
omfatte læger og apotekere…
det er også klart efter eu-domstolens praksis … at der ikke er grundlag for at udelukke slut-
brugerne fra "den relevante offentlighed", selv for så vidt angår receptpligtige lægemidler …
(c)            fastlæggelsen af den relevante offentligheds opmærksomhedsniveau
eu-domstolen har fastslået, at den gennemsnitlige forbruger (som indgår i den relevante offent-
lighed) skal betragtes som "reasonably well informed" og "reasonably observant and cir-
cumspect", og at den relevante offentligheds opmærksomhedsniveau forventes at variere i for-
hold til, hvilken type varer eller tjenesteydelser, sagen drejer sig om (…).
ifølge eu-domstolens praksis … kan den relevante offentligheds opmærksomhedsniveau være
højere eller lavere afhængigt af, blandt andet, arten af de omhandlede produkter eller tjeneste-
ydelser og den viden, erfaring og købshistorik, som gælder for den relevante offentlighed. som
eksempler på områder, der er almindeligt anerkendt som nogle, der fører til en øget opmærk-
somhed hos den relevante offentlighed, er:
-       kostbare anskaffelser;
-       potentielt farlige anskaffelser;
-       loyalitet i forhold til et givent mærke; og
-       lægemidler
det er alment anerkendt, at den relevante offentligheds opmærksomhedsniveau er forholdsvis
højt i forhold til lægemidler, uanset om lægemidlerne er receptpligtige eller ej…
det fremgår endvidere af mange undersøgelser, samt af apotekernes forklaringer i højesterets
afgørelse af den 2. juli 2014 (ufr 2014.3195h), at patienter ved vurderingen af lægemidler og
dermed forvekslelighed lægger stor vægt på navnet og selve pakningen, herunder dens ud-
formning og farver, mens selve lægemidlets udseende ikke på samme vis opregnes som en væ-
sentlig faktor.
mens det sundhedsfaglige personale selvfølgelig har en særligt høj grad af opmærksomhed, når
det gælder receptpligtig medicin, så har slutbrugerne tilsvarende en forhøjet grad af opmærk-
somhed, simpelthen fordi patienterne køber disse produkter for at påvirke deres helbred.
omend receptpligt ikke i sig selv udelukker enhver risiko for forveksling … så vil receptpligt
dog føre til, at forveksling i praksis er højst usandsynligt i relation til novartis' ef-varemærke,
jf. de beskrevne forskelle på mærkerne ovenfor og novartis' ef-varemærkes i bedste fald be-
skedne særpræg.
                                                 - 41 -
hertil kommer, at selve orivast-pakningen er meget særpræget og markant og afviger væ-
sentligt fra exelon-pakningen.
da orifarm, endvidere anvender det generiske navn rivastigmine på selve plasteret (og
orivast på den ydre pakning), og mærkerne også farvemæssigt adskiller sig fra hinanden, er
mærkerne ud fra en helhedsvurdering ikke forvekslelige.
på denne baggrund gøres det samlet set gældende, at den relevante offentligheds opmærksom-
hedsniveau i forhold til disse produkter er skærpet og højt, og at dette forhold i sig selv modsi-
ger en forvekslingsrisiko i denne sag under de foreliggende omstændigheder.
2.2            krænkelse af novartis' rettigheder efter markedsføringsloven
markedsføringslovens § 1 yder en begrænset efterligningsbeskyttelse. forudsætningen for at
opnå en sådan efterligningsbeskyttelse er, at det "originale" produkt har et tilstrækkeligt sær-
præg, at der er forvekslingsrisiko mellem det originale produkt og det konkurrerende produkt
(alternativt, at det konkurrerende produkt "snylter" på det originale produkts renommé), og at
den konkurrerende virksomhed har handlet i ond tro …
orifarm gør følgelig gældende, at udseendet på sagsøgernes exelon-plaster ikke nyder beskyt-
telse efter markedsføringslovens § 1, idet exelon-plasterets udseende er en konsekvens af den
tekniske løsning, der er valgt.
selv hvis sø- og handelsretten skulle nå frem til, at exelon-plasterets udseende ikke "i alt væ-
sentligt [er] en konsekvens af den tekniske løsning, der er valgt...", gør orifarm gældende, at exelon-
plasterets udseende ikke har det fornødne særpræg.
at dette er tilfældet, følger både af patent- og varemærkestyrelsens afvisning af at registrere
exelon-plasterets udseende som figurmærke, ankenævnet for patenter og varemærkers efter-
følgende afgørelse herom og sø- og handelsrettens afgørelse af 22. juni 2015 (sag nr. v-33-14).
alle tre afgørelser understreger, at exelon-plasteret ikke har et "iboende"/"naturligt" særpræg,
og at et sådant særpræg alene kan etableres gennem brug. at de norske og tyrkiske varemær-
kemyndigheder har vurderet, at exelon-plasteret har særpræg, er irrelevant for nærværende
sag.
novartis har ikke fremlagt nogen form for dokumentation til støtte for sit anbringende om, at
exelon-plasteret har opnået særpræg gennem indarbejdelse i danmark. de spørgeundersøgel-
ser, som novartis har gennemført i spanien, tyskland og polen er åbenbart uegnede til at kun-
ne udgøre dokumentation for indarbejdelse i danmark, …
det forhold, at der ikke findes andre plastre til medicinske behandlinger i danmark med eksakt
samme udseende som exelon-plasteret, kan ikke føre til, at exelon-plasteret må anses for at ha-
ve det fornødne særpræg.
videre gør orifarm gældende, at de fremlagte salgstal for exelon-plasteret ikke er bevis for, at
exelon-plasteret har opnået særpræg i danmark, …
på denne baggrund gør orifarm gældende, at den første forbudsbetingelse ikke er opfyldt for
så vidt angår markedsføringslovens § 1.
                                                   - 42 -
7.            den anden forbudsbetingelse – "adfærd nødvendiggør"
det følger af retsplejelovens § 413, nr. 2, at retten kan nedlægge et midlertidigt forbud, hvis sag-
søgeren i det mindste sandsynliggør, at "modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud el-
ler påbud".
…
det betyder, at novartis (i det mindste) skal sandsynliggøre, at orifarm - nu og her - krænker
novartis' rettigheder, eller at orifarm, hvis forbud ikke nedlægges, inden for en ret snæver tids-
ramme vil "udbyde, markedsføre, distribuere og sælge, herunder importere og eksportere eller på anden
måde at bringe plastrene som vist i bilag 1 på markedet i danmark og sverige."
…
hertil bemærker orifarm, at novartis' henvisning tværtimod understøtter, at den anden for-
budsbetingelse ikke er opfyldt i denne sag.
det fremgår således af s. 289 i "retshåndhævelse af immaterialrettigheder" (andersen, carlquist
og rubinstein; 2006), at der ikke kan nedlægges forbud, hvis der er objektivt konstaterbare for-
hold, som understøtter, at den påstående krænker har indstillet den (påståede) krænkende
handling.
det er netop hvad orifarm har gjort, idet orifarm har lanceret et andet produkt i stedet for det
udgåede plaster (nemlig orifarms nye plaster).
det må herefter stå klart, at betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 2 ikke er opfyldt, idet:
      orifarm ikke siden august 2014 har foretaget den handling, som novartis vil have ned-
       lagt forbud mod (markedsføring m.v. af det udgåede plaster, der er vist i bilag 1),
      orifarm ikke har til hensigt at genintroducere det udgåede plaster i danmark eller sverige,
       og
      idet novartis har erklæret, at man ikke "vil håndhæve sine rettigheder" over for den hand-
       ling, som orifarm vil foretage i sverige og i danmark, når og hvis forbuddet i patentsa-
       gen skulle blive ophævet (markedsføring m.v. af orifarms nye plaster, der er vist i bilag
       b).
8.            den tredje forbudsbetingelse
det følger af retsplejelovens § 413, nr. 3, at retten kan nedlægge et midlertidigt forbud, hvis sag-
søgeren i det mindste sandsynliggør, at "at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis
parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse".
orifarm bemærker i den forbindelse, at novartis' erklærede formål med denne sag er at få slået
fast, om novartis kan forbyde orifarm at sælge det udgåede plaster på grundlag af novartis' ret-
tigheder efter varemærkeforordningen, varemærkeloven og markedsføringsloven. når en så-
dan afgørelse skulle foreligge, ville novartis kunne fremlægge denne i patentsagen - for herved
at kunne dokumentere, at orifarm ville krænke novartis' varemærkerettigheder ved at sælge
plasteret.
                                               - 43 -
hvis dog novartis skal kunne bruge en sådan afgørelse til at afværge orifarms evt. erstatnings-
krav i patentsagen (skulle forbuddet i patentsagen blive ophævet), må det dog forudsætte, at
der foreligger en retskraftig afgørelse om spørgsmålet.
en sådan (retskraftig) afgørelse vil – selv hvis novartis skulle få medhold i nærværende for-
budssag – først foreligge, når den efterfølgende hovedsag er afsluttet med en retskraftig dom, jf.
retsplejelovens § 425.
novartis' mulighed for at opnå sin (påståede) ret vil således ikke forspildes, hvis novartis hen-
vises til at anlægge en almindelig retssag, eller hvis novartis henvises til at nedlægge en rele-
vant forbudspåstand (baseret på sine hævdede kendetegnsrettigheder) i den patenttvist, som pt.
verserer ved sø- og handelsretten.
på baggrund af ovenstående gøres det gældende, at ej heller den tredje forbudsbetingelse er op-
fyldt.
9.             novartis' påstand 2 (beslaglæggelse)
det følger af retsplejelovens § 423, stk. 1, at retten – hvis forbud nedlægges – kan beslaglægge
rørligt gods, hvis der er "bestemte grunde" til at antage, at dette vil blive anvendt til at overtræde
forbuddet.
der påhviler altså sagsøgeren en skærpet bevisbyrde for, at det rørlige gods vil blive anvendt til
at overtræde forbuddet.
orifarm gør gældende, at betingelserne i retsplejelovens § 423, stk. 1, ikke er opfyldt, idet der
ingen holdepunkter er for at antage, at de af påstanden omfattede produkter (det udgåede pla-
ster) vil blive anvendt til overtrædelse af et eventuelt forbud.
det bemærkes da også i denne forbindelse, at novartis slet ikke har fremsat anbringender til
støtte for sin anmodning om beslaglæggelse.
10.            sagsomkostninger
det gøres gældende, at novartis skal betale sagsomkostninger til orifarm a/s for de udgifter,
der har været forbundet med, at novartis har inddraget orifarm a/s i sagen, uanset at det –
som følge af den verserende sag vedrørende patentrettigheder - må have været klart for novar-
tis, at det udgåede plaster er blevet markedsført af orifarm (generics a/s).
det bemærkes i den forbindelse yderligere, at novartis' indstævning af orifarm a/s har påført
orifarm a/s udgifter, som ikke har kunnet "genbruges" i sagen mod orifarm, hvorfor orifarm
a/s bør tilkendes sagsomkostninger til dækning heraf.
orifarm gør videre gældende, at novartis skal dække orifarms rimelige omkostninger. det må
i den forbindelse tillægges betydning, at novartis ikke har bidraget til sagens oplysning, her-
under ved at novartis ikke loyalt har oplyst sø- og handelsretten og orifarm om, at den påbe-
råbte rettighed var blevet erklæret ugyldig af ohim, og at både patent- og varemærkestyrelsen
og ankenævnet for patenter og varemærker havde nægtet at lade et identisk mærke registrere
som varemærke i danmark.
retten bør ved omkostningsfastsættelsen lægge vægt på sagens meget betydelige omfang og
kompleksitet, herunder også længden på sagsøgernes processkrifter og det omfattende bilags-
materiale.”
                                                  - 44 -
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
orifarms udgåede udgave af orivast-plasteret, som denne sag omhandler, blev markedsført
i perioden fra 3. februar 2014 til 6. august 2014, hvor plasteret af producenten blev erstattet
med et nyt plaster. det nye plaster blev markedsført i danmark frem til sø- og handelsret-
tens forbudskendelse af 12. august 2014, der tillige omfatter det udgåede plaster. orifarms
administrerende direktør, ulrik ernst rasmussen, har for retten under strafansvar erklæret,
at orifarm ikke fremover vil importere, sælge eller markedsføre det udgåede plaster, ligesom
han har forklaret, at det udgåede plaster ikke længere bliver produceret af producenten.
under hensyn til, at det plaster, som denne sag drejer sig om, således ikke har været mar-
kedsført i danmark siden den 6. august 2014, at plasteret er omfattet af et forbud, der stadig
er nedlagt, og at der ikke er udsigt til, at plasteret vil blive genindført på det danske marked,
hvis forbuddet ophæves, finder retten, at novartis hverken har godtgjort eller sandsynlig-
gjort, at muligheden for at opnå sin ret vil forspildes ved at afvente tvistens retlige afgørelse
ved almindelig rettergang, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3, hvorfor orifarm skal frifindes.
efter sagens udfald skal novartis betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til orifarm. beløbet
dækker rimelige omkostninger til advokatbistand eksklusiv moms og er fastsat ud fra sagens
karakter, omfang og forløb.
                                         thi bestemmes:
orifarm a/s frifindes.
novartis ag og novartis healthcare a/s skal inden 14 dage in solidum betale 50.000 kr. i
sagsomkostninger til orifarm a/s. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
torben svanberg                        lise krüger andersen               flemming bent lindeløv
               - 45 -
            (sign.)
         ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
  sø- og handelsretten, den
