                     højesterets kendelse
                       afsagt fredag den 6. september 2013
sag 292/2012
tryg forsikring a/s
(advokat frank bøggild)
mod
repono holding ab
og
trygg-hansa försäkringsaktiebolag
(advokat lisbet andersen for begge)
tryg forsikring a/s (i det følgende tryg) har anmodet om, at der stilles præjudicielle
spørgsmål til eu-domstolen.
repono holding ab og trygg-hansa försäkringsaktiebolag (i det følgende under ét trygg-
hansa) har protesteret herimod.
i påkendelsen har deltaget tre dommere: jon stokholm, vibeke rønne og jens peter christen-
sen.
den foreliggende sag
varemærket ”trygg hansa” <fig> blev registreret som varemærke i danmark den 28.
maj 1993. varemærket er registreret i vareklasse 36: forsikringsvirksomhed, finansiel virk-
somhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.
denne sag angår, hvorvidt trygg-hansa har gjort reel brug her i landet af varemærket
”trygg hansa” <fig> i perioden 18. november 2005 til 18. november 2010, jf. varemær-
kelovens § 25, stk. 1. er brugspligten ikke opfyldt, kan varemærket ophæves helt eller delvist
for de varekategorier, varemærket er registreret for.
                                                - 2 -
ved dom af 17. august 2012 frifandt sø- og handelsretten trygg-hansa for trygs principale
påstand om ophævelse af trygg-hansas varemærke. sø- og handelsretten anførte i den for-
bindelse bl.a. følgende:
”den foreliggende dokumentation vedr. brugen af varemærket i danmark i 5-års brugsperio-
den viser, at trygg-hansa har sendt forsikringsbreve/policer/opkrævninger til et antal danske
kunder, der har tegnet forsikring hos trygg-hansa for deres fritidshuse i sverige. der er mel-
lem parterne omtrentlig enighed om antallet af kundeforhold i 5-årsperioden, og der er enig-
hed om, hvilket retten kan tiltræde, at denne divergens er uden betydning for sagens afgørelse.
antallet, ca. 35, er efter det foreliggende under alle omstændigheder højere end antallet, ca.
25, i den tidligere periode, som patent- og varemærkestyrelsen traf afgørelse om.
det er rettens vurdering, at trygg-hansa efter tjenesteydelsens art og aftagerforholdene på
markedet for tjenesteydelsen må anses for i perioden at have gjort erhvervsmæssigt relevant
og tilstrækkelig brug af varemærket med henblik på at fastholde eller erhverve markedsandele
for tjenesteydelsen. retten finder herefter, at trygg-hansa har gjort reel brug af varemærket i
den foreliggende periode.”
sø- og handelsretten begrænsede trygg-hansas varemærkeret til ”forsikringsvirksomhed,
nemlig forsikring af fritidshuse i sverige”. sø- og handelsretten vurderede, at trygg-hansa
kun for denne varekategori havde opfyldt sin brugspligt. sø- og handelsretten tog herved
trygs mere subsidiære påstand til følge.
spørgsmål, der ønskes forelagt for eu-domstolen
tryg har under forberedelsen af sagen for højesteret anmodet om, at der stilles præjudicielt
spørgsmål til eu-domstolen vedrørende formuleringen ”reel brug af varemærket i den på-
gældende medlemsstat”, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1.
spørgsmålet er formuleret således:
       ”skal artikel 10 i direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af
       medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at fremsendelse til dan-
       ske adresser af et beskedent antal fakturaer/policer påført et dansk registreret varemærke
       i sig selv udgør reel brug af mærket i danmark, når a) den relevante tjenesteydelse be-
       står af en fritidshusforsikring, der ingen tilknytning har til danmark men udelukkende
       udbydes fra, leveres i og relaterer sig til en anden medlemsstat (sverige), og b) frem-
       sendelsen af fakturaer/policer til danske adresser alene sker af praktiske årsager, idet
       forsikringstageren kun lejlighedsvis formodes at befinde sig i fritidshuset i sverige.”
                                                - 3 -
trygg-hansa mener ikke, at der er grundlag for at stille spørgsmål til eu-domstolen. såfremt
spørgsmål skal stilles, har trygg-hansa formuleret følgende alternative spørgsmål:
       ”skal artikel 10 i direktiv 2008/95/ef af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af
       medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at fremsendelse til dan-
       ske kunder i danmark af breve og fakturaer påført et dansk registreret varemærke udgør
       reel brug af varemærket i danmark, når de relevante tjenesteydelser består af forsikrin-
       ger af fritidshuse, som de danske kunder ejer i en anden medlemsstat (sverige), og de
       pågældende breve og fakturaer sendes til danmark fra denne anden medlemsstat.”
retsgrundlaget mv.
ifølge artikel 10, stk. 1, i varemærkedirektivet (2008/95/ef) hedder det under overskriften
”brugen af varemærket”:
”såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har
gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser,
for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år,
underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger
skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.”
de sanktioner, der omtales i bestemmelsen, omfatter bl.a. fortabelse af retten til at gøre er-
hvervsmæssig brug af varemærket.
varemærkelovens § 25, stk. 1, har en ordlyd svarende til varemærkedirektivets artikel 10, stk.
1. efter varemærkelovens § 25, stk. 1, er det afgørende for, om brugspligten er opfyldt, hvor-
vidt der er ”gjort reel brug af varemærket her i landet”.
eu-domstolen har udtalt sig om begrebet ”reel brug af varemærket i den pågældende med-
lemsstat” i flere sager. det drejer sig, for så vidt angår nationale varemærker, f.eks. om eu-
domstolens dom af 11. marts 2003 i sag c-40/01, ansul bv mod ajax brandbeveiliging bv,
og eu-domstolens kendelse af 27. januar 2004 i sag c-259/02, la mer technology inc. mod
laboratoires goemar sa.
i sag c-40/01, ansul bv mod ajax brandbeveiliging bv udtalte eu-domstolen i præmis 36-
39:
                                                - 4 -
      ”36. ved ”reel brug” skal følgelig forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene
      med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. brugen skal være
      i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere op-
      rindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bru-
      ger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tje-
      nesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.
      37. det følger heraf, at en ”reel brug” af varemærket forudsætter, at dette bruges på
      markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke
      alene inden for den pågældende virksomhed. beskyttelsen af varemærket, og de rets-
      virkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, kan ikke opret-
      holdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller
      bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med
      det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra
      andre virksomheder. varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der
      allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring - som virksomheden har forbe-
      redt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekam-
      pagner - er umiddelbart forestående. en sådan brug kan både foretages af varemærkein-
      dehaveren og, som fastsat i direktivets artikel 10, stk. 3, af en tredjemand, der har tilla-
      delse til at bruge mærket.
      38. ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der endelig tages hensyn
      til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anven-
      des handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må
      anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller
      tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket.
      39. under hensyn til omstændighederne i de konkrete tilfælde kan det således være be-
      rettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige
      forhold på det relevante marked samt til omfanget og hyppigheden af brugen af mærket.
      det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang,
      for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den på-
      gældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked.”
i sag c-259/02, la mer technology inc. mod laboratoires goemar sa udtalte eu-domstolen
i præmis 20-26:
      ”20. heraf fremgår, at besvarelsen af varemærkeindehaverens rettigheder er betinget af,
      at der er gjort reel erhvervsmæssig brug af mærket på markedet for de varer eller tjene-
      steydelser, for hvilke det er blevet registreret i den pågældende medlemsstat.
      21. desuden fremgår det af ansul-dommens præmis 39, at brug af varemærket i visse
      tilfælde - selv om denne brug ikke har et betydeligt kvantitativt omfang - kan betegnes
      som reel i direktivets forstand. selv en meget lille brug af varemærket kan således være
      tilstrækkelig til, at denne brug kan betegnes som reel, forudsat at denne brug i den på-
      gældende branche kan anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markeds-
      andele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket.
                                                 - 5 -
       22. spørgsmålet, om en brug er kvantitativ tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve
       markedsandele for de pågældende varer eller tjenesteydelser, afhænger af flere forhold
       samt af en konkret vurdering, der i hvert enkelt tilfælde påhviler den nationale ret. va-
       rernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af bru-
       gen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske
       varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende
       enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge
       vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning.
       23. det fremgår ligeledes af præmis 35-39 i ansul-dommen, at det relevante markeds
       egenskaber, der har en direkte betydning for varemærkeindehaverens markedsførings-
       strategi, ligeledes kan tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger reel
       brug.
       24. tilsvarende kan den omstændighed, at varemærket anvendes af en enkelt kunde, der
       importerer varerne, for hvilke varemærket er registreret, være tilstrækkelig til at godt-
       gøre, at en sådan brug er reel, såfremt det fremgår, at denne import har en reel handels-
       mæssig berettigelse for varemærkeindehaveren.
       25. under disse omstændigheder er det ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvil-
       ken kvantitativt tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. en ”de mi-
       nimis”-regel, der ikke giver den nationale ret mulighed for at vurdere samtlige omstæn-
       digheder i sagen, kan derfor ikke fastsættes.
       26. endelig kan det klart udledes af ansul-dommens præmis 36, at en brug af varemær-
       ket, der ikke i det væsentlige har til formål at bevare eller skabe markedsandele for de
       varer eller tjenesteydelser, som det beskytter, skal betragtes som brug, der i virkelighe-
       den har til formål at imødegå en eventuel begæring om fortabelse. en sådan brug kan
       ikke betegnes som ”reel” i direktivets forstand.”
herudover har eu-domstolen i domstolens dom af 19. december 2012 i sag c-149/11, leno
merken bv mod hagelkruis beheer bv, udtalt sig om det tilsvarende begreb i artikel 15, stk.
1, i varemærkeforordningen (207/2009/ef) ”reel brug af ef-varemærket inden for fællesska-
bet”.
eu-domstolen udtalte i præmis 58:
       ”58. der er gjort ”reel brug” af et ef-varemærke i henhold til artikel 15, stk. 1, i for-
       ordning nr. 207/2009, når dette er brugt i overensstemmelse med dets væsentligste
       funktion med henblik på at bevare eller erhverve markedsandele i fællesskabet for de
       varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende varemærke. det tilkommer
       den forelæggende ret at bedømme, om betingelserne er opfyldt i hovedsagen, under
       hensyntagen til samtlige relevante faktiske omstændigheder, såsom navnlig de særlige
       forhold på det omhandlede marked, arten af de varer eller tjenesteydelser, som er be-
       skyttet af varemærket, det territoriale og kvantitative omfang af brugen samt hyppighe-
       den og regelmæssigheden af brugen.”
                                                - 6 -
anbringender
tryg har til støtte for, at der skal ske forelæggelse, navnlig anført, at det er nødvendigt for
sagens afgørelse at få afklaret, hvad der skal forstås ved formuleringen i varemærkedirektivets
artikel 10, stk. 1, hvorefter der skal være gjort ”reel brug af varemærket i den pågældende
medlemsstat.”
det udgør ikke reel brug i danmark af trygg-hansas varemærke, at trygg-hansa har frem-
sendt forsikringsbreve/policer/opkrævninger påført trygg-hansas varemærke til et beskedent
antal kunder i danmark. tryg henviser herved til, at trygg-hansa er et svensk selskab, der
ikke er aktive på det danske forsikringsmarked, og at den tjenesteydelse, som varemærket er
registreret for, absolut ingen tilknytning har til danmark – heller ikke i import eller eksport
sammenhæng. spørgsmålet er derfor, om der er gjort reel brug af mærket ”i den pågældende
medlemsstat”. det bemærkes, at varemærket, der i danmark skal fungere som kendetegn for
en ydelse, ingen relation eller tilknytning har til det danske marked.
den foreliggende praksis fra eu-domstolen belyser ikke, hvor brugen af et varemærke anses
for at finde sted i en sag som den foreliggende. sag c-40/01, ansul, præmis 38 - 39, om fast-
holdelse eller erhvervelse af markedsandele er ikke relevant i forbindelse med spørgsmålet
om reel brug ”i den pågældende medlemsstat”. ansuls præmisser relaterer sig alene til om-
fanget af brugen og ikke til spørgsmålet om, hvor brugen anses for at finde sted.
repono holding og trygg-hansa har til støtte for, at der ikke skal ske forelæggelse, navnlig
anført, at der ikke er rimelig tvivl om afgørelsen af det rejste spørgsmål. der er derfor ikke
forelæggelsespligt. det følger af eu-domstolens praksis, at fremsendelse af bl.a. fakturaer til
kunder påført trygg-hansas varemærke skal anses for at udgøre reel brug af varemærket i den
pågældende medlemsstat. at de pågældende fakturaer er sendt fra et andet eu-land til de dan-
ske kunder, kan ikke tillægges betydning, idet varemærket utvivlsomt eksponeres over for de
danske kunder. det kan ikke tillægges nogen betydning, at genstanden for den leverede for-
sikringsydelse befinder sig i sverige. varemærket har været i brug over for en varierende
kundekreds i danmark. endvidere skal kundernes forsikringer fornyes årligt. af disse grunde
sker der løbende en fornyet afsætning af tjenesteydelser under varemærket over for kunder her
i landet.
                                                - 7 -
det er efter sag c-40/01, ansul, præmis 43, tilstrækkeligt, at brugen af mærket sker med hen-
blik på at bevare en afsætningsmulighed. denne betingelse er i hvert fald opfyldt ved den fo-
retagne brug af det omstridte varemærke.
betydningen af et beskedent omfang af brugen er også belyst i tidligere praksis, herunder sag
c-259/02, la mer, præmis 24.
under alle omstændigheder kan den formulering af et spørgsmål til eu-domstolen, som tryg
har foreslået, ikke anvendes. det kan således ikke lægges til grund, at tjenesteydelsen ikke har
tilknytning til danmark. modtagere af tjenesteydelsen er således danske forsikringstagere
med bopæl i danmark, og forsikringsaftalen er indgået fra deres bopæl. det er endvidere mis-
visende at angive, at ”fremsendelsen af fakturaer/policer til danske adresser alene sker af
praktiske årsager”. da forsikringstagerne har bopæl i danmark, er fremsendelse af forsik-
ringsbreve, fakturaer mv. til deres adresser i danmark den eneste korrekte fremgangsmåde.
højesterets begrundelse og resultat
der foreligger en omfattende praksis fra eu-domstolen om de kriterier, der kan indgå ved
vurderingen af, om varemærkeindehaveren har gjort reel brug af varemærket i den pågæl-
dende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, jf. varemær-
kedirektivets artikel 10, stk. 1. højesteret vil ved afgørelse af sagens tvistepunkter inddrage de
retningslinjer, der kan udledes af eu-domstolens praksis.
efter højesterets foreløbige vurdering foreligger der ikke for den indbragte sag tvivl om for-
ståelsen af den relevante fællesskabsbestemmelse eller den praksis fra eu-domstolen, som
tryg forsikring a/s har påberåbt sig, der nødvendiggør en forelæggelse for eu-domstolen.
højesteret tager derfor ikke anmodningen om forelæggelse for eu-domstolen til følge.
                                        thi bestemmes:
anmodningen om forelæggelse af spørgsmål for eu-domstolen tages ikke til følge.
