v010700j - kj
                                     udskrift
                                          af
                    sø- og handelsrettens dombog
                                      _________
den 8. januar 2002 blev af retten i sagen
v-107-00
digital marketing support aps
(advokat bjørn groth-andersen)
  mod
procter & gamble company v/
hofman-bang a/s
(advokat christian levin nielsen)
afsagt sålydende
                                       d o m:
sagens spørgsmål er om varemærket always er omfattet af varemærkelovens § 4,
stk. 2, med den virkning at indehaveren kan forbyde andre at benytte always for
produkter og tjenesteydelser der ikke er ligeartede med de produkter som indehave-
ren af always markedsfører.
sagsøgeren, digital marketing support aps (digital marketing support), har
principalt nedlagt påstand om at sagsøgte, procter & gamble company (procter &
gamble)
                                           -2-
1. skal anerkende at procter & gambles varemærker nr. vr 01245 1983 og nr. vr
07378 1991 ikke er til hinder for digital marketing supports anvendelse af sit vare-
mærke always i forbindelse med services på internettet, og
2. skal anerkende at procter & gambles varemærker nr. vr 01245 1983 og nr. vr
07378 1991 ikke er til hinder for digital marketing supports anvendelse af domæne-
navnet www.always.dk i forbindelse med services på internettet.
subsidiært har digital marketing support nedlagt påstand om at procter & gamble
skal anerkende ikke at have eneret til ordet ”always” i forbindelse med services
på internettet.
mere subsidiært har digital marketing support påstået procter & gamble dømt til
at anerkende at procter & gamble ikke har eneretten til at anvende varemærket al-
ways uden for de klasser hvor digital marketing support har registreret varemær-
ket.
procter & gamble har påstået frifindelse.
sagen er anlagt ved københavns byret den 10. juli 2000 og er ved rettens kendelse
af 20. juli 2000, stadfæstet af østre landsret den 6. november 2000, henvist til be-
handling ved sø- og handelsretten.
procter & gambles varemærke nr. vr 01245 1983 er et ordmærke always regi-
streret i klasse 5 for farmaceutiske præparater, deodoriseringsmidler, desinfektions-
midler, hygiejnebind, -tamponer og -trusser og forbindsstoffer. det blev registreret
første gang den 22. april 1983 efter ansøgning af 19. juli 1982.
procter & gambles varemærke vr 07378 1991 er et figurmærke i farver med ordet
”always” i en indramning med undertekst. det blev registreret første gang den 25.
oktober 1991 efter ansøgning af 14. november 1990 for følgende produkter i klasse
5: hygiejnebind, tamponer og hygiejnetrusser samt trusseindlæg.
                                          -3-
procter & gamble har den 16. september 1998 efter ansøgning af 9. april 1996 fået
registreret always for produkter i klasse 3, 5 og 16, heriblandt sæber og parfumer,
farmaceutiske og hygiejniske artikler og papir og forskellige kontorartikler.
procter & gamble har endvidere den 17. februar 2000 ansøgt om europæisk vare-
mærkeregistrering af always med en særlig skrift (ansøgning nr. 1511823). an-
søgningen omfatter en række produkter i klasse 5, herunder ”pharmaceutical, veteri-
nary and sanitary preparations”, og en række papir- og kontorartikler i klasse 16.
procter & gamble har oplyst at salget af always i danmark i årene 1997/98 til
2000/01 udgjorde mellem 8,3 og 9,7 mio. usd om året, formentlig opgjort efter pri-
sen fra fabrik. markedsføringsomkostningerne var på mellem 1,2 og 2,4 mio. usd
om året. markedsandelen for always-produkter var i samme periode mellem 31,3%
og 30,2%. markedsandelen for de konkurrerende libresse-produkter var af nogen-
lunde samme størrelse, mellem 30,4% og 33,4%.
digital marketing support har efter ansøgning af 5. juli 2000 den 15. september 2000
fået registreret ordmærket always
i klasse 35 for annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og
forretningsadministration samt bistand ved varetagelse af kontoropgaver,
i klasse 38 for telekommunikationsvirksomhed og
i klasse 42 for programmering af computere, edb tjenesteydelser i form af rådgivning
og informationsservice i form af elektroniske søgemaskiner tilbud på internettet.
digital marketing support registrerede i januar 1997 internetadressen
www.always.dk. denne internetadresse anvendes i dag til at pege på digital mar-
keting supports hjemmeside dansk.net, således at den som søger adressen
www.always.dk på internettet ledes til digital marketing supports hjemmeside
hvor der udbydes internetservices.
                                         ***
                                             -4-
andres registrering eller benyttelse af always:
coca-cola company har den 7. november 1993 i usa fået registreret ordmærket
always for læskedrikke og midler til fremstilling af læskedrikke. selskabet har
den 13. december 1994 fået registreret always coca-cola for samme produk-
ter.
det fremgår videre at der i usa er en række andre registreringer af always for
bygning og reparation, detailhandel (wal-mart stores) og visse møbler.
et svensk rejsebureau anvender selskabsnavnet always ab og foretager markedsfø-
ring under navnet eller varemærket always samt benytter internetadressen
www.always.se. der foreligger ikke nærmere om omfanget.
kraft freia marabou ab markedsfører en mælkechokolade under navnet always.
markedsføringens omfang er ikke oplyst.
digital marketing support har endvidere ønsket at henvise til en artikel i børsen den
5. september 2000 hvoraf fremgår: ”en af de helt store udbydere hos greatdo-
mains.com <angivelig verdens førende domænehandler> er procter & gamble, der
tilbage i 1995 satte sig på flere hundrede af de enkleste .com-navne”. digital marke-
ting support har endvidere henvist til artikel i berlingske tidende den 4. september
2000 og andet materiale vedrørende procter & gambles registrering af en række
navne som er til salg, fx flu.com der senere er blevet solgt.
                                            ***
procter & gamble protesterede ved skrivelse af 26. april 2000 mod digital marke-
ting support’ registrering af domænenavnet www.always.dk. digital marketing
support bestred indsigelsen ved brev af 2. maj 2000.
forklaringer
anani voulé, der er indehaver af majoriteten af anparterne i digital marketing sup-
port, har bl.a. forklaret at han er udviklingsingeniør. han har i 80’erne arbejdet med
                                           -5-
udviklingen af højhastighedslaserprintere. digital marketing support leverer bl.a.
domænenavnsløsninger og internetservices. han har en ved østre landsret verseren-
de tvist med difo (dansk internet forum) om dette selskabs hævdede eneret til til-
deling af visse domænenavne.
han har på selskabets hjemmeside redegjort for digital marketing supports virk-
somhed, herunder mulighederne for gennem selskabet at registrere domænenavne
under formen firmanavn.co.dk,-.firm.dk, -.biz.dk og -.reg.dk. dette system anvendes
allerede i mange andre lande, f.eks. england, japan og sydafrika. på den måde kan
flere være flere internetadresser på samme navn, f.eks. always.co.uk og
always.net.uk.
på digital marketing supports hjemmeside findes også hans synspunkter vedrørende
difo.
digital marketing support har omkring 800 registreringer, men en del af disse tilhø-
rer selskabets kunder som bl.a. er statoil, kpmg jespersen, magasin og hydro-
texaco. selskabet har leveret internetløsninger til omkring 1000 virksomheder i
danmark.
selskabet har ikke bevidst foretaget registreringer der indeholder anden mands firma
eller varemærke.
ina andreasen har forklaret at hun i to år har været direktør for procter & gamble i
danmark. always blev introduceret i danmark i 1990. det er et meget kendt
mærke i kraft af en omfattende markedsføring gennem tv-spots og reklamer i trykte
media. velkendtheden gælder begge køn. procter & gamble benytter always som
varemærke uden tilføjelser eller andet, i modsætning til coca-cola der benytter
always i forbindelse med navnet eller varemærket coca-cola. hun er ikke be-
kendt med om der i andre lande har været konflikter med andre brugere af always
for andre varer end procter & gambles. procter & gamble har ikke en dansk hjem-
meside. hun kan bekræfte de meddelte oplysninger om omsætning og markedsfø-
ringsomkostninger.
                                              -6-
procedure
digital marketing support har anført at der i den foreliggende sag ikke er konkur-
rence mellem de varer som procter & gamble udbyder og de tjenesteydelser som
digital marketing support markedsfører. digital marketing support har ret til benyt-
telse af always på nettet, for man fik det registreret først. prioritetsprincippet er
gældende ret på nettet. varemærkeretligt er der ikke konflikt mellem digital marke-
ting supports benyttelse af always og procter & gambles benyttelse af mærket.
de markedsførte ydelser er særdeles forskellige. det er ikke godtgjort at always
benyttet af procter & gamble er velkendt og dermed omfattet af varemærkelovens
§ 4, stk. 2. det må også være ganske vanskeligt at føre et sådant bevis. always er et
almindeligt ord på engelsk og forstås også af de fleste danskere. det må være ude-
lukket at kunne erhverve varemærkeretlig beskyttelse af et sådant ord, medmindre
der føres et meget stærkt bevis for at det relevante publikum identificerer mærket
med en bestemt indehaver af det. da der ikke er en varemærkeretlig konflikt mellem
parterne, er der ikke grundlag for som hævdet af procter & gamble at statuere at
digital marketing supports benyttelse af always på nettet er uberettiget.
for en ordens skyld bemærkes at digital marketing support er en seriøs udbyder af
internettjenester som har fundet det naturligt at tage det for internetydelser suggestive
varemærke always i brug. den foreliggende sag er ikke udtryk for at domæneret-
lig hijacking virksomhed fra digital marketing supports side
procter & gamble har gjort gældende at always er egnet til beskyttelse som
varemærke. ordet er ikke deskriptivt og kan ikke på nogen måde hævdes at mangle
distinktivitet. mærket er velkendt gennem den omfattende, dokumenterede markeds-
føring, som alle kender, og er derfor omfattet af varemærkelovens § 4, stk. 2. mær-
kets velkendthed kan hævdes at have notoritet.
det kan næppe diskuteres at digital marketing supports benyttelse af varemærket er
utilbørligt. der er 100% identitet mellem mærkerne, og digital marketing support
drager helt urimeligt fordel af den meget omfattende markedsføring som procter &
gamble har bekostet. påstand 1 skal derfor ikke følges. påstand 2 skal heller ikke
tages til følge, for det er ikke muligt at foretage den adskillelse af det varemærkeret-
                                            -7-
lige aspekt af sagen og det domænenavneretlige som påstanden forudsætter. procter
& gamble har benyttet og indarbejdet always siden 1990, allerede af den grund
må det være udelukket at følge sagsøgeren.
den subsidiære påstand skal heller ikke følges. den er for upræcis. navnlig er “ser-
vices” ganske uafgrænset. i øvrigt synes sagsøgeren i den subsidiære påstand at sige
stort set det samme som i de principale. det basale spørgsmål er i hvert fald det
samme: er sagsøgtes varemærke always omfattet af varemærkelovens § 4, stk.
2?. en bekræftende besvarelse af dette spørgsmål fører til at ingen af sagsøgerens
påstande kan tages til følge, heller ikke den mere subsidiære.
hertil kommer at begge parter som erhvervsdrivende er omfattet af markedsførings-
loven, herunder denne lovs § 5 om forbud mod benyttelse af andres forretningsken-
detegn, og det gælder hvad enten benyttelsen sker på nettet eller i andre sammen-
hænge.
rettens afgørelse
hverken efter de oplysninger der er fremkommet under sagen, eller efter rettens
kendskab til markedsforholdene er der grundlag for at fastslå at procter & gambles
varemærke always gennem avertering har opnået en sådan grad af kendthed at
det er omfattet af varemærkelovens § 4, stk. 2. der kan i den forbindelse peges på at
andre, og her i landet navnlig coca-cola, benytter always som varemærke eller
en del af et varemærke. der er ikke forelagt retten undersøgelser vedrørende be-
kendthedsgraden der kunne støtte procter & gambles anbringende. bedømmelsen af
parternes konflikt må derfor ske på grundlag af bestemmelsen i varemærkelovens
§ 4, stk. 1. da der ikke foreligger nogen form for lighed mellem de af procter &
gamble markedsførte artikler og digital marketing supports tjenesteydelser, er der
ikke grundlag for at fastslå at digital marketing supports benyttelse af always på
nettet er retsstridig. digital marketing supports påstande tages derfor til følge med
de sproglige præciseringer der er foretaget nedenfor i konklusionen.
                                           -8-
der skal derfor ikke tages stilling den subsidiære eller mere subsidiære påstand, her-
under heller ikke, da den er betegnet som mere subsidiær, om rækkevidden af sidst-
nævnte.
                                   thi kendes for ret:
sagsøgte, procter & gamble company, tilpligtes anerkende, at sagsøgtes varemærke
nr. vr 1983 01245 og nr. vr 1991 07378 ikke er til hinder for sagsøgers, digital
marketing support aps’, anvendelse af sit varemærke ”always” i forbindelse
med serviceydelser på internettet for klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed,
bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse
af kontoropgaver, klasse 38: telekommunikationsvirksomhed og klasse 42: pro-
gramming af computere, edb tjenesteydelser i form af rådgivning og informations-
service i form af elektroniske søgemaskiner tilbudt på internettet.
sagsøgte, procter & gamble company, tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes vare-
mærke nr. vr 1983 01245 og nr. vr 1991 07378 ikke er til hinder for sagsøgers
anvendelse af domænenavnet www.always.dk i forbindelse med services på internet-
tet som beskrevet ovenfor.
inden 14 dage skal procter & gamble company til digital marketing support aps i
sagsomkostninger betale kr. 15.000.
                                      jens feilberg
hans jørgen nielsen                                                      uffe thustrup
                                         (sign.)
                                      ___ ___ ___
            udskriftens rigtighed bekræftes. sø- og handelsretten, den
                                          p.j.v.
