- cri
                                        udskrift
                                            af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                       ____________
                                           dom
afsagt den 23. april 2013
v-4-12
                                  1) grace manufacturing inc
                                  (advokat jacob s. ørndrup)
                                  2) hamonoya aps
                                  (advokat jacob s. ørndrup)
                                  mod
                                  herstal a/s
                                  (advokat martin sick nielsen)
indledning
sagen drejer sig om, hvorvidt herstal a/s ved at sælge krydderurtekværnen ”herstal herb
grinder” har krænket grace manufacturing inc.’s europæiske designregistrering nr.
001252027 omfattende et skæreblad, samt hvorvidt salget var i strid med markedsføringslo-
vens § 1.
                                                -2-
påstande
grace manufacturing inc. og hamonoya aps har nedlagt følgende påstande:
1. herstal a/s tilpligtes at betale 75.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den
    1. februar 2012.
2. herstal a/s forbydes at markedsføre og sælge produktet ”herb grinder” svarende til sa-
    gens bilag 4.
3. samtlige eksemplarer af produktet ” herb grinder” svarende til sagens bilag 4, som er i
    herstal a/s’ besiddelse beslaglægges.
4. herstal a/s tilpligtes at betale en bøde på ikke mindre end 50.000 kr.
herstal a/s har nedlagt påstand om frifindelse.
oplysningerne i sagen
sagens parter
grace manufacturing inc. (herefter grace) er et selskab hjemmehørende i usa, som har næ-
sten 40 års erfaring med fotokemisk fremstilling af tynde metaldele til hjemmebrug og indu-
striel brug. virksomheden ejer flere patenter og producerer mere end 400 produkter til per-
sonlig pleje, husholdningsbrug og til industrielbrug. produkterne afsættes gennem et ver-
densomspændende distributionsnetværk.
hamonoya aps er en grossistvirksomhed, der er stiftet med det formål, at forsyne skandina-
viske forbrugere med funktionelle redskaber af høj kvalitet. selskabet har 6 ansatte. hamo-
noya har licens til at forhandle graces produkter i danmark og til at påtale krænkelser af
graces rettigheder i danmark. hamonoya forhandler blandt andet krydderurtekværnen
microplane herb mill, som har skæreblade til, hvilke grace har designrettighederne.
herstal a/s designer og producerer belysningsprodukter og anden brugskunst. der er 50 an-
satte hos herstal. herudover samarbejder herstal med en række designere om kontinuerligt
at skabe nye produkter inden for belysning og anden brugskunst.
designregistreringen
                                              -3-
den 21. december 2010 blev grace registreret som indehaver af ef-design nr. 001252027-001
omfattende et skæreblad, som ser således ud set fra forskellige vinkler i sin helhed og med et
udsnit af en enkelt kniv (yderst til højre):
herstal herb grinder
i oktober 2011 blev hamonoya opmærksom på via herstals hjemmeside og en tilbudsavis fra
kop og kande, at herstal solgte en krydderurtekværn ”herstal herb grinder”, der så såle-
des ud (bilag 4):
den i æsken indlagte brugsanvisning viser skærebladene placeret på samme måde i forhold
til hinanden som i microplane herb mill.
den i æsken indlagte brugsanvisning viser skærebladene placeret på samme måde i forhold
til hinanden som i microplane herb mill. det fremgår endvidere af brugsanvisningen, at ved
rengøringen skrues bunden af, hvorefter knive og beholder kan rengøres. krydderurtekvær-
nens enkelte dele er endvidere vist således:
                                                  -4-
sammenholdning af de to kværne set fra bunden
begge kværne har hver to skæreblade, som ligger over hinanden og ved brug drejes i hver
sin retning.
herstal herb grinder set fra bun-       microplane herb mill krydderurtekværnen med grace
den.                                    manufacturing, inc.’s designregistrerede skæreblade
sammenholdning af skærebladene
herstal a/s’ skæreblad over for grace manu-               grace manufacturing, inc.’s -
facturing, inc.’s designregistrerede skæreblad.               designregistrerede skæreblad
                                                           ovenpå herstal a/s skæreblad.
                                                     -5-
grace manufacturing, inc.’s ”andet” designregi-               grace manufacturing, inc.’s
strerede skæreblad over for herstal a/s’                       ”andet” registrerede skære-
                                                              blad oven på herstal a/s’
hændelsesforløbet
den 11. oktober 2011 skrev grace og hamonoyas advokat til herstal og gjorde blandt andet
opmærksom på, at grace var indehaver af den europæiske designregistrering nr. 001232027-
001, hvorfor grace som indehaver og hamonoya som licenstager havde eneret til at mar-
kedsføre produkter med skæreblade i den udformning, som var afbildet i registreringen. der
blev fremsat anmodning om, at markedsføringen af ”herb grinder” ophørte, og om at leve-
randøren af krydderurtekværnen blev oplyst herom. endvidere udbad man sig oplysning
om det solgte antal samt navne og adresser på herstals kunder og den enkelte kundes køb.
       ved brev af 20. oktober 2011 bestred herstals advokat, at markedsføringen af krydder-
urtekværnen var i strid med de registrerede designrettigheder, blandt andet henset til knive-
ne på graces skæreblade begge vendte den samme vej, således at det mindede om en venti-
lator, hvorimod knivene på skærebladene i ”herb grinder” krydsede hinanden, således at
de mindede om en blomst.
       grace og hamonoya fastholdt deres krav, og den 31. oktober 2011 indgav de begæring
om nedlæggelse af fogedforbud ved retten i odense.
       den 14. november 2011 oplyste herstals advokat, at herstal havde besluttet at ændre
skærebladet på krydderurtekværnen. produktionen af det nye skæreblad var straks sat i
gang. det blev endvidere oplyst, at herstal
       ”pr. d.d. har solgt 2.688 krydderurteskærere til detailhandlen vores klient skønner, at heraf er
       de ca. 1.000-1.500 på lager i detailhandlen.
       vores klient vil udskifte skærebladet på alle de krydderurteskærere, der er på lager i de-
       tailhandlen og forsyne emballagen med en ny brugsvejledning, hvor tegningen af skære-
       bladet er udskiftet med en tegning af det ændrede skæreblad.
                                                     -6-
      vores klienter forventer at disse handlinger er tilendebragt primo december 2011, hvoref-
      ter nye leverancer alle vil være forsynede med det nye skæreblad.
      vores klient vil naturligvis også afstå fra at vise krydderurteskæreren med det nuværen-
      de skæreblad i sin markedsføring, og således alene vise krydderurteskæreren med det
      ændrede skæreblad.
      …”
der er mellem parterne enighed om, at det nye skæreblad ikke krænker graces rettigheder.
      den 8. december 2011 fremsendte herstal en proceserklæring til fogedretten i odense,
hvori det blev bekræftet, at herstal var ophørt med at markedsføre og sælge herstal herb
grinder med det under sagen omstridte skæreblad. brevet til fogedretten var vedlagt kopi af
brevet til herstals kunder, imerco og kop & kande. .
      herstal herb grinder var udelukkende blevet solgt til kop & kande og imerco. herstal
havde tilbagekaldte herstal herb grinder ved at udsende et brev af 6. december 2011 til kæ-
derne kop & kande og imerco, hvoraf det fremgik, at de hurtigst muligt skulle fjerne even-
tuelle herstal herb grinder og returnere produkterne til herstal, alternativt ringe her-stal
op for at få udskiftet bladene. kopi af brevet blev den 8. december sendt til grace og hamo-
noyas advokat.
      dagen efter blev begæringen om forbud tilbagekaldt over for retten i odense.
      den 15. marts 2012 meddelte herstals advokat til graces og hamonoyas advokat, at
herstal havde indkøbt 4.952 eksemplarer af herstal herb grinder hos ningbo kaideli elec-
tric co, ltd i kina, hvoraf 2.790 eksemplarer var solgt. herstal havde ikke registreret, hvor
mange eksemplarer der var modtaget retur. herstal havde udsendt 1.450 nye skæreblade til
deres sælgere, som gentagne gange var blevet instrueret i aktivt at udskifte skærebladene på
de herstal herb grinder, som de måtte finde hos forhandlerne. skærebladet var udskiftet på
alle de herstal herb grinder i alt 2.088, som herstal selv var i besiddelse af.
      hamonoya har lejlighedsvis foretaget stikprøvekontrol. ved køb den 2. april 2012 hos
imerco, værløse blev der konstateret salg af herstal herb grinder med det omstridte skære-
blad. dette resulterede i, at graces og hamonoyas advokat den 10. april 2012 gjorde herstals
advokat opmærksom på, at det omstridte produkt i strid med den afgivne proceserklæring
fortsat var i handlen. herstal blev anmodet om at fremlægge en revisorerklæring, som do-
                                                 -7-
kumentation for, at herstal ikke havde solgt det omstridte produkt efter, at proceserklærin-
gen var blevet afgivet.
       den 16. april 2012 oplyste herstals advokat til graces og hamonoyas advokat om, at
herstal ikke havde solgt herstal herb grinder med det omstridte skæreblad efter, at der var
blevet afgivet proceserklæring over for fogedretten i odense, at herstal ikke var i besiddelse
af det omstridte skæreblad, at herstal a/s havde tilbagekaldt produktet umiddelbart, inden
proceserklæringen var blevet afgivet, og samtidig hermed havde herstal mundtligt instrue-
ret sine sælgere om aktivt at tage kontakt til forhandlerne med henblik på at få udskiftet
skærebladet.
       igen ved stikprøvekøb den 8. december 2012 hos værløse isenkræmmer og den 12. de-
cember 2012 hos imerco ballerup blev der konstateret salg af herstal herb grinder med det
omstridte skæreblad. den 14. december 2012 skrev graces og hamonoyas advokat til her-
stals advokat og gjorde opmærksom på, at de endnu engang havde konstateret, at det om-
stridte produkt fortsat blev forhandlet. herstal blev opfordret til at fremlægge f.eks. faktura-
er som dokumentation for, hvornår salget til værløse isenkræmmer var sket. den 17. decem-
ber gjorde graces og hamonoyas advokat opmærksom på, at der også blev solgt herstal
herb grinder hos imerco i ballerup centret.
       den 19. december 2012 meddelte herstals advokat til graces og hamonoyas advokat,
at herstal dagen forinden havde tilbagekaldt herstal herb grinder fra hhv. værløse isen-
kram og imerco, ballerup centret, at varerne var blevet fjernet fra hylderne, og at herstal ik-
ke havde solgt varerne til de to forretninger efter, at proceserklæringen var blevet afgivet.
       igen den 22. december 2012 hos imerco holstebro, den 5. januar 2013 hos værløse
isenkram og den 11. januar 2013 hos imerco brønshøj blev der konstateret salg af herstal
herb grinder med det omstridte skæreblad.
forklaringer
thomas rask kudahl har forklaret, at han er den ene af to medejere og stiftere af hamonoya.
han er salgsansvarlig.
       hamonoya har været dansk eneforhandler af graces produkter siden 2004. de sælger
microplane herb mill i danmark. det er meget svært og en besværlig proces at lave skæret
på krydderurtekværnen. microplane herb mill blev lanceret på formland i august 2010 som
                                                  -8-
et alternativ til den klassiske persillehakker. der var dog nogle af deres kunder, der havde
fået den inden lanceringen. kværnen kan blandt andet købes hos inspiration, illums bolig-
hus, magasin, bahne samt i uafhængige kop og kande forretninger. den vejledende ud-
salgspris er 249 kr. microplane herb mill er blevet markedsført gennem presseomtale siden
2010 i blandt andet femina, mad, 24 timer, søndag og politiken, i kædemarkedsføring og
ved demonstration i forretningerne.
        herstals krydderurtekværn fik de kendskab til på formland i 2011. senere så de pro-
duktet i oktober 2011 i en tilbudsavis fra kop & kande.
        de hørte på formland i 2012, at de nye blade, som herstal satte i krydderurtekværnen
ikke virkede, fordi hullerne var for store, og persillen løb igennem. nogle forretninger havde
fået udskiftet skærebladene, mens andre havde fået poser med de nye blade.
        han fandt selv produktet med de nye blade i foråret 2012. i april 2012 fandt en af hans
kollegaer en herstal herb grinder med de omstridte skæreblade i imerco i værløse. de hen-
vendte sig i denne forbindelse sig til deres advokat, som rettede henvendelse til herstal.
herstal svarede, at der måtte være tale om en gave, der var taget retur. det var en enlig sva-
le. i forbindelse med, at de tog kontakt til deres advokat, orienterede de deres kunder om, at
de anfægtede herstal herb grinder, som havde været i tilbudsavisen fra kop & kande.
        ved stikprøver i perioden april 2012 til den 8. december 2012 konstaterede de, at pro-
duktet enten ikke var der, eller at der var monteret nye skæreblade. i december 2012 fandt
han i værløse isenkram tre rækker med herstal herb grinder, der var fem/seks æsker i hver
række, som han kontrollerede. det var de gamle skæreblade, der var på alle produkterne.
han købte 2 kværn. værløse isenkram er ikke en del af imerco eller kop & kande. den 12.
december 2012 i ballerup fandt han 10 herstal herb grinder, som alle havde de gamle skæ-
reblade. han åbnede alle æsker med herstal herb grinder, der var i forretningen. fra de-
cember 2012 til november 2013 konstaterede de, at forretningerne enten ikke havde herstal
herb grinder, eller også var de med de omstridte blade. han var i 2 forretninger, hvor de ik-
ke havde produktet. i december 2012/januar 2013 var der en del herstal herb grinder på
markedet med det omstridte skæreblad. produktet med de omstridte skæreblade blev også
fundet i en forretning i holstebro den 22. december 2012. i værløse isenkram den 5. januar
2013 kontrollerede han 10 æsker med herstal herb grinder, som alle var med det omstridte
skæreblad. i imerco i brønshøj, hvor han foretog stikprøvekøb den 11. januar 2013, havde de
                                                  -9-
to versioner af herstal herb grinder, en i hvid til 39,95 kr. og en i sort til 99,95 kr. gennem
en bekendt, som er medarbejder i en forretning med relation til imerco, blev han fornyeligt
bekendt med, at der samlet set var mellem 600-700 stk. på lager ude i forretningerne. han
ved ikke, om de er med de gamle eller nye skæreblade.
        han har ikke fået en forklaring på, hvorfor herstal herb grinder med de omstridte
skæreblade dukkede frem igen. fordi herstal har sendt en kuvert til forretningerne med nye
blade, er det ikke ensbetydende med, at skærebladene rent faktisk blev skiftet, når der hen-
ses til, at det var for den enkelte forretnings egen regning og til et dårligere produkt.
        microplane herb mill solgte meget godt i 2010-2011. i oktober 2010 solgte de 827 stk., i
august 2011 solgte de 506 stk., i september 2011 solgte de 327 stk., i oktober 2011 solgte de 88
stk., i november 2011 solgte de 447 stk., i december 2011 solgte de ingen, i oktober 2012 solg-
te de 198 stk. der var en kraftig stigning i salget i efteråret og omkring julesalget 2010. salget
gik meget godt frem til oktober 2011, hvor det faldt til en femtedel. det var på dette tids-
punkt, at herstal herb grinder var at finde i tilbudsavisen fra kop & kande. for så vidt an-
går julesalget leveres der til forretningerne i november og december måned. der sælges til
sidste øjeblik. samlet set har de haft en stigende omsætning på køkkenprodukter. hamonoya
har været gazelle virksomhed de seneste 4 år.
        graces skæreblad findes også på en parmesankværn. skærebladet er endvidere solgt
som reservedel. skærebladet sælges ikke alene. han har kendskab til, at der er to forhandle-
re, der havde valgt herstals krydderurtekværn på grund af prisen, men som vendte tilbage
til graces krydderurtekværn.
martin herstal har forklaret, at han er direktør i herstal, der er kendt for sine lamper, men
selskabet har i dag mange produktområder. selskabet er hjemmehørende i odense. siden
2000 har de haft en produktgren, der hedder living, og en tekstilgren, der hedder navnet ju-
na. herstal er ikke en grossistvirksomhed, men en producentvirksomhed. herstal introduce-
rer årligt mellem 400 og 450 nye produkter.
        deres living produkter skabes ved hjælp af fokusgrupper vedrørende farver og
trends, samt ved hjælp af teknikere, der konstruerer selve produktet. det visuelle skabes qua
fokusgrupperne, og det er deres ansatte designere, der slår stregerne. herstal herb grinder
er et internt design. herstal herb grinder udgør en meget lille del af deres living produkter.
                                               - 10 -
de sælger mange lette køkkenprodukter, som herstal herb grinder er en del af. de så ikke
det omstridte skæreblad i odense, inden de så det første færdige produkt.
       de har gennem de seneste 10 år samarbejdet med en stor producent, der hedder ning-
bo kaideli electric co. de har ikke tidligere oplevet, at ningbo kaideli electric co. har kræn-
ket nogen rettigheder. ningbo kaideli electric co er specialiseret netop inden for denne type
produkter. de sender deres design til fabrikken i kina. det var konstruktører, der var ansat
hos ningbo kaideli electric co., som skabte de omstridte skæreblade. herstal deltog ikke i
beslutningen herom. herstal koncentrerede sig udelukkende om udseendet på krydderurte-
kværnen.
       han godkendte krydderurtekværnen, fordi han så, at han kunne bruge den, når han
skulle lave mojitos. andre i herstal vurderede, at der var et marked for produktet. han ville
ikke personligt skille den ad for at rengøre den, men det ville hans ægtefælle gøre.
       de introducerede herstal herb grinder i efteråret 2011 i en introduktionsudgave for at
se, om der var et marked for produktet. de havde også krydderurtekværnen med på trend-
messer. kop & kande og imerco solgte krydderurtekværnen for 39 kr. stk.
       produktet bliver solgt som en enhed, hvormed der medfølger en brugsanvisning, som
viser, hvordan krydderurtekværnen kan skilles ad. det er nødvendigt at skille kværnen ad
for at rengøre den.
       det antal solgte produkter fremgår af brevene til graces og hamonoyas advokat.
       inden han modtog brevet den 11. oktober 2011 fra graces og hamonoyas advokat,
havde han hørt, at grace og harmoya var i gang med en sag. i retten er det første gang, at
han ser produktet microplane herb mill. det er et andet produkt end deres krydderurte-
kværn. herstal herb grinder sælges som et livstils-produkt som en del af en serie med andre
produkter.
       de valgte efter samråd med deres advokat at udskifte skærebladet på deres produkt.
det har ingen betydning for herstal, at bladene blev udskiftet. da de skulle skabe et nyt de-
sign til skærebladet, opdagede deres teknikere, at der var mange registreringer, der gjorde
det let at komme i strid med en registrering. de nye skæreblade er tegnet i odense. de har
ikke fået en eneste reklamation efter, at de har udskiftet skærebladet.
       da de skulle tilbagekalde produkterne, fik de meget hurtigt produceret det nye skære-
blad, og de gik straks i gang med udskiftningen. det var deres vurdering, at de skulle rundt i
                                                - 11 -
landet, hvis de skulle sikre sig, at produktet kom væk fra hylderne. hvis de tog rundt i lan-
det ville de også genere deres kunder, der var midt i julehandlen, mindst muligt. de var ude
i de forretninger, der lå nærmest. i yderområderne skulle butikkerne selv skifte skæreblade-
ne. i disse tilfælde er det sandsynligt, at skærebladene blev sendt ud til dem. for så vidt an-
går imerco foregår alt centralt. de må ikke henvende sig til de enkelte butiksindehavere. ud-
skiftningen skete i løbet af 3-4 uger. det er hans overbevisning, at alle fulgte deres instrukti-
oner. alle skæreblade skulle være blevet udskiftet. når der efterfølgende er fundet nogle i
handlen, kan det skyldes en returforsendelse eller en vare, der har stået på et lager. dette var
blandt andet tilfældet med det, der blev fundet hos imerco værløse. leverancen til imerco
var foretaget langt tidligere, end proceserklæringen blev afgivet. imerco vil ikke have leve-
rancer i december måned. de sendte ikke lige inden proceserklæringen et stort parti til imer-
co. værløse isenkram undskyldte mange gange for den manglende udskiftning.
       han ved ikke, hvor mange herstal herb grinder de fik retur og hvor mange blade der
blev skiftet.
       de kontaktede straks forhandlerne, når de fik underretning om, at de fortsat havde
herstal herb grinder med de gamle skæreblade.
       han ved ikke, hvorfor der i december 2012 igen blev konstateret herstal herb grinder
med det omstridte skæreblad, men det kan skyldes julehandlen, hvor det går stærkt.
       at hamonoya i forbindelse med deres testkøb har fundet mellem 30 og 40 herstal
herb grinder med det omstridte skæreblad, er efter hans opfattelse et ekstremt lille tal. når
der sendes en ordre til 170 forretninger, er der ingen garanti for, at den følges. de prøvede
det bedste, de kunne. han går ud fra, at deres sælgere fulgte den instruks, som de fik fra
salgsdirektøren. de har ikke solgt herstal herb grinder med det omstridte skæreblad efter,
at de afgav proceserklæringen. på deres lager har de en kasse med de omstridte skæreblade.
       årsagen til, at de ikke er kommet med revisorerklæringer, er, fordi han ikke ville bruge
18.000-20.000 kr. herpå.
procedure
grace og harmonoyo har anført, at grace er indehaver af en gyldig designregistrering, hvor-
for grace kan forbyde herstal at bruge designet uden samtykke, jf. designforordningens art.
19, stk. 1.
                                                - 12 -
krænkelsesspørgsmålet
ved krænkelsesvurderingen skal der tages udgangspunkt i de enkelte skæreblade, således
som de vil blive set enten i forbindelse med montering eller adskillelse af krydderurtekvær-
nene. der er tale om næsten identiske produkter, hvilket ses, når det omstridte skæreblad fra
herstal herb grinder sammenholdes med skærebladet i microplane herb mill. den infor-
merede bruger vil med det samme kunne se, at der er tale om kvasi identiske produkter. de-
signet i graces produkt er specielt. designet er ikke fuldstændigt styret af funktionen. de-
signeren, der har ansvaret for at udvikle skærebladet, har derfor et spillerum, og der er der-
for ikke grundlag for at kopiere graces design.
       idet der er tale om identiske produkter, som ikke giver den informerede bruger et an-
det helhedsindtryk, foreligger der en krænkelse af graces designrettigheder.
       dette kan herstal ikke omgå ved at have sat de 2 skæreblade modsatrettet, og ikke som
i microplane herb mill ensrettet. det er ikke det samlede mønster, der er afgørende, men
derimod designet af det enkelte blad, der er afgørende. på baggrund af oplysningerne i
brugsanvisningen til herstal herb grinder må det antages, at det oprindeligt har været hen-
sigten, at bladene skulle have siddet ensrettet. det er uden betydning, hvordan skærebladene
er blevet monteret. det afgørende er, at den informerede bruger, som skal forstås som et be-
greb, der ligger mellem den gennemsnitlige forbruger og en fagmand, der er ekspert med de-
taljeret sagkundskab, og som er særligt opmærksom, hvad enten det er på grund af personli-
ge erfaringer eller omfattende kendskab til den omhandlende sektor, jf. c-281/10 p, kan se, at
der er tale om det samme produkt.
       det bestrides, at det er det samlede produkt, der skal sammenholdes med designregi-
streringen, idet designregistreringen netop giver en beskyttelse af skærebladet, som normalt
indgår som en del af en større helhed.
       problemstillingen omkring normal brug og synlighedskriteriet vedrører muligheden
for at få et design registreret, men da der i denne sag er tale om et registreret design, er den-
ne problemstillingen ikke relevant. under alle omstændigheder er det normal brug at skille
krydderurtekværnen ad i forbindelse med rengøring. i den forbindelse vil brugeren have
bladene hver for sig.
                                                 - 13 -
       hamonoya og herstal er konkurrenter, og de to krydderurtekværne er konkurrerende
produkter. skærebladene er nærmest identiske. der foreligger en forsætlig slavisk kopiering.
det er underordnet, om kopieringen er sket i kina eller i odense, idet herstal hæfter for sin
kinesiske leverandør. en eventuel god tro hos herstal ophørte efter, at de havde modtaget
underretning om, at herstal herb grinder krænkede graces designrettigheder. herstals
markedsføring er derfor tillige en krænkelse af markedsføringslovens § 1.
den manglende overholdelse af proceserklæringen
proceserklæringen var årsagen til tilbagekaldelsen af fogedforbudsbegæringen. det må læg-
ges til grund, at der ville være blevet nedlagt et fogedforbud, hvis der ikke var sket en tilba-
gekaldelse, og derfor er det krænkende, at det fortsat i januar 2013 var muligt finde produk-
tet herstal herb grinder med det omstridte skæreblad på markedet. dette var 14 måneder
efter, at der blev afgivet en proceserklæring. at dette var muligt kan skyldes to forhold. en-
ten fortsatte herstal med salget af produktet, eller også foretog herstal en lemfældig tilbage-
kaldelse. der var tale om tilfældige butikker, hvor der blev fundet et pænt antal. det er umu-
ligt at føre bevis for, at herstal ikke har overholdt proceserklæringen, men der er betydelig
usikkerhed omkring returnering af produktet, udskiftning af skærebladet hos kunderne, fra
hvilke forretninger der er kommet produkter retur, og hvor mange der er kommet retur.
       herstal har aldrig fremlagt en revisorerklæring, som dokumentation for, at produktet
ikke blev solgt efter, at der blev afgivet proceserklæring. herstal har endvidere ikke fremlagt
fakturaer eller andet som dokumentation for de skete salg. dette bør medføre processuel-
skadevirkning. det er rimeligt at forlange, at denne dokumentation var blevet frembragt, når
der henses til, at der blev fundet produkter så sent som i december 2012 og januar 2013.
       martin herstal har ikke givet nogen forklaring på, hvorfor der fortsat fandtes produk-
ter hos isenkræmmerne. bevisbyrden for effektiv tilbagekaldelse og overholdelse af proces-
erklæringen er ikke løftet. der er mulighed for, at der fortsat findes mellem 600 og 700 pro-
dukter hos imerco.
       den manglende overholdelse af herstals egen proceserklæring er derfor en selvstæn-
dig krænkelse af markedsføringslovens § 1.
vederlag, erstatning, destruktion og bøde
                                                - 14 -
det gøres gældende, at herstal forsætligt har kopieret det designregistrerede skæreblad, så-
ledes at det fremstår som kvasi identisk. det påståede beløb er opgjort skønsmæssigt, idet
herstal ikke har fremlagt dokumentation for sit salg. vederlaget kan opgøres til 25 % af om-
sætningen. herstal havde købt 4952 eksemplarer, og der blev oplyst en grossistpris på 39 kr.
der er meget vid adgang til fastsættelse af vederlag. der bør tages hensyn til, at der tale om,
at det er et centralt element i produktet, der er afgørende for, hvordan det virker, som er ble-
vet kopieret.
       der bør endvidere gives erstatning for markedsforstyrrelser, fordi det er påfaldende, at
der var et fald i salget, da herstals produkt kom på markedet. der foreligger ingen særlige
grunde som nævnt i art. 89, stk. 1 i designforordningen eller markedsføringslovens § 20.
       der skal endvidere ske beslaglæggelse i medfør af art. 89, stk.1, litra b i designforord-
ningen.
       i medfør af § 36 i designloven bør herstal ikendes en bøde på grund af den forsætlige
krænkelse og herstals manglende overholdes af proceserklæringen.
herstal har anført, at det er en betingelse for, at der kan foreligge en krænkelse af graces de-
signrettighed, at der foreligger en udnyttelse af det beskyttede design, jf. designforordnin-
gens art 19.
krænkelsesspørgsmålet
herstal a/s bestrider ikke at have markedsført og udbudt kværnen med de omtalte skære-
blade, men det, der skal danne grundlag for krænkelsesvurderingen, er en sammenligning af
tegningen i designregistreringen og det tredimensionelle produkt. den informerede bruger
vil vide, at designeren i dette tilfælde ikke har haft en væsentlig grad af frihed. endvidere er
skærebladene ikke umiddelbart synlige ved normal brug af krydderurtekværnen, når den
står på bordet, eller når der kværnes. hvis krydderurtekværnen vendes, således at brugeren
kigger på den nedefra, får den informerede bruger et helt forskelligt indtryk af de to kværne.
skærebladene er ikke solgt separat. produktet er kun solgt samlet. det er derfor produktet
som helhed, der skal sammenlignes. det er korrekt, at brugsanvisningen viser, hvordan pro-
duktet kan skilles ad, men det ændrer ikke ved, at det er en helhedsbedømmelse, der skal fo-
retages. komponenten, skærebladet, skal ikke vurderes adskilt fra kværnen. normal brug,
                                                 - 15 -
som nævnt i designforordningens art. 4, omfatter ikke vedligeholdelse og reparation. der vil
udelukkende foreligge en krænkelse, hvis produktet er synligt, og helhedsindtrykket er det
samme. dette er ikke tilfældet her, hvorfor der ikke foreligger en krænkelse.
       herstal har ikke set produktet microplane herb mill på markedet. det er en betingelse
for, at der kan foreligge en overtrædelse af markedsføringsloven, at det krænkede produkt er
på markedet i danmark. graces skæreblad sælges ikke som et produkt i danmark. bladet
har ikke nogen position på markedet. salget af herstal herb grinder med det omstridte skæ-
reblad var derfor ikke i strid med markedsføringslovens § 1.
proceserklæringen
grace og hamonoya har ikke godtgjort, at herstal ikke har opfyldt den afgivne proceserklæ-
ring. ud over det, der fremgår af proceserklæringen, anmodede herstal imerco om aktivt at
tage kontakt til deres forhandlere. der ingen grund til at antage andet end, at herstal har
kontaktet forhandlerne. herstal udskiftede også selv skæreblade.
       efter de omstridte produkter blev fundet i handlen efter, at der var afgivet proceser-
klæring, oplyste herstal allerede den 16. april 2012, at produkterne kunne være overset ved
besøg i forretningen, eller at der kunne være tale om produkter, der kan være kommet retur.
forhandlerne kunne endvidere have glemt den instruks, som de havde fået. der er ikke an-
dre grunde end disse. der er ingen tvivl om, at herstal har tilbagekaldt produktet og endda
foretaget sig meget mere i forbindelse med tilbagekaldelsen af produktet, end hvad de havde
lovet. der er solgt 2790 stk. til forhandlerne. der er fundet 37 eksemplarer, efter proceserklæ-
ringen blev afgivet. der er således foretaget en ganske effektiv tilbagekaldelse. der er ikke
solgt til andre end imerco og kop & kande.
erstatning, vederlag mv.
da produktet ikke sælges med det omstridte skæreblad, og da herstal ikke ligger inde med
et lager af det omstridte produkt, er der intet grundlag for at nedlægge et fogedforbud.
       ved fastsættelsen af evt. vederlag og erstatning må der tages udgangspunkt i, at der er
solgt 1340 eksemplarer til en stykpris på 39 kr. royaltysatsen bør fastsættes skønsmæssigt,
og det bør tillægges vægt, at der er tale om en komponent til et sammensat produkt. royal-
                                                 - 16 -
tysatsen bør fastsættes til 5 %. grace og hamonoya har ikke bevist at have lidt et omsæt-
ningstab.
       en bøde forudsætter efter designlovens § 36, at der er handlet forsætligt eller groft
uagtsomt. herstal har alene tegnet kværnens korpus. ningbo kaideli electric co har aldrig
før leveret produkter til herstal, hvor herstal er blevet mødt med anbringender om krænkel-
ser af rettigheder. herstal har handlet som alle andre producenter.
rettens afgørelse
 det i sagen omstridte skæreblad udgjorde en del af herstal herb grinder. det er derfor ret-
tens vurdering, at skærebladet udgjorde en komponent af et sammensat produkt, jf. ef- de-
signforordningens art. 4, stk. 1.
       idet art. 10 i ef-designforordningen er formuleret i overensstemmelse med art. 4, må
vurderingen af om, der foreligger en krænkelse, stemme overens med den vurdering, der fo-
retages i forbindelse med, om et design kan opnå beskyttelse, hvorfor synlighedskriteriet for
sammensatte produkter også er relevant i forbindelse med krænkelsesvurderingen.
       det er i brugsanvisningen til herstal herb grinder oplyst, at bunden ved rengøring
skrues bunden af og derefter kan knive og beholder rengøres. de enkelte dele, herunder
skærebladene, er vist separat.
       henset til, at det sammensatte produkt er et køkkenredskab, der har til formål at blive
anvendt i forbindelse med forarbejdning af fødevarer, hakning af krydderurter, er rengøring
utvivlsomt for den endelige bruger af produktet en del af produktets normale brug, jf. ef-
designforordningens art. 4, stk. 2, litra a. ved rengøring vil skærebladene være synlige. det
er ikke et krav for, at der kan foreligge en krænkelse, at komponenten er synlig til hver en
tid.
       ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget skal der tages udgangspunkt i designregi-
streringen. når det omstridte skæreblad sammenholdes med tegningerne i designregistre-
ring nr. 001232027-001, vil der for den informerede bruger være tale om fuldstændig identi-
ske designs. dette er også tilfældet ved en fysisk besigtigelse af de to produkter. at der er ta-
le om identiske designs kan ikke anses for at være begrundet i, at designeren har været be-
grænset i en sådan grad i sin frihed i forbindelse med udviklingen af det omstridte skære-
                                                - 17 -
blad, at det ikke har været muligt, at designe et skæreblad der ikke var identisk med det de-
signregistrerede skæreblad.
       herstal findes derfor at haver krænket graces designrettighed nr. 001232027-001, ef-
designforordningens art. 10, og har dermed ikke har været berettiget til at benytte designet
uden graces samtykke, jf. ef-designforordningens art. 19, stk. 1.
       herstals salg og markedsføring af herstals herb grinder er tillige en overtrædelse af
markedsføringslovens § 1.
       retten tager derfor de af grace og hamonoya nedlagte påstande 2 til følge.
martin herstal har forklaret, at herstal er i besiddelse af en kasse af de omstridte skærebla-
de. det er i sagen er ubestridt, at hamonoya ved flere stikprøvekøb, senest den 11. januar
2013, efter, at herstal afgav proceserklæring over for fogedretten i odense ved brev af 8. de-
cember, har konstateret, at der fortsat forhandles herstal herb grinder med det omstridte
skæreblad.
       de omstridte skæreblade, som fortsat er i herstals besiddelse, skal derfor beslaglæg-
ges, jf.ef- designforordningens art 89, stk. 1, litra b.
       retten tager derfor tillige den af grace og hamonoya nedlagte påstand 3 til følge.
som en konsekvens af det ovenfor anførte har grace og hamonoya krav på et rimeligt veder-
lag og erstatning. størrelsen af vederlaget findes at skulle fastsættes under hensyntagen til
oplysningerne om antal solgte eksemplarer, den oplyste stykpris samt en skønsmæssigt fast-
sat royaltysats.
       grace og hamonoya har ikke nærmere dokumenteret at have lidt et tab i forbindelse
med, at herstal påbegyndte salget af herstal herb grinder, men henset til, at der er tale om
en identisk kopi, samt at det efter den af thomas rask kudahl afgivne forklaring omkring
udviklingen i salget af microplane herb mill sammenholdt med oplysningerne om tidspunk-
tet for herstals introduktion af herstal herb grinder, må det lægges til grund, at salget af
herstal herb grinder har medført en vis forstyrrelse graces og hamonoyas marked, om end
af mindre karakter.
       vederlaget og erstatningen fastsættes skønsmæssigt på dette grundlag til 30.000 kr.
                                                  - 18 -
efter den af martin herstal afgivne forklaring om de foranstaltninger, som herstal traf i for-
bindelse med tilbagekaldelsen af det omstridte skæreblad, finder retten ikke grundlag for at
fastslå, at der er handlet forsætlig eller groft uagtsomt fra herstals side efter, at proceserklæ-
ringen blev afgivet. herstal frifindes derfor for den af grace og hamonoya nedlagte påstand
4 om bødestraf.
efter sagens udfald, omfang og værdi skal herstal betale sagsomkostninger med 10.000 kr.
til grace og 10.000 kr. til hamonoya samt til dækning af retsafgift 3.300 kr.
                                         thi kendes for ret
herstal a/s tilpligtes til grace manufacturing, inc. og hamonoya aps at betale 30.000 kr.
med tillæg af procesrente fra 1. februar 2012.
herstal a/s forbydes at markedsføre og sælge produktet ”herb grinder” svarende til sagens
bilag 4.
samtlige eksemplarer af produktet ” herb grinder” svarende til sagens bilag 4, som er i
herstal a/s’ besiddelse beslaglægges.
herstal a/s frifindes for den af grace manufacturing, inc. og hamonoya aps nedlagte på-
stand 4.
herstal a/s skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 11.650 kr. til grace manufacturing,
inc. og 11.650 kr. til hamonoya aps. sagsomkostningsbeløbet forrentes i henhold til rentelo-
vens § 8a.
     lisbet friis                    mette christensen                annette krath poulsen
              - 19 -
            (sign.)
         ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
  sø- og handelsretten, den
