v000600s - k
                                      udskrift
                                           af
                     sø- og handelrettens dombog
                                         dom
                             afsagt den 4. december 2001
              v 6/00
              chantelle société anonyme
              (advokat finn nielsen ved advokat christian akhøj)
                mod
              patentankenævnet (ankenævnet for industriel ejendomsret)
              (kammeradvokaten ved advokat niels banke)
              biintervenient:
              manufacturas femeninas ltda.
              (advokat christian levin nielsen ved advokat louise unmack-
              rygaard)
sagen omhandler spørgsmålet om sagsøgeren, chantelle société anonyme, på
grundlag af sin registrerede varemærkeret til ordmærket chantelle for nærmere
angivne varer i klasse 25 kan kræve at sagsøgte, patentankenævnet (ankenævnet for
industriel ejendomsret), sletter registreringen af firgurmærket anne shantel i klasse
25. dette mærke tilhører bintervenienten, manufacturas femininas ltda.
parternes påstande
                                            -2-
sagsøgeren, chantelle société anonyme (herefter chantelle), har nedlagt principal
påstand om at sagsøgte, patentankenævnet, skal anerkende at varemærkeregistre-
ring vr 1995 08706 figurmærket ”anne shantel” skal slettes af varemærkere-
gisteret.
subsidiært har chantelle nedlagt påstand om at patentankenævnet skal anerkende at
varefortegnelsen i varemærkeregistrering vr 1995 08706 figurmærket ”anne shan-
tel” skal præciseres således at følgende varer i vareklasse 25 ikke er omfattet: korset-
ter, korseletter, hofteholdere, busteholdere, dameundertøj, strømper og badedragter.
sagsøgte, patentankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse overfor begge på-
stande.
biintervenienten, manufacturas femininas ltda (herefter anne shantel), har udtalt
sig til støtte for patentankenævnets frifindelsespåstand.
sagen er anlagt den 10. januar 2000.
sagsfremstilling
chantelle en fransk koncern som producerer og sælger lingeri til det meste af verden.
chantelle fik den 20. januar 1962 efter ansøgning af 7. juni 1961 registreret vare-
mærkeret til ordmærket chantelle i klasse 25 for korsetter, korseletter, hofte-
holdere, busteholdere, dameundertøj, strømper og badedragter (reg. nr. vr 00.
096.1962).
anne shantel er en columbiansk virksomhed som efter ansøgning af 2. november
1995 den 22. december 1995 fik registreret varemærkeret til figurmærket anne
shantel i klasse 25 (reg. nr. vr 08.706 1995). registreringen blev offentliggjort
i dansk varemærketidende den 24. januar 1996.
figurmærket har mat sølvfarvet baggrund med en stiliseret hvid svane med en blank
sølvramme omkring. under rammen er med sort i kursiv skrevet ”anne shantel”:
                                           -3-
chantelle protesterede imod registreringen. patentdirektoratet (nu patent- og vare-
mærkestyrelsen) traf den 2. september 1996 afgørelse om at opretholde registrerin-
gen af anne shantel-figurmærket. afgørelsen blev indbragt for patentanke-
nævnet som ved kendelse af 10. november 1999 stadfæstede patentdirektoratets af-
gørelse i henhold til de anførte grunde:
”…to varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2,
jf. § 4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveks-
ling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.
der foreligger sammenfald af varerne omfattet af registreringerne. det er derimod
direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er til stede.
anne shantel fremtræder som et fuldt personnavn, mens chantelle ikke på
dansk giver nogen association til et navn, men må betragtes som et kunstord. mær-
kerne opfattes derfor synsmæssigt og lydligt forskelligt. shantel isoleret og
chantelle har på dansk en vis lydlig lighed, men ikke klar synsmæssig lighed, da
ordene ikke er lige lange, har forskellig antal stavelser og forskellig første bogstav.
efter en vurdering af mærkerne i deres helhed, finder direktoratet ikke, at mærkerne
ligner hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling er til stede….”
det fremgår bl.a. af en afgørelse fra united states district court, southern district of
florida, palm beach division, juli 1993, mellem chantelle og anne shantel:
                                              -4-
”…
when the word ”shantel” is used alone or in combination with another word or
group of words (such as anne shantel) as a trademark for clothing, including, but
not limited to, lingerie, it is confusingly similar to plaintiff’s trademark chan-
telle when pronounced in english or french...”
chantelle har oplyst at produkterne i danmark har været solgt under navnet chan-
telle i hvert fald siden 1990, formentlig siden 1962 eller 1976. chantelle har op-
lyst følgende vedrørende omsætning i engros-leddet fra 1992-1999. værdien i detail-
leddet er ca. 2,5 gange større.
                             omsætning i dkk
        1992                      3.236.000
        1993                      3.179.000
        1994                      4.270.000
        1995                      6.271.000
        1996                      8.271.000
        1997                      9.438.000
        1998                     12.976.000
        1999                     18.690.000
        2000 (skøn)              19.000.000
det fremgår af en udskrift fra 27. april 2000 af chantelles hjemmeside på internettet
at den virksomhed som er blevet til chantelle, blev stiftet i 1876 af en forfader til den
nuværende direktør. det fremgår tillige at navnet chantelle blev taget i anven-
delse efter at være blevet fundet i virksomhedens arkiver som et tidligere brugt va-
remærke. fra 1976 har virksomheden heddet chantelle sa.
der er under sagen fremlagt eksempler på markedsføring af chantelle lingeri fra
1998 og 1999 i magasins julekatalog og illums julekatalog.
forklaring
                                            -5-
preben philipson har forklaret at han er direktør for virksomheden pp international
som har været agent i danmark for chantelles produkter inden for lingeri siden 1990.
fra 1984 var han agent for et andet fransk undertøjsfirma i danmark.
markedet for det bedre lingeri i danmark er som en pyramide med mærket triumph i
bunden som det relativt billigste mærke med størst salg. lige over findes chan-
telle rent prismæssigt, mens aubade, der er fransk, og marie jo, der er belgisk,
ligger i toppen.
chantelle er en meget stor virksomhed som bl.a. er den største eksportør af undertøj i
frankrig, med datterselskaber eller agenter overalt i den vestlige verden.
det har – ligesom ved parfumevarer - betydning for en lingerivare hvis den er fra
frankrig og har et fransk-klingende navn. kvalitetsparfume og -lingeri er i forbru-
gernes bevidsthed franske varer. derfor findes der også en organisation som sørger
for at markedsføre fransk lingeri samlet. organisationens logo anvendes således også
ved reklamer for chantelles varer i kataloger, blade og magasiner i danmark. som
agent for chantelle har vidnet i år indtil videre indrykket 42 helsides annoncer med
logoet for organisationen, f.eks. i ugebladene ”alt for damerne” og ”femina”.
vidnet kender hverken biintervenientens virksomhed eller produkter med mærket
anne shantel.
da vidnet i 1990 fik agenturet på chantelle-lingeri, skulle hans virksomhed
bygges op. der skulle ansættes personale, skabes brand-awareness osv. i sverige har
mærket været på markedet i 15 år og har en årlig omsætning på omkring 60 mill. kr. i
engrosleddet. i år 2000 nåede vidnets virksomhed meget tæt på den estimerede om-
sætning på 19 mill. kr. i år regner vidnet med at omsætningen bliver på omkring 20
mill. kr.
fra begyndelsen forsøgte vidnet at få chantelles produkter med i magsin du nord-
koncernens sortiment da magasin for en række varers vedkommende er dansk detail-
handels højborg. vidnet mener at chantelle allerede var i magasins forårs- eller
julekatalog i 1992. det er kun ganske få forskellige mærker inden for samme vareart
som kan komme med i magasins julekatalog.
                                             -6-
der er salg i lingerivarer hele året, men der er i særdeleshed stort salg op til jul. va-
rerne købes i vidt omfang af mænd som gave til deres koner eller kærester. varerne
sælges også i høj grad på ”von-hören-sagen” da lingeri er et emne som kvinder taler
om og udveksler erfaringer om. chantelle bliver sandsynligvis omtalt som et
godt produkt hvor man får ”value for money”. der er næsten ingen reklamationer.
reklamer i blade og kataloger skaber også et godt image.
udtalen af chantelle og shantel vil være næsten ens. på grund af betydnin-
gen af omtalen af varemærker inden for lingeri vil det skabe forvirring hvis vare-
mærkeregistreringen for anne shantel-mærket opretholdes. hvis mænd har hørt
eller fået fortalt at ægtefællen eller kæresten ønsker sig chantelle-lingeri til jul,
eller hvis kvinder fra veninder har hørt fortalt at chantelle er et godt mærke
inden for lingeri, kan disse købere blive i tvivl om hvad de skal købe hvis der i for-
retningen findes både chantelle og anne shantel. eller de kan ligefrem tro
at de har fundet det rigtige chantelle når de ser mærket anne shantel. der
er også risiko for at forbrugerne tror at anne shantel er en linje fra chantelle-
koncernen, svarende til chantelles linie for lidt yngre købere (passionata).
chantelle har haft en stand i magasin, og erfaringer herfra viser at over halvdelen af
det lingeri som sælges, købes af mænd.
nielsen marketing har lavet en undersøgelse af forbrugernes brand-awareness for
chantelle. i 2000 lå tallet på 46% hvilket er et meget højt kendskab. der findes
ingen tilsvarende målinger for 1995.
procedure
chantelles anbringender
                                            -7-
registrering af anne shantel som varemærke i klasse 25 hvor chantelle er regi-
streret for en nærmere beskrevet del af varerne, er sket i strid med chantelles vare-
mærkeret. der er risiko for forveksling mellem chantelle og anne shan-
tel, og der er risiko for at det kan antages at der er en forbindelse med chantel-
les ældre mærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
da der er fuldstændig varesammenfald, og da varemærket chantelle for lingeri
har høj grad af særpræg som varemærke, skal forvekslingsbedømmelsen være streng.
chantelles varemærke er registreret som ordmærke og er derfor beskyttet i en
hvilken som helst udformning. selvom anne shantel-varemærket er et figurmærke,
har navnedelen en fremtrædende plads og er ikke indarbejdet i billedet. navnet er
placeret for sig selv under billedet af svanen. ved lighedsbedømmelsen skal der de-
for lægges særlig vægt på ligheden mellem chantelle og orddelen af anne
shantel-mærket
både i chantelle og anne shantel indgår ”hantel” som en betydelig
del af begge mærker. derfor er der på grund af mærkernes visuelle lighed væsentlig
forvekslingsrisiko, jf. betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker, nr.
199/1958, side 107, hvoraf fremgår at ”hvis et i et varemærke særligt fremtrædende
element efterlignes i et andet, vil disse kendetegn være forvekslelige, selv bortset fra,
om de øvrige bestanddele er forvekslelige”.
på grund af varernes art vil man sandsynligvis anvende fransk sprogtone i danmark
for de to mærker. chantelle og shantel vil derfor blive udtalt stort set ens
[sjan´tel], hvorfor der på grund af den lydmæssige lighed i høj grad er risiko for for-
veksling. patentankenævnet lagde i afgørelsen af 20. juli 1990 mellem chanel og
chinelle coiffure til grund at ordene i danmark ville blive udtalt med fransk sprogto-
ne hvorefter ordene ville blive udtalt ens, og varemærkerne blev herefter anset som
forvekslelige. dommen refereret i ufr 1960.539 h viser at afgørende vægt kan læg-
ges på lydmæssige lighed ved forvekslingsvurderingen. den lydmæssige lighed mel-
lem ”jacta” og ”yaxa” for toiletartikler førte herefter til at registreringen af det nyere
mærke ”jacta” blev udslettet af varemærkeregisteret.
                                             -8-
det har ingen betydning at anne shantel fremstår som et personnavn bestående
af fornavn og efternavn. chantelle kan også fremstå som eller forstås som et
personnavn. da fornavnet, anne, lægger sig til den primære identifikationsbærer i
varemærket, shantel, må chantelle og anne shantel anses som for-
vekslelige.
efter bevisførelsen kan det lægges til grund at chantelle på grund af agentens
stigende aktivitet havde opnået en vis markedsposition da anne shantel søgte om
varemærkeregistrering. anne shantel var i 1995 fuldt bekendt med chantelles virk-
somhed efter retssagen i usa i 1993.
lingeri er en klassisk gaveartikel. mænd spørger deres ægtefæller og kærester hvad
de ønsker sig, eller de hører hvad de taler med veninder om i denne henseende.
kvinder taler også med hinanden om hvilke mærker der er gode. lingerimærker
overleveres derfor fra mund til øre i højere grad end varemærker på andre typer af
produkter. lydbilledet er derfor væsentligere end det visuelle. køberkredsen er ho-
vedsagelig almindelige forbrugere, dvs. ikke-eksperter, for hvem princippet om det
udviskede erindringsbillede er gældende. der henvises til ufr 1967.367 v hvor for-
brugerens udviskede erindringsbillede pga. den tid der gik mellem køb af skjorter
førte til at varemærkerne stanmore og starmount for herreskjorter blev anset som
forvekslelige.
da varemærkeret er en internationalt præget disciplin, kan indholdet af den ameri-
kanske dom som viser hvordan man ser på spørgsmålet i usa, indgå i rettens over-
vejelser.
sammenfattende må det efter en helhedsbedømmelse af forvekslingsrisikoen hvor de
ovennævnte momenter tillægges betydning, lægges til grund at der er risiko for for-
veksling mellem chantelle og anne shantel, jf. varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2, hvorfor registreringen af figurmærket anne shantel skal slettes
eller begrænses til ikke at omfatte de af chantelles registrering omfattede produkter,
jf. i det hele koktvedgaard, lærebog i immaterialret, 1999, side 333.
patentankenævnets anbringender
                                             -9-
det visuelle indtryk af ordmærket chantelle og figurmærket anne shantel skal
tillægges afgørende vægt ved vurderingen af om de to varemærker er forvekslelige,
eller om der er risiko for forveksling, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, og
koktvedgaard og walberg, varemærkeloven og fællesmærkeloven, 2. udg. 1998,
side 128, hvoraf det fremgår at den lydlige lighed kun sjældent i sig selv vil føre til at
mærke-lighed statueres. dette gælder særligt i den foreliggende sag hvor parternes
varer købes i højere grad ”med øjnene” end ”med ørerne”. jf. også ufr 1988.566
hvor figurmærket ”the limited” efter en samlet vurdering ikke ansås som forveksle-
ligt med ordmærket limitex hvis registrering herefter blev opretholdt.
det er ikke dokumenteret at chantelles varemærke var velindarbejdet i 1995, da
anne shantel ansøgte om varemærkeret til sit varemærke hvilket er det afgørende
tidspunkt. omsætningstallene dokumenterer ikke at mærket var indarbejdet. der til-
kommer således ikke chantelle en bedre beskyttelse som følge af indarbejdelse
(canon-doktrinen). selvom retten måtte lægge til grund at chantelle var indar-
bejdet, er dette ikke nok til at opveje at de to mærker visuelt ikke er forvekslelige.
en nærmere analyse af de to varemærker viser at chantelle adskiller sig væsent-
lig fra anne shantel-figurmærket. det er det samlede figurmærke som indehol-
der en stærkt dominerende svane og ”anne shantel” skrevet med særlig skrift som
skal vurderes i forhold til ordmærket chantelle.
lydbilledet af de to mærker er forskelligt. anne shantel-mærket består af to ord
mens chantelle blot er et ord. der er også markant forskel på den første del af
mærkerne – ch overfor s - hvilket tillægges afgørende betydning i praksis. der er
også forskel på længden af de ord, som indgår i mærkerne: chantelle (9 bogsta-
ver) over for anne shantel (4+7 bogstaver), hvilket ligeledes har betydning for
det visuelle indtryk af de to mærker.
det bør ikke få betydning at mærkerne eller dele af dem kan minde om hinanden
udtalt på engelsk eller fransk. ved forvekslingsrisiko-vurderingen skal lægges vægt
på dansk sprogtone, jf. dommen refereret i ufr 1980.166 h, hvorefter ”babe” med
dansk sprogtone ansås som forveksleligt med ”babor”.
                                           - 10 -
anne shantel fremstår klart som et personnavn mens chantelle er et kunst-
ord. virksomheden chantelle er dårligt selv klar over hvordan navnet er opstået.
men det ligger fast at det ikke er et personnavn relateret til virksomheden som er
blevet anvendt. begrebsmæssigt er de to navne også langt fra hinanden, jf. koktved-
gaard og walberg, varemærkeloven og fællesmærkeloven, 2. udg., 1998, side 129.
der er ikke belæg for at varemærker for gaveartikler skulle nyde større beskyttelse
end mærker for andre varer. vidnets forklaring kan heller ikke i denne henseende
tillægges særlig vægt. forklaringen er et partsindlæg. det er herefter ikke dokumen-
teret at omtale af produkterne imellem forbrugerne skulle have særlig betydning for
omsætning af denne type af varer. de omtalte, men ikke dokumenterede, awareness-
undersøgelser fra 2000 kan ikke tillægges betydning for vurdering af forholdene i
1995.
læren om det udviskede erindringsbillede kan i visse tilfælde føre for vidt og kan i
hvert fald i den foreliggende sag ikke føre til at mærkerne anses som forvekslelige.
læren er af ældre dato og er blevet modificeret i nyere afgørelser, jf. tillige kokt-
vedgaard og walberg, varemærkeloven og fællesmærkeloven, 2. udg. 1998, side 57.
hertil kommer at de kvinder som køber dyrt fransk undertøj, fuldt ud er klar over
hvilke mærker de ønsker at købe. da kunderne således i høj grad er opmærksomme
og mærkebevidste, må der anlægges en mindre streng forvekslingsbedømmelse. man
kan nok også for disse varers vedkommende forvente at en modtager vil bytte varen
hvis vedkommende får en vare med et mærke som ikke var ønsket.
den amerikanske afgørelse er truffet efter amerikanske varemærkeregler og -praksis
som adskiller sig væsentligt fra europæiske. afgørelsen bør ikke få betydning.
på baggrund af det anførte kan mærkerne ikke anses som forvekslelige, hvorfor regi-
streringen skal opretholdes.
anne shantel har udtalt sig til støtte for patentankenævnet og anført at køberkred-
sens opmærksomhed, herunder også mændenes opmærksomhed, ikke skal undervur-
deres. på grund af forskellene i antallet af ord, stavelser og anvendte bogstaver er der
ikke risiko for forveksling mellem chantelle og figurmærket anne shan-
                                            - 11 -
tel. det visuelle skal tillægges større betydning end en vis auditiv lighed mellem
ordmærket chantelle og en del af orddelen af figurmærket anne shantel.
sø- og handelsrettens afgørelse
ordmærket chantelle havde på tidspunktet for ansøgningen om registrering af
figurmærket bestående af den stiliserede svane med underteksten anne shantel
(”anne shantel-mærket”) været registreret og benyttet i en årrække, og det havde en
position i markedet for lingeriartikler som bl.a. afspejles i salgstallene. hverken
salgstallene eller preben philipsons forklaring kan føre til at det fastslås at chan-
telle på ansøgningstidspunktet havde erhvervet et særpræg eller en distinktivitet
der kan medføre at det tillægges en videregående beskyttelse overfor mærker der har
træk til fælles med chantelle.
der er ikke en sådan visuel lighed mellem mærkerne at det af den grund kan antages
at der for det købende publikum er risiko for forveksling, herunder en antagelse af en
forbindelse mellem mærkerne.
som fastslået i ef-domstolens dom af 22. juni 1999 i sag c-342/97, i-3830, (lloyd-
loint´s) kan det ikke udelukkes at en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv
kan skabe risiko for forveksling. jo større lighed der er mellem de varer eller tjene-
steydelser der er omfattet af varemærkerne, og jo større grad af særpræg det ældre
varemærke har, desto større er riskoen for forveksling.
retten finder at der i det foreliggende tilfælde er sådanne særlige forhold at den lyd-
lige lighed mellem chantelle og en del af orddelen i anne shantel-mærket,
shantel, medfører at der er risiko for forveksling, herunder at der antages at være
en forbindelse mellem mærkerne.
efter rettens almindelige kendskab til salgs- og købsmønstret på området som også er
belyst gennem vidnet preben philipsons forklaring, købes dyre, prestigebetonede
lingeriartikler som chantelles i vidt omfang som gave, især men ikke udelukkende i
forbindelse med julen. køberne er i betragteligt omfang mænd der ofte baserer deres
dispositioner på mundtlig omtale af navnet på produkterne. der må for disse købere i
                                          - 12 -
købssituationen antages at være en risiko for at mærkerne, der for så vidt angår
chantelle/shantel af de fleste vil blive udtalt nogenlunde ens, forveksles.
første del af orddelen af anne shantel-mærket, anne, er lidet dominerende og kan
næppe afgørende antages at afsvække antagelsen af en forbindelse mellem mærker-
ne, en forbindelse der i købernes bevidsthed kan bestå af den vildfarelse at anne
shantel-mærket står for en anden produktlinie fra chantelle.
herefter tages sagsøgerens principale påstand til følge.
                                  thi kendes for ret:
patentankenævnet (ankenævnet for industriel ejendomsret) skal anerkende at vare-
mærkeregistrering vr 1995 08706 af figurmærket anne shantel skal slettes af
varemærkeregisteret.
inden 14 dage skal patentankenævnet (ankenævnet for industriel ejendomsret) til
chantelle société anonyme i sagsomkostninger betale 15.000 kr.
                                     jens feilberg
  ole faarup                                                                 ole jahn
allan suhrke                                                          mogens trepka
                            udskriftens rigtighed bekræftes
                             p.j.v. sø- og handelsretten
