‐ jf
                                           udskrift
                                                af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
den 21. december 2007 afsagde retten i sagen
v 10‐07                         general biscuits belgie n.v.
                                (advokat mads marstrand‐jørgensen)
                                mod
                                ankenævnet for patenter og varemærker
                                (kammeradvokaten ved advokat charlotte jakobsen)
                                hovedinternvenient: house of prince a/s
                                (advokat erling borcher)
følgende
                                              dom:
indledning
sagens spørgsmål er om house of prince a/s der er indehaver af ordmærket prince
registreret for varer i klasse 34: cigaretter og klassehovedet for klasse 34, med rette kan
modsætte sig general biscuits belgies ansøgning om registrering af ordmærket prince
for varer i klasse 29, 30 og 32 under henvisning til at registrering og brug af ordmærket
prince vil medføre en utilbørlig udnyttelse af og skade på house of princes mærkes
                                                ‐2‐
særpræg og renommé.
      general biscuits indgav den 11. november 1997 en ansøgning om regi‐
strering af ordmærket prince for klasse 29, 30 (herunder kiks (søde eller salte))
og klasse 32. varemærket blev registreret den 11. januar 2005 (vr 2005 00147).
      den 22. marts 2005 fremsatte house of prince indsigelse mod registreringen under
henvisning til at selskabets mærke, prince, vr 1963 02921 og vr 1981 02964, var
særdeles stærkt indarbejdet og velkendt i danmark, og at brugen af et identisk yngre
mærke for varer i klasserne 29, 30 og 32, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af
indsigermærkets særpræg og renommé, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15, stk. 4, nr.
1.
      general biscuits bestred ikke at house of princes mærke var velkendt, men bestred
at det var så velkendt at beskyttelsen kunne udstrækkes til at omfatte levnedsmidler.
patent‐ og varemærkestyrelsens afgørelse
af styrelsens begrundelse for sin afgørelse fremgår at det blev lagt til grund at prince er
et velkendt varemærke for cigaretter, og at det nyder en udvidet beskyttelse efter
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.
      general biscuits’ prince var registreret for levnedsmidler, og det var styrelsens
opfattelse at disse varer adskiller sig betydeligt fra cigaretter som house of princes mærke
er velkendt for.
      hertil kom at varerne som udgangspunkt ikke erhverves i samme købssituation, da
cigaretter oftest er en ekspeditionsvare mens levnedsmidler er en selvbetjeningsvare.
      endvidere fandtes ved søgning i styrelsens varemærkeregister en række registre‐
ringer hvori mærkedelen prince indgår. prince er således ikke fuldstændigt entydigt
forbundet med house of prince, hvorved house of prince ikke kan gøre krav på en
beskyttelse over for alle varer.
      den betydelige forskel i varerne samt det forhold at flere virksomheder har prince
registreret i forskellige klasser, medførte efter styrelsens mening at der ikke var risiko for
at der ved brug af det yngre mærke for levnedsmidler ville blive skabt en forbindelse
mellem mærkerne i kundekredsens bevidsthed.
      på denne baggrund var det styrelsens opfattelse at brugen af det angrebne mærke
ikke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på house of princes velkendte
mærkes særpræg eller renommé. indsigelsen blev derfor ikke taget til følge.
                                                    ‐3‐
ankenævnet for patenter og varemærkers afgørelse
ankenævnet traf den 30. november 2006 følgende afgørelse:
               ”ankenævnet anser det for godtgjort, at indsigers ordmærke prince på
       registreringstidspunktet var velkendt her i landet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4,
       nr. 1. indehavers brug af et identisk ordmærke for en række varer i klasserne 29,
       30 og 32 indebærer efter ankenævnets opfattelse en sådan utilbørlig udnyttelse
       eller skade af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, at nævnet tager
       klagen til følge.
               herefter bestemmes:
               styrelsens afgørelse omgøres, og registreringen af vr 2005 00147 ophæves.”
påstande
general biscuits anlagde sag den 17. januar 2007. general biscuits’ påstande er principalt
at ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende at dansk
varemærkeregistrering, vr 2005 00147 (va 1997 05628) prince skal registreres endeligt,
subsidiært at ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende at dansk
varemærkeregistrering, vr 2005 00147 (va 1997 05628) prince skal registreres endeligt
for så vidt angår vareklasse 30 for kiks (søde eller salte) med eller uden overtræk og/eller
smagsstoffer.
ankenævnet for patenter og varemærker har påstået frifindelse.
house of prince har nedlagt følgende påstand: general biscuits belgie n.v. skal
anerkende at registreringen af varemærket vr 2005 00147 prince med rette er ophævet
af ankenævnet for patenter og varemærker.
sagens øvrige oplysninger
de klasser for hvilke general biscuits’ prince søges registreret, er følgende:
       klasse 29: kød, fisk, skinke, fjerkræ og vildt; delikatessevarer (ikke indeholdt i andre
klasser); konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, frugtpure, frugtmos,
frugtsauce; suppe; konserves fremstillet helt eller delvis af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller
delikatessevarer; konserverede, tørrede, kogte eller frosne færdigretter fremstillet helt eller delvis
                                                      ‐4‐
af kød, fisk, skinke, fjerkræ, vildt eller delikatessevarer; søde eller salte snacks fremstillet af
kartofler med eller uden tilsætning af smagsstoffer, kartoffelchips; snacks i form af små stykker
tilberedt svinekød; mælk, mælkepulver, geleret og pisket mælk tilsat smagsstoffer;
mælkeprodukter, nemlig mælkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, mousser, cremer og fløde,
creme‐og flødedesserter, frisk fløde, smør, ostepasta, ost, lagret ost, skimmelost, ulagret frisk ost,
ost i lage, hytteost, drikkevarer fremstillet hovedsagelig af mælk eller mejeriprodukter; frosne
mælkevarer, gærede mælkevarer; spiselige olier, olivenolie, spisefedt.
        klasse 30: kaffe, the, kakao, kaffebaserede drikkevarer, kakaobaserede drikkevarer;
chokoladebaserede drikkevarer; sukker, ris, tapioka; mel, pier (søde eller salte), pizzaer, tærter
(søde eller salte); pasta (med eller uden smagsstoffer og/eller fyld), næringsmidler af korn,
morgenmadsprodukter; tilberedte retter helt eller delvis fremstillet af pasta; færdigretter helt eller
delvis fremstillet af dej; brød, tvebakker; kiks (søde eller salte), vafler, kager, konditorkager,
wienerbrød og butterdejsbrød, alle førnævnte varer med eller uden overtræk og/eller fyld og/eller
smagsstoffer; salte eller søde snacks sammensat af kiks, kage, dej, herunder butterdej, eller
pandekagedej; spiseis, frossen creme; honning, salt sennep, eddike, herunder vineddike, saucer
(krydrede eller søde), pastasauce, krydderier.
        klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande (med eller uden mineraler), frugt‐ og
grøntsagsjuice, frugt‐ eller grøntsagsbaserede drikke, lemonade, tonicvand, ingefær‐drikke,
sorbeter (drikkevarer), præparater til fremstilling af drikkevarer, saft til drikkevarer, ikke‐
alkoholhol‐dige frugt‐ og grøntsagsekstrakter, ikke‐alkoholholdige drikke indeholdende en mindre
andel af mejeriprodukter, ikke‐alkoholholdige drikke indeholdende en mindre andel af
mælkegæringsmiddel.
cigaretmærket prince blev lanceret i 1957 og blev genstand for omfattende reklamering
indtil der med virkning fra 1. januar 2002 blev indført forbud mod tobaksreklamer. som
det fremgår af en erklæring af 2005 fra organisationen tobaksindustrien, er prince det
største cigaretmærke i danmark med en markedsandel på mere end 55% gennem de
seneste 11 år. tobaksindustrien anførte at prince i en lang årrække har været særdeles
velkendt blandt rygere såvel som ikke‐rygere i danmark, og prince er stadig trods
reklameforbuddet et af de mest velkendte varemærker overhovedet i danmark.
        på tidspunktet hvor general biscuits indgav ansøgning om registrering af prince,
havde house of princes prince‐mærke en markedsandel på 57%, jf. årsrapport 1995/96
fra house of prince a/s. det følgende år var markedsandelen 57%.
        der er et højt kendskab til mærket: i andet kvartal 1992 erklærede 99% af de
adspurgte i en gallup‐undersøgelse at de kendte prince. efter undersøgelse foretaget af
                                                          ‐5‐
aim nielsen i 1994 kendte 98,8% prince. i 1995 var tallet 99,2%. i 1996 var tallet i en
gallup‐undersøgelse 93,9% (uhjulpet). en oversigt udarbejdet af gallup i 1998 viste et
totalkendskab (hjulpet eller uhjulpet) på mellem 98% og 99% ved forskellige
undersøgelser i 1996‐1998.
       en top of mind‐undersøgelse (hvilket produkt kommer de til at tænke på når de
hører ordet prince?) foretaget af aim nielsen i 2004 viste at 91% af samtlige (rygere, ikke‐
rygere og tidligere rygere) svarede cigaretter, mens 1% svarede kiks.
       ved brev af 24. marts 1998 til house of prince meddelte general biscuits’ danske
patentagent at general biscuits agtede at anvende prince i danmark for varer i klasse
29, 30 og 32. det førte til forhandlinger mellem parterne der afsluttedes i 2003.
       der er fremlagt oplysninger om en række danske registreringer (nationale og mp‐
designationer) af mærker med prince som figur‐ og ordmærker, herunder såvel rene
registreringer med prince som registreringer med prince i sammensætninger.
adskillige af disse registreringer tilhører general biscuits eller house of prince, men der
er også prince‐mærker tilhørende tredjemænd fx prince <fig> tilhørende prince
concept, the prince <w> tilhørende david austin og en række figur‐ og ordmærker
såsom prince albert, prince charming, prince of denmark, black
prince, prince de malte, prince igor, blue prince. et prince‐mærke vr
198602181 <w> tilhører prince sports group efter aftale med house of prince; mærket er
registreret bl.a. for ketchere. et andet prince‐mærke er for
projektstyringsværktøjer/projektledelsesmetoder
oversigt: mp og danske nationale registreringer.
registreringer, som indehaves af tredjemand
sagsøgers registreringer (udeladt)
sagsøgers registreringer, hvor der er nedlagt indsigelse
hovedintervenientens registreringer (udeladt)
udgåede registreringer
reg. nr.            indehaver                       mærketekst          klasser
mp157091            montres tudor                   tudor prince <w>    14
mp660363            prince concept                  prince <fig>        09
mp722517            fürstliche von….                prince bismarck <w> 33
mp739231            david austin                    the prince <w>      31
                                    ‐6‐
vr192401220 sa ed laurens       prince de monaco<w>      34
vr192700946 r.j. reynolds       prince albert <fig>      34
vr194600505 jmtm inc.           prince albert <fig>      34
vr194601651 toms gruppen        prince charming          30
vr194800724 fdb                 prince of denmark <fig> 33
vr195100461 fdb                 prince of denmark <fig> 33
vr195201713 the drambuie liq..  prince charles edwards…33
vr195501955 maskinfabrikken     prince <fig>             07
vr195700335 barton & guest…     prince noir <w>          33
vr195700336 barton & guest…     princde blanc <w>        33
vr195800088 unilever            prince marhacelli <fig> 03
vr196001905 stanwell a/s        royal prince <w>         34
vr196100833 electrolux          crystal prince <w>       11
vr196300828 toms gruppen        black prince <w>         5, 30
vr196800194 soc. veuve paul,,,  prince de malte <fig>    33
vr196803061 wolfschmidt ltd.    prince petrov <fig>      34
vr197000928 meilland int.       prince igor <w>          31
vr197001166 diversa             prince de paris <w>      33
vr197200458 h. mounier          prince hubert de polignac…33
vr197203654 suishin…..          prince suishin <w>       33
vr197502809 md foods            prince of denmark <fig> 29
vr197501056 bongrain            le petit prince de france <w>             29
vr197700782 etab. nicolas       cuvée du prince d’harnezan                33
vr197701839 th. ruys            blue prince <w>          31
vr197802206 kwintet a/s         prince <fig>             25
vr198003360 prince manuf.       prince <fig>             18, 28
vr197803816 fdb                 prince, of scotland <w> 33
vr198001342 a. moueix & fils    prince de guyenne <w>    33
vr198301446 e. butler vintners  highland prince <w>      33
vr198203818 les grands chais    prince laurent <fig>     33
vr198402917 diane von fürstenb. prince egon <w>          03
vr198602181 prince sports group prince <w>               25, 28
vr198500962 prince manuf        prince woodie <w>        28
vr198604050 hovedintervenient   prince of blends <fig>   03 05 10 29 30 33
vr198903002 prince manuf        prince pro staff <fig>   25
vr198907833 husqvarna ab        prince <w>               07
                                             ‐7‐
vr199003993 cave cooperative             prince alexandre <fig>      33
vr199006879 prince manuf.                prince <fig>                18 25 28
vr199208727 prince gardner               prince gardner <w>          09 18
vr199200030 narvik s.a.                  prince olaf <w>             29
vr199207295 narvik s.a:                  prince olaf de narvik <fig> 29
vr199407053 comite economique            prince de bretagne <fig> 29 31
vr199800199 le prince jardinier          le prince jardinier <fig> 03 08 25 28 31
ohim’s indsigelsessag
i ohim’s indsigelsessag b 705 865 traf indsigelseskontoret den 21. juni 2006 afgørelse om
registrering af følgende figurmærke som general biscuits havde søgt registreret den 7.
januar 2003:
                                                      ‐8‐
indsiger var house of prince der gjorde gældende at general biscuits’ mærke ville være i
strid med art 8, stk. 5 i varemærkeforordningen. indsigelseskontorets konklusion var
følgende:
        ”det er ikke dokumenteret at det ansøgte varemærke kan drage utilbørlig fordel af det ældre
mærkes særpræg eller renommé, eller at det kan skade det. der er derfor ingen grund til at tage
stilling til en risiko for uberettiget brug fra det ansøgte mærke.”
        afgørelsen er påklaget til ohim’s appelkammer.
forklaringer
administrerende direktør for lu scandinavia a/s, michael schiedel, har forklaret at lu
scandinavia er et datterselskab af general biscuits og datterdatterselskab af danone.
koncernen har hovedområderne vand, kiks og yoghurt. lu scandinavia har i danmark
en markedsandel på 22% for kiks. prince‐kiksen blev første gang markedsført i
danmark i 1955 under betegnelsen prinzenrolle. i 1997 besluttede general biscuits at
prinzenrolle i hele europa skulle markedsføres under prince‐mærket. markedsføringen
af kiksen er rettet mod børnefamilier. kiksen kan findes i 98% af
dagligvareforretningerne. lu scandinavia sælger ikke direkte til kiosker, men indirekte
ved at kioskejere indkøber kiksene, herunder prince, i supermarkeder og metro. kiksen
findes således også i kiosker hvorfra der sælges tobaksvarer, herunder prince. prince‐
kiksen er den næstmest solgte kiks af de ca. 800 kiks der findes på det danske marked. på
alle pakninger findes en prinsefigur som har ændret sig noget gennem tiderne. kiksen er
velkendt i danmark; kendskabsgraden (hjulpet) er 84%. kendskabet til kiksen og måden
man spiser den på, går i arv i børnefamilier. vidnet har ikke kendskab til en
sammenhæng mellem kiksespisning og cigaretrygning. lu scandinavias
markedsføringsbudget har i en række år ligget på ca. 11 mio. kr. om året.
marketingdirektør peter willumsen, house of prince, har forklaret at han er ansvarlig for
salg og markedsføring i skandinavien og baltikum.
        salget af prince i danmark ligger på 3,1 mia. kr. med afgift, 852 mio. kr. uden
afgift, svarende til 2,679 mia. stk., dvs. 141 mio. pakker om året eller 388.000 pakker om
                                                  ‐9‐
dagen.
      prince er det bedst kendte cigaretmærke i danmark og har en dobbelt så stor
omsætning som cocacola. markedsandel var stabil på godt 50% indtil for tre år siden
hvor der kom priskonkurrence der førte til at andelen nu er på 32,5%. prince sælges fra
godt 24.000 butikker i danmark, supermarkeder, kiosker, benzinstationer osv.
      prince er et kvalitetsprodukt der stort set ikke har ændret sig siden
introduktionen i 1957. cigaretten udmærker sig bl.a. ved at man anvender tobak af en høj
kvalitet der lagres i 2‐3 år.
parternes argumenter
general biscuits bestrider ikke at house of princes varemærke prince i danmark er
velkendt for cigaretter, og at dette var tilfældet på såvel ansøgnings‐ som
registreringstidspunktet, men den omstændighed at det ældre varemærke er kendt, er
ikke tilstrækkeligt til at varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, jf. varemærkedirektivets
artikel 5, stk. 2, finder anvendelse. det kræver desuden at det anfægtede varemærke
anvendes uberettiget, dvs. a) at brugen af general biscuits’ varemærke ville medføre en
utilbørlig udnyttelse af house of princes varemærkes særpræg, b) at brugen af general
biscuits’ varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af house of princes ældre
varemærkes renommé, c)at brugen af general biscuits’ varemærke ville skade house of
princes ældre varemærkes særpræg eller d) at brugen af general biscuits’ varemærke ville
skade house of princes ældre varemærkes renommé.
      med hensyn til de vurderinger og overvejelser der skal gøres i denne forbindelse
kan der henvises til ohim’s omfattende vejledninger på området, opposition guidelines,
part 5, trade marks with reputation, særlig pkt 3.3.1. detriment to distinctiveness
(dilution):
      the distinctiveness of the earlier trade mark will be detrimentally affected if the public
      ceases to associate it with a given range of goods or services originating from a single source
      and starts associating it with different goods, having distinct origins. such an association can
      dilute the trade markʹs ability to identify a single undertaking, without this necessarily
      resulting in confusion as to origin, and is likely to diminish its capacity to stimulate the
      desire of the public to buy the products for which it is registered.
      such a situation is commonly known as ʺdilution by blurringʺ, and occurs when the trade
      mark is no longer capable of evoking in the mind of the public an immediate association
      with the products it covers. this capacity may be reduced or lost by the fact that persons
      other than the proprietor use the same or a similar sign for products other than those for
                                                     ‐ 10 ‐
       which it is registered. this leads to an erosion of distinctive character caused by the
       proliferation of ʺparasiticʺ marks which, although not debasing the original trade mark, are
       so numerous that they may deprive the trade mark of its distinctive character and hence of
       its attractiveness.
       such an erosion of distinctiveness cannot simply occur where the earlier mark has a
       reputation and is identical with or similar to the mark applied for, as this would involve an
       automatic and indiscriminate recognition of a likelihood of dilution for all trade marks of
       repute and would negate the purpose of the condition of proving detrirns n t. in addition,
       the earlier mark must possess an exclusive character, in the sense that it should be
       associated by the consumers with a single source of origin, since it is only in this case that a
       likelihood of detriment to distinctiveness may be envisaged.
i forbindelse med omtale af sagen, r 283/1999‐3, hollywood/hollywood hedder
det af betydning for den foreliggende problemstilling:
               “thus, if the applicant shows that the earlier sign is commonplace and is already used
       by different undertakings in various sectors of the market, he will also have successfully
       refuted the existence of a likelihood of dilution. … similarly, it will be difficult to accept that
       the attractiveness of the earlier mark risks being diluted if its inherent distinctiveness is not
       very strong. … this will be particularly true where the respective goods are so far removed
       from each other that a possibility of association between them is even less probable.”
der kan videre henvises til følgende bemærkninger om detriment to repute, taking
unfair advantage of distinctiveness, og særligt taking unfair advantage of repute hvor det
hedder:
               “the notion of unfair advantage of repute covers situations where the application may
       profit from the renown of the opponentʹs brand by unduly exploiting its prestige. the
       difference from unfair advantage of distinctiveness is that this kind of misappropriation is
       more concerned with the quality image of the mark and less with its attractive force.
               such a risk will be particularly high where the earlier mark has acquired not only a
       high degree of recognition amongst consumers, but also a ʺgoodʺ or ʺspecialʺ reputation, in
       the sense that it reflects an image of excellence, reliability or quality, or some other positive
       message, which could positively influence the choice of the consumer as regards goods of
       other producers.
               such an added value to the markʹs reputation has to be abundantly clear from the
       evidence on file and should not be merely assumed.”
 og endelig til 3.4.2. burden of proof:
               “as also mentioned in section 111.1.4.2. above, article 74(1) ctmr requires the
       opponent to put forward and prove all the facts on which his opposition is based. thus, the
       opponent bears the burden to show, within the period he has for completing the
       substantiation of his opposition, that the actual or future use of the application has caused,
       or is likely to cause, detriment to the distinctiveness or the repute of the earlier mark, or that
       it has taken, or is likely to take, unfair advantage thereof.”
                                              ‐ 11 ‐
a) ordet prince er ikke i sig selv specielt særpræget eller eksklusivt. der er som påvist
en række andre mærker med prince på det danske marked. prince anvendes
almindeligvis for at antyde noget kongeligt eller på anden måde ophøjet og er således
anprisende.
b) en renommékrænkelse ville forudsætte at varen har en særlig høj kvalitet, pålidelighed
eller luksuspræg. prince‐cigaretterne har hverken usædvanlig høj kvalitet, status eller
pris og har derfor ikke renommé i lovbestemmelsens forstand. en krænkelse af et
renommé forudsætter at anvendelsen af det lignende mærke for andre varer ville være
krænkende, nedsættende eller upassende i forhold til det ældre mærke. et mærke for en
kiks er ikke i stand til at være krænkende osv. for et cigaretmærke; tværtimod vil de fleste
producenter af levnedsmidler nødigt sættes i forbindelse med et sundhedsskadeligt
produkt som en cigaret.
       prince for kiks kan ikke drage utilbørlig fordel af prince for cigaretter. der er
ikke knyttet en særlig værdi til cigaretmærket.
       der består ingen særlig forbindelse mellem de to slags varer sagen drejer sig om,
således at ”brand extension” af cigaretmærket ville være naturlig eller blot mulig. der
kendes ikke eksempler på at et cigaret‐ eller tobaksmærke har foretaget brand extension
til fødevarer. i øvrigt har forbuddet mod tobaksreklamer som konsekvens at
tobaksmærker ikke må bruges for andet end tobak.
c) at et velkendt mærkes særpræg kan skades, forudsætter at det velkendte mærke kun
indehaves af og kontrolleres af en virksomhed således at andre virksomheder ikke også
anvender det identiske mærke. på det danske marked anvendes mærket prince som
nævnt også af andre end house of prince.
d) der består ikke et renommé der kan skades af general biscuits’ varemærke. en skade
på renommé ville foreligge hvis brugen af general biscuits’ varemærke gengav house of
princes varemærke i en obskøn, nedsættende eller upassende sammenhæng eller hvis
mærket blev brugt på en måde som er uforenelig med house of princes varemærkes
specielle image. noget sådant foreligger ikke.
       om ankenævnets afgørelse bemærkes at nævnet har misforstået reglerne når det
anføres at registreringstidspunktet skulle være afgørende. ankenævnets begrundelse er
                                              ‐ 12 ‐
fuldstændig intetsigende og strider mod forvaltningslovens § 24, stk. 1, 2. pkt. general
biscuits nedlægger dog ikke påstand om ugyldighed.
       endelig har ankenævnet overset general biscuits’ subsidiære påstand ved sagens
behandling for ankenævnet, svarende til den subsidiære påstand i den foreliggende sag.
ankenævnet har anført at nævnets kendelse af 30. november 2006 er lovlig og gyldig af de
af ankenævnet anførte grunde. kendelsen lider ikke af formelle mangler. ankenævnet har
i kendelsen berettiget lagt vægt på registreringstidspunktet frem for
ansøgningstidspunktet ved vurderingen af varemærket princeʹs velkendthed. under
alle omstændigheder har det ingen betydning om der er lagt vægt på
registreringstidspunktet og ikke ansøgningstidspunktet for general biscuits bestrider ikke
at varemærket prince er velkendt for cigaretter såvel på ansøgnings‐ som på
registreringstidspunktet.
       ankenævnet har henvist til de relevante retsregler i henhold til hvilke afgørelsen er
truffet. nævnet har i sin begrundelse forholdt sig til de af general biscuits ansøgte
vareklasser 29, 30 og 32.
       afgørende for om general biscuits’ varemærke skal registreres, er om brugen af det
yngre varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på house of princes
ældre varemærkes særpræg eller renommé.
       kravet om utilbørlighed er et objektivt krav der ikke forudsætter at udnyttelsen er
tilsigtet af den krænkede part. kravet forudsætter blot at det yngre mærkes brug af det
velkendte (ældre) mærke giver en indbygget opmærksomhedseffekt. det er således end
ikke et krav at house of prince skal dokumentere at kundekredsen tidligere har skabt en
forbindelse mellem mærkerne. det er tilstrækkeligt at det sandsynliggøres at dette kan
blive tilfældet, jf. ohimʹs opposition guidelines punkt 5.3.4.
       varemærket prince er godtgjort at være et særdeles stærkt mærke det er derfor
lettere at opfylde betingelserne i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, end det ellers ville
være tilfældet. ankenævnet skal ikke påvise at der foreligger en faktisk og aktuel
krænkelse af det ældre varemærke, men blot kunne fastslå at der foreligger en risiko (her
som i det følgende forstås ved risiko en reel eller ikke hypotetisk risiko) for utilbørligt
udnyttelse eller skade, jf. præmis 40 i spa‐finders‐dommen, dom af 25. maj 2005 i
sagen t‐67/04.
                                              ‐ 13 ‐
       vedrørende a) og b), utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg og
renommé, bemærkes at ”brand extension” som nævnt af ankenævnet kan forekomme.
prince‐cigaretter og general biscuits’ produkter købes typisk i de samme butikker,
uanset om det er i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer, ligesom de begge
indtages i nydelsessituationer. der foreligger således en risiko for utilbørlig udnyttelse.
       ankenævnet bestrider ikke at der en betydelig forskel i varerne, men formålet med
varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 4, er jo netop at give indehaveren af et velkendt
varemærke en udvidet beskyttelse også for andre varekategorier. såfremt bestemmelsen
var udelukket fra at finde anvendelse alene under henvisning til den begrundelse at der
ikke var tale om sammenlignelige varer der ikke kunne købes i samme købssituation, ville
bestemmelsens anvendelsesområde være betydeligt indskrænket.
       det må antages at prince‐cigaretter har en høj kvalitet og et luksuspræg. før
indførelsen af den særlige lovgivning vedrørende reklame for tobaksvarer i 2001 blev
prince‐cigaretterne således i vidt omfang markedsført som en luksusvare i modsætning
til eksempelvis corner og north state.
       begrænsningen i adgang til markedsføring af tobaksvarer medfører naturligvis ikke
at et tobaksmærke ikke har krav på samme varemærkeretlige beskyttelse som alle andre
varemærker.
       c) ved skade på det ældre varemærkes særpræg forstås den skade der kan opstå,
når det ældre varemærke ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer,
som det er registreret og anvendes for. denne risiko omfatter således det ældre
varemærkes ʺudvandingʺ eller ʺgradvise svinden bortʺ igennem en opløsning af
varemærkets identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed, jf. ef‐domstolens
dom af 22. marts 2007 i sag t‐215/03 (varemærket vips), præmis 37. på det danske
marked findes en gyldig registrering af ordmærket prince som house of prince ikke
ejer, nemlig varemærkeregistreringen vr 1986 021181, som benyttes for ketsjere,
registreret af prince sports group inc. i henhold til samtykke fra house of prince.
derudover har der været en udløbet registrering af ordmærket prince uden tilføjelse af
andre ord. house of prince a/s har således en eksklusiv position i danmark med hensyn
til ordmærket, og som nævnt ovenfor er der en risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade
af det ældre varemærke, såfremt det tillades general biscuits at registrere det samme
ordmærke som house of prince.
                                                ‐ 14 ‐
       d) med hensyn til spørgsmålet om skade på det ældre varemærkes renommé skal
blot anføres at prince er et af de mest kendte og udbredte mærker i danmark. general
biscuits’ anvendelse af mærket prince vil kunne medføre en opfattelse hos forbrugerne
om at der er samhørighed mellem produkterne.
       når et varemærke er særdeles velkendt, består der ligeledes efter praksis beskedne
krav til sammenhængen mellem produktgrupperne og der skal ikke meget til at det
antages at der hos de relevante kundegrupper skabes en forestilling om en sammenhæng
mellem produkterne som må føre til at det fastslås at der foreligger en utilbørlig brug i
forhold til house of princes mærkes særpræg og renommé. der henvises til u 1997.795
shd (after eight), u 1991.697 h (coca‐cola) og chevy‐dommen, dom af 14.
september 1999 i sag c‐375/97, der i præmis 30 bl.a. i forbindelse med bemærkning om
den nationale rets undersøgelse af om den anden betingelse i direktivets artikel 5, stk. 2,
nemlig at der uden skellig grund påføres det ældre mærke skade, anfører at jo større
varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at
foreligge.
       det bør derfor fastslås at der er en risiko for skade på prince’s renommé hvis det
tillades general biscuits at markedsføre sine kiks mv. under prince: house of princes
produkt med tilknyttede livsstilsassociationer og eksklusive karakter devalueres ved en
samtidig markedsføring af general biscuits’ ikke eksklusive produkt under mærket
prince rettet mod børn, unge og voksne i andre nydelsessituationer.
       en imødekommelse af general biscuits’ principale påstand indebærer at prince
skal registreres i klasse 29, 30 og 32. det gør det muligt for general biscuits at benytte
mærket for en lang række forskellige varer ud over kiks med kakaofyld, og dermed vil
der opstå en meget større risiko for at der påføres det ældre varemærke skade mv. også
hvis den subsidiære påstand følges vil der være tale om en væsentlig udvidelse i forhold
til den hidtidige anvendelse af prince fra general biscuits’ side.
house of prince har i tilslutning til ankenævnets argumentation anført at identiteten
mellem de to mærker øger risikoen for utilbørlig udnyttelse af eller skade på prince‐
mær‐kets særpræg eller renommé. prince har over en meget lang årrække været og er
fortsat et særdeles velkendt og velrenomméret varemærke her i landet og i skandinavien,
både blandt rygere og ikke‐rygere. prince har været på markedet i 50 år, har været
                                               ‐ 15 ‐
genstand for en intens markedsføring, salget er omfattende og sker fra mange butikker, og
bekendthedsgraden er så høj i danmark at man næppe kan komme højere i praksis.
       velkendtheden må føre til at beskyttelsesniveauet eller beskyttelsesintensiteten skal
lægges højt. for et højt niveau taler også identiteten mellem mærkerne. det kan ikke føre
til en anden vurdering at prince anvendes for et sundhedsskadeligt produkt. det er
rigtigt at der er et vist anprisende element i navnet, lidt ”røgelse”, men det ændrer ikke
ved det forhold at mærket har særpræg.
       prince er så velkendt og har et sådant renommé at der foreligger en uafviselig
formodning for at general biscuits’ registrering og anvendelse af prince for kiks og
andre varer i klasse 29, 30 og 32 vil indebære risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade
på prince‐mærkets særpræg eller renommé.
       a) og b) ved vurderingen af om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af eller skade
på prince‐mærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en helhedsbedømmelse
af alle relevante forhold såsom prince‐mærkets styrke og indarbejdelse, sammenfaldet
mellem mærkerne, vareområder, omsætningskanaler, brugssituation, produkternes
karakter af mærkevarer. kravet om utilbørlig udnyttelse er ikke subjektivt
(udnyttelseshensigt). den utilbørlige udnyttelse etableres ved risikoen for at publikum på
grund af det ældre mærkes velkendthed foretager en associering til dette når det yngre
mærke vises eller omtales. kravet opfyldes ved mærkeindehaverens påvisning af en ikke
hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse af eller skade på prince‐mærket.
       der er berøringsflader mellem produkterne: begge er nydelses‐ og næringsmidler,
de befinder sig i og sælges via de samme salgskanaler og nydes ofte i samme situationer.
det øger risikoen for at der associeres på en måde der medfører risiko for at general
biscuits’ mærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det særpræg det renommé der er
knyttet til house of princes mærke.
       ”renommé” henviser til en særligt høj kvalitet, pålidelighed eller luksuspræg, men
også til velkendthed, kvalitet og omdømme. prince er uanset de risici der kan være
forbundet med tobaksrygning, et anerkendt kvalitetsprodukt blandt cigaretrygere. det er
blevet markedsført som et livsstilsprodukt for yngre mennesker og opfylder som sådan
bestemmelsens renommékrav.
       c) der er en risiko for at general biscuits’ mærke vil kunne skade det særpræg der
er knyttet til house of princes mærke. skadevirkningen vil være udvanding af prince‐
mærket eller risiko herfor således at dets evne til at identificere house of princes
                                               ‐ 16 ‐
cigaretprodukter nedsættes i forbrugernes bevidsthed. det er tilstrækkeligt at prince‐
mærket for cigaretter er dominerende. det behøver ikke at være det eneste. et prince‐
mærke for ketchere er således uden betydning for sagens afgørelse.
      d) der er en risiko for at general biscuits’ mærke prince vil kunne skade det
renommé der er knyttet til house of princes prince‐mærke, bestående i risiko for
udvanding og i at købere opfatter general biscuits’ anvendelse af prince‐betegnelsen
som en brand extension i strid med tobaksreklameloven.
rettens begrundelse og resultat
efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke udelukket fra registrering hvis
varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det
søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre
varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af
det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes
særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
      parterne er naturligvis enige om at det ældre ordmærke prince for cigaretter mv.
er identisk med det senere ordmærke prince for kiks mv., og de er også enige om at der
ikke er vareartslighed mellem de produkter for hvilke mærkerne er registreret.
      registreringen af prince for kiks er således kun udelukket hvis en af følgende
betingelser er opfyldt:
      1.   brugen af prince for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre
           varemærkes særpræg, eller
      2.   brugen af prince for kiks vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre
           varemærkes renommé, eller
      3.   brugen af prince for kiks vil skade det ældre varemærkes særpræg, eller
      4.   brugen af prince for kiks vil skade det ældre varemærkes renommé.
det påhviler indehaveren af det ældre mærke at sandsynliggøre at et af de under 1.‐4.
nævnte forhold foreligger.
      selv om såvel kiks som cigaretter falder ind under den overordnede kategori
nærings‐ og nydelsesmidler, er der på grund af det velkendte forhold at tobaksrygning er
skadeligt for helbredet, hvilket ikke er tilfældet for kiks eller andre produkter inden for
klasserne 29, 30 og 32, ikke en risiko af betydning for at et mærke for kiks vil kunne
                                               ‐ 17 ‐
udnytte, endsige utilbørligt udnytte, det renommé som det identiske mærke for cigaretter
har. der vil ud fra samme betragtning heller ikke kunne forekomme skade på det ældre
varemærkes renommé.
       som nærings‐ og nydelsesmiddel ligger en kiks ganske fjernt fra det
sundhedsskadelige nydelsesmiddel tobak, og der er efter rettens kendskab til og
vurdering af afsætningsforhold ikke grund til at antage at brugen af prince for kiks vil
medføre en utilbørlig udnyttelse af det særpræg der gennem mange års indarbejdning er
knyttet til prince for cigaretter.
       hovedspørgsmålet er således om brugen af prince for kiks vil skade det
renommérede varemærke prince for cigaretter mv., eller med andre ord om det vil
medføre en udvanding af varemærket prince for cigaretter, hvis det tillades general
biscuits at registrere prince for kiks mv.
       som anført af generaladvokat jacobs i forslaget til afgørelse i adidas‐sagen c‐408/01
(adidas‐salomon ag og adidas benelux bv mod fitnessworld trading ltd) afspejler
udtrykket ”til skade for et varemærkes særpræg” det der normalt kaldes udvanding af et
varemærke (”gradvis svinden bort eller opløsning af visse varemærkers identitet og
bekendthed i offentlighedens bevidsthed” eller ”lessening, watering down, debilitating,
weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade
mark”). i klassisk forstand er det centrale i begrebet udvanding ifølge jacobs at
varemærket ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er
registreret og anvendes for.
       udvanding betyder mindre metaforisk et indgreb på en af varemærkets væsentlige,
eller den væsentligste, funktion at tjene som kommerciel forbindelse mellem producenten
og forbrugerens bevidsthed eller som jacobs udtrykker det, at varemærket ikke længere
kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer det anvendes for, jf. herved også præmis
43 i dom af 25. maj 2005 afsagt af retten i første instans i sagen t 67/04 (spa‐finders).
       ved vurderingen af om der er en risiko for en sådan udvanding lægger retten vægt
på at prince som varemærke i sig selv ikke er af betydeligt særpræg. som andre
kongelige eller fyrstelige betegnelser anvendt i markedsføring har mærket i sig selv
nærmest en laudatorisk karakter. på tidspunktet for general biscuits’ ansøgning var
house of princes mærke vel indarbejdet i danmark gennem den omfattende
markedsføring siden 1957 og havde således erhvervet et betydeligt særpræg for cigaretter.
som det fremgår af listen ovenfor side 5 ff. er prince registreret for andre produkter fra
                                               ‐ 18 ‐
andre producenter, og det anvendes, som det ses, ikke sjældent som led i betegnelser for
en række forskellige varer. den yderligere udvanding af prince‐mærket som eventuelt
kan komme på tale såfremt registreringen af prince for kiks tillades, er derfor langt
mere begrænset end fx den udvanding som ville følge af en tilladelse til registrering af et
velkendt, enestående mærke.
       endvidere må der lægges vægt på at der ud fra et konsumentsynspunkt er en
betydeligt afstand mellem de produkter som mærkerne anvendes for, nemlig de
sundhedsskadelige cigaretter og nydelsesmidlet chokoladekiks hvis målgruppe
fortrinsvist er børn og personer med barnlig smag.
       der må ved overvejelserne om udvanding også lægges en vis, omend begrænset
vægt på at de varer mærkerne vedrører, ganske vist ofte købes i samme butikstype, men
kiks er som andre levnedsmidler normalt selvbetjeningsvarer, mens cigaretter som andre
højt beskattede varer er ekspeditionsvarer der sælges fra kiosker, enten i supermarkedet
eller fra selvstændige kiosker, eller fra kasselinjen.
       efter en samlet vurdering finder retten derfor at betingelserne for at nægte
registrering af general biscuits’ mærke ikke har været til stede.
       der gives derfor general biscuits medhold i selskabets principale påstand.
       som følge af det anført skal general biscuits frifindes for den af house of prince
nedlagte påstand.
       sagsomkostninger fastsættes ud fra den af general biscuits anslåede værdi af
sagsgenstanden til 30.000 kr. hvortil kommer 19.250 kr. i godtgørelse for udlæg
                                      thi kendes for ret:
ankenævnet for patenter og varemærker skal anerkende at dansk varemærkeregistrering,
vr 2005 00147 (va 1997 05628) prince skal registreres endeligt.
general biscuits belgie n.v. frifindes for den af house of prince a/s nedlagte påstand.
inden 14 dage skal ankenævnet for patenter og varemærker og house of prince a/s til
general biscuits belgie n.v. betale 49.250 kr. i sagsomkostninger. beløbet forrentes efter
rentelovens § 8 a.
                                       ‐ 19 ‐
karin schou andersen                   jens feilberg            allan suhrke
                                    (sign.)
                                 ___ ___ ___
                        udskriftens rigtighed bekræftes
             p.j.v. sø- og handelsretten, den 21. december 2007
