AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PROGRAMA EM PLATAFORMA WEB. ARGUIÇÃO DE QUE OBJETO SERIA IDÊNTIDO AO PROGRAMA SKYBOX, DE PROPRIEDADE DA IMPETRANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO APÓS CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO Nº 5 DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. MÉRITO DO RECURSO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. NÃO VERIFICADA. TECNOLOGIA QUE PODE SER OFERTADA POR OUTRAS EMPRESAS. OBJETO LICITADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (BOTÃO DO PÂNICO), E NÃO AO USO DA MARCA PARA FINS COMERCIAIS. LEGALIDADE DO CERTAME. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Agravos - Agravo de Instrumento : AI 0037260-32.2019.8.16.0000 PR 0037260-32.2019.8.16.0000 (Acórdão)
AI 0037260-32.2019.8.16.0000 PR 0037260-32.2019.8.16.0000 (Acórdão)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PROGRAMA EM PLATAFORMA WEB. ARGUIÇÃO DE QUE OBJETO SERIA IDÊNTIDO AO PROGRAMA SKYBOX, DE PROPRIEDADE DA IMPETRANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO APÓS CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO Nº 5 DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. MÉRITO DO RECURSO. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. NÃO VERIFICADA. TECNOLOGIA QUE PODE SER OFERTADA POR OUTRAS EMPRESAS. OBJETO LICITADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (BOTÃO DO PÂNICO), E NÃO AO USO DA MARCA PARA FINS COMERCIAIS. LEGALIDADE DO CERTAME. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Somente poder-se-ia cogitar violação ao direito autoral se o uso da marca BOTÃO DE PÂNICO se destinasse a angariar clientela, em flagrante prejuízo ao proprietário da nomenclatura comercial, o que não é a pretensão do Município, que pretende, em última análise, tão somente a contratação de dispositivo de segurança, sem o uso indevido da marca ou interesse comercial.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0037260-32.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 17.08.2020)
RELATÓRIO Instituto de Tecnologia Preventiva S/A impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Patrimônio Compras e Logística da Prefeitura Municipal de Maringá. Relatou que é detentora do programa de computador SKYBOX, conforme certidão de exclusividade emitida pela Associação Brasileira de Softwares, com base no registro n. BR 51 2014 000130 0 do INPI, e também da "solução de tecnologia botão de pânico", inclusive para fornecer licença de uso destes programas para utilização via web e mobile. Ocorre que, em flagrante ilegalidade, o Município de Maringá deflagrara procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico, por meio do edital n. 088/2019, para contratação de empresa para fornecer uso de programa em plataforma web que desenvolve fim idêntico ao software SKYBOX, sem a devida autorização da empresa impetrante e desrespeitando os direitos autorais que lhes são garantidos. Explicou que solicitara a suspensão do processo licitatório, informando ao Município que possui propriedade autoral e exclusividade para dispor do conjunto organizado de instruções implementado pelo programa de computador SKYBOX. Contudo, o Procurador Jurídico do Município de Maringá emitiu parecer desfavorável às alegações invocadas pela empresa. Justificou que a empresa não apresentou patente de exclusividade, mas apenas registro de marca. Delimitou que o parecer jurídico está equivocado, pois o "botão de pânico" constitui apenas uma marca mista no desenho depositado junto ao INPI, ou seja, há o devido registro, em contrariedade ao que concluiu a Procuradoria Jurídica. Nestas condições, por possuir o devido registro, defendeu que possui o direito de postular a abstenção de qualquer prática que atente contra a propriedade do programa desenvolvido, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 9.609/1998 c/c do art. 24, inciso IV, da Lei n. 9.610/1998. Assim, pugnou a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do ato que materializa a violação do software, qual seja a contratação de empresa destinada a reproduzir, traduzir e adaptar programa que lhe pertence, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao mérito, pugnou a concessão da segurança, para que se declare que a autoridade impetrada: "está reproduzindo, distribuindo, traduzindo e adaptando, sem autorização do titular, no todo ou em parte, criação de espírito da inédita Solução de Tecnologia, expressada de conjunto organizado de instruções implementado pelo programa de computador Skybox apresentados de forma clara e suficientemente descrita em linguagem natural junto à Certidão de Exclusividade da Associação Brasileira de Softwares emitida com base no registro n. BR 51 2014 000130 0 do INPI) de maneira a possibilitar sua realização pela mesma técnica digital ou análoga que venha funcionar de modo e para fins determinados, a saber, À FISCALIZAR, RASTREAR E MONITORAR FUNCIONALIDADES DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA – DSP, POPULARMENTE CONHECIDO COMO BOTÃO DO PÂNICO ATRAVÉS DE MECANISMO UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR COM BASE NA FISCALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS, bem como a reproduzindo ou imitando de anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras que se destinam como meio de recomendar a solução de tecnologia desenvolvida pelo titular, com a finalidade criar confusão ao promover processos de contratação indireta art. 5º, XXIX, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, art. 25, I, II, § 1º da Lei de Licitações, arts. 5º, IV, VI, VIII, d, 7º, XI, XII, § 1º, 24, III, IV, 28, 29, I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, da Lei de Direitos Autorais c/c, art. 1º, 12, 14, § 1º, § 2º, da Lei de Software, art. 189, I, c/c, 195, IV, da Lei de Propriedade Industrial);" A petição inicial foi emendada para incluir no polo passivo do mandamus a empresa vencedora do certame licitatório Celestino Poitevin Neto – ME. O pedido liminar foi deferido para suspender o Pregão Eletrônico nº 88/2019, de modo a sustar a violação ao direito autoral da impetrante (mov. 28.1). Contra essa decisão é dirigido o presente Agravo de Instrumento. O Município de Maringá alega que o Pregão Eletrônico nº 88/2019 foi deflagrado em razão do convênio nº 002/2018 firmado com o Estado do Paraná. Disserta que o Estado do Paraná, por meio do referido convênio, transferiu recursos à Municipalidade para implantação do Projeto "Dispositivo de Segurança Preventiva – Botão do Pânico". Ainda, nos termos do convênio, argui que não lhe foi imposta a contratação da empresa detentora da marca "Botão do Pânico", ou que o software a ser utilizado deveria ser o Skybox. Observa que a empresa impetrante é detentora apenas da marca mista denominada "Botão do Pânico", logo, apenas os elementos visuais lhe pertencem. Garante que existe apenas similitude entre o "Botão de pânico" ofertado pela empresa e o objeto do procedimento licitatório, qual seja "dispositivos de comunicação à distância para atendimento de emergência a mulheres". Assevera que não se trata de hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitação, considerando que diversas empresas e softwares por elas desenvolvidos possuem capacidade de atender o objeto da licitação. Salienta que o Estado do Paraná também firmou o citado convênio com os Municípios de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu, o que ratifica a viabilidade da licitação. Registra, por fim, que o Estado do Paraná para repasse de valores e contratação do "Dispositivo de Segurança Preventiva – Botão do Pânico" se encerra em novembro de 2019, e acaso expirado tal prazo sem a devida contratação, não haverá mais o repasse dos valores, prejudicando sobremaneira as mulheres que poderiam ser beneficiadas pelo projeto de combate à violência doméstica. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja cassada a r. decisão que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 88/2019. No mérito, a confirmação da medida liminar. Em decisão de cognição sumária foi concedido o efeito almejado, para determinar a continuidade do Pregão nº 88/2019 (mov. 6.1). Celestino Poitevin Neto – ME se manifestou pela perda do objeto recursal, já que o Pregão teve continuidade, sendo o objeto efetivamente contratado, conforme contrato de prestação de serviços nº 666/2019 (mov. 29.1). Município de Maringá afirmou que poderia restar configurada a perda superveniente do objeto do mandamus e, por consequência do presente recurso, em razão da celebração do contrato (mov. 42.1). A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do presente agravo (mov. 46.1). VOTO Registre-se o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC/2015 c/c art. 7º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) XIII - outros casos expressamente referidos em lei." "Art. 7º. § 1º. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Maringá contra r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva – INTP S/A contra ato do Secretário Municipal de Patrimônio Compras e Logística da Prefeitura Municipal de Maringá, deferiu a liminar para suspender o Pregão Eletrônico nº 88/2019. De início, cumpre esclarecer que embora tenha sido noticiado que o referido procedimento licitatório, objeto da controvérsia, fora concluído, tendo o respectivo objeto sido adjudicado, tal fato, por si só, não implica necessariamente na perda do objeto do presente recurso, haja vista que a controvérsia estabelecida diz respeito à legalidade do edital. Vale dizer: A adjudicação do contrato não faz desaparecer o interesse processual, quando há liminar deferida anteriormente ou vício insanável, conforme disciplina o Enunciado nº 5[1] das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Superada tal questão, vislumbro que merece ser confirmada a decisão de cognição sumária que concedeu o efeito ativo almejado pelo Município agravante, "para determinar a continuidade do Pregão nº 88/2019" (mov. 26.1). Dos autos, denota-se que o Estado do Paraná e o Munícipio de Maringá firmaram convênio nº 002/2018, em que o Estado transferiu recursos ao Município para a implantação do Projeto "Dispositivo de Segurança Preventiva – Botão do Pânico" (mov. 1.3). Diante disso, o Município de Maringá, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logísticas, deflagrara procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa por período de 12 (doze) meses para fornecer: (mov. 1.13). Por sua vez, alega o Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva – INTP S/A que possui direito a propriedade de software descrito no Pregão Eletrônico n, 88/2019. Depreende-se dos autos que a empresa INTP possui os seguintes produtos e serviços registrados: a) registro perante o INPI do software SKYBOX, com validade de cinquenta anos, contada a partir de 1º de janeiro de 2014 (mov. 1.7); b) registro perante o INPI de marca nominativa BOTÃO DE PÂNICO, com a seguinte especificação: "aparelhos de GPS [sistema de posicionamento global]; Alarmes de segurança; Aparelho de telecomunicação; Aparelho ou instrumento de segurança; Aparelho, placa e acessórios de telecomunicação;" (mov. 1.8). c) registro perante o INPI de marca de serviço BOTÃO DE PÂNICO, com a seguinte especificação: "Consultoria em segurança; Guardas [vigilância, segurança]; Segurança (Consultoria em -); Segurança pessoal; Assessoria, consultoria e informação sobre serviços legais no campo das leis de privacidade e segurança, normas e regulamentos; Monitoramento e rastreamento de veículos e cargas, contratação de guarda [serviços de segurança];"; (mov. 1.9). Ainda, possui certificado emitido pela Associação Brasileira das Empresas de Software de que: "(...) é a única e exclusiva desenvolvedora, proprietária e detentora dos direitos autorais e de comercialização autorizada a comercializar e distribuir com exclusividade, prestar serviços de manutenção e upgrade a nível nacional ao programa de computador SKYBOX, plataforma destinada à fiscalizar, rastrear e monitorar funcionalidades dos Dispositivos de Segurança Preventiva – DSP, popularmente conhecido como Botão do Pânico, registrado no INPI sob o número BR 51 2014 000130 0" (mov. 1.6). No tocante às especificações do software SKYBOX: Neste cenário, com a devia vênia ao entendimento do MM. Juiz a quo, entendo que não há aparente violação ao direito de propriedade intelectual da impetrante. Explico. Do cotejo entre a descrição do objeto a ser licitado e a descrição do software verifica-se identidade de elementos. Ou seja, os serviços a serem contratados certamente poderiam ser desenvolvidos pela empresa impetrante, dada a semelhança entre as características descritas. No entanto, a princípio, a presença de similitude não permite concluir que houve violação ao direito de propriedade intelectual com a deflagração do procedimento de licitação. Isso porque os serviços a serem prestados e as tecnologias exigidas para tanto também podem ser ofertados por outras empresas. Vale dizer, somente poder-se-ia cogitar violação caso tais empresas estivessem utilizando indevidamente o software SKYBOX. Por certo, o que deve ser avaliado é se as empresas concorrentes atendem os critérios editalícios e possuem capacidade de oferecer dispositivo de comunicação a distância para mulheres que permite acionamento de segurança para proteção contra a violência doméstica. Portanto, o fato de a Municipalidade exigir que o produto e o serviço contratado compreendam tecnologia destinada à segurança preventiva não traduz a assertiva de que há violação dos direitos ao programa de computador de que é detentora a empresa agravada. Ademais, há notícia de que todos os Municípios que firmaram com convenio com o Estado do Paraná, para receberem recursos para contratação de empresa que ofertem dispositivo de comunicação a distância para mulheres que permite acionamento de segurança para proteção contra a violência doméstica, foram orientados de que o objeto não poderia ser adquirido por inexigibilidade de licitação (mov. 64.2). Também deve-se observar que a Municipalidade não fez menção à marca específica BOTÃO DE PÂNICO. E, ainda que assim tivesse feito, a mera alusão ao BOTÃO DE PÂNICO não constitui violação ao direito autoral. Isso porque a proteção jurídica conferida à marca possui como finalidade impedir a confusão dos consumidores e o uso indevido por quem não possui os direitos que lhes são inerentes. Sobre o tema, orienta o Superior Tribunal de Justiça: "(...) 6- Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 7- Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade. Precedentes. Hipótese concreta em que esses aspectos forma reconhecidos como preenchidos pelo acórdão recorrido. 8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas" (RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1641906/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017). O objetivo central de se constituir e registrar uma marca é a preservação comercial. Por sua vez, o contexto em que se apresenta o pregão aqui debatido diz respeito tão somente à contratação de dispositivo de segurança, isto é, não há uso indevido da marca ou interesse comercial. Logo, mera referência feita pelos entes públicos não consubstancia violação aos direitos autorais da agravada. Repita-se: somente poder-se-ia cogitar violação ao direito autoral se o uso da marca BOTÃO DE PÂNICO se destinasse a angariar clientela, em flagrante prejuízo ao proprietário da nomenclatura comercial, o que não é a pretensão do Município de Maringá. Dessa forma, entendo que inexistem indícios de irregularidade no procedimento licitatório, pois o objeto do certame pode ser ofertado por outras empresas existentes no mercado, sem que isso configure desrespeito aos direitos autorais da empresa agravada, tampouco à Lei de Licitações. Do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARINGÁ, para reformar a decisão agravada, de modo a confirmar o prosseguimento do Pregão nº 88/2019.
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