Importação paralela em endereços eletrônicos de Internet – IDS
por Attilio Gorini e Fernando de Assis Torres
O instituto do registro de marca é um título concedido pelo Estado que assegura o direito de exclusividade sobre criação própria do empresário (art. 129 da Lei nº 9.279/96) e delimita o direito do titular de se insurgir contra práticas que podem comprometer sua criação e, em última instância, causarlhe prejuízo. Dentre essas práticas, destacamos a veiculação e oferta de produtos fabricados no mercado brasileiro em endereços eletrônicos de Internet.
Tais produtos são livremente adquiridos pelo titular do endereço eletrônico no mercado brasileiro que, então, os oferece a empresas estrangeiras por preços consideravelmente inferiores àqueles praticados pela empresa titular dos direitos e seus distribuidores exclusivos no mercado exterior, constituindo uma modalidade do que se denomina importação paralela.
A importação paralela se traduz no ato de inserir no mercado interno de determinado país, sem o consentimento do titular da marca, um produto genuíno adquirido regularmente em outro país. Tal fenômeno também é comumente referido pelas expressões mercado paralelo e mercado cinza.
A principal dificuldade enfrentada por titulares de marcas consiste na ausência de tratamento uniforme à importação paralela em Tratados e Convenções Internacionais, o que acaba por relegar a disciplina do instituto às normas do ordenamento jurídico de cada país. Em determinados mercados, a importação paralela é lícita e sem qualquer restrição, enquanto em outros se tem a vedação absoluta à revenda de bens originais adquiridos no mercado externo. Daí se concluir acerca da necessidade de se analisar a legislação do país destinatário do produto para fins de aferição da licitude da importação paralela.
É cediço que tal prática está atrelada ao chamado princípio da exaustão dos direitos ou do esgotamento da marca, que consiste no entendimento de que o direito de exclusividade sobre a marca "se esgota" depois que o produto é inserido no mercado pelo titular ou com o seu consentimento (art. 132, III da Lei nº 9.279/96).
Em outras palavras, é imprescindível à licitude da importação paralela o consentimento, seja de forma expressa ou tácita, do titular da marca registrada no país de destino do produto. Caso contrário, a primeira inserção do produto no mercado interno, através da importação efetivada por terceiro desautorizado, não configura hipótese de exaustão nacional de direitos.
Não há maiores controvérsias acerca da determinação do consentimento expresso à importação de produtos, já que seria necessário, para tanto, simplesmente apresentar o instrumento que consolida a manifestação de vontade do titular da marca.
A questão assume maior relevância quando se cogita do consentimento tácito ou implícito do titular da marca. Existem diversos entendimentos, manifestados na jurisprudência brasileira, acerca das hipóteses em que tal consentimento pode se consumar. Vejamos os principais
A legitimação da importação paralela estaria vinculada à relação contratual ou societária entre o titular da marca (ou licenciado) e a parte que vende o produto no mercado estrangeiro (produto é adquirido pelo importador diretamente de um dos fabricantes que integram a rede oficial de distribuição, por exemplo), bem como por relação comercial anterior entre o titular da marca e o importador, neste caso consistente em importações sucessivas do produto, sem qualquer oposição do titular do direito; ou
a inércia do titular da marca em reprimir a importação paralela na origem, i.e. no mercado onde os produtos são originariamente adquiridos. Entende-se que essa repressão pode se efetivar através de medidas preventivas adotadas pelo titular perante seu distribuidor/licenciado ou pela insurgência contra o importador paralelo em si, a depender dos locais de origem e destino dos produtos importados indevidamente.
Somos da opinião de que, em qualquer das duas hipóteses acima, não há como se exigir do titular do direito medidas efetivas de prevenção se não há ainda uma ciência inequívoca ou ficta do evento ilícito. Não devemos impor ao titular do direito, como regra, o ônus de investigar potenciais importadores paralelos, até porque tal exigência se revelaria por muitas vezes uma tarefa árdua e de difícil perquirição.
É necessário, portanto, que haja alguma prova material de ciência do intuito de importação paralela e apenas o caso concreto dirá realmente se o titular agiu com negligência ou diligência na exportação de seus produtos.
Particularmente no que toca às violações perpetradas através da Internet, tem-se que estas não irradiam seus efeitos de forma prédeterminada, tendo em vista que os produtos anunciados em endereços eletrônicos podem ser adquiridos por quaisquer usuários da rede, independentemente de seu país de origem.
Todavia, o fato de a aquisição de produtos de importação paralela ocorrer através da Internet não exime a responsabilidade do titular do respectivo endereço eletrônico, tampouco a adoção de nome de domínio brasileiro (.com.br) tornaria a prática legítima. Tal prática, aliás, é passível de repressão no local do domicílio do titular do respectivo endereço eletrônico.
Existe a possibilidade, ainda, de reprimir a inserção de produtos de importação paralela no mercado exterior por meio da fiscalização de aduana, a depender do regime jurídico de cada país. Tal medida, conforme dito acima, não seria obrigatória via de regra para que se afaste a possibilidade de consentimento tácito, mas pode se revelar efetiva em hipóteses mais drásticas em que haja uma enorme quantidade de produtos sendo remetida para o exterior, além de constituir um importante meio de controle de saída de produtos.
Por fim, é possível buscar soluções junto ao órgão de registro de nome de domínio ou provedor de hospedagem de sites de Internet com vistas a retirar o endereço eletrônico da Internet. Tal medida é de bom alvitre sobretudo quando não se determina, em razão de elementos suficientes para tal, o domicílio do terceiro que pratica importação para ela.
Advogado e sócio do escritório Danneman Siemsen. Conta com mais de 14 anos de experiência e PI e atua no segmento d[...]