RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO. MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 0800901-77.2011.4.02.5101 RJ 2017/0306055-4
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 0800901-77.2011.4.02.5101 RJ 2017/0306055-4
REsp 0800901-77.2011.4.02.5101 RJ 2017/0306055-4
Inteiro TeorSTJ_RESP_1721701_d9546.pdf
Certidão de JulgamentoSTJ_RESP_1721701_1a689.pdf
Relatório e VotoSTJ_RESP_1721701_9e841.pdf
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO. REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO. MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.
1- Ação ajuizada em 17/1/2011. Recurso especial interposto em 16/6/2014 e atribuído à Relatora em 14/12/2017. 2- O propósito recursal é definir se a marca EXTRA INFORMÁTICA, utilizada pela empresa recorrida, é passível de coexistir com a marca EXTRA, registrada em momento anterior pelo recorrente. 3- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (art. 124, XIX). 4- É certo, de um lado, que o uso do vocábulo EXTRA em seu sentido semântico original não constitui exclusividade do recorrente, na medida em que traduz expressão dicionarizada dotada de significação própria, o que inviabiliza sua apropriação. 5- Todavia, quando expressões dessa natureza estiverem previamente registradas, sua utilização por terceiros, como sinal distintivo, pode ser franqueada apenas na condição de elemento secundário do conjunto marcário, a fim de servir como elemento informativo ou descritivo relativamente ao escopo da proteção pretendida. 6- Tal fato não enseja o reconhecimento de que terceiros, que atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca previamente registrada, possam adotar a mesma expressão como elemento principal de seu conjunto marcário, sobretudo quando se trata de designar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco evidente de se propiciar confusão ou associação indevida junto ao público consumidor. Doutrina e precedente. 7- A confrontação das marcas mistas em litígio, consoante dispostas na sentença, revela claramente que o sinal EXTRA constitui o elemento principal de ambos os registros, de maneira que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, a confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível. 8- Diante disso, a proteção marcária do recorrido deve ceder, em respeito ao direito de exclusividade de que goza o recorrente (art. 129, caput, da LPI). 9- Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente. 10 - Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do (a) Sr (a) Ministro (a) Relator (a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr (a). ANTONIO FERRO RICCI, pela parte RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
(MARCA REGISTRADA NO INPI - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO)
STJ - REsp 325158-SP (MARCA - TUTELA - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO)
STJ - REsp 954272-RS
FED LEI:009279 ANO:1996 CPI-96 CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 ART :00122 ART :00124 INC:00019 ART :00129
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574629169/recurso-especial-resp-1721701-rj-2017-0306055-4
Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AgInt nos EDcl no AREsp 0007619-40.2010.8.16.0056 PR 2017/0236339-8
Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 5014205-74.2013.4.04.7200 SC 5014205-74.2013.4.04.7200
APELAÇAO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5014205-74.2013.404.7200/SC RELATOR : CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ APELANTE : EDSON LUIS MACHADO PIZZARIA - ME ADVOGADO : Talita Zanco APELANTE : INSTITUTO…
Graciani Bilk
Marca Fraca ou Evocativa e a Impunidade nos Casos de Concorrência Desleal
A marca é bem valioso e um dos mais importantes patrimônios de uma empresa, é necessário possuir identidade única diante de produtos e serviços idênticos. Desse modo, a construção de uma marca não se…