Direito Empresarial | INPI | Recurso Especial nº 951.583 - MG
Matéria: Marca/Alto Renome/INPI
STJ - Recurso Especial nº 951.583 -MG (2007/0110724-6)
Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória. Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade.
- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96.
- O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei 9279/96.
- É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços.
- Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'.
- Recurso especial a que nega provimento.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Vasco Della Giustina e Paulo Furtado votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA, pela parte RECORRENTE: VISA INTERNACIONAL SEVICE ASSOCIATION
Brasília (DF), 27 de outubro de 2009 (Data do Julgamento) 17 de novembro de 2009 (Data de Publicação)
O EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (RelatorA):
Recurso especial interposto por VISA INTERNACIONAL SEVICE ASSOCIATION E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTO LTDA., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/MG.
Ação: cominatória c/c indenização por danos materiais, ajuizada pelas recorrentes, em face de INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PAULIMINAS LTDA.
Na inicial, as recorrentes afirmaram que possuem a titularidade de 'marca notória' (VISA), registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o n.º 007.049.412 e por este considerada como marca notória, nos termos do art. 67 da Lei 5772/71. Alegou-se que o reconhecimento da notoriedade implica em proteção ao uso da marca para todas as classes de produtos e serviços, motivo pelo qual requereu a abstenção do uso da marca "VISA LATICÍNIOS" nos produtos fabricados pela recorrida, indenização por danos materiais e a publicação do resumo da sentença em jornais de grande circulação. A título de antecipação de tutela, pleiteou a imediata interrupção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a busca e apreensão dos produtos contrafeitos.
O recorrido apresentou contestação, alegando que os pedido da inicial devem ser julgados improcedentes. Apresentou, ainda, reconvenção, requerendo a declaração judicial do direito de utilizar-se da expressão "VISA" em seus produtos.
Sentença: julgou improcedente o pedido da ação cominatória e julgou extinto o pedido reconvencional, por impossibilidade jurídica do pedido. O Juízo de 1º grau de jurisdição entendeu que não deve ser afastado o princípio da especialidade da marca, porque não houve renovação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei 5772/71, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei 9279/96, no INPI.
Acórdão: negou provimento às apelações interpostas pelas recorrentes e pela recorrida, nos termos da seguinte ementa:
"CIVIL -INPI -COMPETÊNCIA -PROPRIEDADE INDUSTRIAL -MARCA REGISTRADA - UTILIZAÇÃO -POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGISTRO --IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1- A Justiça Comum Estadual é competente para julgar demanda onde não figura como parte o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 2- A marca regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) goza da proteção legal, devendo ser impedido que outra pessoa, que não o titular, a utilize. 3- Como regra geral, o direito marcário vincula-se ao princípio da especificidade, que assegura a proteção da marca apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. 4-A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida são categorias distantes, com proteções igualmente distintas. No caso de marca notória, a proteção limita-se ao seu ramo de atividade. 5- A marca de alto renome constitui princípio inovador, previsto no artigo 125 da Lei 9.279, de 1996, por determinar que à marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, mantendo registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, mas apenas quando haja possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para sua reputação. Dessarte, o impedimento inexiste quando evidente a impossibilidade de causar confusão ou associação, especialmente porque não há similitude de classe, produto ou serviço. 6-Extingue-se a reconvenção sem julgamento do mérito, quando se verifica que a pretensão deve ser dirigida ao órgão administrativo competente" (fls. 264/265)
O TJ/MG entendeu que deve ser mantido o princípio da especialidade da marca das recorrentes, porque não há possibilidade de confusão pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços.
Embargos de declaração: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados (fls. 322/328)
Recurso especial: as recorrentes alegam, em suas razões, que o acórdão recorrido violou o art. 125 da Lei 9.279/96, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentam que o dispositivo legal tido por violado não faz qualquer ressalva quanto à similitude do ramo da atividade para a proteção da marca de alto renome, tampouco quanto à possibilidade de confusão entre marcas. Aduzem que a marca "VISA" é de alto renome e deve ser protegida em todos os ramos de atividade, motivo pelo qual não deve coexistir com a marca "VISA LATICÍNIOS".
Prévio juízo de admissibilidade: após a apresentação das contrarrazões da recorrida (fls. 391/403), foi o recurso especial admitido na origem (fls. 405/406).
O cerne da questão está em determinar se é possível aplicar o princípio da especialidade às marcas de alto renome, previstas no art. 125 da Lei 9279/96, quando se reconhecer a ausência de confusão dos consumidores.
I. Da marca de alto renome e o princípio da especialidade (violação ao art. 125 da Lei 9279/96)
A proteção conferida à propriedade das marcas é assegurada pelo art. 5º, XXIX, da CF, e regulamentada pela Lei 9279/96, que, no art. 129, concede ao proprietário da marca o direito exclusivo do seu uso.
Todavia, o direito de propriedade da marca não é absoluto, mas limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei 9279/96, que impede a "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
Assim como o direito de propriedade da marca, o princípio da especialidade também não é absoluto. Com efeito, o referido princípio é excepcionado pelo art. 125 da Lei 9279/96, que assim dispõe: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos da atividade".
Nos termos do art. 2º da Resolução 121/05 do INPI,
"considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença."
À marca de alto renome, portanto, é assegurada maior proteção legal pela alta respeitabilidade e notoriedade que possui, não se restringindo ao âmbito do mercado em que atuam.
O acórdão recorrido, porém, apesar de não ter contrariado esse entendimento, considerou que "ainda assim deve ser observada, para o impedimento, que haja possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a marca" (fls. 270).
Contudo, o art. 125 da Lei 9279/96 é claro ao assegurar proteção especial às marcas de alto renome em todos os ramos da atividade, sem qualquer restrição, sobretudo a relativa à impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. O referido dispositivo legal deve ser aplicado em observância à seguinte regra básica de hermenêutica jurídica: "onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir".
Com efeito, à marca considerada de alto renome não se aplica o princípio da especialidade, sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor.
O fundamento do acórdão recorrido, portanto, não merece acolhida.
II. Da ausência de registro da marca como de "alto renome" no INPI.
A conclusão obtida no item anterior, contudo não é suficiente para o correto deslinde da controvérsia.
Com efeito, é de se ressaltar que é incontroverso nos autos que não houve renovação do registro das recorrentes como 'marca notória', nos termos do art. 67 da Lei 5772/71, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei 9279/96, no INPI.
Da dicção do art. 125 da Lei 9279/96, que é uma reminiscência do art. 67 da Lei 5772/71, verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, aliás, editou a Resolução 121/05 para tal finalidade.
A respeito da imprescindibilidade do reconhecimento das marcas de alto renome pelo INPI, confira-se a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
"Pelo "princípio da especificidade", a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe, salvo quando o INPI a declara "marca de alto renome". (Curso de Direito Comercial, vol. I, 9º ed., São Paulo: Saraiva, p. 159)
Nesse sentido, o REsp 658702/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, DJ de 21/08/2006, assim decidiu:
"Hodiernamente, o art. 125 da Lei n.º 9279/96 ("À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade"), substitutivo do art. 67, manteve a possibilidade de concessão de tutela especial e ilimitada a certa marca registrada, mediante a respectiva "declaração de alto renome".
Dessarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96.