NOVA REGULAMENTAÇÃO SOBRE REGISTRO OU AVERBAÇÃO DE CONTRATOS | França Ribeiro Advogados
Foi publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 63, de 12 de abril de 2017, a Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017, dispondo sobre averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contrato de transferência de tecnologia e de franquia.
A Instrução Normativa em comento visa regulamentar o procedimento junto ao INPI, bem como determinar os documentos que devem ser apresentados e estabelecer formalidades para averbação ou registro de contratos de (i) Licença, Sublicença e Cessão de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais; (ii) Fornecimento de Know-How; (iii) Prestação de Serviços de Assistência Técnica / Faturas; e (iv) Franquias empresariais.
Os contratos acima mencionados precisam ser averbados ou registrados no Brasil para permitir a remessa de pagamentos ao exterior, autorizar a dedutibilidade fiscal pela empresa pagadora e também produzir efeitos perante terceiros.
A partir da vigência da Instrução Normativa em questão, serão analisadas somente as formalidades aplicáveis aos contratos, sendo que os Certificados de Averbação ou de Registro conterão a ressalva: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior". Além das informações das partes, os Certificados conterão: modalidade contratual, objeto do contrato, valor declarado do contrato, forma de pagamento declarado para contratos ou faturas de assistência técnica e científica, prazo de vigência, data de protocolo do pedido no INPI, data da publicação do deferimento da averbação ou registro na Revista da Propriedade Industrial, e demais observações relacionadas ao contrato, quando for o caso.
A partir da vigência da norma em tela, opera-se a restrição da análise do INPI sobre os contratos, ou seja, o INPI deixará de analisar o contrato à luz da legislação fiscal/tributária e de controle de capital estrangeiro no país.
Dentre as outras inovações introduzidas pela referida Instrução Normativa, destacam-se:
· inclusão expressa de competência do INPI para analisar contratos de sublicença de direitos de propriedade industrial;
· obrigatoriedade de apresentação de autorização formal do titular dos direitos sublicenciados e da apresentação de autorização do franqueador para o subfranqueamento, esta última nos casos de máster franquias; e,
· dispensa de averbação ou registro de contratos de exportação de tecnologia.
O objetivo das mudanças trazidas pela Instrução Normativa nº 70/2017 é a simplificação do processo de averbação e registro dos contratos, com a finalidade de garantir autonomia jurídica à vontade das partes.