Dr. Brand responde IX – DESIGN.com.br
Dr. Brand responde IX
Pergunta: ?Gostaria de saber quais artigos da lei devo procurar para o seguinte caso: Meu professor pediu uma simulação em que uma empresa(1) cria uma marca, mas não registra. Anos depois, outra empresa(2) \"cria\" a mesma marca, e registra. Só que a empresa(1) contesta, e quer assumir os direitos sobre a marca. Venho aqui, pedindo artigos que possam me auxiliar para preparar a defesa. Obrigada. P.S.: Não faço Direito, é apenas uma cadeira da faculdade, e se possível, gostaria de obter uma resposta até quarta-feira, à tarde. Desculpe qualquer transtorno.
Olá, Aurilene!
A regra geral para o registro de marcas no Brasil é a do ?First to File?, ou seja, o primeiro a pedir o registro será o proprietário da marca, quando da sua concessão. Entretanto, nossa legislação prevê algumas exceções para os casos como esse passado pelo seu professor.
Concedido o registro da marca para a empresa (2), a empresa (1) pode apresentar, dentro de 6 meses contados da concessão, Processo Administrativo de Nulidade (PAN) junto ao INPI, com fundamento nos incisos do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96):
(i) Se a marca criada pela empresa (1) é parte de seu nome comercial, o PAN pode ser fundamentado no inciso V; e/ou
(ii) Se a marca registrada pela empresa (2) é utilizada, desde sua criação, pela empresa (1) que realmente a criou, esta poderá fundamentar o PAN no inciso XIX.
Passados os 180 dias da concessão do registro da marca em nome da empresa (2), a empresa (1) só terá a opção de mover Ação de Nulidade de Registro de Marca, em até 5 anos da data da concessão, perante a Justiça Federal, contra o INPI e contra a empresa (2), fundamentando seu pedido nos mesmos dispositivos legais acima indicados.
Essas disposições legais encontram sua origem no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário. Esse artigo prevê, inclusive, que, no caso de comprovada má-fé da empresa (2), a Ação de Nulidade de Registro de Marca é imprescritível, ou seja, pode ser intentada a qualquer tempo, mesmo após o prazo de 5 anos.
A fim de comprovar o interesse em qualquer das demandas sugeridas, a empresa (1) deve depositar, concomitantemente, a marca junto ao INPI, em seu nome.
Vale lembrar que cabe a aplicação dos artigos 125 e 126 da LPI, se a marca criada pela empresa (1) for considerada de Alto Renome ou Notoriamente Conhecida, desde que perseguido o respectivo status.
Espero que ajude no seu trabalho!! Boa sorte!!
Interpretou Dr. Brand Arthur Felipe Cândido Lourenço (MC Araújo Consultoria em Propriedade Industrial)