Uma análise do caso Cesar Cielo vs Cielo S/A
Direito a Proteção Marcaria
Nova Empresa com mesmo Ramo de Atividade
Cielo S.a.
Cesar Augusto Cielo Filho
Cielo - Máquina de Cartões
A extensão da proteção marcária quanto ao ramo de atividade econômica
Publicado por Victor Guimarães Araujo
Este estudo foi apresentado no primeiro semestre de 2016. Neste ponto a demanda se encontrava decidida em primeira instância em favor do atleta. Não obstante, apesar de toda a base jurídica direcionando a vitória do nadador, o TRF 2ª Região, julgou como improcedente o pedido do esportista. Mais detalhes no link.
O estudo ainda é válido para entender como outros casos relacionados à proteção marcária são tratados pela jurisprudência e, por que não, formar opiniões dissidentes ou afinadas com o julgado do TRF.
O caso é interessantíssimo para os amantes do debate jurídico e principalmente para aqueles com afinidades com o Direito Empresarial.
O presente estudo põe-se a analisar a proteção da marca empresarial em diversos aspectos. Em um primeiro momento, este trabalho explana sobre o instituto da marca empresarial, seus conceitos principais e preceitos legais. Posteriormente, aprofunda-se no conteúdo jurídico do caso concreto Cesar Cielo versus Cielo S/A, relacionando-o com a doutrina e dispositivos jurídicos já levantados na primeira etapa. Em um terceiro ato, escava-se as peculiaridades da abrangência da proteção das marcas em relação a diversos casos concretos (inclusive o já citado), quando estes, detentores de ramos de atividade diferentes, distinguem-se na existência de nome notório no registro reclamado, provocando consequências judiciais diversas.
Em 2012, Cesar Cielo[1] e sua empresa[2], ajuizaram ação[3] em face da Cielo S/A, empresa líder em soluções de meios eletrônicos de pagamentos no Brasil, objetivando a decretação de nulidade dos registros para a marca "CIELO"[4], cuja concessão pelo INPI – Instituto Nacional de Proteção Industrial – fora supostamente indevida.
O autor relata que a empresa Cielo S/A - antes denominada Visanet - contratou o atleta no final de 2009, objetivando licença não exclusiva dos direitos de uso de imagem do mesmo. Contudo, o intuito camuflado fora a associação publicitária do nome da operadora de cartões e o nome do esportista[5]. Cesar Cielo afirma que não estava ciente da intenção da mudança de nome da empresa Visanet, tampouco que a nova nomenclatura consistiria de seu próprio patronímico. Afirma, portanto, que fora ludibriado pela empresa ré, que utilizou do nome notório do atleta para "pegar carona" em seu sucesso exponencial. Assim, a antiga Visanet, supostamente contratou o atleta com a finalidade de associar sua nova marca homônima ao nadador, sem a sua autorização.
É nesse sentido que este trabalho visa relacionar os preceitos doutrinários e legais ao caso concreto da proteção da marca "Cielo". A problemática surge da distinção existente entre as atividades econômicas praticadas pela empresa do nadador – ramo de comércio de artigos esportivos – e pela Cielo S/A – soluções bancárias de meios eletrônicos efetivadas por cartões de crédito e débito. Por regra, tendo os registros em conflito atividades distintas, não há que se falar de indeferimento de registro pelo INPI. Contudo, segundo jurisprudências e legislações a serem apresentadas, se verá que dependendo da presença de nome ou marca notória, as consequências jurídicas podem ser das mais diversas.
O instituto da marca empresarial: conceitos e preceitos legais
As marcas, caracterizadas por serem bens incorpóreos presentes na nossa sociedade, possuem valor econômico, tanto para aqueles que exercem a atividade empresarial, quanto para os consumidores; e sua proteção jurídica objetiva resguardar ambos. É possível afirmarmos que a marca empresarial exerce grande influência na nossa sociedade, como por exemplo, na escolha de compra dos consumidores e até na forma de pensamento das pessoas. As marcas estão intrinsecamente ligadas à vida moderna.
Inicialmente, é importante fazer uma apresentação acerca das marcas empresariais, expondo seu conceito bem como a sua finalidade, a sua classificação, os direitos envolvidos e suas previsões legais, presentes na Lei complementar nº 9.279/1996. É relevante também mencionar que as marcas possuem previsão constitucional, art. 5º inc. XXIX que dispõe:
[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1998, grifo nosso).
As marcas são sinais visuais que identificam um produto ou serviço, dedicando-se a diferenciá-los dos demais. São signos visualmente perceptíveis que ao serem observados nos remetem a determinado produto ou serviço, uma vez que tem a função de individualizá-los. Na atividade empresarial, a marca é um elemento muito importante: a busca por reconhecimento no mercado, a busca por consumidores, e o sucesso empresarial, não seria possível sem as mesmas. A marca empresarial é um dos bens integrantes da propriedade industrial, e, portanto, goza de proteção jurídica.
Somente podem ser registrados como marca os sinais visualmente perceptíveis; os sinais sonoros bem como as características de cheiro ou tato do produto, embora sirvam de identificação, não podem ser registrados como marcas, visto que estes signos não visuais são tutelados por outra disciplina jurídica (COELHO, 2012).
A classificação das marcas
De acordo com Marlon Tomazette (2013), a classificação das marcas divide-se em um primeiro momento em três grandes grupos: quanto ao uso, quanto à origem, e quanto à formação. Sendo subdivididos em outras espécies.
Quanto ao uso, as marcas subdividem-se em: marca de produto ou serviço: são aquelas destinadas a distinguir produtos ou serviços de outros congêneres (encontra-se previsão legal desse tipo de marca no art. 123, I, da Lei nº 9.279/96[6]); marca de certificação: aquela que serve para atestar a qualidade de produtos ou serviços, sendo atribuídas por institutos técnicos (prevista no art. 123, II da LPI - Lei da Propriedade Industrial[7]); e marca coletiva: aquela que tem a função de garantir a origem, natureza e qualidade de produtos ou serviços que são membros de uma determinada entidade (previsão legal no art. 123, III, da Lei nº 9.279/96[8]).
Quanto ao segundo grupo, ou seja, quanto à origem, as marcas subdividem-se em duas: nacional e estrangeira. A marca brasileira diz respeito às marcas registradas e regulamentadas no Brasil, concedidas às pessoas domiciliadas no respectivo país. E as marcas de origem estrangeira, consistem em dois tipos: a primeiro diz respeito àquelas regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada aqui. E a segunda diz respeito às marcas de país estrangeiro que faça parte de acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe.
E por fim, quanto à formação ou composição, as marcas podem se classificar em: nominativas (são aquelas formadas apenas por palavras, letras e/ou algarismos); a figurativa (são as marcas formadas por desenhos, imagens, figuras ou qualquer forma estilizada de letras); e as mistas (aquelas marcas compostas por sinais linguísticos revestidos de uma forma peculiar, é um "meio-termo" que não se encaixa nem como nominativa nem como figurativa). E por fim, as tridimensionais: são aquelas constituídas pela forma do produto, seja a forma plástica ou de embalagem, mas que sejam facilmente associadas a este produto, isto é, possua capacidade distintiva.
2.2 O registro das marcas
A titularidade e os direitos sobre as marcas são adquiridos por um ato formal. Há um processo que se inicia com o pedido de registro no órgão competente, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) até a concessão do certificado. Após a emissão deste, o autor do pedido torna-se o titular da marca com uso exclusivo em todo o território nacional, válida por 10 anos podendo ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos (art. 133, Lei 9.279/96[9]).
O processo para a concessão de uma marca em alguns casos demanda muito tempo, e, por este motivo, desde o ato do pedido já se estabelece a proteção jurídica.
Para que seja concedido o registro da marca é necessário atender três critérios básicos: o princípio da novidade relativa, a não colidência com marca notoriamente conhecida e o desimpedimento (COELHO, 2012).
Pela novidade relativa, entende-se que não é necessário que o autor da marca tenha sido o primeiro a criar aquele signo, mas sim que ele seja o primeiro a dar-lhe um novo significado, por exemplo criando uma forma "estilizada" de um sinal já existente, capaz de identificar um produto sem causar confusão. Por isso a expressão "relativa", a novidade não precisa ser absoluta, ela precisa apenas atender a finalidade da marca que é a de promover a identificação dos produtos, individualizando-os dos demais, não precisa necessariamente ser uma criação, mas sim uma inovação revestida de novidade para que assim possa ser registrada.
É em decorrência da novidade relativa que a proteção da marca é restrita a somente determinado ramo, o que se denomina de princípio da especificidade. Isto é, o nome de uma marca devidamente registrada pode ser utilizado em outra marca, identificando produtos diferentes de seguimentos diferentes, desde que não cause confusão e não induza o consumidor a erro.
A exceção à regra são as marcas notórias, divididas entre: marcas de alto renome – são marcas registradas no Brasil a qual será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade, art. 125 LPI [10] – e as marcas notoriamente conhecidas – são aquelas que também gozam de proteção especial, não depende de registro no INPI, isto é, a despeito de estarem ou não registradas no Brasil, é vedado a marca que reproduza no todo ou em parte marcas consideradas notoriamente conhecidas, conforme estabelece o art. 1266parágrafos 1ºº e2ºº da mesma lei [11]. Segundo Fábio Ulhoa Coelho (2012) o principal objetivo de evitar a colidência com uma marca notoriamente conhecida, é a repressão à contrafação de marcas, as chamadas piratarias.
E o ultimo critério para o registro de uma marca é o chamado desimpedimento. Refere-se a proibição legal do uso de alguns sinais como marcas, ou simplesmente sinais não registráveis como marcas. Estão presentes no art. 124 da LPI, em 23 incisos que elencam quais sinais não podem ser utilizados na identificação de produtos ou serviços de caráter comercial.
Por fim, após a análise e atendimento destes três requisitos, o registro de uma marca será deferido. Conforme o art. 133 da LPI, a vigência da marca é de dez anos podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, sendo que no último período de vigência do registro caso não aconteça o pedido de prorrogação, conforme o legislador previu no parágrafo 2º do mesmo artigo, o titular poderá fazê-lo nos próximos seis meses subsequentes, desde que efetue pagamento adicional por isso. O titular da marca possui direitos e deveres sobre elas, ele tem o poder de zelar pela integridade moral e reputação de sua marca, bem como tem o direito de agir judicialmente ou administrativamente contra terceiros que lesem a sua marca, e/ou que se apropriem indevidamente dela (MAMEDE, 2004).
3 CESAR CIELO VERSUS CIELO S/A
3.1 O caso concreto
É relatado na sentença de primeira instância (BRASIL, 2014, p. 1) que as partes autoras expõem que Cesar Cielo, é notoriamente um dos maiores nadadores da história mundial, possuindo a única medalha de ouro da natação nacional e uma medalha de bronze, ambas alcançadas nas Olímpiadas de Pequim em 2008.
Quanto à empresa ré, Cielo S/A, as partes autoras (BRASIL, 2014, p. 2) a identificam como "líder em soluções de meios eletrônicos no Brasil, responsável pela [...] transmissão, processamento e liquidação financeira das transações efetivadas por cartões de crédito e débito", declarando, em 2010, um faturamento de mais de R$ 250 bilhões de reais.
Relatam ainda (BRASIL, 2014, p. 2) que "[...] antes de adotar a denominação atual de Cielo S/A, [a empresa ré] usava o nome de Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CBMP) e explorava as marcas Visanet e Visanet Brasil".
O cerne da ação judicial fundamenta-se no fato que – segundo as partes autoras (BRASIL, 2014, p. 2) – dois meses antes do contrato de cessão de imagem entre a Visanet e Cesar Cielo, em 10 de setembro de 2009, a empresa contratante teria depositado diversos pedidos de registro para a marca "Cielo" no INPI[12].
De acordo com a sentença judicial (BRASIL, 2014, p. 2-3), o contrato firmado entre as empresas litigantes, em 09 de novembro de 2009, tinha como objeto licença não exclusiva dos direitos de uso de imagem do atleta em campanhas de mídia impressa, associadas à nova marca da empresa ré. Tal contrato teria validade até o encerramento das Olímpiadas de Londres em 2012, sendo aditado em 2010.
Entretanto, a parte autora (BRASIL, 2014, p. 3) afirma que embora o contrato diga respeito à cessão do uso de imagem do atleta, a empresa ré foge do objeto acordado ao modificar sua razão social para o mesmo patronímico do nadador – quando o mesmo simultaneamente participa de suas campanhas publicitárias e é destaque esportivo nacional.
A parte autora entende que se trata de uma utilização não autorizada ou não consentida do patronímico/nome notório de Cesar Cielo como marca empresarial e solicita a tutela jurisdicional objetivando a proteção da mesma.
A empresa ré alega seu longo histórico no mercado de transações bancárias e sua representatividade na economia nacional, sendo responsável em 2013, por 9% do PIB brasileiro em movimentações por cartões de crédito e débito (BRASIL, 2014, p. 26). Portanto, não teria pegado "carona" no sucesso do esportista. Diz ainda que o termo "Cielo" em espanhol e italiano significa "céu", o que corrobora com antigas campanhas da empresa com o lema "o céu é o limite" (BRASIL, 2014, p. 7).
Afiança que os novos tempos no ramo da empresa derivados do fim da exclusividade com a bandeira Visa e a abertura à múltiplas bandeiras de cartões de crédito e débito, fizeram com que a denominação Visanet perdesse a essência (BRASIL, 2014, p. 6). Remete a identificação da nova marca com o signo "ALELO" e "ELO", já utilizados por bancos parceiros tais como Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal (BRASIL, 2014, p. 6). Além disso, alega a litigância de má-fé por parte do atleta, uma vez que o mesmo sabia da nova denominação da marca e continuou com ela aditando o contrato por três anos (BRASIL, 2014, p. 7).
A ação já fora julgada em primeira instância na 13ª Vara do Rio de Janeiro, mas encontra-se em fase de recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (update no início do artigo). Em primeira instância fora julgado procedente o pedido de decretação de nulidade dos registros, tendo efeito a sentença após o trânsito em julgado.
3.2 Preceitos doutrinários e legais relacionados ao caso
Vive-se na era das inovações, significativas transformações ocorrem em nossa sociedade, que está cada vez mais dinâmica. Isto é notório se tratando da atividade empresarial: a competitividade; a globalização de informações, produtos e serviços; os empreendimentos etc. A busca pelo espaço e reconhecimento no mercado faz o empresário utilizar várias estratégias com fins de divulgação, como por exemplo, a escolha da marca, a elaboração da propaganda e a criação do slogan.
Nas breves palavras de Fábio Ulhoa Coelho (2013, p.252) "a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços". Trata-se de um bem incorpóreo, objeto de direito e, portanto, goza de proteção jurídica.
O instituto da marca empresarial é regulamentado pela Lei nº 9.279/1996 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Caracteriza-se como um bem incorpóreo que passa a ser um direito de uso exclusivo de seu titular no momento em que ele a registra no órgão competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (TOMAZETTE, 2012).
As marcas funcionam como um elemento de identificação visual que servem para distinguir e individualizar, um determinado produto ou serviço. A lei prevê limitações, isto é, a proibição do registro por conta de alguns sinais ou situações. Isto reflete a intenção de se preservar a capacidade distintiva das marcas, evitando a concorrência desleal e a utilização inapropriada de sinais quem induzam o consumidor a erros.
Analisando o caso concreto da ação movida pelo nadador César Cielo em face da empresa Cielo S/A, pode-se observar a sustentação pela parte autora dos supostos danos causados ao autor por atitude da empresa ré, que faz uso de patronímico seu sem a sua autorização. No Código Civil, art. 18 temos que "sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial".
Além disso, temos aí presente o princípio da novidade que foi desrespeitado. Uma vez que este princípio assegura que para ser lícita, uma marca idêntica a outra em uso não pode ser registrada.
Também há uma inobservância dos inc. XV e XIX, do art. 124, da Lei nº 9.279/1996. O artigo mencionado elenca os sinais que não podem ser registrados como marca. No inc. XV encontra-se algumas proibições: "nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores".
Observamos na redação do inciso a menção do patronímico, justamente a causa do litígio Cesar Cielo versus Cielo S/A. O nadador César Cielo, afirma não ter autorizado o uso do seu patronímico à empresa Cielo/SA, visto que o contrato firmado estabelecia apenas o uso de sua imagem para a realização de filmagens publicitárias.
No que se refere ao inc. XIX: "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia".
O nadador Cesar Cielo possui uma empresa de artigos esportivos o qual registrou sua marca com o seu sobrenome, portanto, a postura da empresa Cielo S/A em ter registrado a sua marca reproduzindo a do nadador, desrespeitou o inc. XIX. Tudo isso deu subsídio para que o pedido de Cesar Cielo fosse deferido na 1º instância.
4 A ABRANGÊNCIA DA PROTEÇÃO MARCÁRIA QUANTO AO RAMO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
Aqui analisaremos até que ponto o Direito Empresarial oferece proteção à marca, sob a ótica da semelhança da atividade econômica entre os registros em conflito. Quando os litigantes atuam em áreas diversas, veremos que a existência de um patronímico ou marca notória parecem ser o denominador comum para o deferimento ou indeferimento de pedidos judiciais de nulidade de registro. Elaboraremos as possibilidades em que os fatores "presença de nome notório" e "ramo de atividade" se permutam e descreveremos as consequências jurídicas para um pedido de nulidade do registro reclamado. Entretanto, em um primeiro momento, nos ateremos a explanação fundamental sobre o caso Cielo.
De acordo com Barbosa e Porto (2008, p. 9), "no Brasil, com algumas exceções, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcaria ou do nome empresarial, ou seja, quem primeiro registra o nome tem o direito à exclusividade do seu uso".
Neste sentido, para registro marcário de qualquer patronímico, seja ele notório ou não, necessário se faz que o requerente seja titular do sobrenome ou obtenha autorização do respectivo titular. É o que elucida o artigo 124, inciso XV, da Lei n.º 9.279/96, quando estabelece que o patronímico não é registrável como marca, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Por óbvio, nomes ou patronímicos comuns, como Victor ou Silva, não são alvo deste requisito, e são registráveis por quem o fizer primeiro, obedecendo o critério cronológico ou princípio da anterioridade para fins de proteção.
Em uma situação em que dois patronímicos não-notórios se colidem, as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI apud Brasil (2014, p. 22), resolvem a questão: "os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos e semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos". Destarte, serão indeferidos aqueles pedidos que além de possuírem identificação análoga, também se refiram à uma atividade empresarial comparável com um registro pré-existente.
Assim, obtemos duas primeiras hipóteses, ambas sobre patronímicos não-notórios: (H1) se o conflito for entre registros de patronímicos não-notórios que dizem respeito a atividade econômica semelhante, será indeferido o registro posterior, em obediência ao princípio da anterioridade. (H2) Mas se a atividade for distinta, será deferido o registro posterior, esquivando-se do princípio citado.
Isto se afere dos julgados Credcheque versus Banco do Brasil, em que inexiste o nome ou marca notória e os litigantes possuem atividade distinta (H2), resultando no deferimento do registro posterior.
De acordo com o REsp 333105 ⁄ RJ, não possuía a Credcheque o direito em reclamar a nulidade do registro "Credicheque", posto em atividade pelo Banco Brasil. A Credcheque alegava que possuía o registro da marca desde 1996 e, inclusive, convidara a empresa ré para reuniões para apresentação do produto. Apesar do fato, o Banco do Brasil desenvolveu anos depois, serviço com o nome semelhante.
O voto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não havia lesão à marca da Credcheque, pois a Credcheque se constitui de uma sociedade limitada e não de instituição financeira, ao contrário do Banco citado. Além disso, os próprios produtos tinham distinções dentro da técnica bancária. A este respeito, relevante se faz o voto do Ministro Barros Monteiro (2005):
[...] há de se considerar, nesse ponto, o campo de atuação e a natureza das pessoas jurídicas prestadoras dos produtos ou serviços em questão. O 'Banco do Brasil S⁄A' notoriamente é uma instituição financeira. [...] Já as autoras, 'Credcheque Serviços Bancários S⁄C Ltda.' [...] [são] apenas uma sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada.
Em suma, não há, na hipótese vertente, possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços referidos.
Não fora isso, a palavra "cheque", a par de consubstanciar sinal de caráter genérico, apresenta relação com o produto ou serviço a distinguir, incorrendo, assim, a marca das autoras na vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei n. 9.279⁄96[13].
Assim, nas situações em que não há nome ou marca notória, se por um lado quando – como na jurisprudência apresentada – os litigantes possuírem atividade distinta, será deferido o registro posterior (H2); quando possuírem atividade semelhante, será indeferido (H1).
Avistam-se as hipóteses em que é presente o nome notório, constituindo exceção à regra do sistema atributivo, visto que possui proteção diferenciada, independente de registro anterior (princípio da anterioridade).
De acordo com a sentença do caso Cielo (BRASIL, 2014, p. 18), há episódios em que o "nome ou sobrenome da pessoa passa a ser notório, devendo merecer um grau de proteção superior aos nomes comuns". Em outra ocasião profere (BRASIL, 2014, p. 23): "é imperativo haver um maior grau de proteção aos nomes notórios, em um nível superior ao necessário para a proteção dos nomes comuns".
Neste sentido, a existência de um nome ou marca notória, modifica a interpretação jurídica. De fato, em conformidade com decisão do STJ da Quarta Turma, 653609, de 2005 transcrita por Barbosa e Porto (2008, p. 12):
Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante e pela embargada, e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada.
Assim, desenvolve-se a terceira possibilidade: (H3) quando há nome ou marca notória e os litigantes possuem atividade distinta, ergue-se uma proteção especial, nos termos do artigo 125 da Lei n.º 9.279/96, desconsidera-se a diversidade dos ramos econômicos das partes e decreta-se a nulidade do registro. Por óbvio, em obediência ao artigo 124, XV da mesma lei, é necessária a autorização do titular em qualquer das hipóteses a serem abordadas.
Em consequência desta proteção especial, nas situações em que há nome ou marca notória e os litigantes possuírem atividade semelhante, também será indeferido o registro posterior (H4). Assim, quando presente o nome ou marca notória, sempre será indeferido o pedido posterior, independentemente do ramo de atividade.
Buscou-se aqui explanar sobre o instituto da marca empresarial, descrevendo o conteúdo jurídico do caso concreto Cesar Cielo versus Cielo S/A e desvendando a abrangência da proteção marcária quanto ao ramo de atividade econômica e nome notório.
Na primeira parte deste trabalho, buscou-se caracterizar a marca em seus conceitos doutrinários e legais, suas classificações, procedimento e critérios de registro junto ao INPI. Em um segundo momento, descreveu-se o ocorrido na lide Cesar Cielo versus Cielo S/A. Foi relatado que o autor se diz ludibriado pela empresa ré, que, supostamente foge do contrato abordado quando modifica sua marca para o patronímico do autor, visando confundir o consumidor, visto que o mesmo aparecia em suas propagandas comerciais. Relacionou-se então, os preceitos doutrinários e legais abordados anteriormente com o caso concreto.
Em um último ato, através de jurisprudências, doutrinas e legislações, discorreu-se sobre a abrangência da proteção marcária quanto ao ramo de atividade econômica. Analisamos até que ponto o Direito Empresarial oferece proteção à marca, sob a ótica da semelhança da atividade econômica entre os registros em conflito. Quando os litigantes atuam em áreas diversas, vimos que a existência de um patronímico ou marca notória parecem ser o fator chave para o deferimento ou indeferimento de pedidos judiciais de nulidade de registro.
Após análise de todas as possibilidades entre presença e ausência de nome notório e existência ou inexistência de atividade distinta, chega-se às seguintes constatações:
[1] Cesar Augusto Cielo Filho.
[2] Cielo e Cielo Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
[3] Processo nº 0031360-61.2012.4.02.5101 tramitando na Justiça Federal do Rio de Janeiro.
[4] Registros n.ºs 830.378.324 – classe NCL (9) 35 - e 830.378.332 – classe NCL (9) 36.
[5] "O Cielo é uma máquina... A Cielo também [...]", campanha publicitária veiculada em 2010 pela agência de publicidade Y&R Brasil. Disponível em: <http://goo.gl/IOFCRx>.
[6] I- marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
[7] II- marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
[8] III- marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
[9] O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
[10] À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
[11] A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Parag. 1º: A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. Parag. 2º: O INPI poderá indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida,
[12] Em 10/09/2009, a empresa ré depositou diversos pedidos de registro para a marca CIELO, entre os quais os processos n.ºs 830.378.324 e 830.378.332 nas classes 35 e 36.
[13] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrícia. As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf. Acesso em 22 abr. 2016.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação Brasileira).
______. Justiça Federal do Rio de Janeiro (13ª Vara). Anulação de Registro de Marca - Propriedade Industrial. Sentença tipo A. Autores: Cielo e Cielo Comércio de Artigos Esportivos Ltda. e Cesar Augusto Cielo Filho. Réus: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Cielo S.A. Magistrada Marcia Maria Nunes De Barros. Rio de Janeiro, RJ, 09 de outubro de 2014. Disponível em: https://goo.gl/hBX2gG. Acesso em: 06 mar. 2016.
______. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: direito de empresa. v.1. 23ed**. São Paulo: Saraiva, 2012.
INPI. Diretrizes de análise de marcas atualizadas. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marc...; Acesso em: 26 ago. 2015.
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. v.1 São Paulo: Atlas,2004.
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Teoria geral e direito societário. v.1. 4ed. São Paulo: Atlas, 2012.
YOUNG & RUBICAM. Cielo e Cielo. Direção de criação de Marco Versolato e ÁtilaFrancucci. Criação: Àtila Francucci, Sergio Fonseca, Marco Mattos e Vinicius Stanzione. [s.i.]: Young & Rubicam, 2010. Son., color. Campanha publicitária veiculada março/abril de 2010 derivada do contrato de cessão de imagem de Cesar Cielo à Visanet. Disponível em: http://goo.gl/IOFCRx. Acesso em: 21 mar. 2016.
Victor Guimarães Araujo
Graduado em Direito pela UNDB (Unidade de Ensino Superior Dom Bosco)
Disponível em: https://victorguimaraesaraujo1.jusbrasil.com.br/artigos/534650009/uma-analise-do-caso-cesar-cielo-vs-cielo-s-a