5·05 Análise da legitimidade do requerente - Manual de Marcas
5.5 Análise da legitimidade do requerente¶
5.5.1 Declaração de atividade
5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal
5.5.3 Legitimidade de pessoa física
5.5.4 Titular menor de 18 anos
5.5.5 Marcas coletivas
5.5.6 Marcas de certificação
5.5.7 Atividade de condomínio
5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada
5.5.9 Cotitularidade
5.5.1 Declaração de atividade¶
A especificação de produtos e serviços reivindicada no pedido de registro de marca deve ser condizente com a declaração de atividade feita pelo(s) requerente(s), conforme determina o parágrafo primeiro do art. 128 da LPI.
§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
Em pedidos em papel, é obrigatória a apresentação de tal declaração. No formulário eletrônico, deve-se marcar a quadrícula correspondente. No entanto, tal condição não isenta o(s) depositante(s) de comprovar(em) documentalmente a veracidade da declaração apresentada se considerado necessário.
Cabe ressaltar que, de acordo com o § 4º do art. 128 da LPI, a reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos demais dispositivos do art. 128 da LPI.
5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal¶
Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou serviços que não guardem correspondência literal com a atividade declarada, mas que possam ser enquadrados como atividade acessória, serão examinados a fim de verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.
Classe/Especificação Atividade declarada Observações
NCL 37
Instalação, manutenção e reparação de aparelhos elétricos e eletrônicos Industrialização e comercialização de aparelhos elétricos e eletrônicos. Neste caso, considera-se que o serviço especificado é decorrente da atividade declarada.
Havendo alteração contratual que modifique a cláusula relativa ao objeto social, o exame da norma contida no § 1º do art. 128 da LPI será realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito.
5.5.3 Legitimidade de pessoa física¶
No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas físicas, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros.
5.5.4 Titular menor de 18 anos¶
Os menores de 18 anos poderão ser titulares de registros de marca, desde que observadas as seguintes condições:
Os menores de 16 (dezesseis) anos devem ser representados no ato depósito do pedido de registro de marca, nos termos do art. 3º do Código Civil.
Os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos podem requerer marcas, desde que assistidos, consoante o art. 4º, inciso I, do Código Civil. Os relativamente incapazes previstos nos incisos II e III do art. 4º do Código Civil também podem requerer marca quando assistidos, nos termos de legislação civil.
Informações sobre o registro de nome civil de menor de 18 anos como marca podem ser obtidas na seção 5.11.14 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros.
5.5.5 Marcas coletivas¶
Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros, porém compatível, e devem requerer os respectivos pedidos para assinalar os produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade, conforme disposto no art. 128, § 2º, da LPI. Vale lembrar que só pode requerer marca coletiva a entidade que representar uma coletividade (associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, entre outras).
5.5.6 Marcas de certificação¶
O art. 128 da LPI, em seu § 3º, estabelece que só podem requerer marca de certificação pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser certificado. Desta forma, quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo(s) requerente(s) do pedido o(s) caracteriza como agente(s) econômico(s) envolvido(s) na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar. Caracterizado o interesse direto de um dos requerentes, é indeferido o pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.
Conforme Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/16, não possuem legitimidade para requerer marcas de certificação as associações compostas por agentes econômicos envolvidos na produção, fornecimento ou comercialização dos produtos ou serviços a serem certificados, bem como os sindicatos ou demais organizações que representem o interesse de tais agentes.
5.5.7 Atividade de condomínio¶
O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, estabelece que, em virtude da falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio edilício em seu rol de pessoas jurídicas, os condomínios não possuem legitimidade para requerer marca perante o INPI, por não atenderem o disposto no art. 128 da LPI:
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controle direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (...)
5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada¶
Quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo(s) requerente(s), é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme previsto no § 1º do art. 128 da LPI.
5.5.9 Cotitularidade¶
É possível a vinculação de mais de um cotitular ou requerente em um registro ou pedido de registro de marca, que será processada nos termos do Capítulo IX da Portaria INPI nº 8/2022.
O conjunto de requerentes deverá ser informado no ato do depósito. Após o depósito, a inclusão ou a exclusão de cotitulares ou requerentes deverá ser solicitada por meio da petição de anotação de transferência de titularidade. Informações adicionais podem ser encontradas no capítulo 8 Transferência de direitos.
É possível a inclusão de cotitulares ou requerentes em registros ou pedidos de registro de marca depositados antes da disponibilização, pelo INPI, do peticionamento referente ao regime de cotitularidade de marcas, ocorrida em 15 de setembro de 2020.
Não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.
Ressalta-se que o INPI não anotará o percentual de cada cotitular ou requerente sobre a propriedade do registro ou pedido de registro de marca.