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Uso de marca com registro anulado gera indenização
Em acórdão proferido no dia 26 de setembro de 2018, a 5ª Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou uma empresa a indenizar sua concorrente em lucros cessantes pelo uso de marca que teve seu registro anulado por causar confusão comercial.
O processo teve início com ação ordinária interposta por Sicredi Participações ("Autora") em face de Socicred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor ("Ré") pleiteando que esta segunda se abstivesse de utilizar o termo "Socicred" ou termos que imitassem ou fossem semelhantes à marca "Sicredi".
Em primeira instância, os pedidos da Autora foram julgados parcialmente procedentes condenando a Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como concedendo a tutela provisória de urgência para que a Ré cessasse o uso da marca.
Em suas razões recursais, a Ré alegou que a autora ancorou sua pretensão indenizatória no fato do dano material ser presumido e afirmou que a simples existência do fato não induz o dever de reparação. A Ré alegou ainda que não há que se confundir danos materiais com danos morais e postulou por razoabilidade e proporcionalidade na fixação da sentença.
Em sua decisão, o Desembargador Relator Jorge Luiz Lopes do Canto destacou que a Constituição Federal protege a criação industrial em seu artigo 5°, XXIX, visando estimular o progresso técnico e científico e considerando o interesse social e econômico do país. Além disso, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) determina que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, fato que assegura ao titular a possibilidade de zelar pela sua integridade material e reputação.
O Desembargador destacou ainda que a questão em tela já foi definida perante a Justiça Federal que reconheceu a nulidade do registro de marca "SOCICRED" e obrigou a Ré a se abster de utilizar o termo, motivo pelo qual sua decisão deveria se limitar ao cabimento de indenização por danos materiais pelo tempo em que a Ré permaneceu fazendo uso do registro de marca em questão.
A esse respeito, o Desembargador esclareceu que "quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito".
Diante do reconhecimento da utilização indevida da marca pela Ré, o Desembargador entendeu pelo cabimento de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, determinando que sejam arbitrados também danos materiais com base em demonstração efetiva do que deixou de ser obtido de ganho com a atuação simultânea de outra marca similar.