STJ entende pela possibilidade de convivência das marcas McDonald´s e Mac D´oro – Freitas Martinho Advogados
STJ entende pela possibilidade de convivência das marcas McDonald´s e Mac D´oro
O MC DONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. ingressou com ação de nulidade de registro de marca, em face de MAC D'ORO COMERCIAL LTDA. ME e do INPI, sustentando que marca "MAC D'ORO" se confundiria sobremaneira, tanto gráfica quanto foneticamente, não apenas com a sua família de marcas, como também imitaria, com pequenas variações, a expressão "MCDONALD'S", que é parte de seu nome empresarial e marca anteriormente registrada para distinguir produtos que se inserem dentro do mesmo ramo de atuação.
A ação foi julgada improcedente em primeira instância, sendo que, apreciando o recurso da rede de lanchonetes, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento à apelação interposta pelo MC DONALDS que, segundo o acórdão, "há várias décadas, vem despendendo vultosos investimentos em publicidade para tornar a marca "MCDONALD'S" conhecida mundialmente, a qual restou reconhecida como marca de alto renome inclusive pelo próprio INPI, merecendo, portanto, que lhe seja assegurada a proteção especial de que trata o art. 125 da aludida LPI"[1].
Foram interpostos embargos infringentes pelo INPI, que foram acolhidos e providos pelo mesmo Tribunal Regional Federal, alterando, portanto, o entendimento anterior.
O acórdão indicou que os produtos são "comercializados em locais inteiramente distintos daqueles onde a empresa autora comercializa os seus, quais sejam, enquanto esta disponibiliza seus produtos em suas lojas próprias, a empresa r. oferece os seus produtos – especificamente nozes, amêndoas, castanhas e amendoins – em mercados (grandes ou pequenos), lojas de conveniência ou delicatessen, não havendo, assim, risco de confusão por parte do consumidor comum".
Considerou ainda que o "desgaste dos signos "MAC" e "MC", muito comuns na língua inglesa e que não possuem o mínimo de distintividade necessário ao registro."
A questão gravitou, portanto, sobre a discussão se a marca "MAC D'ORO" constituiria reprodução, suscetível de causar confusão ou associação indevida, das marcas contendo a expressão "MCDONALD'S", o que violaria o art. 124, XIX, da LPI[2].
A 3ª Turma do STJ, pelo voto da Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI no RECURSO ESPECIAL N. 1.799.164 – RJ (2018/0182702-6), entendeu que para a configuração da violação da marca, faz-se necessário que o uso dos sinais distintivos tenha a efetiva capacidade de causar confusão no público consumidor ou associação errônea.
Ainda que o MC DONALD´S tenha marca reconhecidamente de alto renome, a respectiva declaração não pode retroagir para atingir registros anteriores, obtidos de boa-fé, devendo, portanto, suportar o ônus da convivência.
O STJ ponderou que a análise de eventual colidência de registros marcários deve passar pelo exame de alguns critérios:
grau de distintividade intrínseca das marcas;
grau de semelhança entre elas;
tempo de convivência no mercado;
espécie dos produtos em cotejo;
Estes critérios sempre devem ser sopesados à luz das circunstâncias do caso concreto, não se podendo, assim, estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.
Com base nestas premissas, considerou, por fim, que o uso da marca MAC D´ORO não revelaria "circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos deste, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados" àqueles comercializados pelo MC DONALD´S.
Desta forma, as marcas poderão conviver no mercado naturalmente, afastando-se a pretensão da rede mundial de lanchonetes.
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[1] Lei 9.279/1996 – Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
[2] Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
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