Peixe e Hotel brigam no STJ por uso do sobrenome "Urbano" – Vilage – Marcas e Patentes
Peixe e Hotel brigam no STJ por uso do sobrenome "Urbano"
Data: agosto 15, 2016
Decidir quem é que pode usar a palavra "urbano" está nas mãos dos ministros da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se veem diante de uma batalha entre as empresas Peixe Urbano – de compras coletivas – e Hotel Urbano – agência de viagens. O caso começou a ser julgamento na Corte, na terça-feira (09/8), mas foi interrompido após pedido de vista.
No processo, movido pelo Peixe Urbano, o debate é se o mercado das duas marcas é o mesmo. O site de compras coletivas foi criado em 2010 – antes da agência de viagens que, inicialmente, também praticava compras coletivas, mas de pacotes turísticos.
A empresa de turismo alega ter sido criada em janeiro de 2011 e ter feito o pedido de registro de marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em fevereiro daquele ano. Argumenta que a Peixe Urbano não teria nenhuma concessão de marca pelo INPI.
A ação foi julgada improcedente na primeira e na segunda instâncias.
No STJ, são dois os recursos especiais que tratam do caso: REsp 1548885/RJ e REsp 1606781/RJ, que entraram juntos na pauta de julgamentos. Ambos são de relatoria do ministro Moura Ribeiro.
Coexistência de marcas
Os advogados das duas partes fizeram sustentações orais durante a sessão na 3ª Turma.
Diogo Rezende de Almeida, responsável pela defesa do Hotel Urbano, lembrou que a 4ª Turma tem um julgado que permite a coexistência de duas marcas, desde que não causem confusão ao consumidor.
No caso em questão (REsp 773126/SP), a empresa Decolar Viagens e Turismo Ltda., dedicada à venda de passagens e pacotes turísticos pretendia inviabilizar a utilização da marca Decolar.com Ltda., que trabalha no mesmo ramo, porém opera apenas na internet. O ministro Fernando Gonçalves, relator da matéria, entendeu que era possível que as duas marcas existissem mutuamente.
Novo voto, Gonçalves afirma que o registro concedido pelo INPI à marca Decolar Viagens e Turismo, sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe a utilização da expressão "decolar" na composição da marca Decolar.com. Sustentando-se Súmula 7 do STJ, apontou que a proteção ao signo se estende somente a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. A decisão foi seguida por unanimidade pela turma.
"O Peixe Urbano pretende o monopólio do vernáculo", afirmou o advogado do Hotel Urbano.
A defesa do site de compras coletivas, representada pelo advogado Luís de Carvalho Cascaldi, alegou que Hotel Urbano, criado depois, entrou para o mercado usando o mesmo leiaute, as mesmas cores e o mesmo termo de uso do Peixe Urbano. Ao longo do tempo, a empresa de viagens mudou seu campo de atuação, saindo do ramo de compras coletivas para ser apenas uma agência de viagens.
"Não é que a gente queira a exclusividade da palavra, mas sim a proteção do direito marcário. O Hotel se aproveitou do prestigio que o Peixe Urbano tinha na época para se fixar como marca", disse. Segundo Cascaldi, o Peixe Urbano recebe reclamações no Procon por causa da confusão gerada pelo nome da empresa de turismo. "Esse são atos de concorrência desleal".
Após as sustentações orais, a confusão gerada pelo uso do sobrenome 'urbano' atingiu até mesmo o relator Moura Ribeiro, que pediu vista regimental. Durante a sessão, os ministros iam e voltavam sobre quem estava ou não com a razão.
Especialmente diante do voto do desembargador Lúcio Durante, relator da matéria na Décima Nona Câmara Cível no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), decidindo que o Hotel Urbano não poderia usar a expressão "Peixe Urbano".
"Mas a discussão não é 'Peixe Urbano', é 'urbano'", afirmou o presidente da 3ª Turma, João Otávio de Noronha, diante da confusão gerada durante o julgamento. A solução encontrada pelo relator foi pedir mais tempo para entender quem está com a razão. Aguardam os ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze.