STJ 6/08/2019 - Pg. 12545 | Superior Tribunal de Justiça | Diários Jusbrasil
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Andamento do Processo n. 1.280.736 - Recurso Especial - 06/08/2019 do STJ
RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.736 - SP (2011/0185583-5)
RECORRENTE : SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS : GABRIELLA FREGNI E OUTRO (S) - SP146721 MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI E OUTRO (S) - SP233644
RECORRIDO : EXTERNATO MATER DEI LTDA E OUTROS
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS PERELLO E OUTRO (S) - SP091121
Trata-se de recurso especial interposto por SECID - Sociedade
Educacional Cidade de São Paulo Ltda, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e
c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 408):
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Pretensão de abstenção de uso de marca "Colégio Cidade de São Paulo" - Alegação de colisão com a marca mista; registrada e denominada UNICID - Universidade
Cidade de São Paulo"- Descabimento.
A despeito de negado o registro pelo INPI da marca impugnada, tem-se que distinções, notadamente, pelo uso dos termos" UNICID "e 'Universidade" que se contra põem à expressão "Colégio"; impedindo a confusão no mercado consumidor, tendo em vista que, a prestação de serviços atinge faixas distintas da população. Ademais, a denominação "Cidade de São Paulo" é extremamente genérica, não representando elemento característico, e por isso insuscetível de
Mantida a sentença de improcedência. Recurso improvido.
O recorrente alega violação do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. Sustenta o
uso indevido da marca da recorrida, dada a similitude com aquela de sua titularidade, a
ensejar associação indevida e confusão pelos consumidores.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de
admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado
Administrativo 2/2016 desta Corte.
O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte a respeito da utilização de vocábulos muito comuns como elemento de marca, a ponto de não gerar o direito ao uso exclusivo do termo. Confiram-se, a propósito:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO -INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a eventual configuração de concorrência desleal.
1. O elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional.
2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente. Na hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca -venda de veículos - tampouco com as características inerentes ao serviço identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.
3. O vocábulo "Curitiba" não ostenta as características próprias de indicação de procedência ou denominação de origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade de
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro -das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art.
124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.
(REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)
No caso concreto, o Tribunal de origem observou que "a expressão 'Cidade de São Paulo' também é extremamente genérica, não sendo passível de apropriação, ainda que no mesmo ramo de atividade econômica, desde que inexista motivo para gerar confusão no mercado consumidor, como no caso em apreço, em que os consumidores dos serviços prestados se encontram em faixas distintas da população" (fl. 410).
Ressalte-se que, quanto ao tema da possibilidade de confusão no mercado consumidor, bem como quanto a demais características a distinguir a marca, o recurso especial é inviável, dada a necessidade do reexame de provas para rever a matéria. Tem incidência, também, a Súmula 7 desta Corte.