Propriedade Intelectual Comercio
O presente artigo pretende abordar o conflito entre dois sinais distintivos da atividade empresarial, o nome empresarial e a marca, para isso, inicialmente estes dois institutos jurídicos serão definidos e diferenciados, em um segundo momento será demonstrado e analisado os sistemas de proteção de cada um e por fim serão destacados os motivos de ocorrência de colidências entre o nome empresarial e a marca e os critérios que deverão ser utilizados para a resolução desse conflito.
Ao analisar os institutos da marca e nome empresarial, percebe-se que, embora semelhantes no papel identificador, são nitidamente diversos. Nome empresarial identifica o próprio sujeito que exerce a atividade empresária, podendo ser o empresário ou a sociedade empresaria, já a marca identifica serviços e produtos. A proteção do nome empresarial se dá a partir do arquivamento dos atos constitutivos na Junta Comercial e a marca a partir do registro e concessão pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.
Apesar das diferenças entre esses dois institutos, a similitude entre os símbolos e expressões que podem vir compor cada um desses signos distintivos da atividade empresarial pode gerar confusão entre os consumidores, fornecedores e financiadores. Caso os conflitos aconteçam eles devem ser submetidos à análise dos tribunais brasileiros, que vem estabelecendo alguns critérios para a solução em caso de colidências entre o nome empresarial e marca, já que não há em nossa legislação regras específicas para o tema.
Assim a proteção do nome empresarial e da marca, possuem dupla finalidade, a primeira, proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, em segundo lugar, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
Por este motivo, apesar do nome empresarial e marca possuírem proteção própria e específica, a proteção conferida a cada um destes sinais distintivos é interdependente, tendo como principal objetivo elidir confusão no mercado.
Em outras palavras os sinais distintivos estão interligados, de modo que uma expressão usada como elemento característico de um nome de empresa não pode ser adotada como marca ou título de estabelecimento do outrem e vice versa, evitando-se o aproveitamento parasitário e a concorrência desleal.
PALAVRAS CHAVES: Nome empresarial. Marca. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Registro Público. Junta Comercial. Colidência. Atividade Empresária. Sinais Distintivos. Conflito. Princípios.
No exercício da atividade empresarial, a sociedade empresária e o empresário têm a necessidade de identificar seu nome e a sua atividade para o público em geral, pois é comum as empresas se sentirem ameaçadas em razão do estabelecimento de uma nova empresa, cujo nome reproduz marca de produto ou serviço por ela registrado.
Para a identificação de seu nome e suas atividades as sociedades empresárias e os empresários utilizam os sinais distintivos da atividade empresarial que são: nome empresarial, marcas, título de estabelecimento, nome de domínio, insígnia e as expressões de propaganda.
Esses sinais possuem uma grande relevância para a atividade empresarial pois agregam valor econômico a essa atividade, porquanto importam na atração e fidelização da clientela e consequentemente na geração de riquezas.
Este trabalho abordará dois dos sinais distintivos da atividade empresarial, o nome empresarial e a marca, que não raras vezes se confundem, causando um conflito entre esses dois institutos.
A Propriedade Industrial é o conjunto de direitos resultantes da atividade intelectual e criativa do ser humano (direito intelectual ou direito imaterial), ela está dividida em dois grupos: direito autoral (propriedade literária, científica e artística) e direito industrial (propriedade industrial). Por sua vez os direitos industrias dividem-se, basicamente, em invenções industriais e sinais distintivos.
As invenções industriais são ideias novas com aplicação industrial que permitem encontrar na prática a solução de um problema particular no domínio ou estado da técnica até então desconhecida, elas podem estar relacionadas com um produto ou processo, ou simultaneamente, em um produto e em um processo.
Os sinais distintivos são quaisquer combinações de palavras e/ou figuras utilizadas no exercício da atividade empresarial para identificar o próprio empresário ou sociedade empresária (nomes de empresa), o estabelecimento comercial (títulos de estabelecimento e insígnias), os produtos e serviços (marcas), a propaganda (sinais ou expressões de propaganda) e os endereços de internet (nome de domínio).
a) Nome Empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinente
b) Marca é o sinal, visualmente perceptível ou não, que tem por finalidade identificar, distinguir e certificar produtos e serviços de outros produtos e serviço de origem diversa em um mesmo ramo de atividade
c) Título de estabelecimento é sinal nominativo que identifica o estabelecimento empresarial
d) Insígnia é o dístico que identifica o estabelecimento empresarial
e) Sinal ou Expressões de Propaganda é a legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavra, desenhos, gravuras, originais, e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias ou serviços, ou atrair a atenção dos consumidores ou usuário
f) Nome de domínio sinal que identifica o empresário ou o estabelecimento em ambiente virtual.
Cada um dos sinais distintivos usados pelo empresário no exercício da empresa possui proteção própria e específica, decorrente da função individualizadora exercida em situação de concorrência. Contudo, a proteção conferida a cada um destes instrumentos de identificação do empresário é interdependente, tendo o objetivo fundamental de elidir confusão no mercado. Em outras palavras, salvo exceções, os sinais distintivos estão interligados, de modo que, uma expressão usada como elemento característico de um nome de empresa não pode ser adotada como marca ou título de estabelecimento de outrem e vice e versa.
O nome de empresarial e marca que serão objetos deste estudo, com destaque especial para o conflito que pode ser gerado entre eles, será abordado mais profundamente a diante.
Como já demonstrado anteriormente, o nome empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes, podendo ser firma/razão social ou denominação.
Para Marcelo Augusto Scudeler o nome empresarial "é a expressão que o comerciante, seja pessoa física ou jurídica, adota para se identificar no mercado" (SCUDELER, 2013, p. 123).
O nome empresarial, na definição de Fábio Ulhoa Coelho:
"é aquele com que se apresenta nas relações de fundo econômico. (...) Com efeito, enquanto o nome civil está ligado à personalidade do seu titular, sendo discutível seu caráter patrimonial, em relação ao nome empresarial, a sua natureza de elemento integrativo do estabelecimento empresarial afasta quaisquer dúvidas quanto à sua natureza patrimonial. (...) Como elemento de identificação do empresário, o nome empresarial não se confunde com outros elementos identificadores que habitamo comércio e a empresa, os quais têm, também, proteção jurídica, assim a marca, o nome de domínio e o título de estabelecimento". (COELHO, 2010, p.73)
Firma ou razão social é o nome constituído pelo nome civil do empresário, é pela sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada e, de forma facultativa, pela sociedade limitada.
A denominação social é o nome empresarial, cuja a composição ou formação ocorra sem que haja a necessidade de representação do nome dos sócios que integram a sociedade, ela é utilizada pelas sociedades anônima ou companhia, podendo ser utilizadas em caráter opcional pelas sociedades limitadas e em comandita por ações. No caso da denominação social, na maioria das vezes corresponde a um nome fantasia, a critério dos sócios, no qual se acresce a expressão indicativa do tipo jurídico da sociedade.
O nome empresarial deve obedecer os princípios da veracidade e da novidade.
Princípio da novidade requer que a firma individual contenha o nome do empresário e a social, o nome, pelo menos de um dos sócios da sociedade empresária, revelando, tanto como firma ou denominação, seus sócios, sua responsabilidade, a atividade prevista no contrato social e a estrutura empresarial; não pode conter dados inverídicos. Portanto, o nome empresarial deve estar de acordo com a realidade da atividade empresarial exercida – IN n. 104 do DNRC, art. 5º, § 2º: O nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que denotem atividade não prevista no objeto da sociedade.
Por força desse princípio, não é permitido que se mantenha na firma social (em caso de falecimento, expulsão ou retirada de algum dos sócios), o nome deste, que não mais poderá mais figurar na composição do nome empresarial (CC art. 1165). Se ocorrer óbito, exclusão ou retirada do fundador de uma sociedade anônima, seu nome não precisará ser suprimido da firma social, desde que ele não se oponha e que a sociedade resolva manter inalterado o seu nome empresarial.
Em decorrência do princípio da veracidade, conforme dispõe o art. 1164, parágrafo único do Código Civil: O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.
Já o princípio da novidade requer que o nome empresarial que será criado, deve ser diferente dos já existentes. Para tanto, deve ser feita uma busca prévia na Junta Comercial a fim de verificar se já há algum nome parecido ou idêntico ao que se pretende criar. Não havendo, pode-se realizar o registro do nome empresarial (CC art. 1163 e Lei 8934/94, art. 34).
Em decorrência deste princípio, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes (IN n. 104/2007 do DNRC, art. 6º).
Se a firma ou denominação for idêntica ou semelhante a de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que a distinga (conforme dispõe o parágrafo único do art. 1163 do CC).
O nome empresarial quando se tratar de firma ou razão social não pode ser alienado, pois são construídos sobre os patronímicos dos sócios ou seja de acordo com o nome do empresário. No que se refere a denominação, nada impede seja transmitida a outrem, pois é apenas um nome comercial.
Marca são sinais visualmente perceptíveis (nomes, figuras, símbolos) utilizados para fins distintivos. Destinam-se a individualizar e distinguir produtos ou, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica.
Waldo Fazzino Júnior conceituou as marcas como sendo "sinais visualmente perceptíveis (símbolos, figuras, nomes, emblemas etc.) utilizados para fins distintivos. Destinam-se a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa" (JÚNIOR, 2008, p. 95).
A marca, na definição de Fábio Ulhôa Coelho:
"é o designativo que identifica produtos e serviços", sendo que "a proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o marcado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante - não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade". (COELHO, 2010, p. 90)
Segundo a legislação pátria, a propriedade ou titularidade de uma marca é adquirida pelo registro e concessão da marca pelo INPI, que assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. O titular pode autorizar terceiros a utilizar sua marca ou impedir outras pessoas de utilizá-la para distinguir produtos ou serviços, idênticos, semelhantes ou afins.
Como requisitos cumulativos de registrabilidade estão a novidade relativa, a distintividade e a licitude. No primeiro requisito, novidade, exige-se que a marca seja nova no mercado, no sentido de que não deve existir outra, idêntica ou semelhante, anteriormente adotada por terceiro (artigo 124, XIX, da LPI).
Quanto ao segundo requisito, a distintividade, é um dos seus requisitos essenciais, indispensável para cumprir uma de suas principais finalidades, a de distinguir, no mercado, produtos e serviços idênticos ou semelhantes, mas de origem diversa.
O terceiro requisito (licitude) está presente no mesmo artigo em diversos incisos que trazem proibições específicas (art. 124, III), exige-se que a marca adotada não seja ofensiva à moral ou aos bons costumes.
As marcas são classificadas, em função de sua natureza e de sua apresentação. A Lei de Propriedade Industrial define quatro tipos de marca, em função de sua natureza: produto, serviço, certificação e coletiva.
a) Marca de produto – é aquela utilizada para distinguir produto de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa
b) Marca Serviço – é aquela utilizada para distinguir serviço de outro similar, idêntico ou afim, de origem diversa
c) Marca de Certificação – é aquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
d) Marca Coletiva – é aquela utilizada para identificar produtos ou serviços derivados de membros de um determinado grupo ou entidade.
Quanto a sua apresentação, as marcas são classificadas da seguinte maneira:
a) Marca nominativa – é aquela composta exclusivamente por letras e/ou números do nosso alfabeto e sinais gráficos e de pontuação
b) Marca figurativa – é aquela composta exclusivamente por elementos figurativos, que podem ser desenhos ou letras de outros alfabetos, como o japonês e o hebraico
c) Marca mista – é aquela composta pela combinação de elementos nominativos e figurativos; e
d) Marcas tridimensional – é aquela composta pela forma plástica de um produto ou de embalagem que seja distintiva. Ela também pode conter elementos figurativos e nominativos. Depois de concedido, o registro de marca vigora por 10 (dez) anos, porém caso o titular do registro tenha interesse, pode pedir a prorrogação do registro por mais dez anos, quantas vezes ele quiser.
Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos de sua concessão, na data do requerimento; o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou o uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificações que implique alteração de seu caráter distintivo original.
4 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E LIMITAÇÕES DO NOME EMPRESARIAL E MARCA
O nome empresarial é protegido de acordo com as regras contidas na Lei de Registros Publicos de Empresas Mercantis nº 8.934/94, no Código Civil em seu art. 1.155 e seguintes, no Decreto Lei nº 1.800/96 e no art. 5º, XXIX da Constituição Federal.
Na esfera desse sistema de proteção, o direito à exclusividade do uso do nome empresarial decorre do arquivamento da declaração do empresário individual, ou do ato constitutivo, em caso de sociedade empresário na Junta Comercial segundo previsão do art. 33 da Lei 8.934 de 18/11/1994 (Lei de Registro Público de Empresas):
A proteção do nome empresarial é limitada ao Estado em cuja a Junta Comercial foi promovido o respectivo registro (art. 1.166 do Código Civil e art. 61, § 1º, do Decreto 1.800/96), podendo ser ampliado a todos os Estados da federação, através de arquivamento dos atos constitutivos nas suas respectivas Juntas Comerciais, o art. 1.166 do Código Civil assim determina:
Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo território nacional, se registrado na forma da lei especial."
O nome empresarial é protegido em decorrência do direito da personalidade, evitando-se que em uma mesma área territorial ocorra confusão de pessoas jurídicas em virtude de nome.
Por sua vez, as marcas são protegidas de acordo a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/95), a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em cujo bojo se destacam os requisitos da titularidade (arts. 6º e 7º) e da anterioridade.
No caso da marca, não há limitação territorial quanto a sua proteção, tendo em vista que o INPI abrange todo o território nacional. A proteção ao uso exclusivo da marca é restrita à classe em que esta é inserida, correspondendo a classe ao ramo de atividade empresarial exercida pelo titular, ressalvados alguns casos, como os de marca de alto renome, que têm proteção em todas as classes.
A proteção a marca decorre de uma proteção à propriedade, tida como intelectual, evitando-se que terceiro utilize-se de bem incorpóreo de outrem (sinal distintivo registrado), causando confusão entre os consumidores, causando o que se chamaria de concorrência desleal, como por exemplo, quando determinada empresa consegue se firmar no mercado utilizando sinais de outra, como se os mesmos produtos oferecessem.
A Constituição Federal garante a proteção ao nome empresarial e a marca, segundo previsão do art. 5º, XXIX:
Essa dualidade de sistemas, com importantes distinções na forma de proteção, acaba por fornecer alguns critérios importantes para a solução de conflitos entre o nome empresarial e a marca, conforme veremos a seguir.
5 CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA (CRITÉRIOS PARA A RESOLUÇÃO DA COLIDÊNCIA)
Em tese, não poderia haver conflito entre os institutos jurídicos do nome empresarial e marca, pois embora semelhantes na função identificadora, são visivelmente diversos. O nome empresarial, identifica o próprio empresário, o sujeito exercente da atividade empresária, já as marcas, identificam produtos e serviços.
A própria Lei de Propriedade Industrial objetivando evitar a colidência entre o nome empresarial e a marca em seu art. 124, V, estabeleceu que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa.
Porém, o que se vê na prática é justamente o contrário, pois há empresas que utilizam seu nome empresarial para a divulgação de produtos e serviços e por outro lado temos empresas detentoras de determinadas marcas utilizando as como nome empresarial. Daí surge o conflito entre ambas e que na prática acabam sendo submetidos à análise pelo Poder Judiciário, o qual busca estabelecer alguns parâmetros para a solução dos referidos conflitos, objetivando evitar a confusão dos consumidores, fornecedores e financiadores e principalmente a concorrência desleal.
Não há em nossa legislação regras específicas para a solução desses conflitos, por este motivo, a doutrina e a jurisprudência utilizam-se de princípios para dirimir a questão da colidência entre o nome empresarial e marca.
Na prática, primeiramente, os tribunais analisam se o conflito entre nome empresarial e marcas são apenas aparentes e, sendo assim, se os mencionados elementos identificadores são suscetíveis de coexistência sem a necessidade de que se imponha a abstenção ou alteração via judicial por um dos sujeitos envolvido no conflito.
Para a análise da possibilidade de convivência harmônica entre um nome empresarial e marca semelhantes são utilizados principalmente pela jurisprudência dois princípios: da especialidade (especificidade) e o da territorialidade.
Pelo princípio da especialidade é verificado se as empresas conflitantes atuam no mesmo ramo de atividade, por outro lado, pelo princípio da territorialidade, como o próprio nome sugere, verifica-se se as empresas conflitantes atuam em um mesmo território.
Dessa forma, se os elementos identificadores do nome empresarial e da marca não causarem confusão, embora semelhantes, por seus titulares atuarem em ramos econômicos diferentes e em um âmbito territorial distinto, tem entendido os tribunais a possiblidade de coexistência entre eles.
Desse modo se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
"BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento. (STJ - REsp: 262643 SP 2000/0057551-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 09/03/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2010)."
O problema é quando ocorre o conflito entre o nome empresarial e marca por identidade ou semelhanças gráficas ou fonéticas, entre exercentes do mesmo ramo de atividade, em um mesmo território, de modo a causar confusão na clientela.
Quando isso ocorre é necessário a análise de um terceiro princípio, o da anterioridade, em consonância com os princípios da especialidade e territorialidade. Pelo princípio da anterioridade havendo conflito entre nome empresarial e marca deve prevalecer o registro efetuado anteriormente. Nesse sentido segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1191612/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)."
"BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SUMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A análise de suposta violação a dispositivos e princípios da Constituição Federal é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 3. Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 4. A aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. Precedentes específicos desta Corte. 5. A reforma do julgado recorrido demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n.º 07/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1347692 RJ 2012/0208496-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2014)."
Dessa forma, existindo, no caso em concreto, qualquer risco de confusão entre os produtos e/ou serviços dos conflitantes, ante a similitude do nome empresarial e marca, ou possível desvio de clientela, em razão da convergente disposição geográfica, prevalece aquele que tiver sido registrado anteriormente, ante o princípio da anterioridade em consonância com os princípios da especialidade e territorialidade.
Um dos motivos que contribui para a ocorrência do conflito entre o nome empresarial e a marca é a falta de comunicação entre as Juntas Comerciais e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a falta de obrigatoriedade de se consultar os bancos de dados de ambas para se proceder os respectivos registros.
Para que uma empresa seja registrada na Junta Comercial é necessário que o interessado faça uma pesquisa prévia sobre a disponibilidade do nome empresaria, da mesma maneira que para o registro de uma marca o interessado deve fazer uma busca no banco de dados do INPI para verificar a existência ou não de semelhanças entre as marcas.
Entretanto, como não há a obrigatoriedade de se consultar a existência de um nome empresarial semelhante a uma marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que se faça o registro de uma empresa, ou que se consulte a existência de uma marca idêntica a um nome empresarial nas Juntas Comerciais para que se faça o registro de uma marca, tal situação acaba por contribuir para a existência do conflito entre o nome empresarial e a marca.
O nome empresarial e marca são sinais distintivos da atividade empresarial que embora relacionados são protegidos em nosso ordenamento jurídico, por sistemas distintos.
O nome empresarial é protegido pelo sistema de Registro de Empresas, sistema este regulados pelo Código Civil nos artigos 1.155 e seguintes, pela Lei 8.934/94 e pelo Decreto 1.800/96.
As marcas são protegidas pelo sistema de Registro de Propriedade Intelectual, sistema esse regido pela Lei 9.279/95[2], a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e tal proteção é obtida da seguinte forma.
Conforme demonstrado, os institutos do nome empresarial e marca possuem funções distintas, mas não obstante essa diferenciação, comumente há colisão entre nome empresarial e marca em razão de sinais constitutivos similares.
Não há em nossas leis regras específicas para dirimir esses conflitos, e os tribunais brasileiros tem firmado critérios de análise de convivência entre nome empresarial e marca em casos práticos.
Para a solução desses embaraços, são adotados os princípios da anterioridade, da territorialidade e da especialidade, pelos quais serão analisados os ramos econômicos de atividade, o mercado destinatário dos seus produtos ou serviços e a data dos registros.
Por fim, resta claro, que a matéria é complexa e tendo em vista a sua relevância é necessário a regulamentação legal, bem como pacificação jurisprudencial sobre o tema, garantindo-se assim a segurança jurídica daqueles que exercem atividade empresária.
Os signos distintivos são essenciais ao exercício da atividade empresarial e devem ser protegidos, seja através da regulação existente, seja através de julgamentos em que se interprete o caso concreto da melhor maneira possível, sempre pautados na garantia dos princípios constitucionais da livre e leal concorrência, da defesa do consumidor e da função social da empresa.
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MAMEDE, GLADSTON. DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO. 4. Ed. SÃO PAULO: ATLAS, 2007
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BRASIL. Decreto Lei nº 1.800/96, de 30 de janeiro de 1996, Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1800.htm
BRASIL. Departamento Nacional do Registro de Comércio. Instrução Normativa nº 104, de 30 de abril de 2007. Diário Oficial da União, 22 de maio de 2007.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 262643-SP. Recorrente: Fiorella Produtos Têxteis Ltda. Recorrido: Produtos Fiorella Ltda. Relator: Vasco Della Giustina. 17 de março de 2010.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1191612-PA. Recorrente: Sociedade Civil Instituto Vera Cruz. Recorrido: Associação Universitária Interamericana. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. 28 de outubro de 2013.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1347692-RJ. Agravante: IPAC – Instituto de Patologia Clínica de Uberlândia Ltda. Agravado: IPAC – Instituto de Patologia Geral e Cutânea Ltda. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. 18 de março de 2014.
Disponível em: http://filipedenki.jusbrasil.com.br/artigos/310779174/conflito-entre-nome-empresarial-e-marca
Estou, com uma duvida, entendi que o nome empresaria é protegido mas até que ponto? por semelhanca tambem?
EX: Rock n' Burger Lanchonete Ltda
Rock' n Burgers Lanchonete Ltda
Podemos observar que tem duas diferencas no nome (localizacao do acentuo e a letra S no final da palavra Burgers).