Trade Dress e concorrência desleal – Tomazette, Franca & Cobucci
Trade Dress e concorrência desleal
24/10/2017Sem categoria
PROCESSO REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017
TEMA Propriedade industrial. Conjunto-imagem (trade dress). Comercialização de produto afim. Embalagens assemelhadas. Concorrência desleal. Perícia técnica. Necessidade.
A matéria devolvida ao conhecimento do STJ se limita a analisar a extensão protetiva assegurada ao conjunto-imagem de produto ou serviço (trade dress) no que tange à caracterização de danos morais e patrimoniais. Inicialmente, cabe registrar que o conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). Cabe destacar que o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais é limitado e somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar as condutas concorrenciais que desbordem a razoabilidade da disputa legítima, encontrando suas balizas ora na confusão do consumidor decorrente de imitação desleal (hipótese em análise), ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de "pegar carona" no sucesso obtido pelo investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida. Ao se analisar a confusão entre marcas, os parâmetros anunciados pela doutrina já introduziam a importância fundamental dos elementos laterais para captura da atenção e do interesse do público-alvo no momento do posicionamento de produtos no mercado. No contexto do conjunto-imagem, deve-se transpor a fronteira da questão de direito marcário para se adentrar ao campo fático da concorrência desleal, uma vez que se contrapõem marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, como no caso dos autos, porém se alega que a imagem global do produto é capaz de implantar no imaginário do consumidor a confusão entre os produtos concorrentes. Em razão dessas nuances, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.
O Trade dress pode ser entendido como "o conjunto de elementos distintivos de produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, que fazem com que o público os identifique no mercado consumidor"[1]. Dentro dessa concepção, é impossível enquadrá-lo nas categorias tradicionais da propriedade industrial (marcas, patentes de invenção ou desenhos industriais).
Apesar disso, não se pode negar sua proteção sob a ótica da concorrência desleal. A lealdade da concorrência entre os vários empresários é um dos pilares da disciplina da atividade econômica e por isso deve ser sempre protegida.
A Lei 9.279/96 em seu artigo 195 estabelece algumas práticas consideradas crimes de concorrência. A deslealdade na concorrência é conceituada e caracterizada segundo um critério de padrão de conduta esperado pelos competidores no mercado. Identificam-se alguns pressupostos para a caracterização da concorrência desleal, tais como: não é necessária a existência de dolo nem a ocorrência de dano, devendo existir, porém, uma clientela a qual se quer captar indevidamente e um ato contrário à lei ou aos costumes.
O STJ inclusive já afirmou que:
"O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento – patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço – que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto" (REsp 1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 27/05/2015).
Tal situação ou outras podem ser eventualmente visualizadas no uso do conjunto imagem (trade dress) de um concorrente.
[1] LUSTOSA, Mônica. A proteção jurídica do conjunto imagem ou trade dress. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI53523,11049-A+protecao+juridica+do+Conjunto+Imagem+ou+Trade+Dress. Acesso 9 jun 2017.