4.2. Patente | Swisscam Brasil
A Lei de Propriedade Industrial foi alterada com a promulgação da Lei no. 9279/96 (LPI), que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, passando a garantir a proteção de qualquer tipo de invenção, já que uma série de proibições previstas na legislação anteriormente em vigor foram eliminadas.
Em conformidade com o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), as invenções relacionadas com produtos alimentícios, químico-farmacêuticos, medicamentos, processos de produção baseados em materiais biológicos, tais como microorganismos, materiais biológicos e os próprios microorganismos desde que sejam transgênicos, antes não privilegiáveis, passaram a ser passíveis de proteção patentária após a promulgação da LPI.
A LPI prevê ainda algumas exclusões de matérias que não podem ser patenteadas no Brasil, podendo-se citar, por exemplo, princípios ou métodos comerciais além das técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.
4.2.1. Modalidades de patente e requisitos de patenteabilidade
A legislação brasileira prevê dois tipos de modalidade de patente: Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade.
Para os dois tipos de modalidade é previsto um exame técnico quanto aos seguintes requisitos de patenteabilidade:
(i) Novidade: quando o invento não está compreendido no estado da técnica.
(ii) Atividade inventiva e ato inventivo:
Atividade inventiva no caso das patentes de invenção: A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
Ato inventivo no caso de patentes de modelo de utilidade: O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
(iii) Aplicação industrial: A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.
Ainda com relação aos requisitos de patenteabilidade, a LPI prevê o chamado "período de graça", segundo o qual é admitida a divulgação da invenção antes do depósito do pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sem que isto prejudique o requisito de novidade.
Uma vez depositado junto ao INPI, o pedido ficará parado até sua publicação que deverá ocorrer após 18 meses a contar da data de depósito ou, se houver, da data de prioridade, devendo o depositante requerer o exame no prazo de 36 meses do depósito para que o INPI examine o pedido quanto aos requisitos de patenteabilidade emitindo um parecer, uma exigência, deferir ou indeferir o pedido.
Caso o pedido seja deferido, o depositante deverá pagar uma taxa final para que a Carta-Patente seja expedida, sendo que uma patente de invenção tem vigência de 20 anos e uma patente de modelo de utilidade 15 anos, sempre contados da data de depósito.
Ainda de acordo com a LPI vigente, o titular deve, a partir do início do 3º ano do depósito, pagar anuidades, que serão devidas até a expiração da patente, se concedida.
4.2.2. Proteção conferida pela patente
A LPI tem uma definição clara no que se refere à infração, e confere ao titular de uma patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou mesmo de importar objeto da patente, sendo ainda considerado crime que a utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.
Além desses aspectos, a LPI ainda traz como elementos facilitadores para impedir que terceiros façam uso do objeto da patente a figura da infração indireta. De acordo com essa disposição legal, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos considerados infração de patente.
Ademais, nos casos de violação de direito da patente de processo, ocorrerá a inversão do ônus da prova, devendo a parte acusada de infração comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
Além das disposições previstas em lei, ainda há que se comentar que, apesar do número ainda reduzido de ações judiciais envolvendo casos de patentes, a jurisprudência tem revelado uma tendência de decisões em favor do titular da patente, o que torna uma patente um bem valioso nas atividades comerciais no Brasil.
Nesse sentido, no que se refere às medidas tomadas pelo titular de uma patente contra um potencial infrator, usualmente, o primeiro passo é o envio de uma notificação extrajudicial. No que se refere às ações judiciais em si, são previstas medidas na esfera cível visando em preliminar a abstenção imediata pelo concorrente em não mais produzir, vender, importar e expor material que viole os direitos patentários do titular, bem como a condenação no pagamento de indenização por perdas e danos, além de ação na esfera criminal visando a condenação dos infratores por crime contra a propriedade industrial.
Um aspecto a ser considerado no que se refere às infrações de patentes no Brasil, está no fato de que a LPI prevê algumas exceções aos direitos dos titulares de patentes, sendo permitido: o uso em caráter privado e sem finalidade comercial; uso com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais; e no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizar, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos.
4.2.3. Licença compulsória
A LPI ainda prevê a possibilidade de obtenção de licença compulsória de uma patente quando uma das seguintes situações ficar caracterizada:
(i) O titular exercer os direitos conferidos pela patente de maneira abusiva;
(ii) O titular cometer abuso de poder econômico;
(iii) O objeto da patente não for explorado no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, por falta de uso integral do processo patenteado, devendo a licença neste caso ser requerida após decorridos três anos da concessão da patente;
(iv) A comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado;
(v) Ficar configurada a dependência de patente;
(vi) Emergência nacional;
(vii) Interesse público.
No que se refere aos itens (i) e (ii), caberá ao requerente da licença compulsória o ônus da prova do abuso cometido pelo titular da patente.
Com relação ao item (iii), a LPI prevê que, em caso de inviabilidade econômica, a fabricação local poderá ser substituída por importação do produto patenteado, abrindo, no entanto, a possibilidade de importação paralela por parte de terceiros.
Ainda com relação ao item (iii), há que se observar que, dependendo da interpretação, a LPI pode ou não estar totalmente em conformidade com as determinações do TRIPS, já que este Tratado determina que "os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente".
De outro lado, uma outra forma de interpretação dessa mesma questão é baseada nas determinações da CUP, que define que "Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração". Assim, tendo em vista que a CUP prevê a possibilidade de licença compulsória por falta de exploração, e o fato de que o TRIPS determina que o artigo da CUP citado anteriormente deve ser respeitado pelos membros deste Tratado, pode-se entender que não há incompatibilidades da LPI nesse aspecto.
No que se refere ao item (iv), é previsto que mesmo que o titular explore o objeto da patente, estará sujeito à licença compulsória quando não satisfizer às necessidades do mercado, podendo tal licença ser requerida após três anos contados da concessão da patente.
Nos casos de dependência de patente conforme item (v), o objeto da segunda patente deverá constituir substancial progresso técnico em relação à primeira patente, sendo prevista a possibilidade de licença cruzada caso a licença compulsória venha ser concedida ao titular da segunda patente com base na dependência de patentes.
Com relação às possibilidades previstas nos itens (vi) e (vii), tendo em vista que a LPI não traz uma definição clara do que vem a ser "interesse ou emergência nacional", tal questão foi regulamentada pelo Decreto nº 3201 de 06.10.1999, suplementado pelo Decreto nº 4.830 de 04.09.2003.
Segundo esse Decreto, fica regulamentado que uma patente pode ser licenciada compulsoriamente nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso apenas para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou através de licenciado, não atende a essas necessidades.
Ainda no que se refere a esse Decreto, há que se comentar que nos casos em que a licença compulsória for concedida, nos casos onde se mostre inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente dando-se preferência ao produto que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Tendo em vista que tal medida abre a possibilidade de importação de produtos fabricados por terceiros (presumivelmente de países onde não existe proteção patentária), e tal possibilidade extrapola as determinações previstas na LPI, poderia este Decreto ser contestado judicialmente por inconstitucionalidade.
Ainda segundo esse Decreto, fica prevista a obrigatoriedade de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso sob pena de nulidade de patente. Tal medida, no entanto, não é prevista na LPI, de modo que esta obrigatoriedade também pode ser questionável judicialmente.
O único caso de efetiva obtenção de licença compulsória data de 04.05.2007, quando o Governo brasileiro – fundamentado no Decreto nº 3201 – emitiu um novo Decreto nº 6.108, concedendo licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao medicamento Efavirenz da empresa Merck Sharp & Dohme.
De acordo com esse decreto, duas patentes nos PP1100250-6 e PI9608839-7 (ambas já extintas), foram compulsoriamente licenciadas sem exclusividade e para fins de uso público não-comercial, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids por um prazo de vigência cinco anos, podendo ser prorrogado por até igual período, fixando um valor de royalties em 1,5% sobre o custo do medicamento produzido e acabado pelo Ministério da Saúde, podendo o medicamento ainda ser importado, se necessário.
Ainda, ainda no campo das patentes de farmacêutica, conforme estabelecido no artigo 229-C da LPI, a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos depende da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Em vista disso, pedidos de patente no campo da farmacêutica são primeiramente avaliadas pela ANVISA e, em seguida, se aprovadas, enviadas para exame posterior pelo INPI. De outro lado, caso a ANVISA negue a aprovação, os pedidos são arquivados sem sequer serem examinados pelo INPI. Segundo regras atualmente em vigor, patentes neste campo tecnológico são processadas da seguinte maneira:
O consentimento prévio para pedidos de patentes farmacêuticas relacionados a assuntos que representam um risco à saúde humana são negados;
Pedidos de patentes farmacêuticas relacionados a uma substância ou destino terapêutico considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), listados na Portaria nº 3089/2013 do Ministério da Saúde, serão submetidos a análise substantiva de patentes pela ANVISA com base em as disposições da nossa atual Lei de PI (exame substantivo dos requisitos de patenteabilidade); e
Pedidos de patente farmacêutica não relacionado a uma substância proibida, e a uma substância ou destino terapêutico estratégico para o SUS não serão submetidos a exame substantivo de patenteabilidade pela ANVISA.
Por fim, de acordo com a Lei brasileira Nº 13.123 / 2015, qualquer pesquisa ou desenvolvimento tecnológico baseado em Patrimônio Genético Brasileiro e também em conhecimento tradicional associado está sujeito a autorização governamental que deve ser obtida antes do acesso em si.
Nesse contexto, ao depositar pedidos de patente, o titular do pedido deve informar se a invenção fez uso do Patrimônio Genético Brasileiro e / ou o conhecimento tradicional associado, desde que tenha sido realizado a partir de 30 de junho de 2000, caso não o tenha feito na ocasião do depósito, deverá fazê-lo em resposta a uma exigência emitida pelo INPI, dando um prazo de 60 dias para manifestação do depositante.
4.2.4. Medidas para diminuir o atraso no exame de pedidos de patente
Em 9 de julho de 2019, o INPI publicou as Resoluções 240/19 e 241/19, que tem o propósito de implementar o Plano de Combate ao Backlog, segundo o qual é pretendido reduzir drasticamente o backlog de patentes até o final de 2021. Estão aptos ao exame ao Plano, pedidos de patente depositados até 31.12.2016.
Segundo regras deste Plano, o INPI implementou um procedimento simplificado de exame de pedidos de patentes ainda não submetidos a exame, baseando-se em relatórios de busca emitidos por outro escritório de patentes no exterior. Para esses casos, não são realizadas buscas adicionais do estado da técnica. Para pedidos de patente sem um relatório de busca no exterior, um relatório de busca é emitido.
Em ambos casos, os depositantes têm a oportunidade de emendar o pedido de patente, a fim de superar qualquer anterioridade relevante e/ou apresentar argumentos sobre a patenteabilidade. As regras de exame permanecem inalteradas sendo vedadas emendas que ampliem o escopo das reivindicações, bem como a apresentação de novas categorias de reivindicações após o requerimento de exame. Caso as emendas e argumentos sejam considerados adequados pelo examinador, o pedido é deferido. O prazo para responder às exigências preliminares é de 90 dias e a falta de resposta resulta no arquivamento definitivo do pedido de patente.
Desde o seu início, o Plano de Combate ao Backlog reduziu em mais de 38 mil, de um total de 147.743 processos aptos ao procedimento simplificado, mostrando-se uma medida de muito sucesso e que irá drasticamente reduzir o prazo esperado para a concessão de patentes no Brasil.
Paralelamente o INPI possui procedimento de exame prioritário para pedidos de patente em diversas motivações, tal como pedidos de depositantes pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos, em caso de violação por terceiros, processos relacionados com tecnologias verdes, entre outras razões. O programa Patent Prosecution Highway (PPH) também está disponível para diversos escritórios de patentes no exterior.
4.2.5. Registros de Desenho Industrial
A LPI assegura ao autor o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade da "forma plástica ornamental de um objeto" que proporciona "resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".
Os registros de desenho industrial são expedidos sem exame quanto aos requisitos de registrabilidade em poucos meses, em média de 6 a 12 meses, após o depósito e tem uma vigência de até um máximo de 25 anos.
Uma vez registrado o desenho industrial, o titular já pode fazer valer os seus direitos, entrando inclusive em juízo contra eventuais infratores. Entretanto, tendo em vista que o registro é concedido sem exame, é recomendável que após a concessão do registro se requeira ao INPI a realização do referido exame oficial. Com a obtenção de um parecer favorável emitido após o término do exame (é finalizado em cerca de 1 a 2 meses), a situação do titular perante os infratores é consideravelmente fortalecida.
Tendo em vista a celeridade com que os casos de Registro de Desenho Industrial têm sido concedidos e analisados, a proteção dos produtos no Brasil nessa categoria mostra ser uma excelente ferramenta competitiva.