Ten aanzien van het resterende, derde vereiste, aangaande de correcte weergave van de relatie met de merkhouder, stelt de rechtbank voorop dat een domeinnaam waarin een merk wordt gekoppeld aan een bestanddeel als “shop”, “store” of “winkel” bij het relevante publiek snel de merkenrechtelijk niet toelaatbare indruk wekt dat sprake is van een officiële webshop of een aan de merkhouder gerelateerde verkoper.
Volgens de rechtbank brengt dit ook nog mee dat “hoge eisen dienen te worden gesteld aan de inspanningen van de exploitant van de onlinewinkel om deze indruk weg te nemen.” Hierin is Talensshop.nl kennelijk geslaagd door terughoudend gebruik van de Talens woord-/beeldmerken, en door op meerdere plaatsen duidelijk te maken dat de exploitant niet Talens zelf is (disclaimer, adresvermelding, vermelding dat zij een dealer is van Talensproducten).
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat een online winkel relatief eenvoudig aan de vier gestelde voorwaarden van de toets kan voldoen. De uitspraak opent dan ook de weg naar een veilige haven voor het gebruik van andermans merk in domeinnamen voor de handel in merkgoederen. Eén en ander is verrassend, ook gelet op hoge eisen die de rechtbank – terecht – stelt aan het voorkomen van een onjuiste indruk bij een domeinnaam als deze.
Tegelijk past de uitspraak in de ruimere concurrentievrijheid die de laatste jaren wordt bevestigd in rechtspraak van de hoogste Europese merkenrechter.
Zo, en hierop wijst de rechtbank in een ander verband, is het gebruik van adwords/trefwoorden pas in strijd met het merkenrecht als het “een internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde” (Hof van Justitie 22 september 2011, C-323/09, Interflora).
De Talens-uitspraak geeft weliswaar duidelijkheid aangaande het antwoord op de vraag wanneer een bepaalde domeinnaam wel en niet mag worden gebruikt, maar of deze ontwikkeling er één is waar de merkhouder op zit te wachten, is een tweede.
Een eerste kanttekening ziet op de toets zelf. Deze lijkt nu te zijn ontleend aan een willekeurige domeinnaambeslissing. In feite gaat het echter om toets die weliswaar is geaccepteerd in de heersende arbitrale WIPO jurisprudentie, maar die in ieder geval niet de instemming van alle arbiters draagt. Een minderheid van de arbiters heeft deze toets namelijk uitdrukkelijk verworpen. De arbiter die de betrokken toets het eerst formuleerde hield er bovendien rekening mee dat een merkhouder zich voor een volledigere beoordeling alsnog tot de gewone rechter kan wenden (WIPO Case No. D2001-0903, okidataparts.com).
Een tweede kanttekening betreft de handelsnaam. Talens viste met de op haar handelsnaam gegronde vordering naast het net omdat zij zich – anders dan Talensshop.nl – niet richt op de particuliere markt. Echter, in veel gevallen zal de merkhouder zich wel degelijk onder een met zijn merk gelijkende handelsnaam op dezelfde markt begeven als de betrokken online winkel.